due diligence in de praktijk intellectuele eigendom...eigendom, de rechtsgeldigheid of de...
TRANSCRIPT
Due Diligence in de praktijk – Intellectuele Eigendom
20 oktober 2016
Inhoud
2
1. Inleiding – IER
2. IER Due diligence – Hoe verloopt het?
3. IER Due diligence – Courante problemen?
4. Hoe omgaan met deze problemen?
5. Overzichtstabel
1. Inleiding – IER
3
= (1) de verzamelterm voor (2) een aantal beschermingsregimes die de begunstigde
ervan (3) een tijdelijk monopolie toekennen voor (4) zijn creatieve activiteit of zijn
investering
Octrooirecht Technische oplossing
Auteursrecht en de naburige rechten Werken van letterkunde en
kunst
Databankenrecht Data
Merkenrecht Onderscheidende tekens
Modellenrecht Vormgeving
Kwekersrecht Planten
Bedrijfsgeheimen (knowhow)
…
IER verlenen bepaalde EXCLUSIEVE RECHTEN voor een bepaalde periode en een
bepaald gebied BEPERKTE MONOPOLIES
Regimes kunnen worden GECUMULEERD, indien voldaan is aan de diverse
beschermingsvoorwaarden
1. Inleiding – IER
4
Tekeningen- &
modellenrechtMerken Auteursrecht Octrooirecht
AuteursrechtMerkenTekeningen- &
modellenrechtOctrooirecht
Deze exclusieve vermogensrechten zijn overdraagbaar:
• Toepassing
• Ruimte / Territorium
• Type van rechten (exclusiviteit, gebruiksrecht, licentie)
• Afgeleiden
• Exploitatievorm
Verschillende types van overeenkomst:
• Overdracht (geheel of gedeeltelijk)
• Licentie
• Samenwerkings- en ontwikkelingsovereenkomsten
1. Inleiding – IER
5
Bijzonder geval – Knowhow
• Geen omschrijving in de Belgische wet
• Confidentialiteit niet vermoed (>< in de NL)
• Art. 2 Richtlijn 2016/943 m.b.t. bedrijfsgeheim / art. 39 TRIPS-overeenkomst :
Knowhow = IE-rechten indien geheim en indien commerciële waarde
o Onrechtmatig >< rechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen
+ uitzondering
o Verplichte omzetting door Lidstaten tegen 9 juni 2018!
1. Inleiding – IER
6
Zie casus :
• “Het recept van de befaamde Lutos healthy bar met chiazaden wordt strikt geheim gehouden”
Hoe beschermen?
Geen exclusieve rechten (>< andere IE rechten)
• Overeenkomsten (NDA)
• Oneerlijke Concurrentie
• Art. 1382 BW– Algemene burgerlijke aansprakelijkheid
Hoe transfereren?
Beperkte transfer (overdracht v. licentie)
1. Inleiding – IER
7
(A) Inleiding
Toenemend belang van IER
Nuttig IP onderzoek vereist:
• Voldoende informatie over transactie en betrokken onderneming(en)
• Duidelijke omlijning (van belang) van IP onderzoek
• Informeren van niet IP advocaten
2. IER Due diligence – Hoe verloopt het?
8
(B) Beschrijving van de transactie en de onderneming
Informatie over structuur van transactie
• Definiëring van de te verkopen onderneming(en)
• Definiëring van de over te dragen activiteit(en)
Informatie over structuur van onderneming
• Voorgeschiedenis en structuur van onderneming of groep van ondernemingen
• Activiteiten van onderneming
• Kerntechnologie van onderneming
2. IER Due diligence – Hoe verloopt het?
9
(C) Het onderzoek: hoe kom je aan de nodige informatie?
Basisonderzoek
(i) Vragenlijst: lijst met informatie en documentatie die men wenst te onderzoeken en
beschikbaar worden gesteld in een dataroom, betreffende:
• Alle IER die onderneming bezit of gebruikt, incl. registratie-informatie
• IER-overeenkomsten met derde partijen
• Aanspraken of procedures i.v.m. IER?
• Schendingen of inbreuken i.v.m. IER?
• Policy en documentatie i.v.m. uitvindingen en creaties door werknemers / uitzendkrachten / interns /
freelancers / …
(ii) Verificatie van deze informatie via publieke bronnen
2. IER Due diligence – Hoe verloopt het?
10
(i) Publieke bronnen: Online databanken
2. IER Due diligence – Hoe verloopt het?
11
• Tekeningen en modellen
www.boip.com (Benelux Bureau Intellectuele Eigendom,
Benelux en Europese merken)
www.tmdn.org/tmview (EUIPO, Europese en
internationale merken)
• Domeinnamen
https://www.whois.net/
www.dns.com
www.instra.com (global domain name searches)
• Octrooien
www.bpp.economie.fgov.be (Belgische octrooien)
www.epo.com (Europese octrooien en internationale octrooien)
www.wipo.com (internationale octrooien)
• Merken
www.boip.com (Benelux Bureau Intellectuele Eigendom, Benelux
en Europese merken)
www.tmdn.org/tmview (EUIPO, Europese en internationale
merken)
www.wipo.com (internationale merken)
Grondig onderzoek
(i) Geldigheidsanalyse van IER
(ii) Gesprekken met designers, wetenschappers, R&D departement, CTO binnen het
bedrijf
2. IER Due diligence – Hoe verloopt het?
12
(i) IER Geldigheidsanalyse
• Geldigheidsvoorwaarden?
• Slaagkansen inbreuk- of ongeldigheidsprocedures?
• Stand van zaken registratieproces?
(ii) Gesprekken met designers, wetenschappers, R&D departement, CTO
binnen het bedrijf
• Informatie i.v.m. IP strategie van de onderneming
• Meer toelichting van personen verantwoordelijk voor IP beleid
2. IER Due diligence – Hoe verloopt het?
13
(A) Eigendom van de rechten
Feitelijke eigenaar vs. juridische eigenaar?
Mede-eigendom?
• Auteursrecht
• Octrooirecht
Uitdrukkelijke overdracht?
3. IER Due diligence – Courante problemen
14
Auteursrecht (incl.
software)- Natuurlijke persoon (auteur)
Octrooien - Natuurlijke persoon (uitvinder)
Designs - Natuurlijke persoon (designer)
Chips - Natuurlijke persoon (producent)
(i) Overdracht van werknemers, consultants en leveranciers naar de
onderneming
Clausules in arbeidsovereenkomsten of contracten vaak onduidelijk of
onvolledig
Probleempunten:
• Enkel “uitvindingen” en niet andere werken?
• Bijkomende vergoeding?
• Morele rechten?
• Vermelden van overdracht voor software rechten - enkel WN
Casus: “Een tiental jaar geleden werden verscheidene consultants ingeschakeld die op zelfstandige
basis het bedrijf adviseren op het vlak van innovatie en onderzoek & ontwikkeling”
• “Op vraag van de consultants heeft Lutos enkele jaren geleden zwaar geïnvesteerd in innovatieve
software programma’s en vooruitstrevende processen”
3. IER Due diligence – Courante problemen
15
3. IER Due diligence – Courante problemen
16
(ii) Overdracht tussen ondernemingen, universiteiten, overheden
R&D activiteiten gebruikelijk bij consortium van verschillende ondernemingen
en onderzoeksinstellingen, universiteiten, overheden
Vaak onvoldoende afspraken omtrent:
Investering in
Gebruik van
Eigendom van
3. IER Due diligence – Courante problemen
17
“Background IP”
en/of
“Foreground IP”
Samenwerking met universiteiten
Art. IV.75 van de codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen
betreffende het hoger onderwijs :
“Indien de prestaties kunnen leiden tot het nemen van octrooien, licenties of het vestigen van andere intellectuele rechten,
moet reeds bij het afsluiten van het contract tussen de universiteit of hogeschool en opdrachtgever in een regeling worden
voorzien die een billijke return verzekert voor de universiteit of hogeschool. Deze return kan niet alleen de vorm aannemen
van een reële en billijke financiële vergoeding, maar ook van het gedeelde eigendomsrecht van de onderzoeksresultaten,
zonder evenwel afbreuk te doen aan het geldende auteursrecht.”
Geen tegenhanger in Wallonië → zie universiteitsreglement
Casus:
“De R&D afdeling van Lutos is een van de beste in de sector. Lutos werkt op het vlak van
onderzoek en ontwikkeling regelmatig samen met Belgische universiteiten.”
3. IER Due diligence – Courante problemen
18
Samenwerking met overheden (tenders)
Geen automatische overdracht aan overheid:
• Behoudens andersluidende bepaling; of
• Behoudens wanneer het voorwerp van de opdracht de creatie, de fabricage, of de ontwikkeling
van tekeningen en modellen, alsook van emblemen omvat (+ recht om die te deponeren, te laten
registreren en te laten beschermen)
IER ontstaan, ontwikkeld of gebruikt bij de uitvoering van de opdracht kunnen niet
tegen de aanbestedende overheid aangevoerd worden voor het gebruik van de
resultaten van de opdracht
3. IER Due diligence – Courante problemen
19
(iii) Vormvereisten van overdracht
Specifieke regels voor de verschillende intellectuele eigendomsrechten
Vaak niet in acht genomen
• Octrooien: schriftelijk (nietigheid) + inschrijven in register van octrooien
• Merken en modellen: schriftelijk (nietigheid) + inschrijven in register
• Auteursrechten:
o Voor elke exploitatiewijze: bepaling vergoeding + reikwijdte en duur overdracht
o Verplichting het werk overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken te exploiteren
o Beperking m.b.t. toekomstige werken
o NIET voor nog onbekende exploitatienormen (nietigheid)
o /!\ Behalve indien ter voldoening aan de arbeidsovereenkomst/statuten/bestelling eenvoudiger regime
• + Software = let op, geen automatische overdracht indien gemaakt door consultants
Casus: “zwaar geïnvesteerd in innovatieve software programma’s”
3. IER Due diligence – Courante problemen
20
(B) Geldigheid
Zijn de rechten nog steeds geldig?
• Merken, tekeningen & modellen en domeinnamen niet vernieuwd
• Geregistreerde intellectuele rechten vernietigd door beslissing rechtbank
Nood aan vernieuwing registratie?
• Merken 10 jaar
• Domeinnamen, modellen 5 jaar
Nood aan uitbreiding van de registratie?
Casus: “Intussen worden de koekjes van Lutos wereldwijd verkocht, van de
hypermarkten in de VS tot de kleine buurtwinkel in Lillo.”
3. IER Due diligence – Courante problemen
21
Hoe wordt met deze problemen omgegaan in de transactiedocumenten?
• Deal breakers:
Ongeldige core IP asset
Geen eigendom
Registratie,...
• Voor signing
Reorganiseren en updaten van intellectuele eigendomsportefeuille
“Valuation of IP" - gespecialiseerde assessors
Prijscorrecties
4. Hoe omgaan met deze problemen?
22
• Voor closing (zaken die tijd vergen - typisch via CP)
Eventueel aanpassen van arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten met
(belangrijkste) leveranciers
‒ Overdrachten van rechten
‒ Regeling van morele rechten
‒ Doorvoeren van registraties
Eventueel aanpassen van o.m. (belangrijkste) R&D overeenkomsten
• Na closing:
Indemnities/penalties
4. Hoe omgaan met deze problemen?
23
• Representations en warranties
4. Hoe omgaan met deze problemen?
24
”Intellectuele Eigendomsrechten
7.1. De Vennootschap is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten (octrooien,
octrooiaanvragen, handels- en andere merken, handels- en andere namen, auteursrechten, al dan niet
geregistreerde tekeningen en modellen, licenties, uitvindingen, goedkeuringen, knowhow (met
inbegrip van bedrijfsgeheimen en andere niet gepatenteerde of niet patenteerbare gedeponeerde of
confidentiële informatie, systemen of procedures), andere vergelijkbare rechten en gedeponeerde
kennis of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten) die zij op heden gebruikt (de
Intellectuele Eigendomsrechten) en de bescherming van de Intellectuele Eigendomsrechten of het
gebruiksrecht ervan zullen niet worden gewijzigd of beperkt door het afsluiten of de uitvoering van
deze Overeenkomst.
7.2. De Vennootschap gebruikt geen of heeft geen Intellectuele Eigendomsrechten gebruikt in
overtreding met of met inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van enige derde. De
Vennootschap heeft geen claim ontvangen of kennis gekregen van enige mogelijke claim wegens
inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van een derde en er zijn, naar het best weten van de
Verkopers, geen omstandigheden die aanleiding zouden kunnen geven tot dergelijke claim.
7.4. Er is geen claim hangende, of een schriftelijke dreiging van zulke claim, die de Verkopers hun
eigendom, de rechtsgeldigheid of de afdwingbaarheid van de Octrooien betwist.
7.5. Alle belastingen, taksen en lasten met betrekking tot de Intellectuele Eigendomsrechten zijn
steeds volledig en tijdig betaald.”
5. Overzichtstabel
25
Issue Risk Mogelijke oplossing
Geen Analyse / Waardering van de
bestaande IER
- Onzekerheid over/aantasting van de waarde van
het IP verminderen (pand,…)
- Materiële beoordeling
- Definitie van het IER toepassingsgebied
(grondgebieden, ...)
- Herwaardering, repricing of herstructurering
van de transactie
Target is niet in het bezit van kritieke IER
(octrooien, merken,…)
- IER geregistreerd/gebruikt door andere partijen
(concurrenten, werknemers,…)
- Target investeert substantieel, maar verwerft geen
rechten op gecreëerde werken
‒ Hernieuwing registratie of nieuwe
registratieaanvraag (voor de closing)
‒ Overdracht van de intellectuele rechten
‒ Beoordeling en aanpassing van
overeenkomsten
Bescherming van bedrijfsgeheimen - Een concurrent komt in het bezit van knowhow ‒ Opnemen van vertrouwelijkheidsclausules
‒ Aanpassen van bedrijfsprocessen
(toegang,,,
Bestaande overeenkomsten beperken
IER (Licentie, R&D, samenwerking,…)
- Economisch verlies (exploitatie ...) ‒ Beoordeling en aanpassing van
overeenkomsten
Target is onderdeel van (dreigende) IP
infringement procedure
- Economisch risico's (schadevergoedingen, ...)
- Verantwoordelijkheid
- IER ongeldig verklaren
- Identificatie van alle IPR-geschillen +
risicoanalyse
- Beoordeling van de IER
beschermingsomvang
- IER advocaten consulteren
IP onderzoek Due Diligence nuttiger naarmate meer informatie
Vaak nog beperkt tot basisonderzoek
Niet IP advocaten onderschatten belang van IER
Conclusie
26
St ibbe .com
Bedankt
27