t3 protección internacional-2012

Antonio Hidalgo Nuchera/ Gerardo Penas García

T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial

MASTER EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

Análisis Económico de la Propiedad Industrial

5 de marzo de 2012

T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 2/43

Contenido

2

Vía PCT (Patent Cooperation Treaty)

Vía Europea (European Patent Convention)

Casos prácticos


Contenido

3

Professor Pat Pending in the Convert-a-Car 3A scientist (voiced by Don Messick) in a boat-shaped plane like car which can change into just about anything that moves, from mundane vehicles (such as a motorcycle) to outlandish ones (such as a giant bowling ball). He often uses his car's multitude of gadgets to help out the other drivers if they all get caught in the same trap. His alliterative name is a pun on the phrase "patent pending". Most of his gadgets seem to be defensive as opposed to Dastardly's offensive devices.


Contenido

4

Número 3: El Auto/Súper Convertible, conducido por el profesor Locovitch, un científico loco. Su coche, que en principio tiene forma de barco con ruedas, es capaz de transformarse en casi en cualquier cosa. Locovitch suele ayudar con sus innumerables inventos a los demás corredores a pasar por diversos obstáculos e impedimentos que, bien por causas naturales o bien por obra de Pierre, se presentan en la carrera. También los usa, a su vez, para atacar a sus rivales.


Vía Internacionalcon prioridad

(Oficinas Nacionales)

Tantas Solicitudes como países

Tantas tramitaciones como países

Tantas resoluciones como países

Tantos mantenimientos como

concesiones

Vía Europea

(OEPM, EPO)

Una única solicitud

Una única tramitación

Una única resolución

Tantos mantenimientos

como países

Vía PCT

(OEPM, OMPI)

Una única solicitud

Una única tramitación inicial

Tantas tramitaciones finales como países

Tantas resoluciones como países

Tantos mantenimientos

como concesiones

Vía Nacional

(OEPM)

Una solicitud

Una única tramitación

Una única resolución

Un único mantenimiento para una única

concesión


Procedimiento PCT

1. Intervienen la Oficina receptora (OEPM, OMPI), la Oficina internacional (OMPI), la Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA) y, en su caso, la Administración encargada del examen preliminar internacional (IPEA).

2. La concesión tiene lugar por las oficinas nacionales de los Estados designados por el solicitante (hasta 142 países).

.

No se trata de un procedimiento de concesión que tiene como resultado una patente internacional con efectos en todos los estados designados.

Tampoco sustituye los procedimientos de concesión nacionales.

Establece un procedimiento por el que se unifica la tramitación previa a la concesión.

*PCT (Patent Cooperation Treaty) de 1970, 1979 y modificado en 1984 y 2001.


Países del PCT

.7

PCT Contracting States and Two-letter Codes (142 on 1 March 2010)


PCT con prioridad (primer depósito)

Primer depósito

0D 30M

Informe de búsqueda

Modificación reivindicaciones

Publicación solicitud

Petición examen preliminar

internacional(opcional)

Decisión sobre entrada en fase nacional

12M 16M 18M 22M

Entrada en fase nacional

Búsqueda PCT

10M

Lugar: Oficinas Receptoras (OMPI y Oficinas Nacionales autorizadas) Idiomas de procedimiento (CN, DE, EN, ES, FR, JP, RU) Informe de Búsqueda hecho por ISA (AT, AU, CN, EP, ES, JP, KR, RU, SE, US) Examen hecho por IPEA (AT, AU, CN, EP, ES, JP, KR, RU, SE, US)


Procedimientos para las solicitudes PCT El informe de búsqueda internacional se efectúa sobre la base de las reivindicaciones y teniendo

en cuenta la descripción y los dibujos que se adjuntan en la solicitud. La información contenida en el informe permite evaluar las posibilidades de obtener protección para la invención

El solicitante puede optar por presentar o no la petición de examen preliminar internacional. El plazo para la petición de examen preliminar internacional es de tres meses desde la fecha de expedición del informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita, o de veintidós meses desde la fecha de prioridad aplicándose el que expire más tarde.

Para entrar en la fase nacional el solicitante deberá :

a) Presentar una traducción de la solicitud en los idiomas de los Estados en los que desee obtener la protección,

b) Abonar las tasas correspondientes, y

c) Cumplir las normas de cada Estado relativas a la representación.

.9


Ventajas de las solicitudes PCT

Presentar ante una sola oficina de patentes y en un solo idioma.

Requisitos formales uniformes y publicación centralizada de las Oficinas de patentes de los Estados PCT.

Se pueden evaluar las perspectivas de patentabilidad de la invención sobre la base del informe de búsqueda internacional.

Tiene la posibilidad de modificar la solicitud internacional durante el examen preliminar internacional para ponerla en orden antes de su tramitación por las distintas Oficinas de patentes.

.10


Ejemplo de patente a través de PCT


PCT con prioridad (depósito anterior)

Primer depósito

0D 30M

Solicitud PCT

Búsqueda PCT



Petición examen preliminar

internacional(opcional)

Año de prioridad Decisión sobre entrada en fase nacional

12M13M 16M 18M 22M

Entrada en fase nacional

Lugar: Oficinas Receptoras (OMPI y Oficinas Nacionales autorizadas) Idiomas de procedimiento (CN, DE, EN, ES, FR, JP, RU) Informe de Búsqueda hecho por ISA (AT, AU, CN, EP, ES, JP, KR, RU, SE, US) Examen hecho por IPEA (AT, AU, CN, EP, ES, JP, KR, RU, SE, US)

Se dispone de hasta 18 meses más en el caso de que no haya utilizado el PCT.


Caso P&G

How has P&G benefitted from using the PCT?Controlling costs

Maximizing Flexibility and Efficiency

Improving Patent Portfolio Management

Controlling CostsMany first filings are made just in advance of a consumer or market test. Need time to read results before spending large amounts of money for international filings

Use of PCT gives 18 months beyond the priority year to gather legal, technical and commercial information.

Change tier or abandon cases at PCT national phase entry

Increase efficiency in foreign filing operations

Gain valuable information (International Search Report & International Search Authority/Written Opinion) and an opportunity to advance prosecution worldwide with minimum effort/cost.


Caso P&GMaximizing Flexibility and Efficiency

At 12 months, one application, one filing, one language, one set of standards, for all PCT member countries.

Ability to submit one certified priority document for all PCT states

Ability to add/change priority claims (up to 16- months)

Ability to reserve filing options in ALL PCT member states – not uncommon to add on countries at national phase entry as needs change

Ability to amend claims for publication helping secure provisional protection

Ability to stop or postpone publication (up to about 17½-months)

Improving Portfolio Management

Making the right patenting decisions at the right time and with maximum knowledge

Review global status at each decision point on timeline, including at PCT national phase entry

Source: Collection of PCT User Strategies (http://www.wipo.int/pct/en/pct_strategies/index.html)


Vía Europea (EPC)

Patentes europeas

.16

El procedimiento único de concesión de una patente europea por la Oficina Europea de Patentes sustituye a los procedimientos de concesión de patentes nacionales por cada una de las Oficinas de los Estados firmantes del Convenio (42 países).

A diferencia del mecanismo PCT, que consiste en un sistema de solicitud internacional de patentes, esta vía no se limita a la solicitud sino que concluye con la obtención de una patente concedida.

Una patente europea produce los mismos efectos que una patente nacional en los Estados designados en los que haya sido debidamente validada.

EPC (European Patent Convention) del 5 de octubre de 1973, entró en vigor en España el 1 de octubre de 1986. EPC-2000 entró en vigor el 13 diciembre 2007.


Países del EPC

AT Austria BE Belgium BG Bulgaria CH Switzerland CY Cyprus CZ Czech Republic DE Germany DK Denmark EE Estonia ES Spain FI Finland FR France GB United Kingdom GR Greece HR Croatia HU Hungary IE Ireland IS Iceland IT Italy LI Liechtenstein

LT Lithuania LU Luxembourg LV Latvia MC Monaco MK Former Yugoslav Republic

of Macedonia MT Malta NL Netherlands NO Norway PL Poland PT Portugal RO Romania SE Sweden SI Slovenia SK Slovakia SM San Marino TR Turkey AL Albania BA Bosnia and Herzegovina ME Montenegro RS Serbia


Primer depósito

Procedimiento para la patente europea


18M


6M0D

Publicación concesión

4-5A

Oposiciones

9M

Examen de patentabilidad

24M

Lugar: Oficinas Receptoras (Oficinas Nacionales autorizadas, EPO) Idiomas de procedimiento (EN, FR, DE) Tramite íntegro en la EPO. Concesión: Para ser válida en los países designados debe presentarse una traducción en cada idioma.


Ejemplo de patente europea


Validación de la patente europea

.20

T3. Protección Internacional de la Propiedad Industrial 21/43.21


Ventajas de la patente europea

Una sola solicitud para los todos los países del EPC en un solo idioma (EN, FR, DE).

Menos costosa que la protección a través de los distintos procedimientos nacionales, si se designan al menos 5 países.

Si se deniega, afecta a todos los países.

.22


Vías de los procedimientos de solicitudes

23


Para delimitar cuales son nuestras necesidades de protección y, en consecuencia, dirigir nuestra solicitud debemos hacernos dos preguntas básicas:

1.¿En qué países necesitamos protección?Es importante definir donde pretendemos comercializar nuestros productos o introducir nuestra empresa. El organismo ante el que presentemos la solicitud será elegido en función de los territorios en que queramos proteger la invención.

Factores a tener en cuenta para determinar los países en que se necesita la protección:

Países en los que disponemos de empresa propia. Países en los que disponemos de empresas licenciadas. Países en los que se prevé la venta del producto o la posible transferencia de la

tecnología desarrollada. Países en los que están establecidos nuestros competidores. Países con influencia sobre determinadas áreas. Países en los que su fabricación puede resultar fácil o ventajosa.

2. ¿Cuál es el procedimiento más viable?Vía NacionalVía EuropeaVía PCT

Estrategias para patentar


Casos de discusión de solicitudes de patentes

.25

Nils Omland, May 2009

European Patent OfficeEuropean Patent Office Eu

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Munich / Isar



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Munich / Pschorr Höfe



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Munich / Capitellum



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Munich / Westsite



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Munich / “no name”



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The Hague



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The Hague / Main building



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The Hague / Shell building



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The Hague / Le Croisé



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The Hague / Rijsvoort



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Berlin



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Vienna

Las aventuras de un Las aventuras de un expediente de solicitud expediente de solicitud

hasta convertirse en hasta convertirse en patentepatente


La invención del Profesor Pat Pending,

• Pat es un antiguo as del tenis que quiere volver.

• Pero sus ojos no son

lo que eran!


La Invención

• Gafas para jugar al tenis!

• Filtran casi toda la luz de fondo

• PERO dejan pasar de forma selectiva el “amarillo bola de tenis”

• RESULTADO: Pat puede ver la bola más nítidamente!


La visión de la bola de Pat:

• Antes • Después


Funciona!


... Y así se veía antes!


Formas de protecciónFormas de protección

A) A) Solicitud de patente nacionalSolicitud de patente nacional

B)B) Solicitud de patente europeaSolicitud de patente europea

C)C) Solicitud internacional PCTSolicitud internacional PCT


ExamenExamen

Concesión

B-Publicación

Concesión

B-Publicación

OposiciónOposiciónBúsquedaBúsqueda

A-PublicaciónA-Publicación

Solicitud y

Examen formal

Solicitud y

Examen formal

Procedimiento de concesión en la EPOProcedimiento de concesión en la EPO


..... Donde solicitar.....

...

Munich - Berlin - The Hague Munich - Berlin - The Hague

AustriaBelgiumBulgariaCyprusCzech RepublicDenmarkEstoniaFinlandFranceGermanyGreeceHungaryIrelandItalyLiechtensteinLuxembourgMonacoNetherlandsPortugalRomaniaSlovakiaSloveniaEspañaSwedenSwitzerlandTurkeyUnited Kingdom

Vienna Vienna

The HagueThe Hague


Cuál es el objetivo de la búsqueda?

• Encontrar el estado de la técnica más relevante.

• El Estado de la Técnica es toda aquella información, relevante respecto a las “gafas para tenis”, puesta a disposición del público (por escrito u oralmente) antes de la fecha en la que Pat depositó su solicitud de patente.


Dónde se busca?

• EPOQUE,WPI, PAJ, INSPEC e Internet


Documentación

• Todos los documentos de patente están clasificados de acuerdo a su contenido técnico


Quién realiza la búsqueda?

– Rafael es examinador especialista en

dispositivos ópticos.– Realizará la búsqueda de las gafas de Pat.– Clasificará la solicitud de Pat.

Examinador !Examinador ! -- realiza la búsqueda-- realiza la búsqueda -- clasifica nuevos documentos-- clasifica nuevos documentos

Este es RafaelEste es Rafael


Búsqueda de la solicitud de Pat

El estado de la técnica más relevante consite en El estado de la técnica más relevante consite en tres documentos:tres documentos:

1.1. Gafas deportivas que filtran la radiación UVGafas deportivas que filtran la radiación UV2.2. Gafas con lentes azúl y roja para visión 3-D.Gafas con lentes azúl y roja para visión 3-D.3.3. Gafas con una lente transparente y una Gafas con una lente transparente y una

amarilla para ayudar a que un golfista amarilla para ayudar a que un golfista coloque su cabeza correctamente durente el coloque su cabeza correctamente durente el golpe,golpe,

Se emite un informe de búsqueda con una opinión escrita y una lista de documentos.


DE 43 03552 A (KUROPKA HORST)11 AUGUST 1994

DE 43 03552 A (KUROPKA HORST)11 AUGUST 1994

*abstract**page 1, line 10 – line 25**page 3, line 12 – line 45*

*abstract**page 1, line 10 – line 25**page 3, line 12 – line 45*

X (also Y or A)X (also Y or A)

1-41-4

G02C7/02G02B5/22

G02C7/02G02B5/22

EP 00305103EP 00305103

24 August 200124 August 2001

David ExaminerDavid Examiner

Example ofExample ofa search reporta search report


EP1 061 465EP1 061 465A1 (Also A2, A3)A1 (Also A2, A3)

Date of Publication:20.12.2000 Bulletin 2000/51

Date of Publication:20.12.2000 Bulletin 2000/51

Int Cl.: G02C7/02, G02B5/22Int Cl.: G02C7/02, G02B5/22

Appl. No: 00305103.4Appl. No: 00305103.4Date of filing: 16.06.2000Date of filing: 16.06.2000Designated Contracting States:

AT BE CH DK ES FR GB...Designated Extension States:

AL LT LV MK RO SI

Designated Contracting States:

AT BE CH DK ES FR GB...Designated Extension States:

AL LT LV MK RO SIApplicant:Spectacular Spectacles Inc.Wimbledon SW29Great Britain

Applicant:Spectacular Spectacles Inc.Wimbledon SW29Great Britain

Inventors:Goran AwfulitchLondon SW1, GB

Inventors:Goran AwfulitchLondon SW1, GB

Representative:Ferguson, AlexanderOctrooibureau ......P.O. Box 2662501 AW Den Haag NL

Representative:Ferguson, AlexanderOctrooibureau ......P.O. Box 2662501 AW Den Haag NL

Title : APPARATUS FOR ENHANCING VISUAL...Title : APPARATUS FOR ENHANCING VISUAL...

ABSTRACT: To enhance perception of a yellow tennis ball .....

ABSTRACT: To enhance perception of a yellow tennis ball .....

Figures....Figures....


Tras la publicación de la solicitud:Tras la publicación de la solicitud:

þ Observaciones de tercerosObservaciones de terceros

þ Inspection of files (Inspection of files (onlineonline))

þ OnlineOnline Register Register

þ ProtecciónProtección ProvisionalProvisional


División de examenDivisión de examen

Búsqueda Examen

(Búsqueda) Examinador 1er Examinador

2º Examinador

Presidente


Division de ExamenDivision de ExamenDivision de ExamenDivision de Examen

Rafael: 1 examinador

Luisa: Examinador 2

Antonio: Pte


Las reivindicaciones

• Definen el alcance o extensión de la protección por patente.

• Son la parte más importante de la solicitud para el examen.


Patentabilidad

• Cuáles son los requisitos para conceder uma patente?

– NovedadNovedad– Actividad inventivaActividad inventiva– Aplicabilidad industrialAplicabilidad industrial


Comunicación

• Rafael piensa que la invención de Pat es nueva. • Sin embargo, no está convencido de que sea

inventivaEsto parece Esto parece realmente realmente

obvio!obvio!

Esto parece Esto parece realmente realmente

obvio!obvio!

Más vale que envíe Más vale que envíe a Pat una a Pat una

comunicación!comunicación!

Más vale que envíe Más vale que envíe a Pat una a Pat una

comunicación!comunicación!

• Rafael escribe una comunicación a Pat („no hay actividad inventiva“)


Respuesta de Pat

Pat lee la comunicación de Rafael

Rafael tiene razón! Rafael tiene razón! Creo que es mejor Creo que es mejor que modifique las que modifique las reivindicacionesreivindicaciones

Rafael tiene razón! Rafael tiene razón! Creo que es mejor Creo que es mejor que modifique las que modifique las reivindicacionesreivindicaciones


La concesiónLa concesión

Las enmiendas de Pat me Las enmiendas de Pat me parecen buenas! Recomiendo parecen buenas! Recomiendo

que se conceda la patenteque se conceda la patente

Las enmiendas de Pat me Las enmiendas de Pat me parecen buenas! Recomiendo parecen buenas! Recomiendo

que se conceda la patenteque se conceda la patenteOK!OK!OK!OK!

Y yo!Y yo!Y yo!Y yo!

Si al menos dos miembros de la división de examen estiman que la solicitud cumple los requisitos, la patente se concede.


Rechazo

• Si la División de Examen considera rechazar la solicitud:– El solicitante tiene derecho a ser oído.– Puede solicitar presentar sus argumentos em

um Oral Proceeding

• Si al menos dos miembros de la División aún no están convencido, la solciitud se rechaza.


Pat es feliz !Pat es feliz !

…… …… él es ahora el orgulloso propietario de una él es ahora el orgulloso propietario de una patente, patente, pero…..pero…..


Oposiciones

La oposición es um procedimiento centralizado ante la EPO que desafía la valizdez de uma patente europea. Hay 9 meses desde la fecha de concesión para plantearla.Puede ser solicitada por cualquiera.


La exposición

• La semana anterior a presentar su solicitud, La semana anterior a presentar su solicitud, Pat dio uma presentación sobre sus gafas em Pat dio uma presentación sobre sus gafas em China.China.

• Explicó cómo funcionan Explicó cómo funcionan

• Explicó cómo se fabricanExplicó cómo se fabrican


El oponenteEl oponente

• Un fabricante de artículos deportivos “Wacket Enterprises” que

– Intenta vender sus propias gafas Intenta vender sus propias gafas – Está preocupado por que las gafas de Pat le Está preocupado por que las gafas de Pat le

saquen del mercadosaquen del mercado– Estuvo em la presentación de Pat en China.Estuvo em la presentación de Pat en China.– Decide solicitar una oposición.Decide solicitar una oposición.


Search Examination Opposition

Examiner David 1st Examiner David 1st Examiner David

2nd Examiner Luise

Chairman Frits

2nd OPPO member

3rd OPPO member

Legal memberIn special cases:

División de oposición


The Opposition Procedure

OPPONENT(s) PROPRIETOR

OppositionDivision

Opposition

Counter-arguments

Decision

Counter-arguments

furthercomments

Counter-arguments

Counter-arguments


Decisiones posibles

• Revocar la patente enteramente– La Patente ya no existe (31 %)

• Mantener la patente modificada– 39 %

• Mantener la patente sin modificar 30 %


Oral Proceedings

WacketWacket GoranGoran

Oooh!Oooh!

What a day !What a day !

Oooh!Oooh!

What a day !What a day !( Shit ! )( Shit ! )

It’s not my day!It’s not my day!

( Shit ! )( Shit ! )

It’s not my day!It’s not my day!

Sorry Goran, your Sorry Goran, your patent is revoked!patent is revoked!Sorry Goran, your Sorry Goran, your patent is revoked!patent is revoked!

D - DayD - Day OppositionDivision


Caso de discusión 1

Explique las opciones que tiene un solicitante que quiere proteger una invención en Italia, Francia y España.

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Una empresa valenciana presentó una patente por primera vez en Hungría el 1/12/2006. El 14/6/2007 la invención de la patente se publicó en una revista especializada.

¿Tendrá validez la misma patente solicitada por el mismo inventor en Australia el 25/9/2007?.

81



La empresa española “MEGIN" quiere proteger una invención. Por el estudio de mercado deduce que tiene posibilidades de comercialización en varios países, por lo que decide que quiere protección en:

82

USA Japón Alemania Francia Italia España Chile

¿Qué alternativas tiene para patentar en todos estos países?


t3 protección internacional-2012

Technology