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Chinese law Newsletter è offerta dallo Studio Legale Wang Jing & Associati Direttore: Mr. Wang Jing Caporedattore: Mr. Franco Fornari 8 www.wjnco.com/it * Fornari@wjnco.com ( (+86) 2037190993

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Pubblicazione N° 1 l 28 Novembre 2015

Chinese Law NEWSLETTER:

PROPRIETÀ INTELLETTUALI

DENOMINAZIONE D’AZIENDA E MARCHIO DEL

PRODOTTO: QUALE REGISTRARE?

L’imprenditore straniero che per la prima volta si

interfacci col mercato cinese deve fare i conti con

una legislazione per molti aspetti difforme da quella

del paese d’origine ed un’ analisi superficiale può

sfociare in pregiudizi anche gravi della sua attività

commerciale.

Ciò è particolarmente vero in tema di tutela dei

marchi, il che giustifica questa nostra breve guida ai

3 errori più comuni da evitare:

1) Mancata registrazione del marchio in Cina

2) Registrazione dell’azienda ma non del marchio;

3) Posticipazione della registrazione del marchio

rispetto a quella dell’azienda.

Vediamoli ora nel dettaglio.

1) Mancata registrazione del marchio in Cina

Un marchio, per beneficiare della legislazione

protettiva in territorio Cinese, deve generalmente

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andare incontro a registrazione obbligatoria presso

l’ufficio marchi del dipartimento amministrativo per

l’industria ed il commercio.1

La registrazione fatta all’estero infatti non è

alternativa rispetto a quella locale e non può

pertanto essere invocata per attivare i rimedi

legislativi contro il plagio offerti dall’ordinamento

cinese.

2) Registrazione dell’azienda ma non del marchio

Può altresì avvenire che un imprenditore registri

un’azienda in Cina con un dato nome senza curarsi

di far lo stesso per il prodotto, nell’erronea

convinzione che la registrazione del primo estenda

la protezione al secondo. In realtà azienda e

prodotto sono due entità giuridicamente distinte,

entrambe suscettibili di registrazione, che quindi

dovrà essere duplice.

3) Posticipazione della registrazione del marchio rispetto a

quella dell’azienda

Il terzo sbaglio non riguarda l’an delle registrazioni,

posto che qui assumiamo che sia l’azienda che il

marchio siano volontariamente sottoposti a questo

processo, ma l’allocazione temporale delle due

operazioni.

1 Articolo 2 Chinese Trademark Law, retrieved via: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/1384018.htm

Cronologicamente si potranno avere due

contingenze diverse, entrambe possibili:

1) registrazione azienda -> registrazione

marchio;

2) registrazione marchio -> registrazione

azienda;

La seconda procedura è da preferirsi in quanto in

caso contrario si rischia di aver completato l’iter

relativo alla registrazione dell’azienda per poi

trovarsi di fronte al fatto compiuto che la

denominazione non possa essere spesa sul prodotto,

esistendo un marchio registrato preesistente per la

categoria in esame, con conseguente futile spendita

di tempo e denaro.

Dal momento che intenzione dell’investitore è

costruire o beneficiare del valore aggiunto del

marchio ed il prodotto, è bene assegnare a

quest’ultimo la priorità cronologica nella

registrazione.2

Ma cosa succede se al momento di registrare un

marchio in Cina ci si accorge che quella

denominazione è già stata impegnata da altro

soggetto, magari in malafede? Il recente caso della

compagnia Lexani ci aiuta a risolvere questo quesito.

L’azienda in questione aveva dal 1996 speso il nome

registrato perla sola attività sui prodotti, senza 2 Più semplicemente: se volessimo acquistare una lattina di Coca Cola la prima cosa che guarderemmo sarebbe il marchio apposto in etichetta. Che la fabbrica abbia tale denominazione è importante ovviamente ai fini dell’autenticità del prodotto ma non è un fattore sotto gli occhi del consumatore, attenendo piuttosto a quelli tra l’azienda ed altri soggetti.

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procedere ad un’analoga operazione per questi

ultimi, il che rese possibile a quella che sarebbe poi

diventata la controparte processuale3, di avviare la

registrazione di quel nome per quella specifica

categoria di beni.

Sebbene Lexani avesse sollevato opposizione circa

questa registrazione lesiva del suo precedente uso

del marchio nelle attività di vendita, si vide rigettare

l’istanza non una ma ben due volte, di fronte sia al

China Trademark Office che alla Trademark Review and

Adjudication Board proprio sul presupposto che non

esisteva per quella categoria di prodotti precedente

registrazione per la denominazione oggetto del

contendere. La Beijing First Intermediate People’s Court

ribaltò alla fine il verdetto, riconoscendo la maturata

conoscenza diffusa del marchio in associazione ai

prodotti dell’azienda, testimoniata anche dall’uso

fattone da alcuni media cinesi. Base normativa della

decisione è stato l’ articolo 31 della Trademark Law:

“Nessun candidato per la registrazione di un marchio può

violare diritti anteriori di un'altra persona, né può, mediante

mezzi illegittimi, precipitarsi a registrare un marchio che sia

già in uso da un'altra persona ed abbia una certa influenza”.

Anche se un appello fatto contro questa decisione

dalla controparte non ha trovato accoglimento, ciò

non costituisce ragione sufficiente a prescindere

3 Mr Wang

dalla registrazione del marchio sul prodotto: la

registrazione del nome dell’azienda infatti può agire

come giustificazione solo se, analogamente al caso

in oggetto, vi è un riconoscimento giudiziale

dell’esistenza di una conoscenza diffusa del marchio

in associazione al prodotto, conclusione che riposa

su una valutazione discrezionale del giudice, e, in

secondo luogo, in questo giudizio la dimostrazione

dell’elemento soggettivo della malafede della

controparte ha giocato un ruolo importante

nell’abbassare gli standard di prova normalmente

richiesti per la dimostrazione della conoscenza

diffusa del marchio sul mercato.

L’incertezza circa l’esito del riconoscimento

giudiziale della propria posizione, unitamente alle

spese che il processo necessariamente comporta, ci

sembrano ragioni sufficienti a procedere ad una

registrazione preventiva del marchio piuttosto che

ricorrere a rimedi a posteriori non sempre efficaci.

Autore Mr. Franco Fornari

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