Registrare un Marchio

Avv. Laura Turini

Le risposte alle vostre domandeFirenze, 7 ottobre 2015

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In generale esiste il divieto di registrazione dei nomi geografici. In determinate condizioni si possono registrare, a patto che il prodotto non sia caratteristico di quel luogo geografico che si vuole includere nella registrazione.

E’ possibile registrate un nome geografico, ad esempio il nome di una città?

Nel prezzo è incluso il servizio di protezione per 10 anni, o solo la registrazione?Il prezzo di € 1.200 (IVA esclusa) include il deposito del marchio ma, salvo il certificato di registrazione, se non ci sono problemi particolari non ci sono altre spese da sostenere per 10 anni.

Abbiamo un marchio importante a livello nazionale. Abbiamo scoperto che terzi hanno registrato un Dominio esattamente con il nostro nome (noi avevamo già il nome a dominio registrato con altre estensioni). Registrare il marchio può aiutarci a recuperarlo?

Possiamo aiutarvi a recuperarlo e vi consigliamo di registrare il marchio, però la registrazione fatta oggi non può essere usata per il recupero in quanto successiva alla registrazione del dominio.

Ho sentito di perizie giurate di professionisti circa marchi di discusso valore, cui viene attribuito un valore enorme da inserire in bilancio. E’ legale?È legale fare una perizia che chi sottoscrive deve anche motivare sulla base di principi contabili comunemente adottati. Se poi si riferisce a perizie false, ovviamente non sono legali.

Trascorsi 90 giorni senza aver ricevuto alcuna contestazione, il mio marchio registrato è protetto oppure potrebbe esserci il rischio di una contestazione successiva, nel caso in cui un altro soggetto avesse registrato lo stesso marchio prima del mio?

Se nessuno si oppone nei 90 giorni il marchio viene registrato. Potrebbe comunque capitare che in futuro qualcuno lamenti una violazione del suo marchio ma in tal caso dovrà fare una causa in Tribunale.

Come verifico che qualcun altro non registri un marchio simile al mio? Devo controllare io ogni 3 mesi? Esiste un servizio di monitoraggio automatico sulle richieste di registrazione di altri che mi indichi che qualcuno sta tentando di copiare il mio marchio?

No. Per questo esistono servizi specifici, venduti anche da Register.it, di sorveglianza del marchio. Con la sorveglianza lei viene avvisato ogni qualvolta qualcuno deposita una domanda di marchio simile al suo in modo che possa avere il tempo per presentare opposizione.

In caso di marchio verbale composto da più parole è consigliabile registrare le parole separate o una sola parola? Questo in caso di servizio web con sito web collegato.

La differenza non è molta. Se le scrive unite può sembrare più una parola di fantasia e come tale essere più forte.

Che problemi ci possono essere registrando un marchio con il prefisso Italy?Non dovrebbero esserci particolari problemi a condizione che i prodotti contraddistinti dal marchio siano prodotti in Italia.

Ho una sartoria e vorremmo "blindare" la forma di un nostro pantalone: ha senso farlo?

Si, può essere molto intelligente farlo. In questo caso deve però registrare un "modello" non un marchio, è una forma di protezione diversa.

Classificazione di Nizza: come può essere inquadrato un marchio che utilizza moltissimi prodotti diversi, nell'ambito della creazione di bomboniere?

Direi che lei deve indicare "bomboniere" indipendentemente dal tipo di materiali con cui le realizza. Se invece utilizza prodotti diversi (cornici, bottiglie, gioielli) come bomboniere dovrà necessariamente rivendicare più classi per ognuno dei prodotti.

Come associo un marchio al dominio, e nel caso come si recupera? Riguarda il caso di marchio «di parola»

Quando registra il marchio indica i prodotti/servizi che vende sul sito collegato al dominio. Per recuperarlo esistono delle specifiche procedure di riassegnazione che variano a seconda del tld di riferimento. Può chiedere a Register.it per ulteriori dettagli.

Come di fa a registrare un logotipo e una frase insieme al marchio

Una frase può essere registrata solo se è molto corta ed idonea ad identificare un prodotto o servizio. Può essere protetta insieme ad un logotipo abbinandoli insieme in fase di deposito.

Devo registrare un marchio che rappresenta un Gruppo di Imprese , devo automaticamente mettere tutte la classi merceologiche delle imprese che fanno parte del Gruppo ?

Dovrà indicare le classi di prodotti o servizi che corrispondono alle attività del gruppo per cui se quel marchio potrà essere usato per tutti i servizi di tutte le imprese dovrà indicarli tutti.

E’ possibile registrare un marchio gratuitamente?No, purtroppo ci sono tasse che devono essere pagate.

E' possibile registrare in Italia/Europa il nome di un prodotto venduto all'estero, ma non registrato in Italia/Europa per riservarsi una tutela come rivenditori o importatori del prodotto estero?

Teoricamente può essere possibile, anche se il caso andrebbe studiato in concreto, a meno che non si tratti di un marchio notorio famoso anche in Italia.

E' possibile registrare inizialmente il marchio in Italia e poi in ambito comunitario?

Si è possibile. Dalla data di deposito in Italia decorre un periodo di 6 mesi (c.d. priorità) entro il quale il marchio può essere esteso all'estro.

Ho acquistato nel 2010 un logo+parole da un grafico finlandese, non l’ho mai registrato ma il grafico mi ha venduto i diritti. Il logo è stato visto in rete e nominato tra i migliori marchi nel 2010.Ora volevo registrarlo per partire con la mia linea di abbigliamento e mi sono accorta che in Svezia un grafico web ha copiato sia il logo che il nome ed ha apposto il marchio TM.Cosa posso fare?

Bisognerebbe informarsi su cosa prevede la legge svedese. Se fosse in Italia lei potrebbe opporsi alla registrazione del marchio in quanto viola un diritto d'autore che lei ha acquistato.

La registrazione del marchio deve essere specifica per alimento trattato (ad esempio gelato, dessert), oppure necessariamente ed obbligatoriamente in tutta la categoria food?

No, occorre indicare in modo dettagliato i singoli prodotti alimentari che contraddistinguono il marchio.

La registrazione di un logo, che contiene il nome di un marchio, è inclusivo del nome?Tendenzialmente si, soprattutto se il nome è ben visibile.

Le immagini libere della rete possono essere utilizzate per comporre un marchio?

Se si tratta di immagini che non sono protette dal diritto d'autore o da altri diritti di terzi possono essere utilizzate per formare un marchio.

Logo grafico e nome del Brand vanno gestiti separatamente?Sarebbe preferibile proteggerli con due depositi di marchio distinti.

Le immagini libere della rete possono essere utilizzate per comporre un marchio?Se si tratta di immagini che non sono protette dal diritto d'autore o da altri diritti di terzi possono essere utilizzate per formare un marchio.

Nel caso con la ricerca di novità mi accorgessi di non poter registrare il marchio, come faccio a recuperare il costo della registrazione ?Non può recuperarlo. Però la ricerca normalmente si fa prima del deposito del marchio per cui quella spesa non è stata ancora sostenuta.

Nel momento in cui ho un dominio registrato con il nome aziendale, potrebbe una società terza, magari estera, con nome analogo, chiedere il recupero del nome, se la stessa divenisse proprietaria di un marchio?

Potrebbe solo nel caso in cui avesse un marchio depositato in data anteriore alla data del suo dominio e se ricorrono una serie di condizioni prestabilite dalla legge.

Possono essere registrati marchi inerenti ad attività professionali?Sì, certamente indicando i servizi professionali prestati.

Quale iter va seguito per dare efficacia alla registrazione anche al di fuori dell'Unione Europea? E' possibile una registrazione che comprenda più paesi extraeuropei?Si possono registrare marchi nei singoli stati esteri extraeuropei oppure avvalersi del deposito del marchio internazionale che comprende molti stati a livello mondiale.

Quest'anno scadono i dieci anni di deposito di un marchio che ho già registrato in diverse classi secondo la vecchia categorizzazione. E' possibile effettuare il rinnovo tramite Register e contestualmente effettuare alcune modifiche alla registrazione?Può effettuare senz'altro il rinnovo tramite Register.it. Invece non può apportare modifiche al marchio di base: l'unica modifica consentita è una riduzione delle classi di prodotti indicate in origine.

Se cambia il proprietario devo rinnovare la registrazione?

No, ma deve trascrivere presso l'ufficio marchio il cambio di intestatario del marchio.

Se un utente registra un dominio non avendo ancora il marchio registrato, e in questo tempo viene invece registrato un marchio da terze parti che prevede lo stesso nome, la priorità sul domino viene data comunque all'intestatario del marchio, anche se successivo alla registrazione?

No, se il dominio è stato usato in modo attivo nel senso che vi è stato collegato un sito pubblicato, prevale la precedente registrazione del dominio.

Tra le classi immagino siano compresi i servizi, o le attività ad esempio artistiche. Nel mio caso per immagini create per privati ma anche per utenti commerciali richiedono una o più classi?Potrebbe bastarle una classe sola.

Se con la parola chiave non si trova una classe specifica cosa consiglia di fare? Può chiamare direttamente il commerciale di Register.it che cercherà di aiutarla oppure acquistare il servizio scelta classi che ha un costo a parte. Se lei ha partecipato al Corso Online avrà questo servizio gratuitamente.

Se il marchio comunitario non viene ritenuto valido decade la protezione su tutti i paesi? Quindi si rimane scoperti in Italia?Purtroppo sì anche se in certi casi si può "dividere" il marchio e depositarlo stato per stato ma è una pratica piuttosto costosa.

Se registro un marchio di un determinato colore sono protetto anche sul bianco/nero oppure devo effettuare 2 registrazioni?No, dovrebbe fare due depositi.

Se registro un marchio per una app che inizialmente verrà veicolata in Italia e in futuromi espandessi nel mercato extraeuropeo con utenti attivi per esempio negli USA, ma supponiamo chequalcuno mi anticipi e registri il marchio negli USA, non potrei far utilizzare l'app agli utenti americani?Esatto, a meno che ciò non avvenga entro i 6 mesi dal deposito nel qual caso potrebbe andare ad estendere lei il marchio all'estero rivendicando la priorità e quindi precedendo chi ha depositato in USA dopo di lei.

Se un'azienda decide di avviare un progetto di franchising cosa consiglia? Di ideare un marchio dedicato con una registrazione a parte?Direi di si. Il marchio tra l'altro è un presupposto necessario per potere avviare un franchising.

Sono il Presidente di un'Associazione ONLUS di Protezione Civile gradirei sapere se il nostro logo può essere registrato nel caso in cui il CD deliberi in tal senso. In che classe una ONLUS di Protezione Civile è inseribile?Si, lei può registrare un marchio. Per quanto riguarda la classe bisogna capire bene i servizi che offrite.

Sono un designer come posso procedere per proteggere i miei disegni? C'è una classe specifica o dovrei registrare il marchio in tutte le classi quali, ad esempio: abbigliamento, scarpe, oggetti, mobili, etc?Se vuole proteggere i suoi disegni è forse più appropriata la tutela offerta dal diritto d'autore o dalla registrazione del disegno o modello.

Terzi posso usare il mio marchio se io reputo che siano aziende valide per far crescere la mia azienda ? Se vuole può concedere il suo marchio in licenza a terze aziende ma questo contratto deve essere scritto in modo molto rigoroso altrimenti rischia di essere nullo. Infatti il marchio deve contraddistinguere sempre gli stessi prodotti o servizi anche se offerti da imprese diverse.

Un privato può registrare il nome futuro di una azienda prima che questa sia stata creata?

Certamente, intestandolo a nome proprio come persona fisica.

Vorrei registrare il logo di una associazione no profit nel campo della formazione e divulgazione, quale classe è necessario selezionare per tale scopo? Non abbiamo un prodotto distintivo (es. scarpa).Può registrare il marchio scegliendo come classe quella dei servizi di formazione.

Vorrei registrare il marchio di una società attualmente in liquidazione nel caso di ripresa dell'attività in futuro. La società si occupava di servizi per la produzione di riprese cinematografiche e pubblicitarie e organizzazione eventi. Si può registrare comunque? A che classi appartiene?Questo è un caso molto delicato. Lo può fare ma andrebbero valutate le posizioni degli altri soci per evitare conflitti in futuro.

Grazie ancora per aver partecipato!

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Grazie!

Avv. Laura Turini