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Sala "Parlamentino"Camera di Commercio di Ancona

15 dicembre 2016

Andrea Scilletta

IL MARCHIO INTERNAZIONALE:STRUMENTO DI TUTELA E DI DIFESA DALLA CONTRAFFAZIONE

FOCUS SULLA CINA

Intellectual Property

Agenda

Introduzione al Sistema di Madrid

Gli aspetti procedurali

Il periodo di dipendenza e la trasformazione

Dati statistici e conclusioni sul Sistema di Madrid

La tutela dei marchi in Cina: considerazioni e suggerimenti

2©2016 - Andrea Scilletta

Cos’è un marchio


Segno (p. es.: parola, disegno, colore, suono, immagine, etc.)

che serve a contraddistinguere prodotti e/o servizi (p/s) –identificazione del settore merceologico (classi di Nizza)

Il marchio conferisce diritti esclusivi sull’uso del segno (tramite registrazione/uso) - priorità temporale

nei territori per il quale è richiesto/usato - principio di territorialità

Registrazione: 10 anni, rinnovabile

Le funzioni dei marchi nella concorrenza di mercato


• Funzioni giuridicamente protette

Origine imprenditoriale del p/s

Capacità attrattiva del segno

• Funzioni “socio-economiche”

mezzo di comunicazione (c.d. marchio messaggio)

garanzia della costante qualità dei p/s (reputazione)

asset aziendale

L’ottenimento dei diritti esclusivi in più paesi


Opzioni di registrazione:

a) Percorso nazionale: deposito in ogni paese di interesse;

b) Percorso regionale: deposito in ogni sistema regionale di interesse con effetto in tutti i paesi membri (EUIPO, ARIPO, Benelux, OAPI, Gulf Cooperation Council);

c) Percorso internazionale: deposito tramite il c.d. Sistema di Madrid

Il Sistema di Madrid


Registrazione internazionale tramite procedura gestita dal WIPO (Ginevra)

Accordo di Madrid (1891) e Protocollo di Madrid (1989)Dall’11.10.2016, i nuovi membri non possono accedere solo all’Accordo

Tutela in una pluralità di paesi/regioni designati tra i membri aderenti al Sistema di Madrid

Registrazione internazionale equivale ad un fascio di registrazioni nazionali/regionali:• esaminate presso ogni rispettivo Ufficio competente (per deposito,

esame e rilascio marchi – Ufficio IP) nazionale/regionale secondo leggi e regolamenti locali

• gestite centralmente dal WIPO secondo il Sistema di Madrid

La semplificazione


Procedura centralizzata di deposito e gestione di un fascio di registrazioni

Procedura di deposito: • un’unica domanda di registrazione, • un’unica lingua, • un’unico set di tasse per la protezione in una molteplicità di mercati

Più direttamente controllabile

La protezione può essere successivamente estesa a nuovi mercati con l’evoluzione della strategia commerciale internazionale del titolare


Risparmio di tempo e denaro:

• un’unica domanda di registrazione, equivalente ad un fascio di domande nazionali/regionali

• un’unica lingua, senza necessità di traduzioni in una molteplicità di lingue per il deposito e per l’interazione con molteplici Uffici IP nazionali/regionali

La convenienza


La copertura geografica

* A partire dal 06.01.2017 diventeranno 98 membri (114 paesi) con il Brunei Dussalam; 55 membri aderiscono anche all’Accordo

97 membri* (inclusi EUIPO e OAPI) aderenti al Protocollo, che coprono 113 paesi

Accessibilità limitata (sistema chiuso)


Per utilizzare il Sistema di Madrid, il richiedente deve:

1) avere una sede industriale o commerciale reale ed effettiva in, oppure

2) essere residente in, oppure

3) avere nazionalità di

un paese membro del Sistema di Madrid (o di un paese aderente ad un sistema regionale membro del Sistema di Madrid)

Agenda

Panoramica del Sistema di Madrid






La procedura di registrazione


Tre fasi:1) registrazione/domanda di registrazione di base e deposito di una

domanda di registrazione internazionale, indicando una o più designazioni nazionali/regionali

2) registrazione internazionale3) esame da parte degli Uffici IP competenti per queste designazioni

nazionali/regionali

Fase 1


• Il richiedente deve già essere titolare di un basic mark, ovvero di:una domanda di registrazione nazionale/regionale di base depositata, ouna registrazione nazionale/regionale di base ottenuta

presso un Ufficio IP nazionale/regionale di origine (Office of origin) competente per il richiedente

• Il richiedente deposita una domanda internazionale presso lo stesso Ufficio di origine:

classi di Nizza e indicazione di p/sdesignazioni

• L’Ufficio di origine certifica la domanda internazionale e la inoltra al WIPO

Fase 2


• Il WIPO conduce un esame formale della domanda internazionale

• Se approvato, il marchio è registrato nel Registro Internazionale e pubblicato nella Gazzetta WIPO dei Marchi Internazionali

• Il WIPO invia un certificato di registrazione internazionale al richiedente-titolare

• Il WIPO comunica la registrazione internazionale agli Uffici IP dei paesi/regioni designati

• L’effettivo ambito di protezione della registrazione internazionale non è ancora noto in questa fase:

sarà determinato solo dopo l’esame sostanziale e le relative decisioni degli Uffici IP dei paesi/regioni designati

Fase 3


• L’Ufficio IP di ogni paese/regione designatoconduce un esame sostanziale della registrazione internazionale in conformità con la propria legislazione, al termine del quale emette una decisione entro 12 o 18 mesi dalla data di deposito della domanda internazionale

• Il WIPO registra le decisioni degli Uffici IP dei paesi/regioni designati

• Il WIPO comunica le decisioni degli Uffici IP dei paesi/regioni designati al titolare

Fase 3


• Se un Ufficio IP emette una decisione di rifiuto della protezione per il relativo paese/regione designato:

tale decisione di rifiuto non influenza le decisioni degli Uffici IP degli altri paesi/regioni designatiIl titolare può contestare la decisione di rifiuto presso l’Ufficio IP che l’ha emessa

• Se un Ufficio IP accetta di concedere protezione al marchio, emette una dichiarazione di concessione di protezione (statement of grant of protection)

Aspetti critici per gli esami sostanziali


Presenza di diritti anteriori nei paesi/regioni designatiE’ suggeribile condurre preliminarmente ricerche di anteriorità

Indicazioni dei p/s: alcune formulazioni accettabili nell’Ufficio di origine possono non esserlo in uno o più paesi/regioni designati

Costi di una registrazione internazionale


Le tasse si pagano al WIPO in franchi svizzeri (CHF), e comprendono

• Basic fee, che include 3 classi di p/s, pari a653 CHF, per registrazione in bianco e nero del marchiooppure903 CHF, per registrazione a colori del marchio

cui si sommano

• Tasse per paesi/regioni designati, segnatamenteStandard fees: complementary (100 CHF per ogni paese/regione designato) + supplementary (100 CHF per ogni classe oltre la 3a),oppureIndividual fees per ogni paese/regione designato che ha dichiarato tale modalità di calcolo delle tasse

Il rinnovo


• La registrazione internazionale è valida per 10 anni dalla data della registrazione internazionale.

• La registrazione internazionale è rinnovabile per ulteriori periodi di 10 anni con effetto nei paesi/regioni designati (che non hanno emesso decisioni di rifiuto), mediante il semplice pagamento delle tasse di rinnovo (basic fee + complementary e supplementary fees e/o individual fees) direttamente presso il WIPO

Sintesi e tempistiche della procedura


Designazioni successive


Possibilità di aggiungere successive designazioni nazionali/regionali ad una registrazione internazionale esistente

Una designazione nazionale/regionale successiva non ha una durata indipendente da quelle originarie della registrazione internazionale: scade nella stessa data in cui scade la registrazione internazionale

Agenda

I marchi; panoramica del Sistema di Madrid






Periodo di dipendenza


Per un periodo di dipendenza iniziale di 5 anni dalla data della registrazione internazionale la protezione risultante dalla registrazione internazionale rimane dipendente dalla registrazione/domanda di registrazione di base presso l’Ufficio di origine

Se la registrazione/domanda di registrazione di base cessa di avere effetto, la stessa cessazione di effetto si applica anche alla registrazione internazionale

La cessazione di effetto può essere:• totale, i.e. rispetto a tutti i p/s della registrazione/domanda di

registrazione di base e della registrazione internazionale• parziale, i.e. rispetto ad alcuni dei p/s della registrazione/domanda di

registrazione di base e della registrazione internazionale



Possibili cause di cessazione di effetto della registrazione/domanda di registrazione di base:• Rifiuto della domanda da parte dell’Ufficio di origine• Procedura di opposizione• Scadenza a seguito di un mancato rinnovo• Rinuncia volontaria alla registrazione da parte del titolare/ritiro volontario

della domanda di registrazione da parte del richiedente• Annullamento• Decadenza per mancato uso• Decadenza per volgarizzazione o illiceità sopravvenuta

L’attacco contro una registrazione internazionale mediante una singola azione di opposizione/annullamento è detta attacco centrale (central attack)



Dopo il periodo di dipendenza di 5 anni, la registrazione internazionale è indipendente dalla registrazione/domanda di registrazione di base

Tuttavia, se la registrazione/domanda di registrazione di base cessa di avere effetto totalmente o parzialmente dopo la scadenza dei 5 anni del periodo di dipendenza, ma in virtù di:• un ricorso avverso il rifiuto, o• un’azione di nullità, o • un appello in una causa di nullità, o• un’opposizione, o • una qualsiasi altra azione o istanzainiziata entro i 5 anni del periodo di dipendenza, allora la stessa cessazione di effetto si applica anche alla registrazione internazionale



La dipendenza della registrazione internazionale dalla registrazione/domanda di registrazione di base continua ad applicarsi nei 5 anni del periodo di dipendenza anche se la registrazione internazionale e la registrazione/domanda di registrazione di base hanno differenti titolari

E’ suggeribile avere una registrazione/domanda di registrazione di base soggetta a meno pericoli di azioni di rifiuto/annullamento p.es., una domanda/registrazione italiana è preferibile rispetto ad una domanda/registrazione dell’Unione Europea

Il valore di una registrazione internazionale è inferiore nei 5 anni del periodo di dipendenza

La trasformazione


Attenuazione degli effetti della cessazione di effetto di una registrazione internazionale nel periodo di dipendenza, p.es. a seguito di un attacco centrale

Designazioni nazionali/regionali di una registrazione internazionale che cessa di avere effetto a seguito della dipendenza dalla registrazione/domanda di registrazione di base possono essere «trasformate» in domande nazionali/regionali per alcuni o tutti i p/s della registrazione internazionale

Le domande nazionali/regionali trasformate sono considerate essere state depositate alla data della registrazione internazionale (o della successiva designazione)purché le domande siano depositate entro 3 mesi dalla data di cancellazione totale o parziale della registrazione internazionalee si osservino i requisiti delle leggi nazionali/regionali

Agenda








La più antica registrazione ancora in vigore fu registrata in Svizzera nel 1889 e poi internazionalmente nel 1893EFCo (Ernest Francillon & Compagnie) Longines

da cui deriva il marchio ancora oggi utilizzato

che oggi è della Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., appartenente a The Swatch Group

Dal 1891, oltre 1,3 milioni di registrazioni internazionali

La sempre maggiore utilizzazione


L’andamento delle domande internazionali negli ultimi 20 anni

Dati statistici


Le registrazioni internazionali dei primi 20 Uffici di origine

Dati statistici


I primi 20 paesi/regioni designati nelle registrazioni internazionali

Dati statistici

Future adesioni


Nel futuro a breve termine (2-3 anni) si attendono le adesioni di:

• Paesi ASEAN: Indonesia, Malaysia, Thailand

• Canada

• Paesi caraibici: Trinidad and Tobago, Jamaica

• Paesi africani: Malawi, South Africa

• Paesi latino-americani: Brasile

• Paesi arabi

Conclusioni


Vantaggi del Sistema di Madrid:

Copertura geografica: protezione in una molteplicità di mercati, particolarmente utile quando questi sono in regioni differenti

Comodità: gestione centralizzata semplificata e rapida

Risparmi economici: spese ridotte

Flessibilità : possibilità di aggiungere nuovi mercati con l’ampliamento progressivo dei territori di interesse

Agenda







IP in Cina


Le normative di IP in Cina garantiscono una tutela sempre più conforme agli standard internazionali

La tutela dei diritti di IP (anche di aziende non cinesi) a contrasto della contraffazione (anche di aziende cinesi) è sempre più garantita dalle Corti cinesi competenti per l’IP con costi ridotti e tempi rapidisoprattutto nelle grandi città come Pechino, Shanghai e GuangzhouRisarcimento danni fino a RMB 3M (ca. € 411.500)

Tutela doganale dei diritti di IP

Ma la contraffazione in Cina è sempre più sofisticata

Le aziende non cinesi devono sviluppare una strategia di protezione integrata dei propri diritti di IP

La Nuova Legge Marchi Cinese


In vigore dal 1° maggio 2014

Domande multi-classe

Lotta alla malafede: uso e domanda conformi al principio di correttezza e buonafede (sono rifiutate domande da «trademark squatter», p.es. partner contrattuali infedeli)

Rapidità delle procedure: • esame di una domanda entro 9 mesi• esame di un’opposizione entro 12 mesi• esame di invalidazione/cancellazione per impedimenti assoluti entro

9 mesi• esame di un’invalidazione per impedimenti relativi (diritti anteriori)

entro 12 mesiIn casi particolari proroghe da 3 a 6 mesi.

Suggerimenti per la registrazione


La registrazione in caratteri latini non protegge automaticamente il marchio contro l’uso o la registrazione di un marchio identico o simile in caratteri cinesi

La Cina richiede nomi in caratteri cinesi su prodotti: non registrare il nome in caratteri cinesi menzionato sui prodotti apre al rischio di trademark squatting (per traduzione e/o translitterazione)Sistema «first-to-file»: l’uso da parte del titolare legittimo del marchio in caratteri latini viene impedito

Ampliare le indicazioni di p/s, proteggendo ogni possibile uso del marchio (oggetti correlati al p/s, materiale pubblicitario, merchandising)

Registrare anche i marchi in «pinyin» (l’alfabeto fonetico cinese ufficiale che usa caratteri latini)

Registrare anche domain names

Suggerimenti per il settore agro-alimentare


La protezione delle indicazioni geografiche in Italia ed in UE non è automaticamente riconosciuta in Cina

Registrare come marchi in Cina: • Denominazioni di origine protetta (DOP) • Indicazioni geografiche protette (IGP)• Specialità Tradizionale Garantite (STG)• Denominazioni di origine controllata (DOC)• Denominazioni di origine controllata garantita (DOCG)• Indicazioni geografiche tipiche (IGT)• Prodotti agro-alimentari tradizionali

La scelta del segno da registrare in Cina


1. Marchi figurativi

2. Traduzione letterale, quando il marchio ha un significato distintivo (p.es.: Apple Computers, ‘Ping Guo’, 苹果; Palmolive, ‘Zong Lan’, 棕榄)

3. Translitterazione (grazie al pinyin), quando il marchio ha già una reputazione tra i consumatori cinesi

(p.es.: McDonald’s, ‘Mai Dang Lao’, 麦当劳; Siemens ‘Xi Men Zi’, 西门子)Attenzione: rischio che la translitterazione abbia un significato indesiderato in uno dei 6 principali dialetti cinesi

4. Combinazione di traduzione letterale e fonetica, con possibile significato positivo nella cultura cinese

(p.es.: Coca-Cola, ‘Ke Kou Ke Le’, 可口可乐 - «assaggia e sii felice»)

La contraffazione online


La sorveglianza su Internet è importante

Soprattutto sulle piattaforme di e-commerce (p.es. Alibaba e Taobao)

Le piattaforme di e-commerce hanno sezioni dedicate accessibili a titolari di IP per avviare procedure di protezione di IP rapide ed efficienti

Interagire con tali piattaforme per bloccare le contraffazioni dei propri titoli di IP:• per siti accessibili dall’estero, anche titoli di IP non cinesi• per siti accessibili solo dalla Cina, solo titoli di IP cinesi

Un portafoglio IP, comprendente anche titoli in Cina, è necessario

ANDREA SCILLETTA

IP Sextant s.r.l.00187 ROMA – VIA ANTONIO SALANDRA, 18

TEL. + 39 06 4227 2334 - FAX + 39 06 4227 [email protected]

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