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Proceso 66-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literala) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrati-vo Nº 1 de la República del Ecuador. Actor: Galo Molina Calle. Marca:S.O.S. Proceso Interno Nº 5674 EG. ..........................................................

Proceso 77-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 82 literal d), 146 y 147 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por elConsejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio del artículo 81 yliteral e) del artículo 82 de la misma Decisión. Actor: BANCO TEQUENDAMAS.A. Marca: CRÉDITO MULTIDIVISAS. Proceso Interno Nº 6683. ............

Proceso 68-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos81, 93 y 95, en concordancia con el artículo 83, literal a, de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo deEstado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrati-vo, Sección Primera. Parte actora: TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA.LTDA. Denominación: “AGUILA DORADA”. Expediente interno N° 5327. .

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

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Año XIX - Número 876

Lima, 18 de diciembre de 2002

PROCESO 66-IP-2002

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h),83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo Nº 1 de la República del Ecuador. Actor: Galo Molina Calle.

Marca: S.O.S. Proceso Interno Nº 5674 EG.

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA, San Francisco de Quito, a los quin-ce días del mes de noviembre del año dos mildos.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formu-lada por la Primera Sala del Tribunal de lo Con-tencioso Administrativo Nº 1 de la República delEcuador a través de su Presidente Doctor Víctor

Terán Martínez, en el expediente interno Nº 5674EG., recibido en este Tribunal el 25 de julio de2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todoslos requisitos establecidos por el Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina y los contemplados en el artículo125 de su Estatuto, razón por la cual fue admiti-da a trámite mediante auto dictado el 23 deagosto de 2002.

GACETA OFICIAL 18/12/2002 2.24

Como hechos relevantes para la interpretación,se deducen:

1. Las partes

El actor es el ciudadano Galo Molina Calle.

Los demandados son el Director Nacional dePropiedad Industrial de la República del Ecua-dor, el Presidente del Instituto Ecuatoriano dePropiedad Intelectual y el Procurador Generaldel Estado.

2. Determinación de los hechos relevantes

2.1 Hechos

THE CLOROX COMPANY solicitó a la DirecciónNacional de Propiedad Industrial del Ministeriode Industrias, Comercio, Integración y Pesca dela República del Ecuador, el registro de la mar-ca denominativa S.O.S., para proteger: artícu-los e instrumentos de limpieza, esponjas parafregar, esponjas de limpieza, esponjas sintéti-cas, lana de acero, esponjas impregnadas condetergente o con otras preparaciones de limpie-za y todos los productos comprendidos en laClase 21 de la Clasificación Internacional deNiza. (Clase 21: Utensilios y recipientes para elmenaje y la cocina -que no sean de metalespreciosos ni chapados-; peines y esponjas; ce-pillos –con excepción de los pinceles-; materia-les para la fabricación de cepillos; material delimpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o se-mielaborado –con excepción del vidrio de cons-trucción-; cristalería, porcelana y loza, no com-prendidas en otras clases).

El doctor Galo Molina Calle, dentro del plazolegal presentó observaciones al registro del sig-no S.O.S., fundamentando el derecho que tienea usar exclusivamente en el Ecuador dicha mar-ca, registrada desde 1993 con el N° 1897, paraproteger productos comprendidos en la Clase 3(Clase 3: Preparaciones para blanquear y otrassustancias para la colada; preparaciones paralimpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones;perfumería, aceites esenciales, cosméticos,lociones para el cabello; dentríficos).

El 2 de septiembre de 1998 se expidió la Reso-lución N° 0966106, mediante la cual el DirectorNacional de Propiedad Industrial, rechazó laobservación y concedió el registro de la marcaS.O.S.

2.2 La demanda

El doctor Galo Molina –actor en el presentecaso-, sostiene que con la expedición de lamencionada Resolución N° 0966106, se violaronlos artículos 81; 82 literales a) y h); 83 literal a);y, el artículo 95 inciso segundo de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,así como otras normas del ordenamiento jurí-dico de la República del Ecuador.

El actor fundamenta su demanda recurriendo ala interpretación de las normas antes citadas,así como a la doctrina sobre la materia, y a lajurisprudencia de este Tribunal.

Concretamente el demandante sostiene que “Elsigno denominativo S.O.S. solicitado para re-gistro como marca por parte de THE CLOROXCOMPANY no es distintivo de los productosque protege frente a los productos amparadospor la marca S.O.S. de propiedad de GALOMOLINA CALLE; y, además, su registro estáimpedido por las causales de Irregistrabilidadcontenidas en los literales a) y h) del artículo 82y a) del artículo 83 de la Decisión 344”.

Señala el actor, que de existir en el mercadoproductos con la marca S.O.S. pertenecientesa distintos empresarios, evidentemente se crea-ría confusión entre los consumidores.

Sostiene que el Director Nacional de PropiedadIndustrial, al conceder el registro del signo S.O.S.a la compañía THE CLOROX COMPANY, “…otor-gó un derecho de exclusividad sobre un signoque no puede ser considerado como marca, altenor de lo dispuesto por el artículo 81 inciso 2,de la Decisión 344, por no gozar de DISTINTIVIDADALGUNA frente al signo S.O.S. de propiedad demi representado GALO MOLINA CALLE…”.

El demandante también se refiere a la regla deespecialidad y a la conexión competitiva entrelos productos.

2.3 Contestación a la demanda

2.3.1 Por el Procurador General del Estado

El Director de Patrocinio en representación delProcurador General, contesta la demanda enlos términos siguientes:

Sostiene que de conformidad con los artículos346 y 349 de la Ley de Propiedad Intelectual, el


Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual“IEPI” es una persona jurídica de derecho públi-co, con patrimonio propio, autonomía adminis-trativa, económica, financiera y operativa, cuyorepresentante legal es su Presidente, a quiencorresponde comparecer directamente a juicio.

2.3.2 Por el Director Nacional de Propie-dad Industrial

El Director Nacional de Propiedad Industrial En-cargado, contesta la demanda en los términossiguientes:

Niega pura, simple y llanamente los fundamen-tos de hecho y de derecho de la demanda.

Sostiene que: “Analizadas las denominacionesen conflicto del modo recomendado por la doc-trina se concluyó que si bien existen semejan-zas entre las denominaciones en controversia,no inducirían a confusión al público consumidorpor la procedencia de sus productos, dada lanaturaleza de los mismos”. Señala también quela concesión de un derecho marcario se otorgaúnicamente para la clase en la que ha sidosolicitada, en virtud del principio de la especiali-dad de la marca.

Arguye que la Dirección Nacional de PropiedadIndustrial resolvió rechazar la observación pre-sentada y conceder el registro de la marca,pues no había contravención del artículo 83 lite-ral a) de la Decisión 344.

2.3.3 Del Presidente del Instituto Ecuatoria-no de Propiedad Intelectual (IEPI)

El Presidente del IEPI, contesta la demanda enlos términos siguientes:

Niega los fundamentos de hecho y de derechode la demanda, y ratifica la legalidad de laresolución impugnada.

2.3.4 De la empresa THE CLOROX COMPANYcomo tercera beneficiaria

THE CLOROX COMPANY mediante apoderado,contesta la demanda en los términos siguien-tes:

Niega pura y simplemente por falsas e improce-dentes las afirmaciones de la parte actora.

Arguye la legalidad del registro y niega que sehaya violado solemnidad alguna para el registrode la marca S.O.S., y asimismo niega que sehaya violado alguna disposición de fondo, ale-gando que se cumplió con todos los requisitosseñalados en las normas contenidas en la Deci-sión 344.

Sostiene la falta de personería del compare-ciente, la violación del trámite, la prescripcióndel mismo, la litis pendencia; señala la legítimapropiedad de la marca S.O.S. por parte de surepresentada, y alega también la distintividadentre los signos, así como la inexistencia deconfusión entre ellos.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpre-tar por la vía prejudicial las normas que confor-man el Ordenamiento Jurídico de la ComunidadAndina, siempre que la solicitud provenga de unJuez Nacional también con competencia paraactuar como Juez Comunitario, en tanto resul-ten pertinentes para la resolución del procesointerno;

Que la solicitud de interpretación prejudicial seencuentra conforme con las prescripciones con-tenidas en el artículo 33 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por elTribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1del Distrito de Quito, se procederá a la inter-pretación prejudicial de los artículos 81, 82 lite-rales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Las normas objeto de la interpretación preju-dicial se transcriben a continuación:

DECISIÓN 344

Artículo 81

“Podrán registrarse como marcas los signosque sean perceptibles, suficientemente dis-tintivos y susceptibles de representación grá-fica.

“Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-


lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na”

Artículo 82

“No podrán registrarse como marcas los sig-nos que:

a) No puedan constituir marca conforme alartículo anterior;

(…)

h) Puedan engañar a los medios comercialeso al público, en particular sobre la proce-dencia, la naturaleza, el modo de fabrica-ción, las características o cualidades o laaptitud para el empleo de los productos oservicios de que se trate;

(..)

Artículo 83

“Asimismo, no podrán registrarse como mar-cas aquellos signos que, en relación conderechos de terceros, presenten algunos delos siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios respec-to de los cuales el uso de la marca puedainducir al público a error;

(...)

Artículo 95

“Una vez admitida a trámite la observación yno incurriendo ésta en las causales del ar-tículo anterior, la oficina nacional competen-te notificará al peticionario para que, dentrode treinta días hábiles contados a partir de lanotificación, haga valer sus alegatos, deestimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artícu-lo, la oficina nacional competente decidirásobre las observaciones y la concesión odenegación del registro de marca, lo cualnotificará al peticionario mediante resolucióndebidamente motivada”.

Con vista de los puntos controvertidos en elproceso interno así como de las normas que vana ser interpretadas, considera este Tribunal quecorresponde desarrollar lo referente a:

I. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUE-DA SER REGISTRADO COMO MARCA

De la definición de marca antes transcrita, con-tenida en el artículo 81 de la Decisión 344, sedesprenden los requisitos básicos que debe re-unir un signo para que pueda registrarse comomarca, y estos son: distintividad, perceptibilidady posibilidad de representación gráfica. EsteÓrgano Jurisdiccional Comunitario, al interpre-tar el citado artículo 81, ha manifestado reitera-damente la trascendencia en el cumplimientode los tres requisitos antes mencionados, comopaso previo al registro de una marca, es decir,que necesariamente un signo para ser registra-do como marca debe cumplir a cabalidad contales requisitos, y no estar afectado por ningunade las causales de Irregistrabilidad contempla-das en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Con relación a los requisitos antes menciona-dos, este Tribunal reiteradamente ha manifesta-do que:

“La distintividad es considerada por la doc-trina y la jurisprudencia de este Tribunal comorequisito y característica esencial para deter-minar la registrabilidad de un signo, ladistintividad es la razón de ser de la marca,puesto que la marca debe ser ideada y exte-riorizada de tal modo que ofrezca individuali-zación y singularización, que permitan dife-renciarla de otras. La distintividad es la ca-racterística que permite diferenciar o distin-guir en el mercado los productos o serviciosproducidos o comercializados por una perso-na, de aquellos idénticos o similares fabrica-dos, suministrados o comercializados por otra.

La perceptibilidad es considerada como laaptitud del signo a registrarse para ser apre-hendido o captado por alguno de los senti-dos. La marca, al ser un signo inmaterial,debe necesariamente materializarse para serapreciada por el consumidor.

La susceptibilidad de representación gráfi-ca consiste en representaciones realizadas através de palabras, gráficos, signos mixtos,


colores, figuras, etc., que es lo que permiteformarse una imagen o una idea del signo, ensus características y formas, a fin de regis-trarse y publicarse” (Ver entre otros: Proceso47-IP-2002, marca: AGUASANA+gráfica).

El artículo 82 literal a) establece reiterativa-mente que no se podrán registrar como marcaslos signos que no reúnan los requisitos anterior-mente señalados.

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGA-ÑOSOS

El artículo 82 literal h) estatuye que no podránregistrarse como marca los signos que: “Pue-dan engañar a los medios comerciales o alpúblico, en particular sobre la procedencia, lanaturaleza, el modo de fabricación, las caracte-rísticas o cualidades o la aptitud para el empleode los productos o servicios de que se trate”.

La irregistrabilidad de signos que estén incur-sos en la prohibición contenida en el menciona-do literal h) del artículo 82, está orientada acautelar el interés público, es decir, el interésde los empresarios y consumidores, frente alengaño del que podrían ser objeto, como conse-cuencia del registro de una marca, que inten-cionalmente distorsione lo relativo al modo defabricación, la calidad, la procedencia, las ca-racterísticas o la aptitud para el empleo delproducto ingresado al mercado.

Existen signos que aplicados a ciertos produc-tos o servicios, inducen a que empresarios yconsumidores crean que aquellos tienen deter-minadas características, que en realidad soninexistentes.

Jorge Otamendi sostiene que: “Se ha dicho queel carácter engañoso es relativo. Esto quieredecir que no hay signos engañosos en sí mis-mos. Podrán serlo según sean los productos oservicios que vayan a distinguir. El principio esel correcto aun cuando haya palabras que ten-gan un significado de una aplicación más uni-versal tales como ETERNA, INMEJORABLE oIRROMPIBLE. En estos casos puede afirmarseque cualquiera sea el producto que distinganserán igualmente engañosas ya que nada eseterno, irrompible o inmejorable” (Otamendi, Jorge.Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, BuenosAires, 1989, p. 86).

El Régimen Común sobre Propiedad Industrial,rechaza el registro de signos engañosos, puesse entiende que proteger el registro de este tipode signos, es contravenir principios fundamen-tales del libre intercambio de bienes, el mismoque se basa en prácticas honestas y leales decomercio, es decir, en la buena fe empresarial.

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉN-TICOS O SEMEJANTES Y CONEXIÓN COM-PETITIVA

El artículo 83 literal a) prohíbe el registro comomarca de los signos que en relación con dere-chos de terceros, “sean idénticos o se aseme-jen de forma que puedan inducir al público aerror, a una marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productoso servicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público a error”.

Como lo ha pronunciado repetidamente esteTribunal, la función principal de la marca es lade identificar los productos o servicios de unfabricante o comerciante para diferenciarlos odistinguirlos de los de igual o semejante natura-leza, pertenecientes a otra empresa o persona.Es por ello que si dos o más personas preten-den usar dos marcas similares o idénticas paradistinguir productos o servicios iguales o desimilar naturaleza, se genera el riesgo de confu-sión, lo que provoca que los consumidores ousuarios pierdan la capacidad para distinguir elorigen de dichos bienes o servicios. Es por elloque el sistema marcario andino proscribe laposibilidad de registrar signos idénticos o se-mejantes que induzcan a error a los consumido-res o usuarios, ya que la confusión por parte deéstos vulnera su libre voluntad de elección ydistorsiona el mercado.

Con relación al análisis que se debe practicarcon el fin de determinar si entre dos signosse presenta el riesgo de confusión, este Tri-bunal ha dicho que: “...deberá tomarse en con-sideración por el examinador el tipo o clasede marcas a cotejar (denominativas, gráficas,mixtas, etc.); el grado de similitud que existaentre ellas (identidad o simple semejanza); laclase de productos que se distinguen o se pre-tende distinguir; el carácter de marca notoriao de marca común; el público destinatario delos bienes o servicios; y, en fin, toda una se-rie de factores y elementos cuyo estudio re-


quiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayorobjetividad posible.

Por lo general, cuando la comparación se surteentre marcas idénticas, el análisis se facilitahasta el punto de que sólo se deberá precisar sino obstante la identidad entre los signos con-frontados el riesgo de confusión no se presentapor estar dirigidos a distinguir productos o servi-cios disímiles, o si, a pesar de esto, el carácternotorio de la marca preexistente se impone fren-te al principio de la especialidad.

Para los casos de comparación de marcas se-mejantes, en cambio, el análisis exige un mayoresfuerzo del examinador tendiente a determi-nar, en definitiva, si el parecido o las semejan-zas aducidas entre los signos confrontados pue-den o no generar error entre el público consumi-dor” (Ver: Proceso 4-IP-98, en la G.O.A.C. N°375 de 7 de octubre de 1998, marca OPTIPAN;y Proceso 15-IP-2001, en la G.O.A.C. N° 668 de9 de mayo de 2001, marca: KRIKIS).

Este Organismo jurisdiccional, en reiterada ju-risprudencia ha recogido las reglas para el cote-jo marcario, aportadas por la doctrina, así tene-mos:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impre-sión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-cesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Quien aprecie el parecido debecolocarse en el lugar del comprador presuntoy tener en cuenta la naturaleza de los produc-tos.

Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las seme-janzas y no las diferencias que existen entrelas marcas” (Breuer Moreno Pedro, Tratadode Marcas de Fábrica y de Comercio, Edito-rial Robis, BB. AA., p. 351 y ss.)

En el Proceso 33-IP-2001 sobre la marca BUN-KER, cuya sentencia aparece publicada en elTomo VII, pág. 157 de la Jurisprudencia delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina, seacogen las mencionadas reglas, citando para elcaso a Pedro Breuer Moreno (ob. cit., p. 352 yss.):

“La primera regla y la que se ha consideradode mayor importancia, es el cotejo conjunto

de la marca, criterio que se adopta para todotipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marcaes la impresión que el consumidor mediotiene sobre la misma y que puede llevarle aconfusión frente a otras marcas semejantesque se encuentren disponibles en el comer-cio.

En las marcas es necesario encontrar la di-mensión que con mayor intensidad penetraen la mente del consumidor y determine (sic)así la impresión general que el distintivo cau-sa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más deevitar que sus elementos puedan ser fraccio-nados en sus partes componentes para com-parar cada componente de una marca con loscomponentes o la desintegración de la otramarca, persigue que el examen se realice abase de las semejanzas y no por las diferen-cias existentes, porque este no es el caminode la comparación utilizado por el consumi-dor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otrocriterio, debe emplearse el método de uncotejo sucesivo entre las marcas, esto es, nocabe el análisis simultáneo, en razón de queel consumidor no analiza simultáneamentetodas las marcas sino lo hace en formaindividualizada. El efecto de este sistemarecae en analizar cuál es la impresión finalque el consumidor tiene luego de la observa-ción de las dos marcas. Al ubicar una marcaal lado de la otra se procederá bajo un exa-men riguroso de comparación, no hasta elpunto de “disecarlas”, que es precisamentelo que se debe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no de-pende de los elementos distintos que aparez-can en ellas, sino de los elementos semejan-tes o de la semejante disposición de esoselementos”.

Lo relativo a la conexión competitiva, ha sidodesarrollado por la doctrina sobre PropiedadIndustrial, y ha sido recogido también por lajurisprudencia de este Tribunal y de algunospaíses como es el caso de España. La co-nexión competitiva no se encuentra regulada enla Decisión 344, pero su aplicación en determi-nados supuestos es necesaria.


El derecho que se concede con el registro de unsigno como marca, protege solamente los pro-ductos contemplados en determinada clase dela Clasificación Internacional de Niza. CarlosCornejo Guerrero señala que:

“De acuerdo al principio de especialidad, lasmarcas protegen aquellos productos compren-didos en la clase en que fueron registradas.

El fundamento de este principio, se encuen-tra en que la función de la marca es identifi-car un producto en concreto, y no a toda lagama de productos existentes. Consecuen-cia de este principio, es que existan marcasidénticas a favor de distintos titulares, regis-tradas en diferentes clases.

Este concepto ha sido señalado por Cavelier,Germán quien señala que ‘la especialidadconsiste en que la marca ampare determina-do producto, puesto que, como se ha dicho,la marca se identifica en cierto modo con elmismo producto...’.

Las marcas protegen a aquellos productoscomprendidos en la clase en que fueron con-cedidos, y por lo tanto el titular de una marcaregistrada sólo puede impedir el registro deuna marca confundible con la suya, si ellapertenece a la misma clase de la nomencla-tura oficial, que la ya registrada.

Sin embargo es posible impedir el registro deuna marca, a pesar de que proteja productosde una clase distinta de la ya registrada, enel caso de que dadas las circunstancias,pueda producirse una confusión acerca delorigen de los productos, u originarse en lamente de un consumidor una asociación deideas susceptibles de traducirse en daño co-mercial para el titular de la marca. El proble-ma estriba en determinar cuando hay la posi-bilidad de confusión sobre el origen de losproductos, y cuando puede originarse en elconsumidor ideas susceptibles de generardaño comercial” (Cornejo Guerrero, Carlos.Derecho de Marcas, Editorial Cultural CuzcoS.A., Lima-Perú, 1992, pp. 99-102).

En el presente proceso el actor, titular de lamarca S.O.S., registrada para distinguir produc-tos de la Clase Internacional 3, presentó obser-vación al registro del mismo signo presentadopor The Clorox Company para distinguir produc-

tos de la Clase Internacional 21. Por tanto elJuez consultante al sentenciar el caso deberádefinir si hay semejanza entre los productos delas clases 3 y 21.

También el juez consultante deberá apreciar laspruebas existentes para determinar si existe ono notoriedad en la marca S.O.S.

El hecho que productos tan parecidos comojabones y material de limpieza estén ampara-dos en clases distintas de la Clasificación deNiza, motivó, al parecer, que cuando el legisla-dor reemplazó la Decisión 85, mediante la Deci-sión 311 –redacción mantenida en la Decisión344-, suprimiese la referencia “para productos oservicios comprendidos en una misma clase”,que se mencionaba en el artículo 58 literal f) dela citada Decisión 85. Así el Principio de laespecialidad, recogido en el artículo 83 literal a)de la Decisión 344, se refiere a que no podránregistrarse como marcas: “los signos que seanidénticos o se asemejen de forma que puedaninducir al público a error, a una marca anterior-mente solicitada para registro o registrada porun tercero, para los mismos productos o servi-cios, o para productos o servicios respecto delos cuales el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error”.

Marco Matías Alemán con relación al tema alu-dido señala que: “En atención a lo antes ex-puesto nos atrevemos a pensar que el principiode especialidad de la marca en la actual legisla-ción tiene un contenido tan diferente que en sudefecto sería conveniente hablar del principiode la individualidad del registro, el cual consisteen que una marca sólo se solicita para identifi-car productos o servicios identificados y enu-merados en el memorial de solicitud, los cualeshacen parte de los agrupados en una de las 42clases de la clasificación internacional, permi-tiéndose la coexistencia de marcas, siempreque se cumplan las condiciones anotadas, ydándosele la facultad al titular del derecho deimpedir el registro del signo o de uno similar, enotra clase de la clasificación, siempre que seden los requisitos igualmente anotados.

Así las cosas se ha sustituido el criterio formalde apreciación para la determinación de losriesgos de confusión entre marcas, consistenteen que, ésta –la confusión- sólo se presenta,cuando se pretende identificar productos o ser-vicios agrupados en la misma clase, por otro


criterio más realista que busca determinar si losproductos o servicios designados por cada unade las marcas en cuestión, en atención a sunaturaleza, finalidades a que se destinen, circu-lación, estructura, composición y presentación,pueden llegar a crear confusión entre el públicoconsumidor, con independencia de la clase enque se encuentren agrupados”. (Matías Alemán,Marco. Marcas: Normatividad Subregional sobreMarcas de Productos y Servicios, Top Manage-ment, p.91).

Por su parte Jorge Otamendi sostiene que: “Laconfusión indirecta, es decir la que se da cuan-do el consumidor cree que los productos tienenun origen común, un mismo fabricante, puededarse también entre marcas que no cubren losmismos productos. Cuando hay confusión, seha reconocido una extensión del Derecho paraevitarla, cuando concurren circunstancias espe-ciales que demuestren la posibilidad de confu-sión entre los productos para evitar que el públi-co pueda ser inducido a engaño sobre la proce-dencia o el origen de los productos que adquie-re...

La confusión puede darse en un mismo génerode productos: El caso tal vez más común se dacuando genéricamente los mismos productosestán incluidos en distintas clases. Se da cuan-do los productos pueden venderse en los mis-mos negocios, lo cual permite con fundamentoque una denominación idéntica que puede ven-derse en un mismo negocio, aunque estén des-tinados a diferentes propósitos, produce el ries-go de confundir al consumidor sobre su origen oprocedencia...” (Otamendi, Jorge. Derecho deMarcas, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Ai-res-Argentina, 199, pp. 192-201)”.

Este Tribunal con relación al tema de la co-nexión competitiva ha señalado: “La doctrina haplanteado o elaborado algunas pautas o crite-rios que pueden conducir a establecer o fijar lasimilitud o la conexión competitiva entre losproductos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y GuillermoCabanellas de las Cuevas). Ellos se sintetizan:

a) La inclusión de los productos en una mis-ma clase del nomenclátor

Esta regla tiene especial interés cuando se limi-ta el registro a uno o varios de los productos deuna clase del nomenclátor, perdiendo su valor al

producirse el registro para toda la clase. En elcaso de la limitación, la prueba para demostrarque entre los productos que constan en dichaclase no son similares o no guardan similitudpara impedir el registro corresponde a quienalega.

b) Canales de comercialización.

Hay lugares de comercialización o expendio deproductos que influyen escasamente para quepueda producirse su conexión competitiva, comosería el caso de las grandes cadenas o tiendaso supermercados en los cuales se distribuyetoda clase de bienes y pasa desapercibido parael consumidor la similitud de un producto conotro. En cambio, se daría tal conexión competi-tiva, en tiendas o almacenes especializados enla venta de determinados bienes . Igual confu-sión se daría en pequeños sitios de expendiodonde marcas similares pueden ser confundi-das cuando los productos guardan también unaaparente similitud.

c) Mismos medios de publicidad.

Los medios de comercialización o distribucióntienen relación con los medios de difusión delos productos. Si los mismos productos se di-funden por la publicidad general (radio, televi-sión o prensa) presumiblemente se presentaríauna conexión competitiva o los productos seríancompetitivamente conexos. Por otro lado, si ladifusión es restringida por medio de revistasespecializadas, comunicación directa, boletines,mensajes telefónicos, etc, la conexión competi-tiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre los produc-tos.

Una relación entre los productos vendidos pue-de crear una conexión competitiva. No es lomismo vender en un lugar helados y muebles,que vender al mismo tiempo cocinas y refrigera-doras, entre las cuales existe una vinculación.

e) Uso conjunto o complementario de pro-ductos.

Los productos que comúnmente se puedan utili-zar conjuntamente (puertas y ventanas) puedendar lugar a confusión respecto al origen empre-sarial, ya que el público consumidor supondríaque los dos productos son del mismo empresa-


rio. La complementariedad entre los productosdebe entenderse en forma directa, es decir, queel uso de un producto puede suponer el usonecesario del otro, o que sin un producto nopuede utilizarse el otro o su utilización no seríala de su última finalidad o función.

f) Partes y accesorios.

La confusión en este caso se produciría si en-tre el producto principal y el accesorio hay unacierta identidad con el producto final (motores yválvulas, pero no en caso de tornillos y carbura-dores).

g) Mismo género de los productos.

Pese a que los productos pueden estar en dife-rentes clases y cumplir diferentes funciones ofinalidades, si tienen características generales,existe la posibilidad de la similitud (medias dedeporte y medias de vestir).

h) Misma finalidad.

Productos pertenecientes a diferentes clasespero que tienen similar naturaleza, uso o idénti-cas finalidades, pueden inducir a error o confu-sión.

i) Intercambiabilidad de los productos.

Si es posible que un producto pueda ser susti-tuido por otro, es decir si son intercambiablesen cuanto a su finalidad, la conexión competiti-va es palpable.” (Ver: Proceso 08-IP-1995, en laG.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996,marca: LISTER).

Los criterios mencionados, deberán aplicarsesimultáneamente y no en forma aislada, por laoficina nacional competente o por el juez, segúnse trate.

IV. PRONUNCIAMIENTO DE LA OFICINA NA-CIONAL COMPETENTE SOBRE LAS OB-SERVACIONES Y LA CONCESIÓN O DE-NEGACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA

La norma contenida en el artículo 95, cuya inter-pretación ha sido solicitada, es de carácter ad-jetivo, y contiene lo concerniente al trámite se-guido luego de ser admitida a trámite la observa-ción.

De admitirse a trámite la observación, la oficinanacional competente notificará al peticionariopara que dentro de treinta días hábiles contadosa partir de la notificación haga valer sus alega-tos. Vencido el plazo la misma oficina decidirásobre las observaciones y la concesión o dene-gación del signo como marca, lo cual notificaráal peticionario mediante resolución debidamen-te motivada.

El Tribunal ha sentenciado: “...que la facultadotorgada a la oficina nacional competente deproceder al examen de fondo sobre la registrabili-dad del signo, es una obligación que precede alotorgamiento o no del registro marcario. La exis-tencia de “observaciones” compromete más alfuncionario en la realización del examen de fon-do; pero, la inexistencia de las mismas no lolibera de la obligación legal de proceder al res-pecto, conforme a la normativa comunitaria. Enefecto, la finalidad perseguida por la norma esque el examen de fondo se convierta en unaetapa obligatoria del proceso de concesión odenegación de marcas...

Resta advertir que las causales de irregistrabi-lidad que deben tomarse en cuenta para elexamen de fondo en el presente caso, no pue-den ser otras que las taxativamente estableci-das en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344,y que como reiteradamente se ha dejado expre-sado, el funcionario, y el juez en su caso, estánobligados a examinarlas necesaria y sucesiva-mente” (Proceso 77-IP-2000, en la G.O.A.C. N°690 de 23 de julio de 2001, marca: PURO VARELA).

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

Primero: Un signo puede ser registrado comomarca, si reúne los requisitos dedistintividad, perceptibilidad y sus-ceptibilidad de representación grá-fica, establecidos por el artículo 81de la Decisión 344, y además, si noincurre en las causales de irregis-trabilidad referidas en los artículos82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: No son registrables como marcaslos signos que puedan engañar alos medios comerciales o al públicosobre la procedencia, la naturaleza,


el modo de fabricación, las caracte-rísticas, las cualidades o la aptitudpara el empleo del producto que pre-tende distinguir.

Tercero: Tampoco son registrables los sig-nos que en relación con derechosde terceros sean idénticos o se ase-mejen a una marca anteriormentesolicitada para su registro y desti-nada a amparar productos idénticoso semejantes, de modo que puedaninducir a los consumidores a error.

Cuarto: La determinación del riesgo de con-fusión entre los signos confrontables,derivará en el presente caso, de larealización del correspondiente exa-men comparativo, en el que se de-berán considerar los criterios apor-tados por la doctrina y la jurispru-dencia y que han sido señalados enla parte considerativa de esta sen-tencia.

Quinto: Admitida la observación, la oficinanacional competente notificará al pe-ticionario, para que dentro de lostreinta días hábiles contados desdela notificación, si lo estima conve-niente, haga valer sus alegatos.

Sexto: El acto administrativo que otorgue odeniegue el registro de una marca,debe ser debidamente motivado ynotificado al interesado.

Séptimo: En la comparación entre los produc-tos identificados por los signos enconflicto, deberá considerarse suubicación en la Clasificación Inter-nacional de Niza, así como la co-nexión competitiva que exista entre

ellos, aunque pertenezcan a distin-tas clases.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal, el Juez Nacional Consul-tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop-tar la presente interpretación realizada con fun-damento en las señaladas normas del ordena-miento jurídico comunitario. Deberá así mismodar cumplimiento a las prescripciones conteni-das en el inciso tercero del artículo 128 delvigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia cer-tificada y sellada de la presente sentencia, laque también deberá remitirse a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina a efectos desu publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena.

Ricardo Vigil ToledoPRESIDENTE

Guillermo Chahín LizcanoMAGISTRADO

Rubén Herdoíza MeraMAGISTRADO

Moisés Troconis VillarrealMAGISTRADO

Eduardo Almeida JaramilloSECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fielcopia del original que reposa en el expedientede esta Secretaría. CERTIFICO.-



PROCESO 77-IP-2002

Interpretación prejudicial de los artículos 82 literal d), 146 y 147 de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo deEstado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera. Interpretación de oficio del artículo 81 y literal e) del artículo 82de la misma Decisión. Actor: BANCO TEQUENDAMA S.A.

Marca: CRÉDITO MULTIDIVISAS. Proceso Interno Nº 6683.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA, San Francisco de Quito, a los veintedías del mes de noviembre del año dos mil dos.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formu-lada por el Consejo de Estado de la Repúblicade Colombia, Sala de lo Contencioso Adminis-trativo, Sección Primera a través de su Conseje-ro ponente doctor Camilo Arciénegas Andrade,adjunta al Oficio Nº 1659 de 30 de julio de 2002,dentro del expediente interno Nº 6683 que fuerecibido en este Tribunal el 27 de agosto de2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todoslos requisitos establecidos por el Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina y los contemplados en el artículo125 de su Estatuto, razón por la cual fue admiti-da a trámite mediante auto dictado el 10 deoctubre de 2002.

Como hechos relevantes para la interpretación,se deducen:

1. Las partes

La parte actora es la sociedad BANCO TE-QUENDAMA S.A., que actúa mediante apode-rado.

La demandada es la Superintendencia de Indus-tria y Comercio de la República de Colombia.

2. Determinación de los hechos relevantes

2.1 Hechos

El BANCO TEQUENDAMA S.A., por medio deapoderado, solicitó ante la Superintendencia deIndustria y Comercio de la República de Colom-bia, División de Signos Distintivos, el registro dela marca CRÉDITO MULTIDIVISAS, para distin-

guir servicios comprendidos en la clase 36 de laClasificación Internacional de Niza. (Clase 36:Seguros; negocios financieros; negocios mone-tarios; negocios inmobiliarios).

La solicitud de registro de la marca de serviciosCRÉDITO MULTIDIVISAS clase 36, fue publica-da en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 385de 17 de septiembre de 1993, sin que se pre-sentaran observaciones. Sin embargo medianteResolución N° 2415 de 28 de enero de 1994, elJefe de la División de Signos Distintivos de laSuperintendencia de Industria y Comercio de laRepública de Colombia, negó el registro de lacitada marca, aduciendo que la misma encua-draba en la causal de Irregistrabilidad contenidaen el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Contra la mencionada Resolución N° 2415, elBANCO TEQUENDAMA S.A., dentro del térmi-no de ley, interpuso recurso de reposición y ensubsidio de apelación. Mediante Resolución N°012203 de 30 de abril de 1997, el Jefe de laDivisión de Signos Distintivos de la Superin-tendencia de Industria y Comercio, absolvió elrecurso de reposición, confirmando en todossus extremos la Resolución N° 2415. El recursode apelación fue absuelto por el Superinten-dente Delegado para la Propiedad Industrial dela Superintendencia de Industria y Comercio, elque mediante Resolución N° 11632 de 31 demayo de 2000, confirmó en todas sus partes lareferida Resolución N° 2415.

2.2 La demanda

El BANCO TEQUENDAMA S.A. representadopor el abogado Jaime Eduardo Delgado Villegas,pretende que se declare la nulidad de la citadaResolución 2415, mediante la cual el Jefe de laDivisión de Signos Distintivos de la Superinten-dencia de Industria y Comercio, negó el registrode la marca de servicios CRÉDITO MULTIDIVISAS.Asimismo, pretende que se declare la nulidad


de las referidas Resoluciones Nos: 012203 y11632.

Pretende también que como consecuencia delo anterior, se ordene a título de restablecimien-to de su derecho, que la División de SignosDistintivos de la Superintendencia de Industria yComercio le otorgue el registro de la marca deservicios CRÉDITO MULTIDIVISAS, y que seordene a la División de Signos Distintivos de laSuperintendencia de Industria y Comercio queexpida copia de la sentencia para su publica-ción en la Gaceta de Propiedad Industrial.

El actor fundamenta su pretensión en la viola-ción del artículo 13 incisos 1° y 2° de la Consti-tución Política de la República de Colombia, ydel artículo 3 inciso 6 del Código ContenciosoAdministrativo de ese País, y en la violación delos artículos 82 literal d), 146 y 147 de la Deci-sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena.

El demandante sostiene en síntesis, que la mar-ca de servicios CRÉDITO MULTIDIVISAS, noconstituye un signo genérico como erróneamen-te lo ha calificado la Oficina Nacional Compe-tente de la República de Colombia.

2.3 Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio dela República de Colombia (SIC), a través de suOficina Jurídica, solicita a los Honorables Ma-gistrados “...no tener en cuenta las pretensio-nes y condenas peticionadas por la demandanteen contra de la Nación-Superintendencia de In-dustria y Comercio, por cuanto carecen de apo-yo jurídico y por consiguiente, de sustento dederecho para que prosperen”.

Sostiene la demandada que: “Con la expediciónde las resoluciones Nos: 2415 del 28 de enerode 1994, 012203 del 30 de abril de 1997, expedi-das por el Jefe de la División de Signos Distinti-vos, y la resolución 11632 del 31 de mayo de2000, proferida por el Delegado para la Propie-dad Industrial de la Superintendencia de Indus-tria y Comercio, no se ha incurrido en violaciónde normas legales o comunitarias”.

La SIC, tras analizar jurisprudencia de este Tri-bunal Comunitario, manifiesta también que elsigno CRÉDITO MULTIDIVISAS, es irregistrable,pues contraviene lo establecido en los artículos

81 y 82 literal d) de la mencionada Decisión344.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpre-tar por la vía prejudicial las normas que confor-man el Ordenamiento Jurídico de la ComunidadAndina, siempre que la solicitud provenga de unJuez Nacional también con competencia paraactuar como Juez Comunitario, en tanto resul-ten pertinentes para la resolución del procesointerno;

Que la solicitud de interpretación prejudicial seencuentra conforme con las prescripciones con-tenidas en el artículo 33 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por elConsejo de Estado, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, de la Repúbli-ca de Colombia, se procederá a la interpreta-ción prejudicial del artículo 82 literal d) de laDecisión 344. Que este Tribunal considera quees necesario interpretar de oficio el artículo 81,así como el literal e) del artículo 82 de la men-cionada Decisión.

Que los artículos 146 y 147, no se interpretaránya que como se ha señalado en reiterada juris-prudencia de este Órgano Comunitario, estasnormas hacen referencia a compromisos con-traídos por los Países Miembros de la Comuni-dad Andina, asumidos desde la entrada en vi-gencia de la Decisión 311, responsabilidadesde carácter nacional que no pueden ser invoca-das ni aplicadas a los casos en que los particu-lares participan con intereses individuales. Loscompromisos plasmados en esos artículos cons-tituyen obligaciones que deberán concretarseen el fortalecimiento institucional de los órga-nos nacionales de la propiedad industrial en lasubregión “con miras a la consolidación de unsistema de administración comunitaria”.

Que el texto de las normas objeto de la interpre-tación prejudicial es el siguiente:

DECISIÓN 344

Artículo 81

“Podrán registrarse como marcas los signosque sean perceptibles, suficientemente dis-


tintivos y susceptibles de representación grá-fica.

“Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na”.

Artículo 82

“No podrán registrarse como marcas los sig-nos que:

(...)

d) Consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comerciopara designar o para describir la especie,la calidad, la cantidad, el destino, el valor,el lugar de origen, la época de producciónu otros datos, características o informa-ciones de los productos o de los serviciospara los cuales ha de usarse;

e) Consistan exclusivamente en un signo oindicación que, en el lenguaje corriente oen el uso comercial del país, sea unadesignación común o usual de los produc-tos o servicios de que se trate;

(...)”

Con vista de los puntos controvertidos en elproceso interno así como de las normas que vana ser interpretadas, considera este Tribunal quecorresponde desarrollar lo referente a:

I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNAMARCA

De acuerdo al artículo 81 de la Decisión 344 seentiende como marca: “Todo signo perceptiblecapaz de distinguir los bienes o servicios produ-cidos o comercializados en el mercado por unapersona, de los bienes y servicios idénticos osimilares de otra”.

El mismo artículo contempla los tres requisitosbásicos que debe reunir un signo para ser regis-trado como marca, estos son: distintividad,perceptibilidad y susceptibilidad de representa-ción gráfica.

El Tribunal al interpretar el artículo 81 ha reitera-do la trascendencia del cumplimiento de lostres requisitos mencionados, como paso previo

al registro de una marca, es decir, que necesa-riamente un signo para ser registrado comomarca debe cumplir a cabalidad con tales requi-sitos, además de no estar incurso en alguna oalgunas de las causales de irregistrabilidad quese contemplan en los artículos 82 y 83 de laDecisión 344. (Ver entre otros: Proceso 8-IP-2001, G.O.A.C. Nº 673 de 29 de mayo de 2001,marca: DOMÉSTICO; Proceso 17-IP-2001,G.O.A.C. Nº 674 del 31 de mayo de 2001, mar-ca: HARINA GALLO DE ORO)

Respecto a las características mencionadas esteÓrgano Jurisdiccional ha sostenido que: “La prin-cipal función de una marca, como tantas veceslo ha manifestado el Tribunal, es la distintividadpues la marca es el signo que sirve para identi-ficar determinados productos o servicios de unapersona o empresa en el tráfico mercantil. Deahí que la importancia del mismo encuentre sufundamento en dos efectos que se complemen-tan: por un lado la protección al empresario paraque terceras personas no se aprovechen de lafama y del prestigio de su marca a través de lasemejanza con la misma, semejanza que puedallevar al público consumidor a deducir que losproductos o servicios tienen el mismo origenempresarial protegiéndolo del error en la adqui-sición de un producto en lugar de otro; y, porotra parte, la protección al público consumidor,para evitar que por error se le asigne al productoo servicio cualidades que no posee.

La perceptibilidad y susceptibilidad de repre-sentación gráfica son características de la mar-ca, pero cumplen funciones complementariasde la distintividad señalada: la perceptibilidadtiene que ver con la obligatoriedad de que unsigno pueda ser captado por los sentidos; y porsusceptible de representación gráfica, se en-tiende la “descripción que permita formarse unaidea del signo objeto de la marca, valiéndosepara ello de palabras, figuras o signos, o cual-quier otro mecanismo idóneo, siempre que ten-ga la facultad expresiva de los anteriormenteseñalados.” (Proceso 25-IP-98 de 3 de marzode 1999, Marca: PINTUBLER)

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENE-RICOS, DESCRIPTIVOS Y REGISTRABI-LIDAD DE SIGNOS EVOCATIVOS

El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena al esta-blecer la irregistrabilidad de los signos descrip-


tivos está involucrando, entre otros, a los signosque designen la calidad, la especie, la cantidad,el valor, el lugar de origen, la época de produc-ción, o que comprendan características o infor-maciones de los productos o de los serviciospara los cuales han de usarse.

Signos genéricos

El signo genérico es aquel que se utiliza paradesignar en forma usual y común un artículodeterminado.

Al igual que la doctrina, la jurisprudencia andi-na ha rechazado el registro de signos genéri-cos. Al respecto el Tribunal, ha expresado que:“El signo genérico es aquel que sirve para de-signar en forma usual y común un productodeterminado (casa, cuando designa casa; pia-no, cuando designa piano; avión, cuando desig-na avión). Si se permitiera el registro comomarca de este tipo de signos se estaría denomi-nando el producto con el mismo vocablo o tér-mino con el que es conocido en el mercado,perdiendo así su distintividad y, además, exclu-yendo injustamente a otros empresarios de laposibilidad de utilizar ese término para sus pro-ductos. En otras palabras, si fuera registrableel signo genérico, se llegaría al absurdo deexcluir ese vocablo del uso común para desig-nar un género o una especie de bienes o servi-cios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivodel titular de la marca. Es por ello que un signoque no distinga, por su carácter de genérico, unproducto de otro, no puede constituir marca.”(Proceso 07-IP-2001, G. O.A.C. Nº 661 de 11de abril de 2001, marca: LASER).

No se podrán registrar los signos genéricos quese refieran directamente al producto, ya que alcoincidir la marca con el nombre del producto oservicio, pierde distintividad frente a otros pro-ductos y por lo tanto no puede cumplir con losrequisitos exigidos por la norma comunitaria.

“La doctrina y la jurisprudencia aconsejan quepara fijar la genericidad de los signos es nece-sario preguntarse ¿Qué es?, frente al productoy servicio de que se trata. Y si la respuestadada por el consumidor- sujeto final de la pro-tección del registro marcario -es la denomina-ción genérica, el signo por ser tal cae en lascausales de irregistrabilidad. Así silla o mue-ble, son genéricos en relación con sus produc-tos”. (Proceso: 07-IP-2001 ya citado, que remito

a los Procesos 2-IP-89 y 12-IP-95 G.O.A.C. N°199 de 26 de enero de 1996).

Signos descriptivos

Respecto a las denominaciones descriptivas,Otero Lastres las entiende como: “... aquellaque informa a los consumidores y usuarios acer-ca de las características, funciones, ingredien-tes, tamaño, calidad, valor y otras propiedadesdel producto o servicio” (Memorias del Semina-rio Internacional: La Integración, Derecho y losTribunales Comunitarios. p. 237).

Este Tribunal al respecto ha señalado que: “Lanaturaleza de signo descriptivo no es condiciónsine qua non para descalificar per se un signodescriptivo; para que exista la causal deirregistrabilidad a que hacen referencia las nor-mas citadas, se requiere que el signo por regis-trar se refiera exactamente a la cualidad comúny genérica de un producto”. (Proceso 07-IP-95,G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995,marca “COMODISIMOS).

Tampoco podrán registrarse los signos que serefieran a una o varias características y propie-dades comunes ya que existiría conexión direc-ta con los productos o servicios que buscanamparar.

“La doctrina sugiere como uno de los métodospara determinar si un signo es descriptivo, elformularse la pregunta de “cómo” es el productoque se pretende registrar, de tal manera que sila respuesta espontáneamente suministrada-por ejemplo por un consumidor medio- es iguala la de la designación de ese producto, habrálugar a establecer la naturaleza descriptiva dela denominación” (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C.Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca:MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95,G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).

La causal de irregistrabilidad de un signo debeser analizada en conexión directa con los pro-ductos o servicios que el signo va a cubrir. Si deese análisis se desprende que entre signos yproductos existe una relación genérica, o que elsigno representa o describe al producto, o quees el término usual y común utilizado para se-ñalar o mencionar a los productos y servicios, elsigno será irregistrable. Pero si la situaciónplanteada no presenta esa relación el signopuede ser registrado. Por ese motivo, hay sig-


nos genéricos, descriptivos o de uso común,que nada dicen ni en nada se refieren a losproductos o servicios a ser cubiertos, por lo queel impedimento para el registro no prospera.

Signos evocativos

Los signos evocativos son aquellos que “poseenla habilidad de transmitir una imagen o ideasobre el producto, por el camino de un esfuerzoimaginario. Ejemplo de ellos son los que serefieren a productos utilizando una expresión defantasía, de manera que despierten remota oindirectamente la idea del mismo, como porejemplo NESCAFE para café, Choco Milk parauna bebida con sabor a chocolate… (RangelMedina, David, “Tratado de Derecho Marcario”,1960, págs. 273 y 356 y Jorge Otamendi, “Dere-chos de Marcas”)” (Ver entre otros: Proceso 19-IP-2001, G.O.A.C. Nº 696 del 9 de agosto de2001, marca: DISEÑO SANDUCHE; proceso27-IP-2001 ya citado).

En este tipo de marcas, el signo no introducedirectamente el concepto del producto que cu-bre o designa y es el consumidor el que puedellegar a comprender a qué productos se refiere,con base en un proceso deductivo, muchas ve-ces complicado y difícil.

Al respecto Jorge Otamendi sostiene que: “Lamarca evocativa es aquella que da al consumi-dor una idea clara sobre alguna propiedad ocaracterística del producto o servicio que va adistinguir, o mismo (sic) de la actividad quedesarrolla su titular. Esta relación entre el signoy el producto o servicio o la actividad no haceque sea irregistrable como marca” (Otamendi,Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta.Edición, Buenos Aires, 2002, ob. cit. p. 29)

Los signos evocativos, a diferencia de los des-criptivos, cumplen con la función distintiva de lamarca y por lo tanto pueden ser registrables.

En consecuencia le corresponde a la autoridadnacional competente, en cada caso, establecerla diferenciación entre uno y otro tipo de signo alrealizar el examen previo al registro y, definira qué categoría corresponde la denominación“CRÉDITO MULTIDIVISAS”.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

Primero: Un signo para ser registrado comomarca debe reunir los requisitos dedistintividad, perceptibilidad y sus-ceptibilidad de representación gráfi-ca establecidos por el artículo 81 dela Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena. Además esnecesario que la marca no esté com-prendida en ninguna de las causalesde irregistrabilidad establecidas enlos artículos 82 y 83 de la mencio-nada Decisión.

Segundo: No son registrables como marcaslos signos genéricos y descriptivosde productos o servicios, cuando serefieran, directamente a la cualidadque necesaria, usual o comúnmen-te es aplicable al nombre del bien oservicio que se pretende distinguir.

Tercero: Sí podrán ser objeto de registro lossignos que aunque sean genéricoso descriptivos para una cierta clasede bienes, estén destinados a am-parar otros.

Cuarto: Los signos evocativos pueden serobjeto de registro siempre que in-corporen un elemento de fantasíaque transmita indirectamente al con-sumidor, una idea o un conceptoque le permita relacionar el signocon el producto o con el servicioamparado o distinguido por aquél.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal, el Juez Nacional Consul-tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop-tar la presente interpretación realizada con fun-damento en las señaladas normas del ordena-miento jurídico comunitario. Deberá asimismodar cumplimiento a las prescripciones conteni-das en el inciso tercero del artículo 128 delvigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia cer-tificada y sellada de la presente sentencia, laque también deberá remitirse a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina a efectos desu publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena.






PROCESO N° 68-IP-2002

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos81, 93 y 95, en concordancia con el artículo 83, literal a, de la Decisión 344

de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estadode la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Primera. Parte actora: TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA. LTDA.Denominación: “AGUILA DORADA”. Expediente interno N° 5327.




TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA. San Francisco de Quito, veintisiete denoviembre de dos mil dos.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial delas disposiciones previstas en los artículos 81;83, literal a; 93 y 95 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, formuladapor el Consejo de Estado de la República deColombia, Sala de lo Contencioso Administrati-vo, Sección Primera, por órgano de su Conseje-ro Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, y reci-bida en este Tribunal en fecha 1º de agosto de2002; y,

El informe de los hechos que el solicitanteconsidera relevantes para la interpretación, yque son del tenor siguiente:

1. Demanda

1.1. Cuestión de hecho

Según el consultante, el actor alega que: “TO-RRECAFE AGUILA ROJA & CIA. LTDA. pre-sentó solicitud de registro de la marca AGUILADORADA, clase 29, petición a la cual corres-pondió el expediente administrativo núm. 97 21050”.(Clase 29: “Carne, pescado, aves y caza; ex-

tractos de carne; frutas y legumbres en conser-va, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas,compotas; huevos, leche y productos lácteos;aceites y grasas comestibles”); que “Publicadoel extracto de la solicitud en la Gaceta de laPropiedad Industrial, se formularon las siguien-tes observaciones: la COMPAÑÍA NACIONALDE CHOCOLATES S.A., se opuso al registroalegando ser titular de la marca JET DORADA,en las clases 29, 30 y 31 de la clasificacióninternacional. Por su parte, la CERVECERIAAGUILA S.A., se opuso al registro alegando serpropietaria de la marca AGUILA, para distinguirproductos de la clase 32. Finalmente, la firmaCERVECERIA DEL LITORAL S.A., (hoyMALTERIAS DE COLOMBIA S.A. y COMPA-ÑÍA DEL LITORAL S.A.) se opuso al registroalegando ser titular de la marca DORADA, parala clase 32” (Clase 32: “Cervezas; aguas mine-rales y gaseosas y otras bebidas no alcohóli-cas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otraspreparaciones para hacer bebidas”); que “Trami-tadas las oposiciones, la División de SignosDistintivos de la Superintendencia demandadaexpidió la Resolución núm. 11535 de 30 de juniode 1998, cuya nulidad se demanda, por la cualdeclaró infundada la observación formulada porla COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATESS.A., por no existir semejanzas entre la mar-cas (sic) AGUILA DORADA (solicitada) y JETDORADA (registrada), al mismo tiempo que de-


claró fundadas las oposiciones formuladas porCERVECERIA AGUILA S.A. y MALTERIAS DECOLOMBIA S.A., con el argumento de que en-tre las marcas AGUILA DORADA (solicitada) yAGUILA y DORADA (base de las observacio-nes), existen semejanzas gráficas, fonéticas yconceptuales que pueden inducir al público con-sumidor a error, por cuanto reproduce dichasmarcas, además de que amparan productos es-trechamente relacionados, por lo cual la marcasolicitada incurre en la causal de irregistrabi-lidad de literal a) del artículo 83 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena”.

Agrega el consultante que, según el dicho delactor, “Contra la citada Resolución 11535 seinterpuso recurso de apelación en el cual seexpusieron claramente las razones de ordenjurídico por las cuales el signo AGUILA DORA-DA, clase 29, no es confundible con las marcasAGUILA ni DORADA, por lo cual la misma debeser registrada”; que “la clase 29, para la cual sesolicitó el registro de la marca AGUILA DORA-DA, comprende solamente productos alimenti-cios, al paso que la clase 32, en la cual seencuentran registradas las marcas base de lasobservaciones que fueron declaradas fundadas,comprende cervezas, bebidas, gaseosas y be-bidas no alcohólicas, que en nada se relacionancon los productos alimenticios”; y que “... lasociedad TORRECAFE AGUILA ROJA & CIALIMITADA es titular de las marcas AGUILAROJA y CAFÉ AGUILA ROJA para distinguirproductos comprendidos en la clase 29, clasepara la cual se solicitó el registro de la marcaAGUILA DORADA …”.

1.2. Cuestión de derecho

La parte actora sostiene que “los actos adminis-trativos demandados violan las siguientes nor-mas … comunitarias: 1. EL ARTÍCULO 81 DELA DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUER-DO DE CARTAGENA … Se violó dicha normacomunitaria, dado que la División de SignosDistintivos de la Superintendencia de Industriay Comercio desconoció que la marca AGUILADORADA goza de la suficiente fuerza distintivapara identificar productos comprendidos en laclase 29, dado que cumple con las exigenciasconsagradas en el Art. 81 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena …”.“2. LOS ARTÍCULOS 93 Y 95 DE LA DECISIÓN344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CAR-TAGENA, EN CONCORDANCIA CON EL AR-

TÍCULO 83, LITERAL A) … Se violaron … porinterpretación errónea, por cuanto la División deSignos Distintivos … determinó, sin ser lo co-rrecto, que la marca solicitada era confundiblecon las marcas AGUILA y DORADA … no tuvoen cuenta que mi representada tiene registra-das las marcas AGUILA, AGUILA ROJA y CAFÉAGUILA ROJA para distinguir productos com-prendidos en la clase 30, que son de similarnaturaleza a la de los productos comprendidosen la clase 29, y que con base en dichos regis-tros fue que solicitó el registro de la marcaAGUILA DORADA para distinguir productos com-prendidos en la clase 29, que son de naturalezadistinta a la de los productos comprendidos enla clase 32, para la cual se encuentran registra-das las marcas AGUILA y DORADA base de lasobservaciones que fueron declaradas fundadas…”.

2. Contestación a la demanda

El solicitante informa que la Superintendenciade Industria y Comercio, en su contestación a lademanda, “... sostiene que con la expedición delos actos administrativos acusados no incurrióen violación alguna de las normas invocadas porla parte actora en sustento de sus pretensionesanulatorias; que los mismos se profirieron deconformidad con las atribuciones legales otor-gadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,es decir, con plana competencia para estudiar yresolver sobre las solicitudes marcarias y que,la actuación administrativa por ella adelantadase ajustó plenamente al trámite administrativoprevisto en materia marcaria”.

Además, en el citado escrito de contestaciónse expresa que “Efectuado el examen sucesivoy comparativo de la marca ‘AGUILA DORADA’(solicitada) para la clase 29, frente a las marcas‘AGUILA’ (registrada), para la clase 32, regis-trada a favor de la sociedad Cervecería AguilaS.A y la marca ‘DORADA’ para la clase 32,registrada a favor de la sociedad Cervecería delLitoral S.A,se (sic) concluye en forma evidenteque la marca solicitada es semejante a lasmarcas registrada (sic), existiendo confundibi-lidad entre las mismas en los aspectos gráfi-cos, fonéticos y conceptuales; por lo tanto, decoexistir en el mercado conllevarían a error alpúblico consumidor, existiendo la posibilidad deconfusión directa e indirecta entre los mismos,habida cuenta que estos creerían que el produc-


to tendría el mismo origen, además de que sedestinan a productos relacionados. Si se apre-cian las marcas ‘AGUILA DORADA’ (solictada)‘AGUILA’ Y ‘DORADA’ en una visión de conjun-to, en la totalidad de los elementos que lasintegran, la unidad fonética y gráfica de losnombres y no las partes unas de otras, se tieneque poseen mayor significación o peso compa-rativo las semejanzas existentes que las dife-rencias entre las mismas, que inducen al con-sumidor a error. En consecuencia, la marca‘AGUILA DORADA’ para la clase 32 es irregistra-ble … no cumple con los requisitos exigidos enel artículo 81 de la … Decisión 344 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena pues no es sufi-cientemente distintiva”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación ha sidosolicitada son las previstas en los artículos 81,83, literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena;

Que, de conformidad con la disposición con-tenida en el artículo 1, literal c, del Tratado deCreación del Tribunal (codificado mediante laDecisión 472), las normas citadas forman partedel ordenamiento jurídico de la Comunidad An-dina;

Que, a tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo previsto en los artícu-los 4, 121 y 2 del Estatuto (codificado mediantela Decisión 500), este Tribunal es competentepara interpretar por vía prejudicial las normasque integran el ordenamiento jurídico de la Co-munidad Andina;

Que, con fundamento en la disposición indi-cada en el artículo 125 del Estatuto, y segúnconsta en la providencia que obra al folio 135 delexpediente, la presente solicitud de interpreta-ción prejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, por tanto, corresponde a este Tribunalrealizar la interpretación de las disposicionescontempladas en los artículos 81, 83, literal a,93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena; cuyos textos son deltenor siguiente:

“Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-

cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error;(...)”.

“Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábi-les siguientes a la publicación, cualquier per-sona que tenga legítimo interés, podrá pre-sentar observaciones al registro de la marcasolicitado.

A los efectos del presente artículo, se enten-derá que también tienen legítimo interés parapresentar observaciones en los demás Paí-ses Miembros, tanto el titular de una marcaidéntica o similar para productos o servicios,respecto de los cuales el uso de la marcapueda inducir al público a error, como quienprimero solicitó el registro de esa marca encualquiera de los Países Miembros”.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite laobservación y no incurriendo ésta en las cau-sales del artículo anterior, la oficina nacionalcompetente notificará al peticionario para que,dentro de treinta días hábiles contados apartir de la notificación, haga valer sus alega-tos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artícu-lo, la oficina nacional competente decidirásobre las observaciones y la concesión odenegación del registro de marca, lo cualnotificará al peticionario mediante resolucióndebidamente motivada”.


I. De la marca y de los requisitos para suregistro

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena contiene una defini-ción del concepto de marca. Sobre la base deesta definición legal, el Tribunal ha interpretadoque la marca constituye un bien inmaterial re-presentado por un signo que, perceptible a tra-vés de medios sensoriales y susceptible derepresentación gráfica, sirve para identificar ydistinguir en el mercado los productos o servi-cios producidos o comercializados por una per-sona de otros idénticos o similares, a fin de queel consumidor o usuario medio los valore, dife-rencie, identifique y seleccione, sin riesgo deconfusión o error acerca del origen o la calidaddel producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otor-gándole un derecho exclusivo sobre el signodistintivo de sus productos y servicios, así comoel interés general de los consumidores o usua-rios a quienes se halla destinada, garantizandoa éstos la certeza de origen del producto oservicio que el signo distingue, permitiéndoles,en consecuencia, valorar, diferenciar, identificary seleccionar el respectivo producto o serviciosin riesgo de error o confusión acerca de suorigen o calidad. La marca procura, en definiti-va, garantizar la transparencia en el mercado.

El artículo 81 citado somete además el registrode un signo como marca al cumplimiento de lossiguientes requisitos:

En primer lugar, el signo debe ser perceptible,es decir, susceptible de ser aprehendido por elconsumidor o el usuario a través de los senti-dos, a fin de ser captado, retenido y asimiladopor éste. La percepción se realiza, por lo gene-ral, a través del sentido de la vista. Por ello, seconsideran signos perceptibles, entre otros, losque consisten en letras, palabras, figuras, dibu-jos o cifras, por separado o en conjunto.

En segundo lugar, el signo debe ser suficiente-mente distintivo, es decir, apto para identificar ydistinguir en el mercado los productos o servi-cios producidos o comercializados por una per-sona de otros idénticos o similares. Esta apti-tud distintiva constituye presupuesto indispen-sable para que la marca cumpla sus funcionesprincipales de indicar al consumidor el origenempresarial y la calidad del producto o servicio.

La fuerza distintiva, además, debe ser suficien-te, es decir, de tal magnitud que no haya razónpara temer que el signo induzca a error o con-fusión en el mercado.

Según el Tribunal, cuando un signo —protegidopor el derecho marcario— es capaz por sí mis-mo de distinguir los bienes que representa, seestá frente a la distintividad intrínseca, y cuan-do también distingue dichos bienes de los de-más en el mercado, se está ante la distintividadextrínseca. De reunir la marca tales condicio-nes, podrá participar en una competencia co-mercial clara y leal en beneficio de la colectivi-dad (Criterios recogidos en las sentencias deinterpretación prejudicial N° 12-IP-96, publicadaen la G.O.A.C. N° 265 del 16.V.97, caso “MAR-GARINA EXCLUSIVA”; N° 32-IP-96, publicadaen la G.O.A.C. N° 279 del 25.VII.97, caso “DC’OS”;y N° 31-IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 450de 21.VI.99, caso “LOS ALPES”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptiblede representación gráfica, es decir, apto paraser expresado en imágenes o por escrito, lo queconfirma que, en principio, ha de ser visualmenteperceptible. Por ello, las formas representativasen que consisten los signos pueden estar inte-gradas por letras, palabras, figuras, dibujos ocifras, por separado o en conjunto. Este requisi-to guarda correspondencia con el previsto en elartículo 88, literal d, en el cual se exige que lasolicitud de registro sea acompañada por lareproducción de la marca cuando ésta conten-ga elementos gráficos.

II. De la comparación entre signos. Del riesgode confusión. De la confusión directa eindirecta. De las reglas de comparación.De la conexión competitiva.

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consa-gran otras prohibiciones para el registro de unsigno como marca. Según la prevista en el ar-tículo 83, literal a, no podrá registrarse el signoque, en relación con derechos de terceros, seaidéntico o se asemeje de forma que pueda indu-cir al público a error, a una marca anteriormen-te solicitada para registro o registrada por untercero para el mismo producto o servicio, opara un producto o servicio respecto del cual eluso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se despren-de que la prohibición no exige que el signo


pendiente de registro induzca a error a los con-sumidores o usuarios, sino que basta la exis-tencia de este riesgo para que se configureaquella prohibición.

En consecuencia, los supuestos que puedendar lugar al riesgo de confusión entre variasdenominaciones y los productos o servicios quecada una de ellas ampara, serían los siguien-tes: que exista identidad entre los signos endisputa y también entre los productos o servi-cios distinguidos por ellos; o identidad entre lossignos y semejanza entre los productos o servi-cios; o semejanza entre los signos e identidadentre los productos y servicios; o semejanzaentre aquéllos y también semejanza entre és-tos.

La identidad o la semejanza de los signos pue-de dar lugar a dos tipos de confusión: la directa,caracterizada porque el vínculo de identidad osemejanza conduce al comprador a adquirir unproducto determinado en la creencia de queestá comprando otro, lo que implica la existen-cia de un cierto nexo también entre los produc-tos; y la indirecta, caracterizada porque el cita-do vínculo hace que el consumidor atribuya, encontra de la realidad de los hechos, a dos pro-ductos o servicios que se le ofrecen, un origenempresarial común.

Por tanto, de existir semejanza entre el signopendiente de registro y la marca ya registrada,existirá el riesgo de que el consumidor o usuariorelacione y confunda aquel signo con esta mar-ca. En el presente caso, procede establecer laexistencia o no de semejanza entre el signopendiente de registro y las marcas previamenteregistradas, cuya comparación —tomando encuenta su naturaleza— habrá de hacerse desdesus elementos fonético, gráfico y conceptual.Sin embargo, dicha comparación deberá serconducida por la impresión unitaria que el signohabrá de producir en la sensorialidad igualmen-te unitaria del consumidor o del usuario medio aque está destinado. Por ello, la valoración debe-rá hacerse sin descomponer la unidad de cadasigno, de modo que, en el conjunto de los ele-mentos que lo integran, el todo prevalezca so-bre sus partes, a menos que aquél se halleprovisto de un elemento dotado de tal aptituddistintiva que, por esta razón especial, se cons-tituya en factor determinante de la valoración.

A este propósito, el Tribunal ha establecido quela similitud visual se presenta por lo parecido de

las letras entre los signos a compararse, en losque la sucesión de vocales, la longitud de lapalabra o palabras, el número de sílabas, lasraíces o las terminaciones iguales, pueden in-crementar el grado de confusión. Y habrá lugara presumir la semejanza entre los signos si lasvocales idénticas se hallan situadas en el mis-mo orden, vista la impresión general que, tantodesde el punto de vista ortográfico como fonéti-co, produce el citado orden de distribución.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal haseñalado que la misma depende, entre otrosfactores, de la identidad de la sílaba tónica y dela coincidencia en las raíces o terminaciones,pero que, a fin de determinar la existencia realde una posible confusión, deben tomarse encuenta las particularidades de cada caso, pues-to que las marcas denominativas se forman porun conjunto de letras que, al ser pronunciadas,emiten sonidos que se perciben por los consu-midores de modo distinto, según su estructuragráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indica-do que la misma se configura entre signos queevocan una idea idéntica o semejante.

En definitiva, el Tribunal estima que la confusiónpuede manifestarse cuando, al percibir la mar-ca, el consumidor supone que se trata de lamisma a que está habituado, o cuando, si bienencuentra cierta diferencia entre las marcas enconflicto, cree, por su similitud, que provienendel mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existen-cia del riesgo de confusión, el examinador debe-rá tomar en cuenta los criterios que, elaboradospor la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratadode Marcas de Fábrica y de Comercio”; BuenosAires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sidoacogidos por la jurisprudencia de este Tribunal,y que son del siguiente tenor:

1. La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en formasucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas yno las diferencias que existan entre las mar-cas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-se en el lugar del comprador presunto, to-mando en cuenta la naturaleza de los produc-


tos o servicios identificados por los signos endisputa.

Finalmente, el consultante, en la comparaciónque efectúe de los signos “AGUILA DORADA”,“AGUILA” y “DORADA”, deberá considerar que,si bien el derecho que se constituye con elregistro de un signo como marca cubre única-mente, por virtud de la regla de la especialidad,los productos identificados en la solicitud y ubi-cados en una de las clases del nomenclátor, lapertenencia de dos productos a una misma cla-se no prueba que sean semejantes, así comosu pertenencia a distintas clases tampoco prue-ba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberá tener encuenta, a la luz de la norma prevista en elartículo 83, literal a, de la Decisión 344, quetambién se encuentra prohibido el registro delsigno cuyo uso pueda inducir al público a errorsi, además de ser idéntico o semejante a unamarca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, tiene por objeto unproducto semejante al amparado por la marcaen referencia, sea que dichos productos perte-nezcan a la misma clase del nomenclátor o aclases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la seme-janza entre los productos en comparación, elconsultante habrá de tomar en cuenta, en razónde la regla de la especialidad, la identificaciónde dichos productos en las solicitudes corres-pondientes y su ubicación en el nomenclátor;además podrá hacer uso de los criterios elabo-rados por la doctrina para establecer si existe ono conexión competitiva entre el producto iden-tificado en la solicitud de registro del signocomo marca y el amparado por la marca yaregistrada o ya solicitada para registro. A objetode precisar que se trata de productos semejan-tes, respecto de los cuales el uso del signopueda inducir al público a error, será necesarioque los criterios de conexión, de ser aplicablesal caso, concurran en forma clara y en gradosuficiente, toda vez que ninguno de ellos basta-rá, por sí solo, para la consecución del citadopropósito.

El hecho de que ambos productos posean fina-lidades idénticas o afines podría constituir unindicio de conexión competitiva entre ellos, puestal circunstancia podría dar lugar a que se leshallase en el mismo mercado.

En relación con este punto, es pertinente lamención de otros criterios también elaboradospor la doctrina, cuales son los de intercambiabi-lidad, relativo al hecho de que los consumidoresconsideren que los productos son sustituiblesentre sí para las mismas finalidades, y comple-mentariedad, relativo al hecho de que los con-sumidores juzguen que los productos debenutilizarse en conjunto, o que el uso de uno deellos presupone el del otro, o que uno no puedeutilizarse sin el otro. (FERNÁNDEZ NOVOA,Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”,Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 yss.).

En segundo lugar, la conexión competitiva po-dría configurarse en el ámbito de los canales decomercialización, como lo serían los canales dedistribución y los establecimientos de venta alpúblico.

Sobre este particular, el Tribunal ha señaladoque: “serán competitivamente conexos todoslos productos vendidos en establecimientos es-pecializados o en pequeños lugares de expen-dio donde signos similares pueden ser confun-didos cuando los productos guardan tambiénrelación, ya que en grandes almacenes en losque se venden al público una amplia gama deproductos dispares, para evaluar la conexión sehace necesario subdividirlos en las diversassecciones que los integran, e involucrar en elanálisis aspectos tales como la identidad o dis-paridad de los canales de publicidad” (Cita to-mada de la sentencia dictada en el expedienteN° 50–IP-2001, el 31 de octubre de 2001, ypublicada en la G.O.A.C. N° 739, del 4 de di-ciembre de 2001, caso “ALLEGRA”).

En relación con los medios de comercializacióno distribución de los productos, la conexióncompetitiva podría configurarse también por vir-tud de la identidad o similitud en los medios dedifusión o publicidad de aquéllos. En efecto, siambos productos se difunden a través de losmedios generales de publicidad (radio, televi-sión o prensa), cabe presumir que la conexiónentre ellos será mayor, mientras que si la difu-sión se realiza a través de revistas especializa-das, comunicación directa, boletines o mensa-jes telefónicos, es de presumir que la conexiónserá menor.

Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clasede consumidor y su grado de atención al mo-


mento de diferenciar, identificar y seleccionar elproducto. A juicio del Tribunal, “el consumidor alque debe tenerse en cuenta para establecer elposible riesgo de confusión entre dos marcas,es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el con-sumidor común y corriente de determinada cla-se de productos, en quien debe suponerse unconocimiento y una capacidad de percepcióncorrientes...” (Sentencia dictada en el expedien-te N° 09-IP-94, de 24 de marzo de 1995, Juris-prudencia del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”).

En cambio, en el caso de la marca notoria, laprohibición de registrar el signo que constituyasu reproducción, imitación, traducción o tras-cripción, total o parcial, tal y como lo dispone elartículo 83, literal d, de la Decisión 344, seráaplicable con independencia de la clase a quepertenezca y de la naturaleza del producto deque se trate, toda vez que se trata de prevenir ladilución de la fuerza distintiva de la marca y elaprovechamiento injusto de su prestigio.

Las consideraciones que anteceden, especial-mente las relativas al punto de la conexión com-petitiva entre productos o servicios, guardan co-rrespondencia con la orientación jurisprudencialde este Tribunal, el cual, ya en sentencia defecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el Pro-ceso 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº231, del 17 de octubre de 1996, así como en laJURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, pp.324 y s.s., caso “LISTER”; y reiterada en lassentencias emitidas en los Procesos Nos. 30-IP-2000, de 1º de septiembre de 2000, caso“AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, de24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, de 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATI-CO”; 5-IP-2001, de 27 de marzo de 2001, caso“ACERO DIAMANTE + GRÁFICA”; 50-IP-2001,de 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y67-IP-2001, de 12 de diciembre de 2001, caso“ECOGEL”) con motivo del examen de disposi-ciones previstas en las Decisiones 85 y 313 dela Comisión —predecesoras de la 344, objetode la presente interpretación— dejó establecidoque: “El principio de la especialidad de la marcaevita, en consecuencia, que con un solo signose pretenda monopolizar todos los productos.Por efecto de esta regla, se pueden protegermarcas idénticas o similares para productosdiferentes. Según la Decisión 85 ... La limita-ción del registro en cuanto a la similitud de los

productos está dada por la ‘clase del nomencla-tor’ a la que pertenece el producto (artículo 68).Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literalf) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasi-llado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abiertaa que se examine la similitud de los productos... Este principio o concepto ha tenido otroalcance al tenor de las disposiciones del ar-tículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, puesel literal a) no hace relación a una clase delnomenclator sino a los productos o serviciosidentificados y enumerados en la solicitud,con lo cual se ‘evidencia que en una mismaclase de la nomenclatura internacional, podríancoexistir dos marcas utilizadas en la identifica-ción de productos o servicios disímiles siempreque no se induzca a error’; y en base de esamisma disposición comunitaria con ‘una mar-ca registrada para identificar determinadosproductos o servicios de una clase, se puedalograr impedir el registro de otra idéntica osemejante utilizada para distinguir produc-tos o servicios agrupados en otra, siempreque con ellos se pueda inducir al público aerror’ (Marco Matías Alemán, MARCAS, Bogo-tá, pág. 90)” (énfasis añadido).

Ya en la sentencia citada, y a pesar de lalimitación prevista en la Decisión 85, el Tribunalhabía acudido a los “Criterios para determinar lasimilitud o la conexión competitiva entre bieneso productos”, y, en relación con los productosdel mismo género, había reconocido la posibili-dad de semejanza entre ellos “Pese a que losproductos pueden estar en diferentes clasesy cumplir diferentes funciones o finalidades”(énfasis añadido).

III. Del procedimiento de observaciones alregistro de la marca solicitado

El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344,instaura un procedimiento previo, según el cual,una vez admitida la solicitud de registro, laoficina nacional competente deberá proceder asu publicación. Dentro de los treinta días hábi-les siguientes, cualquier persona, provista deinterés legítimo, podrá presentar observacionesal registro solicitado. Se ha considerado quetiene interés legítimo para presentar observacio-nes, tanto el titular de una marca registrada,ante el intento de registrar otra idéntica o simi-lar, como quien formuló primero la solicitud deregistro. La oficina nacional competente puede


admitir dichas observaciones a trámite o recha-zarlas por extemporáneas, bien por fundamen-tarse en solicitud posterior a la petición de re-gistro de la marca que se observa, o en tratadosno vigentes en el País Miembro en que se solici-ta la marca, bien porque los interesados nohubiesen pagado las tasas de tramitación co-rrespondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina nacionalcompetente notificará al peticionario para que,si lo estima conveniente, formule alegatos den-tro de los treinta días hábiles contados a partirde su notificación. Vencido este plazo, dichaoficina decidirá sobre las observaciones a lavista de las pruebas de que disponga y, en todocaso, procederá a realizar el examen de regis-trabilidad y a otorgar o denegar el registro de lamarca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad delsigno tiene carácter obligatorio y deberá tomaren cuenta las causales de irregistrabilidad pre-vistas en los artículos 82 y 83 de la Decisión enreferencia.

Por último, se exige que el acto por el cual seconcede o deniega el registro solicitado se en-cuentre debidamente motivado, esto es, queexprese las razones de hecho y de derecho queinclinaron a la oficina nacional competente apronunciarse en uno u otro sentido, sobre labase de las normas jurídicas aplicables y de lassituaciones de hecho constitutivas del acto. ElTribunal ha reiterado a este propósito que: “Lamotivación se contrae en definitiva a explicar elpor qué de la Resolución o Decisión, erigiéndo-se por ello en un elemento sustancial del mis-mo —y hasta en una formalidad esencial deimpretermitible expresión en el propio acto siuna norma expresa así lo impone— y cuyainsuficiencia, error o falsedad puede conducir ala nulidad del acto” (Sentencia dictada en elProceso Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998,publicada en la G.O.A.C. No. 373, del 21 deseptiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

Sobre la base de las consideraciones que ante-ceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE

1° Un signo será registrable como marca sicumple los requisitos previstos en el artículo 81

de la Decisión 344, y si no incurre en las prohi-biciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem.

2º Para establecer si existe riesgo de confu-sión entre el signo pendiente de registro y lasmarcas ya registradas, será necesario determi-nar si existe relación de identidad o semejanzaentre los signos en disputa, tanto entre sí comoen relación con los productos distinguidos porellos, y considerar la situación del consumidormedio, la cual variará en función de tales pro-ductos. Para esa determinación no bastará concualquier semejanza entre los signos en dispu-ta, puesto que es legalmente necesario que lamisma pueda inducir a confusión o error en elmercado.

3° La comparación entre signos susceptiblesde inducir a confusión en el mercado habráde hacerse desde sus elementos fonético, grá-fico y conceptual, pero conducida por la im-presión unitaria que cada uno de dichos sig-nos habrá de producir en la sensorialidad igual-mente unitaria del consumidor medio a queestán destinados los productos. Por tanto, lavaloración deberá hacerse sin descomponer launidad de cada signo, de modo que, en el con-junto de los elementos que lo integran, el todoprevalezca sobre sus partes, a menos que aquélse halle provisto de un elemento dotado de talaptitud distintiva que, por esta razón especial,se constituya en factor determinante de la va-loración.

4° El signo debe ser suficientemente apto paraidentificar y distinguir en el mercado los produc-tos o servicios producidos o comercializadospor una persona de otros idénticos o similares.Esta aptitud distintiva constituye presupuestoindispensable para que la marca cumpla susfunciones principales de indicar el origen empre-sarial y la calidad del producto o servicio.

A objeto de garantizar las funciones del signomarcario, el artículo 83, literal a, de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagenaprohíbe, entre otros supuestos, el registro delsigno cuyo uso pueda inducir al público a errorsi, además de ser idéntico o semejante a unamarca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, tiene por objeto unproducto semejante al amparado por la marcaen referencia, sea que dichos productos perte-nezcan a la misma clase del nomenclátor o aclases distintas.


Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

En este supuesto, y a fin de verificar la seme-janza entre los productos en comparación, elconsultante tomará en cuenta su identificaciónen las solicitudes correspondientes y su ubica-ción en el nomenclátor; además, podrá acudir alos criterios elaborados por la doctrina para es-tablecer si existe o no conexión competitivaentre el producto identificado en la solicitud deregistro del signo como marca y el amparadopor la marca ya registrada o ya solicitada pararegistro. A objeto de precisar que se trata deproductos semejantes, respecto de los cualesel uso del signo pueda inducir al público a error,será necesario que los criterios de conexión, deser aplicables, concurran en forma clara y engrado suficiente, toda vez que ninguno de ellosbastará, por sí solo, para la consecución delcitado propósito.

En el caso de la marca notoria, la prohibiciónde registrar el signo que constituya su repro-ducción, imitación, traducción o transcripción,total o parcial, será aplicable con independenciade la naturaleza del producto o servicio de quese trate y de la clase a que pertenezca uno uotro, puesto que se trata de prevenir la diluciónde la fuerza distintiva de la marca que ha proba-do su notoriedad y el aprovechamiento injustode su prestigio.

5º Durante el procedimiento para el registro deun signo como marca, cualquier persona provis-ta de interés legítimo podrá presentar, en laoportunidad prevista en el artículo 93 de la Deci-sión 344, cualquier observación al registro de lamarca solicitado, con base en una marca regis-trada o en una solicitud ya presentada. Admiti-das las observaciones, la oficina nacional com-petente notificará al peticionario para que, si loestima conveniente, formule alegatos dentro delos treinta días hábiles contados a partir de sunotificación. El funcionario administrativo com-petente deberá realizar el examen de fondo so-bre la registrabilidad del signo, con independen-cia de que se hayan formulado o no observacio-

nes. Caso de haberse formulado éstas, el fun-cionario decidirá sobre el particular a través deun acto administrativo debidamente motivado,con fundamento en lo alegado y probado enautos.

De conformidad con la disposición prevista enel artículo 35 del Tratado de Creación del Tribu-nal, el Consejo de Estado de la República deColombia, Sala de lo Contencioso Administra-tivo, Sección Primera, deberá adoptar la presen-te interpretación en la sentencia que pronunciey, de conformidad con la disposición prevista enel artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberáremitir dicha sentencia a este órgano jurisdic-cional.

Notifíquese la presente interpretación mediantecopia certificada y sellada, y remítase tambiéncopia a la Secretaría General de la ComunidadAndina, para su publicación en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena.








sumario tribunal de justicia de la comunidad...

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