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Proceso 43-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo deEstado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrati-vo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 82, literal d),eiusdem. Actor: INVERMEC S.A. Marca: “ACERO DIAMANTE” (mixta) ...

Proceso 45-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos83, literal b), y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colom-bia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpreta-ción de oficio del artículo 81 eiusdem. Parte actora: COLORQUIMICA S.A.Marca: “COLQUIM COLOR QUIMICAS (mixta)”. Expediente Interno No.6907 ..............................................................................................................

Proceso 52-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 82, literal a), y 83, literal a), de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por laPrimera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Repúbli-ca del Ecuador, Distrito de Quito; e interpretación de oficio del artículo 81,ibidem. Actor: INTERNATIONAL COMFORT PRODUCTS CORPORATION.Expediente Interno No. 6815-EG. Marca: FAST AND DESIGN ..................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

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Año XIX - Número 950

Lima, 21 de julio de 2003

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PROCESO 43-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estadode la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Primera, e interpretación de oficio del artículo 82, literal d), eiusdem.Actor: INVERMEC S.A. Marca: “ACERO DIAMANTE” (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito a los 21 días del mes demayo del año dos mil tres; en la solicitud deinterpretación prejudicial formulada por el Con-sejo de Estado de la República de Colombia,Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera, por intermedio del Consejero Ponente,Doctor Manuel S. Urueta Ayola.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal eldía 22 de abril del año 2003, se ajusta a lasdisposiciones del Artículo 125 de su Estatu-to y que por ello fue admitida a trámite, me-diante auto proferido el 7 de mayo del corrienteaño.

GACETA OFICIAL 21/07/2003 2.24

1. ANTECEDENTES:

1.1. Partes.

Comparece como demandante en el procesointerno la sociedad INVERMEC S. A., para de-mandar a la Superintendencia de Industria yComercio de la República de Colombia.

Se indica además como tercero interesado enlas resultas del proceso a la sociedad CEMEN-TOS DIAMANTE S.A.

1.2. Actos administrativos demandados y ob-jeto de la demanda.

Pretende la actora que se declare la nulidad delos actos administrativos contenidos en la re-solución N° 18289 de septiembre 7 de 1999,proferida por el Superintendente Delegado parala Propiedad Industrial y en la resolución N°14486 de julio 28 de 1999, proferida por la Jefede la División de Signos Distintivos de la Su-perintendencia de Industria y Comercio, me-diante los cuales se resuelven los recursos deapelación y reposición, respectivamente, inter-puestos en contra de la resolución N° 10487 demayo 31 de 1999, dentro del expediente admi-nistrativo N° 97-73748, que le negó el registrode la marca mixta ACERO DIAMANTE.

Como consecuencia de la declaratoria de lanulidad de los anteriores actos administrativos,solicita el actor que se ordene a la Superinten-dencia de Industria y Comercio conceder el re-gistro de la marca mixta “ACERO DIAMANTE”a favor de la sociedad INVERMEC S.A., paraidentificar metales comunes y sus aleaciones,productos éstos comprendidos en la clase 6ª dela clasificación internacional de Niza 1.

Sostiene la sociedad demandante que con laexpedición de las resoluciones impugnadas, laAdministración violó el artículo 81, de la Deci-sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena, y aplicó de manera indebida el literal a)del artículo 83 del mismo ordenamiento, al con-siderar equívocamente que el signo mixto “ACE-

RO DIAMANTE”, es idéntico o semejante, a lamarca “CEMENTOS DIAMANTE” registrada afavor de la sociedad CEMENTOS DIAMANTE.

En cuanto a los requisitos que debe cumplir lamarca para ser registrada, afirma la actora quela marca mixta “ACERO DIAMANTE” es sufi-cientemente distintiva para identificar metalescomunes y sus aleaciones, en primer orden, porno ser confundible con ninguna otra, y en se-gundo, porque dada la naturaleza de los pro-ductos no metálicos de la clase 19 de la clasifi-cación internacional de Niza, que ampara lamarca mixta “CEMENTOS DIAMANTE”, no esposible que se presente la confusión en el pú-blico consumidor respecto a los productos deesta clase. Sostiene además que la marca enlitigio, es susceptible de representación gráfi-ca, por cuanto está compuesta de una partedenominativa y una gráfica que representa lafigura de un diamante, que no se asemeja enninguno de sus aspectos a la marca de la socie-dad oponente.

En tal sentido, señala la demandante que lamarca “ACERO DIAMANTE” cumple con losrequisitos exigidos por el artículo 81, de la De-cisión 344, y que por tanto, el público consumi-dor está en capacidad de identificar claramentela eficacia individualizadora que le imponen lasexpresiones ACERO y CEMENTOS, a cada unade las denominaciones, y en atención, además,a que cada una de las marcas, por tener lanaturaleza de ser marcas mixtas, están com-prendidas por dos gráficas totalmente diferen-tes.

Reitera la sociedad demandante, el aspecto con-cerniente a la función diferenciadora de la marca“ACERO DIAMANTE”, arguyendo que la mismano presenta riesgo de confusión con la marca“CEMENTOS DIAMANTE”, toda vez que entreambas no existe un riesgo de confusión indirec-to o directo, ya que quien adquiere “metalescomunes y sus aleaciones” no sólo conoce enforma clara la marca que desea adquirir, sinolas características de la misma y su fabricante,ya que todos son datos que interesan a él y queson propios de la naturaleza del producto.

Considera, que si bien es cierto que la expre-sión DIAMANTE utilizada por ambas marcas,es idéntica, su coexistencia en clases disími-les es aceptada por la Decisión 344 de la Comi-sión, ya que los productos que cada una de

1 CLASE 6: Metales comunes y sus aleaciones; materia-les de construcción metálicos; construcciones trans-portables metálicas; materiales metálicos para vías fé-rreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajeríay ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de cauda-les; productos metálicos no comprendidos en otrasclases; minerales.


ellas ampara, a pesar, de ubicarse en el mismocírculo comercial, van dirigidas a un públicoconsumidor especializado o técnico, producien-do una distante posibilidad de caer en error oconfusión.

Adicionalmente la actora se refiere a la conexi-dad competitiva, señalando para ello los crite-rios elaborados por la Doctrina, y argumentan-do, entre otras cosas, que en cuanto a loscanales de comercialización, los metales co-munes y sus aleaciones no guardan similitudalguna con los cementos y concretos; más aúncuando las grandes cadenas o supermercadosdistribuyen toda clase de bienes, incluyendootros productos que se comercializan con lamarca DIAMANTE. Así mismo, menciona que larelación existente entre los metales comunes ysus aleaciones de la clase 6, y los cementos yconcretos de la clase 19 Internacional, no creaconexidad competitiva, por cuanto son produc-tos que cualquier consumidor desprevenido po-dría identificar claramente sin llegar a confun-dirse en cuanto al origen empresarial de losmismos.

Concluye finalmente, que entre ambas marcas,no existe un mismo género de productos al quevayan dirigidas, como tampoco una idéntica fi-nalidad e intercambiabilidad entre sí, que com-prueben la existencia de conexidad competi-tiva, y por ende, la presencia de confundibilidadentre las marcas en conflicto.

1.3. Contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio,presenta el correspondiente escrito de contes-tación dentro del proceso interno para oponersea las pretensiones, sosteniendo que de confor-midad con los documentos obrantes en el ex-pediente administrativo N° 97- 73748, la actua-ción se ajustó al trámite previsto en materiamarcaria por la Decisión 344 garantizándoselea la actora el debido proceso y el derecho dedefensa.

Que ese Organismo expidió válida y legalmentela resolución N° 10487 de 31 de mayo 1999,declarando fundada la observación presentadapor la sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A., ynegando el registro de la marca “ACERO DIA-MANTE”.

Señala en referencia con los antecedentesjurisprudenciales que para el efecto cita, que

una vez efectuado el examen comparativo ysucesivo de la marca “ACERO DIAMANTE”frente a la marca “CEMENTOS DIAMANTE”, seconcluye en forma evidente que entre éstasexisten semejanzas capaces de conllevar a laconfundibilidad directa al público consumidor ypor lo tanto no pueden coexistir en el mercado,ya que reproducen el elemento característico“DIAMANTE”, además de que amparan produc-tos de clases relacionadas.

1.4. Actuación del Tercero Interesado:

La sociedad CEMENTOS DIAMANTE S.A., in-terviene en el proceso para oponerse a las pre-tensiones sustanciales de la demanda, mani-festando que no existen diferencias en los as-pectos gramaticales, ortográficos y fonéticos,entre las marcas “ACERO DIAMANTE” y “CE-MENTOS DIAMANTE” toda vez que ambas es-tán compuestas por la misma palabra “DIA-MANTE”, haciéndolas plenamente confundibles.

Señala que las Resoluciones impugnadas seencuentran debidamente fundamentadas, y portanto no existe violación del artículo 81 de laDecisión 344, ya que al haberse hecho el estu-dio de confundibilidad de la marca, se evidencióque la marca “ACERO DIAMANTE” no es losuficientemente distintiva para diferenciar losproductos y servicios ofrecidos por la actora.

Resalta el tercero interviniente, el hecho de quelos términos “aceros”, “cementos” y “concretos”son netamente explicativos de la marca, lo cualclaramente determina que la marca “ACERODIAMANTE” carece del elemento de distingui-bilidad en relación con las marcas previamenteregistradas “CEMENTOS DIAMANTE y CON-CRETOS DIAMANTE”, lo que hace que resul-ten confundibles en el mercado, e induzcan alpúblico consumidor a error en cuanto al origen,procedencia y calidad.

Finalmente afirma, que sus marcas “CEMEN-TOS DIAMANTE y CONCRETOS DIAMANTE”tienen una reconocida fuerza comercial, tantoen Colombia como a nivel Internacional, no sóloen cuanto a su uso continuo, sino también debi-do a su legítimo registro ante las autoridadesColombianas, y que en tal sentido aquellas am-paran tal variedad de productos, que su uso esabsolutamente evidente, notorio y familiar den-tro del público consumidor de productos relacio-nados con la industria de la construcción.


2. CONSIDERANDO:

2.1. Competencia del Tribunal.

El Tribunal es competente para interpretar, porvía prejudicial, las normas que conforman elordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartage-na, conforme lo establece el artículo 32 delTratado de Creación del Organismo.

2.2. Normas a ser interpretadas.

Se interpretarán las normas mencionadas por elconsultante: los artículos 81 y 83, literal a), dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, y de oficio interpretará el artículo82, literal d) de la misma Decisión.

“Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

d) Consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comerciopara designar o para describir la especie,la calidad, la cantidad, el destino, el valor,el lugar de origen, la época de producciónu otros datos, características o informa-ciones de los productos o de los serviciospara los cuales ha de usarse.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) “Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error”.

Procederá el Tribunal a efectuar la interpreta-ción de las normas comunitarias referidas, acuyo efecto analizará, entre otros, los siguien-tes aspectos pertinentes: Requisitos legales parael registro de la marca, funciones de la marca,riesgo de confusión, cotejo de marcas mixtas,signos descriptivos y signos genéricos, marcasdébiles y conexidad competitiva.

2.3. Requisitos legales para el registro demarcas: perceptibilidad, distintividad ysusceptibilidad de representación grá-fica (artículo 81, Decisión 344).

La marca es un signo que tiene entre sus fun-ciones proteger tanto al público consumidor,como al dueño de la marca, sirve para diferen-ciar o distinguir los productos o servicios de losdemás que existan en el mercado, haciendoque la marca participe en la vida económica demanera creciente; por otro lado ayuda para quelos industriales, comerciantes y prestadores deservicios puedan diferenciar sus mercancías oservicios de los de sus competidores 2.

Los requisitos que se exigen en el ordenamien-to jurídico andino para el registro de una marca,están determinados claramente en el artículo 81de la Decisión 344 de la Comisión, que estable-ce los siguientes: la perceptibilidad, la distinti-vidad y la susceptibilidad de representación grá-fica 3, los cuales han sido caracterizados así:

Distintividad.

Constituye la función principal que cumple lamarca, esto es, diferenciar en el mercado losproductos o servicios de otros de la mismaclase o similares, haciendo viable de esa mane-ra la diferenciación por parte del consumidor.

“Signo distintivo –ha dicho el Tribunal- esaquel individual y singular frente a los demásy que no es confundible con otros de lamisma especie en el mercado de servicios yde productos.

2 ANGEL MEDINA, David. Derecho de la Propiedad In-dustrial e Intelectual, Editorial Universidad NacionalAutónoma de México, México, 1992, p. 48.

3 Ver sobre el tema la Sentencia del 6-VII-02. Proceso36-IP-02. Marca USTOP (mixta). En G.O.A.C. No. 804del 11-VI-2002. // Sentencia del 14-VIII-2002. Proceso60-IP-02. Marca DILTANMEPHA. En G.O.A.C.. No. 830del 6-IX-2002. // Sentencia del 5-IX-2002. Proceso 53-IP-01. Marca DISEÑO DE ETIQUETA. En G.O.A.C. No.718 del 27-IX-2002.


“El signo que no tenga estas características,carecería del objeto o función esencial de lamarca, cual es el de distinguir unos produc-tos de otros.” 4

Perceptibilidad.

Supone la capacidad del signo para que puedaser captado por los sentidos, con el objeto deque el consumidor lo identifique como marca,para ello es indispensable su materialización oexteriorización. Para la recepción sensible oexterna de los signos se utiliza en forma másgeneral el sentido de la vista y aquellos elemen-tos que hagan referencia a una denominación,a un conjunto de palabras, a una figura, undibujo, o a un conjunto de dibujos.

Este Tribunal ha mencionado que:

“el signo debe ser materializado, para que elpúblico consumidor pueda apreciarlo e identi-ficarlo por medio de los sentidos, de maneratal que este requisito supone el paso delmundo de lo intangible a lo tangible y es lacaracterística primordial que permite a la mar-ca ser aprehendida por los consumidores,para que estos puedan retenerla en su me-moria, apreciarla y distinguirla de otras.” 5

Susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito, hace referencia a la necesidadde que el signo pueda tener una representaciónmaterial, bien sea a través de figuras, palabras,signos mixtos, colores o cualquier otro meca-nismo que lo exprese, con el objeto de que elpúblico pueda a través de los sentidos percibir,conocer y solicitar, y en general sus componen-tes puedan ser apreciados en el mercado deproductos. La traslación del signo del campoimaginativo de su creador hacia la realidad co-mercial y, sobre todo la aptitud para que seadescrito en el lenguaje convencional constitu-yen elementos de este requisito. El signo, portanto, tiene que estar representado en formamaterial para que el consumidor, a través de lossentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite, y

además para que pueda ser procesado, publica-do y conservado en los archivos por las compe-tentes oficinas de registro.

La presencia conjunta de los tres requisitos quela ley establece es indispensable para que unsigno pueda alcanzar la categoría de marca, locual se realiza mediante el acto de registro quecorresponde expedir a la Oficina Nacional Com-petente luego de practicar el examen tendienteno sólo a verificar su cumplimento sino tambiénpara establecer si no existen causales específi-cas de irregistrabilidad como las establecidasen los artículos 82 y 83 de la citada Decisión344.

Corolario de lo anterior es el hecho de que lamarca, cumple entre otras, las siguientes fun-ciones principales:

a) De identificación: Función ésta que intere-sa tanto al empresario como al consumidor.Según el profesor OTAMENDI “la verdadera yúnica función esencial de la marca es distinguirun producto o servicio, de otros. Si bien el sa-ber quién es el fabricante del producto serápara muchos un factor esencial para efectuarsu elección, este dato lo encontrará fuera de lamarca que distingue el producto. La marca per-mite la distinción entre productos o servicios deuna misma especie. Si el signo en cuestión noes apto para distinguir un producto o un servi-cio de otros, entonces no podrá ser marca enlos términos señalados”. 6

b) De indicación del origen de las mercan-cías y de garantía de calidad: Por ellas, lamarca permite al consumidor atribuirle un mis-mo origen empresarial al producto, a la par quese le garantiza que todos los productos que éladquiere con la marca tienen calidad uniforme,lo que en otras palabras significa que quienvuelve a adquirir un producto o a solicitar laprestación de un servicio lo hace porque deseaencontrar la misma o mejor calidad que el pro-ducto o el servicio tenía cuando lo adquirió conanterioridad.

c) De publicidad: Función, a través de la cualel titular de la marca anuncia y promociona elproducto o servicio que ella identifica.4 Ver TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

ANDINA. Sentencia del 20-VI-2000. Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, En la G.O.A.C. No. 585 del20-VII-2000.

5 Ver Sentencia del 7-VIII-1998. Proceso 20-IP-98, mar-ca: RIO CLARO. En G.O.A.C. No. 393 de 14-XII-1998.

6 OTAMENDI, Jorge. Derecho de marcas. Cuarta Edi-ción. Ed LexisNexis. Abelardo - Perrot. Buenos Aires2002. página 9.


2.4. Riesgo de Confusión:

El artículo 83, literal a) de la Decisión 344,establece una prohibición dirigida a salvaguar-dar el derecho de terceros- sean éstos previossolicitantes, titulares de registro o consumido-res. Dispone la referida norma que no puedenser objeto de registro, los signos que sean idén-ticos o similares, respecto a una marca ante-riormente solicitada para su registro, o ya re-gistrada a favor de un tercero, que identifiquelos mismos productos o servicios, o para aque-llos que en relación al uso de la marca puedainducir al público a error.

Del texto legal comentado se desprende que laprohibición no supone que el signo pendiente deregistro induzca efectivamente a error a los con-sumidores o usuarios, sino que basta la exis-tencia de un riesgo de confusión para que ellase configure.

En lo atinente al estudio y determinación de laconfundibilidad, ésta responde a una decisiónunilateral de la administración o, en su caso,del juzgador, decisión no exenta de discrecio-nalidad pero que necesariamente ha de encon-trarse alejada de cualquier arbitrariedad, y lacual debe ser adoptada con base en principiosy reglas elaborados por la Jurisprudencia deéste Tribunal.

En efecto, se advierte que la comparación ocotejo de los signos en conflicto, habrá de ha-cerse desde sus elementos fonético, gráfico eideológico. Sin embargo, dicha comparación de-berá ser conducida por la impresión unitaria queel signo habrá de producir en la sensorialidadigualmente unitaria del consumidor o del usua-rio medio a que está destinado. Por ello, lavaloración deberá hacerse sin descomponer launidad de cada signo, de modo que, en el con-junto de los elementos que lo componen, eltodo prevalezca sobre sus partes, a menos queaquél se halle provisto de un elemento dotadode tal aptitud distintiva que, por esta razón es-pecial, se constituya en factor determinante dela valoración.

En este orden de ideas, la similitud entre lasmarcas puede ser de carácter ortográfico, foné-tico o ideológico. La similitud ortográfica sepresenta por lo parecido de las letras en que seexpresan los signos a compararse, en los quela sucesión de vocales, la longitud de la o de las

palabras, el número de sílabas, las raíces o lasterminaciones iguales, pueden incentivar en ma-yor grado una confusión más palpable u obvia.Además, si de la comprobación en la ubicaciónde vocales idénticas se desprende que se ha-llan situadas en el mismo orden, se podrá pre-sumir que los signos son semejantes, ya queel citado orden de distribución produce, tantodesde el punto de vista ortográfico como fonéti-co, la impresión general de que dicha denomi-nación impacta en el consumidor.

La similitud fonética, se ha señalado, entre otrosfactores, de la identidad de la sílaba tónica y dela coincidencia en las raíces o terminaciones,pero que, a fin de determinar la existencia realde una posible confusión, deben tomarse encuenta las particularidades de cada caso, pues-to que las marcas denominativas se forman porun conjunto de letras que, al ser pronunciadas,emiten sonidos que se perciben por los consu-midores de modo distinto, según su estructuragráfica y fonética.

En cuanto a la similitud ideológica, ha indicadoque la misma se configura entre signos queevocan una idea idéntica o semejante. En defi-nitiva, el Tribunal estima que la confusión pue-de manifestarse cuando, al solo apercibimientode la marca, el consumidor supone que se tratade la misma a que está habituado, o cuando, sibien remarca cierta diferencia entre las marcasen conflicto, cree, por su similitud, que provie-nen del mismo productor o fabricante.

2.5. Cotejo de marcas mixtas:

En el presente caso se observa que los signosconfrontados son mixtos, es decir, que en suconformación muestran elementos gráficos ydenominativos. Ello impone la necesidad de quela Administración o el Juez Nacional, en virtuddel cotejo que realice entre ambas, determinecual de los dos elementos, el gráfico o el de-nominativo, es el más relevante y el que tienemayor fuerza divulgatoria entre el público con-sumidor, ya que éste es el que se constituye enel elemento distintivo que caracteriza la marca.

El Tribunal se ha inclinado en su jurisprudenciaa sostener que, por regla general, es la denomi-nación la que prevalece sobre el gráfico, todavez que la palabra, el término pronunciable, esel medio de que se vale el consumidor parasolicitar y adquirir un producto, Sin embargo, se


admite que en algunos casos pueda ser el ele-mento gráfico al que se le reconozca prioridad,ya que éste, en algún momento puede servir,para imprimirle alguna distintividad ante otrossignos semejantes, y por ende, disminuiría oeliminaría la confundibilidad.

En el mismo sentido se pronuncia FERNÁNDEZNOVOA cuando expone que: “del examen com-parativo que efectúe el Juez consultante, debe-rá concluir necesariamente cuál de los dos ele-mentos que conforman las marcas confronta-das -gráfico o denominativo- es el más carac-terístico, en razón de que el público consumi-dor puede solicitar el producto o servicio iden-tificado por las marcas también a través delnombre que evoca el elemento figurativo de lasmarcas; en la hipótesis de que el elementográfico sea el predominante, habrá de determi-nar además la situación y el relieve del compo-nente gráfico en el conjunto de la marca mixta;y sobretodo la notoriedad del componente grá-fico común a las marcas comparadas”. 7

2.6. Signos descriptivos y genéricos:

La norma del artículo 82, literal d) contiene laprohibición encaminada al registro de signosdescriptivos, que son aquellos que indican ex-clusivamente la naturaleza, función, calidades,cantidad, destino, lugar de origen, característi-cas o informaciones de los productos a loscuales protege la marca, y que el consumidorpor medio de la denominación llega a conocerel producto o una de sus características esen-ciales.

Respecto de los signos genéricos este Tribunalha sostenido que: “la doctrina y las legislacio-nes son unánimes en vetar el registro de sig-nos genéricos, esto es, aquellos que se aplicana un conjunto de personas o cosas, que tienenuna o varias características comunes o queposeen las mismas propiedades, en otras pala-bras, aquellos que de manera directa o casidirecta designan el género, categoría, especieo naturaleza del producto o servicio que pre-tenden diferenciar”. 8

Para fijar la dimensión genérica o descriptivade un signo, hay que relacionarlo con los pro-ductos o servicios que proteja, pues el signoconsiderado en forma aislada sin conexión conlos productos no tiene significación dentro delas disposiciones contempladas en las normascomunitarias. Deriva de todo esto, el hecho deque signos genéricos o descriptivos puedan serregistrados para unos productos con los cualesno tenga dicha relación descriptiva o de gene-ricidad.

Este Tribunal se ha referido a la irrelevancia dela comparación de los elementos genéricos odescriptivos que se utilizan en unión de otros enla confección de las marcas señalando que nose pueden tomar en cuenta tales componentesgenéricos como base del cotejo y que este debefundamentarse esencialmente en los elemen-tos no genéricos o no descriptivos que confor-man el signo y la confieren distintividad. A esterespecto el profesor OTAMENDI anota:

“Se ha señalado que las partículas de usocomún no pueden monopolizarse por personaalguna, sino que al contrario, pueden serusados libremente. El titular de una marcaque utilice un componente genérico no puedeimpedir a terceros su uso en otras marcas,ya que entonces se estaría otorgando al opo-nente un privilegio inusitado sobre una raízde uso general o necesario”; y continúa JorgeOtamendi señalando: “El elemento de usocomún, por todo lo dicho, pierde relevancia alos efectos del cotejo. Ello a pesar de exigir-se que los restantes elementos no de usocomún sean lo suficientemente distintos parahacer de los conjuntos signos inconfundi-bles”. 9

En síntesis, cuando en las marcas se utilizanelementos constituidos por términos de uso co-mún, genéricos o descriptivos, integrados conotros que le aportan distintividad al signo, elexamen para determinar la existencia o no deriesgo de confusión debe prescindir de la com-paración entre aquéllos, concentrándose en losdemás.

2.7. Marcas débiles:

Al construirse una denominación utilizando tér-minos de uso común, genéricos o descriptivos,

7 FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos del Dere-cho de marcas. Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1984,pagina 237 a 239.

8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.Proceso 19-IP-2001, sentencia de 27 de junio de2001. G.O.A.C N° 696 de 9 de agosto de 2001.

9 OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Segunda Edi-ción. Ed. Abeledo-Perrot. Página 208. 1995.


como ellos no pueden ser objeto de apropia-ción individual, su titular no puede impedir lainclusión de los mismos en marcas de terce-ros, teniéndose como resultado la existenciade una marca débil, hasta el punto de que enestas circunstancias, podría no resultar oponiblea otra marca compuesta, por ejemplo, por raí-ces idénticas pero con desinencias distintas.

En el caso concreto deberá la Jurisdicción con-sultante aplicar el criterio expuesto para deter-minar si el término común “DIAMANTE”, utili-zado en los signos en conflicto es susceptiblede apropiación exclusiva o si por el contrario setrata de un término que puede ser utilizado porotras personas para construir signos marcariosacompañándolo de expresiones que le otorguendistintividad.

2.8. Conexidad Competitiva:

El derecho al registro de la marca, se extiendea la clase o categoría oficial de los productosclasificados en un determinado grupo del no-menclátor. Por lo que se asume que la mencio-nada extensión del derecho a la marca, tiene sulímite en la clase a la cual está destinada aidentificar el producto o servicio de que se tra-te, y no cubrirá otros productos de clasificacióndistinta, cualquiera que sea su semejanza oparecido con el producto registrado.

El consumidor, se ha dicho, no distingue entreclases sino entre productos, conviene enton-ces advertir que, si los productos de por sí, sedistinguen claramente unos de otros, fuera detoda duda razonable de parte del consumidor,no se requeriría, por supuesto, que los distin-guiera una marca. De no ser así, el derechosobre la marca resultaría prácticamente ilimi-tado.

En el presente caso, al pertenecer los signosconfrontados a clases diferentes, el consultan-te deberá analizar la conexidad competitivaexistente entre ambas marcas, y el riesgo deconfusión que, por la naturaleza o uso de losproductos o servicios identificados por las mar-cas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribu-nal ha recogido los siguientes criterios y facto-res de análisis:

a) Canales de comercialización: Para el ex-pendio de los productos, en algunas oca-siones sucede que los locales en donde

se comercializan, influyen escasamentepara que pueda producirse su conexióncompetitiva, como sucede en el caso delas grandes tiendas o supermercados, enlos cuales se distribuye toda clase de pro-ductos y pasa inadvertida para el consu-midor la similitud de uno con otro. Por elcontrario, se daría la referida conexión com-petitiva, en tiendas o almacenes especiali-zados en la venta de determinados bienes.Igual confusión se daría en pequeños si-tios de expendio donde marcas similarespueden ser confundidas cuando los pro-ductos guardan también una aparente si-militud.

b) Idénticos o similares medios de publici-dad: También tienen relación con los me-dios de comercialización o distribución deproductos, los medios de difusión. Si losproductos en conflicto se difunden por lapublicidad general (radio, televisión o pren-sa) presumiblemente se presentaría unaconexión competitiva, o los productos se-rían competitivamente conexos. Por otrolado, si la difusión es restringida por mediode revistas especializadas, comunicacióndirecta, boletines, mensajes telefónicos,etc., la conexión competitiva sería menor.

c) Relación o vinculación entre productos: Cier-ta relación entre los productos puede crearuna conexión competitiva. No sería lo mis-mo vender en un lugar cocinas y refrigera-doras, que vender en otro, helados y mue-bles. En consecuencia, esa relación entrelos productos comercializados también in-fluye en la asociación que el consumidorhaga del origen empresarial de los produc-tos relacionados, lo que eventualmente pue-de llevarlo a confusión en caso de que esasimilitud sea tal que el consumidor mediointeresado en adquirirlos, asuma que pro-vienen de un mismo productor.

d) Uso conjunto o complementario de produc-tos: Los productos que comúnmente sepuedan utilizar conjuntamente (por ejem-plo: puerta y chapa) pueden dar lugar aconfusión respecto al origen empresarial,ya que el público consumidor supondríaque los dos productos son del mismo em-presario. La complementariedad entre losproductos debe entenderse en forma direc-ta, es decir, que el uso de un producto


puede suponer el uso necesario del otro, oque sin un producto no puede utilizarse elotro o su utilización no sería la de suúltima finalidad o función.

e) Mismo género de los productos: Pese aque puedan encontrarse en diferentes cla-ses y cumplir distintas funciones o finali-dades, si tienen características similares,existe la posibilidad de que se origine elriesgo de confusión al estar identificadospor marcas también similares o idénticas(por ejemplo: medias de deporte y mediasde vestir).

Al apreciar la posible similitud real entre lossignos en conflicto, deberá tenerse en cuenta,el punto de vista del consumidor. Por lo que, elprincipal criterio para detectarla será el de lafinalidad o uso del producto o servicio, el de suaplicación normal y su utilización práctica, yaque de estos aspectos suele depender el posi-ble riesgo de confusión. Si los productos o ser-vicios se destinan a finalidades iguales, idénti-cas o afines, y además circulan en un mismomercado, podría darse la presencia de una simi-litud real para el consumidor, quien podría con-fundirse, que es lo que justamente se pretendeevitar.

Con fundamento en las consideraciones ante-riores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA

C O N C L U Y E:

1. Para que un signo pueda acceder al registrocomo marca se requiere que sea percepti-ble, susceptible de representación gráficay, además suficientemente distintivo. Debecuidarse, así mismo que ese signo no seencuentre comprendido en ninguna de lascausales de irregistrabilidad establecidas enlos artículos 82 y 83 de la Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. Al regular el riesgo de confusión el literal a)del artículo 83 de la Decisión 344 trata deevitar el engaño que pueda producirse en elcomercio y respecto del consumidor o usua-rio sobre la procedencia, naturaleza, modode fabricación, características o cualidades,o acerca de la aptitud de los productos o

servicios de que se trate para el uso al cualhan sido destinados. La determinación delriesgo de confusión entre las denominacio-nes confrontadas en el presente caso, sur-girá de la realización del correspondienteexamen comparativo, en el que necesaria-mente se deben tener en cuenta los crite-rios aportados por la doctrina y la jurispru-dencia, ya señalados en la parte conside-rativa de la presente providencia.

3. Corresponde determinar en el caso de mar-cas mixtas en conflicto, cuál de los doselementos -gráfico o denominativo- es elque más caracteriza la marca, teniéndoseen cuenta que, por lo general, el elementodenominativo es el que predomina. En lahipótesis de que el elemento gráfico sea elpredominante, habrá de determinarse, ade-más, la situación y el relieve del componen-te gráfico en el conjunto de la marca mixta;y sobretodo, la notoriedad del componentegráfico común a las marcas comparadas.

4. Las marcas débiles, es decir aquellas com-puestas por un término común y otro distin-tivo, constituyen un signo de banalización odilución. Cuando en las marcas se utilizanelementos constituidos por términos de usocomún, genéricos o descriptivos, integradoscon otros que le aportan distintividad al sig-no, el examen para determinar la existenciao no de riesgo de confusión debe prescindirde la comparación entre aquéllos, concen-trándose en los demás.

5. Para llegar a determinar la similitud entredos signos marcarios, se ha de tomar encuenta la ubicación de los productos queellos protegen en el nomenclátor, y de igualmanera, los criterios para establecer la co-nexión competitiva entre éstos, ya que enprincipio, al no existir conexión alguna entrelos productos, la similitud de los signos noimpedirá el registro de la denominación so-licitada.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el respectivo fallo en el proceso No. 6095,deberá adoptar la presente interpretación. Asímismo deberá dar cumplimiento a las prescrip-ciones contenidas en el párrafo tercero del ar-tículo 128 del Estatuto vigente.


Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase también copia a la Secre-taría General de la Comunidad Andina, para supublicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.

Rubén Herdoíza MeraPRESIDENTE

Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO

Guillermo Chahín LizcanoMAGISTRADO

PROCESO Nº 45-IP-2003

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 83,literal b, y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio delartículo 81 eiusdem. Parte actora: COLORQUIMICA S.A. Marca: “COLQUIM

COLOR QUIMICAS (mixta)”. Expediente Interno No. 6907.

Moisés Troconis VillarrealMAGISTRADO

Walter Kaune ArteagaMAGISTRADO

Eduardo Almeida JaramilloSECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fielcopia del original que reposa en el expedientede esta Secretaría. CERTIFICO.-


TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA. San Francisco de Quito, veintiocho demayo de dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial delas disposiciones previstas en los artículos 83,literal b, y 128 de la Decisión 344 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena, formulada porel Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, y recibida en este Tribunalen fecha 22 de abril de 2003; y,

El informe de los hechos que el solicitanteconsidera relevantes para la interpretación, yque, junto con los que derivan de autos, sondel tenor siguiente:

1.- Demanda

1.1. Cuestión de hecho

Según el consultante, la Sociedad COLQUIM-COLORQUIMICAS “solicitó el 14 de octubre de

1998 el registro de la marca ‘COLQUIM-COLOR-QUIMICAS MIXTA’, para distinguir tintas paraartes gráficas, producto comprendido en la cla-se 2a de la clasificación internacional de Niza”(a saber: “Colores, barnices, lacas; conservantescontra la herrumbre y el deterioro de la madera;materias tintóreas; mordientes; resinas natura-les en estado bruto; metales en hojas y en polvopara pintores, decoradores, impresores y artis-tas”); que “el extracto de la solicitud fue publi-cado en la Gaceta de Propiedad Industrial ydentro del término legal la demandante formulóobservaciones con base en que su nombre co-mercial es COLORQUÍMICA y desde 1976 lo hausado en forma pública, ostensible continua,para distinguir al empresario en la fabricación,importación, exportación, compra, venta y dis-tribución de productos químicos, colorantes ydemás elementos auxiliares o complementariosusados en la industria, especialmente en latextil y la tintorería”; que “la sociedad colombia-na KIMBERLY COLPAPEL S.A. COLKIMCOLPAPEL S.A. presentó observaciones”; y que“mediante Resolución núm. 18064 de 31 de agos-to de 1996 (rectius: 1999) se declararon funda-das las observaciones y al resolver el recurso


de apelación interpuesto por el solicitante, laSuperintendencia de Industria y Comercio, porResolución núm. 19517 de 15 de agosto de2000, revocó la decisión inicial y, en su lugar,concedió el registro”.

1.2. Cuestión de derecho

El consultante señala que, según el apo-derado de la parte actora, fueron violadas lassiguientes normas de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena: “el artícu-lo 83, literal b) de la Decisión 344 … porquela marca mixta COLQUIM COLORQUÍMICASse asemeja de forma que induce al público aerror al nombre comercial COLORQUÍMICA, depropiedad de la actora, el cual se encontra-ba debidamente protegido con anterioridad ala fecha en que se solicitó y concedió dichoregistro”; que el primer uso del nombre comer-cial “se efectuó en 1976, fecha desde la cuallo ha venido usando, como se demuestra conlas pruebas que acompaña a la demanda”; yque se incurrió en la violación del artículo 128,“norma esta que protege el nombre comercial,que no fue observada por la demandada quien,por ende, tampoco protegió a los consumido-res, pues es a éstos a los que se debe am-parar para que no sean inducidos a error encuanto al origen empresarial de los productoso servicios”.

En su demanda, el actor precisa que “la mar-ca COLQUIM – COLORQUIMICA se asemejade forma que pueda inducir al público a errorrespecto del nombre comercial COLORQUIMI-CA, toda vez que, en primer lugar, reproduceen su integridad el nombre comercial de laactora … y, en segundo término, los produc-tos que pretende distinguir la marca están den-tro del mismo ramo de negocios que se iden-tifican con el nombre comercial. En efecto, lamarca COLQUIM COLORQUIMICA distingue ‘tin-tas para artes gráficas’, producto comprendi-do en la clase 2 de la clasificación Interna-cional de Niza. Por su parte, el nombre co-mercial distingue al empresario, según se leeen el certificado de existencia y representa-ción legal, en las actividades de ‘la fabrica-ción, importación, exportación, compra y ven-ta y distribución de productos químicos, co-lorantes y demás elementos auxiliares o com-plementarios usados en la industria, especial-mente en la textil y en la tintorería”.

2. Contestaciones a la demanda

En su escrito de contestación, la Superin-tendencia de Industria y Comercio, sobre labase del artículo 81 de la Decisión 344 y de lasentencia dictada por este Tribunal en el Pro-ceso 20-IP-97, argumenta, entre otros puntos,que “para que prospere una observación basa-da en un nombre comercial se requiere que elnombre comercial haya sido usado con ante-rioridad a la fecha en que se solicitó el registrode la marca, requiriéndose n (sic) uso cualifica-do, es decir, personal, público, ostensible ycontinuo, por lo que el certificado de existenciay representación legal no constituye pruebasuficiente y efectiva de uso”, y que la sociedadCOLORQUIMICA S.A. “solamente allegó un cer-tificado de existencia y representación legal, unpoder para actuar a nombre de la misma y unamuestra de papelería en blanco, lo que permiteconcluir que la parte demandante no probó den-tro de la vía gubernativa cuando era oportunohacerlo, el uso continuo y efectivo del nombrecomercial. Cabe señalar como lo expresó elTribunal Andino de Justicia que la sola inscrip-ción de una sociedad en el registro mercantilno significa de por sí que se ha utilizado elnombre comercial”, motivos por los cuales “lamarca ‘COLQUIM COLOR QUIMICAS’ (mixta),clase 2 es legalmente registrable y la observa-ción presentada por la parte demandante confundamento en el nombre comercial ‘COLOR-QUIMICA’, es infundada …”.

El apoderado de la sociedad COLOR QUIMI-CA S.A., en condición de tercero interesado,reproduce y hace suyos los argumentos ex-puestos por la “Superintendencia Delegada pa-ra la Propiedad Industrial de la Superintenden-cia de Industria y Comercio” en su ResoluciónN° 19517 del 15 de agosto de 2000.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se soli-cita son las disposiciones consagradas en losartículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que, de conformidad con la disposición con-tenida en el artículo 1, literal c, del Tratado deCreación del Tribunal (codificado mediante laDecisión 472), las normas cuya interpretaciónse solicita forman parte del ordenamiento jurí-dico de la Comunidad Andina;


Que, de conformidad con la disposición se-ñalada en el artículo 32 del Tratado de Creacióndel Tribunal, en correspondencia con lo dis-puesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatu-to (codificado mediante la Decisión 500), esteTribunal es competente para interpretar por víaprejudicial las normas que integran el ordena-miento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indi-cada en el artículo 125 del Estatuto del Tribu-nal, y según consta en la providencia que obraa folios 365 y 366 del expediente, la presentesolicitud de interpretación prejudicial fue admi-tida a trámite; y,

Que, por tanto, corresponde a este Tribunalrealizar la interpretación de las disposicionesprevistas en los artículos 83, literal b, y 128 dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena; asimismo, el Tribunal estima perti-nente interpretar de oficio la disposición previs-ta en el artículo 81 eiusdem, cuyos textos sondel tenor siguiente:


Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presen-ten algunos de los siguientes impedimentos:

(...)

b) Sean idénticos o se asemejen a un nom-bre comercial protegido, de acuerdo con laslegislaciones internas de los Países Miem-bros, siempre que dadas las circunstanciaspudiere inducirse al publico a error;

(...)”.

“Artículo 128.- El nombre comercial seráprotegido por los Países Miembros sin obli-gación de depósito o de registro. En caso de

que la legislación interna contemple un sis-tema de registro se aplicarán las normaspertinentes del Capítulo sobre Marcas de lapresente Decisión, así como la reglamenta-ción que para tal efecto establezca el res-pectivo País Miembro”.

I. De la definición de marca y de los requi-sitos para su registro

El artículo 81 de la Decisión citada contieneuna definición del concepto de marca. Sobre labase de esta definición legal, el Tribunal hainterpretado que la marca constituye un bieninmaterial representado por un signo que, per-ceptible a través de medios sensoriales y sus-ceptible de representación gráfica, sirve paraidentificar y distinguir en el mercado los produc-tos o servicios producidos o comercializadospor una persona de otros idénticos o similares,a fin de que el consumidor o usuario medio losvalore, diferencie, identifique y seleccione, sinriesgo de confusión o error acerca del origen ocalidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular,otorgándole un derecho exclusivo sobre el sig-no distintivo de sus productos y servicios, asícomo el interés general de los consumidores ousuarios a que se halla destinada, garantizandoa éstos la identidad de origen del producto oservicio que el signo distingue, permitiéndoles,en consecuencia, valorar, diferenciar, identificary seleccionar el respectivo producto o serviciosin riesgo de error o confusión acerca de suorigen o calidad. Por ello, la marca procura, endefinitiva, garantizar la transparencia en el mer-cado.

El artículo 81 en referencia somete ademásel registro de un signo como marca al cumpli-miento de los siguientes requisitos:

En primer lugar, el signo debe ser percepti-ble, es decir, susceptible de ser aprehendidopor el consumidor o el usuario a través de lossentidos, a fin de ser captado, retenido y asimi-lado por éste. La percepción se realiza, por logeneral, a través del sentido de la vista. Por ello,se consideran signos perceptibles, entre otros,los que consisten en letras, palabras, figuras,dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

En segundo lugar, el signo debe ser suficien-temente distintivo, es decir, apto para identificar


y distinguir en el mercado los productos o ser-vicios producidos o comercializados por unapersona de otros idénticos o similares. Estaaptitud distintiva constituye presupuesto indis-pensable para que la marca cumpla sus funcio-nes principales de indicar el origen empresarialy la calidad del producto o servicio. La distinti-vidad, además, debe ser suficiente, es decir, detal entidad que no haya razón para temer queel signo induzca a error o confusión en el mer-cado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser suscepti-ble de representación gráfica, es decir, aptopara ser expresado por escrito, lo que confirmaque, en principio, ha de ser visualmente percep-tible. Por ello, las formas representativas en quegeneralmente consisten los signos pueden es-tar formadas por letras, palabras, figuras, dibu-jos o cifras, por separado o en conjunto. Esterequisito guarda correspondencia con el previs-to en el artículo 88, literal d, en el cual se exigeque la solicitud de registro sea acompañada porla reproducción de la marca cuando ésta con-tenga elementos gráficos.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro deun signo como marca si éste no cumple losrequisitos acumulativos que la citada disposi-ción prevé en forma expresa.

II. De los signos mixtos

Según la estructura de los signos, se sueledistinguir entre el denominativo, constituido poruna o varias palabras pronunciables, provistas ono de significado conceptual; el gráfico, com-puesto por una imagen visual, asociada o no aun concepto; y el mixto, cuya estructura com-pleja se halla integrada por un elemento de-nominativo y un elemento gráfico.

A propósito del caso bajo examen, es preci-so destacar que, en la tarea de comparaciónentre dos signos, caso que uno de ellos o am-bos pertenezcan a la clase de signos mixtos, lajurisprudencia de este Tribunal ha puesto derelieve lo siguiente: “el elemento denominativode la marca mixta suele ser el más caracterís-tico o determinante, teniendo en cuenta la fuer-za expresiva propia de las palabras, las que pordefinición son pronunciables, lo que no obstapara que en algunos casos se le reconozcaprioridad al elemento gráfico, teniendo en cuen-ta su tamaño, color y colocación de la gráfica,

que en un momento dado pueden ser definiti-vos” (Sentencia dictada en el expediente 04-IP-88, de fecha 9 de diciembre de 1988, publicadaen la Gaceta Oficial del Acuerdo de CartagenaN° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

En relación con la prioridad del elemento enreferencia, la doctrina ha señalado que procededeterminar la “situación y el relieve del compo-nente gráfico en el conjunto de la marca mixta;y sobre todo, la notoriedad del componente grá-fico común a las marcas comparadas. En cam-bio, si el elemento gráfico no evoca conceptoalguno, el denominativo desplazaría en princi-pio al gráfico, siendo en ese caso, y en definiti-va, aquel elemento el predominante, y en el cualdebe centrarse el análisis comparativo” (FER-NÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos delDerecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecor-vo S.A., p. 240).

III. De la protección del nombre comercialy de la prueba de su uso

El artículo 128 de la Decisión 344 disciplinael régimen de protección del nombre comercial,es decir, del signo que identifica a una personanatural o jurídica en el ejercicio de su actividadeconómica, en el ámbito de un ramo comercialo industrial, y que la distingue de otras idénti-cas o semejantes en el mismo ramo.

Este Tribunal ha establecido sobre el particu-lar que: “El nombre comercial … distingue a lapersona en el ejercicio de su negocio o activi-dad comercial, diferenciándolo de las activida-des idénticas o similares que desarrollan suscompetidores. Sin embargo, nada obsta paraque el signo que constituye un nombre comer-cial determinado, coincida con la denominacióno razón social de la empresa …” (Sentenciadictada en el expediente N° 45-IP-98, del 31 demayo de 2000, publicada en la G.O.A.C N° 581,del 12 de julio de 2000, caso “IMPRECOL”).

La disposición citada prescribe que el nom-bre comercial será protegido por los PaísesMiembros sin obligación de depósito o de regis-tro, de modo que el derecho al nombre comer-cial, cuya protección ha de estar consagrada enla respectiva legislación nacional, puede serconsecuencia de su uso efectivo o de su regis-tro.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la pro-tección del nombre comercial que cabe derivar


de su uso previo, en los términos siguientes:“Por tanto, la obligación de acreditar un usoefectivo del nombre comercial, se sustenta en lanecesidad de fundamentar la existencia y elderecho de protección del nombre en algún he-cho concreto, sin el cual no existiría ningunaseguridad jurídica para los competidores … Demanera que la protección otorgada al nombrecomercial se encuentra supeditada a su usoreal y efectivo con relación al establecimiento oa la actividad económica que distinga, ya quees el uso lo que permite que se consolide comotal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabeprecisar adicionalmente que el hecho de que unnombre comercial se encuentre registrado no lolibera de la exigencia de uso para mantener suvigencia … Las pruebas dirigidas a demostrar eluso del nombre comercial deben servir paraacreditar la identificación efectiva de dicho nom-bre con las actividades económicas para lascuales se pretende el registro” (Sentencia dic-tada en el expediente 45-IP-98, ya citada).

Y en relación con la prueba del uso previo delnombre comercial, el Tribunal ha precisado que“Corresponderá a quien alegue la existencia, laprioridad, o a quien ejercite el derecho de obser-vación o el planteamiento de la nulidad de lamarca, el probar, por los medios procesales alalcance de la justicia nacional, que el nombreha venido siendo utilizado con anterioridad alregistro de la marca en el País donde solicita laprotección y que ese uso reúne los caracteresy condiciones anotados. La simple alegacióndel uso no habilita al poseedor del nombre co-mercial para hacer prevaler sus derechos. Lafacilidad de determinar el uso puede provenirde un sistema de registro o de depósito que sinser esenciales para la protección, proporcionanpor lo menos un principio de prueba en favordel usuario” (Sentencia dictada en el expediente3-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publica-da en la G.O.A.C. Nº 338, del 11 de mayo de1998, caso “BELLA MUJER”).

IV. De las reglas de comparación entre sig-nos distintivos. Del riesgo de confusión.De la irregistrabilidad de signos idénti-cos o semejantes a un nombre comer-cial protegido.

Según la prohibición para el registro de unsigno como marca, prevista en el artículo 83,literal b, de la Decisión 344, no podrá registrar-se el signo que, en relación con derechos de

terceros, sea idéntico o se asemeje de formaque pueda inducir al público a error, a un nom-bre comercial protegido de conformidad con laslegislaciones internas de los Países Miembrosy con el artículo 128 eiusdem.

Del texto del indicado artículo 83, literal b, sedesprende que la prohibición no exige que elsigno pendiente de registro induzca a error a losconsumidores o usuarios, sino que basta laexistencia de este riesgo para que se configureaquella prohibición.

De existir identidad o semejanza entre lossignos en disputa, de modo que el consumidoro usuario relacione y pueda confundir los pro-ductos que pretende amparar la marca con laactividad económica que realiza el titular delnombre comercial protegido, el signo en cues-tión no será suficientemente distintivo y, portanto, no será susceptible de registro.

En efecto, de existir identidad o semejanzaentre la marca y el nombre comercial, caso dehallarse éste protegido, existirá el riesgo de queel consumidor o usuario relacione y confundaaquella marca con este nombre. En el presentecaso, procede establecer la existencia o no desemejanza entre los signos en referencia, me-diante una comparación que, tomando en cuen-ta la naturaleza de aquéllos, habrá de hacersedesde sus elementos fonético, gráfico y con-ceptual. Sin embargo, la comparación deberáser conducida por la impresión unitaria que lossignos habrán de producir en la sensorialidadigualmente unitaria del consumidor a que estándestinados. Por ello, la valoración deberá llevar-se a cabo sin descomponer la unidad de cadasigno, de modo que, en el conjunto de los ele-mentos que lo integran, el todo prevalezca so-bre sus partes, a menos que aquél se halleprovisto de un elemento dotado de tal aptituddistintiva que, por esta razón especial, se cons-tituya en factor determinante de la valoración.

En este contexto, el Tribunal ha establecidoque la similitud visual u ortográfica se presentapor el parecido de las letras entre los signos acompararse, en los que la sucesión de las vo-cales, la longitud de las palabras, el número delas sílabas, las raíces o las terminaciones igua-les, pueden incrementar el grado de confusión.Además, si las vocales idénticas se hallan si-tuadas en el mismo orden, cabe presumir quelos signos son semejantes, ya que el citado


orden, tanto desde el punto de vista ortográficocomo desde el fonético, causa impacto en elconsumidor.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, elTribunal ha señalado que la misma depende,entre otros factores, de la identidad de la sílabatónica y de la coincidencia en las raíces o ter-minaciones, pero que, a fin de determinar laexistencia de la confusión, deben tomarse encuenta las particularidades de cada caso, pueslos signos denominativos se forman por un con-junto de letras que, al ser pronunciadas, emitensonidos que se perciben por los consumidoresde modo distinto, según su estructura gráfica yfonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideo-lógica, ha indicado que la misma se configuraentre signos que evocan una idea idéntica osemejante.

Además, a objeto de verificar la existenciadel riesgo de confusión, el examinador deberátomar en cuenta los criterios que, elaboradospor la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tra-tado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.),han sido acogidos por la jurisprudencia de esteTribunal, y que son del siguiente tenor:

1. La confusión resulta de la impresión deconjunto despertada por los signos.

2. El examen de registrabilidad debe ser rea-lizado en forma sucesiva y no simultánea,de tal manera que en la comparación delos signos confrontados debe predominarel método de cotejo sucesivo, excluyendoel análisis simultáneo, en atención a queéste último no lo realiza el consumidor ousuario.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejan-zas y no las diferencias que existan entrelos signos.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colo-carse en el lugar del consumidor presun-to, tomando en cuenta la naturaleza delos productos y la actividad económicaidentificada por los signo en disputa.

Por último, a propósito de la comparaciónentre los signos en referencia, cabe ratificar queel nombre comercial “para ser oponible exito-samente ante una marca solicitada o registra-da como lo dispone el artículo 83, literal b),

debe haber sido usado con anterioridad a lasolicitud de la marca, en aplicación del princi-pio de la prioridad que rigurosamente debe re-gir. Si la utilización personal, continua, real,efectiva y pública del nombre comercial ha sidoposterior a la concesión de los derechos marca-rios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso delnombre comercial. Además, el uso del nombreno debe inducir al público a error, lo que signifi-caría, aplicando las normas sobre marcas, quea más de que entre la marca y el nombre existauna identidad o semejanza, la confundibilidadno debe producirse en cuanto a los productos yservicios que la marca protege y la actividad queel nombre ampara” (Sentencia dictada en elexpediente 3-IP-98, ya citada).

Sobre la base de las consideraciones que ante-ceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE

1° Un signo será registrable como marca sicumple los requisitos previstos en el artículo 81de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena, y si no incurre en las prohibicio-nes fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem.

2° En la comparación entre signos mixtos, elelemento predominante en el conjunto marcarioserá el denominativo, vista su relevancia paraque el público consumidor identifique el signo ydistinga el producto, lo que no obsta para que,por su tamaño, color y ubicación, el elementográfico pueda ser el decisivo.

3° A la luz del artículo 128 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, laprotección del nombre comercial puede derivarde su registro o de su uso previo a la solicitudde la marca ya registrada. Cuando la proteccióndel nombre comercial derive de su uso, éstedeberá ser personal, continuo, efectivo, públicoy previo a la solicitud de la marca de que setrate. La prueba del uso indicado corresponderáa quien lo alegue.

4° El signo solicitado como marca no serásuficientemente distintivo y, en consecuencia,no será registrable, si, puesto en comparacióncon un nombre comercial protegido, sea quedicha protección derive del registro o del uso,existe identidad o semejanza entre ambos, asícomo entre los productos o servicios que cons-


tituyan el objeto del signo marcario y de laactividad económica del nombre comercial, demodo que puedan inducir, a los consumidoreso usuarios, a confusión o error en el mercado.

De conformidad con la disposición prevista enel artículo 35 del Tratado de Creación del Tribu-nal, el Consejo de Estado de la República deColombia, Sala de lo Contencioso Administra-tivo, Sección Primera, deberá adoptar la presen-te interpretación en la sentencia que pronunciey, de conformidad con la disposición prevista enel artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberáremitir dicha sentencia a este órgano jurisdic-cional.

Notifíquese la presente interpretación mediantecopia certificada y sellada, y remítase tambiéncopia a la Secretaría General de la ComunidadAndina, para su publicación en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena.


PROCESO 52-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 82, literal a), y 83, literal a), de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la

Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Repúblicadel Ecuador, Distrito de Quito; e interpretación de oficio del artículo 81, ibidem.

Actor: INTERNATIONAL COMFORT PRODUCTS CORPORATION.Expediente Interno No. 6815-EG. Marca: FAST AND DESIGN.








EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA, en Quito a los cuatro díasdel mes de junio del año dos mil tres, en lasolicitud de interpretación prejudicial formula-da por la Primera Sala del Tribunal del Tribu-nal de lo Contencioso Administrativo, Distritode Quito, de la República del Ecuador, por in-termedio de su Presidente, Doctor Víctor TeránMartínez.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal eldía 7 de mayo del año 2003, se ajusta a lasdisposiciones del artículo 125 de su Estatuto yque por ello fue admitida a trámite, medianteauto proferido el 21 de mayo del corriente año.

1. ANTECEDENTES:

1.1. Partes.

Comparece como demandante en el procesointerno la sociedad INTERNATIONAL COMFORTPRODUCTS CORPORATION, para demandar alInstituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

Se indica además como tercero interesado enlas resultas del proceso, a la sociedad THEMEAD CORPORATION.

1.2. Actos administrativos demandados y ob-jeto de la demanda:

Pretende el actor que se declare la nulidad dela Resolución N° 973400 de septiembre 30 de


1999, proferida por el Director Nacional de Pro-piedad Industrial del Instituto Ecuatoriano dePropiedad Intelectual, mediante la cual se re-suelven las observaciones presentadas por lasociedad THE MEAD CORPORATION, contra elregistro de la marca “FAST AND DESIGN” pro-piedad de la sociedad INTERNATIONAL COMFORTPRODUCTS CORPORATION, aceptándolas yrechazando el registro solicitado.

Se pretende la declaratoria de ilegalidad delacto administrativo mencionado, en considera-ción a que la marca solicitada para registro“FAST AND DESIGN” es lo suficientementedistintiva, y por ende cumple con los requisitosde registrabilidad establecidos en el artículo 81de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena.

Manifiesta el actor refiriéndose a los argumen-tos que motivaron el rechazo del registro de lamarca, que entre las marcas en controversia“FAST AND DESIGN” y “FAST LANE” éstaúltima propiedad de la sociedad observante, noexiste identidad alguna que las haga semejan-tes, ya que si bien es cierto, ambas marcascomparten el término FAST, este hecho no lashace semejantes, y por tanto no son confun-dibles entre si.

Sostiene que la marca “FAST AND DESIGN”posee un diseño especial que la hace diferentede la marca opositora, hasta el punto de que haobtenido el registro en muchos otros países; loque significa que para su cotejo con la oponen-te, “FAST LANE”, no es procedente fraccionar-la en sus partes componentes para comparar-los con los componentes o la desintegración dela marca, que es lo que erróneamente realizó eldemandado.

Agrega que entre las marcas en controversiaexisten suficientes diferencias visuales, gráfi-cas y fonéticas y que, en consecuencia, noexiste posibilidad alguna de confusión en elpúblico consumidor; reiterando el hecho de quepara la observación de la marca “FAST ANDDESIGN”, ésta debe ser considerada en suintegridad y no con la reproducción de un soloelemento, el término FAST.

1.3. Contestación a la demanda:

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de laPropiedad Intelectual, contesta la demanda, pa-

ra manifestar su negativa ante los fundamentosde la acción propuesta; alegando que una vezrealizado el análisis, conforme a las reglas da-das por la Doctrina, es decir, atendiendo más alas semejanzas que a las diferencias, analizan-do las marcas en conjunto y de modo sucesivo,y, desde la óptica del consumidor, se tiene queentre las denominaciones en conflicto existenelementos que las hacen idénticas, y produci-rían confusión tanto en los medios comercialescomo en el público consumidor sobre el origenempresarial de los productos.

Argumenta finalmente que la denominación soli-citada “FAST AND DESIGN” no posee suficien-tes elementos distintivos respecto de la marca“FAST LANE”, que la diferencien en los cam-pos gráfico, visual y fonético, haciendo notarque ambas denominaciones se ubican en simi-lar clasificación, es decir, ofrecen productos dela clase internacional 16 de Niza 1.

1.4. Intervención de la Procuraduría Gene-ral del Estado:

El señor Delegado del Procurador General delEstado, interviene en el proceso para manifes-tar que limitará su participación a vigilar lasactuaciones judiciales que se adelantan.

1.5. Actuación del Tercero Interesado:

La sociedad THE MEAD CORPORATION inter-viene en el proceso para indicar fundamental-mente los aspectos de semejanza entre lasmarcas en conflicto; al respecto señala queentre las dos expresiones existe una similituden el plano de lo auditivo, ya que con la simplepronunciación correctamente gramatical y foné-tica, la marca “FAST AND DESIGN” no sedistingue de la marca “FAST LANE”.

Sostiene que en el plano de lo visual, el términocomún y principal FAST es idéntico en ambasmarcas, por lo que de hecho causa una confu-sión visual dentro del público consumidor, de tal

1 CLASE 16: Papel, cartón y artículos de estas materiasno comprendidos en otras clases; productos de im-prenta; artículos de encuadernación; fotografías; pa-pelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería ocasa; material para artistas; pinceles; máquinas deescribir y artículos de oficina (excepto muebles); mate-rial de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos);materias plásticas para embalaje (no comprendidas enotras clases); naipes, caracteres de imprenta; clichés.


suerte que se memorizarían con mayor facili-dad, pudiendo además relacionar y confundir suorigen empresarial.

Argumenta que la denominación “FAST ANDDESIGN” al pretender proteger productos quese incluyen en la misma clase internacional 16,se hace irregistrable, teniendo en cuenta que lasemejanza en la especialidad no sólo es unfactor preponderante de confusión, sino un ele-mento que debe considerarse como indicio deuna posible deslealtad comercial a la que severía avocada la marca registrada con la co-existencia de una aplicación casi idéntica.

2. CONSIDERANDO:

2.1. Competencia del Tribunal.

El Tribunal es competente para interpretar, porvía prejudicial, las normas que conforman elordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,conforme lo establece el artículo 32 del Tratadode Creación del Organismo.

2.2. Normas a ser interpretadas.

De la solicitud de interpretación prejudicial for-mulada por el consultante, se observa que nocumple a cabalidad con los requisitos exigidospor el artículo 125 del Estatuto del Tribunal,toda vez que carece de precisión en cuanto alas normas del ordenamiento jurídico cuya inter-pretación se requiere, dado que el juez se limitaa señalar escuetamente como objeto de con-sulta los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Sin embargo, el Tribunal consideró procedentesu admisión en razón de que, tanto del escritode demanda como de las demás piezas que seacompañan al proceso, se puede deducir conclaridad que la consulta debe referirse a losliterales a) de los artículos 82 y 83, de la Deci-sión 344.

En consecuencia, interpretará el Tribunal losartículos 82, literal a) y 83, literal a), de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena. De oficio interpretará el artículo 81de la misma Decisión por estimarlo pertinenteal caso analizado.


“Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

a) “No puedan constituir marca conforme alartículo anterior”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, en re-lación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error”.

Procederá el Tribunal a efectuar la interpreta-ción de las normas comunitarias referidas, acuyo efecto analizará, entre otros, los siguien-tes aspectos pertinentes: Requisitos legales pa-ra el registro de la marca, riesgo de confusión,cotejo marcario, denominaciones en idioma ex-tranjero, marcas débiles.

2.3. Requisitos legales para el registro demarcas: perceptibilidad, distintividad ysusceptibilidad de representación grá-fica. Irregistrabilidad por falta de re-quisitos. (artículos 81 y 82, literal a.Decisión 344).

Por ser la marca un bien inmaterial, para quepueda ser percibido o captado por los sentidos(vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispen-sable su materialización o exteriorización pormedio de elementos que lo conviertan en per-ceptible o identificable por aquéllos. En tal vir-tud la norma comunitaria aplicable, el artículo81 de la Decisión 344, señala los requisitos quedebe ostentar un signo para que pueda serregistrado como marca. Estos son: la perceptibi-lidad, la distintividad y la susceptibilidad derepresentación gráfica.


El fin de la marca es el de diferenciar o distinguirun producto o servicio de los demás que circu-lan o se ofrecen en el mercado. Para que cum-pla ese cometido es necesario que el signo deque se trate se concrete en algo material apre-ciable por los sentidos; esto es, que tengaperceptibilidad.

Esta es la característica que permite al consu-midor apreciar los productos o servicios identifi-cados por el signo, consistente en todo elemen-to, signo o indicación que pueda ser captadopor los sentidos, única forma o manera de queel sujeto tenga conocimiento o perciba los estí-mulos externos.

En atención a la perceptibilidad se puede con-siderar, que la marca no surge sin los consumi-dores, de aquí que el signo al ser asociado adeterminados productos o servicios pone enmovimiento todo un proceso mental en el públi-co consumidor en torno al origen empresarial,calidad y aún respecto de la buena fama de lasmercancías a que la mencionada marca hacealusión, tutelando no sólo el privativo interés delempresario, sino en general el del consumidor.

Requisito básico y primigenio de todo signopara que pueda ser considerado como marca,es que sea suficientemente distintivo. La dis-tintividad se refiere a la capacidad intrínsecaque debe tener el signo para que sea capaz dedistinguir unos productos o servicios de otros.

La distintividad implica que el signo sea indivi-dual o singular, diferenciándose de cualquierotro. Por lo tanto el signo que se pretende re-gistrar no puede confundirse con otros ya em-pleados para distinguir productos o servicios dela misma especie. Cuando el signo es incapazde diferenciar o de distinguir unos productosiguales o similares, fabricados o producidos pordiferentes empresarios, no es distintivo y por lotanto incumple las funciones de marca.

Debe puntualizase que cuando el legislador dis-pone la distintividad como condición necesariapara el registro, pretende asegurar ab initio elcumplimiento de la función principal de la mar-ca, consistente en facilitar al público la elec-ción de los bienes que desea, sin que en elproceso de adquisición su voluntad se encuen-tre viciada por error sobre el origen empresarialde los productos o servicios. Garantizando talfunción, salvaguarda al mismo tiempo el interés

de quienes son titulares de registros o de solici-tudes anteriores, pues así se impide que ladistintividad de las marcas ya existentes seaafectada por actos imputables a terceros, con loque se dota al titular de una herramienta contrala competencia desleal, en especial contra elaprovechamiento de la reputación que, real opotencialmente, se alberga en la marca.

De conformidad con el artículo 81 de la Decisión344, un signo debe ser apto para ser expresadoen imágenes o por escrito, lo que confirma que,en principio, ha de ser visualmente perceptible.Por ello, las formas representativas en que con-sisten los signos pueden estar integradas porletras, palabras, figuras, dibujos o cifras, porseparado o en conjunto. Este requisito se refie-re a la susceptibilidad de representación grá-fica y guarda correspondencia con lo previstoen el artículo 88, literal d, eiusdem, en el cual seexige que la solicitud de registro sea acompa-ñada por la reproducción de la marca cuandoésta contenga elementos gráficos. En este sen-tido el signo tiene que estar representado enforma material para que el consumidor, a travésde los sentidos lo perciba, lo conozca y lo so-licite, y además para que pueda ser procesado,publicado y depositado en el archivo de lascompetentes oficinas de registro, sitio éste adonde los interesados pueden acudir a consul-tar sobre su existencia y alcance.

Por tanto, el artículo 82 de la Decisión citada,prohíbe el registro de un signo como marca sino cumple los requisitos acumulativos que elartículo 81 prevé en forma expresa.

2.4. Riesgo de Confusión:

La legislación andina ha determinado que nopueden ser objeto de registro como marcas,aquellos signos que sean idénticos o similares“a una marca anteriormente solicitada para re-gistro o registrada por un tercero para los mis-mos productos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir al públicoa error”. (Artículo 83, literal a).

Esta causal de irregistrabilidad evita que seatente contra la distintividad de la marca. Elsigno idéntico o semejante a la marca registra-da, representa una amenaza de introducir des-orden en el mercado de productos, pues ade-más de inducir a error al consumidor y al pro-ductor interesado en que se conozca la calidad


y origen de su producto por medio de la identifi-cación, también introduce desorden en el mer-cado de bienes y de servicios afectando la librecompetencia. Por todo ello las solicitudes refe-ridas a signos que amenacen con introducirconfusión en el mercado, error en el consumidory fallas en la identificación de los bienes yservicios con quien los produce, no pueden darlugar a registro.

Del texto del artículo en referencia se despren-de que la prohibición no exige que el signopendiente de registro induzca efectivamente aerror a los consumidores o usuarios, sino quebasta la presencia de este riesgo de confusiónpara que se configure tal prohibición.

En lo atinente al estudio y determinación de laconfundibilidad, ésta responde a una decisiónunilateral de la administración o en su caso deljuzgador, no exenta de discrecionalidad peroque necesariamente ha de encontrarse alejadade cualquier arbitrariedad, y la cual debe seradoptada con base en principios y reglas men-cionados ampliamente por la Jurisprudencia deeste Tribunal.

En efecto, se advierte que la comparación ocotejo debe tomar en cuenta, inicialmente lanaturaleza de los signos en conflicto, la cual enel caso concreto para los dos que se confrontanes la de carácter denominativo; esto es, que seencuentran constituidos por un signo acústico-visual resultado de la combinación de letras yde palabras que forman un conjunto que espronunciable y que según tengan o no significa-do conceptual, dan origen a las llamadas mar-cas evocativas o sugestivas o a las marcas defantasía o caprichosas.

La comparación habrá de hacerse desde loselementos fonético, gráfico e ideológico pero sindejar de lado la impresión unitaria que el signohabrá de producir en la sensorialidad igualmen-te unitaria del consumidor o del usuario medio aque está destinado. Por ello, la valoración debe-rá hacerse sin descomponer la unidad de cadasigno, de modo que, en el conjunto de los ele-mentos que lo componen, el todo prevalezcasobre sus partes, a menos que aquél se halleprovisto de un elemento dotado de tal aptituddistintiva que, por esta razón especial, dichoelemento particular se constituya en factor de-terminante de la valoración.

En este orden de ideas, la similitud entre lasmarcas puede ser de carácter ortográfico, foné-tico o ideológico. La similitud ortográfica sepresenta por lo parecido de las letras en que seexpresan los signos a compararse, en los quela sucesión de vocales, la longitud de la o de laspalabras, el número de sílabas, las raíces o lasterminaciones iguales, pueden incentivar en ma-yor grado una confusión más palpable u obvia.Además, si de la comprobación en la ubicaciónde vocales idénticas se desprende que se ha-llan situadas en el mismo orden, se podría pre-sumir que los signos son semejantes, ya que elcitado orden de distribución produce, tanto des-de el punto de vista ortográfico como fonético, laimpresión general de que dicha denominaciónimpacta en el consumidor.

La similitud fonética depende, entre otros facto-res, de la identidad de la sílaba tónica y de lacoincidencia en las raíces o terminaciones. Peroa fin de determinar la existencia real del riesgode confusión, deben tomarse en cuenta las par-ticularidades de cada caso, puesto que las mar-cas denominativas se forman por un conjunto deletras que, al ser pronunciadas, emiten sonidosque se perciben por los consumidores de mododistinto, según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se configura entre signosque evocan una idea idéntica o semejante.

En definitiva, el Tribunal estima que la confusiónpuede manifestarse cuando, al solo apercibi-miento de la marca, el consumidor supone quese trata de la misma a que está habituado, ocuando, si bien advierte cierta diferencia entrelas marcas en conflicto, cree, por su similitud,que provienen del mismo productor o fabricante.

Adicionalmente en reiterada jurisprudencia esteOrganismo ha enfatizado que a objeto de verifi-car la existencia del riesgo de confusión, elexaminador deberá tomar en cuenta los crite-rios que, elaborados por la doctrina 2 y acogidospor la Jurisprudencia, enseñan que:

1. La confusión resulta de la impresión deconjunto despertada por las marcas.

2 Reglas tomadas de la exposición que del tema hace elTratadista BREUER MORENO en su obra “Tratado deMarcas de Fábrica y de Comercio”, (Edit. Robis, Bue-nos Aires, pag. 351 y ss) y que el Tribunal ha recogidoen numerosas sentencias, entre estas, las correspon-dientes a los procesos 56-IP-2000, 75-IP-2002, 104-IP-2002, 4-IP-2003.


2. Las marcas deben ser examinadas en for-ma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre lasmarcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colo-carse en el lugar del comprador presunto,tomando en cuenta la naturaleza de losproductos o servicios identificados por lossignos en disputa.

2.5. Cotejo:

Para decidir sobre el registro de un signo elAdministrador o el Juez, según el caso, debenrealizar necesariamente un cotejo o compara-ción entre el solicitado y las marcas registra-das o solicitadas para registro previamente, conel fin de descartar el riesgo de confusión.

Ubicados los signos a ser comparados dentrode alguna de las categorías de marcas (nomina-tivas, gráficas, mixtas) deberá aplicarse el mé-todo de análisis más adecuado a tal objeto,toda vez que existen ciertas particularidadesque al ser tenidas en cuenta por el examinadorpudieran conducir a eliminar aparentes motivosde confundibilidad o que, por el contrario, con-ducirían a un veredicto de irregistrabilidad.

El cotejo, además, debe tener en cuenta el prin-cipio de especialidad, según el cual una marcaprotege los productos o servicios que se en-cuentran dentro de una de las clases de laClasificación Internacional de Niza, lo que signi-fica que, en principio, se podrían registrar sig-nos similares o iguales a otros registrados, sal-vo que se presente “riesgo de confusión” entrelas marcas en conflicto, cuando el signo solici-tado identifique productos de otra clase inter-nacional.

2.6. Acerca de la debilidad de las marcaspor utilización de signos constituidospor palabras en idioma extranjero onacional.

Es frecuente en el ambiente de las marcasencontrar que muchas de ellas están construi-das utilizando palabras del idioma nacional oextranjero, solas o en conjunción con otras ocon raíces y desinencias que a su turno pue-den ser considerados o no, términos de usocomún, o expresiones genéricas o descripti-vas. Al respecto se ha dicho por la ley, por la

jurisprudencia y por la doctrina que cuando di-chas denominaciones tienen el carácter de ge-néricas o descriptivas o estén conformadas contérminos de uso común, carecen de distintivi-dad y por lo tanto no son registrables. Emperola prohibición del acceso de estos signos alrango de marca se ha visto matizada por elhecho de que para fijar la dimensión genérica odescriptiva de un signo, o su característica detérmino de uso común hay que relacionarlo ne-cesariamente con los productos o servicios quepretenda identificar, puesto que el solo signo,considerado en forma aislada y sin conexióncon tales productos no tiene significación encuanto a su aptitud para fungir como marca, dedonde se deriva que signos genéricos, descrip-tivos o de uso común puedan ser registradospara unos productos con los cuales no tengandicha relación descriptiva, de genericidad o deuso usual o común.

Este Tribunal se ha referido a la irrelevancia dela comparación de los elementos genéricos odescriptivos que se utilizan en unión de otros enla confección de las marcas señalando que nose pueden tomar en cuenta tales componentesgenéricos como base del cotejo y que éste debefundamentarse esencialmente en los elementosno genéricos o no descriptivos que conforman elsigno y la confieren distintividad. A este respec-to el profesor OTAMENDI anota:

“Se ha señalado que las partículas de usocomún no pueden monopolizarse por personaalguna, sino que al contrario, pueden serusados libremente. El titular de una marcaque utilice un componente genérico no puedeimpedir a terceros su uso en otras marcas,ya que entonces se estaría otorgando al opo-nente un privilegio inusitado sobre una raízde uso general o necesario”; y continúa JorgeOtamendi señalando: “El elemento de usocomún, por todo lo dicho, pierde relevancia alos efectos del cotejo. Ello a pesar de exigir-se que los restantes elementos no de usocomún sean lo suficientemente distintos parahacer de los conjuntos signos inconfundi-bles”. 3

En síntesis, cuando en las marcas se utilizanelementos constituidos por términos de uso co-mún, genéricos o descriptivos, integrados con

3 OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Segunda Edi-ción. Ed. Abeledo-Perrot. Página. 208. 1995.


otros que le aportan distintividad al signo, elexamen para determinar la existencia o no deriesgo de confusión debe prescindir de la com-paración entre aquéllos, concentrándose en losdemás.

Al construirse una denominación utilizando tér-minos de uso común, genéricos o descriptivos,como ellos no pueden ser objeto de apropiaciónindividual, su titular no puede impedir la inclu-sión de los mismos en marcas de terceros,teniéndose como resultado la existencia de unamarca débil, hasta el punto de que en estascircunstancias, podría no resultar oponible aotra marca compuesta, por ejemplo, por raícesidénticas pero con desinencias distintas o con-formada por las mismas palabras para designarproductos distintos.

Para arribar a la conclusión anterior es, en prin-cipio, indiferente que las expresiones idiomá-ticas sean de la lengua nacional o de una ex-tranjera, toda vez que como lo ha dicho el Tribu-nal:

“En el caso de un signo integrado por una omás palabras en idioma extranjero, es depresumir que el significado de éstas no formaparte del conocimiento común, por lo quecabe considerarlas como de fantasía, y, enconsecuencia, procede el registro como mar-ca de tal denominación. En cambio, la deno-minación no será registrable si el significadoconceptual de las palabras en idioma extran-jero que la integran se ha hecho del conoci-miento de la mayoría del público consumidoro usuario, y si además, se trata de vocablosgenéricos, descriptivos o de uso común”.

“Cuando la denominación se exprese en idio-ma que sirva de raíz al vocablo equivalenteen la lengua española al de la marca exami-nada, su grado de genericidad o descriptivi-dad deberá medirse como si se tratara deuna expresión local, lo cual sucede frecuen-temente con las expresiones en idiomas lati-nos como el italiano o el francés que porhablarse o entenderse con mayor frecuenciaentre personas de habla hispana o por tenersimilitud fonética, son de fácil comprensiónpara el ciudadano común...” 4

En el caso concreto deberá la Jurisdicciónconsultante aplicar el criterio expuesto para de-terminar si el término “FAST”, utilizado en co-mún por los dos signos denominativos com-puestos en conflicto, es susceptible de apropia-ción exclusiva por quien lo haya registrado o si,por el contrario se trata de una expresión idiomá-tica que puede ser utilizada por otras personaspara construir signos marcarios acompañándo-la de expresiones que le otorguen distintividad.

Con fundamento en las consideraciones anterio-res,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA

C O N C L U Y E:

1. Para que un signo pueda acceder al regis-tro se requiere que sea perceptible, suscep-tible de representación gráfica y suficiente-mente distintivo y que, además, no se en-cuentre comprendido en ninguna de lascausales de irregistrabilidad establecidas enlos artículos 82 y 83 de la Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. No pueden ser registrados como marca lossignos capaces de engañar a los medioscomerciales o al público sobre la proceden-cia, naturaleza, modo de fabricación y ca-racterísticas de los productos o servicios deque se trate.

3. No procede el registro de una marca que esconfundible con otra por razón de identidado semejanza, cuando los signos que lasrepresentan puedan inducir a error. Paraestablecer si existe riesgo de confusión en-tre el signo pendiente de registro y las mar-cas previamente registradas, será necesa-rio determinar si existe relación de identidado semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como entre los productos dis-tinguidos por ellos, y considerar la situacióndel consumidor o usuario medio, la cualvariará en función de tales productos. Nobastará con la existencia de cualquier se-mejanza entre los signos en cuestión, yaque es legalmente necesario que la simili-tud pueda inducir a confusión o error en elmercado.

4. En el caso de autos, la comparación entrelos signos habrá de hacerse desde sus ele-

4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.Proceso 03-IP-2002, sentencia de 24 de abril de 2002.G.O.A.C N° 791 de 9 de mayo de 2002.


mentos fonético, gráfico y conceptual, peroconducida por la impresión unitaria que cadasigno en disputa habrá de producir en lasensorialidad igualmente unitaria del con-sumidor o usuario medio, destinatario delos productos correspondientes.

5. No pueden registrarse como marcas los sig-nos que en el lenguaje corriente o en el usocomercial, sean una designación común ousual de los productos o servicios de que setrate. El titular de una marca provista de unelemento de carácter genérico, o de usocomún, o evocativo de una cualidad del pro-ducto, o que se ha tornado banal por elcrecido número de registros marcarios quelo contienen, no puede impedir su inclusiónen signos de terceros, por ser inapropiableen forma exclusiva, ni puede fundamentaren ese único hecho el riesgo de confusiónentre los signos en disputa.

6. Una palabra en idioma extranjero es, enprincipio, susceptible de registro; en el ca-so de ser conocida en su significado por lamayoría del público consumidor destinata-rio de los correspondientes productos o ser-vicios; su carácter genérico o descriptivodeberá medirse como si se tratara de unaexpresión local; caso contrario, la palabraen cuestión deberá considerarse como defantasía. No se puede pretender la exclusi-vidad de un signo o expresión que por suuso o por su significado natural haya deve-nido en común y genérico.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-

dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el respectivo fallo en el proceso No. 6815-EG, deberá adoptar la presente interpretación.Así mismo deberá dar cumplimiento a las pres-cripciones contenidas en el párrafo tercero delartículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase también copia a la Secre-taría General de la Comunidad Andina, para supublicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.










Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

sumario tribunal de justicia de la comunidad...

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