los contratos accesorios al contrato de franquicia · 2014. 6. 26. · 1 introduccion dentro del...
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Universidad Mariano Gálvez De Guatemala
Facultad De Ciencias Jurídicas Y Sociales
Extensión Jutiapa
LOS CONTRATOS ACCESORIOS
AL CONTRATO DE FRANQUICIA
Leslie Magaly Ruiz Garcia
Guatemala, Junio 2014
Universidad Mariano Gálvez De Guatemala
Facultad De Ciencias Jurídicas Y Sociales
Extensión Jutiapa
AL CONTRATO DE FRANQUICIA
LOS CONTRATOS ACCESORIOS
Trabajo de Graduación
presentada por:
LESLIE MAGALY RUIZ GARCIA
Previo a optar al Grado Académico de
LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Y los Títulos Profesionales de:
ABOGADA Y NOTARIA
Guatemala, Junio 2014
iii
AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
DECANO DE LA FACULTAD: Lic. Luis Antonio Ruano Castillo
SECRETARIO DE LA FACULTAD: Lic. Omar Abel Morales Lurssen
ASESOR: Lic. Edwin Roberto Méndez Aguilar
REVISOR: Lic. Sebastián Noé González Ángel
iv
v
vi
vii
REGLAMENTO DE TESIS
Art. 8 RESPONSABILIDAD
Solamente el autor es responsable de los conceptos expresados en el trabajo de tesis. Su aprobación en manera alguna implica responsabilidad para la Universidad.
viii
INDICE
INTRODUCCION ............................................................................................................................ 1
CAPITULO I ..................................................................................................................................... 3
1. 1 Los Contratos Mercantiles ..................................................................................................... 3
1.2. Características ......................................................................................................................... 3
1.2.1. Principios en los Contratos Mercantiles ........................................................................... 6
1.3. División de los Contratos Mercantiles .................................................................................. 6
1.4 Contratos Atípicos Mercantiles .............................................................................................. 8
Capítulo II ....................................................................................................................................... 11
2.1. Antecedentes del Contrato de Franquicia ......................................................................... 11
2.2. Definición ................................................................................................................................ 12
2.3. Elementos del Contrato de Franquicia .............................................................................. 13
2.3.1. Elementos Subjetivos........................................................................................................ 13
2.3.2. Elementos Objetivos ......................................................................................................... 14
2.4. Tipos de Franquicias ............................................................................................................ 18
2.4.1. Franquicia de Servicio ...................................................................................................... 18
2.4.2. Franquicia de Distribución ................................................................................................ 18
2.4.3. Franquicia de Procedimiento ........................................................................................... 20
2.5. Las Franquicias en Guatemala ........................................................................................... 20
2.6. La Importancia del Contrato de Franquicia ....................................................................... 22
Capitulo III ...................................................................................................................................... 25
3.1 Antecedentes del Contrato de Know How ......................................................................... 25
3.2. Definición del Contrato de Know How ............................................................................... 28
3.3. Naturaleza Jurídica del Contrato de Know How .............................................................. 31
3.3.1. Teoría de la Compraventa................................................................................................ 33
3.3.2. Teoría Del Arrendamiento De Bienes Y Servicios ....................................................... 34
3.3.3. Teoría del Franchising ...................................................................................................... 34
3.3.4. Teoría de la Asistencia Técnica ...................................................................................... 36
3.3.5. Teoría de la Información Técnica.................................................................................... 37
3.3.6. Teoría del Secreto Industrial o Empresarial .................................................................. 38
3.3.7. Teoría del Contrato de Joint Venture ............................................................................. 39
3.3.8. Teoría del Contrato de Sociedad .................................................................................... 40
3.3.9. Teoría del Contrato de Transferencia de Tecnología .................................................. 40
3.4 Contrato de Know How: Contrato Empresarial ................................................................. 41
3.5. Caracteres del Contrato de Know How ............................................................................. 42
3.6. Subtipos del Contrato de Know How: ................................................................................ 45
ix
3.6.1. Contrato de Know How Puro: .......................................................................................... 45
3.6.2. Contrato de Know How Mixto: ......................................................................................... 46
CAPITULO IV ................................................................................................................................ 48
4.1. Antecedentes De La Licencia De Uso ............................................................................... 48
4.2. Elementos .............................................................................................................................. 51
4.2.1. Personales .......................................................................................................................... 52
4.2.2. Formales ............................................................................................................................. 53
4.2.3. Reales.................................................................................................................................. 54
4.3. Naturaleza Jurídica ............................................................................................................... 55
4.4. Definición ................................................................................................................................ 59
4.5. Características ....................................................................................................................... 59
4.6. Clasificación ........................................................................................................................... 62
4.7. Requisitos Del Contrato ....................................................................................................... 64
4.8. Oponibilidad frente a terceros ............................................................................................. 66
4.9. Cancelación De La Inscripción ........................................................................................... 70
CAPITULO V ................................................................................................................................. 74
5.1 La Importancia De Los Contratos Accesorios Al Contrato De Franquicia .................... 74
CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 82
RECOMENDACIONES ................................................................................................................ 83
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................. 84
1
INTRODUCCION
Dentro del presente trabajo de investigación, se busca realizar un análisis de los
contratos accesorios al contrato de franquicia, dicho contrato es conocido en el
comercio internacional como una herramienta para la expansión de las empresas
a otros territorios, y ha tomado auge con el fenómeno de la globalización que en
las últimas décadas ha influido la economía a nivel mundial. Es un sistema de
distribución comercial que engloba la transmisión de un know how, la licencia y
usos de una marca y todo tipo de asistencia bajo control del otorgante, a cambio
de una prestación establecida.
En este orden han aparecido modalidades contractuales en las que una de las
partes fija condiciones, como forma de asegurar la calidad del producto y la
atención en cualquier lugar, asegurando la notoriedad y popularidad de su
marca; dejando en claro que en este caso y como pasa con las restantes
modalidades, son modelos construidos por la realidad, por la costumbre
comercial, al margen de la normativa, desarrollándose paralela e
independientemente y a los que se les aplica analógicamente las instituciones y
normas ya reguladas en Derecho Mercantil. El rasgo característico de todas
ellas es el de cumplir con una función económica de integración de empresas en
formas de comercialización en un mundo globalizado que se guía muchas veces
por la apariencia.
En la actualidad el contrato de franquicia, trae consigo muchos beneficios para
las personas contratantes, por los contratos subyacentes de la franquicia,
estos se dan mediante un acuerdo de partes en donde una de ellas poseedora
de un determinado producto, sistema de comercialización y de producción, hace
entrega del mismo a otra persona, para que esta lo produzca, comercialice y
utilice la marca del mismo siguiendo las mismas pautas.
2
En Guatemala siendo un país con altas necesidades sociales es importante ir de
la mano con los cambios económicos mundiales, para salir del estancamiento
económico en el cual se encuentra, y buscar los beneficios de los mismos para
toda la población y no solo para un sector social.
Este trabajo servirá para analizar la relevancia que presenta el Contrato de
Franquicia y los Contratos Accesorios, tanto a nivel mundial como en
Guatemala; también se determinara si existe legislación guatemalteca que
regule este tipo de contratos.
De los métodos de investigación se utilizaron en la elaboración de dicha
investigación, podemos mencionar: Deductivo, Inductivo, Análisis, Síntesis; y la
técnicas que se emplearon son: Entrevista, Encuesta y Fichero.
Esta investigación se realizo con el objeto de comprobar, si se aplican este tipo
de Contratos en Guatemala, y de establecer si de alguna manera se benefician
los propietarios de las Franquicias; y determinar si es una herramienta que le
permite al comerciante expandirse o hacer crecer su negocio a nivel mundial, a
través de la obtención de las regalías
A continuación hablaremos de su estructura y contenido: en el Capítulo I
encontraremos, características, principios, división de los Contratos Mercantiles.
En el Capítulo II Antecedentes del Contrato de Franquicia, definición,
elementos, tipos de Franquicia y su importancia. En el Capítulo III se desarrolla
el Contrato de Know How, definición, el Secreto Empresarial, Joint Venture, y
otros contratos que se relacionan. En el Capítulo IV se analiza la Licencia de
Uso, como sus elementos, naturaleza, definición, características, clasificación,
cancelación de la misma. En el Capítulo V La importancia de los contratos
accesorios del contrato de franquicia en la actualidad.
3
CAPITULO I
1. 1 Los Contratos Mercantiles
Un contrato mercantil se efectúa cuando dos o más personas convienen en
crear, modificar o extinguir una relación jurídica, en el que por lo menos una de
las partes es un comerciante y actúan con una finalidad patrimonial, un fin
lucrativo.
Las nuevas modalidades de contratación responden a la evolución tecnológica,
al servicio de una economía de mercado y a la creciente demanda de bienes y
servicios, debido a las profundas transformaciones económicas, sociales y
políticas. Como afirma Farina1, “La empresa organiza, produce y distribuye este
cúmulo de bienes y servicios, que están cambiando los hábitos, los gustos y
hasta el criterio moral de los consumidores; y todo esto se manifiesta por medio
de los contratos comerciales. La complejidad del mundo actual, la evolución
tecnológica, son actos de los contratos mercantiles, el mayor comfort al que en
una medida u otra todos aspiramos, el transporte, la información, la cultura, los
libros, los viajes, el turismo, etc., todo implica la presencia de una empresa que
los produce y los vuelca al mercado masivamente.”
1.2. Características
En los contratos mercantiles podemos destacar un conjunto de características,
algunas generales y otras especiales, que permiten advertir su adecuada
concepción tanto desde su regulación jurídica como desde su función
económica.
Las características generales de los contratos mercantiles son:
1 Farina, Juan M., “Contratos Comerciales Modernos”, Editorial Astrea, 2ª. Edición, Buenos Aires, 1997,
4
a. La intervención de un comerciante:
El Código de Comercio (Decreto No. 2-70 del Congreso de la República,) en su
Artículo 2 establece quiénes son considerados comerciantes. A tal efecto
dispone que califican como tales quienes ejercen en nombre propio y con fines
de lucro cualesquiera actividades que se refieren a:
“(1) La industria dirigida a la producción o transformación de bienes y ala
prestación de servicios.
(2) La intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios.
(3) La Banca, seguros y fianzas.
(4) Las auxiliares de las anteriores."
Asimismo, el citado Código nomina en su Artículo 3 como comerciantes sociales
a las sociedades organizadas bajo forma mercantil, cualquiera que sea su
objeto.
b. La forma de la contratación:
La ausencia de formalismos, la rapidez en la contratación y en la ejecución y la
libertad de forma es la regla general y la finalidad patrimonial.
c. El objeto del contrato:
Se requiere de objetos posibles, determinados o determinables, y de carácter
lícito.
Por su parte, las características especiales de los contratos mercantiles son:
5
a. La representación aparente:
Surge cuando una persona da lugar con actos positivos u omisiones graves a
que se crea, según los usos del comercio, que alguna persona está facultada
para actuar como su representante, y no podrá invocar falta de representación
contra terceros de buena fe.
b. Los principios mercantiles de interpretación y ejecución:
La verdad sabida, conforme a la palabra dada por las partes, conocen sus
derechos y obligaciones; y la buena fe que constituye un estándar de conducta
arreglada a los imperativos éticos exigibles con la conciencia social imperante
que es la confianza.
c. Solidaridad de los deudores:
En las obligaciones mercantiles los codeudores se presumen solidarios, salvo
pacto expreso en contrario.
d. Exigibilidad de las obligaciones sin plazo:
Las obligaciones sin plazo son exigibles inmediatamente, salvo que el plazo sea
consecuencia de la propia naturaleza del contrato.
e. Mora mercantil:
Para la constitución en mora no es necesaria la interpelación por parte del
acreedor.
f. Derecho de retención:
Es el derecho que tiene el acreedor de retener los bienes de un deudor, que se
hallen en su poder, o bien, de los que tenga disposición por medio de títulos de
crédito representativos.
6
g. Capitalización de intereses:
En los contratos mercantiles se permite pactar la capitalización de intereses, con
una tasa de interés menor a la tasa promedio que apliquen los bancos en sus
operaciones del período que se trate.
1.2.1. Principios en los Contratos Mercantiles
Buena Fe: Es la conducta arreglada a los imperativos éticos exigibles de acuerdo
con la conciencia social imperante;
Verdad Sabida: La palabra dada por las dos partes, se considera como verdad
sabida;
Toda Prestación: Se presume onerosa: ya que siempre va a existir el interés en el
lucro;
Interés de Lucro: Es decir que siempre se persigue una ganancia
1.3. División de los Contratos Mercantiles
El Doctor René Arturo Villegas Lara2 quien presenta la siguiente división de los
contratos mercantiles:
a. Bilaterales y Unilaterales:
Son bilaterales cuando las partes tienen obligaciones recíprocas; y unilaterales
cuando la obligación recae únicamente en una de las partes contratantes, sin
tener una contraprestación.
b. Onerosos y Gratuitos:
2 Villegas Lara, René Arturo, "Derecho Mercantil Guatemalteco – Obligaciones y Contratos", Guatemala, Editorial
Universitaria, 1984, página 18-20.
7
Es oneroso el contrato que ante una obligación nace un derecho, aunque las
obligaciones recíprocas no sean equivalentes o proporcionales.
Por el contrario, los contratos gratuitos son los que se llevan a cabo por
liberalidad de una de las partes, sin pedir ninguna contraprestación.
c. Consensuales y Reales:
Los contratos consensuales se perfeccionan con el simple consentimiento de las
partes; mientras que los reales requieren para su perfección la entrega de la
cosa.
d. Nominados e Innominados:
Son contratos nominados los que tienen una denominación propia, que surge de
la ley o de la práctica mercantil; son innominados los que no gozan de un
nombre propio que los identifique.
e. Principales y Accesorios:
Los contratos principales subsisten y surten efectos por sí solos; en tanto que
son accesorios en el caso que los efectos jurídicos del contrato dependen de la
existencia de otro contrato.
f. Conmutativos o Aleatorios:
Ambos se refieren a los contratos onerosos. Es oneroso conmutativo aquel que
desde el momento de la contratación determina el alcance de prestaciones,
beneficios o pérdidas que sufrirán las partes; es oneroso aleatorio cuando la
prestación debida es incierta y depende de un acontecimiento futuro e incierto.
g. Típicos y atípicos:
El contrato será típico cuando la ley establece la estructura de los elementos
esenciales para su creación; será atípico cuando no lo contempla la ley y es el
que en realidad nos interesa estudiar; es un contrato que no se encuentra
8
regulado dentro de nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco y por lo tanto se
basa en los principios del Derecho Mercantil combinando las formas diversas de
los regulados.
h. Solemnes, Formales y no Formales:
El contrato es solemne cuando por disposición de ley debe formalizarse en
Escritura Pública (instrumento notarial), para su validez; es formal cuando la ley
establece la necesidad de ciertos elementos en el contrato para su subsistencia;
y es no formal cuando la ley no establece requisitos formales para su validez.
i. Condicionales y Absolutos:
El contrato es condicional si el cumplimiento de la obligación está sujeto a una
condición suspensiva; es absoluto cuando su cumplimiento es independiente de
toda condición.
j. Instantáneo y Sucesivo:
Será instantáneo cuando la obligación se cumple y consuma una sola vez;
mientras que es sucesivo cuando las obligaciones son continuadas en el plazo
que se establezca en el contrato.
1.4 Contratos Atípicos Mercantiles
Son aquellos contratos cuyo contenido no se rige por la regulación de la
legislación, pero sin embargo existe la libertad dentro del Derecho Privado hacia
los particulares para contratar observando los principios del Derecho Mercantil;
como la verdad sabida y la buena fe guardada.
No obstante, con el fin de lograr resultados coherentes con este hecho, es
necesario crear cláusulas que terminan desnaturalizando la figura del acuerdo
típico elegido, y es ahí donde el intérprete debe poner especial atención a efecto
9
de determinar lo realmente es requerido por las partes, es decir la causa del
pacto.
Estos tienen, básicamente, la misma naturaleza jurídica que los típicos, por lo
que son convenciones reconocidas por la ley como creadoras de efectos
reglamentarias. A ambos se les aplican principio de seguridad jurídica, y los
mismos requisitos e instituciones estipuladas para la materia contractual en
general, pero difieren claro está en su estructura (porque no están regulados
dentro de la ley y por lo tanto existe libertad para efectuar el contrato), aplicación
y definición particular.
Algunos contratos atípicos mercantiles que podemos mencionar son:
Contrato de Franchising, (franquicia)
Contrato de Leasing, (arrendamiento financiero)
Contrato de Renting, (arrendamiento)
Contrato de Factoring, (sociedad financiera)
Contrato de Management, (administración)
Contrato de Underwriting, (financiamiento)
Contrato de Holding, (sociedad auxiliares)
Contrato de Concesiones Mercantiles
Contrato de Joint Venture, (colaboración empresarial)
Contrato de Pool, (intercambio de acciones)
Contrato Pool Aeronáutica, (redistribución de rutas aéreas)
Contrato de Country Club, (club de campo)
Contrato de Tiempo Compartido
10
Es interesante que dentro del contrato de franquicia surgen otros contratos
atípicos siendo estos el know how y la licencia de uso, en otros contratos
atípicos no se presenta esta particularidad.
11
Capítulo II
2.1. Antecedentes del Contrato de Franquicia
El Contrato de Franquicia como lo conocemos en la actualidad es el resultado de
varios años de usos y prácticas comerciales. El abogado argentino José Ignacio
Argañaras3 ilustra la historia y evolución de este interesante instrumento
mercantil haciendo referencia a sus orígenes en la Edad Media en Europa. En
esa época existían las denominadas Ciudades con Cartas Francas, y éstas
garantizaban ciertos privilegios a las ciudades y ciudadanos. La primera carta de
franquicia de este tipo que se conoce está fechada en el municipio de
Chambery, Francia en marzo de 1232. Además, señala que surge en virtud de la
concesión hecha por la Iglesia Católica a ciertos señores de tierras para que
actuaran en su nombre recolectando los impuestos para la misma.
Propiamente como Franquicia Comercial esta figura contractual surge en los
Estados Unidos de Norteamérica en el año 1850, aproximadamente, cuando la
compañía SINGER & CO. o Singer Sewing Machine Company crea una
novedosa forma de distribución y venta para sus máquinas de coser, la cual
continúa hasta nuestros días. También GENERAL MOTORS, a partir de 1898,
adoptó la franquicia como estrategia de expansión para su red de distribuidores
en otros países. Es importante hacer notar que la primera legislación específica
sobre la materia surgió recientemente en la década del año 1970 en el Estado
de California,Estados Unidos de América.
El sistema de franquicias en la actualidad es muy importante debido a que es la
mayor forma de comercialización a nivel mundial.
Para confirmarlo, el Abogado guatemalteco Carlos Melini, en su artículo
3 3 Argañaras, José Ignacio, El Contrato de Franchising (Franquicia), Argentina, pag. 32
12
FRANQUICIAS4 publicado en el Internet, indica que en el año 1995 el número de
empresas franquiciantes de Estados Unidos de América era de 3,000 y que a
nivel mundial en esta misma fecha el número de franquiciantes ascendía a
10,654. Estos datos ilustran la constante utilización de este contrato en el ámbito
comercial.
2.2. Definición
El contrato de Franquicia es conocido en el comercio internacional como una
herramienta para la expansión de las empresas a otros territorios, en coherencia
al fenómeno de la globalización que en las últimas décadas ha abarcado las
comunicaciones, los servicios y el comercio. Una definición completa de este
contrato la da el tratadista Mexicano Javier Arce Gargollo. Según dicho autor, “El
contrato de franquicia es aquel por el que el franquiciante otorga al franquiciado
la licencia de uso de una marca con el derecho a distribuir ciertos productos o a
explotar, con cierta exclusividad, una empresa o negociación mercantil de bienes
o de servicios, en ambos casos, mediante la transmisión de conocimientos
técnicos y el uso de marca(s) y nombre(s) comercial(es), a cambio de una
contraprestación generalmente ligada a los resultados de la operación de la
negociación.”5 Por otro lado, la Asociación Internacional de Franquicias confirma
las ideas del anterior tratadista definiendo el contrato como “…una relación
contractual entre un franquiciante y un franquiciado en el cual el primero ofrece
mantener un interés continuo en el negocio del segundo, respecto a áreas tales
como el Know how y entrenamiento, en tanto el franquiciado opera bajo un
nombre comercial común y de acuerdo con un procedimiento común o patrón
establecido o controlado por el franquiciante, haciendo aquel una inversión
financiera sustancial con sus propios recursos y en su propio negocio" .6
4 Melini, Carlos, “Franquicias”, Guatemala,2010 pagina 15 5 Arce Gargollo, Javier, "El contrato de franquicia", Themis, México, 1992, página 29.
6 Marzorati, Osvaldo S. "Sistemas de Distribución Comercial", Buenos Aires: Editorial Astrea, 1992,página 191.
13
De las definiciones antes expuestas proponemos la siguiente definición de
franquicia: “El contrato de Franquicia es una relación contractual mediante
el cual una parte (franquiciante) transfiere a otra (franquiciado) un conjunto
de conocimientos, métodos y técnicas para llevar a cabo el negocio que lo
ocupa, y además, le otorga licencia para el uso de las marcas, nombres
comerciales, patentes de invención, y algunos otros elementos de
propiedad intelectual propios del negocio, a cambio de las regalias. De esta
manera, prepara y equipa al franquiciado para desarrollar las operaciones
comerciales de la misma forma que lo haría personalmente el franquiciante,
en un territorio determinado, mientras el franquiciado se compromete a
seguir los lineamientos que le indique el franquiciante, para la prestación
o produción del servicio o producto y desarrollar su propio negocio”.
2.3. Elementos del Contrato de Franquicia
2.3.1. Elementos Subjetivos
La mayoría de los tratadistas mercantilistas concuerdan que existen dos
elementos subjetivos en este contrato: el franquiciante y el franquiciado (o
franquiciador, como también se le denomina).
Franquiciante es quien otorga la franquicia, detenta la marca y otro derecho o
categoría de propiedad intelectual; es el poseedor del negocio y como tal, su
obligación es proveer al franquiciado de los productos objeto de la empresa,
dotarlo de la organización necesaria, conceder el uso de derechos de propiedad
intelectual, publicidad y entrenamiento o capacitación.
A cambio de todas estas prestaciones, él recibirá un pago por la operación, lo
que el Doctor Villegas Lara denomina "derecho de entrada" 7, y posteriormente
7 Villegas Lara, René Arturo, Op. Cit., página 380
14
en forma constante y periódica, un porcentaje de las utilidades que obtenga el
franquiciado (regalías), así como la expansión comercial de su marca y
propiedad intelectual y de su empresa.
Franquiciatario o Franquiciado es el tomador de la franquicia. Actúa en nombre
propio en cuanto a la relación jurídica, opera bajo su propio riesgo, se obliga a
utilizar la franquicia, proporciona el personal que laborará en el negocio, compra
la maquinaria necesaria para el desarrollo, contrata instalaciones y se
compromete a seguir los lineamientos que le indique el franquiciante para la
prestación del servicio o producción del producto. Por ello, desarrolla su propio
negocio, no invierte grandes cantidades de dinero en estudios de mercado por
ser un negocio ya desarrollado y probado y, por ello, el riesgo de fracaso se
minimiza.
2.3.2. Elementos Objetivos
El Doctor Díaz Bravo8 indica que los elementos importantes para la efectiva
operación de una franquicia son los siguientes:
a. La licencia para el uso de una o más marcas y, frecuentemente, del nombre
comercial. Hay que hacer notar que en estos casos no opera la transmisión
plena de la marca o del nombre comercial, ya que el franquiciante conserva la
titularidad. De esta manera, la clientela es atraída por la notoriedad de una
marca acreditada en el público.
Además, con el apoyo de una publicidad permanente y eficaz, se populariza la
imagen y a la vez se fortalece y multiplica el poder de la marca.
8 Díaz Bravo, Arturo. "Contratos Mercantiles". México, Harla, 1994, página 215
15
En relación al uso de una marca, Argañaras indica que “La licencia de uso de
marca es la esencia del contrato de franquicia comercial, que el franquiciante
sea titular de una marca sobre un producto o servicio, ya que la clientela es
atraída por el renombre y prestigio de la misma, y por supuesto que el
franquiciado además de utilizar su marca, utiliza también sus signos y símbolos
distintivos, juntamente con una serie de normas con relación a la forma de
actuar del franquiciado, en cuanto a la actividad y administración a desarrollar.”9
Asimismo, otros autores indican que al hablar del sistema de franquicia no debe
hacerse referencia exclusiva al otorgamiento de licencia sobre una marca o
nombre comercial, sino que además pueden extenderse licencias sobre otros
derechos de propiedad intelectual como diseños industriales, obras protegidas
por derechos de autor, modelos de utilidad, secretos empresariales, patentes de
invención, etcétera.
b) La transmisión de conocimientos técnicos y la prestación de la asistencia
relacionada con los mismos, y que pueden referirse a patentes de invención,
secretos empresariales, secretos de fabricación (know how), etcétera.
Las voces know how son frecuentemente utilizadas, especialmente en los
Estados Unidos de América e Inglaterra para abarcar procesos complicados y
definidos. El término también es utilizado en un sentido limitado, significando la
habilidad adquirida y la experiencia acumulada por un técnico, que son
inseparables de su persona y que constituyen su valor técnico para el
empleador. El autor Van Notten lo define como “los procedimientos prácticos
industriales y comerciales, que no pueden ser descritos con precisión, los cuales
derivan su valor como consecuencia de un determinado grado de novedad y
9 Argañaras, José Ignacio, Op. Cit.
16
secreto”10. Esto se refiere a la obligación que tiene el franquiciante de enseñar al
franquiciado la operación del negocio, su organización administrativa y
financiera. El franquiciado debe actuar de conformidad a las instrucciones
recibidas y poner en práctica el entrenamiento impartido. El objetivo de este
elemento dentro del sistema de franquicia es alcanzar la uniformidad en la venta
de productos o la prestación del servicio para llegar al mismo resultado del
negocio que se pretende imitar.
c) Una contraprestación a cargo del franquiciado y a favor del franquiciante,
generalmente establecida con arreglo a la utilidad que obtenga el primero
llamada regalía o royalty.
d) Territorio: que es la zona o la ubicación del establecimiento donde el
franquiciado desarrollará el negocio.
e) Método Operativo: que se refiere a la asistencia que el franquiciante debe
brindar al franquiciado durante toda la relación, consistente en entrenamiento,
elección del local, reclutamiento de personal, organización administrativo,
financiera y operacional del negocio.
Así como la constante actualización de los métodos para la prestación del
servicio.
f) Publicidad: el cual es un elemento importante para que la marca propiedad del
franquiciante se mantenga en el mercado y el producto o servicio sea vendido.
Obedeciendo al tipo de negocio objeto de la franquicia otros elementos objetivos
lo pueden ser.
10
Notten, Van, citado por Guillermo Cabanellas (h.) en "Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnología en el
Derecho Privado", Argentina, Heliasta, 1980, página 29.
17
g) Calidad de Suministros: cuando el franquiciante mantiene un estricto control
sobre los productos o utensilios que el franquiciado adquiere para la prestación
del servicio.
h) Compromisos de Asistencia Financiera: en el caso que el franquiciante no
invierta capital o no lo compromete en el negocio del franquiciado, pero sí lo
asesora para la obtención del capital con el objeto de construir la franquicia.
i) Cláusulas de Confidencialidad: que se refieren al compromiso que adquiere el
tomador de la franquicia de guardar el secreto o la reserva en cuanto a la
administración del negocio y la operación.
j) Cláusulas de no Competencia: que son establecidas por el franquiciante para
que el franquiciado no opere negocios competitivos durante el tiempo de la
franquicia y hasta por un determinado tiempo posterior a su finalización.
Concluyendo con el tema de los elementos objetivos del Contrato de Franquicia,
una vez analizados los elementos que presentan los diferentes autores,
podemos establecer “como elementos objetivos indispensables para la
existencia de un contrato de franquicia los siguientes:”
1. La transmisión de conocimientos técnicos, porque si no hay transmisión de
conocimientos (know how), podría tratarse de otra figura contractual con
finalidades diferentes a una franquicia;
2. Las regalías: que representan el beneficio patrimonial al franquiciante y la
obligación o pago a cargo del franquiciado; y
18
3. El uso de marca o nombre comercial, o cualquier otro tipo de derecho de
propiedad intelectual que se relacione con el negocio.
2.4. Tipos de Franquicias
Existen diferentes clasificaciones doctrinarias que resultan de las varias
aplicaciones prácticas del contrato de franquicia dentro de los usos comerciales.
El tratadista argentino Juan M. Farina11 los clasifica en Franquicia de Servicio y
Franquicia de Distribución, lo que a continuación pasamos a exponer, junto con
otros tipos.
2.4.1. Franquicia de Servicio
Es aquella franquicia mediante la cual se suministra un servicio como
conceptualización de una técnica o normativa determinadas; por ejemplo, el
asesoramiento legal, fiscal o inmobiliario, enseñanza, hotelería, tintorería,
alquiler de vehículos, mantenimiento corporal, etcétera. La Guía de Franquicias
de la OMPI la define como aquella en que "el licenciante de la franquicia
desarrolla cierto servicio que es prestado por el licenciatario de la franquicia en
virtud de las cláusulas del contrato de franquicia, a sus clientes."12
2.4.2. Franquicia de Distribución
Es aquella en que el franquiciante fabrica el producto y lo vende a sus
franquiciado, y éstos, a su vez, venden los productos a la clientela bajo la marca
del franquiciante, y dentro del territorio que les autoriza la franquicia.
Este tipo de franquicia se utiliza para la distribución de combustibles, cosméticos
o productos electrónicos de consumo domésticos. Sin embargo, no debe
confundirse la figura de la franquicia de distribución con el contrato de
11
Farina, Juan M., "Contratos Comerciales Modernos", Argentina, Editorial Astrea, 1994, página 458. 12 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), "Guía de Franquicias", Ginebra, 1994,página 22
19
distribución, los cuales, aunque la finalidad pareciera ser la misma, presentan
varias diferencias, así: El contrato de franquicia representa el otorgamiento de
todo un sistema de negocio que se da a conocer a un tercero para que lo
desarrolle en un territorio determinado.
En el caso de la franquicia de distribución, el franquiciante permite al
franquiciado comercializar con cierto producto bajo su marca a cambio de una
prestación, pero todo esto acompañado de un "paquete de prestaciones", como
lo llama el Doctor Jonás Bergstein, el cual incluye transferencia de otros
elementos como el know how, el uso de publicidad, directrices administrativas,
etcétera. Por otro lado, el contrato de distribución es aquel por el que una parte
se obliga a adquirir bienes o servicios de otra para su posterior reventa; o como
lo define nuestro Código de Comercio, en su Artículo 280, cuando dispone que
"Por el contrato de distribución o representación, un comerciante denominado
principal contrata con otro comerciante denominado distribuidor o representante,
para que por cuenta de este último se venda, distribuya, promueva, expenda o
coloque los bienes o servicios de su giro."
La diferencia de estas contrataciones se encuentra que el contrato de
distribución no lleva consigo el elemento de incorporación del tercero (agente)
al sistema de negocios del comerciante (agente), ya que se limita a adquirir los
bienes o servicios del comerciante y, posteriormente, bajo su propia cuenta,
ofrecerlos y venderlos en el territorio señalado; mientras que en la franquicia de
distribución el franquiciado se sumerge en el sistema de negocios
diseñado por el franquiciante, no limitándose a la sola venta de los bienes o
servicios del franquiciado, sino obteniendo además, instrucciones, asesoría y los
lineamientos para la obtención del éxito del negocio.
20
2.4.3. Franquicia de Procedimiento
Se le conoce también como franquicia de fabricación. A través de este tipo de
franquicia, el franquiciante proporciona un conocimiento técnico o de producción
al franquiciado, y le autoriza a fabricar, vender y producir productos bajo las
marcas del franquiciante. Además, le transfiere información de secretos
comerciales o tecnología patentada, así como información acerca de la
comercialización, distribución y servicio del producto. Típicamente se ve utilizada
este tipo de franquicia en las industrias de restaurantes y de comida rápida,
con lo que se confirma que es una de las franquicias más desarrolladas.
Otra clasificación se puede dar de acuerdo al sistema o tipo de servicio que
preste o al producto que venda la empresa propietaria de la franquicia. El autor
Kahn Michel admite cuatro tipos diferentes de franquicia: Industrial, de
Distribución, de Servicios y Hotelera las cuales se pueden conceptualizar
fácilmente por su propia denominación. Existen otras clasificaciones que tratan
de encuadrar las diferentes variaciones que puede tener el contrato de
franquicia, pero consideramos que cualquier clasificación quedaría corta, debido
a la amplitud de bienes y servicios y formas de comercio que existen y que
pueden ser objeto de una franquicia.
2.5. Las Franquicias en Guatemala
Las franquicias son ya una práctica común en todas las áreas de la actividad
económica. En las últimas décadas, Guatemala ha sido invadida de productos
extranjeros que han provocado mayor competitividad en el comercio y la
industria local.
Afortunadamente, Guatemala ya se ha iniciado en la práctica de exportación de
franquicias, y esto trae consigo un mayor aprovechamiento de este tipo de
21
contratación por parte de los comercios y productos guatemaltecos. De acuerdo
al artículo publicado en Prensa Libre el 21 de diciembre del 2002, la cadena de
restaurantes guatemalteca Pollo Campero empezó a desarrollar su estrategia de
franquicia en 1994. Actualmente se encuentra operando en Estados Unidos de
América, México, toda Centroamérica, Ecuador y con nuevas aperturas en
España. Además, tenemos el caso de los restaurantes denominados Los
Cebollines, que cuenta ya con operaciones en Guatemala, Honduras y El
Salvador, con planes de expansión hacia Norteamérica, el Caribe y el resto del
2002, Latinoamérica. Otro ejemplo es The Bagel Factory, empresa guatemalteca
que está trabajando actualmente en su programa de franquicia. Igualmente, la
cadena de restaurantes guatemalteca de comida oriental (o china) Chinito Veloz
se encuentra en el proceso de ampliar sus operaciones hacia México, Honduras
y Nicaragua, Restaurante Hacienda Real en El Salvador, Honduras y Panamá.
El Contrato de Franquicia es un contrato atípico en nuestra legislación, ya que
no lo contempla específicamente ni desarrolla en forma específica ningún cuerpo
legal. Sin embargo, sí es reconocido o nominado por nuestra legislación en el
Artículo 280 Código de Comercio, que al regular lo relativo a las reglas de los
Agentes de Comercio, aclara que “…Por contrario, las disposiciones de este
capítulo no serán aplicables a contratos o relaciones de licencias de uso o
usufructo de propiedad industrial e intelectual y de franquicias comerciales.”
Además encontramos una expresa alusión a la franquicia en la Ley de Propiedad
Industrial, dentro del Capítulo de Marcas, específicamente respecto a lo relativo
a inscripción de la Enajenación, Cambio de Nombre del Titular y Licencias de
Uso. En efecto, en el último párrafo del Artículo 46 la Ley de Propiedad Industrial
indica que “…En lo que se refiere a la materia regulada por esta ley, los
contratos de franquicia se regirán también por las disposiciones de este
capítulo…” Es decir, la citada Ley aclara que cuando el contrato de franquicia
contenga en sí mismo disposiciones contractuales respecto a una licencia de
22
uso de marca, a falta de pacto expreso estará regido por las normas de la ley
referida.
Fuera de las normas indicadas, los contratos de franquicia no están regulados ni
desarrollados en la legislación guatemalteca, por lo que son contratos atípicos y
su contratación se basa en el principio de libertad de contratación mercantil,
fundamentados en los principios filosóficos de buena fe y verdad sabida. El
asunto de regulación legal de los contratos de franquicia ha sido muy discutido.
Existen dos tendencias: la primera que apoya y exige la creación de legislación
que regule los contratos, basándose en los abusos que se cometen por parte de
los franquiciantes en las contrataciones; y la segunda tendencia es la que
asegura que la existencia de legislación que regule la franquicia detendría la
tremenda expansión que ha tenido este sistema de contratación.
"En el Derecho comparado, Canadá y Estados Unidos han sido pioneros en la
tarea de dotar a la franquicia de una regulación legal… se ha creado además un
registro de franquicias."13
2.6. La Importancia del Contrato de Franquicia
La razón principal del éxito del contrato de franquicia en el mercado
internacional, de acuerdo al Abogado Mauricio Funes Huerta, lo es que consiste
en el vínculo ideal entre grandes capitales y las pequeñas y medianas empresas,
además de ser una estrategia de diversificación y marketing extraordinaria como
sistema de comercialización de un producto o servicio. Asimismo, conlleva
varios beneficios evidentes como el permitir la expansión geográfica y la
conquista de mercados desconocidos, controlando la distribución de los
productos en dichas zonas, pero por sobre todo, valoriza la marca y en ciertos
casos también otros signos distintivos. Un ejemplo del éxito de las franquicias es
13
Calvo Caravaca, Alfonso L. y Luis Fernández de la Gándara, " Contratos Internacionales", España, Editorial Tecnos,
página 1
23
la red multinacional Coca-Cola, la que se expandió por diferentes países del
mundo con un éxito sin precedentes. Tampoco hay que olvidar las cadenas de
comida rápida como McDonald´s que se encuentran en casi todos los países del
mundo, utilizando este sistema de distribución y venta, agregando cada vez un
mayor valor a la marca en cuestión.
Algunas de las ventajas que ofrece este contrato las resume Modesto Bescós14
así:
a) Expansión rápida de los negocios que se apoyan en la iniciativa e impulso
empresarial de terceros;
b) Capital y riesgos mínimos para el franquiciante, pues la inversión principal es
realizada por los franquiciado, quienes asumen los albures de la explotación de
su establecimiento;
c) Mayor facilidad de administración para el franquiciante, a la vez que mayor
agilidad y rapidez en el control de la cadena de franquiciados;
d) Optimización del marketing, de manera que se consiguen mayores economías
de escala, principalmente en suministros y equipos; y
e) Mayor valorización de la estructura, pues generalmente se consiguen mejores
emplazamientos, una mejor identificación de los productos e intercambio de
experiencias.
En base a las ventajas presentadas, podemos determinar las prerrogativas que
este tipo de contratación ofrece en relación a las partes contratantes: El
Franquiciado desarrolla su propio negocio, el cual es relativamente seguro, pues
14
Villegas Lara, René Arturo, "Derecho Mercantil Guatemalteco – Obligaciones y Contratos",Guatemala, Editorial
Universitaria, 1984, página 18-20.
24
está basado en la explotación de una marca ya conocida y con un método ya
operado.
Lo más importante es que el tomador de la franquicia no se arriesga a
experimentar y pagar el costo de las equivocaciones, ya que aprovecha la
experiencia e investigaciones desarrolladas por el franquiciante con anterioridad.
El Franquiciante, por otro lado, obtiene la difusión de la marca y nombre
comercial o de cualquier otra categoría de derecho de propiedad intelectual
(propiedad industrial o derecho de autor), aumenta el prestigio de los mismos
con el esfuerzo del franquiciado y cobra una cantidad de dinero por su
utilización.
Además, obtiene nuevos puntos de venta sin previa inversión, sin incurrir en
costos de administración que ocasionaría la instalación de una sucursal con sus
propios medios. Finalmente, aprovecha para sí mismo los gastos de publicidad
en que incurre el tomador.
25
Capitulo III
3.1 Antecedentes del Contrato de Know How
El término Know how, es una expresión inglesa que significa “saber cómo”.
Puede ser entendido como “arte de fabricación”, aludiéndose así a un
conocimiento determinado de producción o comercialización. Se le considera
como un negocio jurídico de mucha importancia, puesto que dicho contrato es un
instrumento de penetración económica, debiendo tenerse en cuenta que hoy en
día las empresas como tales, producen sus bienes en lugares diferentes de tal
forma que estas fases de los procedimientos, están o pueden estar dispersas y
ni siquiera estar coordinadas entre sí, son autónomas”.
El objeto del Know How es muy diverso y no se circunscribe a lo técnico; no se
trata en todos los casos de cesión de tecnología, sino también puede tratar
algún aspecto de naturaleza comercial. Igualmente es menester señalar que
puede generar ambigüedad al denominarlo o concebirlo como una licencia, toda
vez que existe como se sabe el genuino contrato de licencia de uso. No obstante
debe aceptarse que entre ambos tipos de contratos se da con frecuencia una
estrecha relación, empero son dos negocios jurídicos diferentes.
Este contrato aparece en 1916 en Estados Unidos de América y se difunde en
países como Inglaterra y Alemania, logrando su auge durante la
Segunda Guerra Mundial.
Actualmente se encuentra difundido en todo el orbe y constituye uno de
los contratos que se celebra con mayor frecuencia. Podemos definir el “contrato
know how, como aquél celebrado con el fin de explotar conocimientos
técnicos no patentados, que se guardan como secretos y su uso se permite
bajo confidencialidad a cambio de una retribución.”
26
Este contrato permite el aprovechamiento de técnicas, que han sido fruto
posiblemente de grandes esfuerzos intelectuales
fuertes inversiones en investigación.
El conocimiento no es patentado por no tener el grado inventivo requerido para
ello o se desea tener el monopolio del invento por un plazo más amplio de
protección. En este punto, es oportuno citar a Narváez García que nos señala en que
trata el contrato de know how "versa sobre prestación de conocimientos relativos a
objetos (piezas de prueba, modelos no registrados, máquinas,
aparatos, herramientas, instalaciones de mecanización, inventos no patentados,
etc.) datos y antecedentes técnicos que incluyen cálculos, fórmulas, planos,
especificaciones, dibujos o diseños, etc. e instrucciones para fabricar, producir o
explotar un producto; o sobre procedimientos de fabricación; o comunicación de
experiencias de explotación, o consejos prácticos y explicaciones sobre una patente
determinada; o indicaciones para planificar la producción, distribución o venta directa
y demás que se estimen complementarias"
El Know How, - literalmente "saber hacer" - es uno de los elementos
fundamentales del sistema de franchising. Es un término oriundo de Estados
Unidos de América, que a pesar de haber sido adoptado por todo el mundo, no
tiene un significado unívoco. Los franceses también lo llaman "savoir faire".
Se refiere a todo el conjunto de experiencias y procedimientos que han
sido adquiridas por un empresario en la explotación de su negocio y que le
han permitido alcanzar un cierto éxito en el sector.
Para un mejor entendimiento desarrollaremos un ejemplo simple el cual es:
27
A un automovilista se le paró el motor en el medio del campo y pidió ayuda a un
herrero, éste le pegó al rodado dos buenos martillazos. El auto arrancó y el
herrero pidió un precio exagerado, a lo que el furioso automovilista comentó:
tanto por dos martillazos, El herrero replicó: no, por haberlos dado, sino por
haber sabido dónde darlos. Esto es el Know How.
Ya sobre la esencia del Know How, se asegura que consiste en un secreto sobre
un conjunto de conocimientos de carácter industrial (de productos o
procedimientos), comercial o para la prestación de un servicio, que proporcionan
una ventaja competitiva a quien los posee, y que esfuerza por no divulgarlos.
De lo dicho, se desprenden los siguientes elementos constitutivos:
Secreto sobre conocimientos útiles: Es decir, recae sobre
conocimientos que permiten la satisfacción de necesidades.
Ventaja competitiva para el poseedor del secreto: Lo que significa que
es fuente de ganancias para el titular de los derechos sobre el secreto.
Carácter industrial o comercial del secreto: Se hace referencia,
entonces, al concepto amplio de empresa.
Esfuerzo para la no divulgación: Pues el titular de los derechos
ejecuta acciones tendientes a impedir que terceros conozcan el secreto
empresarial, de donde se deduce que se el poseedor del secreto que le
otorga ventajas competitivas no toma las medidas de ocultamiento
correspondientes no podrá hablarse de secreto empresarial, ni el
ordenamiento jurídico otorgara protección al poseedor del secreto.
Ahora, centrándonos en el primer elemento del secreto empresarial
conocimiento útil, que el Know How sea un secreto significa que existe una
reserva mental sobre un conocimiento. Ahora si pasamos hablar
28
sobre tecnología no solo comprende conocimiento científico, en muchas
ocasiones está referida a conocimientos útiles obtenidos en virtud de la
experiencia empresarial, como, por ejemplo, los conocimientos que se poseen
sobre cuales son los distribuidores de la mejor materia prima o sobre las
cualidades que debe reunir el personal para obtener mayor rendimientos.
3.2. Definición del Contrato de Know How
Es de entender que existen una serie de definiciones referidas a este tipo de
contratación, de este modo, Aníbal Sierralta, sostiene que“... el contrato de know
how es un acuerdo de voluntades formal, por el que se transmite el uso, disfrute
y la explotación de una fórmula, procedimiento, técnica generalmente secreta y
no patentada intermediando el respectivo pago en dinero o un porcentaje sobre
el valor de las ventas del usuario”15
José Massaguer, define el contrato de know how como “...aquél negocio jurídico
celebrado entre personas, físicas o jurídicas, en virtud del cual una de ellas (el
licenciante), titular de un Know How (el Know How licenciado), autoriza a su
contraparte (el licenciatario o receptor) a explotarlo durante un tiempo
determinado y, con este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento; y
en virtud del cual el licenciatario o receptor se obliga, por su lado a satisfacer un
precio cierto en dinero calculada en función del volumen de fabricación o ventas
de productos o servicios realizados con el empleo del know how licenciado”16
Gomez Segade lo define como “el contrato en virtud del cual el licenciante
autoriza al licenciatario (de ordinario a título oneroso), a utilizar una técnica
desarrollada y mantenida en secreto por el primero” .17 Es de considerar que en
15 SierraltaRios, Aníbal, “El Contrato de KnowHow”, en Revista Jurídica del Perú, Lima, Septiembre 2002, Nº 38. p.
189 – 199. AÑO LII. p. 19016 Massaguer, José, El Contrato de Licencia de KnowHow, Barcelona: Bosch, 1989.p. 32 16 Massaguer, José, El Contrato de Licencia de KnowHow, Barcelona: Bosch, 1989.p. 32 17
GomezSegade, José Antonio. El Secreto Industrial. (KnowHow) Conc epto y Protección, Primera Edición, Madrid:
Editorial Tecnos, 1974, p. 137
29
lo referente al tratamiento legal nacional, no existe en el marco del derecho
nacional una tipificación específica para la contratación referida al know how.
Es de considerar regular este tipo de contratación, ello en mérito de la identidad,
establecida doctrinariamente, entre el know how y los secretos empresariales, lo
cual a consideración personal, puede ser una manera de proteger a las partes
contratantes ante el vacío o deficiencia imperante en la normatividad nacional,
sin embargo es imprescindible contar con un apartado normativo adecuado a
unificar los criterios desarrollados en el marco del Derecho Industrial y de la
Protección de la Competencia Desleal adecuándolo a los marcos normativos
contractuales vigentes, creando una regulación sui generis, propia de ésta
nueva figura jurídica.
Es de considerar regular este tipo de contratación, ello en mérito de la identidad,
establecida doctrinariamente, entre el know how y los secretos empresariales, lo
cual puede ser una manera de proteger a las partes contratantes ante el vacío o
deficiencia imperante en la normatividad nacional, sin embargo es imprescindible
contar con un apartado normativo adecuado a éste nuevo tipo de contratación,
de este modo sería más que imprescindible unificar los criterios desarrollados en
el marco del Derecho Industrial y de la Protección de la Competencia Desleal
adecuándolo a los marcos normativos contractuales vigentes, creando una
regulación sui generis, propia de ésta nueva figura jurídica.
Es necesario mencionar que existen una amplia gama de definiciones
esbozadas en el ámbito legislativo, tanto por Organismo Internacionales como
por la legislación interna de diversos países referidos al tratamiento del know
how, pero estos conceptos son referidos en su mayoría únicamente al know how,
y escasamente a este tipo contractual.
En América Latina, se debe señalar que Argentina, es uno de los países que
más ha tomado en consideración el presente tema, es así que en el año de
30
1969, en el Congreso Nacional de Derecho Comercial De Rosario, un grupo de
juristas proponen la tipicidad de una serie de figuras contractuales, entre las que
se encontraban los contratos de licencia y de transferencia de tecnología, marco
en el cual se contemplaban los contratos de know how. En el año de 1971, se
dicta en Argentina la Ley 21617, por la que se crea el Registro Nacional de esto
nuevos modelos contractuales a cargo de la Secretaría de Estado de Desarrollo
Industrial dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, Ley General de
Transferencia de Tecnología por la cual se realiza una similitud entre el Contrato
de Know How y Asistencia Técnica, definiéndolo como “el contrato por el cual un
proveedor se compromete a transmitir un conocimiento técnico más o menos
secreto a un receptor que gozará de los beneficios del mismo, quien se obliga a
no develarlo a terceros, a cambio de un precio denominado royalty o regal ía”. A
la fecha, dicha normatividad ha sido modificada por la Ley 22426 del 12 de
marzo de 1981, Ley de Defensa de la Competencia.
Se propone por ende, teniendo en consideración referencial la normatividad de
la Unión Europea referida al tratamiento del know how, la presente definición:
“El Contrato de Know How, es un contrato empresarial, por el cual la
proveedora o dador transmite de modo temporal un conocimiento especializado
no patentado o patentable, caracterizado por ser de índole confidencial,
sustancial e individualizado, a un beneficiario, en mérito de lo cual el adquiriente
deberá efectuar el pago de un royalty calculado en virtud de la productividad y
ventaja adquirida.”
Es de apreciar, que en la definición esbozada me refiero a tres elementos
sustanciales presentes en este tipo de contratación a considerar en el
conocimiento especializado o know how:
La confidencialidad: El conocimiento especializado al que aludo debe ser una
información no accesible por la generalidad, es decir debe existir un área de
31
confidencialidad, no sólo con el fin de proteger el monopolio de hecho, sino
también con la finalidad de preservar el valor económico de la información. No
es correcta la afirmación por la que se sostiene que el know how pierde su valor
al cobrar publicidad, ya que si un país altamente industrializado transfiere un
know how concerniente a determinado procedimiento fabril hacía un país en
desarrollo, el saber especializado continúa teniendo un valor considerable.
De este modo la teoría de la coincidencia18, que sostiene que se requiere
voluntad de la persona natural o jurídica (teoría de la voluntad) para mantener
en secreto la información y que exige como elemento esencial que el know how
implique un provecho para la empresa (teoría del interés), que es el siguiente
elemento a ser analizado.
La sustancialidad: Entendida como el valor del know how, como el conjunto de
conocimientos indispensables para el dador, favoreciéndolo en el uso, venta,
gestión o la organización del bien o servicio contractual
La individualidad: El know how debe ser minuciosamente descrito como para
poder verificar si responde a los criterios de confidencialidad y sustancialidad.
Es claro que en el contrato de know how, no existe un derecho subjetivo, sino
tan sólo aquéllos derechos que emanan del contrato, sin otra consecuencia que
no fuere “la oportunidad comercial” que es lo que en realidad prevalecen en este
tipo de contratación”.
3.3. Naturaleza Jurídica del Contrato de Know How
Para tener un concepto más claro sobre lo que representa el contrato de know
how, debemos señalar las diferencias que tiene con otras figuras jurídicas que le
son afines. El hecho de que no esté tipificado en la legislación guatemalteca
18
Kors, Jorge A, ”La Naturaleza Jurídica del KnowHow y la Ley Mejicana”, en Revista del Derecho Industrial, Buenos
Aires, Septiembre – Diciembre, 1992. Nº 42. p. 619.
32
hace que muchas veces se pretenda aplicar a esta clase de contratos otras
figuras contractuales, siendo evidente que hay caracteres que las distinguen.
No existe un análisis detallado sobre dicho tema pero existen coincidencias en la
doctrina respecto a su estudio como señalan Eduardo Chuliá y Teresa Beltrán
quienes indican que “se trata de un contrato mixto o complejo, y que por tanto,
su régimen jurídico será el que se desprenda de lo pactado por las partes; por
analogía de las normas que regulen los contratos más afines, de que se trate,
por último, serán de aplicación los principios generales del derecho de las
obligaciones”19.
La naturaleza jurídica relacionada con los contratos de know how ha sido
desarrollada con la práctica y que a la fecha carece de regulación jurídica,
posición que venimos señalando con énfasis durante el desarrollo de la presente
investigación.
Del análisis de diversos textos e investigaciones relacionadas al respecto cabe
la precisión particular que hemos determinado considerar que el Contrato de
Know How merece un tratamiento legislativo, jurisprudencial y doctrinario sui
generis tendiente a formalizar su singularidad en la esfera contractual, no es
correcto sostener que debemos tratar este contrato a la par de figuras
contractuales existentes en nuestro medio sean las típicas o atípicas. Por ende,
es preciso trazar algunas diferencias con respecto a otros contratos, y que son
útiles también para el desenvolvimiento económico empresarial, y que guardan
diferencias con la estructura contractual del know how..
Existen en mérito de lo manifestado, una serie de Teorías que tratan de explicar
la naturaleza jurídica del Contrato de Know How, entre las más desarrolladas
explicaremos las siguientes:
19 ChuliáVincént, Eduardo; BELTRÁN ALANDETE, Teresa. Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos., p. 247
33
3.3.1. Teoría de la Compraventa
Un gran número de autores suelen considerar que el tratamiento del Contrato de
Know How, se enmarca en los cánones legales de la institución de la
compraventa, sin embargo conviene distinguir entre ambos.
Conforme dispone, el Código Civil Guatemalteco, por el contrato de compraventa
una de las partes se obliga a entregar un bien determinado y la otra a pagar un
precio cierto en dinero o en signos que lo representen. En el Contrato de know
how el transmitente, no enajena sus conocimientos, sólo permite su utilización,
lo que se produce mediante entrega de informes, maquinaria, planos, disquetes,
y otros medios de reproducción y de conocimiento, ya que se considera que el
objeto de ésta contratación no es posible de apropiación pese, a diferencia de lo
que sostiene la doctrina americana.
Otra diferencia radica en que el contrato de know how, normalmente es de tracto
sucesivo, estableciéndose una duración en el tiempo que las partes desean,
puesto que generalmente tiene lugar en el transcurso de un proceso productivo:
“… lo fundamental es que la distribución de la ejecución está dada en el tiempo y
éste es su carácter relevante o esencial…”20.
Asimismo, debemos considerar que tratándose de la compraventa radica en que
los bienes objeto de know how no son susceptibles de apropiación como he
manifestado, y por lo mismo, no existe transferencia de derecho de propiedad
alguna. La demostración de este hecho está en que los conocimientos objeto del
contrato pueden ser explotados simultáneamente por el dador y el beneficiario,
lo cual no sería posible si se tratase de bienes cuya propiedad se transmitiese,
como sucede en la compraventa.
Se precisa que si bien, en un contrato de know how pueden concurrir
prestaciones propias de un contrato de compra venta, no cabe duda que entre
20 Arias SchreiberPezet, Max, Contratos Modernos, Lima:Gaceta Jurídica,1999,p. 68
34
uno y otro contrato median elementos sumamente dispares, que sería imposible
asemejar uno con otro.
3.3.2. Teoría Del Arrendamiento De Bienes Y Servicios
Otra Teoría que trata de explicar la naturaleza jurídica del Contrato de Know
How, es aquella que trata de asimilarla al Contrato de arrendamiento, si bien
ambos negocios jurídicos son de tracto sucesivo.
En lo que respecta al arrendamiento de bienes, podemos afirmar que en el
contrato de know how se transmiten elementos de carácter inmaterial, mientras
que en el arrendamiento se transmiten bienes materiales, transferidos por la
traditio. Además, en el contrato de know how el proveedor o dador no pierde la
posibilidad de usar los conocimientos materia del contrato, salvo pacto en
contrario, en cambio, en el arrendamiento de bienes se transfiere el bien para
que el arrendatario lo use y de esta manera no es posible que el arrendador
pueda usar el mismo bien objeto de contratación. Existen sin embargo, una serie
de semejanzas cuando nos referimos al arrendamiento de servicios, ya que las
prestaciones normalmente corren a cargo del dador del know how (asesoría,
asistencia técnica, formación del personal, etc.); sin embargo, en el contrato de
know how es esencial el derecho a la explotación comercial de los
conocimientos que recibe el beneficiario, este elemento está ausente en el
arrendamiento de servicios21.
3.3.3. Teoría del Franchising
El Contrato de Franchising toma su auge en 1930, después de la depresión y en
la década del 60, se materializa con la creación de empresas como Holiday Inn,
21 Arias SchreiberPezet, Max, Exégesis del Código Civil Peruano de 1984. Contratos Nominados, Compraventa,
Permuta, Suministro, Donación, Mutuo y Arrendamiento, Tomo II., Tercera Edición, Lima: Editorial Gaceta Jurídica,
2000, pp. 319 - 366
35
Mac Donalds, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Sheraton, Coca Cola, Pumper
Nic y otros22. Por el Contrato de Franquicia una de las partes, el Franquiciante,
busca la distribución de su producción en lugares diferentes a donde los
produce, para lo cual se vale de una relación contractual permanente (franquicia)
con el franquiciado quien se obliga a utilizar el nombre, estilo y método del
franquiciante.
De manera que el negocio a desarrollar por el franquiciado es una suerte de
“sucursal” del franquiciante. Sostener que el tratamiento del Contrato de Know
How sea al de la Franquicia, sería impreciso, ya que la Franquicia difiere del
know how, todos los denominados bienes inmateriales, aquellos que forman
parte de la propiedad industrial, conocimientos que son materia de un contrato y
que se encuentran protegidos.
Por el contrato de licencia, el titular de una patente concede a otro el derecho a
usar y explotar un bien de índole industrial, habiendo de por medio una
contraprestación23. No podemos negar que existe similitud en ambas figuras
contractuales, ya que en ambos contratos se trata de transmisión temporal de
tecnología; sin embargo en un contrato de licencia de patentes nos referimos a
una patente registrada, protegida por la ley de público conocimiento.
Mientras que en el contrato de know how, el secreto de la información
especializada objeto del contrato constituye un elemento fundamental, motivo
por el cual muchas veces no se llega a patentar.
22
Farina, Juan, “Transferencia de Tecnología”, en: Derechos Intelectuales, Buenos Aires : Editorial Astrea. Nº 05.,
1989, p. 254 23
Guzman Espiche, Luís Miguel, “Algunas consideraciones sobre el Contrato de KnowHow” En: Revista Jurídica
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima, 1993. Nº 02. pp. 50 –58.
36
Otra diferencia importante radica en que la licencia de patente implica la mera
autorización que se concede al licenciatario para la explotación del invento
patentado.
Tratándose del contrato de know how, empero se precisa más que de una simple
autorización puesto que siendo la información inaccesible a terceros ella debe
ser suministrada al beneficiario.
3.3.4. Teoría de la Asistencia Técnica
Los Contratos de Asistencia Técnica, también denominada en la doctrina como
contratos de provisión de conocimientos técnicos, contratos de cesión de
tecnología o contratos de transferencia de tecnología24, se refieren a la
transmisión temporal o definitiva de conocimientos técnicos no patentados, que
pueden tener o no necesariamente en su contenido conocimientos que
constituyan secretos empresariales, conocimientos patentables, no patentables o
derechos de exclusiva sobre determinados conocimientos.
La Asistencia técnica o los contratos de transferencia de tecnología pueden ser
conceptuados como la asesoría brindada al beneficiario,”...tanto en lo relativo al
proceso de fabricación o prestación de servicios como a la instrucción de su
personal...”25. Normalmente la asistencia técnica es un elemento del contrato de
know how, pero no es posible sostener ello en sentido inverso, ya que toda
asistencia técnica implica una cesión de know how. Por otra parte, la asistencia
técnica no implica ejecución de servicios complementarios en los cuales se
comprenda la transmisión necesaria y fundamental de conocimientos que son de
índole confidencial, lo que lo diferencia notoriamente del contrato de know how.
24 Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo, Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnología en el Derecho
Privado, Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1980. p. 28. 25 Massaguer, José, El Contrato de Licencia de KnowHow, Barcelona: Bosch, 1989. p. 163.
37
Sin embargo, se debe precisar, que la asistencia técnica es necesaria para
complementar los conocimientos transmitidos por el contrato de know how.
3.3.5. Teoría de la Información Técnica
Tanto en el contrato de know how como en el contrato de asistencia técnica va
incluida la información técnica; es posible, la existencia de contratos en los que
es posible la celebración de los mismos en su contenido se reduzca
exclusivamente a esto; siendo posible hablar de contrato de información técnica.
La información técnica tiene por objeto la entrega de planos, cálculos, diseños,
especificaciones y reseñas de experimentos y comprobaciones, generalmente
expuestos en planillas, folletos o manuales para su utilización por la otra parte.
El Contrato de know How abarca otros aspectos: no se limita a esta información,
sino que, implica impartir consejos, directivas en forma continúa a fin de colocar
a quien lo recibe en el dominio y control de una técnica o proceso de producción.
El know How procura la correcta aplicación de la técnica. En la información
técnica la empresa informante cumple con poner tales elementos a disposición
de la otra parte, quien los utilizará en base a su propia capacidad industrial.
En cuanto a la asistencia la diferencia es más notable, pues en ésta, la empresa
asistente se obliga a poner a disposición de la otra, personal técnicamente
capacitado y a instruir al personal de esta última en la correcta utilización de la
técnica, comprobando en forma periódica los resultados mediante ensayos y
experimentaciones.
38
3.3.6. Teoría del Secreto Industrial o Empresarial
El Secreto Empresarial, consiste en Técnicas o procedimientos técnicos,
industriales, comerciales o empresariales descubiertos o creados por una
empresa, que no llegan a tener entidad suficiente para ser tutelados mediante
una patente de invención, modelo o diseño, pero que permiten a dicha empresa
lograr determinada calidad, menores costos o imprimir a sus productos
características especiales. De ahí que la empresa guarde celosamente este
secreto empresarial que le permite competir con ventaja en el mercado.
Existen dos posiciones claramente, encontradas en la doctrina referente a este
tema; una posición sostiene que no existe identidad entre el secreto empresarial
y el know how, de este modo se entienden como diferencias entre ambas
instituciones las siguientes:
• La comunicación del secreto empresarial se cumple en un acto único, mediante
el cual se transmite cierta información confidencial, lo cual lo distinguiría
cabalmente del contrato de know how en el cual existe una corriente continua de
información, asesoramiento y consejo, tratando de colocar a la empresa
beneficiaria en el mismo grado de eficiencia técnica, durante el término de
vigencia del contrato.
• En el contrato de know how entre otras prestaciones, se incluye la transmisión
del secreto empresarial, pero no puede reducirse el objeto de esta contratación a
la sola información del secreto, pues la empresa dadora transmite mediante
consejos y directivas que envía en forma continua procurando la correcta
aplicación de una nueva técnica por parte de la empresa beneficiaria. Muchas
veces será muy difícil determinar cuando estamos en presencia de la sola
39
comunicación del secreto empresarial. Pero la libertad de contratación y las
necesidades del comercio permiten suponer como posible este tipo de contrato.
La segunda posición por otra parte y que mayor desarrollo y acogida tiene en la
doctrina y jurisprudencia comparada, establece el tratamiento análogo entre una
contratación cuyo objeto sea el secreto empresarial o know how, tal y cual ha
sido acogida por el sistema estadounidense. De esta manera es preciso
considerar que, la tutela Jurídica del Know How no es iniciada con esta
denominación, sino con los términos: secretos de fábrica, industriales,
comerciales y a la fecha secretos empresariales, por ende debemos considerar
una diferencia más de índole terminológico que sustancial que ve plasmada su
variación en mérito de la amplitud que ha sufrido el contenido de la economía y
de la sociedad de consumo a nuestros días lo que ha generado que las
empresas adopten nuevos mecanismos contractuales y mejores estrategias de
mercado para poder alcanzar solidez, permanencia en el ámbito comercial.
3.3.7. Teoría del Contrato de Joint Venture
La incursión de nuevos tipos de contratos, como el Joint Venture, permiten
establecer claras diferencias entre la figura contractual el Know How, de este
modo podemos precisar que el contrato de Joint Venture es una unión
temporal de empresas que participan de manera conjunta en los
resultados, existiendo por ende división de trabajo, riesgos y responsabilidades;
asociación en los intereses y por ende control de las empresas; así como una
responsabilidad mancomunada entre las partes, lo cual no se configura en el
contrato de know how, en el cual la posibilidad de la unión temporal de
empresas para fines de transmisión de conocimientos especializados no es una
premisa fundamental en su configuración. Así también se precisa, que el
40
contrato de Joint Venture aparece por la concentración económica y el contrato
de know how aparece como complemento en el empleo de patentes
3.3.8. Teoría del Contrato de Sociedad
Debemos considerar además, una diferencia sustancial con el contrato de
sociedad, entendiendo que por el tipo de prestaciones el contrato de sociedad es
un contrato plurilateral con prestaciones autónomas, el contrato de know how es
un contrato con prestaciones reciprocas.
Asimismo, el fin del contrato de sociedad es el logro de un objetivo común para
los socios, el cual si se logra los resultados se dividen entre los socios, en
cambio el fin del contrato de know how está subordinado en principio a los
intereses particulares tanto del transmisor de los conocimientos técnicos
reservados y el receptor de los mismos. Un elemento adicional, es considerar las
relaciones internas entre los intervinientes del contrato de sociedad difieren del
contrato de know how.
3.3.9. Teoría del Contrato de Transferencia de Tecnología
Es considerable, que el Contrato de Transferencia de Tecnología guarda una
relación de género a especie en referencia a la Contratación Moderna por Know
How, de este modo, muchos de los Convenios Internacionales o Normatividad
Vinculante o Consultiva, así como normatividad interna de algunos países,
engloban al Contrato de Know How, Licencia de Patentes, Marcas, o cualquier
contratación que implique transmisión de conocimientos, son tratadas bajo el
Marco regulativo de la Transferencia o Transmisión de Tecnologías.
41
3.4 Contrato de Know How: Contrato Empresarial
Como hemos podido apreciar, el contrato de know how es un contrato atípico en
nuestro ordenamiento jurídico nacional, ello en mérito de no existir disposición
legal alguna, que refiera su tratamiento y especiales características.
En lo que se relaciona a la naturaleza jurídica, la posición que se sostiene es la
de considerar al contrato de know how como un contrato de carácter
empresarial; por ende, es criticable la desnaturalización y aplicación inadecuada
de determinadas instituciones contractuales en referencia al tratamiento del
know how, como por ejemplo la calificación de contratos para la transmisión de
know how, contratos de alquiler, licencia, venta o cesión. Ninguna de estas
figuras brinda un encuadre legal apropiado para dichos contratos, pues lo que
les da sustancia es la obligación de hacer del proveedor del know how,
consistente en su revelación al receptor, a cambio de una contraprestación, lo
cual es únicamente un breve acápite de la estructura contractual del know how.
Es decir el Contrato de Know How es un tipo negocial, muy distinto de los
negocios provenientes del derecho romano como de aquellos de aparición
posterior; es un contrato complejo con causa única. Su complejidad se
manifiesta a nivel morfológico, en tanto que desde el punto de vista de su
fisiología o funcionamiento, éste responde a una unidad causal, que va más allá
de las causas particulares de cada uno de los contratos o prestaciones aisladas.
El contrato de know how es en definitiva, un contrato sui generis, complejo y con
causa única, entre cuyos elementos o prestaciones existe una fusión de tal
naturaleza que resultaría imposible respecto de cada uno de ellos, mantener su
estructura y finalidad si se pudiera escindir.
42
Por ende debe ser entendido, como un contrato especial atípico que involucra
aspectos relacionados, en cierta forma, con los contratos de propiedad
intelectual y aristas muchas veces consecuentes con inventos no patentados,
creaciones literarias o musicales o conocimientos técnicos, comerciales,
empresariales e industriales de amplia naturaleza pasibles o no de ser
patentados. El contrato de know how debe ser entendido a nuestros días como
un contrato de empresa internacional en el que la primacía de la oportunidad
comercial es clave.
3.5. Caracteres del Contrato de Know How
Las características de este contrato se esbozan sobre los siguientes apartados
doctrinarios a consideración:
• Por su estructura el contrato de Know How es un Contrato Atípico .-El Contrato
de Know How, carece tanto en el marco nacional como internacional de una
adecuada regulación, existiendo únicamente una tipificación en el ámbito social,
pese a tener identificación propia y reunirlos requisitos necesarios para ser
típico, no ha merecido aún recepción legislativa mediante disciplina particular,
claro esta que el contenido de estos contratos ha sido desarrollado en extenso
por la práctica más que por la normatividad imperante.
• Desde el punto de vista de su autonomía el Contrato de Know How es un
Contrato Principal. - Es un contrato con vida propia, independiente jurídicamente
de cualquier contrato que participe en la estructura negocial. No depende de
ningún otro negocio jurídico que le preceda. Si bien ocurre muchas veces que el
contrato de know how vaya acompañado de otros contratos que lo
complementan, ello en modo alguno supone que no pueda asistir
independientemente de otros negocios jurídicos.
43
• Por su forma, podemos afirmar que en un principio se trata de un contrato
consensual. Sobre este extremo existe una serie discusión en doctrina, sin
embargo la gran mayoría sostiene que se perfecciona con el mero
consentimiento de las partes no requiriendo ningún requisito adicional. Cabe
precisar; sin embargo, que por razones de seguridad jurídica, su formación
debería obedecer a una calificación de carácter ad solemnitatem sometida a
algún registro, tal y cuál se realiza en Argentina y México.
• Por su valoración el contrato de know how es un contrato Oneroso.-Dado que
las ventajas que procuran cada una de las partes contratantes serán concedidas,
sólo si se configure la realización de la prestación que cada una haga o se
obligue a hacer a favor de la otra. Cabe la precisión, que existe la posibilidad de
establecer excepcionalmente la gratuidad de los mismos. En otras palabras, se
confiere ventajas y sacrificios para ambas partes
• Por el riesgo que produce a los contratantes, se trata de un contrato
conmutativo. - Tanto la empresa proveedora del know how como adquiriente,
realizan la valoración del sacrificio y la ventaja que le depara la celebración del
mismo.
• De duración.- En un Contrato de Know How, las prestaciones tanto del dador
como del beneficiario, se van ejecutando en el tiempo, durante un lapso
prolongado.
• De tracto sucesivo, el contrato de know how implica que su ejecución está
diferida en el tiempo. En efecto las prestaciones, que supone la cesión del know
how generalmente se llevan a cabo a lo largo de un proceso productivo. El
44
contrato puede configurarse como uno de ejecución continuada o bien como uno
de ejecución periódica o escalonada.
• Por sus prestaciones el Contrato de Know How es un Contrato de prestaciones
recíprocas. - Tanto la empresa dadora es acreedora del royalty, e inversamente
deudora de los conocimientos especializados, mientras que la empresa
beneficiaria es acreedora de los conocimientos especializados, siendo deudora
de la suma acordada como contraprestación o royalty. Es decir tiene una
estructura objetiva provista de prestación y contraprestación. Cabe reiterar que
las prestaciones del dador y beneficiario tienen diversa índole no limitándose a
un dar sino también a obligaciones de hacer o no hacer.
De Empresa. - La estructura contractual del Contrato de Know How
obedece a considerar cuando menos, que una de las partes contratantes o
ambas son empresas. Aunque queda demostrado, en la doctrina que esto es
relativo, ya que ello es posible desprender de la Ley de Competencia Desleal
Española de 1991.
• De colaboración empresarial. - En el contrato de know how convergen dos
sujetos contractuales distintos, con propósitos igualmente distintos, en la cual
existe una estrecha colaboración. El cumplimiento de la obligación por parte del
proveedor de la tecnología no se efectúa en un sólo instante, sino que ésta se
cumple en un lapso de tiempo determinado y conforme lo requieran las
circunstancias particulares.
• A Cláusulas Generales. - En el Contrato de Know How, existen una serie de
cláusulas que abarcan solamente determinadas partes del contrato, las cuales
han sido impuestas por el uso contractual, y por la aplicación supletoria de
determinados cuerpos normativos, dependiendo del país en mención, sin
45
embargo existen aspectos contractuales posibles de ser negociados por las
partes.
• Por su función, el contrato de know how es un contrato de carácter constitutivo.
- Ya que es creador de situaciones jurídicas, en contraposición a los contratos
extintivos o resolutivos, cuyo objetivo es poner fin a relaciones existentes.
Normalmente tampoco es un contrato modificativo ni regulatorio, aunque nada
impide que lo sea, cuando tiene por finalidad modificar o añadir nuevos
elementos, respectivamente, a una relación jurídica preexistente.
3.6. Subtipos del Contrato de Know How:
3.6.1. Contrato de Know How Puro:
Con la incursión de la primera etapa referida al Desarrollo de Patentes de
Invención, es posible considerar a su vez la posibilidad, a posteriori del
desarrollo in extenso de la etapa de la Autonomía de los Conocimiento
Especializados, entendiéndose por ende que la Contratación sobre la base del
acceso a información o conocimiento especializado, es uno de los Clásicos
Subtipos de Contratación por Know How. Sin embargo, a la luz del comercio y
tracto internacional es imprescindible señalar que el desarrollo de esta forma de
contratación requiere a su vez de una interacción constante e imprescindib le con
instituciones tuteladas por el Derecho de la Propiedad Industrial, Intelectual o el
Derecho de la Competencia, considerándose; por ende, que su materialización
en la praxis como Contratación Pura sea escasa, considerando por ende, que su
configuración como tal se configuraría únicamente en la teoría.
46
3.6.2. Contrato de Know How Mixto:
El Contrato de Know How Mixto alude a la moderna forma de contratación de
carácter internacional, en la que en más de una oportunidad el contrato de know
how, se encuentra en estrecha relación con otras figuras contractuales
tradicionales, o nuevas formas de contratación moderna, ello no debe ser
entendido como una interrelación de carácter constitutiva, sino de índole
complementaria, en mérito de los vertiginosos marcos de desarrollo del comercio
internacional.
En Guatemala, podemos entender el know how como todo aquello que resulte
parte importante de una empresa para lograr su éxito y hacerla distinta a otras,
podemos mencionar la receta del Pollo Campero que lo hace distinto a otros
pollos fritos que se venden en el mercado guatemalteco de la comida rápida.
Es importante establecer el trámite de la inscripción de la licencia de uso ya que
el trámite de inscripción de Know How no existe.
El Registrador, a la vez, ordenará emitir un edicto, con el propósito de hacer
pública la intención del otorgamiento de la licencia. El interesado deberá publicar
el edicto una vez en el Diario Oficial y presentar al Registro el ejemplar de la
publicación, pues como lo indica el Artículo 26 del Reglamento de la Ley de
Propiedad Industrial "El Registro no hará la anotación de la enajenación, cambio
de nombre o de la licencia, hasta que se presente el ejemplar de la parte
pertinente del diario oficial en donde aparece el edicto a que se refiere el
Artículo 47 de la Ley".
No habiéndose previsto en la Ley un plazo específico para que el solicitante
presente el mencionado edicto, resulta aplicable el de seis meses de
conformidad con el Artículo 12 de la propia Ley de Propiedad Industrial, según el
47
cual "Salvo aquellos casos en los que se establezca un plazo específico, las
solicitudes que se presenten de conformidad con esta ley se tendrán por
abandonadas y caducarán de pleno derecho cuando el interesado no cumpla
con lo que le sea requerido por el Registro, dentro de un plazo de seis meses,
contados a partir desde la última notificación que se le hubiere hecho. El
abandono causará la pérdida de la prelación y de oficio el archivo de la solicitud,
sin necesidad de declaración alguna".
Una vez cumplido el requisito de la publicación, el Registro de la Propiedad
Intelectual extenderá al interesado una certificación que acredite la inscripción
de la licencia de uso.
48
CAPITULO IV
4.1. Antecedentes De La Licencia De Uso
Los derechos marcarios no eran de alta circulación con independencia del titular
de las marcas. Los países en vías de desarrollo rechazaban y criticaban las
licencias de marcas extranjeras cuando se iniciaba como forma de expansión de
los productos o servicios, alegando que éstos les representaban una serie de
efectos negativos.
La Doctora Wittenzellner26 presenta cuáles eran las desventajas que
supuestamente representaban las licencias de uso de marcas para estos países :
Efectos económicos negativos, tales como los altos costos para el licenciatario,
gasto elevado en la explotación del mercado y conservación del prestigio de la
marca que, al finalizar el contrato de licencia, sólo beneficia al licenciante.
Además, alegaban la influencia por parte de la empresa extranjera sobre la
libertad de decisión de la empresa nacional y asimismo, la explotación de la
posición más débil del licenciatario en la negociación del contrato, por
disposiciones como la estipulación de vigencia o aplicación del derecho
extranjero, estipulación de competencia de un tribunal extranjero y limitaciones a
la responsabilidad a favor del licenciante. Igualmente la citada autora expone los
efectos socio culturales aparentemente desfavorables de las licencia de marcas
extranjeras en países en vías de desarrollo, como la influencia en los deseos del
consumidor a través de los productos con marcas extranjeras o bien, el
"menosprecio de los valores intrínsecos del país destinatario", el "colonialismo
cultural" en países en vías de desarrollo.
Como consecuencia a estos señalamientos, hace algunas décadas los países en
desarrollo formularon ciertas propuestas legislativas con el fin de evitar los
26 Wittenzellner, Ursula. "Derecho de Marcas en la Argentina", Argentina, Abeledo-Perrot, 1989,página 193.
49
problemas e inconvenientes señalados y para "proteger" su economía, su
producción y también a sus consumidores. Entre estas medidas se incluyó la
prohibición de licencias de marcas extranjeras sin la transferencia de tecnología
simultánea, la obligación de autorización oficial del contrato de licencia para
mantener un control del contenido o el simple registro para los efectos de
garantizar su publicidad. Todas las propuestas se fundaban en la idea que el
Estado debe tomar una posición fiscalizadora en estas transacciones y a través
de su accionar, debe fortalecer la posición de la empresa local. Se consideraba
que las innovaciones, señala Wittenzellner, deberían posibilitar al comerciante
independiente la creación de su propia marca, así como que las desventajas
para la economía general deberían reducirse al mínimo, sin detener el flujo de
tecnología proveniente de los países industrializados.
De esta manera, las legislaciones de los países latinoamericanos con respecto a
las licencias de marca se convirtieron en un conjunto de normas prohibitivas,
que limitaban el interés de los comerciantes o productores extranjeros en
negociar o conceder el uso de sus marcas en países latinoamericanos.
Posteriormente, los legisladores tomaron conciencia que estas limitaciones y
restricciones aplicables solamente a los extranjeros no respetaban las garantías
de propiedad e igualdad de todos ante la ley, lo cual significaba un
quebrantamiento de la protección jurídica industrial.
Con la implementación de estas medidas, también se había obstaculizado las
actividades económicas locales y claramente se había reducido el flujo de
conocimientos técnicos e inversión extranjera, dañando así la economía, el
progreso técnico y el desarrollo industrial de estos países. Al notar los resultados
negativos, se promovieron normas más abiertas, con una orientación que se
caracteriza por la inclusión de ciertas protecciones al licenciante extranjero, a fi n
50
que éste tenga confianza respecto al ordenamiento jurídico de los países
latinoamericanos y se sienta atraído por el clima de seguridad y legalidad que le
ofrecen al efectuar sus inversiones.
En relación a las tendencias de las legislaciones ya expuestas, podemos afirmar
que la legislación guatemalteca aplicable a las licencias de uso de marcas, ha
mantenido una combinación de ambas tendencias: por un lado se muestra
proteccionista y motivadora de la inversión (en este caso protege al extranjero,
propietario de la marca), estableciendo supuestos en los que se dará por
terminada la licencia por causas imputables al licenciatario, aunque establece
que ello será a través de un procedimiento judicial. En efecto, según el Artículo
46 de la Ley de Propiedad Industrial "A pedido de cualquier persona interesada y
previa audiencia al titular del registro de la marca y al licenciatario por el plazo
común de quince días, el juez competente podrá cancelar la inscripción del
contrato de licencia y prohibir el uso de la marca por el licenciatario cuando, por
defecto de un adecuado control de calidad o por algún abuso de la licencia,
ocurriera o pudiera ocurrir confusión, engaño o perjuicio para el público
consumidor."
Por otro lado, la legislación guatemalteca mantiene la formalidad del registro
como una condición para que el contrato surta efectos frente a terceros, lo cual
es un rescoldo que ha quedado de la tendencia desmotivadora de la inversión
extranjera, aunque la obligación de registro no se disponga como requisito para
la validez del contrato, sino solamente para que surta efectos frente a terceros.
En Guatemala, la Licencia de uso de Marca se encontraba originalmente
regulada en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad
Industrial (aprobado por Decreto 26-73 del Congreso de la República).
51
Posteriormente, el 1 de noviembre del 2000 entró en vigencia el Decreto 57-
2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, que constituye
la actual normativa aplicable en toda la rama de propiedad industrial en
Guatemala.
La Ley vigente dedica una sección para desarrollar lo relativo a la Licencia de
Uso de Marca, todo lo relacionado a los requisitos que debe cumplir dicho
contrato o acuerdo y obliga a los contratantes a la inscripción en el Registro de
la Propiedad Intelectual del mismo para que surta sus efectos frente a terceros.
Además, establece un procedimiento particular para el caso de cancelación de
esa inscripción por razones de mal manejo de calidad, o bien, por abuso del uso
de la licencia. Por la naturaleza mercantil de este tipo de contrataciones, las
licencias de uso de marcas, están regidas, además, por las normas generales en
materia de contratos mercantiles, complementado por otras reglas que li mitan la
validez de tales actos, como por ejemplo, las normas antimonopólicas y de
defensa contra la competencia desleal.
4.2. Elementos
En el presente apartado, procederemos a abordar una parte medular de nuestro
trabajo referido a los elementos personales, formales y reales del contrato de
licencia de uso de marca, prestando especial atención a aquellos aspectos
normativos contenidos en el derecho guatemalteco a la luz de las
consideraciones doctrinales que permitan su adecuada exposición a los f ines del
presente trabajo.
52
4.2.1. Personales
a. Licenciante:
Es el sujeto que otorga la licencia. "El licenciante es el titular de la marca inscrita
o el solicitante del registro, en su caso, o bien una persona que ostentando un
derecho sobre la marca esté facultada para conceder licencias. El titular del
signo podrá conceder licencias sobre el mismo dentro de los límites de su propio
derecho y, en cualquier caso, respetando las limitaciones derivadas de la
concesión de otros derechos o licencias sobre el mismo signo."27
Al respecto es importante señalar que de conformidad con la legislación
guatemalteca (artículo 45 de la Ley de Propiedad Industrial), "El titular del
derecho sobre una marca registrada puede conceder licencia a un tercero para
usar la marca". Por lo tanto, de conformidad con la ley no podría otorgarse una
licencia sobre una marca que aún no se encuentre registrada ante la oficina
competente, es decir, ante el Registro de la Propiedad Intelectual.
Respecto del otorgamiento de sub licencias por parte del licenciatario, la Ley de
la Propiedad Industrial no establece regulación alguna por lo que no puede sino
interpretarse que para ello deberá establecerse expresamente la autorización
expresa a favor del licenciatario, pues éste no puede realizar sino aquellos actos
que expresamente le sean autorizados por el titular de la marca.
b. Licenciatario:
Es la persona escogida por el licenciante, teniendo en consideración sus
cualidades personales y su organización empresarial para proceder
adecuadamente a la explotación de la marca. Asimismo, como se expondrá más
adelante, uno de los elementos más importantes en el licenciatario son las
27 Ortuño Baeza, Ma Teresa, "La Licencia de Marca", Marcial Pons, Madrid, 2000, página 242.
53
cualidades personales del mismo, será el empresario al que el licenciatario
confíe la explotación de su propia marca.
4.2.2. Formales
La Ley de Propiedad Industrial no exige la forma escrita ni la inscripción en el
Registro de la Propiedad Intelectual como requisitos indispensables para la
validez de la licencia de uso de marca. Solamente los exige para que la
contratación surta efectos frente a terceros. Por lo tanto, la regla general en la
licencia de uso de marca es la libertad en la forma de la contratación.
Según el primer párrafo del Artículo 45 de la citada Ley, el titular del derecho
sobre la marca registrada “puede conceder licencia a un tercero para usar la
marca”. Cuando la misma norma dispone que el contrato debe constar por
escrito y, si no ha sido otorgado en español, estar legalizado y con traducción
jurada, es evidente que ello se requiere solamente para el caso que el mismo se
presente ante el Registro de la Propiedad Intelectual para su inscripción. De otra
manera, no tendría efectos prácticos ni sería factible asegurar el cumplimiento
de esas condicionantes. En efecto, de acuerdo al Artículo 46 de la Ley "La
licencia surtirá efectos frente a terceros sólo si estuviere inscrita en el Registro".
En el caso de proceder con la inscripción del contrato en el Registro de la
Propiedad Intelectual, entonces sí debe observarse que la ley establece
expresamente los requisitos mínimos a que debe sujetarse, los cuales serán
analizados en este mismo capítulo en el inciso 6 titulado Requisitos del Contrato.
No se verá perjudicada la eficacia entre las partes de una licencia de uso verbal
o incluso tácita, en tanto concurran la oferta y la aceptación como
condicionantes para determinar la existencia de un contrato.
54
4.2.3. Reales
De acuerdo con la legislación guatemalteca, el objeto real de un contrato de
licencia de uso de marca puede ser únicamente una marca debidamente
registrada en el Registro de la Propiedad Intelectual.
Actualmente se ha reconocido el valor autónomo de la marca respecto a la
empresa o sujeto propietario. "En la actualidad, la aptitud de la marca para
constituir objeto de negocios jurídicos no se discute… La prohibición de
transmisión de la marca al margen de la empresa ha constituido un obstáculo al
reconocimiento del valor patrimonial autónomo de la misma, y con ello, a su
inclusión en la categoría de los bienes inmateriales…”
Respecto a la marca que aún está en proceso de inscripción, de la cual ya se ha
presentado una solicitud de registro, nuestra legislación no admite expresamente
que se otorgue licencia sobre la misma y además que sea susceptible de
inscripción, lo cual se fundamenta en que si bien la presentación de una solicitud
genera un derecho de prelación a favor de quien la promueve no es sino con la
inscripción que nace jurídicamente el derecho a favor del titular, incluyendo el
cúmulo de facultades legales de naturaleza positiva y negativa a que se hizo
alusión en el capítulo anterior. Consideramos necesario hacer la aclaración que
en muchas legislaciones latinoamericanas y la española expresamente permiten
el otorgamiento de licencias sobre la solicitud de registro de la marca. Sin
embargo, consideramos que de hecho sí podría otorgarse la licencia, siendo
recomendable en aras de los intereses del licenciatario que se pacte o incorpore
el compromiso del solicitante/licenciante por el cual se obliga a finalizar con el
trámite hasta obtener la inscripción, y proceder a su registro al momento de que
se encuentra definitivamente inscrita la marca en el Registro de la Propiedad
Intelectual. Ello se funda en la circunstancia que una marca para poder ser
55
objeto de uso en el comercio no requiere legalmente que previamente haya sido
inscrita como tal.
4.3. Naturaleza Jurídica
En el derecho alemán se entiende por licencia la autorización a utilizar un
derecho subjetivo de propiedad industrial de la misma manera, aunque no
necesariamente, con la misma extensión que el propietario de tal derecho, en
forma temporal. Ese derecho subjetivo queda, en cuanto a su sustancia, en
poder del mismo titular, pero el uso se transfiere al licenciatario. La doctrina
alemana define la licencia de las marcas como la autorización para utilizar una
marca registrada concedida por vía contractual, en el que el licenciante se obliga
a no ejercer sus derechos de exclusión respecto del uso de la marca. Así, el acto
de otorgamiento de una licencia de uso de marca es un acto de disposición del
derecho subjetivo sobre una marca.
Por su parte, la doctrina italiana adopta dos posiciones sobre la naturaleza
jurídica de las licencias de uso de marcas. La primera, sostiene que es posible
tanto una licencia de uso de marca con efecto erga omnes como una con efectos
únicamente entre las partes. La segunda posición señala que la licencia de uso
de marca sólo configura un derecho personal de uso. Sin embargo, el tratadista
Pagliaro, citado por Bertone y Cabanellas sostiene que "Existe una naturaleza
jurídica única para estos contratos. Tanto en el caso de las licencias exclusivas
como de las que no lo son, el licenciatario obtiene un derecho absoluto, o sea,
con efectos frente a terceros. En las licencias no exclusivas, el carácter absoluto
del derecho se ve limitado, dado que el licenciatario no puede proceder contra
otros licenciatarios."28
28 Bertone, Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Op. Cit., página 370.
56
La determinación de la naturaleza jurídica del contrato de licencia de uso de
marca debe partir de la definición del elemento esencial que es la autorización
del uso de la marca, presentándolo en términos negativos, la obligación que
asume el licenciante de no ejercer acciones contra el licenciatario de la marca
por el uso de ésta. Es este el elemento esencial, ya que sin el mismo no podría
hablarse de contrato de licencia.
Asimismo, la autora Ortuño Baeza nos indica que en el tema de la naturaleza
jurídica del contrato de licencia de uso de marca se han elaborado múltiples
teorías, identificándolo con contratos como el de arrendamiento, el de usufructo
o el de sociedad, indicando que se ha llegado a afirmar que la licencia
presentará los rasgos de uno u otro tipo de contrato dependiendo de la finalidad
que persigan las partes en cada caso concreto.
La semejanza de una licencia de uso de marca con el usufructo principalmente
radica en la función de estas figuras, ya que ambas otorgan el derecho de uso
sobre un bien. Su semejanza radica en que una persona obtiene el disfrute de
un bien mientras que la propiedad del mismo se reserva para otra. Sin embargo,
el carácter real del usufructo es la característica que separa definitivamente
estos dos contratos.
Sin embargo, se diferencian en que en el usufructo se excluye definitivamente el
uso de la marca por parte del titular, lo cual podría ser permitido en una licencia
de uso de marca conforme lo pacten las partes; además, el titular de una marca
puede otorgar licencias no exclusivas a una pluralidad de sujetos, lo cual es una
situación incompatible con el usufructo.
Asimismo, se ha discutido ampliamente sobre la similitud de la licencia de uso
de marca con el contrato de arrendamiento o locación de cosas. Bertone y
57
Cabanellas, en su obra ya citada, indican que la similitud de estas figuras existe
indudablemente en la función que persiguen: conferir el goce de un bien. En la
doctrina nacional, el Licenciado Viteri Echeverría se refiere a la semejanza de
estos contratos de la siguiente manera: "Los bienes incorpóreos pueden ser
objeto de arrendamiento y así observamos que las patentes de invención y las
marcas pueden ser objeto de licencias de uso, que es el contrato por el cual el
titular de la patente o de la marca transfiere su uso y goce a un tercero, a
cambio de un precio denominado regalía"29.
Esta es la tendencia que ha seguido la doctrina francesa, la de concebir la
naturaleza de la licencia como la de un contrato de arrendamiento. Sin embargo,
existen varios aspectos que marcan la diferencia entre ambas figuras, por
ejemplo, el elemento real de un contrato de arrendamiento puede ser
exclusivamente bienes inmuebles y los bienes muebles no fungibles, mientras
que el objeto de una licencia son derechos incorpóreos como los derechos de
uso, explotación, etc. sobre marcas, patentes o cualquier otro derecho de
propiedad intelectual; asimismo, la posibilidad de conceder varias licencias
sobre un mismo bien o la obligación de uso por parte del licenciatario.
Asimismo, los autores Bertone y Cabanellas señalan otra diferencia entre estos
contratos, como lo es que el carácter intuitu personae de las licencias es más
marcado que en los arrendamientos.
Concluyen los autores mencionados que es imposible asimilar estos dos
contratos, sin embargo, es necesario indicar que efectivamente existe cierta
similitud en la descripción general de los contratos, ya que "…en ambos se
intercambia el goce de un bien, material o inmaterial, durante un período
determinado, por cierta prestación a cargo del arrendatario o licenciatario
29 Viteri Echeverría, Ernesto R. "Los Contratos en el Derecho Civil Guatemalteco (Parte Especial )",
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Guatemala, 2002, páginas 294 y 295
58
(excepto en los casos de licencias gratuitas). Tal similitud no nos permite utilizar
directamente las normas del arrendamiento en relación a los contratos de
licencia, pero sí nos autoriza a emplear el razonamiento analógico basado en
dichas normas".
Por último, se hace relación a la teoría que trata de identificar la licencia de uso
de marca con el contrato de sociedad. Esta teoría se fundamenta en la
convergencia de intereses que se produce entre un licenciante y su licenciatario,
especialmente en los esfuerzos comunes en el mantenimiento del valor de la
marca, el incremento de la producción y distribución de los productos
identificados con la misma, así como la división de las cargas financieras por la
explotación del signo, llegando a asimilarlo con el contrato social. Sin embargo,
esta postura no ha sido aceptada por la doctrina española, alegando la ausencia
de rasgos societarios fundamentales como la personalidad jurídica o la
existencia de un patrimonio común. Al analizar la relación pura de la licencia, es
evidente la contraposición de intereses entre licenciante y licenciatario, ya que el
primero busca la obtención de la contraprestación del licenciatario y, éste último,
la obtención de la prestación a que se obliga el licenciante. Así, se estaría ante
un contrato sinalagmático, que lo distancia definitivamente de un contrato
societario.
Podemos concluir que a pesar de la similitud de la licencia de uso de marca con
otros contratos, ésta es una figura jurídica independiente, típica y nominada en
nuestra legislación, y en tal virtud es nuestra opinión que dicho contrato en
cuanto a su naturaleza jurídica debe ser concebido como un acto de disposición
del propietario de una marca.
59
4.4. Definición
Derivado de la exposición acerca de la naturaleza jurídica de la licencia de uso
de marca, podemos definirla como aquel contrato por medio del cual el titular de
una marca concede a un tercero, en todo o en parte, el goce de su derecho de
explotación, mediante el pago de una contraprestación, sin transferirle la
propiedad de la misma.
Es importante recalcar que la licencia no confiere titularidad al licenciatario, pues
no hay traslación de derechos, sino una simple autorización de uso del signo
distintivo por el tiempo, los modos y el pago o remuneración convenidos.
De forma similar, pero en forma más descriptiva, la autora María Teresa Ortuño
Baeza define la licencia de uso de marca como "… aquel contrato por el que el
titular (o el solicitante) de la marca, o cualquier persona con derecho a disponer
de ella, de forma voluntaria y sin perder su derecho sobre la marca, concede a
otra persona el derecho a realizar, en las condiciones y con los límites fijados en
el mismo y sin ser titular de ésta, actos de explotación de la marca, que a falta
de tal consentimiento podrían prohibirse."
De las definiciones expuestas, podemos definir el contrato de licencia, en el
caso específico de las marcas, como aquel contrato a través del cual el
licenciante concede algunos de los derechos que le corresponden por la
titularidad de una marca, a una segunda parte que llamaremos el licenciatario.
4.5. Características
Las características esenciales de la licencia de uso de marca son las siguientes:
60
a. Bilateral y sinalagmático:
La licencia de uso de marca crea una relación bilateral en virtud de la cual se
generan obligaciones y derechos para ambas partes, y debido a que crea
obligaciones recíprocas a cargo de ambas partes se ha considerado
sinalagmático.
b. Consensual:
Las obligaciones emergentes de las licencias de uso de marca tienen plena
vigencia como resultado del mero consentimiento de las partes, sin que sea
necesaria la entrega de la cosa como presupuesto para el nacimiento de la
obligación contractual, ni una determinada forma para la validez del mismo,
aunque sí para su eficacia frente a terceros.
c. Contrato de Cambio o Contrato de Colaboración:
Puede darse como un contrato de cambio en el caso que el licenciante transfiere
u otorga al licenciatario ciertos derechos sobre la marca a cambio de una
prestación determinada. Además, puede darse como contrato de colaboración o
accesorio, lo cual es más común en la práctica, pues los titulares de marcas no
suelen estar dispuestos a otorgar licencias a terceros, sino después de haber
desarrollado ciertos vínculos con los mismos, y de haber creado un núcleo de
relaciones que les permita obtener determinadas ventajas adicionales a las
regalías convenidas, por ejemplo, la promoción de la marca de que son
propietarios. El caso típico de licencias que constituyen contratos de
colaboración, por formar parte de un contexto amplio de vinculaciones entre
licenciante y licenciatario, se da en el supuesto de contratos de franquicia, de los
cuales la licencia constituye un elemento central.
61
d. Conmutativo o Aleatorio:
La especial naturaleza de los bienes inmateriales que constituyen el objeto de la
licencia de uso de marca llevó a la doctrina a considerar el carácter aleatorio de
este contrato. La posibilidad que no se obtengan los beneficios esperados por el
licenciatario, o por parte del licenciante que la capacidad de explotación de la
marca por parte del licenciatario no resulte la esperada, son unos de los riesgos
que conlleva el contrato de licencia. Sin embargo, "la consideración de los
contratos de licencia como contratos aleatorios supondría que las partes asumen
las consecuencias de la producción de determinados hechos que podrían
determinar una desproporción entre las prestaciones. No obstante, no puede
decirse que el 'alea' del presente contrato exceda de la posibilidad generalizada
para todos los contratos conmutativos de la existencia de una incertidumbre que
puede derivar en una pérdida o ganancia. En este sentido, el contrato de licencia
se ha venido considerando como un contrato conmutativo, en el que la relación
de equivalencia de las prestaciones a cargo de cada parte se encuentra
determinada de antemano."
e. Cumplimiento continuado:
La prestación esencial del contrato de licencia de uso de marca es la
autorización a utilizar los signos de propiedad del licenciante, lo cual debe
cumplirse en forma continuada a lo largo de la vida del contrato.
f. Contratos discrecionales o de adhesión:
Ambas modalidades son posibles y frecuentes en las licencias marcarias. Un
ejemplo típico de los contratos de adhesión en este campo se da precisamente
en las concesiones o franquicias que incluyen licencias de marcas, en las que la
licenciante contrata en base a formularios preestablecidos que dejan muy
estrecho campo a las negociaciones con cada licenciatario – cláusulas
predeterminadas-.
62
g. Oneroso o gratuito:
Debido a que este contrato se rige principalmente por el principio de autonomía
de la voluntad, puede decirse que el supuesto normal en la práctica será la
licencia de uso de marca de carácter oneroso, en que el licenciatario pretenda la
obtención de algún beneficio derivado de la explotación de su marca. Sin
embargo, existen también los casos en que la licencia de uso de marca se
otorgue de forma gratuita, por ejemplo, el caso que se otorgue entre dos sujetos
miembros de una misma corporación por razones de expansión, etc.
h. Es intuitue personae:
El interés de las partes en la conservación de la marca y en extraer de ella el
máximo beneficio influye en el licenciante en la elección del licenciatario,
considerando cualidades personales y la organización empresarial del
licenciatario. La licencia de uso de marca pone de manifiesto la trascendencia en
el elemento de confianza entre las partes en la relación que se crea con el
contrato.
4.6. Clasificación
Las licencias de uso de marcas, pueden clasificarse de la siguiente manera:
a. Licencias exclusivas y no exclusivas
Atendiendo a la amplitud de las facultades otorgadas al licenciatario, las
licencias pueden ser exclusivas y no exclusivas. Las licencias no exclusivas se
refieren a los contratos en que el licenciante se limita a autorizar el uso de la
marca y no asume compromiso alguno respecto de la concesión de iguales
63
licencias a terceros y ni renunciar al uso de la marca por sí mismo. Tiene la
facultad de usarla por sí y de otorgar otra licencia a terceros.
Por su parte las licencias exclusivas son aquellas en que el licenciante se
compromete a no otorgar similares autorizaciones de uso a favor de otros
licenciatarios. Además, podrían darse dos variaciones dentro de este tipo, según
que el licenciante asuma o no la obligación de abstenerse de usar la marca por
sí mismo. La modalidad impropia indica que a pesar de haber otorgado una
licencia exclusiva, el propio licenciante se reserva el derecho a utilizar la marca
en ese mismo territorio. La modalidad stricto sensu indica que el licenciante se
compromete a respetar el territorio asignado, absteniéndose de concurrir
directamente.
Es en ese sentido que el inciso d) del Artículo 45 de la Ley de Propiedad
Industrial señala que: "…cuando la licencia se hubiese concedido como
exclusiva, el titular no podrá conceder otras licencias en el país respecto de la
misma marca para los mismos productos o servicios, ni podrá usar por sí mismo
la marca en el país respecto de esos productos o servicios". Sin embargo,
téngase presente que esta disposición aplicará, salvo estipulación en contrario
que conste en el contrato de licencia.
b. Licencias onerosas y gratuitas:
Puede convenirse como contraprestación por la licencia pagos del licenciatario
al licenciante, o bien conceder los derechos de uso sobre la marca sin que
existan obligaciones equivalentes de parte del licenciatario, que no
necesariamente se refiera a una contraprestación pecuniaria, sino podría
referirse a la adquisición de insumos del licenciante, que serán identificados con
la marca licenciada, lo cual es una práctica muy común.
64
c. Respecto a los productos o servicios, Licencia global o parcial:
Se refiere a la totalidad de los derechos con que el titular de la marca contare en
relación con las marcas objeto del contrato, o bien con ciertas limitaciones. Así,
podría concederse la licencia únicamente respecto a determinadas mercaderías.
El inciso a) del Artículo 45 de la Ley de Propiedad Industrial señala que salvo
estipulación en contrario que conste en el contrato de licencia, " El licenciatario
tendrá derecho a usar la marca… con respecto a todos los productos o servicios
para los cuales estuviere registrada la marca…"
d. Respecto al territorio, Licencia plena o limitada:
La licencia será plena o limitada en tanto que abarca todo el territorio para el que
la marca está registrada o se extienden sólo a una parte del mismo. El inciso a)
del Artículo 45 de la Ley de Propiedad Industrial señala que, salvo estipulación
en contrario que conste en el propio contrato de licencia, "El licenciatario tendrá
derecho a usar la marca durante toda la vigencia de su registro, incluidas sus
renovaciones, en todo el territorio del país… para los cuales estuviere registrada
la marca."
4.7. Requisitos Del Contrato
De acuerdo con lo que al efecto establece el Artículo 45 de la Ley de Propiedad
Industrial, son requisitos indispensables del Contrato de Licencia de Uso de
Marca a los efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual
los siguientes:
a. El contrato debe constar por escrito;
b. El contrato debe redactarse en idioma español, de lo contrario el documento
debe traducirse legalmente al español (traducción jurada);
c. En el caso que el contrato sea celebrado en el extranjero, deberá ser
legalizado, es decir, contar con los pases de ley para que surta e fectos frente a
65
terceros en Guatemala; a su vez, de lo prescrito en el Artículo 46 de la Ley de
Propiedad Industrial, relativo a los requisitos de la solicitud de inscripción del
contrato en el mencionado Registro, podemos confirmar que asimismo el
contrato deberá incluir al menos las siguientes estipulaciones:
d. El nombre, razón social o denominación del propietario y del licenciatario y su
domicilio;
e. La marca o marcas objeto de la licencia e indicación de sus registros;
f. El plazo de la licencia, si lo tuviere, pues en defecto de pacto al respecto la
Ley regula que el licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la
vigencia de su registro, incluidas sus renovaciones;
g. Indicación de si la licencia es exclusiva o no y las condiciones, pactos o
restricciones convenidas sobre el uso de la marca. En defecto de pacto, la Ley
dispone que la licencia no será exclusiva y, por ende, el titular queda en libertad
de otorgar otras licencias dentro del territorio respecto de la misma marca. La
propia Ley indica –como ya se puntualizó- que en el supuesto de pactarse la
exclusividad, ello implicará que el titular no podrá conceder otras licencias en el
país respecto de la misma marca, para los mismos productos o servicios, ni
podrá usarla por sí mismo en el país respecto de esos productos o servicios;
h. El contrato deberá contener disposiciones que aseguren el control, por parte
del propietario sobre la calidad de los productos o servicios;
i. Salvo pacto en contrario la Ley supone que la licencia que estuviere inscrita,
otorga al licenciatario exclusivo el derecho de ejercer en nombre propio las
acciones legales de protección de la marca, como si fuera el titular de la misma.
El registro de la Licencia de Uso de Marca es para que la licencia surta efectos
frente a terceros. Para el efecto se debe presentar una solicitud acompañada de
una copia del contrato de licencia, o bien, un resumen del mismo firmado por las
partes, así como el comprobante de pago de la tasa correspondiente fijada en el
Arancel.
66
El resumen a que se refiere la Ley constituye una disposición sumamente
práctica ya que facilita que, en aquellos casos en que la licencia sea otorgada
dentro o como parte de otro contrato principal, o bien cuando no se estime
conveniente divulgar todas las estipulaciones contractuales, se pueda mantener
cierta información bajo reserva y, para los efectos de que la licencia surta
efectos frente a terceros, pueda entonces cumplirse con la formalidad de su
inscripción divulgando únicamente la información pertinente que permita cumplir
con lo que al efecto prescribe la Ley de Propiedad Industrial, en particular las
literales a) a la f), las cuales corresponden a los requisitos señalados en el
Artículo 47 de la Ley de Propiedad Industrial y Artículos 26 y 27 del Reglamento
de la Ley de Propiedad Industrial.
4.8. Oponibilidad frente a terceros
Guatemala, como parte del Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial, se comprometió a promover en su legislación interna los
mecanismos necesarios para reconocer y proteger efectivamente los derechos
de los inventores y creadores de modelos de utilidad y diseños industriales y los
de los titulares de marca de fábrica o de comercio.
Como ya se indicó anteriormente, en la actualidad la Ley de Propiedad Industrial
exige que para que la licencia de uso de marca surta efectos frente a terceros
debe inscribirse en el Registro de la Propiedad Intelectual. Además, indica el
Adoptado en Paris en 1887, revisado por última vez en 1967 y aprobado por
medio del Decreto 11-98 del Congreso de la República. Artículo 45 (c) de la Ley
de Propiedad Industrial que "Si la licencia estuviere inscrita, el licenciatario
exclusivo podrá ejercer en nombre propio las acciones legales de protección de
la marca, como si fuera el titular de la misma". El concuerda con lo que al efecto
también establece el Artículo 179 de la misma Ley, conforme la cual “Salvo
67
expresa estipulación contractual en contrario, el licenciatario exclusivo podrá
promover las acciones judiciales establecidas en esta ley con el objeto de
proteger sus derechos como tal. Si el contrato de licencia no autoriza al
licenciatario para actuar judicialmente, éste podrá iniciarlas acciones respectivas
si comprueba haber requerido al titular del derecho que las ejerciera y que han
transcurrido más de dos meses, contados a partir de la fecha del requerimiento,
sin que se hubiesen promovido. No obstante, antes de transcurrir ese plazo el
licenciatario podrá solicitar y obtener las providencias precautorias establecidas
en esta ley."
En Guatemala ha suscrito el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con
Centroamérica (CAFTA-DR por sus siglas en ingles) la República para su
aprobación. Dentro del mismo se negociaron varias disposiciones en relación a
los Derechos de Propiedad Intelectual y, en particular, sobre la protección de las
marcas y otros signos distintivos.
En el texto del tratado disponible en la página Web del Ministerio de Economía
de Guatemala al 10 de junio del 2004, es interesante advertir que en el capítulo
quince, titulado Derechos de Propiedad Intelectual, en particular en el
numeral15.2 de Marcas, se indica que "Ninguna parte exigirá el registro de las
licencias de marcas para establecer la validez de las licencias o para afirmar
cualquier derecho de una marca, o para otros propósitos." A continuación
hacemos un análisis de los supuestos contenidos en esta disposición:
El texto de la norma citada indica en primer lugar que no será necesaria la
inscripción para que se dé "validez" a la licencia. La legislación guatemalteca
interna vigente es idéntica en este sentido, ya que como tuvimos la oportunidad
de establecer no requiere el cumplimiento de ninguna formalidad para reconocer
la validez del contrato. En segundo lugar, la norma descarta asimismo la
68
inscripción de la licencia "para afirmar cualquier derecho de una marca", lo cual
interpretamos en el sentido que aquellos derechos que se derive no provengan
de licencias sobre las marcas, por ejemplo propio el derecho de uso, no puede
perjudicarse o condicionarse a la inscripción del contrato.
Supongamos una situación en concreto: una persona goza legítimamente del
derecho de uso de una marca, el cual le ha sido otorgado a través de una
licencia de uso, pero el contrato no ha sido inscrito en ningún registro público.
En el caso que una tercera persona utilice ilegítimamente la misma marca o
incurra en algún supuesto de hecho que constituya una infracción, el titular del
derecho de uso podría hacer valer su derecho sobre la marca y reclamar en
contra de éste y cualquier otro tercero, sin necesidad de formalidad alguna más
que la exhibición del propio contrato que compruebe la legitimación del derecho
que alega en tanto que licenciatario.
La nueva modalidad que probablemente adopte nuestra legislación en relación a
la oponibilidad frente a terceros de licencias de uso de marca respecto a los
países parte en el CAFTA - DR, pareciera contradictoria a los principios de
protección a los titulares de derechos marcarios. La tendencia de no exigir el
formalismo de inscripción para que el contrato sea oponible y exigible frente a
terceros da la impresión de carencia de certeza jurídica respecto al derecho del
licenciatario.
En este caso, el objeto del derecho que se discute, la marca, es un bien que
debe ser objeto de inscripción registral para obtener total protección y
disposición. Entonces, cualquier gravamen, limitación o cesión de los derechos
sobre la marca, por seguridad y certeza jurídica igualmente debieran ser objeto
de inscripción registral. Por ello consideramos que, si bien la intención de la
norma es que el titular de la licencia no encuentre obstáculos para el ejercicio
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pleno de los derechos y acciones previstas en la Ley, también el eliminar el
requisito de inscripción de la licencia cuando se pretenda hacer valer frente a
terceros no deja de afectar otros principios que, como se ha visto, deben ceder
frente a las innegables implicaciones de naturaleza comercial que presenta el
derecho de marcas.
Por otro lado, la nueva disposición contenida en el CAFTA - DR, puede
apreciarse como positiva. Implícitamente reconoce la constante utilización de
este tipo de contrataciones, razona la necesidad de simplificar el trámite para el
reconocimiento de estos derechos y en consecuencia decide dar al licenciatario,
sin formalismo alguno, la facultad absoluta de proteger frente a terceros su
derecho de uso de la marca, comprobable únicamente con el mismo contrato.
Hay que considerar que de conformidad con el Principio del Trato de la nación
más favorecida, contenida en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, aplicará no solamente a los
países que suscriban el tratado del CAFTA -DR, sino también a todos los
nacionales de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, u
otras personas que se beneficien de la protección. En efecto, según esta
disposición (Artículo 4 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), “Con respecto a la
protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad
que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará
inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás
Miembros."
Podemos concluir entonces que al momento que el Tratado de Libre Comercio
con Centro América, se incorpore a la legislación interna, debe la legislación
nacional ser objeto de modificación o reforma, o bien, por auto aplicación, dejará
70
de ser exigible y aplicable el requisito de inscripción de las licencias de uso de
marca para que surta efectos frente a terceros, independientemente de la
nacionalidad del titular de la marca registrada, es decir, ello no beneficia
solamente a los países parte del tratado, sino también a todos los Estados
miembros de la Organización Mundial del Comercio, por los motivos ya
expuestos.
4.9. Cancelación De La Inscripción
El Artículo 46 de la Ley de Propiedad Industrial indica que: "A pedido de
cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca
y al licenciatario por el plazo común de quince días, el juez competente podrá
cancelar la inscripción del contrato de licencia y prohibir el uso de la marca por
el licenciatario cuando, por defecto de un adecuado control de calidad o por
algún abuso de la licencia, ocurriera o pudiera ocurrir confusión, engaño o
perjuicio para el público consumidor."
Esta solicitud deberá tramitarse de conformidad con el procedimiento del juicio
oral, de acuerdo con el Artículo 182 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual
indica que "Los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en ejercicio de
las acciones reguladas por esta ley se tramitarán de acuerdo con el
procedimiento del juicio oral, establecido en el Libro Segundo, Título II, Capítulos
I y II del Código Procesal Civil y Mercantil".
De tal manera, el legislador prevé la forma en que el licenciante podría exigir la
cancelación de la licencia de uso previo al vencimiento del plazo por el cual fue
otorgada. El supuesto necesario para que sea otorgada dicha cancelación es
que se confunda, engañe o perjudique al público consumidor por alguna de las
siguientes causas:
71
- Por defecto de un adecuado control de calidad; o
- Por algún abuso de la licencia
El único supuesto que amerita la cancelación de la licencia se relaciona
directamente con el impacto negativo que pueda ejercerse sobre el público
consumidor. Esta es una condición lógica, debido a la importancia que
representa el nombre, imagen y calidad que se presenta al público.
Por otra parte, las causas o actos cometidos que den lugar a la confusión,
engaño o perjuicio al público quedan a discreción de las cláusulas contractuales
de la licencia de uso. El defecto en el adecuado control de calidad y el abuso de
la licencia podrán determinarse solamente a la luz de las condiciones
establecidas en el contrato. Siendo estas las únicas causas para solicitar la
cancelación de una licencia de uso de marca de conformidad con la ley, es
necesario prever los alcances de las disposiciones que se incluyan en el
contrato.
Anteriormente hemos planteado que uno de los elementos esenciales para
completar el contrato de Franquicia lo es la Licencia de Uso de Marca, como un
conjunto. Sin embargo, sí podría pactarse que una de las marcas de este
conjunto, específicamente se cancele en el caso que se incumpla con la
obligación de uso adecuado de la misma, sin que afecte todas las demás marcas
que en conjunto se cedieron en licencia.
Otros supuestos que conllevan que la licencia sea cancelada, o bien, deje de
surtir efectos, lo constituyen aquellos en que se proceda a la cancelación de la
inscripción de la marca objeto de licencia. Es natural que el contrato de licencia,
en tanto que accesorio de la inscripción de la marca, deje de tener aplicabilidad
entre las partes cuando el principal, es decir, la inscripción y los derechos que
72
derivan de ella se extinguen. Nótese que de conformidad con el artículo 62 de la
Ley de Propiedad Industrial una marca y, por ende, los derechos exclusivos que
corresponden a su titular se extinguen:
a) Por vencimiento del plazo, si no se ha solicitado en tiempo su renovación;
b) Por cancelación a solicitud del titular;
c) Por cancelación debida a la generización de la marca;
d) Por falta de uso de la marca; y
e) Por sentencia ejecutoriada de tribunal competente que la declare nula.
Dentro de los supuestos que caben en el último caso, lo sería aquellos en que
se declara la nulidad absoluta o relativa de las marcas inscritas, todo de
conformidad con los supuestos que comprende el profuso Artículo 67 de la Ley
de Propiedad Industrial que a la letra dispone lo siguiente: “La acción para que
se declare la nulidad o anulabilidad de un registro, puede plantearse si el mismo
se obtuvo en contravención de lo dispuesto en los Artículos 20 y 21 de esta ley,
respectivamente.
Si el registro se obtuvo en contravención a lo dispuesto en el Artículo 20, o si el
registro ha sido obtenido de mala fe, este adolecerá de nulidad absoluta y en
consecuencia será revocable en cualquier tiempo. En este caso la acción de
nulidad se planteará ante un juez de primera instancia del ramo civil, por la
Procuraduría General de la Nación cuando afecte intereses del Estado o por
cualquier persona que se considere afectada. Si la demanda se fundamenta por
violación a lo dispuesto en el Artículo 21, el registro será anulable. La acción
respectiva sólo puede ser planteada por el perjudicado o por el afectado en el
asunto. El que se haya presentado oposición contra el registro, no es obstáculo
para el ejercicio de esa acción, salvo que el caso hubiere sido resuelto por el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
73
No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que
hayan dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o algunos de
los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la
nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán de la lista
respectiva en el registro de la marca.
Para los efectos de este artículo, se presume mala fe en los siguientes casos:
a) Si el registro se obtuvo con base en datos falsos o inexactos, proporcionados
por el solicitante;
b) Si el solicitante fuere o hubiere sido agente, representante, cliente, usuario o
distribuidor, o tenga o hubiere mantenido cualquier otra relación con la persona
que en otro país hubiere registrado, o solicitado con anterioridad el registro del
signo de que se trate, u otro semejante y confundible, salvo autorización del
titular legítimo;
c) Si el signo afecta a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido,
conforme lo previsto en la literal c) del Artículo 21 de esta ley; y
d) Si el solicitante, por razón de su actividad, conocía o debía conocer la
existencia de la marca ajena. La nulidad o anulabilidad de un registro de marca
colectiva o de certificación deberá declararse sobre la totalidad de los productos
o servicios que ampara: y, además constituirán causales para promover su
nulidad el que el reglamento de empleo de las marcas que se trate sea contrario
a lo dispuesto en esta ley, a la moral o al orden público; el que la marca hubiere
sido registrada sin cumplir los requisitos relativos al reglamento de empleo o
cuando su uso contravenga disposiciones legales o reglamentarias aplicables o
de forma tal que se desnaturalice su función.”
74
CAPITULO V
5.1 La Importancia De Los Contratos Accesorios Al Contrato De Franquicia
Del estudio del tema que se trata, se considera que los contratos de licencia de
uso y el de Know How, se dan como contratos principales en escasas ocasiones.
Es común que estos contratos surjan como parte de una contratación más
amplia.
Generalmente forman parte de contratos mixtos o accesorios, subordinados a
otras prestaciones.
Este es el caso que se plantea, en el que una licencia de uso y el Know How se
otorgan como consecuencia y elemento indispensable de un Contrato de
Franquicia.
La licencia de uso es uno de los elementos principales en la contratación de una
franquicia. Debido a la importancia de la licencia de uso dentro de la
contratación de una franquicia, es necesario considerar la forma más
conveniente de negociarla y formalizarla en un contrato. Asimismo el Know How,
el cual es el éxito de la empresa, de alguna forma tiene que estar protegido ese
derecho.
En Guatemala, la transacción se ha efectuado de dos diferentes maneras: a)
formalizando la licencia o el Know How dentro del mismo contrato de franquicia;
o b) suscribiendo un contrato anexo a la franquicia que contenga las
disposiciones relativas y específicas a la licencia de uso o al Know How.
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En principio, se recomienda documentar la licencia y el Know How en un
instrumento separado a la franquicia. A continuación se analizarán algunos
aspectos que sostienen esta postura:
El Artículo 46 de la Ley de Propiedad Industrial señala que "la licencia surtirá
efectos frente a terceros sólo si estuviere inscrita en el Registro" (Registro de la
Propiedad Intelectual). Como consecuencia, el contenido de las condiciones
contractuales pactadas en el contrato de Licencia de uso, al momento de
presentarlos para su inscripción será público.
Esta puede ser una causa suficiente para dudar de la conveniencia de incluir las
disposiciones de la licencia dentro del contrato de franquicia, ya que este ú ltimo
contrato, por su naturaleza, contiene información muy valiosa que de ninguna
manera conviene a las partes llegue a manos de terceras personas, o a la
competencia.
Sin embargo, el mismo artículo en su último párrafo señala que "a la solicitud
deberá acompañarse una copia del contrato de licencia (en el caso que se
celebre en un contrato accesorio) o un resumen del mismo (en el caso las
disposiciones de licencia se regulen dentro de la franquicia), firmado por las
partes, que contenga la información a que se refiere el párrafo anterior…" El
Artículo 142 del ya mencionado Convenio Centroamericano para la Protección
de la Propiedad Industrial, Decreto 26-73 del Congreso de la República regulaba
el tema de la siguiente manera: "con la solicitud a que se refiere el Artículo
anterior, deberán presentarse: …c) El documento auténtico en el cual consta la
licencia…"Como se puede advertir, la legislación vigente es menos exigente al
otorgar la opción de presentar un resumen que contenga las disposiciones
referentes a la licencia de uso de marca, en el caso que la licencia se otorgara
dentro de algún otro contrato principal, el de franquicia en este caso. Así lo
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establece el Artículo 26 de la Ley de Propiedad Industrial "A la solicitud deberá
acompañarse una copia del contrato de licencia o un resumen del mismo firmado
por las partes, que contenga la información a que se refiere el párrafo anterior, y
el comprobante de pago de la tasa correspondiente", en concordancia con el
Artículo 27 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, el cual es más
específico en el tema que se trata, pues según éste "para efectos de la
inscripción de la licencia de uso de marca contenida en un contrato de
franquicia, será suficiente que el solicitante presente la parte del contrato que se
refiere a la licencia o un resumen de ésta que contenga como mínimo la
información requerida en el Artículo 46 de la Ley."
No obstante, aún es necesario que el resumen que se prepare para efectos de
su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual sea suscrito por las
partes contratantes, como ya se indicó. Este aspecto debe ser tomado en
consideración, ya que para algunos comerciantes podría representar un
inconveniente la elaboración de un resumen que contenga las disposiciones
relativas a la licencia para cumplir con el requisito de su inscripción, sobre todo
en los casos de las franquicias internacionales que generalmente se suscriben
fuera del territorio guatemalteco, y en base a documentos ya elaborados por los
franquiciantes a los cuales el franquiciado simplemente se adhiere.
Nuestra recomendación de celebrar la licencia y el Know How en un instrumento
separado de la franquicia continúa siendo aplicable, ya que, en el caso que el
titular del derecho de uso sobre una marca quiera accionar en contra de un
tercero en ejercicio de su legítimo derecho, necesariamente lo tendrá que probar
con el contrato de licencia. Si esta licencia se encuentra dentro del contrato de
franquicia, el cual es por su naturaleza de carácter muy confidencia, el cual se
hará de conocimiento público, hasta más público que en el propio Registro y
hasta cierto punto más perjudicial porque la misma competencia (en este caso,
77
el tercero de mala fe que quiso aprovecharse de la marca), tendrá acceso a
todas esas cláusulas que se buscan proteger en la franquicia. Por lo tanto,
independientemente del registro o no de la licencia, siempre se sostiene la
recomendación de separar en instrumentos estas contrataciones.
Por otro lado, considerando que las condiciones contractuales de una franquicia
pueden ser tan variadas (el territorio, las regalías, forma de transmisión del kno w
how ,las obligaciones de las partes, mantenimiento de calidad, el plazo,
confidencialidad, etc.), es conveniente procurar la independencia y autonomía de
las disposiciones de la franquicia de los términos y condiciones de la licencia de
uso y del Know How, esto con el propósito de proteger las condiciones de cada
contrato, de cualquier controversia que surja en alguno de ellos.
La subsistencia de los términos de cada uno de los contratos en forma
independiente es otra razón, probablemente la fundamental por la que se
recomienda efectuar dos instrumentos separados: una para la franquicia y otra
para la licencia de uso. Esto se debe a que en el momento de existir
controversias respecto a los términos de la licencia de uso y el know How, por
ejemplo, los términos de la franquicia, que en este caso es el contrato principal,
estarán salvaguardados y subsistirán independientemente de las resultas del
conflicto.
Nuevamente se trae el concepto que se ha resaltado en el transcurso del
presente trabajo, relacionado a que la licencia de uso y el contrato Know How es
uno de los elementos indispensables para la existencia de un contrato de
franquicia.
Los Contratos Accesorios: Son accesorios en el caso que los efectos jurídicos
del contrato dependan de la existencia de otro. De aquí el título del presente
78
trabajo: La licencia de uso de marca y el Know How, como accesorios a la
franquicia internacional.
El instrumento de la licencia de uso y el Know How es accesorio a la franquicia
porque depende necesariamente de la existencia de la franquicia en este caso,
de lo contrario no tendría motivo ni razón de ser, y por otro lado, la contratación
de franquicia quedará perfectamente integrada, con la suscripción de los dos
instrumentos, sin la posibilidad que subsista uno sin el otro.
El Artículo 47 de la Ley de Propiedad Industrial señala el trámite de la solicitud
de inscripción de una licencia de uso de marca, cuando se opta por ello :
Debe presentarse la solicitud mediante el formulario que proporciona el Registro
de la Propiedad Intelectual, el cual debe contener, como mínimo, los siguientes
datos:
a. El nombre, razón social o denominación del propietario y del licenciatario y su
domicilio;
b. La marca o marcas objeto de la licencia e indicación de sus registros;
c. El plazo de la licencia, si lo tuviere;
d. Indicación de si la licencia es exclusiva o no y condiciones, pactos o
restricciones convenidas sobre el uso de la marca;
e. Resumen de las disposiciones sobre control de calidad.
Junto con la solicitud se debe presentar el recibo que comprueba el pago de la
tasa correspondiente.
79
El Registro comprueba que la solicitud cumpla con todos los requisitos legales,
previo a dictar resolución ordenando que se haga la correspondiente anotación
en los registros y en las solicitudes de las marcas relacionadas.
Asimismo, en caso que alguno de los acuerdos contractuales de una Licencia de
uso de marca sufra alguna modificación, se seguiría el mismo procedimiento
para que dicha modificación quede registrada en el Registro de la Propiedad
Intelectual, lógicamente, en el caso que se trate de información que
originalmente se ha presentado al Registro para su inscripción, tales como el
plazo de la licencia, el territorio, la exclusividad, etc.
Como lo exponen los autores Calvo y Fernández, existe una teoría que busca
orientar el contrato de franquicia como un contrato de licencia de bienes
inmateriales (marcas y nombres comerciales). Exponen que en los años ochenta
la jurisprudencia norteamericana y el Tribunal Supremo Español se pronunciaron
en ese sentido. El Tribunal Supremo Español consideró que "estos acuerdos
guardaban una práctica identidad con los de licencia y sub licencia de uso de
marca y los caracterizó como una -autorización que el concedente da al
concesionario para utilizar su marca, generalmente internacional, integrándolo
en su red de comercialización-". Asimismo, la jurisprudencia norteamericana
consideró la licencia y el Know How como un elemento básico y esencial en la
estructura legal de un contrato de franquicia. Esta ha sido la posición aceptada
por la doctrina y es como hasta ahora se ha estudiado este contrato mercantil.
Sin embargo, actualmente las decisiones de los tribunales han experimentado
una evolución y adoptado una concepción más amplia del contrato de franquicia.
Actualmente, relatan los autores Calvo y Fernandez30, consideran más allá de la
30
CALVO CARAVACA, Alfonso L. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Luis. Contratos Internacionales. España,
Editorial Tecnos. 1999, pagina 153
80
concesión a utilizar la marca y aprecian las relaciones que surgen entre las
partes, en la que el franquiciado integra a aquel sistema de negocios creado por
el franquiciante.
Continúan exponiendo que se reconoce la importancia que el uso de la marca
tiene dentro de los acuerdos de franquicia, pero que existen diferencias notables
entre ambos contratos que hacen incorrecta la identificación de ambos
contratos, y dentro de estas diferencias, se presentan las siguientes:
a. El Licenciante tiene un control pasivo sobre el licenciatario; por su parte, el
franquiciado tiene control activo.
El control en el uso de la licencia no tiene mayor ámbito de actuación por parte
del licenciante; queda limitado a la vigilancia de la correcta aplicación de la
marca a los productos o servicios, a la no alteración de la misma y a la
utilización de la marca a las instrucciones dadas al licenciatario. Pero todas son
funciones pasivas.
Por otro lado, en la franquicia es una función precisamente activa, ya que
interviene en la transmisión de los conocimientos de producción, mercadeo,
publicidad, control de calidad, etc. todas las cuales son actividades que
requieren una actuación directa por parte del franquiciante.
b. Los derechos que se otorgan a través de la franquicia no se limitan al uso de
una marca, sino se extiende más allá de la concesión, como en el caso del Know
How.
La franquicia ofrece además la transmisión de conocimientos completos y
detallados para poder gestionar una empresa, prestar servicios o producir
81
determinados productos. Asimismo, el franquiciado se integra a la red o sistema
de negocios creado por el franquiciante.
Puede concluirse, entonces que a pesar que el contrato de franquicia y la
licencia de uso y el Know How tienen un elemento común, que es precisamente
la concesión en uso de la marca, no podría tenerse como contratos iguales o
identificables. Sin embargo, sí se considera que la licencia de uso como tal
puede complementarse con otro tipo de contrataciones conocidas o contratarse
completamente independiente a cualquier otra prestación u obligación. En el
caso del contrato de Franquicia, es absolutamente necesaria la licencia de uso;
de lo contrario, no se completaría el contrato de franquicia. Sin embargo, no
podemos limitarnos al otorgamiento de la licencia para decir que estamos frente
a un contrato de franquicia, sino que se requiere, como ya se ha mencionado
repetidamente, otros elementos indispensables como la transmisión de la
información técnica y de procedimientos.
82
CONCLUSIONES
1. El Derecho Mercantil, a través de normas jurídicas codificadas o no,
regula la actividad profesional de los comerciantes, siendo una de estas
actividades, la intermediación comercial, también llamada colaboración o
cooperación simple.
2. La Franquicia y los Contratos accesorios al mismo forman parte de los
modernos sistemas de comercialización, utilizados actualmente y con mucha
frecuencia en la actividad mercantil.
3. Los Contratos Atípicos a pesar de ser utilizados frecuentemente en la
realización de Contratos Mercantiles, no se encuentran regulados dentro de
nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco; algunos efectos que producen
podrían estar regulados.
4. Los contratos de franquicia y concesión comercial, así como las figuras de
franquiciante-franquiciado y concedente-concesionario; constituyen los llamados
contratos atípicos de comercialización por no estar reconocidos, contemplados y
regulados en ningún cuerpo legal guatemalteco.
83
RECOMENDACIONES
1. Estos contratos han demostrado en la práctica ser funcionales,
contribuyentes de la economía, por lo cual deben tener mayor difusión para su
aplicación.
2. Las empresas que quieren competir en un mundo globalizado, y deseen
invertir en otros países deben encontrar en la franquicia como un medio de
hacer crecer su empresa y unirse a todas aquellos grupos que promueven el uso
de la franquicia.
3. Es importante promover las ventajas y desventajas de la franquicia porque
tiene por objeto el desarrollo acelerado de las empresas contratantes mediante la
conjunción de recursos financieros y humanos en el marco de una relación comercial
solidaria,
4. La necesidad de regular algunos aspectos relacionados a la franquicia y
los Cotratos Accesorios, puede ser muy útil que se realice, pero que se analice
previamente si esto no sería contrario a los principios del derecho mercantil
84
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