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““DDIISSEEGGNNII EE MMOODDEELLLLII ((PPAARRTTEE PPRRIIMMAA))””

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Università Telematica Pegaso Disegni e modelli (parte prima)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente

vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore

(L. 22.04.1941/n. 633)

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Indice

1 IL PROGRESSIVO AVVICINAMENTO DEI DISEGNI E MODELLI ORNAMENTALI ALLE OPERE

DELL’INGEGNO PROTETTE DAL DIRITTO D’AUTORE --------------------------------------------------------------- 3

2 LA DIRETTIVA 78/71/CE E LA NUOVA DISCIPLINA DEI DISEGNI E MODELLI ORNAMENTALI - 6

3 FINE DELLO “SPECIALE ORNAMENTO” ---------------------------------------------------------------------------- 7

4 I PRODOTTI COMPLESSI ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10

5 LA FUNZIONE TECNICA ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12




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1 Il progressivo avvicinamento dei disegni e modelli ornamentali alle opere dell’ingegno

protette dal diritto d’autore

Dopo l’ampia revisione della disciplina delle invenzioni industriali operata con il d.p.r. n.

338/1979 per armonizzarla con quella della Convenzione sul Brevetto Europeo, la distinzione fra

invenzioni e modelli era ormai da considerare un dato irreversibile dal momento che si era deciso di

non eliminare la figura del modello di utilità che, contrapposta a quella dell’invenzione, non trovava

in verità nella Convenzione una figura corrispondente. Rimasta nell’ordinamento nazionale la figura

del modello di utilità, questa non poteva che essere assimilata a quella delle invenzioni industriali e,

per contro, differenziata da quella del disegno o modello ornamentale. A tale diversificazione si è

fatto luogo con la legge 14 febbraio 1987, n. 60 contenente le norme per l’attuazione dell’Accordo

dell’Aia 6 novembre 1925 e per l’armonizzazione della disciplina interna a quella della suddetta

Convenzione. Con il provvedimento in questione il Legislatore ha preso atto che i brevetti per

invenzione e per modello di utilità si distinguono dai disegni e modelli ornamentali come la

tecnologia si distingue dal design industriale. In attuazione del programma diretto a differenziare la

disciplina dei disegni e modelli ornamentali da quella delle invenzioni e dei modelli di utilità, già

nel 1987 il titolare del disegno o modello è stato affrancato dall’onere di attuazione e dalle

conseguenze dell’inosservanza di tale onere. Conseguentemente è stata soppressa la decadenza per

mancata attuazione senza sostituzione con l’applicazione delle norme sulla licenza obbligatoria.

Questa scelta è stata operata sulla base del rilievo che il disegno o modello ornamentale si discosta

radicalmente dal modello di utilità e dall’invenzione proprio in quanto il campo della sua

applicazione è quello dell’estetica nel quale la creatività è bensì meritevole di compenso per

l’apporto che dà al patrimonio delle forme idonee a rendere più gradevole la produzione industriale

ma nel quale, al contempo, questo compenso ottenuto con la concessione della privativa non

implica necessariamente il contrappeso dell’attuazione come onere da imporre a tutela di interessi

generali. La protezione del disegno o modello ornamentale, sotto il profilo dell’assenza di un onere

di attuazione, è divenuta così analoga alla protezione del diritto d’autore e questa analogia rafforza

la convinzione che opere del industrial design e modelli ornamentali devono formare oggetto di una

tutela omogenea distinguibile soltanto in funzione dei diversi modelli di protezione.




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La scelta di distinguere nettamente il modello di utilità da quello ornamentale, per assimilare

il primo alle invenzioni e contrapporlo al secondo, è stata ulteriormente adottata a proposito della

pubblicazione della domanda di brevetto. Mentre infatti, prima del 1987, la pubblicazione avveniva

unicamente nella forma della messa a disposizione del pubblico e cioè 18 mesi dopo la data di

deposito o di priorità oppure 90 giorni dopo il deposito per chi avesse dichiarato di volere

l’immediata messa a disposizione del pubblico, la nuova disciplina varata nel 1987 (nuovo testo

dell’art. 10, r.d. 25 agosto 1940, n. 1411) ha mantenuto immutata la regola limitatamente al modello

di utilità mentre, per il modello o disegno ornamentale, è stata introdotta la nuova regola della

pubblicazione immediata, sempre nella forma della messa a disposizione del pubblico, salva

contraria istanza del richiedente e pertanto con facoltà per quest’ultimo di mantenere segreta la

domanda benché per un periodo non superiore a trenta mesi dal deposito (artt. 38.4 e 5 c.p.i.).

Soltanto i disegni e modelli ornamentali possono godere del beneficio del cd. deposito

multiplo ma, mentre il testo dell’art. 6, r.d. n. 1411/1940 anteriore alla Riforma del 1987 disponeva

che con una sola domanda poteva essere chiesto il brevetto per non più di 50 modelli o disegni

purché nell’insieme costituissero “un tutto o una serie omogenea”, la norma nel testo del 1987 non

soltanto raddoppia da 50 a 100 il numero dei modelli e disegni suscettibili di unica brevettazione,

ma sostituisce il concetto di “tutto” e di “serie omogenea” con il diverso concetto che deriva

dall’applicazione dell’Accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968 e successive modificazioni ratificato

con la L. 22 maggio 1974, n. 348. Mentre sotto il vigore del regime anteriore al 1987 (artt. 102,103

e 104 del regolamento Modelli – r.d. 31 ottobre 1941, n. 1354) all’origine dell’unicità della

brevettazione era posta l’unicità della creazione intellettuale costituita dal design industriale (si

faceva riferimento per esempio ai servizi di posateria, ai servizi di caffè, ai modelli di uno stesso

ambiente e così via) sotto il vigore della nuova disciplina introdotta nel 1987 – ed ora trasferita

nell’art. 39 del Codice della Proprietà Industriale – il deposito multiplo è consentito per ciò solo che

i disegni e modelli siano destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe

della classificazione internazionale: classificazione che, ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo di Locarno,

ha di per sé carattere esclusivamente amministrativo e non vincola i Paesi dell’Unione in particolare

quanto alla natura ed ai limiti della protezione del disegno o modello in tali paesi.

Il deposito multiplo costituisce un’eccezione al principio secondo il quale ogni domanda

deve avere per oggetto una sola invenzione e questa regola è stata ribadita anche nella materia dei

disegni e modelli – oltre che in quella dei modelli di utilità – dalla nuova disciplina introdotta nel

1987 (art. 6 nuovo testo r.d. n. 1411/1940) ed ora trasferita nell’art. 39 del Codice della Proprietà




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Industriale, di guisa che non è consentito né presentare una domanda per più brevetti né presentare

una domanda per ottenere un solo brevetto per più modelli. Conseguentemente, quando questa

regola non dovesse essere rispettata dal richiedente l’Ufficio è tenuto a procedere invitando

l’interessato a limitare la domanda ad un solo modello o disegno con facoltà di presentare, per i

rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della domanda

primitiva: procedura di limitazione questa che può essere attivata anche su istanza del richiedente.

Qualora il richiedente presenti un’unica domanda per una molteplicità di trovati oppure

unica domanda per un trovato che abbia al tempo stesso i requisiti di una valida brevettazione come

modello o disegno ornamentale e come modello di utilità compete all’Ufficio di attuare la procedura

divisionale con l’invito allo stesso richiedente di sdoppiare la domanda stessa (art. 40 c.p.i.).

Infine un’ulteriore diversificazione della disciplina dei brevetti per modelli e disegni

ornamentali rispetto a quella dei modelli di utilità si è avuta nel 1987 estendendo l’ipotesi della

predivulgazione non opponibile, e cioè di una predivulgazione che non intacca la novità del

modello, non soltanto al caso in cui la predivulgazione avvenga in una delle Esposizioni fra quelle

contemplate nella Convenzione di Parigi del 1928 – come avviene per le invenzioni ed i modelli di

utilità – ma ad ogni altra esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta tenuta nel territorio dello

Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento (art. 34.5 c.p.i.).




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2 La direttiva 78/71/CE e la nuova disciplina dei disegni e modelli ornamentali

Con l’entrata in vigore e la conseguente attuazione mediante d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95,

della direttiva comunitaria sui disegni e modelli, la disciplina nazionale ha avuto un radicale

sommovimento, essendosi dovuta uniformare a principi che sono completamente estranei a quelli

regolativi della materia secondo la legislazione precedente dovendo dare luogo, conseguentemente,

ad una regolamentazione completamente innovativa e, per certi versi, antinomica. Volendo

esprimere sinteticamente quello che potrebbe essere definito il punto di frattura fra l’ordinamento

precedente dei disegni e modelli e quello scaturito dall’attuazione della direttiva si potrebbe dire che

nell’ordinamento precedente i disegni e i modelli erano configurati come creazioni intellettuali

capaci di determinare un rilevante progresso nell’estetica dei prodotti industriali mentre i disegni e

modelli secondo il nuovo ordinamento sono nient’altro che gli strumenti di un marketing creativo, e

cioè di un marketing che confida in un successo di mercato in tutto o in parte riconducibile alla

configurazione formale del prodotto. In altri termini, mentre nel precedente ordinamento disegni e i

modelli erano opere dell’ingegno applicate alla produzione industriale, nel nuovo ordinamento sono

innovazioni capaci puramente e semplicemente di distinguere i prodotti ai quali sono applicate dai

prodotti concorrenti.

Questo radicale mutamento di prospettiva nell’organizzazione della materia ha comportato

un considerevole sommovimento sistematico riguardante la protezione dell’intera materia delle

forme tridimensionali e bidimensionali della produzione industriale.




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3 Fine dello “speciale ornamento”

L’art. 5 della vecchia Legge – Modelli (r.d. 25 agosto 1940, n. 1411), disponeva che

“possono costituire oggetto di brevetti per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli e disegni

atti a dare a determinati prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una

particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi”. In base a questa norma la tutela di

tipo brevettuale doveva essere accordata alle vere e proprie manifestazioni artistiche applicate

all’industria, tipologicamente individuabili in funzione della capacità di conferire al prodotto uno

“speciale ornamento”. Questo requisito dello “speciale ornamento” aveva assunto, per effetto di una

tesi sostenuta dalla migliore dottrina e condivisa dalla giurisprudenza, un rilievo sistematico

particolarmente pregnante proprio perché era stato configurato come capace di porre la linea di

demarcazione fra la tutela brevettuale del design industriale e la tutela concorrenziale contro

l’imitazione servile. Muovendo infatti dal principio dell’alternatività delle tutele aventi per oggetto

la forma bidimensionale o tridimensionale di un prodotto (per evitare che la tutela più favorevole

venga a soppiantare quella meno favorevole) si era ritenuto che la tutela brevettuale fosse riservata

a forme particolarmente innovative, e cioè capaci di conferire al prodotto il requisito – appunto –

dello “speciale ornamento”. In presenza dunque di questo requisito la protezione della forma

bidimensionale (disegno) o tridimensionale (modello) poteva essere ottenuta soltanto mediante la

brevettazione (ora registrazione). Le forme che si collocassero – per contro- sotto la soglia dello

“speciale ornamento” potevano beneficiare della protezione concorrenziale contro l’imitazione

servile, purché fossero forme capaci di svolgere funzione distintiva, e perciò forme tali che la loro

imitazione avrebbe comportato la violazione del diritto ad una leale differenziazione sul mercato.

Questa teorizzazione, denominata dei diversi modelli di protezione, era riuscita dunque ad

ottenere il coordinamento fra due tutele di segno diverso attribuendo a ciascuna di esse un proprio

spazio: al brevetto per modello ornamentale era riservato lo spazio di quello che oggi verrebbe

definito il design “di alta gamma”; alla tutela contro l’imitazione servile lo spazio delle forme

distintive, non certo necessariamente brutte, ma semplicemente diverse da quelle dei concorrenti e

scelte per organizzare su di esse una efficace politica di differenziazione sul mercato.

L’art. 31 del Codice della Proprietà Industriale dispone ora che “possono costituire oggetto

di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale

risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della




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struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento”. La norma

recepisce – come prima – la tradizionale ripartizione fra disegni e modelli che si contrappongono in

funzione del fatto che i primi sono bidimensionali ed i secondi sono tridimensionali e ripropone la

distinzione fra la creazione intellettuale oggetto della protezione ed il prodotto al quale la creazione

stessa inerisce in funzione della sua idoneità a conferirgli non più uno “speciale ornamento” e

neppure uno “ornamento”, bensì un puro e semplice “aspetto” che può essere dell’intero prodotto

oppure di una sua parte. La creazione intellettuale dunque non è proteggibile per l’apporto che

fornisce all’estetica dei prodotti industriali migliorandola secondo un giudizio che, se è tale, non

può che essere critico e valutativo, ma puramente e semplicemente in funzione del fatto che incide

sulle caratteristiche esteriori di tale prodotto e, naturalmente, in questa ottica totalmente agnostica,

non c’è distinzione tra i fattori che possono determinare tale incidenza visiva potendo trattarsi –

come la norma sottolinea puntigliosamente – delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della

struttura superficiale e/o dei materiali e, per di più, in tutti questi fattori inerenti al prodotto e/o al

suo ornamento con ciò rendendo ancora più chiaro che l’ornamento è il possibile ma non necessario

scopo della innovazione formale. Non essendo più la ratio della protezione dei disegni e dei modelli

quella di premiare lo “speciale ornamento”, e cioè il contributo al miglioramento dell’estetica dei

prodotti industriali, è necessario concludere che il diritto alla differenziazione sul mercato, che

prima era collocato nell’ambito della tutela concorrenziale contro la confondibilità, ora è collocato

nell’ambito dei diritti di proprietà industriale “titolati”. Si tratta peraltro di una conseguenza di

carattere sistematico tutto sommato compatibile con le linee – guida che caratterizzano il nuovo

Codice della Proprietà Industriale, dal momento che le forme distintive verrebbero considerate a

tutti gli effetti come segni distintivi atipici suscettibili di formare oggetto di un titolo di protezione.

Poiché la forma secondo la nuova disciplina dei disegni e modelli altro non è che un segno

distintivo atipico tridimensionale del prodotto, lo spostamento della tutela dall’ambito della

concorrenza sleale a quello dei diritti di proprietà industriale è sostanzialmente omogeneo a ciò che,

nell’inquadramento sistematico del Codice, è avvenuto per il marchio di fatto, oggetto esso pure di

un diritto di proprietà industriale ma con la differenza che mentre il marchio di fatto è oggetto di un

diritto non titolato il marchio di fatto tridimensionale o bidimensionale è suscettibile di essere

considerato oggetto di un diritto “titolato”. Il titolo della registrazione può configurarsi dunque sia

come registrazione di marchio di forma sia come registrazione di disegno e/o modello ma, in questo

caso, il principio della alternatività delle tutele non trova applicazione perché si tratta di tutele




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omogenee sicuramente cumulabili rispetto alle quali il problema che si pone è quello di evitare

interpretazioni confliggenti.




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4 I prodotti complessi

Si rimane pur sempre nella problematica concernente l’oggetto della protezione se si passa

all’esame del II comma dell’art. 31 c.p.i. il quale, posta la necessaria correlazione fra il design come

creazione formale ed il prodotto al quale la creazione inerisce, ha specificato che “per prodotto si

intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono

essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli

grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaborare”. Il III comma della stessa norma

specifica ulteriormente che “per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più

componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed il nuovo montaggio del

prodotto”. Il riferimento ai componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto

complesso ed al prodotto complesso come quello formato da più componenti che possono essere

sostituiti ha il significato di ammettere esplicitamente la registrabilità dei “body panels”, e cioè

delle parti staccate della carrozzeria delle automobili che, in Italia ed in altri paesi, formano oggetto

dell’attività industriale delle imprese dei c.d. ricambisti indipendenti i quali fabbricano e vendono le

parti suddette come pezzi di ricambio non originali. La direttiva, in altri termini, considera

validamente registrabili come modelli i componenti sostituibili dei prodotti complessi e - perciò -

anche le parti staccate della carrozzeria delle automobili. Questa scelta di politica legislativa,

ancorché non necessitata, è stata certamente favorita dalla scelta logicamente precedente di non più

attribuire rilevanza alla “funzione ornamentale” degli oggetti suscettibili di registrazione come

disegni o modelli. La scelta comunitaria ha ribaltato la tesi accolta dalla Suprema Corte italiana, che

risolveva in favore delle imprese dei ricambisti indipendenti il conflitto che le opponeva alle case

automobilistiche. Ed invero la Suprema Corte era pervenuta alla conclusione che le parti staccate

della carrozzeria di un automobile (un parafango, paraurto, ecc.) non erano idonei a colpire il senso

estetico dell’osservatore, e perciò non erano suscettibili di valida brevettazione. Le case

automobilistiche hanno fatto prevalere, nel corso dei lavori preparatori della direttiva, una soluzione

che – in linea di principio – è diametralmente opposta a quella fatta propria dalla Suprema Corte di

Cassazione italiana.

La codificazione del principio secondo il quale sono registrabili le parti staccate della

carrozzeria dell’automobile è “passata” nel quadro del cd. “market approach” ma la resistenza dei

ricambisti indipendenti ha imposto al legislatore comunitario di inserire nella direttiva la cd.




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“clausola di riparazione”, la quale, dopo essere stata inserita nel d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, è ora

trasfusa nell’art. 241 c.p.i. con la seguente formulazione: “Fino a che la direttiva 97/71/CE sulla

protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della Commissione a

norma dell’art. 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto

complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti

stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l’aspetto originario”. In altri

termini – e per concludere – se il market approach ha indotto il legislatore comunitario a negare

qualsiasi rilevanza al risultato estetico della creazione intellettuale, il conflitto degli interessi

imprenditoriali ha reso necessario introdurre una eccezione per garantire la sopravvivenza delle

imprese dei ricambisti indipendenti nei paesi in cui – come l’Italia – esse beneficiavano di una

interpretazione favorevole della disciplina nazionale.




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5 La funzione tecnica

La individuazione tipologica dell’oggetto della protezione non può prescindere dalla norna

(art. 36 c.p.i.) che vieta la registrazione delle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono

determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso. La norma sembra voler porre la

linea di demarcazione fra i diritti di proprietà industriale che hanno per oggetto la tecnologia, e

quindi la funzione tecnica del prodotto, ed i diritti di proprietà industriale che hanno per oggetto, se

non il pregio ornamentale, quantomeno l’aspetto esteriore del prodotto stesso: e ciò nell’ottica

dell’alternatività delle tutele e cioè di una interpretazione sistematica tendenzialmente contraria ad

ammettere il cumulo per evitare che le condizioni eventualmente più favorevoli di una forma

titolata di protezione possa trasferirsi su una forma di protezione diversa disattendendone i limiti.

Non c’è dubbio che, se fosse registrabile come modello la caratteristica funzionale del prodotto

brevettabile come invenzione, sarebbe molto più conveniente ricorrere alla registrazione che ha una

durata di cinque anni rinnovabili fino a quella complessiva di venticinque anni, anziché ricorrere

alla brevettazione come invenzione industriale che, nel massimo ha una durata di vent’anni. Non

diversamente se fosse consentito registrare come marchio di forma la caratteristica funzionale del

prodotto brevettabile come invenzione, è evidente che la registrazione come marchio sarebbe

preferita a causa della sua tendenziale perpetuità. Poste queste premesse, non può non meravigliare

che la disposizione del I comma dell’art. 36, pur vietando la registrazione delle caratteristiche

funzionali del prodotto come modello, la vieta soltanto quando la forma è determinata unicamente

dalla funzione tecnica, mentre non la vieta quando la funzione tecnica può essere conseguita con

una forma diversa, di guisa che – in definitiva – sotto il profilo della sua valenza funzionale quella

forma è derogabile. La ratio della contro-limitazione (inoperante nel campo dei marchi di forma di

cui è vietata la registrazione se la forma è necessaria per ottenere un risultato tecnico) rispetto alla

limitazione relativa al divieto di registrare le forme funzionali è evidente, ed è sicuramente quella di

ampliare l’ambito della registrabilità dei modelli dato che le forme funzionali sono quasi sempre

derogabili nel senso che la funzione tecnica del prodotto può essere conseguita anche con una forma

diversa da quella oggetto della registrazione. Se pertanto fosse stata esclusa la registrazione di tutte

le forme funzionali ancorché derogabili certamente l’ambito di protezione dei modelli si sarebbe

ridotto a ben poche possibilità. Si è già avuto occasione di sottolineare che l’abbandono dello

“speciale ornamento” come presupposto della registrazione dei modelli toglie spazio alla tutela




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concorrenziale contro l’imitazione servile e determina l’attrazione nel campo della proprietà

industriale titolata della protezione contro la concorrenza sleale per confondibilità. Si deve ora

aggiungere che il divieto posto nell’art. 36 di registrare come modelli solo quelle caratteristiche

dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto

stesso, mentre le rimanenti e ben più numerose caratteristiche possono essere validamente registrate

e quindi possono appartenere al titolare della registrazione per venticinque anni, rafforza di riflesso

la tesi giurisprudenziale secondo la quale anche la tutela contro la imitazione servile si estende alle

forme derogabili, o meglio alle forme la cui funzione tecnica può essere conseguita con forme

alternative: questa tesi spesso definita delle “varianti innocue” che impone all’imitatore di astenersi

dal riprodurre la forma anche funzionale del prodotto concorrente se l’effetto tecnico di tale forma

può essere conseguito con forme equivalenti.

Un profilo specifico della esclusione dalla registrazione per ragioni tecniche è quello che

vieta la registrazione delle cd. forme di interconnessione e cioè di quelle forme che è necessario

riprodurre, anche nelle esatte dimensioni (quote di montaggio), per reintegrare il prodotto

complesso con una parte avente un aspetto diverso rispetto a quello della parte originaria quando

quest’ultimo non fosse registrabile perché già registrata frazionatamente. La libertà di

interconnessione non è stata applicata per vietare la registrazione dei cd. sistemi modulari (come ad

esempio il gioco dei mattoncini “Lego”) i quali perciò beneficiano della tutela accordata mediante

la registrazione ancorché l’elemento essenziale che caratterizza tali sistemi sia soltanto quella della

interconnessione.

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