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27/11/11 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa

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Acórdãos TRL Acórdão do Tribunal da Relação de LisboaProcesso: 9152/2002-6

Relator: MARIA MANUELA GOMES

Descritores: PROPRIEDADE HORIZONTAL

MARCAS

IMITAÇÃO

Nº do Documento: RL

Data do Acordão: 02-10-2003

Votação: UNANIMIDADETexto Integral: S

Privacidade: 1

Meio Processual: APELAÇÃO.

Decisão: NEGADO PROVIMENTO.

Sumário: A imitação de marcas deve ser apreciada mais em função das

semelhanças que sobressaiam do conjunto de elementos que constituem

os sinais distintivos em confronto do que das diferenças que possamestabelecer-se analisando os diversos elementos separadamente.

O critério apreciação a que, em geral, deve atender-se é o doconsumidor final médio�dos produtos em causa, que coloque nas suas

escolhas mediana diligência e perspicácia, e não o do consumidor

particularmente desatento ou o do consumidor especialmenteobservador.

Referindo-se aos mesmos produtos, são confundíveis as marcas

CUPRINOL e CUPRILEC

Decisão Texto Integral: Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa.

Relatório. 1. TINTAS ROBBIALAC, SA, com sede em Vale de Lide, São João da

Talha, Sacavém, intentou, em 28.04.2000, acção declarativa decondenação, com processo ordinário, contra LEONEL, CARVALHO &

SANTOS, LDA, com sede na Rua de São João, 90–94, 4000 Porto.Alegou, em síntese, que celebrou com a sociedade britânica "Cuprinol,

Limited", um contrato de licença de "Know–how", através do qual

aquela concedeu à autora licença de comercialização dos produtos com a

marca "Cuprinol” em regime de exclusividade para todo o território

nacional; em finais do ano de 1999, a A. tomou conhecimento da

existência de um estabelecimento onde estavam a ser comercializados

produtos com a designação de "CUPRILEC" castanho e incolor,

associados à marca LECAR, detida pela sociedade Leonel, Carvalho &

Santos, Lda, os quais não haviam sido fabricados, comercializados oudistribuídos pela autora; as duas designações, que para além da fonética,

confundem–se também pela semelhança gráfica das suas letras, tendo o

início das palavras as mesmas letras; a utilização pela R. da dita

designação, causou e continua a causar prejuízos à A. que, nos termos

dos contratos de utilização exclusiva, era e é, a única empresa que em

Portugal pode utilizar a designação de "Cuprinol".

Terminou pedindo a procedência da acção e a condenação da ré:

a) no pagamento à A. de uma indemnização de valor não inferior a Esc.



10.000.000$00, acrescida de juros desde a data da citação até integralpagamento;

b) no pagamento à A. de uma indemnização pelos prejuízos futuros, a

determinar em decisão ulterior;

c) na obrigação de retirar do mercado todos os produtos que comercializa

com a marca/designação de "Cuprilec";

Citada a Ré, veio contestar. Alegou que comercializa um produto com a

marca "Cuprilec" desde 1974, ano em que se constituíra, produto esse

com pouca venda, não fazendo concorrência ao "Cuprinol", não tendo

causado nenhum prejuízo à Autora.

Concluiu, pedindo a improcedência da acção.

Corridos os normais termos, veio a ser proferida sentença que, julgando

a acção parcialmente procedente, condenou a ré a retirar do mercado

todos os produtos que comercializa com a designação Cuprilec ouCubrilec e a pagar à autora a quantia de 4 000 000$00, acrescida de

juros, a título de indemnização, e relegou para execução de sentença opagamento da indemnização por danos futuros.

Inconformada com essa decisão, interpôs a ré o presente recurso. Alegou e formulou as seguintes conclusões:

A – A marca "Cuprilec” é constituída por dois vocábulos: Cupri,referente ao cobre que entra na composição do dito produto e Lec,

abreviatura de Lecar marca da empresa R.;B – O termo "cupri" é de utilização genérica e, não pode ser apropriado

individualmente por um indivíduo de uma empresa, fazendo parte dadenominação de diversos produtos de cuja composição faça parte o

cobre;

A recorrida contra alegou pugnando pela manutenção da decisão

recorrida. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.

Matéria de Facto.

2. A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:I– No âmbito da sua actividade, a Autora TINTAS ROBBIALAC, SA

celebrou, em 5/7/91, um contrato com a sociedade CUPRINOLLIMITED, nos termos do qual, a segunda concedeu à primeira licença

de comercialização dos produtos com as marcas n° 162277 e n° 162276"CUPRINOL".II- As marcas nacionais n° 162277 e n° 162276 "CUPRINOL",

destinadas a assinalar "composições químicas utilizadas comopreservativos para artigos têxteis, revestimentos preservativos para

madeira, obra em pedra, obra em tijolo e metais", encontram-seregistadas a favor da sociedade CUPRINOL LIMITED desde 1950.

III – A Autora comercializa vernizes/imunizadores para tratamento demadeiras com a marca "CUPRINOL".

IV – Pelo menos, desde finais de 1999, a Ré LEONEL, CARVALHO &



SANTOS, LDA, comercializa produtos para aplicação em madeira com adesignação "CUPRILEC" castanho e "CUPRILEC" incolor, associados

à marca "LECAR" que pertence à Ré.V – Produtos estes que não foram fabricados, comercializados ou

distribuídos pela Autora.VI – A Autora é empresa conceituada no sector das tintas e vernizes.

VII – O produto com a marca "CUPRINOL" é comercializado pelaAutora em embalagens de litro cujo preço de venda ascende a cerca de

1.600$00.VIII – O produto com a designação "CUPRILEC" é comercializado pela

Ré em iguais embalagens pelo preço de 150$00.IX – Após a celebração do contrato referido em I), a Autora produziuvernizes para madeira, para serem comercializados sob a marca

"CUPRINOL", que lhe permitiriam atingir, ao fim de oito anos, umvolume de vendas não inferior a 2.500.000.000$00,

X – Mas, entre 1992 e 1999, a Autora apenas conseguiu obter receitasno valor total de 2.261.670$00.

XI – E naquele período, a Autora deixou de vender aqueles produtos,pelo menos no valor global de cerca de 4.000.000$00, devido à

comercialização pela Ré de produtos com a designação "CUPRILEC".XII – a Ré comercializa produtos sob a designação "CUPRILEC" em

Portugal desde 1974.XIII – Em Maio de 2000, a Ré alterou a designação "CUPRILEC" para"CUBRILEC".

O Direito.

3. Vistas as conclusões da alegação da recorrente, a única questãocolocada no presente recurso traduz-se em saber se os produtos com a

designação "CUPRILEC", comercializado pela Ré, para aplicação emmadeiras, são ou não susceptíveis de se confundir com as marca

nacionais n° 162277 e n° 162276 "CUPRINOL", destinadas a assinalar

"composições químicas utilizadas como preservativos para artigostêxteis, revestimentos preservativos para madeira, obra em pedra, obra

em tijolo e metais", registadas a favor da sociedade CUPRINOL

LIMITED desde 1950 e que a ora recorrida está autorizada acomercializar em exclusividade no território nacional.

Defende a recorrente que não, porque a marca "Cuprilec” é constituída

por dois vocábulos: Cupri, referente ao cobre que entra na composição

do dito produto e Lec, abreviatura de Lecar marca da empresa R. eainda porque o termo "cupri" é de utilização genérica e, não pode ser

apropriado individualmente, fazendo, aliás, parte da denominação de

diversos produtos de cuja composição faça parte o cobre;

O conceito legal de imitação era, ao tempo, fornecido pelo art.º 193º do

CPI. então vigente (anterior ao aprovado pelo DL 36/2003, de 5 de

Março) Resultava do n.º 1 desse preceito que os requisitos da imitação eram os

seguintes:

1º - a prioridade da marca imitada;



2º - a identidade ou afinidade manifesta dos produtos ou serviços;

3ª - a semelhança gráfica, figurativa ou fonética da marca posterior com

a marca anteriormente registada susceptível de induzir o consumidor emerro ou confusão.

No caso, a verificação dos dois primeiros requisitos nem suscita

divergências, pelo que só do terceiro nos ocuparemos.

A semelhança entre marcas constituía, e continua a constituir, imitação,

quando seja de molde a provocar no mercado risco de confusão ( que

compreendia o risco de associação - art.º 193º/1/c) in fine) com o demarca anteriormente registada a favor de outrem. A imitação devia ser

apreciada mais em função das semelhanças que sobressaíam do conjunto

de elementos que constituíam os sinais distintivos em confronto do que

das diferenças que pudessem estabelecer-se, analisando os diversoselementos separadamente.

Como afirma o Prof. FERRER CORREIA ( Lições de Direito

Comercial, I, pág. 329) [ ...] a imitação de uma marca por outra existirá, obviamente quando,

postas em confronto, elas se confundam. Mas existirá ainda, convém

sublinhá-lo, quando, tendo-se em vista apenas a marca a constituir, se

deva concluir que é susceptível de ser tomada por outra de que se temconhecimento. Este processo de aferição da novidade é o que melhor

tutela o interesse que a lei visa proteger - o interesse em que não se

confundam, através da marca, mercadorias idênticas ou afins

pertencentes a empresários diversos. Com efeito, o consumidor, quandocompara determinado produto marcado com sinal semelhante a outro

que já conhecia não tem à vista ( em regra) as duas marcas, para fazer

delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencidode que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória".

A imagem do conjunto é a que mais perdura e a que mais influência tem

para o juízo da confundibilidade entre marcas. Raramente o consumidor

médio se depara com os dois sinais no mesmo momento; a comparaçãoque entre eles pode fazer não é simultânea, mas sucessiva, pelo que, no

momento da escolha, a comparação se verifica entre um sinal e a

memória que se possa ter de outro ( CARLOS OLAVO, "Violação do

Direito à Marca", O Direito, 127º, I-II, pag. 55). Por isso, a nossa jurisprudência vem decidindo que é mais por intuição

sintética que por dissecação analítica que deve proceder-se na

comparação de marcas ( cfr. ac. STJ, 3/11/81, BMJ-311, pág. 401). O critério ou padrão de apreciação a que, em geral, deve atender-se é o

do consumidor final médio dos produtos em causa, que coloque nas suas

escolhas mediana diligência e perspicácia e não o do consumidor

particularmente desatento ou o do consumidor especialmenteobservador. Todavia esse padrão normativo deve ser relativizado,

construindo o protótipo por aproximação à realidade do mercado,

levando em conta a natureza, características e preços dos produtos e

serviços diferenciados pelas marcas em confronto. No caso, quer façamos intervir o critério do consumidor profissional

médio, quer o do consumidor final médio afigura-se-nos que há risco de



confusão visual ou fonética entre as marcas em confronto, tanto maisque, como realçou o tribunal recorrido, estando em causa uma marca

nominativa, é o aspecto fonético que em geral prevalece na memória,

sendo por isso esse o elemento de maior eficácia distintiva. Mas sempre

dentro de uma apreciação global. Assim, sendo o critério a utilizar basicamente o da imagem do conjunto,

a questão não pode ser equacionada, como faz a recorrente, em termos

do elemento –“cupri”- ser de utilização genérica e fazer parte da

denominação de diversos produtos de cuja composição faça parte ocobre.

Aliás, o facto de que o julgador poderia eventualmente tirar essa ilacção,

também não se mostra provado, sendo que cabia à recorrente a suaprova, nos termos do art. 342º/2 do C. Civil.

Posto o que, e não vindo questionado nenhum outro aspecto da sentença

recorrida, se impõe negar provimento ao recurso e confirmar aquela.

Decisão.

4. Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e confirmara decisão recorrida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 2 de Outubro de 2003

Maria Manuela Gomes

Olindo GeraldesFátima Galante

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