TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO Nº 20-IP-2006

Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 95 y 113 eiusdem, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Parte actora: señora MARÍA DEL CARMEN BALLEN BECORENA. Caso: marca “NEXELL”. Expediente Interno: No. 172-2004.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diecinueve de abril del año dos mil seis. VISTOS

La providencia dictada el 9 de noviembre de 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala de Derecho Constitucional y Social (expediente N° 172-2004), en la cual se declara, con fundamento en el artículo 123 de la Decisión 500 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que ―deviene en necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial a efectos de solicitar un informe al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344 … de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 … así como cual debe ser la debida aplicación de dicho dispositivo al caso sub examine, con el fin de coadyuvar a dilucidar la presente controversia‖, por lo que ―SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado organismo emita el informe correspondiente, con conocimiento de los sujetos procesales …‖, providencia recibida en este Tribunal el 9 de enero de 2005, junto con el expediente de la causa, en el cual obran, entre otras, las siguientes actuaciones: 1. De los hechos que se desprenden de la demanda y de otros escritos

En la ―DEMANDA DE IMPUGNACION DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)‖, formulada ante el Presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú por la señora MARÍA DEL CARMEN BALLEN BECORENA, a fin de que se declare, en lo principal, ―LA INVALIDEZ de la Resolución No. 352-2001/TPI-INDECOPI, emitida por Tribunal (sic) de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, la cual confirma la Resolución No. 1284-2000/OSD-INDECOPI/EXP-68884-1998 que declaró fundada la solicitud de nulidad del registro de la marca NEXELL y logotipo, inscrita bajo certificado No. 24786 a mi favor, por haberse violado mi derecho de defensa, a la seguridad jurídica y al debido proceso‖, se alega que ―Con fecha 14 de junio de 1995, la empresa TRANSNET DEL PERU S.A., solicitó el registro de la marca NEXTEL y logotipo para distinguir productos de la clase 9 de la nomenclatura Oficial … Dicha solicitud fue

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concedida el 20 de octubre de 1995‖; que ―Con fecha 3 de julio de 1995, solicité ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, el registro de la marca NEXELL y logotipo, para distinguir productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial luego del examen respectivo, con fecha 01 de abril del año 1996 la OSD resolvió otorgarme la titularidad sobre la marca NEXELL extendiéndose el certificado No. 24786‖; que ―Con fecha 25 de marzo de 1998, TRANSNET DEL PERU S.A. celebró un contrato por el cual transfirió la marca NEXTEL a la empresa NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Dicho contrato fue inscrito con fecha 21 de octubre de 1998‖; que ―Con fecha 24 de agosto de 1998, NEXTEL COMMUNICATIONS, INC., de Estados Unidos de Norteamérica, solicitó la nulidad del registro de la marca NEXELL y logotipo inscrita a mi favor con Certificado No. 24786‖; que ―Mediante Resolución No. 1284-2000/OSD-INDECOPI, de fecha 31 de enero del 2000, la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI resuelve el referido conflicto de intereses (…) A pesar de desestimar cada uno de los petitorios contenidos en la denuncia la resolución de INDECOPI bajo análisis, sorprendentemente, declaró fundada la solicitud de nulidad de marca …‖, pues ―Considerando que en el transcurso del procedimiento NEXTEL COMMUNICATIONS INC. había formalizado la adquisición de la marca NEXTEL registrada originalmente a favor de TRANSNET DEL PERU S.A. la OSD consideró conveniente volver a analizar lo referido al riesgo de confusión existente entre las marcas NEXTEL y NEXELL las cuales coexistían en el mercado desde el 01 de abril del año 1996. De ese análisis se consideró que dichas marcas eran similares al grado de inducir a error … En este orden de ideas, basándose en un argumento que jamás constituyó un punto controvertido del procedimiento la OSD dispuso de oficio la nulidad del registro de la marca NEXELL‖; que ―Con fecha 3 de marzo del 2000 interpusimos apelación contra la resolución antes detallada …‖; y que ―Mediante Resolución de fecha 11 de abril de 1998 (rectius 2001), el Tribunal de defensa del INDECOPI (segunda instancia administrativa) (…) confirmó dicha Resolución que declara fundada la acción de nulidad‖. Según el ―RESUMEN DE LA CAUSA SIGNADA CON EL NÚMERO 172-2004‖ (folio 185), la ―SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EXPEDIDA POR LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (…) declara INFUNDADA la demanda …‖, el 7 de julio de 2003. Por último, obra en el expediente el recurso de apelación ejercido por MARÍA DEL CARMEN BALLEN BECORENA contra la sentencia de la citada Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú (folios 142 a 175). 2. Del texto de la resolución impugnada

La Resolución Nº 352-2001-TPI-INDECOPI, del 11 de abril de 2001, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, señala como ―CUESTIÓN EN DISCUSIÓN‖, determinar ―Si la Resolución Nº 1284-2000/OSD-INDECOPI de fecha 31 de enero del 2000 … se encuentra incursa en alguna causal de nulidad de procedimiento … De ser el caso: - Cuál es la ley aplicable al presente caso sobre nulidad de registro de marca. - Si al momento de otorgarse el registro de la marca de producto NEXELL y logotipo se contravino lo dispuesto en las normas vigentes a esa fecha‖. De la Resolución mencionada se desprende, entre otras consideraciones, que ―María del Carmen Ballen Becorena es titular de la marca de producto conformada por el logotipo constituido por la denominación NEXELL escrita característicamente, en los colores fucsia y gris, conforme al modelo, que distingue equipos de procesamiento de datos y periféricos y demás de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, solicitada con fecha 3 de julio de 1995 y registrada el 1º de abril

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de 1996 bajo certificado Nº 24786, vigente hasta el 1º de abril del año 2006‖; que ―Nextel Communications, Inc. es titular de las siguientes marcas que le fueron transferidas por Transnet del Perú S.A.: - NEXTEL, que distingue equipos de grabación, transmisión o reproducción de imágenes y/o sonidos y demás de la clase 9 … solicitada con fecha 14 de junio de 1995 por Transnet del Perú S.A. (Perú) y registrada el 20 de octubre del año 1995 … - Denominación NEXTEL escrita en letras características, conforme al modelo, que distingue equipos de grabación, transmisión o reproducción de imágenes y/o sonidos y demás de la clase 9 … solicitada con fecha 14 de noviembre de 1997 … por Transnet del Perú S.A. y registrada el 27 de julio de 1998 … - NEXTEL, que distingue servicios de telecomunicaciones de la clase 38 … solicitada con fecha 14 de junio de 1995 por Transnet del Perú S.A. y registrada el 16 de octubre de 1995 … - Denominación NEXTEL escrita en letras características, conforme al modelo, que distingue servicios de telecomunicaciones de la clase 38 … solicitada con fecha 14 de noviembre de 1997 … por Transnet del Perú S.A. y registrada el 27 de julio del año 1998 … - Denominación NEXTEL, que distingue servicios de importación, exportación y negocios en general de la clase 35 … registrada el 20 de octubre de 1995‖. Que ―Si bien el artículo 113 de la Decisión 344 permitía a la Oficina de Signos Distintivos decretar de oficio la nulidad del registro de una marca cuando éste se hubiera concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de dicha Decisión, ello estaba supeditado a que se realizara una audiencia previa de las partes interesadas, lo cual significa que la Primera Instancia debía poner en conocimiento de la emplazada la causal de nulidad en la cual habría incurrido, de tal forma que ésta tuviera la oportunidad de efectuar los descargos que considerara pertinentes‖; que ―En el presente caso, la Oficina de Signos Distintivos cumplió con poner en conocimiento de la emplazada –mediante proveído de fecha 26 de marzo de 1999 notificado el 30 de marzo de 1999- el escrito presentado por Nextel Communications, Inc. con fecha 25 de marzo de 1999 en el cual informaba que le habían sido transferidas las marcas NEXTEL y NEXTEL y logotipo registradas en el Perú a favor de Transnet del Perú S.A. en las clases 9, 35 y 38 de la Nomenclatura Oficial. Dado que el expediente se resolvió el 31 de enero del 2000, la emplazada tuvo más de diez meses para manifestar lo que considerara conveniente a su derecho. Sin embargo, durante dicho período no presentó ningún escrito‖; que ―… de la revisión del expediente se advierte que a lo largo del presente procedimiento la accionante ha manifestado que existe un riesgo de confusión entre el signo de la emplazada y su marca NEXTEL, lo cual ha sido negado e incluso rebatido por la emplazada en diversos escritos‖; que ―en opinión de la Sala, no cabe alegar falta de conocimiento por parte de la emplazada respecto a lo señalado por la Oficina de Signos Distintivos en la resolución impugnada referente a la existencia de riesgo de confusión entre la marca NEXELL y logotipo y las marcas de la accionante registradas en el Perú, tanto en la clase 38 como en la clase 9 de la Nomenclatura Oficial‖; que ―la Oficina efectuó el análisis de confundibilidad entre la marca NEXELL y logotipo registrada a favor de la emplazada en la clase 9 … y las marcas NEXTEL y logotipo y NEXTEL denominativa registradas en el Perú a favor de la accionante en las clases 38 y 9 … respectivamente‖; que ―La Sala advierte que en cuanto al examen comparativo efectuado con la marca mixta NEXTEL y logotipo registrada en la clase 38 … la Oficina afectó el derecho de la emplazada a un debido procedimiento, por cuanto contravino lo dispuesto en el artículo 94 inciso b) de la Decisión 344, en la medida que evaluó el riesgo de confusión entre la marca NEXELL y logotipo (solicitada el 3 de julio de 1995 y registrada con fecha 1º de abril de 1996 a favor de la emplazada) y la marca NEXTEL y logotipo (solicitada el 14 de noviembre de 1997 y registrada el 27 de julio de 1998 a favor de la accionante)‖; que ―la Sala considera que la Resolución Nº 1284-2000/OSD-INDECOPI adolece de un vicio insubsanable en el extremo que analizó la

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similitud o conexión competitiva entre los productos que distingue la marca NEXELL y logotipo de la emplazada y los servicios que distingue la marca NEXTEL y logotipo solicitada y registrada con posterioridad por la accionante en la clase 38 … por lo que deviene en nula en cuanto a ese extremo‖. Que ―En relación a la evaluación del riesgo de confusión entre la marca NEXELL y logotipo registrada a favor de la emplazada y la marca denominativa NEXTEL registrada a favor de la accionante en la clase 9 (…) la Sala considera que la Oficina de Signos Distintivos no incurrió en causal de nulidad alguna al momento de efectuar un nuevo análisis de confundibilidad entre los signos en cuestión correspondientes a la clase 9 … a la luz de las normas vigentes al momento en que se otorgó el registro de la marca de la emplazada‖; que ―la Sala determina que si bien un extremo de la Resolución impugnada presenta un defecto insubsanable, razón por la cual corresponde su nulidad … dicha nulidad no afecta a las otras partes que resultan independientes de ella‖; que ―la Sala ha determinado declarar la nulidad de la mencionada Resolución únicamente en el extremo que evalúa el riesgo de confusión entre la marca NEXELL y logotipo registrada a favor de la emplazada en la clase 9 … y la marca NEXTEL y logotipo registrada a favor de la accionante en la clase 38 …‖; que ―es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente …‖; que ―Al momento de otorgarse la marca NEXELL y logotipo inscrita bajo certificado Nº 24786 (1º de abril de 1996) se encontraban vigentes la Decisión 344 … En consecuencia, la solicitud de nulidad del registro de dicha marca debe ser evaluada –en cuanto a las causales de fondo– en base a los criterios contenidos en dichas normas‖; que ―en cuanto a la parte procedimental se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad‖; que ―… si bien la presente acción de nulidad se interpuso con fecha 24 de agosto de 1998 (bajo el amparo de la Decisión 344), la norma aplicable en cuanto a la parte procedimental de la presente acción de nulidad es la Decisión 486‖; que ―La Sala conviene en señalar que actualmente la acción de nulidad se encuentra estipulada en diferentes términos a los establecidos por la Decisión 344‖. Que ―En el presente caso, se advierte que la marca denominativa NEXTEL registrada a favor de la accionante distingue equipos de grabación, transmisión o reproducción de imágenes y/o sonidos y demás de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, dentro de los cuales se encuentran los equipos de procesamiento de datos y periféricos y demás de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial que distingue la marca NEXELL y logotipo registrada a favor de la emplazada‖; que ―En el caso de la marca NEXELL y logotipo registrada a favor de la emplazada, se advierte que el elemento más relevante es el denominativo, ya que el elemento figurativo está constituido por la forma de escritura de dicha denominación – la cual no presenta rasgos particularmente característicos – sobrepuesta a varias líneas horizontales dispuestas en doble raya, que dan la impresión de movimiento‖; que ―Efectuado el examen comparativo entre las marcas en conflicto se aprecia, desde el punto de vista fonético, que poseen el mismo número y secuencia de vocales (E / E) – siendo por lo general éste un criterio importante para determinar la impresión fonética de los signos – siendo de precisar que la presencia de la letra T al centro de la marca NEXTEL de la accionante y de la letra L al final de la marca NEXELL de la emplazada, no producen por su ubicación una variación sustancial en el sonido de

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las mismas, lo que determina que en conjunto las marcas en cuestión tengan una entonación y pronunciación semejante‖; que ―Desde el punto de vista gráfico, las marcas coinciden en todas sus letras ubicadas en el mismo orden, con la única excepción de la letra T al centro de la marca NEXTEL de la accionante y de la letra L al final de la marca NEXELL … lo cual determina que ambas marcas presenten una escritura semejante, no obstante que en el caso de la marca de la emplazada, ésta presenta algunos elementos gráficos‖; que ―dado que existe similitud o conexión competitiva entre los productos distinguidos por las marcas en conflicto y semejanzas fonéticas y gráficas entre ambas, la Sala determina que la coexistencia de los signos en el mercado es susceptible de inducir a que el público consumidor confunda el origen empresarial de los productos‖; que ―se ha logrado acreditar que el registro de la marca cuya nulidad se pretende se otorgó en contravención de lo establecido en el artículo 83 inciso a) de la Decisión 344, razón por la cual debe declararse fundada la acción de nulidad de la marca NEXELL y logotipo, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486‖, por lo que la Sala resuelve ―Declarar NULA la Resolución Nº 1284-2000/OSD-INDECOPI de fecha 31 de enero de 2000 en el extremo que evalúa el riesgo de confusión entre el signo NEXELL y logotipo registrado en la clase 9 … y la marca NEXTEL y logotipo registrada con posterioridad … en la clase 38‖, así como ―CONFIRMAR la Resolución Nº 1284-2000/OSD-INDECOPI de fecha 31 de enero de 2000 en el extremo que declaró nula la marca NEXELL y logotipo por resultar confundible con la marca NEXTEL … y, en consecuencia, declarar FUNDADA la acción de nulidad del certificado Nº 24786 correspondiente a la marca de producto conformada por el logotipo constituido por la denominación NEXELL … registrada a favor de María del Carmen Ballen Becorena, para distinguir equipos de procesamiento de datos y periféricos y demás de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial‖. 3. De los fundamentos de derecho de la demanda La demanda formulada por la señora MARÍA DEL CARMEN BALLEN BECORENA se apoya en disposiciones nacionales y en el ―art. 113 de la Desición (sic) 344‖. En ella se sostiene que ―Al no ser un punto controvertido el análisis de la confudibilidad (sic) de las marcas, nada pudo argumentarse a favor o en contra de dicho punto, tomándonos por sorpresa que la Resolución de la Oficia (sic) de Signos Distintivos del INDECOPI se haya pronunciado sobre un punto no discutido y que el mismo haya sido confirmado por el Tribunal de Defensa de la Competencia‖; que ―Siendo que dicho punto (confundibilidad de marcas) iba a ser fundamental para la decisión del INDECOPI, y no habiendo sido notificadas que el mismo iba a ser incorporado al procedimiento como punto controvertido, no tuvimos como defendernos en su oportunidad presentando nuestros descargos‖; que ―la Resolución no ha motivado debidamente su decisión de pronunciarse sobre un hecho no controvertido … si bien la Resolución que impugnámos (sic) fundamenta la necesidad de realizar un nuevo análisis de confundibilidad entre las marcas NEXELL y NEXTEL, en la necesidad de tutelar el ‗interés público‘ o en la ‗afectación al ordenamiento jurídico‘; en ningún momento señala cómo es que la coexistencia entre las marcas NEXTEL y NEXELL puede afectar el interés público, mucho menos que este hecho atente contra del (sic) ordenamiento jurídico‖; que ―Tanto no existe ningún agravio al interés público, que dichas marcas han convivido en el mercado sin ningún tipo de problemas por más de cinco años, a saber desde que me fuera otorgada la marca NEXELL a partir de un examen comparativo con la marca NEXTEL, según el cual no existía riesgo alguno de confundibilidad, afectación del interés público o al ordenamiento jurídico‖.

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Que ―El artículo 113 de la Decisión 344 establece el procedimiento para declarar la nulidad de oficio‖; que ―En el presente caso se ha violado el derecho a un debido proceso que incluye también el derecho a un debido procedimiento, en tanto que no se convocó a la audiencia previa a las partes interesadas, que tiene como función precisamente que las partes hagan sus descargos, evitando de este modo la indefensión que podría causar una nulidad de oficio‖; que ―Si el Tribunal considera que era procedente una nulidad de oficio debió haber declarado nula la resolución de grado y convocar a la audiencia de ley donde se nos permitiría hacer nuestro (sic) descargos sobre la pretensión de oficio planteada, lejos de ello, confirmó la resolución expedida por la OSD, afectando con ello nuestro derecho a un debido procedimiento‖; que ―la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI actuó indebidamente no sólo al considerar válido el re-examen al procedimiento de otorgamiento de marcas ya calificado como correcto, en su oportunidad, sino además, al conlcuir (sic) en base a este nuevo examen la existencia de un supuesto riesgo de confundibilidad, despojándome de un signo que me fuera otorgado válidamente, derrumbando la seguridad jurídica que constituye el sustento del procedimiento al que tuve que someterme al solicitar el registro de mi marca NEXELL‖; y que ―Si se considera en realidad se cometió un error al otorgarnos la inscripción, ese es un hecho que ya nos (sic) puede ser oponible en vista que contamos con un derecho adquirido y que sobre la base de la misma seguridad jurídica debe ser mantenido‖. 4. De los fundamentos de derecho de los escritos de contestación a la demanda

4.1. En su escrito de contestación, ―el Procurador Oficioso de la empresa demandada

NEXTEL COMMUNICATION INC‖, contesta la demanda con los siguientes argumentos: que ―NO ES CIERTO que el riesgo de confusión de las marcas no haya sido punto controvertido del proceso‖; que ―el Tribunal del Indecopi cita el escrito presentado por NEXTEL COMMUNICATIONS INC el 24 de agosto de 1998 … en donde se manifestaba que la marca NEXELL era prácticamente idéntica a la marca NEXTEL y que podía generar riesgo de confusión directo e indirecto en los consumidores. Asimismo, cita el escrito presentado por la demandante … en donde ésta niega el riesgo de confusión de las marcas NEXELL y NEXTEL al señalar que era evidente que tanto desde el punto de vista fonético como gráfico, dicha marca es sustancialmente distinta, al existir diferencias al pronunciar ambos vocablos, así como diferencias en los elementos y colores que componen la grafía que acompaña a ambas denominaciones‖; que ―En consecuencia, el riesgo de confusión de las mencionadas marcas si fue alegado por las partes durante el procedimiento administrativo en primera instancia, por lo que fue un punto controvertido del mismo, y sobre el cual la demandante expresamente ejerció su derecho de defensa. En este sentido, no existe afectación al principio de congruencia ni ningún otro vicio de nulidad que haya ocasionado un estado de indefensión en la demandante‖. Que ―… aun en el supuesto negado que el riesgo de confusión de las marcas NEXTEL y NEXELL no haya sido punto controvertido del proceso, tampoco existiría vicio de nulidad, pues la Autoridad Administrativa se encuentra expresamente autorizada por la ley para DE OFICIO declarar la nulidad del registro de una marca cuando exista dicha confusión, aunque la nulidad no haya sido invocada por la parte interesada‖, en apoyo de lo cual cita, entre otras disposiciones, ―el artículo 172º de la Decisión 486 de la Comunidad Andina‖; que ―En consecuencia, la Oficina de Signos Distintos (sic) del Indecopi se encuentra autorizada expresamente por la ley a declarar de oficio y en

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cualquier momento la nulidad del registro de una marca cuando ésta pueda ocasionar riesgo de confusión en el consumidor con otra marca anteriormente registrada en la misma nomenclatura, para lo cual la Autoridad Administrativa está facultada ha (sic) efectuar de oficio un examen de confundibilidad, sin que ello importe una violación al debido proceso‖; que ―las Resoluciones Administrativas impugnadas tampoco son ineficaces al no afectar la seguridad jurídica‖; que ―Resulta evidente que el bien jurídico tutelado en el derecho marcario no sólo es el derecho patrimonial que un titular pueda tener sobre una marca, sino que principalmente está la protección del derecho de los consumidores‖; y que ―no es cierto que la demandante haya adquirido válidamente un derecho marcario, pues como ya hemos señalado es nulo el registro de una marca que sea idéntica o similar a otra preexistente‖. 4.2. En su escrito de contestación, el apoderado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sostiene que ―… desde la fecha de presentación de la acción de nulidad se planteó como uno de los argumentos en que dicha nulidad se sustentaba, la semejanza existente entre las marcas ‗NEXELL‘ y ‗NEXTEL‘ y el posible riesgo de confusión directo e indirecto que ello podría implicar‖; que ―… es evidente no sólo que el argumento del posible riesgo de confusión entre las marcas ‗NEXELL‘ y ‗NEXTEL‘ sí fue uno de los argumentos que sustento (sic) la acción de nulidad, sino que la propia demandante pretendió refutar dicho argumento durante el procedimiento administrativo, haciendo referencias a aquellas diferencias gráficas y fonéticas que a su entender eran relevantes‖; que ―… debe tenerse presente que el petitorio de la empresa Nextel Communication, Inc. en el procedimiento administrativo era que se declare la nulidad del certificado de registro Nº 24786, correspondiente a la marca ‗NEXELL‘ y logotipo, inscrita en la clase 9 de la Nomenclatura Oficial a favor de la demandante, para lo cual invocó varios argumentos, tales como la notoriedad de su marca, la mala fe, la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington de 1929 y también el posible riesgo de confusión directa e indirecta de las marca (sic) debido a sus semejanzas‖; que ―dado que la propia demandante afirma que la supuesta violación al derecho de defensa sería una consecuencia de la supuesta violación del principio de congruencia y habiéndose demostrado en el punto anterior que la resolución del Tribunal de INDECOPI no ha transgredido este principio, ello sólo bastaría para concluir que tampoco ha existido violación al derecho de defensa‖; que ―Sin perjuicio de lo manifestado en el párrafo anterior conviene reiterar que no es cierto que la demandante no haya tenido la oportunidad de argumentar a favor o en contra del análisis de confundibilidad de las marcas, como afirma en el escrito de demanda‖; que ―es evidente que la demandante sí tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa respecto a la confundibilidad de las marcas y a todos los demás argumentos debatidos a lo largo de procedimiento administrativo, lo cual realizó desde el momento en que se le corrió traslado de la acción de nulidad y adicionalmente al momento de interponer el recurso de apelación contra la resolución expedida por la Oficina de Signos Distintivos‖. Que ―la función de la Oficina de Signos Distintivos al realizar el examen de registrabilidad de una marca no sólo es velar por el interés privado de los titulares de signos registrados o solicitados con anterioridad, sino principalmente velar por el interés público de los consumidores que podrían verse afectados con la presencia en el mercado de signos confundibles‖; que ―en la resolución administrativa impugnada se ha fundamentado adecuadamente las razones por las cuales al concederse el registro de la marca ‗NEXELL‘ y logotipo se afectó el ordenamiento jurídico, concretamente el inciso a) del artículo 83 de la Decisión Nº 344‖; que ―al momento de otorgarse el registro de la marca ‗NEXELL‘ y logotipo a favor de la demandante se encontraba registrada en

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la clase 9 de la Nomenclatura Oficial con certificado Nº 20403, la marca ‗NEXTEL‘ a favor de la empresa Transnet del Perú, posteriormente transferida a favor de la empresa Nextel Communications, Inc., marca con la cual la primera resulta confundible‖; que ―la marca denominativa ‗NEXTEL‘ registrada a favor de la empresa Nextel Communications, Inc. distingue equipos de grabación, transmisión o reproducción de imágenes y/o sonidos y demás de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, dentro de los cuales se encuentran los equipos de procesamiento de datos y periféricos y demás de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial que distingue la marca ‗NEXELL‘ y logotipo registrada a favor de la demandante‖; que ―Efectuado el examen comparativo entre las marcas en conflicto se aprecia que desde el punto de vista fonético, los signos poseen el mismo número y secuencia de vocales (E / E), diferenciándose únicamente por la presencia de la letra T al centro de la marca ‗NEXTEL‘ y de la letra L al final de la marca ‗NEXELL‘, las cuales por su ubicación no producen una variación sustancial en el sonido de las mismas, lo que determina que éstas en conjunto tengan una entonación y pronunciación semejantes‖; que ―Desde el punto de vista gráfico las marcas coinciden en todas sus letras ubicadas en el mismo orden, con la única excepción de la letra T al centro de la marca ‗NEXTEL‘ y de la letra L al fina (sic) de la marca ‗NEXELL‘, lo cual determina que ambas marcas presenten una escritura muy semejante‖. Que ―En consecuencia, atendiendo a la similitud de los productos que distinguen las marcas y a las semejanzas gráficas y fonéticas antes anotadas, es evidente que la coexistencia de las marcas ‗NEXTEL‘ y ‗NEXELL‘ en el mercado es susceptible de inducir a que el público consumidor confunda el origen empresarial de los productos que distinguen‖; que ―es importante destacar que el inciso a) del artículo 83 de la Decisión Nº 344 … establece como prohibición de registro el sólo riesgo de confusión entre los signos, sin que sea necesario acreditar que la confusión se haya producido efectivamente en el mercado‖; que ―es claro que la primera de dichas marcas se encontraba incursa en la prohibición prevista en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión Nº 344 … que al accederse a su registro se transgredió dicha norma‖; que ―la resolución administrativa impugnada se encuentra debidamente sustentada en cuanto a la declaración de nulidad, al invocar lo dispuesto en el inciso a) del artículo 113 de la mencionada Decisión Nº 344‖; que ―la demandante ha sido debidamente notificada con la acción de nulidad y ha efectuado sus descargos correspondientes. Asimismo, la demandante ha tomado conocimiento de todos los escritos presentados pudiendo ejercer su derecho de defensa sin limitación alguna‖; que ―no es exacto que se haya declarado de oficio la nulidad del registro de la marca ‗NEXELL‘ y logotipo, porque se trató de una acción iniciada a instancia de parte (Nextel Communication, Inc.) en la cual se ha discutido concretamente el tema de la confundibilidad de las marcas, fundamento de la declaración de nulidad‖; que ―la demandante no puede pretender invocar un supuesto derecho adquirido, ni ampararse en la seguridad jurídica, porque el derecho sobre la marca ‗NEXELL‘ y logotipo nació con un vicio al ser otorgado el registro contraviniendo el texto expreso de la ley … Si se aceptara la tesis de la demandante, tendría que negarse la posibilidad de aplicación de la norma contenida en el inciso a) del artículo 113, pues obviamente en todos los casos existirá un previo registro de la marca que va a ser anulada y un previo examen de registrabilidad que ilegalmente determinó la procedencia del registro de la marca‖; que ―Obviamente esta tesis no es aceptable pues no puede pretenderse obtener derechos a partir de la violación de una norma legal‖; y que ―la resolución administrativa impugnada ha sido expedida con arreglo a ley, sin incurrir en ninguna causal de invalidez o ineficacia‖.

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5. De la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú

Según el texto de la sentencia que obra en autos, emanada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú, ―La controversia objeto de la litis radica en determinar si la marca Nexell registrada a favor de la demandante es confundible con la marca Nextel registrada a favor de la codemandada NEXTEL COMMUNICATIONS INC.‖; que ―Del análisis del expediente administrativo acompañado se aprecia que ambas marcas tienen similitud ortográfica, sólo difieren en la letra T y la doble L, y fonética por estar conformadas casi por las mismas consonantes lo que las hace indiscutiblemente similares. Asimismo, la impresión visual resulta muy similar‖; que ―la marca NEXTEL distingue productos de telecomunicaciones en general de la clase treintiocho de la Nomenclatura Oficial mientras que la marca NEXELL distingue equipos de procesamiento de datos periféricos y demás productos de la clase nueve de la Nomenclatura Oficial, dentro de los cuales también se encuentran incluidos teléfonos fijos y móviles, así como accesorios de éstos, aparatos de fax, teles (sic), entre otros; por lo que no sólo se estaría induciendo al público consumidor a error respecto a su semejanza fonética y gráfica sino también respecto a su procedencia empresarial‖; que ―En tal sentido, las marcas en cuestión están dirigidas al mismo sector del público y ambas tienen como finalidad permitir la comunicación entre las personas‖; que ―Tal como se aprecia en la resolución administrativa impugnada se establece que a lo largo del procedimiento administrativo la empresa NEXTEL COMMUNICATIONS INC. manifestó que existe un riesgo de confusión entre el signo de la emplazada y su marca Nextel, lo cual ha sido negado e incluso rebatido por la emplazada en diversos escritos‖; que ―la resolución impugnada no ha resuelto más allá del petitorio, en consecuencia, no ha transgredido el principio de congruencia; más aún cuando la demandante si tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa‖; que ―El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la acotada‖; por lo que decidió declarar ―INFUNDADA la demanda contencioso administrativa‖ (folios 133 a 141). 6. Del recurso de apelación

La señora MARÍA DEL CARMEN BALLEN BECORENA recurrió en apelación contra la sentencia citada, y en el recurso alegó que ―La sentencia apelada se ha sustenado (sic) en normas que no son aplicables al caso sub litis afectando la adecuada motivación de la misma‖; que ―la sentencia recurrida no expresa un real conocimiento de caso sub litis, pues no refleja un conocimiento de la legislación aplicable al mismo, incurriendo en un grave error de derecho …‖; que ―Las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina tampoco son aplicables al presente caso‖; que ―La sentencia apelada invoca como parte de su fundamentación jurídica, los artículos 172, 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486 … a efectos de establecer cuándo puede determinarse la nulidad de oficio de una marca. Sobre la base de ello, la sentencia establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier caso la nulidad absoluta de un registro de una marca cuando se hubiese concedido en contravención a dichas normas‖; que ―Sin embargo, la Sala, no ha advertido que la Decisión 486 … fue incorporada al ordenamiento jurídico peruano, con fecha 14 de setiembre del 2000, sustituyendo a la Decisión 344 que fue suscrita entre Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela con fecha 21 de setiembre de 1993‖; que ―Como puede apreciarse, la Decisión 344 estuvo vigente desde el 21 de setiembre de

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1993 hasta el 14 de setiembre del 2000. Dado que el registro de la marca Nexell y logotipo se produjo con fecha 1 de abril de 1996, es decir bajo los parámetros y requisitos establecidos por las normas contendidas (sic) en la Decisión 344, es posible concluir que no resulta de aplicación al presente caso lo establecido por la Decisión 486‖. Que ―En el presente caso tenemos que si bien la sentencia apelada ha sido fundamentada en normas vigentes en la actualidad … estas, (sic) tal y como se explicara en los puntos anteriores NO RESULTAN APLICABLES AL CASO CONCRETO‖; que ―Esta mala elección de la norma aplicable … ha traído como resultado una sentencia inadecuadamente motivada, la cual deberá ser declarada NULA, a efectos de que una vez corregido el error por parte del Juez del proceso (en este caso la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema), la recurrente … tenga la oportunidad de aceptar o solicitar la revisión de la nueva decisión sustentada en la interpretación de las normas aplicables al caso concreto‖; que ―la Sala no sólo declaró INFUNDADA la demanda teniendo como sustento un hecho irrelevante para efectos de acreditar la invalidez y la ineficacia solicitadas por la recurrente, sino que además, pese a haberlos mencionado NO ANALIZÓ ninguno de los argumentos expuestos en la demanda como sustento de los petitorios planteados‖; que ―La sentencia apelada contraviene el principio lógico de congruencia: se pronuncia sobre algo diferente de lo pedido (infra petita)‖; que ―la sentencia apelada no se ha pronunciado i) sobre la invalidez de la Resolución Administrativa sustentada en la contravención a las normas imperativas que regulan la nulidad de oficio; ni ii) sobre la ineficacia de la Resolución Administrativa sustentada en la afectación al principio de seguridad jurídica que se otorga al adquirente del registro de una marca al efectuarse el examen de registrabilidad respectivo y la publicación y observaciones a la solicitud‖; y que ―Esta falta de pronunciamiento constituye un supuesto más de motivación defectuosa en la sentencia, pues la misma deja de pronunciarse sobre dos petitorios formulados por la recurrente al momento de demandar‖. CONSIDERANDO Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ―de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 … ―; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 187 y 188 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, visto que la solicitud de registro como marca del signo NEXELL se llevó a cabo el 3 de julio de 1995, y que la acción de nulidad a su respecto fue ejercida el 24 de agosto de 1998, es decir, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de

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Cartagena, procede la interpretación del artículo 83, literal a, de la citada Decisión, invocado por el consultante, y, de oficio, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la de los artículos 81, 95 y 113 eiusdem, así como la interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente:

Decisión 344

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…)”. “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1.- Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca

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u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2.- Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”.

Decisión 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo I.I. Régimen aplicable a la solicitud de registro de un signo como marca

En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. En materia de propiedad industrial, el régimen común se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha venido regulando el supuesto de los derechos de propiedad industrial que hubiesen sido válidamente concedidos de conformidad con la norma vigente para la fecha de su otorgamiento, y ha establecido que, en tal caso, los derechos citados subsistirán por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de tales derechos deberán adecuarse a lo previsto en la Decisión citada.

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Ahora bien, en el supuesto del derecho que se constituye con el registro del signo como marca, su otorgamiento válido presupone, por virtud del principio de irretroactividad, que el signo haya cumplido con los requisitos previstos en la norma sustancial vigente para la fecha de la formulación de la solicitud, y que, en consecuencia, no haya incurrido en las prohibiciones allí contempladas. El Tribunal ha señalado sobre el particular que ―en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho …‖ (Sentencia dictada en el expediente N° 145-IP-2003, del 18 de febrero de 2004, publicada en la G.O.A.C. N° 1047, del 31 de marzo del mismo año, caso ―XAPRILA‖). En el caso de autos, del expediente administrativo se desprende que la solicitud de registro como marca del signo NEXELL fue formulada el 3 de julio de 1995, por lo que procede interpretar que la norma sustancial aplicable, en lo que concierne al cumplimiento de los requisitos de registro del signo, ha de ser la vigente para la fecha de la solicitud mencionada, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 citada define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de error o confusión acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente. La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue. En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones

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principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado. El Tribunal ha señalado sobre el particular que ―… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño‖ (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso ―MAMMA‖). Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Del artículo 81 se desprende pues, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple con los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. III. De las marcas denominativas y mixtas En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. En este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar.

Y las segundas, las marcas mixtas, se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: ―el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por

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definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto‖ (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso ―DAIMLER‖). IV. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión

directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación.

Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error. Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad. Del texto del artículo 83 se desprende además que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. En cuanto al derecho de prioridad del titular de una marca, o de un signo solicitado con anterioridad para su registro como marca, el Tribunal ha manifestado que ―Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes … la doctrina y las normas comunitarias han desarrollado la institución de la ‗prioridad‘, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en el derecho (Prior tempore, potior jure)‖ (Sentencia dictada en el expediente N° 144-IP-2004, del 26 de enero de 2005, caso ―BIMBUÑUELOS‖). Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe relación de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

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En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha declarado a este propósito que ―La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro. La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto‖ (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso ―US TOP‖). Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: ―El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica‖ (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso ―DERMALEX‖). En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien ella depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

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Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que ―cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)‖ (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan

entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador

presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

V. De la coexistencia de hecho Comoquiera que, en el proceso interno que condujo a la presente interpretación prejudicial, la demandante argumentó que ―no existe ningún agravio al interés público‖, por cuanto las marcas en conflicto ―han convivido en el mercado sin ningún tipo de problemas por más de cinco años, a saber desde que me fuera otorgada la marca NEXELL a partir de un examen comparativo con la marca NEXTEL‖, es del caso reiterar que ―la coexistencia pacífica puede llegar a eliminar la confundibilidad entre dos signos y habiéndose eliminado ésta, desaparece también la causal de nulidad que a lo mejor existió en un primer momento‖ (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, ya citada. Criterio ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes N° 12-IP-97, de 7 de julio de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 588, del 2 de agosto de 2000, caso ―BUSCAP‖; y 70-IP-2000, de 24 de enero de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 642, del 15 de febrero del mismo año, caso ―PLATINOL‖). Sin embargo, a propósito de la citada coexistencia de hecho, el Tribunal también ha manifestado que ella no obsta para que el examinador realice el estudio de registrabilidad del signo solicitado y, en particular, para que determine si éste es confundible o no con el signo ya registrado como marca o ya solicitado para registro (Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-2003, de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 916, del 2 de abril del mismo año, caso ―T MOBIL‖).

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VI. Del examen de registrabilidad El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado. Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. La oficina nacional competente podrá admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas, bien por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes. Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, haya habido o no observaciones, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, como se indicó, deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto. El Tribunal ha reiterado a este propósito que: ―La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto‖ (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS). VII. Régimen aplicable a las causales de nulidad del registro del signo En el orden sustancial, el Tribunal ha manifestado que ―Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión‖, y que, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial aplicable para entonces será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, ya citada). En efecto, la concesión del registro depende en lo principal de que el signo cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria y no incurra en las prohibiciones allí contempladas. Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a

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los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. En el caso de autos, la sociedad NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. demandó, en fecha 24 de agosto de 1998, es decir, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la nulidad del registro del signo NEXELL, otorgado el 1 de abril del año 1996, sobre la base de una solicitud formulada el 3 de julio de 1995. Por tanto, el orden sustancial común, aplicable a los supuestos de nulidad denunciados, será el vigente para la fecha de la solicitud de registro, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo artículo 113, literal a, prevé que la autoridad nacional competente podrá decretar la nulidad del registro de la marca si, entre otros supuestos, éste hubiese sido concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la Decisión citada. En consecuencia, la nulidad procederá, en lo principal, si el signo solicitado no cumple con los requisitos previstos en el artículo 81, o si ha incurrido en las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 eiusdem. Cabe agregar que el artículo 172, cuarto párrafo, de la Decisión 486, prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud. Se trata de una excepción al régimen común previsto sobre la materia en la Decisión 344, norma vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo NEXELL. La excepción opera en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, en el caso de que se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la Decisión 344, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez. La excepción implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda. En cuanto a lo que debe entenderse por ―autoridad nacional competente‖ para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, el Tribunal ha establecido que ―... ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión …‖ (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, ya citada). VIII. Régimen aplicable a la acción de nulidad del registro del signo: legitimación

activa, audiencia.

En el orden procesal, cabe poner de relieve que si, luego de la concesión del registro, se dicta, en el régimen común, una nueva norma procesal, ésta será la aplicable, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento de nulidad por iniciarse o en curso. En el caso de autos, puesto que NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. ejerció, en fecha 24 de agosto de 1998, la acción de nulidad del registro del signo NEXELL, la norma procesal común aplicable para entonces fue la Decisión 344 de la Comisión, cuyo artículo 113 establece, entre otros puntos, que la autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro del signo. El Tribunal se ha pronunciado sobre el particular en los términos siguientes:

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―En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna. La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público. La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‗parte interesada‘. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO … El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor. Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial … Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca ‗a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea‘ (‗Derecho de Marcas‘, tomo II, Editorial Heliasta S.R.L, pág. 220). En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de ‗parte interesada‘ lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial‖ (Sentencia dictada en el Proceso N° 10-IP-97, del 24 de septiembre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 308, del 28 de noviembre del mismo año, caso ―COLSUBSIDIO‖). En lo que concierne al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, además de las disposiciones previstas en el régimen común, será la legislación interna de cada País Miembro. En todo caso, el procedimiento citado deberá incluir, en tutela del derecho a la defensa y al debido proceso, la audiencia a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, así como observar la disciplina comunitaria relativa a las causales de nulidad, la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo

como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho.

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2° En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem.

3° En la comparación entre un signo mixto y uno denominativo, deberá tomarse en

cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

4° Sobre la base del principio de prioridad registral que deriva de la aplicación de la

máxima ―prior in tempore potior in iure‖, en el supuesto de conflicto entre varias solicitudes de registro de un signo como marca, debe atribuirse trato jurídico preferente a aquella que se hubiese formulado válidamente con anterioridad a las demás.

5° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro

como marca y la marca previamente solicitada o registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado.

6º La comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico,

fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

7° Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier

persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones a la solicitud, sobre la base de un signo ya registrado o ya solicitado para registro en cualquiera de los Países Miembros. Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo, sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones. Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos.

8° De demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de

los requisitos de validez del signo, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión.

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Sin embargo, el artículo 172, cuarto párrafo, de la Decisión 486, prohíbe la declaratoria de nulidad del registro del signo en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez. La prohibición implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda. Si, luego de la concesión del registro, se dicta en el régimen común una nueva norma procesal, ésta será la aplicable, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento de nulidad por iniciarse o en curso.

9° A los efectos de la declaratoria de nulidad del registro de un signo como marca, el

ordenamiento comunitario, en tutela del interés público, faculta a la autoridad nacional competente para promoverla de oficio, y legitima, en el ejercicio de la acción, a quien acredite ser titular de un interés jurídicamente protegido, es decir, de un derecho subjetivo o de un interés legítimo.

El órgano competente para declarar la nulidad del registro será la autoridad administrativa o judicial establecida al efecto por la legislación interna de cada País Miembro.

10° En lo que concierne al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, además de

las disposiciones previstas en el régimen común, será la legislación interna de cada País Miembro. El procedimiento deberá incluir, en tutela del derecho a la defensa y al debido proceso, la audiencia a que se refiere el artículo 113 de la Decisión 344.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional. Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA

Moisés Troconis Villarreal

MAGISTRADO

Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo

MAGISTRADO

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Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO

Mónica Rosell Medina

SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA