TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 65-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), y 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: TECNOSANITARIA S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI. Asunto: Marca: “TECNOGRIF” (mixta). Expediente Interno: 11915-2009-0-1801-JR-CA-06.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y seis días del mes de agosto del año dos mil catorce. VISTOS: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante Oficio 11915-2009-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 13 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 11 de julio de 2014. 1. PARTES EN EL PROCESO INTERNO: Demandante: TECNOSANITARIA S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

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Tercero Interesado: COMERCIAL ASTURIA S.A.C 2. HECHOS RELEVANTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 28 de marzo de 2006, la sociedad COMERCIAL ASTURIAS S.A.C., solicitó el registro de la marca “TECNOGRIF” (mixta) escrita en letras características y debajo la frase GARANTÍA Y TECNOLOGÍA A SU ALCANCE, en los colores azulino y anaranjado; para distinguir aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, refrigeración, sobre todo instalaciones sanitarias, griferías, sus partes y accesorios; equipos de carga y descarga de W.C., de la Clase 11 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. 2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, la empresa TECNOSANITARIA S.A., con fecha 29 de septiembre de 2006 presentó oposición, soportando su posición en ser titular de los signos:

A. Nombre Comercial: “TECNOSANITARIA S.A.” (mixto) para actividades comerciales relacionadas con la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como griferías, sus partes y accesorios, aparatos de distribución de agua. B. Marca de producto: “ITALGRIF” (mixta) para distinguir griferías, sus partes y accesorios, instalaciones sanitarias, es decir productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. C. Marca de producto: “ITALGRIF” (mixta) para distinguir griferías, sus partes y accesorios, instalaciones sanitarias, productos pertenecientes a la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. El 7 de mayo de 2009, TECNOSANITARIA S.A., presenta pruebas de uso de su nombre comercial.

4. Mediante Resolución 012971-2008/OSD-INDECOPI de 22 de julio de 2008, la Oficina de Signos Distintivos resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro del signo “TECNOGRIF” (mixto).

5. El 7 de septiembre de 2009, la empresa TECNOSANITARIA S.A., interpuso recurso de apelación contra de la Resolución antes citada ante la Dirección de Signos Distintivos.

6. Con Resolución 2278-2009/TPI-INDECOPI de 7 de septiembre de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 012971-2008/OSD-INDECOPI que concedió el registro de la marca de producto “TECNOGRIF” (mixta), solicitada por COMERCIAL ASTURIAS S.A.C.

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7. El 14 de diciembre de 2009, TECNOSANITARIA S.A., presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 2278-2009/TPI-INDECOPI de 7 de septiembre de 2009.

8. El 25 de enero de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contesta la demanda contenciosa administrativa.

9. El 26 de diciembre de 2011, COMERCIAL ASTURIAS S.A.C., comparece ante el Juez Quinto de lo Contencioso Administrativo contestando a la demanda.

10. El 29 de abril de 2013, mediante Resolución Número 10, la Corte Superior de Justicia de Lima, Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda presentada por TECNOSANITARIA S.A.

11. TECNOSANITARIA S.A., el 17 de junio de 2013, presenta recurso de apelación contra la sentencia de 29 de abril de 2013 en la que se declara infundada la demanda contenciosa administrativa por ella presentada.

12. Mediante providencia de 16 de diciembre de 2013 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de República de Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 13. Entre las preguntas que formula el juez consultante solicita al Tribunal están las siguientes: 1) “Qué criterios deben tomarse en consideración al efectuar el análisis comparativo entre una marca de producto y un nombre comercial para establecer la existencia de riesgo de confusión directa e indirecta entre ambas. 2) Qué criterios deben adoptarse al efectuar el análisis comparativo entre dos marcas mixtas que comparten un término común cuyo grado de distintividad resulta ser débil por ser evocativa y de uso común”. a) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda contenciosa administrativa. La sociedad TECNOSANITARIA S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 14. Mantiene que el signo solicitado “TECNOGRIF” (mixto), está compuesto por la partícula TECNO que la toma de su nombre comercial TECNOSANITARIA y GRIF de su marca ITALGRIF, formando la denominación TECNOGRIF, con lo cual resulta que gráfica y fonéticamente son confundibles con sus signos.

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15. Que el público consumidor va a considerar que TECNOSANITARIA S.A. incorporó en el mercado un nuevo producto que resulta de la combinación de sus signos conocidos por lo que la compañía solicitante se está aprovechando del prestigio y reconocimiento de sus signos al captar mayor clientela. 16. Aduce que: “El riesgo de confusión del origen empresarial ha sido demostrado en el procedimiento administrativo ante el INDECOPI: La revista especializada en construcción “Costos” confundió el origen empresarial de TECNOGRIF y lo atribuyó a TECNOSANITARIA S.A.” 17. Mantiene que: “(…) se limita al análisis de confusión directa por la similitud de signos distintivos, aun cuando reconoce que el medio probatorio no muestra “un error en cuanto a la marca de producto materia de información, sino un error en cuanto al nombre de la empresa fabricante del producto”. Es decir, reconoce la existencia de la confusión por el origen empresarial pero omite pronunciarse sobre este aspecto que justamente ha sido denunciado por TECNOSANITARIA S.A.” 18. Que en la resolución el INDECOPI manifiesta que se trata de un error del redactor o editor de la revista más no del consumidor, por lo que no es relevante para que se configure el riesgo de confusión respecto del origen empresarial. 19. Argumenta falta de motivación adecuada en la resolución impugnada. b) Contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI). 20. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 21. Argumenta que: “(…) pese a la existencia de ciertas similitudes entre los signos confrontados, la presencia en conjunto de elementos diferenciadores entre ellos, así como el contexto registral, al cual corresponden los productos como las griferías e instalaciones sanitarias, determinan que los signos no sean capaces de inducir a confusión a los consumidores”. 22. Afirma que: (…) si dos marcas presentaran ciertos elementos comunes, pero se estimara que el consumidor no llegará a confundirse, entonces la coexistencia de las mismas será permitida”. 23. Asevera que existen registradas a favor de distintos titulares una serie de signos que emplean los términos TECNO y GRIF para amparar productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como TECNOGAS, TECNOFOOD, E ECKOGRIF, EUROGRIF, GRIFERÍAS DURAGRIF, PERÚ GRIF, GRIFE. 24. Que los términos TECNO y GRIF son débiles, ya que evocan conceptos vinculados al tipo de producto que protegen, como la “tecnología” y “grifería”,

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por lo que no debe dejar de sorprender que los empresarios utilicen estas palabras por ser sugestivas y amigables para su aprehensión por los clientes. 25. Advierte además que: “(…) los signos en conflicto, guardan un grado de similitud perniciosa para el mercado, en razón a que comparten los términos TECNO y GRIF; sin embargo, tomando en cuenta los antecedentes registrales de la propia marca y la escasa fuerza distintiva de los elementos comunes, podemos colegir que los signos bajo análisis pueden coexistir pacíficamente, de la misma manera que los demás titulares de las otras marcas registradas ( a las que hemos hecho mención párrafos atrás), han coexistido con las marcas de la demandante”. 26. Anteriores titulares han tenido que soportar la coexistencia de los signos de TECNOSANITARIA, GRIFERÍA ITALGRIF e ITALGRIF, en vista de que los términos TECNO y GRIF eran de uso común para la clase que protegen, teniendo por lo tanto el actor también que soportar la coexistencia con la marca TECNOGRIF solicitada. c) Argumentos contenidos en la contestación por parte del Tercero Interesado. 27. La compañía COMERCIAL ASTURIAS S.A.C., en su contestación manifiesta que: 28. Aduce que el INDECOPI procedió como corresponde al efectuar el examen comparativo de los signos en conflicto. 29. Advierte que la actora de manera arbitraria, pretende obtener pronunciamientos del Tribunal sobre asuntos no ventilados en la primera instancia como la supuesta mala fe y la competencia desleal.

30. Manifiesta que: “Concluye adecuadamente la Autoridad que si bien el carácter débil de dicha partícula no impide considerarla en el examen comparativo, su presencia en los signos en conflicto no será determinante de riesgo de confusión”.

31. Afirma que “(…) se conviene que los signos de la actora son de carácter débil y mal pueden ejercer derechos de exclusión respecto de otros signos como es el presente caso, en tanto y en cuanto el aspecto gráfico difiere tanto en el tipo de escritura característica como la combinación de colores; todo lo cual determina que los signos generan una impresión visual de conjunto diferente”. d) Fundamentos contenidos en la Sentencia de Primera instancia.

32. El Juzgado Octavo de lo Contencioso Administrativo, dentro de los argumentos de la sentencia manifestó lo siguiente:

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33. Afirma que el signo solicitado “TECNOGRIF” (mixto) y el nombre comercial “TECNOSANITARIA” (mixto), no son similares y no producen riesgo de confusión entre los consumidores.

34. Respecto a la identidad fonética, sostuvo que si bien los signos comparten el término TECNO, las vocales se encuentran en distinta secuencias, en TECNOFRIF se encuentran en el orden E-O-I, mientras que TECNOSANITARIA en el orden E-O-A-I-A-I-A, el signo solicitado posee tres sílabas, mientras que el registrado seis, así como la sílaba tónica, está en diferente ubicación en los signos en conflicto.

35. Aduce que: “(…) en lo concerniente a la existencia de similitudes en el signo al grado de producir riesgo de confusión, al respecto, en cuanto al aspecto denominativo, es de tenerse presente que en el signo solicitado (TECNOGRIF GARANTÍA Y TECNOLOGÍA A SU ALCANCE), TECNOGRIF es el elemento que presenta relevancia debido a su tamaño, características del tipo de letra así como por la posición central que ocupa, y GARANTÍA TECNOLOGÍA A SU ALCANCE presenta caracteres secundarios y laudatorios sobre los productos que distingue, no siendo reivindicable a favor de una persona; siendo que en cuanto a la marca comercial de la parte demandante ITALGRIF GRIFERIA, la misma está constituida por un signo mixto en el que no obstante tener el elemento denominativo como el figurativo un carácter preponderante, se debe precisar que ITALGRIF presenta mayor relevancia debido al tamaño, características, tipo de letra, y por la posición central en la que se encuentra, mientras que GRIFERÍA es un término genérico que presenta caracteres secundarios, en ese sentido, el signo solicitado (TECNOGRIF GARANTÍA Y TECNOLOGÍA A SU ALCANCE) y la marca comercial (ITALGRIF GRIFERÍA e ITALGRIF) no son similares por lo que no producen riesgo de confusión en los consumidores”.

36. Arguye que: “(…) el signo solicitado presenta una escritura característica, con distribución de colores azulino y anaranjado, mientras que la marca comercial presenta la figura de un círculo, con líneas onduladas y dentro de esta la letra I estilizada, siendo ambos de distinta extensión, hecho que aunado a los aspectos denominativos y figurativos adicionales, conllevan a un impacto visual diferente en los consumidores, no existiendo riesgo de confusión”.

e) Fundamentos contenidos en el Recurso de Apelación. 37. TECNOSANITARIA S.A., dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: 38. Asegura que: “La denominación TECNOGRIF sí es similar a nuestras marcas registradas con las denominaciones TECNOSANITARIA e ITALGRIF causando confusión real y evidente en los consumidores y causando una asociación indebida”. 39. Que la autoridad debe colocarse en el lugar del consumidor promedio el cual va a asociar el signo solicitado con el de propiedad de TECNOSANITARIA S.A., causándose no solo perjuicio a la actora sino también al consumidor.

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40. Falta de análisis de la autoridad de la revista COSTOS, en la cual se publicaron los productos “TECNOGRIF” (mixto) bajo el título NUEVAS GRIFERIAS DE TECNOSANITARIA S.A. 41. Que la autoridad no puede negar la similitud y confusión que crea el signo “TECNOGRIF” (mixto) en el público consumidor.

42. Cuando el consumidor escuche la marca “TECNOGRIF” (mixta), puede confundirla con las marcas TECNOSANITARIA e ITALGRIF, considerando que es un derivado de las marcas de la empresa actora.

43. Afirma que: “(…) siendo el supuesto elemento distintivo y de relevancia las denominaciones TECNO y GRIF y siendo los elementos adicionales a su conformación, elementos secundarios y laudatorios que no son reivindicables, estamos ante una marca que no presenta en su conformación otros elementos que le otorguen eficacia distintiva, por lo cual estamos ante una sentencia contradictoria”. f) Contestación al Recurso de Apelación (INDECOPI). 44. De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del INDECOPI al recurso de apelación. g) Contestación al Recurso de Apelación Tercero Interesado. 45. De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del tercero interesado del recurso de apelación. 3. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. 46. El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 47. Se considera que procede la interpretación del artículo 136 literales a) y b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, artículos 134 a), b) y g), y 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

48. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

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Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (…) Artículo 134: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. (…) Artículo 136: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;” (…) Artículo 190: “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre

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otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”. Artículo 191: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”. Artículo 192: “El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. Artículo 193: “Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”. (…) 4. ASPECTOS A SER ANALIZADOS 49. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal Arbitral, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. B. Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza. Riesgo de Confusión: directa e indirecta o asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. C. Clases de signos: comparación entre signos mixtos. D. Del uso de partículas de uso común dentro del contexto de un signo y la marca débil. E. Los signos evocativos. F. Ámbito de protección del nombre comercial. G. La debida motivación por parte de la autoridad competente.

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A. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. 50. El 28 de marzo de 2006, la sociedad COMERCIAL ASTURIAS S.A.C., solicitó el registro de la marca “TECNOGRIF” (mixta) para distinguir productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que este Tribunal se referirá a qué se entiende por marca y cuáles son sus requisitos. 51. El Tribunal en cuanto a este aspecto se ha pronunciado en el siguiente sentido: 1) Requisitos para el registro de las marcas. 52. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. 53. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

54. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: - Diferencia los productos o servicios que se ofertan. - Es determinadora de la procedencia empresarial. - Indica la calidad del producto o servicio que identifica. - Concentra el goodwill del titular de la marca. - Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. 55. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo de marcas”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997).

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Respecto de la función publicitaria ha manifestado lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004).1 56. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro de marcas. Establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. 57. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial de la Decisión 486, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 58. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se puede decir que: 59. La distintividad, es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que

1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el

Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003.

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desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. 60. La susceptibilidad de representación gráfica, Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica, es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 61. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, pues, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 62. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.2 A. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA O ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 63. La empresa TECNOSANITARIA S.A., afirma que el signo “TECNOGRIF” (mixto) se confunde con su nombre comercial TECNOSANITARIA S.A. y sus marcas “ITALGRIF” para proteger productos para la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que se hace necesario analizar lo referente a la identidad y la semejanza entre signos. 64. Respecto a la identidad y semejanza el Tribunal ha sostenido que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero (artículo 136 litera a), o los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o un rótulo o enseña comercial, conforme lo establece el literal b) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial”. 65. Estas causales de irregistrabilidad están destinadas a evitar que se genere confusión con otra marca solicitada a registro o que se encuentre registrada por un tercero; e imitaciones o usurpación de nombres comerciales, rótulos o enseñas, facultando a quien utilice o posea un nombre comercial protegido, un rótulo o enseña comercial, a oponerse al registro de un signo confundible determinado.

2 Interpretación Prejudicial 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1982, de 28 de

septiembre de 2011.

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66. Es preciso referirse a lo expresado por este Tribunal sobre la identidad y semejanza: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.3 67. Además el Tribunal ha enfatizado en sus pronunciamientos acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra marca o con un nombre o enseña comercial presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 68. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 69. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: “La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO

VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.4 70. Compete a la autoridad consultante verificar si en efecto, comparados los signos “TECNOGRIF” (mixto) y “TECNOSANITARIA S.A.” (mixto) e “ITALGRIF” (mixto), para productos de la Clase 11 del Arreglo de Niza de la Clasificación Internacional de Niza, son similares o no. 71. Asegura la actora que el signo solicitado “TECNOGRIF” (mixto), crearía riesgo de confusión en el mercado respecto del origen empresarial, por lo que no debe ser admitido a registro. 72. Reiterando lo antes mencionado en este aspecto por parte de este Tribunal en cuanto al riesgo de confusión, dentro de la Interpretación Prejudicial 46-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial 2278 de 13 de diciembre de 2013 ha dicho que: “Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad”. 73. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.5 74. Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 75. El Tribunal ha sostenido que “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común”.6

4 Proceso 183-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2278, de 13 de diciembre de

2013. 5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004,

marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL

DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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“Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos”.7 76. También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.8 77. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 78. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.9 79. En el caso en análisis, el Juez consultante deberá analizar los signos en conflicto, verificando si en efecto causan confusión en el mercado, de acuerdo a los parámetros contenidos en la presente providencia.

7 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE

JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 Proceso 70-IP-2008. publicada en la G.O.A.C. Nº 1648 de 21 de agosto de 2008, marca: “SHERATON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 9 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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Reglas del cotejo de marcas. 80. Este Tribunal dentro de su Interpretación Prejudicial 9-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina 1958 de 27 de junio de 2011, ha manifestado que las reglas del cotejo de marcas son: “La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto”. 81. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.10 82. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas”. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

10 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos

Aires, Pág. 351 y ss.

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En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.11 83. El Juez consultante deberá efectuar el cotejo recomendado, comparando los signos mixtos “TECNOSANITARIA S.A.”, “ITALGRIF” y “TECNOGRIF”, aplicando las reglas antes detalladas, para así poder determinar si es viable de registro o en su defecto debe ser rechazado. B. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. 84. En el caso analizado se puede identificar que los signos en conflicto son mixtos, motivo por el cual, este Tribunal efectúa el análisis correspondiente a los signos mixtos. 85. Podemos definir que existen varias clases de signos debidamente reconocidos por la doctrina, entre los cuales están los denominativos, los gráficos y los mixtos. 86. Ratificando lo ya manifestado en anteriores ocasiones por el Tribunal Andino se ha enunciado que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.12

Comparación entre signos mixtos. 87. Respecto a la comparación entre signos mixtos, el Tribunal ha sostenido que: De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la

11 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:

“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA

VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.13

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signo denominativos, que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”. “(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”. “(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.14 88. Sobre la base de los criterios expuestos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, y proceder a su cotejo, a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. C. DEL USO DE PARTÍCULAS DE USO COMÚN DENTRO DEL CONTEXTO DE UN SIGNO Y LA MARCA DÉBIL. LOS SIGNOS EVOCATIVOS. 89. Para dar contestación a la inquietud del Juez consultante referente a: “Qué criterios deben adoptarse al efectuar el análisis comparativo entre dos marcas mixtas que comparten un término común cuyo grado de distintividad resulta ser débil por ser evocativa y de uso común”, se analizará lo referente a los signos que incorporan partículas de uso común, los signos evocativos y la marca débil.

13 Proceso 46-IP-2008. Marca: ”PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. 14 Interpretación Prejudicial 30-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial 2085 de 24 de agosto de 2012. Marca:

“California Panadería y Pastelería” (mixta).

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Partículas de uso común y la marca débil. 90. En este acápite el Tribunal analizará lo referente a las partículas de uso común dentro de una marca y la marca débil para que el juzgador pueda a su vez tener los elementos de juicio para resolver, en consideración a que se enfrentan los signos mixtos “TECNOSANITARIA S.A.”, “ITALGRIF” en contra de “TECNOGRIF”. 91. El Tribunal en este aspecto en varias de sus Interpretaciones ha sostenido que:

“(…) Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. (…) 92. Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 93. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular de marcas, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. 94. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras genéricas o de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”.15 95. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.16

15 Proceso 56-IP-2013, G.O.A.C. Nº 2219, de 22 de julio del 2013, marca: “WESCO COLOR CENTER” (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 16 OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.

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96. El Juez Consultante, debe determinar si el signo “TECNOGRIF” (mixto) se trata de un signo que incorpora términos de uso común, respecto de los productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza y si en conjunto crea un signo que puede ser admitido a registro como marca, de acuerdo con los lineamientos previamente citados. Signos evocativos 97. Respecto a este tipo de signos el Tribunal ha señalado, que: “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. 17 98. Son signos evocativos aquellos que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el signo.

99. El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el tema. A continuación se transcribirá: "Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo de marcas como con su disponibilidad. En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento de marcas cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo de marcas que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen). En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...). La ‘marca débil’ por razón del signo escogido. Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo de marcas al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir

17 Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando

al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995.

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que las desinencias u otros componentes del conjunto de marcas sirvan para distinguirlo claramente del otro. Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades (...)".18 100. A diferencia del signo descriptivo, el signo evocativo si cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es susceptible de registro. D. AMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL. 101. Para dar contestación a la primera interrogante del Juez consultante referente a: Qué criterios deben tomarse en consideración al efectuar el análisis comparativo entre una marca de producto y un nombre comercial para establecer la existencia de riesgo de confusión directa e indirecta entre ambas, este Tribunal hará mención a lo que corresponde al nombre comercial en referencia a una marca de producto y su eventual riesgo de confusión: 1) Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. 102. El artículo 191 de la Decisión 486 se refiere a la protección del nombre comercial, expresando que el derecho exclusivo sobre el “se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”, y que, en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 486. 103. El nombre comercial es protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad. 104. La prueba del uso del nombre comercial corresponderá, en todo caso, a quien invoque la existencia de su derecho. Debe comprobarse, no obstante, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca o, de otro nombre, de ser el caso. 105. Quien argumente poseer derechos sobre un nombre comercial deberá necesariamente probar su uso real y efectivo. El Tribunal de Justicia en anteriores Interpretaciones Prejudiciales ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre

18 BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “DERECHO DE MARCAS”,

Tomo II. 1984, págs. 78 y 79.

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en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. (Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). 106. Respecto a las características del Nombre Comercial, se reitera lo enunciado por este Tribunal en el siguiente sentido: a) “El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b) De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. c) Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d) Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa sobre un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad

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de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro de Marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados”.19 2) Protección en relación con signos idénticos y similares. 107. Respecto a este aspecto el Tribunal Andino ha mantenido que: “El artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o asociación. Por otro lado, el artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares, a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro." (Proceso 104-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 23 de octubre de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1284 de 11 de febrero de 2008). 108. El juzgador deberá comparar los signos en conflicto y definir si el nombre comercial “TECNOSANITARIA S.A.” (mixto) y la marca “TECNOGRIF” (mixta) son confundibles o no. F. LA DEBIDA MOTIVACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. 109. Pese a la existencia o no de una oposición, dentro del trámite regular de concesión o denegatoria de un signo, la autoridad está obligada a efectuar el denominado examen de registrabilidad, precisamente en éste es que se

19 Interpretación Prejudicial de 13 de noviembre de 2012, expedida en el marco del proceso 109-IP-2012,

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2159, de 04 de marzo de 2013.

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pueden reflejar signos que eventualmente puedan constituir un impedimento para que la solicitud concluya en registro. 110. Este antes descrito examen de registrabilidad, debe a su vez estar debidamente motivado, es decir, señalar los antecedentes, fundamentos de hecho y de derecho que llevan a la autoridad a conceder o negar un signo. 111. Es el Título II de la Decisión 486 el que regula el procedimiento de registro de marcas, solicita a las Oficinas Nacionales Competentes seguir el procedimiento y ordena efectuar el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1) El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2) El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3) En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007). 112. Refiriéndose a este aspecto, este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 93-IP-2012 sostuvo que: “Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por

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la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado sobre signos idénticos o similares. No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo supone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. SEGUNDO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable. TERCERO: En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante será el denominativo como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. En todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto o actividad comercial. Si al realizar la comparación se determina que en el signo mixto predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina. Por otro lado si en el

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signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. CUARTO: Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común, al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello, el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación con otros elementos en la conformación de signos siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. QUINTO: Las marcas evocativas o sugestivas no tienen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio. SEXTO: El artículo 191 de la Decisión 486 se refiere a la protección del nombre comercial, expresando que el derecho exclusivo “se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”, y que, en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 486. La prueba del uso del nombre comercial corresponderá, en todo caso, a quien invoque la existencia de su derecho. Debe comprobarse, no obstante, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca o, de otro nombre comercial, de ser el caso. SÉPTIMO: Pese a la existencia o no de una oposición, dentro del trámite regular de concesión o denegatoria de un signo, la autoridad está obligada a efectuar el examen de registrabilidad. Precisamente en éste es que se pueden reflejar signos que eventualmente podrían constituir un impedimento para que la solicitud concluya en registro. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 65-IP-2014