Tema 3Las patentes

Juan Bataller Grau

Catedrático de Derecho mercantil

CEGEA

Universidad Politécnica de Valencia

http://derechoeconomico.wordpress.com/

CONTENIDOS

1. Régimen jurídico de las patentes de invención2. Sujetos legitimados para solicitar una patente3. Requisitos de patentabilidad4. Procedimiento para la obtención5. Contenido del derecho sobre la patente6. Acciones legales de la LP

Objetivos de aprendizaje

• Conocer el régimen jurídico de las patentes

• Saber identificar cuando se cumplen los requisitos de patentabilidad

• Comprender el procedimiento de registro

• Conocer los derechos del titular

• Conocer los mecanismos de defensa del titular y de terceros

• Poder investigar desde el conocimiento de los límites que impone el Derecho de patentes

1. Patentes

Fines sistema invenciones1. Proteger la creación intelectual del inventor

2. Recompensar al inventor por su trabajo socialmente útil

3. Estimular las actividades de invención, inversión e innovación de la economía

4. Fomentar la divulgación y extensión del saber técnico

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1. Tratado de GinebraTiene por objeto la protección de los descubrimientos científicos

Objetivos:

• Retribuir al descubridor a través de divulgar públicamente su nombre

• Promover un sistema de información internacional de nuevos descubrimientos a través de un registro internacional

Resultado: fracasó

2. Régimen jurídico de las patentes de invención

Derecho español:Ley de patentesReglamento de patentes

Derecho europeo:Convenio de MunichReglamento patente unitaria

Derecho internacional:OMPI:

Convenio de la Unión de ParisConvenio PCT

OMCADIPC

3. Sujetos legitimados para solicitar una patente

El derecho a solicitar la patente corresponde, en principio, al inventor y sus causahabientes

Acción reivindicatoria, y si prescribe, acción de nulidad

Concurrencia de inventores:

Varios inventores han trabajado conjuntamente: se establece una cotitularidad

Varios inventores han trabajado por separado: se concederá a quien primero solicite la patente

3. Sujetos legitimados para solicitar una patente

Invenciones laborales (clases)• Invenciones de encargo:

• Son invenciones fruto de la investigación para cuya obtención fue contratado el inventor.

• Es irrelevante la calificación del contrato (laboral o no), sólo es relevante que el objeto del contrato sea investigar. Tampoco es relevante que el objeto del contrato sea exclusivamente investigar o sólo sea una parte de sus obligaciones.

• El resultado se atribuye al empresario, sin que el investigador reciba una retribución especial más allá de la pactada en el contrato que le liga con el empresario

• El investigador tiene el derecho moral a que se reconozca su autoría

• Invenciones de experiencia:• Son invenciones logradas por quien no fue contratado para investigar, pero la invención

está relacionada con la actividad profesional del trabajador en la empresa y para alcanzar la invención resultó decisiva los conocimientos adquiridos o los medios proporcionados por la empresa

• El derecho a la patente corresponde al inventor, pero el empresario puede asumir la patente o reservarse un derecho de utilización. En estos últimos casos, ha de ofrecer una compensación justa al inventor

• Invenciones libres:• Categoría residual: el resto de las invenciones de un trabajador• La titularidad corresponde al inventor, sin mayores matizaciones

3. Sujetos legitimados para solicitar una patente

Invenciones laborales (derechos y obligaciones)• El derecho moral del inventor a ser reconocido como autor (art. 14 LP)• La remuneración de la invención: en las invenciones de encargo, si la

aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa exceden de manera evidente del contenido de su contrato, el inventor tendrá derecho a una retribución complementaria (art. 15.2 LP)

• La nulidad de la renuncia anticipada de derechos (art. 19.2 LP)• El deber de comunicación: el trabajador que realice una invención de

encargo o de experiencia deberá informar de ello al empresario mediante comunicación escrita con los datos e informes necesarios para que aquél pueda ejercitar los derechos que le corresponden en el plazo de tres meses (art. 18.1 LP). El incumplimiento llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al trabajador.

• El deber de colaboración: empresario y trabajador deberán prestar su colaboración para la efectividad de los derechos reconocidos en la LP (art. 18.2 LP)

• La presunción de titularidad: las invenciones para las que se presente una solicitud de patente dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajo podrá ser reclamada por el empresario (art. 19.1 LP)

3. Sujetos legitimados para solicitar una patente

Invenciones de los profesores universitarios

• Las invenciones en la Universidad presenta importantes diferencias respecto las generadas en el sector privado:• La posición del profesor universitario difiere de la propia de un mero

trabajador. Por un lado, es función propia del universitario investigar, sin que, por otro lado, se le pueda imponer una línea de investigación (libertad de cátedra)

• La Universidad tampoco es equiparable a una empresa. Sus profesores gozan de independencia y la posibilidad de patentar no es más que una consecuencia mediata de la función investigadora.

• Pese al debate doctrinal, las invenciones universitarias cuentan con una regulación especial, remitiéndose el resto de cuestiones al régimen de invenciones laborales

3. Sujetos legitimados para solicitar una patenteInvenciones de los profesores universitarios

Aparecen siempre tres problemas a resolver

1. La divulgación de la invención: 1. El deber de comunicar a la Universidad su existencia.

2. El deber de mantener el secreto de la invención, para no perjudicar la posible patente.

2. La titularidad de la invención: profesor vs Universidad

3. Derechos del profesor:1. Derecho moral a ser reconocido como inventor

2. Derecho a obtener la titularidad de la patente o a participar en los beneficios que se deriven de la patente

3. Sujetos legitimados para solicitar una patenteInvenciones de los profesores universitarios (Art. 20 LP)

1. Principio de equiparación:

• El art. 20.1 LP remite el tratamiento jurídico de las invenciones de los profesores con las invenciones laborales, salvo las excepciones del mismo art. 20 LP

• Circunstancias equiparables deben acarrear los mismo efectos jurídicos, por lo que es indiferente que sea funcionario o trabajador de una Administración y tampoco es relevante la Administración donde presta sus servicios.

3. Sujetos legitimados para solicitar una patenteInvenciones de los profesores universitarios (Art. 20 LP)2. Ámbito subjetivo: el profesor universitario

• Interpretación estricta: sólo incluye a los profesores definidos en la LOU

• Interpretación amplia: incluye a cualquier persona que desarrolle funciones docentes e investigadoras en la Universidad

• Conclusiones• Incluye tanto a profesores asociados, como a ayudantes, colaboradores y

contratados doctores

• Excluye a personas que desarrollan el doctorado en la Universidad como mero estudiante y los trabajos final de carrera, todo ello sin perjuicio de una posible cotitularidad

3. Sujetos legitimados para solicitar una patenteInvenciones de los profesores universitarios (Art. 20 LP)2. Ámbito objetivo: la invención ha de ser fruto de la calidad de

profesor universitarioExcluyen:

• Las realizadas en el sector privado, cuando lo permita la ley de incompatibilidades (p. ej. profesor con jornada reducida)

• Las realizadas como consecuencia de encargo• Las realizadas en período de excedencia

3. Atribución de la titularidad: a la Universidad• No se puede impedir la divulgación del resultado de la

investigación, siempre que no se perjudique el derecho a la patente

• El profesor mantiene el derecho moral a ser reconocido como autor

• La Universidad puede renunciar a este derecho, pudiendo reservarse en este caso una licencia no exclusiva, intransmisible y gratuita de explotación

3. Sujetos legitimados para solicitar una patenteInvenciones de los profesores universitarios (Art. 20 LP)

4. La participación en beneficios:

• Cuando la titularidad corresponda a la Universidad, el profesor tiene derecho a participar en los beneficios. Se remite a los Estatutos de la Universidad

• Cuando la titularidad sea suya, por la renuncia de la Universidad, ésta tiene derecho a participar en los beneficios. Se remite a los Estatutos de la Universidad

3. Sujetos legitimados para solicitar una patenteInvenciones del personal investigador de Entes públicos de investigación

(Art. 20 LP)

Se equiparan al régimen de los profesores

El régimen del art. 20 LP ha sido desarrollado por el Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación

4. Requisitos de patentabilidadRequisitos de patentabilidad: Solo pueden patentarse

las invenciones industriales: una regla para el actuar humano, en la que se indique qué operaciones hay que hacer para obtener un resultado determinado

• Requisitos positivos de patentatibilidad1. Novedad: cuando es nueva respecto del estado de la

técnica. No se pierde la novedad en los supuestos del art. 7 LP.

2. Actividad inventiva: no debe deducirse fácilmente del conjunto de conocimientos técnicos existentes

3. Industrial: si resulta ejecutable o repetible alcanzando el resultado previsto de forma regular

4. Requisitos de patentabilidadRequisitos positivos de patentatibilidad: La novedad

• Consiste en la comparación de la reivindicación con el estado de la técnica.

• El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio

• Se examina de novedad la invención tal y como está reivindicada no las formas de realización incluidas en la descripción. La invención reivindicada no es nueva cuando el estado de la técnica (1 sólo documento) tiene todas las características de la misma. Y es apto para resolver el mismo problema

4. Requisitos de patentabilidadRequisitos positivos de patentatibilidad: La actividad inventiva• La pregunta que nos debemos formular consiste en “¿es la

invención evidente para un experto en la materia?”• El método solución-problema proporciona criterios muy

valiosos para la evaluación de la actividad inventiva. Éste consiste en plantearse cinco preguntas:

1. ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo? 2. ¿Cuál es la diferencia entre la invención reivindicada y el estado de

la técnica más próximo? 3. Esa diferencia, ¿qué efecto técnico produce? 4. ¿Cuál es el problema técnico objetivo? 5. El experto en la materia: ¿reconocería el problema?; ¿lo resolvería

de la forma indicada...?; ¿...sin utilizar en ningún momento actividad inventiva?

4. Requisitos de patentabilidad• Requisitos negativos de patentatibilidad

1. Descubrimientos científicos y métodos matemáticos2. Obras artísticas3. Métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del

cuerpo humano4. Invenciones cuya explotación industrial sea contraria al

orden público o a las buenas costumbres (procedimientos de clonación del ser humano, procedimientos de modificación genética germinal de los humanos)

5. Las razas animales y las variedades vegetales6. El cuerpo humano; sin embargo se admite la

patentabilidad de un elemento aislado del cuerpo humano obtenido mediante un procedimiento técnico

4. Requisitos de patentabilidad¿Un descubrimientos puede alcanzar los requisitos de

patentabilidad?

Las fases del proceso de innovación son tres:1. Investigación básica

2. Desarrollo = desde la tentativa de conversión de los resultados de la investigación hasta la obtención del producto

3. Primera utilización del nuevo procedimiento o la obtención del producto nuevo para el mercado

Problema: el mero conocimiento no es patentable; además no existe interés en la empresa en asumir un costoso y complejo proceso de desarrollo

4. Requisitos de patentabilidad¿Un descubrimientos puede alcanzar los requisitos de patentabilidad?Claves:1. Los resultados de la investigación cuya aplicabilidad sea previsible

deben ser tratados como una patente y no como un mero conocimiento científico puramente teórico

2. Para patentar es necesario que los resultados sean suficientemente maduros, porque la regla técnica ha de ser descrita en la solicitud de tal forma que cualquier técnico ha de poder realizarla repetidas veces

3. Hay que buscar la posible aplicabilidad industrial en cualquier tipo de industria, incluida la agrícola

4. No peder el carácter de novedad por la previa publicación científica de los resultados o por la explotación

5. Procedimiento para la obtenciónProcedimiento para la obtenciónLa patente se puede solicitar a través de dos procedimientos que la LP regula: sin

examen previo y con examen previo

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Fase común

Sin examen previo

Con examen previo

5. Procedimiento para la obtenciónLa patente se puede solicitar a través de dos procedimientos que la LP regula: sin

examen previo y con examen previo

Fase común1. Presentación de la solicitud de la patente2. Examen por la OEPM de la solicitud de la patente para otorgarle una fecha de

presentación y, por tanto, de prioridad3. Examen de oficio de los requisitos formales de la solicitud4. Notificación al solicitante de la superación del examen otorgándole un plazo de

15 meses para que pida el examen sobre el estado de la técnica5. Petición de dicho informe por el solicitante (de lo contrario, se tiene por no

presentada)6. Realización por la OEPM del informe de la técnica en un plazo de 3 meses7. Notificación del informe y publicación en el BOPI del informe y de la solicitudAquí el solicitante se debe decantar por uno u otro procemiento

5. Procedimiento para la obtención

Sin examen previo

1. Publicación en el BOPI de la reanudación de procedimiento general de concesión

2. Cualquier persona pueda hacer observaciones en el plazo de 2 meses

3. Traslado de las observaciones al solicitante para que este haga sus propias observaciones en el plazo de 2 meses sobre el informe

4. Concesión de la patente y publicación en el BOPI

5. Procedimiento para la obtención

Con examen previo1. En los dos meses siguientes a la petición de

examen, cualquier interesado puede oponerse a la concesión de la patente

2. Si no hay oposición y la OEPM considera en el examen que concurren los requisitos de patentabilidad, se conceda. En caso contrario, se trasladan las objeciones al solicitante para que subsane y/o formule alegaciones

3. La OEPM concederá total o parcialmente la patente

6. Contenido del derecho sobre la patenteLa patente concede un derecho exclusivo y excluyente durante 20

años improrrogables. Plazo que comienza a computarse desde la solicitud (por lo que la vida útil de la patente es inferior a 20 años, ya que tarda un tiempo en concederse).

• Vertiente positiva: poder explotar la invención

• Vertiente negativa: impedir que terceros la exploten, comercialicen o introduzcan en el país productos derivados de la patente si autorización;

• Límites:• No atenta contra el derecho exclusivo la utilización experimental, el

uso doméstico, ni aquellos quienes con anterioridad y de buena fe estuvieran explotando en España el objeto a la invención patentada

• Agotamiento: el titular no puede impedir los actos posteriores a la puesta en el comercio o con su consentimiento

6. Contenido del derecho sobre la patenteTiene un contenido patrimonial (Es un derecho de monopolio

contrario a la libre competencia que el ordenamiento reconoce como justa compensación al inventor).

• El titular tiene la obligación:1. Explotarla: el titular o persona autorizada2. Pagar las tasas anuales

• El titular tiene el derecho1. Transmitirla2. Licenciarla: se autoriza a un tercero el derecho a explotarla, manteniendo

la titularidad1. Licencias contractuales: tienen su origen en un acuerdo entre las partes; deberá

formularse por escrito e inscribirse en la OEPM; pueden ser exclusivas o no exclusivas

2. Licencias de pleno derecho: son contractuales, pero tienen su origen en un ofrecimiento público realizado por el titular a la OEPM, que es posible efectuar siempre que no existan licencias exclusivas ya concedidas. Cualquier interesado podrá obtener una licencia acordando con el titular la remuneración

3. Licencias obligatorias: aun en contra de la voluntad del inventor cuando la explotación es insuficiente; cuando así lo exija el abastecimiento de un determinado mercado de exportación; dependencia entre patentes; por motivos de interés público.

7. Acciones legales en la LPAcciones del titular de la patente:• Cesación de los actos que violen su derecho• Indemnización de los daños y perjuicios• Embargo de los objetos producidos o importados

violando la patente• La atribución de estos objetos en propiedad al titular con

cargo a la indemnización• Adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga

la vulneración• Publicación de la sentencia

Acciones contra el titular de la patente:• Nulidad: art. 112 LP• Caducidad: art. 116 LP

Cuestiones

• ¿Por qué piensas que fracasó el Tratado de Ginebra?

• Pon algún ejemplo real o inventado de invención de encargo

• Pon algún ejemplo real o inventado de nulidad de la patente

• Pon algún ejemplo real o inventado de caducidad de la patente