sinaİ mÜlkİyet haklari eĞİtİm merkezİ Çarşamba … · •yüksek benzerliğe rağmen halk...

1

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI EĞİTİM MERKEZİ

Çarşamba Seminerleri

Tanınmış markadan haksız yarar sağlanması:

Konunun farklı yönleriyle ilgili seçilmiş örnek kararlar

24 Ekim 2018

H. Tolga Karadenizli

Sınai Mülkiyet Uzmanı

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi

İÇERİK

• Giriş / Hukuki çerçeve

• Örnek davalar/ Mahkeme kararları

• Soru-cevap / Fikir alışverişi

2

İÇERİK




3

Tanınmış Markalara Sağlanan Koruma

• Korumanın amacı

– markanın reklam fonksiyonunun korunması

– marka imajı oluşturmak için harcanan çabanın/yatırımın korunması

• Ana odak

– Marka sahibinin ve tanınmışlık kazandırdığı markasının korunması (haksız yarar sağlama, ayırt edici karakterine veya itibarına zarar verme fiillerine karşı)

5

556 s. KHK m. 8/4

Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir.

6769 s. SMK m. 6/5

Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

6

Hukuki Çerçeve

Hukuki Çerçeve

EUTMR 2017/1001 art. 8(5)

Upon opposition by the proprietor of a registered earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with, or similar to, an earlier trade mark, irrespective of whether the goods or services for which it is applied are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where, in the case of an earlier EU trade mark, the trade mark has a reputation in the Union or, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned, and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

6769 s. SMK m. 6(5)

Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

7

SMK m. 6(5) uygulanma koşulları

• Önceki tarihli marka (Türkiye’deki tescil veya başvuru)

• Markalar arasında aynılık veya benzerlik

• Önceki markanın Türkiye’de tanınmış olması

• Başvuru konusu markanın, önceki tarihli markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlayabilecek veya ayırt edici karakterini zedeleyebilecek veya itibarına zarar verebilecek olması

• Haklı bir sebebe dayanılmamış olması (kullanım/başvuru?)

Koşullar kümülatiftir ! (T-67/04, Spa-Finders; T-215/03, Vips; T-345/08 & T-357/08, Botolist/Botocyl)

Markalar arasında karıştırılma ihtimali koşul değil!

Üstü örtülü koşul: markalar arasında bağlantı (27/11/2008, C-252/07, Intel; 10/05/2007, Nasdaq, T-47/06, 11/12/2014, Master, T-480/12)

8

m. 6(5) zarar çeşitleri ve terminoloji

• Haksız yarar sağlama (unfair advantage)

– Free-riding (hazıra konma), riding on the coat-tails Örn. ZippoGarden (YİDK:2018-M-5805)

• Ayırt edici karakterini zedeleme (detriment to distinctiveness)

– Dilution by blurring (bulandırma), dilution, blurring, watering down (sulandırma), debilitating (zayıflatma), whittling away (azaltma)

Örn. McDonald’s (araba), Rolls Royce (restoran)

• İtibarına zarar verme (detriment to repute)

– Dilution by tarnishing, tarnishment (lekeleme), degradation (bozunma, yozlaşma, itibarsızlaştırma)

Örn. Maserati (YİDK: 2015-M-3040), Lazzoni sc (YİDK: 2012-M-1321)

9

İÇERİK




10

Başvuru konusu markanın fiili/ticari kullanımına ilişkin deliller, delillerin coğrafi

kapsamı, olası riske dair analiz

Master v. Coca-Cola et al. /

The Coca-Cola Company v. EUIPO

GC: 07/12/2017, T-61/16

11

12

İtiraz gerekçesi markalar AB marka başvurusu

S. 29, 30, 32

İtiraz gerekçeleri:

- karıştırılma ihtimali 8(1)(b)

- Tanınmışlıktan haksız yarar

sağlanabilecek olması 8(5)

Olay ve olgular

13

• Coca-Cola: 8(5) - başvuru sahibinin fiili kullanımları

• EUIPO İtiraz Birimi: itirazın reddine - Markalar benzer değil

- Karıştırılma ihtimali ve bağlantı yok

EUIPO Temyiz Kurulu kararı (29/08/2012, R 2156/2011-2)

• Karıştırılma ihtimali: EUTMR 8(1)(b) – Markalar benzer değil

– Spenserian yazım biçimi üzerinde tekel hakkı elde edilemez

– Karıştırılma ihtimali yok

• Tanınmışlık: EUTMR 8(5) – Coca – Cola markaları tanınmış, ancak;

– Markalar benzer olmadığından, tüketici markalar arasında bağlantı kurmayacaktır.

– Haksız yarar sağlamaya ilişkin Coca-Cola tarafından sunulan kanıtlar, başvuru konusu markaya ilişkin olmadığından olayla alakalı değil

• Karar: itiraz ret

14

Coca-Cola’nın dava gerekçesi ve iddiaları

• 8(1)(b) açısından itiraz yok

• BoA 8(5) değerlendirmesi hukuka aykırıdır : Başvuru sahibinin, önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar

sağlamaya yönelik niyetini göstermek amacıyla, markanın ticari kullanımına ilişkin delillere itibar edilmemiştir.

15

Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı (11/12/2014, T-480/12)

• Marka benzerliği: düşük düzeyde (yazım biçimi, aynı font kullanımı)

• Bu benzerlik, tüketicilerin markalar arasında bağlantı kurması için yeterlidir.

• Bu nedenle, EUIPO’nun m. 8(5)deki diğer koşulları incelemesi gerekirdi.

• EUIPO, m. 8(5)’e ilişkin olarak Coca-Cola tarafından sunulan belgeleri dikkate almayarak hata yapmıştır.

• Karar: Temyiz Kurulu kararının iptaline

16

Bozma sonrası EUIPO Temyiz Kurulu kararı 02/12/2015, R 1251/2015-4

• Sunulan delillerin hiçbiri AB’ye ilişkin değil – Master Cola markalı ürünler, Suriye ve Orta Doğu ülkelerinde satılıyor.

– Web sitesinde AB pazarına yönelik herhangi bir bilgi yok.

– Ürünlerin web sitesi üzerinden sipariş edilerek AB’ye gönderilebileceğine dair bir gösterge yok.

• Sadece AB başvurusu yapılmış olması, başvuru sahibinin markayı Avrupa’da da aynı şekilde kullanılacağına işaret etmez.

• Sunulan deliller, 29, 30 ve 32. sınıfa dahil mallarda imaj transferi bulunduğunu göstermiyor.

• Karar: İtiraz ret

17

İkinci davada tarafların iddia ve savunmaları

• Coca-Cola’nın dava gerekçesi ve iddiaları: – EUIPO, sunulan delillerin olayla bağıntısını dikkate almamakla hatalı

bir değerlendirme yapmıştır.

– EUIPO, Mahkeme kararına uymamış veya kararı doğru şekilde uygulamamıştır.

• EUIPO’nun iddia ve savunması: – AB dışındaki kullanım, AB için gösterge değil. Başvuru sahibinin üçüncü

ülkelerdeki pazarlama stratejisini AB’de de benimseyeceği varsayılamaz.

– 8(5) anlamında AB sınırları dışındaki vakıalara dayanılması, ülkesellik ilkesini boş ve anlamsız hale getirecektir.

18

Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı 07/12/2017, T-61/16

• Mahkeme kararına uyulmadığı iddiası ret.

• EUIPO’nun, Master markasının AB dışındaki ticari kullanımını, işaretin gelecekte AB’deki kullanımının Coca-Cola markasından haksız yarar sağlama riski bulunup bulunmadığını belirlemek açısından dikkate alması gerekir.

• İlke olarak, bir AB marka tescil başvurusundan hareketle, başvuru sahibinin mallarını AB pazarına sürme niyetinde olduğu, mantıksal olarak çıkarılabilir.

• Markanın AB dışındaki kullanım biçimi, Coca-Cola markasından AB’de haksız yarar sağlanabileceği riskine işaret edebilir. Zira, Mitico AB’deki muhtemel ticari niyetlerinin Suriye ve Orta Doğu’dakinden farklı olacağına dair bir açıklama sunmamıştır.

• EUIPO, Master markasının AB dışındaki ticari kullanımına dair delillere yönelik değerlendirmesinde hata yapmıştır.


• Sırada ne var: EUIPO Temyiz Kurulu 3. kez karar verecek !

19

Markalar arasında bağlantı

(link, association)

Puma v. Puma et al. /

Puma SE v. EUIPO

GC: 26/09/2018, T-62/16

20

21

AB marka başvurusu İtiraz gerekçesi markalar

S. 7: torna, CNC’li torna

tezgahı, tornalama

merkezi

S. 7, 18, 25, 28

İtiraz gerekçesi:

- EUTMR m. 8(1)(b)

- EUTMR m. 8(5)

Olay ve olgular

• EUIPO İtiraz Birimi: itiraz ret

– 8(1)(b): mallar farklı, karıştırılma ihtimali yok

– 8(5): tanınmışlık ispatlanamadı

• EUIPO Temyiz Kurulu (R 1052/2015-4): itiraz ret

– 8(1)(b): mallar farklı, karıştırılma ihtimali yok

– 8(5): • Yüksek benzerliğe rağmen halk markalar arasında bağlantı kurmaz

• Malların tabiatı, ilgili tüketici kesimi tamamen farklı

• Varsayım: Tanınmışlık mevcut

• Önceki markanın ayırt ediciliği düşük

• 8(5)’teki koşulların oluşacağı ispatlanamadı

22

Puma’nın dava gerekçesi ve iddiaları

• m. 8(5)’in ihlali

– Markalar çok benzer

– Tanınmışlık üst düzeyde

– Malların farklı olması önemsiz

– Ayırt edicilik yüksek

– İlgili halk kesimi arasında çakışma var

– Önceki marka derhal akla gelir (bağlantı var)

23


• Markalar arasındaki bağlantı, 8(5) için zımni ön koşuldur

• Bağlantının varlığı bütüncül olarak değerlendirilmeli.

• Bağlantı değerlendirmesinde ilgili faktörler (CJ: 27/11/2008, Intel,

C-252/07; GC: 06/07/2012, Royal Shakespeare, T-60/10)

– Markaların benzerlik düzeyi

– Mallar arasındaki benzerlik düzeyi / yakınlık – uzaklık

– İlgili halk kesimi

– Önceki markanın tanınmışlık gücü, ayırt edicilik düzeyi (kendiliğinden veya kullanıma dayalı)

– Markalar arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı

24


• Tüketici kesimi farklı (BoA tespiti doğru)

• Marka benzerliği yüksek (BoA tespiti doğru)

• Tanınmışlık ve ayırt edicilik – Tanınmışlık varsayılmış ancak tanınmışlığın gücü dikkate alınmamış.

– Ayırt edicilik değerlendirmesi hatalı, «puma» mallarla ilgisi?

– Tanınmışlığın ve ayırt ediciliğin gücü, bağlantının tespitinde önemli faktörler

• Malların farklılığı, bağlantı bulunmadığı tespiti için yeterli değil

• Bağlantı bulunmadığı tespiti hatalı değerlendirmeye dayanıyor


25

Markanın itibarına zarar verme,

İspat yükü: Fiili zarar / olası zarar

Victor’s Secret v. Victoria’s Secret

Moseley v. V Secret Catalogue Inc.

537 U.S. 418 (2003)

26

27

Davalıya ait kullanımlar Davacıya ait marka

İddia / dava gerekçesi:

- itibara zarar verme suretiyle marka

hakkına tecavüz

(dilution by tarnishment)

Olay ve olgular

• Victoria’s Secret markası 1981’den beri USPTO’da tescilli

• VS’in davalı mağazasının bulunduğu yere 60 mil alan içinde 2 mağazası var

• Victoria’s Secret, giyim sektöründe en ünlü 9. marka

• Davalı 1998’de «Victor’s Secret» isimli mağazayı açıyor ve müstehcen içerikli çeşitli ürünler, filmler, kitaplar, iç çamaşır, vs. satıyor

28

Olay ve olgular 1996 Trademark Dilution Act

• ABD Yüksek Mahkemesi:

– Davacı, markasına verilecek fiili zararı göstermeli

2006 Trademark Dilution Revision Act:

Fiili zarar (sulandırma) değil, zarar ihtimali yeterli

• Yerel Mahkeme: – Davacı kullanımı müstehcen içerikli ürünlere yönelik olduğundan,

Victoria’s Secret markasını kötülüyor, satış gücünü azaltıyor

• İstinaf / Temyiz Mahkemesi: – Markalar arasında açık bir kavramsal ilişki varsa, sonraki markanın

müstehcen içerikli ürünlerde kullanılması, tanınmış markanın itibarına zarar verebilir (çürütülebilir varsayım veya çok güçlü emare)

29

Tanınmış markadan haksız yarar sağlama,

Parodi kullanımı savunması

Pudel v. Puma

BGH; 02/04/2015, I ZR 59/13

30

31

Davalıya ait tescilli marka Dava gerekçesi marka

Talep / dava gerekçesi:

- markanın hükümsüzlüğü

- tanınmış markadan haksız yarar

sağlanması

S. 25 giysiler

Olay ve olgular

• Davalı, Hamburg’da tişört tasarımcısı

• Davalı savunması:

– Parodi kullanımı

– İfade özgürlüğü/ sanatsal özgürlük

32

Federal Yüksek Mahkeme kararı

• Karıştırılma ihtimaline yol açabilecek düzeyde benzerlik yok ancak, benzerlik mevcut

• Davalıya ait ürünlerin başarısı, büyük ölçüde Puma markasının şöhretine bağlı

• Ayırt edicilikten/tanınmışlıktan haksız yarar sağlama var

• Haklar dengesi : ifade özgürlüğü / mülkiyet hakkı

• Karşı tarafın mülkiyet hakkı da anayasal bir hak

• Parodi / ifade özgürlüğü, markanın tescilini haklı çıkarmaz

• Karar: Markanın hükümsüzlüğüne

33

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER

Soru-cevap / Fikir alışverişi

H. Tolga KARADENİZLİ

[email protected]

34

sinaİ mÜlkİyet haklari eĞİtİm merkezİ Çarşamba … · •yüksek benzerliğe rağmen halk...

Documents