m34. 해외특허제도

M34. 해외특허제도카테고리 교육모듈 No. 교육모듈명 난이도 교육방법

특허의

창출

(C3)

M31 특허요건 초급 이론

M32 특허출원 및 심사제도 초급 이론

M33 직무발명제도 중급 이론

M34 해외특허제도 중급 이론

M35 BM 및 소프트웨어 특허 고급 이론

M36 의약관련특허제도 고급 이론

M37 화학발명 고급 이론

3. 특허의 창출

1-1. 해외특허출원의 결정

시장 및 제조자 등 종합적인 고려 필요

한국에 외국기업의 출원이 많은 이유는 시장보다도 삼성전자 , LG 전자 등의 대기업을 견제하기 위한 전략의 일종임

결정요소

국가

시장

현존시장 및 잠재적 시장도 고려

미국 , 중국 등 대형소비시장 고려

제조자 대만 또는 일본 등에 존재하는 경쟁사 견제를 위해 출원

권리

권리의 유효성 특허성 판단의 국가별 차이

권리구제의실효성

해당국에서의 지적재산권 보호 정도

1-2. 해외특허출원의 시기 결정

시간 및 비용 등 종합적인 고려 필요

PCT 출원의 경우 , 등록까지의 시간은 오래 걸릴 수 있지만 초기비용을 절약할 수 있음

결정요소

시간

상품의 라이프 싸이클

특허등록까지의 시간

비용

특허획득비용

특허획득에 따른 경제적이익

1-3. 국가별 특허보호수준 판단

좋음보통나쁨?

특허권 보호의 정도

1-4. 조약우선권주장 출원절차

특허

제 1 국 출원 후 1 년 이내에 제 2 국에 우선권주장출원하면 제 1 국에 출원한 날에 출원한 것으로 간주하여 실체심사진행

파리조약가입국 (WTO 가입시 자동가입 ) 또는 상호주의 국가간에 가능 신속한 특허등록이 필요한 경우 , 초기 비용 부담이 큰 단점 3 개국 이하에 출원시 이용

1 년이내

1 년이내

1 년이내

특허

특허

특허

1-5. PCT 출원절차

특허협력조약 (PCT) 체결 국가간에 가능 → 대만 등은 제외 바로 PCT 출원하거나 제 1 국 출원 후 1 년 이내에 PCT 출원 가능 제 1 국 출원 후 30/31 개월 이내에 출원하면 되므로 , 기한의 이익 有 실제로 PCT 출원비용이 더 드나 비용이 나중에 드는 이점 有 4 개국 이상에 출원시 이용 한국의 국내진입단계기한은 31 개월

30/31 개월이내

30/31개월이내 특허

특허

특허

PCT 출원

특허

30/31 개월이내30/31 개월이내

특허

1-6. 특허협력조약 (PCT) 가입국 현황

가입미가입

특허협력조약 (PCT) 가입국에 한하여 PCT 출원 가능 대만과 일부 아랍국가는 특허협력조약 (PCT) 가입국이 아님에 유의 ( 조약우선권주장출원

필요 )특허협력조약 (PCT) 가입국이 아닌 국가에 PCT 출원 후 국내단계진입시 출원 소급효가 없으므로 , 해당국의 출원일이 심사기준일이 되어 심사시 해당 특허의 PCT 공개공보에 의해 신규성 결여로 바로 거절되므로 등록 불가능

1-7. 해외출원전략

빠른 미국특허확보방법 ( 미국특허 이외에 나머지 국가는 PCT 출원 진행 )

한국출원

S1

우선심사신청

S3

거절이유대응

S4

등록결정

S5

미국출원

S2

등록

S6

S7

특허심사하이웨이 신청

S8

등록

조약우선권주장 출원과 PCT 출원을 병행 가능 ( 권리확보가 조속히 필요한 국가는 조약우선권주장 출원을 진행하고 , 나머지 국가는 PCT 출원하여 추후에 국내단계진입여부를 결정 )화학발명의 경우 , 안정성 및 활성 시험에 많은 시간이 소요되는 점을 감안하여 PCT 출원을 진행하는 것이 바람직IT 발명의 경우 , 제품의 라이프싸이클이 매우 짧은 점을 감안하여 PCT 출원보다는 조약우선권주장 출원을 진행하는 것이 바람직

2-1. 미국특허출원절차

법개정으로 선출원주의 발효 (2013.03.16 부터 발효 )

신뢰성에 바탕 – affidavit 또는 declaration 활용

개시 의무 – IDS (information disclosure statement)

IDS 제출시점

허위 또는 고의인 경우 – 특허등록불가 , 권리행사불가 , 가중처벌

유연성 – 발명자의 권익보호

가출원 제도

연속출원제도 ( 출원인 권리보호증대 )

출원일 1st OAFOANOA

등록

비용없이 IDS 만 제출

IDS 관납료 ($200 정도 ) statement - 자료를 안지 3 개월 되었다는 내용 – 이 경우 관납료 x

IDS 관납료 ($200 정도 ) statement - 자료를 안지 3 개월 되었다는 내용 – 이 경우 관납료 납부3 개월 이후의 자료는 RCE 필요NOA 이후에도 RCE 제출 필요

IDS등록포기 petitionRCE

계속출원 (continuation application, CA) – NOA 후 청구항 신설 등 보정시

일부계속출원 (continuation-in-part application, CIP) – 새로운 내용 추가시

분할출원 (divisional application, DA) – 발명의 단일성 불인정시

2-2. 유럽특허제도

회원국가내에서 법적으로 유효한 특허권

부여가 목적

EPO 에 특허출원하여 특허결정을 받고 6

개월 이내에 출원시 지정한 지정국에 클레임

번역문 ( 독어 , 불어 , 영어 ) 을 제출하면

심사없이 특허등록 可

특허출원시의 특이점 특허분쟁시의 특이점

EPO 의 특허부여 이후의 유럽특허의

분쟁해결은 특허부여일로부터 9 개월 동안은

EPO 에서 담당

그 이외의 특허분쟁은 개별 회원국의 특허 및

사법제도에 따라 수행

따라서 특허무효심판은 각 지정국별로 수행됨

2-3. 일본특허제도

기본틀은 한국특허제도와 유사

외국어 서면 출원 가능 – 번역시간이 부족한 경우

단 , 출원일로부터 2 개월 이내에 번역문 제출 필요

심사청구기간은 출원일로부터 3 년 - 다출원 폐해 방지

심사청구를 하지 않는 경우 취하간주

최초거절이유통지 및 최후거절이유통지

한국과 특허심사하이웨이 (patent prosecution highway, PPH) 체결

IPDL(Industrial Property Digital Library) 을 통하여 일본특허정보를

제공 (http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl)

일본특허청

http://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8C%8C%EC%9D%BC:PatentOfficeJapan1.jpg

2-4. 중국특허제도

중국특허 ( 전리 ) 법의 보호대상 - 발명 , 실용신형 ( 실용신안 ), 외관설계 ( 디자인 )

특허출원시 모든 제출서류는 중국어로 작성되어 제출되어야 됨

특허출원시의 보정 개요

특허침해분쟁시 사법적 해결 루트 – 인민법원에 기소 행정적 해결 루트 – 전리공작관리부문에 분쟁처리를 청구하는 루트

주동보정 ( 자진보정 ) 피동보정 ( 지정보정 )

심사청구와 동시CPO 가 실체심사착수 예정일을 통보하는 실체심사진입통지서를 송달받은 날로부터 3 개월 이내PCT 출원시 중국단계 진입일로부터 1 개월 이내 보정범위 – 최초 출원시 기재된 범위내

심사관이 지정한 기간내의견서 제출기한은 통상 3개월이고 , 1/2 개월 단위로 연장 가능심사관 지시에 따라 일정한 범위내로 한정하여 보정 필요청구항의 기술적 범위를 확대하는 보정은 금지됨

3-1. 미국특허출원절차

특허출원

발명의 단일성

한정요구

한정분할출원

실체심사

NOA

등록료 납부

등록

재심사

재심사

Non-Final OA

보정서 / 의견서

FINAL OA

보정서 / 의견서

새로운 거절이유

Advisory Acton

RCE, APPEAL

거절이유 미해소

거절이유 미해소

거절이유 있음거절이유 없음

YES

NO

CA

3-3. 유럽특허출원절차

출원

방식심사

조사

공개 ( 출원서 및 조사보고서 )

등록가능 ?

등록가능 ? 추가조사

심사청구

실체심사

거절이유통지

의견서 및 보정서

거절등록

YES NO

이의신청

특허유지

보정된 청구항 유지

특허무효 심판

YES

NO

3-4. 일본특허출원절차

출원

방식심사

거절이유발견 ?

거절이유해소 ?

거절이유통지


NO

YES

새로운 거절이유 ?

보정에 의한 거절이유 ?

최후거절이유통지


보정 적합 ?

거절이유해소 ?

등록사정

YES NO

거절사정

YES

보정각하

YES

NO

YES NO

NO

YES

NO

3-5. 중국특허출원절차

출원

방식심사

등록가능 ?

등록가능 ?

거절이유통지


NO

YES

거절결정

재심청구 ?

전리결정

YES

출원공개

재심사

인민법원에 불복

설정등록

전리권취득 거절확정

NO

YES

NO

m34. 해외특허제도

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