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MANUEL ILLESCAS ASOCIADOS www.miapatents.com

13/04/2016 Taller Regional de formación de formadores en propiedad industrial

Cartagena de Indias 1

La Unidad de Invención

Manuel Illescas




La solicitud de patente solo debe comprender

una única invención o un solo grupo de

invenciones siempre que éstas estén vinculadas

entre sí del tal manera que formen un solo

concepto inventivo general común a todas ellas.

La razón es que estamos pagando tasas y sería un

fraude de ley pagar una única tasa por un sinfín

de invenciones incluidas en una única solicitud.




El concepto inventivo común se manifiesta a

través de uno o más elementos o

características técnicas compartidas por todos

los miembros pertenecientes al grupo de

invenciones interrelacionadas entre sí.

Cuando se trate de un grupo de invenciones

relacionadas entre sí, el único concepto

inventivo común a todas ellas debe ser nuevo

y poseer actividad inventiva


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Reivindicaciones (independientes) de diferentes categorías en una misma solicitud de patente

Siempre que exista unidad de invención entre ellas es posible, reivindicar:

Un procedimiento para producir un producto

El producto en sí obtenido y todas las entidades que lo contengan

El uso del producto en una aplicación o en varias

12/04/2016 Taller Regional de formación de formadores en propiedad industrial Cartagena de Indias




Un grupo de invenciones que podría estar

comprendido en una única solicitud de patente:

I. Un procedimiento de obtención de un producto

II. El producto en sí mismo (con independencia de por

qué procedimiento se obtiene)

III. El uso del producto en una determinada aplicación

industrial

Concepto inventivo común a las invenciones I, II y III: el

producto. Si el producto no es nuevo y/o inventivo, la

solicitud debe dividirse en 2: procedimiento y uso


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Un procedimiento

Un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta en práctica del procedimiento



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Un producto Un procedimiento para su obtención Un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta en práctica del procedimiento





La falta de unidad puede determinarse:

a) A priori: Cuando a ojos del examinador no existe

un único concepto inventivo común compartido

por todas las invenciones reivindicadas en la

solicitud de patente

b) A posteriori: Cuando el ET pone de manifiesto la

falta de novedad y/o actividad inventiva del

concepto inventivo común compartido por todas

las invenciones reivindicadas en la solicitud de

patente y que servía de nexo de todas ellas.


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Reivindicaciones (independientes) de la misma categoría en una misma solicitud de patente

Siempre que exista unidad de invención entre ellas es posible, reivindicar varios productos interrelacionados:

* Familias de compuestos químicos representados por una fórmula Markush;

* Compuestos intermedios * Productos interrelacionados: transmisor-receptor; enchufe-base de enchufe; gen-constructo génico - vector transformante que porta el constructo - célula hospedadora-proteína-medicamento





Fórmulas Markush

En la que R1, R2, R3, R4, ….

Pueden llegar a cubrir miles de compuestos, pero si, al menos, uno

de los compuestos integrados en la fórmula Markush, se ve

anticipado, la reivindicación para la familia de compuestos al

completo representada por la fórmula no va a reunir el requisito de

unidad de invención.




Condiciones para que una patente que proteja una

fórmula Markush reúna el requisito de unidad de

invención:

• Todos los compuesto cubiertos por la fórmula

Markush tienen la misma propiedad o actividad

y

• Todos los compuestos comparten un mismo

elemento estructural común




Productos intermedios

Una solicitud de patente que comprenda productos

intermedios tendrá unidad de invención si el producto

intermedio y el producto final, tienen el mismo elemento

estructural esencial en común y éste se obtiene

directamente de aquél o están separados por pocos

compuestos intermedios y todos ellos comparten el mismo

elemento estructural común a todos ellos.

30ªC 20MPa

A + B C D E

A y B son los productos iniciales (a efectos de unidad de

invención se les considera también productos

intermedios); E es el producto final; C y D son productos

intermedios


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Reivindicaciones (independientes) de la misma categoría en una misma solicitud de patente

Siempre que exista unidad de invención entre ellas es posible, reivindicar también:

* Diferentes usos de un producto, por ejemplo en diferentes indicaciones médicas

* Soluciones alternativas a un mismo problema técnico; por ejemplo métodos de fabricación alternativos de un mismo producto

* Diferentes procedimientos de fabricación de diferentes entidades, todas ellas comprendiendo un mismo producto nuevo e inventivo.





Reivindicaciones (independientes) de la

misma categoría en una misma solicitud de

patente

Método de aislamiento de un gen;

Método de replicación de ese gen en un constructo;

Método de clonación del constructo en un vector; Método de transformación de una célula hospedadora con el

vector;

Método de producción de proteínas usando la célula

hospedadora transformada;

Método de fabricación de un medicamento basado en la proteína anteriormente obtenida




Las reivindicaciones dependientes no se examinan, a priori, en

cuanto a unidad de invención.

Sin embargo, en caso de representar alternativas, dependientes

de una reivindicación independiente que no es nueva y/o

inventiva, es probable que las reivindicaciones dependientes de

aquélla no reúnan el requisito de unidad de invención

Ejemplo:

Reiv.1 independiente protege el producto A no es nueva.

Reiv. 2 dependiente de Reiv. 1 protege A+B

Reiv. 3 dependiente de Reiv. 1 protege A+C

Al no ser nueva Reiv. 1, las reivs. 2 y 3 carecen del concepto inventivo común que actuaba de nexo de unión entre ellas = Reiv.

1, por lo que no cumplen, a posteriori, el requisito de unidad de

invención




En caso de objeción basada en falta de unidad de

invención ¿qué puede hacer el solicitante?

a) Eliminar de las reivindicaciones, la invención de

menor interés

b) Contestar a la objeción emitida por la oficina de

patentes argumentando que sí existe unidad de

invención (hay oficinas que no lo permiten)

c) Abonar en la oficina las tasas suplementarias de

búsqueda. Tantas como invenciones se desee proteger

de entre las detectadas por el examinador

d) Abonar la tasa de suplementaria de búsqueda

internacional(PCT) bajo protesta (con pago de una tasa

adicional)

e) Solicitar una patente divisional




Si la oficina de patentes no cambia su postura a raíz de

nuestra contestación (b), o del escrito de protesta enviado

en (d), solo las siguientes opciones quedarían para el

solicitante:

a) Depositar una solicitud de patente divisional

b) Continuar con la tramitación internacional, entrar en

fases nacionales y responder, eventualmente, a las OA

que se puedan seguir emitiendo, por falta de unidad

de invención, en cada país

c) Abandonar la solicitud en conjunto

d) Abandonar una parte de las invenciones objetadas y

continuar con la tramitación solo para las

reivindicaciones que han sido objeto de búsqueda




El pago de tasas de búsqueda complementaria

permite continuar con la tramitación pero no

resuelve la falta de unidad de la invención

Tras la emisión del IET o del IBI y hasta la

publicación del anuncio de concesión, es posible

depositar divisionales

En caso de no pagar tasas suplementarias de

búsqueda, el IET (OEPM) o el ISR (IB) o el EESR

(EPO), se llevan a cabo solo sobre la invención

que aparece en primer lugar en las

reivindicaciones




Cuando se eliminan reivindicaciones durante la

tramitación de una solicitud de patente debido a

objeciones por falta de unidad de invención, la

descripción debe adaptarse al juego de

reivindicaciones que finalmente se conceda,

eliminando las partes relativas a las

reivindicaciones eliminadas o indicando que

dichas partes no forman parte de la invención.




Es el criterio sobre el que menos armonización

existe entre oficinas de patentes a nivel

mundial

Sorprendentemente, las oficinas nacionales

objetan en fase nacional la unidad de

invención de solicitudes internacionales PCT

que no fueron objetadas por dicho motivo

durante el procedimiento internacional

La oficina con un criterio más divergente en

esta materia –USPTO-




En campos como el químico, farmacéutico

o el biotecnológico es prácticamente

imposible no recibir de primeras una

objeción por falta de unidad de invención

(Restriction Requirement) en la USPTO.

Al final de procedimiento ante la USPTO es

posible, en caso de concesión de

reivindicaciones de producto, solicitar un

«rejoinder» y volver a obtener un juego de

reivindicaciones de producto+método de

uso


12/04/2016 Taller Regional de formación de formadores en propiedad industrial: redacción de solicitudes de patentes. Cartagena de Indias

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¡¡ Gracias por su paciencia !!

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Manuel Illescas

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