la marca colectiva de titularidad...
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LA MARCA COLECTIVA DE TITULARIDAD JURÍDICO-PÚBLICA
Ingrid Palacios Montero
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
FACULTAD DE DERECHO
Programa de Doctorado en Derecho
LA MARCA COLECTIVA DE TITULARIDAD JURIDICO-PÚBLICA
Tesis Doctoral presentada por:
INGRID PALACIOS MONTERO
Dirigida por:
Prof. Dr. JUAN JOSE DÍEZ SÁNCHEZ
Prof. Dr. GERMÁN VALENCIA MARTÍN
Alicante, 2016
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INDICE INDICE ......................................................................................................... 3 ABREVIATURAS ........................................................................................ 11 CUADROS Y TABLAS DE INFORMACIÓN ............................................... 13 INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 15
CAPITULO I. PANORAMICA NORMATIVA DE LA MARCA COLECTIVA EN EL DERECHO EUROPEO ......................................... 21
I. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA MARCA COMERCIAL .............. 21 1. Elementos característicos ................................................................. 21
1.1. Función como signo distintivo ..................................................... 21 1.2. Función Indicadora de la Procedencia Empresarial .................... 26 1.3. Función indicadora de la Calidad ................................................ 27 1.4. Función Condensadora del Goodwill .......................................... 30 1.5. Función Publicitaria o comunicativa ............................................ 31
2. Aspectos Fácticos de la implementación de la Marca Comunitaria ... 322.1. Sectores económicos de aplicación ............................................ 34 2.2. Intereses económicos perseguidos............................................. 35
II. REGÍMENES NACIONALES DE LA MARCA COLECTIVA EN LAUNIÓN EUROPEA .................................................................................. 38 1. Antecedentes pre-comunitarios ......................................................... 38 2. Regímenes nacionales de la Marca Colectiva en la Unión Europea . 41
2.1. Derecho Español ....................................................................... 42 2.2. Derecho comparado .................................................................. 49
2.2.1. Italia ................................................................................ 49 2.2.2. Francia ........................................................................... 52 2.2.3. Alemania ........................................................................ 54 2.2.4. Dinamarca ...................................................................... 57 2.2.5. Países Bajos .................................................................. 60 2.2.6. Reino Unido .................................................................... 62
3. Construcción de la Marca Comunitaria Colectiva .............................. 65
CAPÍTULO II. ELABORACION NORMATIVA DE LA MARCA COLECTIVA DE LA UNIÓN EUROPEA ............................................... 69
I. PROPUESTAS DE ARMONIZACIÓN DE LOS ORDENAMIENTOSNACIONALES EN LA LEGISLACIÓN MARCARIA EUROPEA ............. 69 1. Introducción ...................................................................................... 69 2. Propuesta de Primera Directiva del Consejo relativa a la
aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobreMarcas, 1980 ..................................................................................... 71
3. Dictamen del Comité Económico y Social, C 310/22, deseptiembre de 1981. .......................................................................... 72
4. Resolución del Parlamento Europeo sobre la proposición de laComisión Europea al Consejo relativa a una primera directiva deacercamiento de las legislaciones sobre Marca, 1983, C 307/66 ...... 73
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5. Propuesta modificada de la Primera Directiva del Consejo deacercamiento de las legislaciones de los Estados miembros enmateria de marcas, 1985 ................................................................... 74
6. Primera Directiva del Consejo 89/104/CEE, relativa a laaproximación de las legislaciones de los Estados miembros enmateria de marcas ............................................................................. 74
7. Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 1991, por la que seaplaza la fecha de puesta en vigor de las disposiciones nacionalesde aplicación de la Directiva 89/104/CEE relativa a laaproximación de las legislaciones de los Estados miembros en lamateria de marcas ............................................................................. 79
8. Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de laslegislaciones de los Estados miembros en materia de marcas .......... 80
9. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejorelativa a la aproximación de la Legislación de los Estadosmiembros en materia de marcas (refundición) 2013. ......................... 81 9.1. Tópicos en que se basa la modificación propuesta .................... 86 9.2. Normas incluidas o modificadas mediante esta propuesta ........ 89
10. Directiva (UE) 2015/2536 del Parlamento Europeo y del Consejode 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de laslegislaciones de los Estados miembros en materia de marcas(versión refundida) ............................................................................. 90
II. PROPUESTAS DE REGULACIÓN DE LA MARCA COMUNITARIACOLECTIVA ............................................................................................ 95 1. Introducción ........................................................................................ 95 2. Propuesta de Reglamento sobre Marca Comunitaria, 1980............... 97
2.1. Marcas Comunitarias de Garantía y Marcas Comunitarias Colectivas .................................................................................... 98
2.1.1. Marcas Comunitarias de Garantía .................................. 98 2.1.2. Marcas Comunitarias Colectivas .................................... 99
2.2. Elementos del Procedimiento de Registro de la Marca Comunitaria ............................................................................... 100
2.3. Uso de la Marca Colectiva ........................................................ 102 2.4. Extinción de la Marca Colectiva ................................................ 104 2.5. Particularidad de la Marca Colectiva ......................................... 105
3. Propuesta de Reglamento de Marca Comunitaria de 1983.............. 106 3.1. Observaciones a la Propuesta del Reglamento sobre Marca
Comunitaria, 1983 ..................................................................... 106 3.2. Propuesta de primera Directiva y Reglamento sobre Marca
Comunitaria COM (84) 470 Final ............................................... 107 3.3. Modificación de la Propuesta de Reglamento sobre Marca
Comunitaria, 1988 ..................................................................... 111 3.3.1. Marcas Comunitarias Colectivas ................................... 112 3.3.2. Elementos del Procedimiento de Registro de la Marca
Colectiva ............................................................................. 115
5
3.3.3. Uso de la Marca Colectiva .............................................120 3.3.4. Extinción de la Marca Colectiva.....................................123
3.4. Modificación de la Propuesta de Reglamento sobre Marca Comunitaria, 1991 ..................................................................... 127
3.4.1. Marcas Comunitarias Colectivas ....................................128 3.4.2. Elementos del Procedimiento de la Marca Colectiva ......130 3.4.2. Uso de la Marca Colectiva ..............................................131 3.4.3. Extinción de la Marca Colectiva......................................133
II. PRECEDENTES REGLAMENTARIOS Y DERECHO VIGENTE ......... 138 1. Reglamento CE Nº 40/94, de 10 de diciembre de 1993, sobre marcacomunitaria ...........................................................................................138
1.1. Marcas Comunitarias colectivas ............................................ 139 1.2. Elementos del Procedimiento de Registro de la Marca
Colectiva .................................................................................... 142 1.3. Uso de la Marca Colectiva ....................................................... 146 1.4. Extinción de la Marca Colectiva ............................................... 153
2. Reglamento CE Nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de2009 ................................................................................................. 163 2.1. La Marca Comunitaria Colectiva................................................ 163
3. Propuesta de modificación a la Normativa ComunitariaReglamentaria sobre Marcas, 27 de marzo de 2013 ....................... 166 3.1. Tópicos de modificación ........................................................... 169 3.2. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 207/2009 sobre marca comunitaria ........................................... 171 3.2.1. Tópicos en que se basa la modificación propuesta ..........171 3.2.2. Normas incluidas o modificadas mediante esta
propuesta ........................................................................ 175 4. Reglamento (UE) 2015/24242 del Parlamento Europeo y del Consejo,de 16 de diciembre de 2015 ..................................................................184
4.1. Regulación de la Marca Colectiva de la Unión.......................... 185 4.2. Regulación de la Marca de Certificación de la Unión.............. 187
CAPÍTULO III. LA MARCA COMUNITARIA COLECTIVA DE LA UNION DE TITULARIDAD JURIDICO-PÚBLICA: CONCEPTO Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES ...................................................... 199
I. PRECISIONES CONCEPTUALES SOBRE LA MARCA COLECTIVADE LA UNIÓN DE TITULARIDAD JURÍDICO-PÚBLICA ..................... 199 1. Delimitación conceptual de la Marca Colectiva de la Unión frente a
la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico Pública ....... 200 1.1. Elementos Caracterizadores ..................................................... 204
1.1.1. Marca Colectiva de la Unión ...............................................204 1.1.2. Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico
Pública .............................................................................. 208
6
2. Creación de una Marca Colectiva de la Unión de TitularidadJurídico Pública .................................................................................... 210
2.1. Procedimiento de registro .......................................................... 210 2.2. Supuestos de Denegación, Caducidad y Nulidad ...................... 221
2.2.1. Supuestos de Denegación de la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico-Pública.............................. 221
2.2.2. Supuestos de Caducidad de la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico- Pública............................ 227
2.2.3. Supuestos de Nulidad de la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico-Pública.............................. 233
2.2.4. Contenido del Derecho de la Marca Comunitaria Colectiva de Titularidad Jurídico-Pública ........................ 235
A. Contenido del derecho que otorga la marca .............. 235
B. Contenido Objetivo .................................................... 235
2.3. Legitimación de la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico-Pública ......................................................................... 240 2.3.1. Legitimación respecto de la Titularidad ........................... 240 2.3.2. Legitimación respecto del Uso ......................................... 246
2.4. Obligatoriedad del Uso de la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico Público ........................................................ 251 2.4.1. El uso propiamente dicho ................................................ 251 2.4.2. Requerimientos de ese “uso” ........................................... 252
2.5. Posibilidad de una Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico Pública de hecho. ......................................................... 253
2.6. Posibilidad de otorgamiento de Licencia de una Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico Pública ............... 255
II. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA MARCA COLECTIVA DELA UNIÓN DE TITULARIDAD JURÍDICO-PÚBLICA............................ 258 1. Reglamento de Uso.......................................................................... 259
1.1. Momento de presentación ......................................................... 260 1.2. Autoría ...................................................................................... 261 1.3. Contenido .................................................................................. 262
1.3.1. Contenido mínimo............................................................ 263 1.3.2. Contenido subjetivo ......................................................... 264 1.3.3. Posibilidad de contenido negocial.................................... 267
1.4. Función del Reglamento de Uso ............................................... 269 1.5. Procedimiento de Modificación del Reglamento de Uso ........... 270
2. Transmisibilidad de la Marca Colectiva de la Unión de TitularidadJurídico-Pública .................................................................................... 272 3. Nulidad ............................................................................................ 274
3.4. Supuestos .................................................................................. 274 3.2. Subsanación ............................................................................. 276
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4. Caducidad .........................................................................................277 4.1. Supuestos ................................................................................. 277 4.2. Subsanación ............................................................................. 279
5. Extinción ...........................................................................................279 5.1. No renovación .......................................................................... 280 5.2. Nulidad ..................................................................................... 281 5.3. Caducidad ................................................................................ 281 5.4. Renuncia .................................................................................. 281 5.5. Estipulaciones del Reglamento de Uso ................................... 282
CAPÍTULO IV. DELIMITACIÓN DE LA MARCA COLECTIVA DE LA UNION DE TITULARIDAD JURÍDICO-PÚBLICA RESPECTO DE OTRAS FIGURAS AFINES ................................................................. 283
I. DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRAFICAS ................................................................................... 284 1. Conceptualización ............................................................................285
1.1. Denominación de Origen .......................................................... 286 1.2. Indicación Geográfica ............................................................... 288
2. Titularidad y particularidades ............................................................289 3. Ámbito de aplicación .........................................................................290 4. Procedimiento de Registro ...............................................................291 5. Representación gráfica .....................................................................295
II. ESPECIALIDADES TRADICIONALES GARANTIZADAS .................... 295 1. Ámbito de Aplicación .........................................................................295 2. Titularidad y particularidades ............................................................298 3. Procedimiento de Registro ................................................................300 4. Representación gráfica .....................................................................302
III. ETIQUETA ECOLOGICA .................................................................... 303 1. Finalidad de este instituto .................................................................304 2. Titularidad y particularidades ............................................................305 3. Ámbito de aplicación .........................................................................308 4. Representación gráfica de la Etiqueta Ecológica ..............................310
IV. MARCADO CE..................................................................................... 315 1. Ámbito de aplicación .........................................................................316 2. Finalidad de este instituto .................................................................318 3. Titularidad y particularidades ............................................................320 4. Representación Gráfica del Marcado CE ..........................................323
V. SIGNOS DISTINTIVOS ....................................................................... 324 1. Marca Individual ................................................................................324
1.1. Ámbito de Aplicación ................................................................. 324 1.2. Procedimiento de Registro ........................................................ 325 1.3. Titularidad y particularidades ..................................................... 326
2. Marca de Certificación ......................................................................328
8
3. Marca de Garantía ........................................................................... 339
CAPÍTULO V. IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA Y RECONOCIMIENTO NORMATIVO DE LAS MARCAS COLECTIVAS EN EL CONTINENTE AMERICANO ........................... 349
I. RECONOCIMIENTO DE LA MARCA COLECTIVA Y SUSDIVERSAS TIPOLOGÍAS EN EL CONTINENTE AMERICANO .......... 349 1. Regulación de la Marca Colectiva sin ninguna variante ................... 352 2. Reconocimiento únicamente de Marca de Certificación................... 354 3. Reconocimiento normativo de la Marca Colectiva y Marca de
Garantía ........................................................................................... 355 4. Reconocimiento de la Marca Colectiva y la Marca de Certificación . 3565. Reconocimiento de las marcas colectivas mediante
nomenclaturas diversas ................................................................... 386 6. Reconocimiento de la Marca Colectiva, Marca de Certificación y
Marca de Garantía ........................................................................... 388 7. No existe normativa atinente a la Marca Colectiva de ninguna
tipología o especie .......................................................................... 389 8. Recapitulación: Verificación de la normativa que implementa a la
Marca Colectiva ............................................................................... 391
II. REQUERIMIENTOS SUBJETIVOS PARA SOLICITAR SUREGISTRO, ASPECTOS NECESARIOS PARA SER TITULAR .......... 392 1. Legislaciones que reconocen sólo la Marca Colectiva ..................... 392 2. Legislaciones que reconocen únicamente la Marca de Certificación ........ 394 3. Legislaciones que reconocen la Marca Colectiva y la Marca de
Garantía ........................................................................................... 396 4. Legislaciones que reconocen la Marca Colectiva y la Marca de
Certificación ..................................................................................... 397 5. Legislaciones que regulan las Marca Colectiva, la Marca de
Certificación y la Marca de Garantía ................................................ 409 6. Legislaciones que son omisas de reconocimiento de la Marca
Colectiva o alguna de sus variantes ................................................ 410 7. Recapitulación: Criterios para optar por la Titularidad de una
Marca Colectiva ............................................................................... 411
III. LINEAMIENTOS REQUERIDOS PARA EL USO EIMPLEMENTACIÓN DE LA MARCA COLECTIVA Y SUS
DIFERENTES VARIANTES, REGLAMENTO DE USO ....................... 412 1. Legislaciones que hacen referencia a la necesaria presentación
de un Reglamento de Uso para la solicitud de una MarcaColectiva. ......................................................................................... 412
2. Legislaciones que omiten el requerir algún tipo de condiciones quenormen el Uso de la Marca Colectiva y sus variantes ..................... 435
3. Aspectos relevantes en la implementación de la Marca Colectiva ysus diferentes tipos, en algunas legislaciones. ................................ 436
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4. Recapitulación: Elementos uniformes para la creación de unaMarca Colectiva ............................................................................... 449
CAPÍTULO VI. CASOS DE TRASCENDENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS COLECTIVOS EN AMERICA ............................................................................................ 453
I. IMPLEMENTACIÓN DE DIVERSOS ELEMENTOS COLECTIVOS DEDISTINTIVIDAD .................................................................................... 453 1. México: Denominación de Origen ....................................................453 2. Colombia: Denominacion de Origen y Marca de Certificación ..........455 3. Costa Rica: Marcas comerciales con efecto certificado ....................458 4. Perú: Denominación de Origen .........................................................461
II. MARCA-PAÍS COMO VARIANTE DE MAYOR ALCANCE DE LAMARCA COLECTIVA ............................................................................ 464 1. Implementación de la Marca-País como elemento de distintividadcolectiva/regional ..................................................................................464
1.1. Funciones que se le atribuyen .................................................. 466 1.2. Características .......................................................................... 466
1.2.1. Necesidad de Individualización para evitar riesgo de confusión ............................................................................467
1.2.2. Pertinencia tipológica y estilística en pro de distintividad ...467 1.2.3. Capacidad emblemática, percepción a lo interno ...............468 1.2.4. Calidad Cultural, “anclaje” ..................................................468 1.2.5. Alta versatilidad, marca “paraguas” ....................................468 1.2.6. Larga vigencia, …llegó para quedarse ...............................469 1.2.7. Altos rendimientos técnicos ................................................469
2. Marca-País, casos específicos en ejes de fortaleza .........................478 2.1. México: economía, turismo y sustentabilidad ........................... 480 2.2. Colombia: crecimiento laboral e imagen ................................... 482 2.3. Costa Rica: marca-destino ........................................................ 485 2.4. Perú: historia y calidad de vida ................................................ 488 2.5. España: marca-imagen ............................................................. 491
3. Perspectivas en la evolución de los signos colectivos ......................492
CONCLUSIONES ..................................................................................... 497 BIBLIOGRAFIA ........................................................................................ 517 ANEXOS ................................................................................................... 547
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ABREVIATURAS
ADPIC Acuerdo sobre los Aspectos Relacionados con la Propiedad
intelectual y el Comercio, 15 de abril de 1994 (TRIPS)
CAN Comunidad Andina
CE Comunidad Europea
CECA Comunidad Europea del Acero y el Carbón
CEE Comunidad Económica Europea
CEEUE Comité de Etiqueta Ecológica de la Unión Europea
CEO Chief Executive Officer, Director Ejecutivo de la Empresa
Com.E. Comisión Europea
CUP Convenio de la Unión de París
DO Denominación de Origen
DOP Denominación de Origen Protegida
ETG Especialidades Tradicionales Garantizadas
IG Indicación Geográfica
IMPI Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual
INAPI Instituto Nacional de Propiedad Industrial Chile
Inc. Inciso
IP Indicación de Procedencia
LM Ley de Marcas, Española
MCC Marca Comunitaria Colectiva, ahora Marca Colectiva de la Unión
MCC de TJP Marca Comunitaria Colectiva de Titularidad Jurídico Pública,
ahora Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico
Pública (MC de la U de TJP)
MC Marca Colectiva
MCTE Marca de Calidad Territorial Europea
MG Marca de Garantía
OEPM Oficina Española de Patentes y Marcas
OAMI Oficina de Armonización del Mercado Interior (OHIM), ahora
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Oficina)
PE Parlamento Europeo
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RM Reglamento de Marca Comunitaria
SAI Sistema Andino de Integración
TJCE Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea
USPTO United States Patent and Trademark Office (Oficina de Patentes
y Marcas de los Estados Unidos de Norte América)
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CUADROS Y TABLAS DE INFORMACIÓN
Cuadros Cuadro 1: Procedimiento de registro de una Marca Comunitaria
Colectiva …………………………………………………… 220
Cuadro 2: Comparativo Denominación de Origen e Indicación
Geográfica ………………………………………………… 289
Cuadro 3: Indicación Geográfica Protegida ……………………….. 294
Cuadro 4: Anexos I y II, Reglamento CE 1216/2007 …………….. 297
Cuadro 5: Etiqueta Ecológica, representación gráfica …………… 311
Cuadro 6: Marcado CE, representación gráfica ………………….. 323
Cuadro 7: Reconocimiento normativo de la Marca Colectiva en el
Continente Americano …………………………………. 451
Cuadro 8: Elementos de posicionamiento una marca. …………. 477
Tablas Tabla 1. Partes contratantes Convención Interamericana sobre
Protección Marcaria y Comercial. ………………………. 350
Tabla 2. Comparativo de estatus de posicionamiento de la
Marca-país ……………………………………………….. 472
Tabla 3. Ranking de la empresa Future Brand respecto de la
marca-país 2014-2015. ……………………………….… 474
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INTRODUCCIÓN
El tema por desarrollar en esta investigación, remite a la construcción,
evolución, desarrollo y alcances de la Marca Colectiva de la Unión, que nace a
la vida jurídica a través del Reglamento CE Nº 40/94 de 10 de diciembre de
1993; su titularidad Jurídico-Pública, dadas las especificaciones y la
trascendencia jurídico económica que ello implica, en el marco de la Unión
Europea, constituye base fundamental de este trabajo.
La figura que se analiza en la presente investigación, es tratada tanto
por la doctrina como por diferentes textos normativos, como Marca de
Garantía, Marca de Certificación, Marca de Calidad; siendo una terminología
poco precisa y que no responde a la terminología jurídica que le conforma,
evidenciando la imprecisión y confusión en el uso e identificación de los
alcances y efectos atribuibles al instituto en estudio.
Cuando se fortalece la Comunidad Económica Europea, y se conforma
la Unión Europea, tal como se conoce en la actualidad, se visualiza la Marca
como una herramienta necesaria, con miras a conferir un régimen comunitario
para este signo distintivo que confiera a las empresas el derecho de adquirir,
de acuerdo con un procedimiento único, marcas comunitarias –marcas de la
Unión- que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en
todo el territorio de la Comunidad; el principio de la unicidad de la marca
comunitaria así expresado se aplica salvo disposición en contrario del
Reglamento del Parlamento Europeo sobre Marca Comunitaria1.
El Reglamento de Marca Comunitaria CE 40/94, de 20 de diciembre de
1993 (en adelante ‘el Reglamento’) en su título VIII, regula lo concerniente a
las Marcas Comunitarias Colectivas.
1 Segundo Considerando del Reglamento CE 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria.
16
En el proceso de adopción del Reglamento, se plantearon diferentes
posturas por los Estados miembros, como por ejemplo, incluir dentro de las
Marcas Colectivas a las Marcas de Certificación e incluso discutiendo si
efectivamente era necesario diferenciar las Marcas Colectivas de las de
Garantía; estas controversias permiten –no sin dificultad- establecer la
trayectoria de los sucesivos planteamientos realizados hasta la aprobación
final, en su versión consolidada de 1994.
En un primer intento por establecer la normativa comunitaria sobre la
materia, se instaura la primera Directiva 89/104/CEE del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas -así como las diferentes propuestas antes de
su versión codificada de 21 de diciembre de 1988-; esta Directiva ha sido
sustituida por la Directiva de 2008/95/CE del 22 de octubre del año 2008;
ambas versiones coinciden en instituir como ámbito de aplicación de dicha
normativa a las marcas individuales, las marcas colectivas, las marcas de
garantía o las marcas de certificación2; por tanto, se parte de un evidente
reconocimiento de la existencia de diferentes tipos de signos distintivos.
Sin embargo, la Directiva reconoce implícitamente que no todos los
Estados miembros contemplan dentro de sus legislaciones todos estos signos
distintivos, por lo que, si bien les designa dentro de su ámbito de aplicación,
no obliga a los Estados a un reconocimiento tácito.
La regulación final establecida en el Reglamento norma únicamente a
las Marcas Colectivas en general, obviando establecer lineamientos
específicos que permitan precisar la aplicación de cada una de las diferentes
modalidades establecidas en la Directiva y en los documentos preparatorios
del reglamento. A diferencia de este texto normativo, la Ley de Marcas
española, Ley 17/2001 del 7 de diciembre, sí toma en consideración –al
2 Artículo 1 de ambos textos normativos.
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menos- las diferencias existentes entre la Marca Colectiva y la Marca de
Garantía, omitiendo normar las marcas de certificación. En ambos casos, para
estos dos tipos de signos distintivos brinda regulaciones específicas
individuales para cada instituto y a la vez contempla un apartado de
regulación común, tomando como base para ello parámetros habituales.
El Reglamento de Marca Comunitaria3 en cuestión, establece en su
articulado una serie de normas específicas que regularan las Marcas
Colectivas frente a las marcas individuales, siendo aplicable
complementariamente a las colectivas la normativa general de estas últimas
siempre que no se establezca nada en contrario por el título VIII. Sin embargo,
dadas las características específicas de las marcas colectivas (frente a las de
garantía e incluso frente a las de certificación en su aspecto práctico, ya no
normativo pues no se norman expresamente) y de éstas, las de titularidad
jurídico pública, se considera necesario precisar su alcance y características
propias en razón de la persona que sea su titular, ello a efecto de establecer
los elementos fácticos que las constituyen, con el propósito de delimitar su
ámbito de aplicación y analizar si efectivamente despliegan sus atribuciones
en forma definida frente a sus homólogas.
La creación y consolidación de la Marca Colectiva en el esquema de la
Unión Europea, responde a una mezcla de conceptos entre lo que se conoce
como Marca de Garantía o Certificación y la Marca Colectiva propiamente
dicha, y ésta retoma un especial interés económico–financiero, toda vez de
que su titularidad responda a un ente de derecho público o de derecho
privado, lo cual se analiza desde el aspecto práctico y económico de la
realidad social.
3 En virtud de hacer referencia al Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo sobre la Marca Comunitaria, la terminología utilizada no es la que se determina por el Derecho Vigente, por cuanto al establecer la Marca Comunitaria Colectiva de Titularidad Jurídico Pública, se haría referencia a la Marca Colectiva de la Unión, cuya característica es que su titular corresponda a un ente regido por el derecho público, y por tanto considerado de titularidad jurídico pública.
18
La hipótesis de investigación que se plantea, se fundamenta en la
utilización de la Marca Comunitaria Colectiva de titularidad jurídico pública
como signo distintivo, cuya funcionalidad desde el aspecto subjetivo de la
utilización es colectiva; desde el aspecto objetivo práctico es ambigua: de
certificación, de garantía y/o de grupo.
La Marca Comunitaria Colectiva de titularidad Jurídico Pública, es una
característica subjetiva –elemento esencial-, que debería corresponder con los
efectos funcionales diferenciadores desde el punto de vista fáctico.
Se pretenden establecer los lineamientos reguladores que deben
conformar el Estatuto Jurídico de la Marca Comunitaria Colectiva de
Titularidad Jurídico Pública, así como los elementos diferenciadores de ésta,
frente a otros signos distintivos cuya finalidad sea similar.
Para ello se plantean los siguientes objetivos específicos:
Determinar el alcance de la Marca Comunitaria Colectiva considerando
las razones que dieron origen al instituto.
Establecer los rasgos diferenciadores característicos –en caso de
existir estos- de la marca colectiva y la marca de garantía.
Concretar la función teórica objetiva del instituto en estudio a partir de
elementos doctrínales.
Fijar las características fácticas de las marcas comunitarias colectivas
de titularidad jurídico-pública registradas.
Señalar los elementos que conforman los reglamentos de uso de
dichas marcas.
Precisar el ámbito de aplicación de las Marcas comunitarias colectivas
de titularidad jurídico-pública.
Delimitar el objeto de la finalidad y funcionalidad práctica de las marcas
estudiadas en el mercado.
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Establecer el marco jurídico específico de las marcas colectivas de
titularidad pública.
El desarrollo de la presente investigación, se centrará en una primera
fase, en la utilización del Método lógico deductivo, aplicado a los expedientes
concretos de las Marcas Colectivas estudiadas, con la finalidad de establecer
lineamientos generales que regulan el instituto de la Marca Comunitaria
Colectiva, circunstancia que permitirá puntualizar el régimen general que les
regula.
En una segunda fase, se trabajará con el Método lógico inductivo,
mediante el cual, partiendo del análisis de los expedientes de las Marcas
Comunitarias Colectivas de Titularidad Jurídico Pública, se determinará la
finalidad última de éstas en el plano fáctico.
Como es comprensible en un estudio de estas características, es
necesario utilizar multiplicidad de métodos con la finalidad de alcanzar los
objetivos propuestos; por ello y en aras de realizar un análisis de las reglas de
comportamiento en la utilización de las Marcas Colectivas en el marco de la
Unión Europea, será necesario aplicar dentro del pluralismo metodológico el
método comparativo. Para ello es menester llevar a cabo un estudio del
tratamiento del instituto en análisis, a través de los diferentes ordenamientos
que le regulan dentro de este marco geográfico en primera instancia, en un
afán de establecer, tanto los elementos coincidentes, como divergentes a nivel
normativo y a nivel práctico.
Pese a la complejidad de acceso a los expedientes de las Marcas
Comunitarias en cuestión, se pretende realizar una inducción completa que
permita determinar la veracidad o no de la hipótesis planteada, en caso de
que no fuese posible, se realizará una inducción incompleta a partir de la
muestra que se pueda analizar, de la manera más permisiblemente
exhaustiva.
20
Determinado el alcance del presente trabajo de investigación, es
necesario que se realice un análisis desde la óptica normativa. El cual se
realizará mediante una actitud abierta crítica ante el conjunto de métodos
aplicables para adoptar, de acuerdo a las particularidades de la investigación
desarrollada, el método que proporcione una unificación de las diversas
disciplinas involucradas, con el objeto de facilitar una mayor comprensión de
la regulación y su relación con la realidad enmarcada por ésta.
Este trabajo responde al estudio del derecho positivo comunitario
europeo, que dio origen a la Marca Comunitaria Colectiva, en su relación con
los diferentes elementos económicos y los efectos que su utilización generan
en éste. Así como un análisis normativo de los países que conforman el
Continente Americano, delimitado al tratamiento de la Marca Colectiva y
aquellos signos distintivos que le son competenciales con el afán de realizar
una aproximación del panorama práctico en el mercado respecto de la
implementación de este instituto.
21
CAPITULO I. PANORAMICA NORMATIVA DE LA MARCA COLECTIVA EN EL DERECHO EUROPEO
I. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA MARCA COMERCIAL
1. Elementos característicos
1.1. Función como signo distintivo
La Marca Comunitaria Colectiva, es sin duda alguna una Marca. La
premisa anterior permite partir de un fundamento básico, es un signo distintivo
con características específicas acorde a la normativa que le regula. En el caso
de estudio este corresponde a la normativa europea, por lo que partiendo del
Reglamento sobre la Marca Comunitaria podrán constituirse como Marca4
todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica (el
subrayado no pertenece al original). Detalla posteriormente una lista
ejemplarizante no taxativa al determinar que podrán ser objeto de marca
comunitaria las palabras, los nombres de personas, los dibujos, las letras, las
cifras, la forma del producto o su representación; condicionándole a que tales
ejemplos, utilizados como signos, sean apropiados para distinguir los
productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.
El elemento básico necesario para que se pueda utilizar el objeto u
signo que encuadre como marca es el elemento distintivo, de lo contrario no
procedería su registración, ya que es este elemento el que define la finalidad
de esta institución.
4 Artículo 4. Signos que pueden constituir una marca comunitaria, Sección 1 Definición y adquisición de la marca comunitaria, Derecho de Marcas, Título II del Reglamento (CE) Nº 207/2009 DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2009.
22
Así lo establece el artículo 95 del Reglamento 207/2009, sobre el
Derecho conferido por la Marca Comunitaria; el cual determina el derecho que
se confiere al otorgarse la inscripción de la marca; al respecto la Oficina de
Armonización del Mercado Interior, actualmente Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea (Oficina), Institución Europea encargada de su
registración, ha establecido en reiteradas oportunidades que la marca
responde a una finalidad primigenia de distintividad en el mercado de la
Comunidad.
Se conceptualiza a los signos distintivos como una herramienta para
distinguir los productos y servicios de un empresario en el mercado, sea el
caso de las marcas, o bien al propio empresario en su actividad
concurrencial6.
La Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad
Europea, en solicitud de anulación de la resolución de la Sala Tercera de
Recursos de la OAMI, en el asunto R 163/1998-3, por la que se deniega el
registro del vocablo TRUSTEDLINK como marca comunitaria, a este respecto,
la resolución de marras ha establecido que7 :
“…24. Recuerda que un signo que carece de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, antes citado, no puede cumplir la función de
5 Artículo 9: La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca; c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos. 2. (….), 3. (…). 6 Íñiguez Ortega, Pilar, “Aproximación a los Signos Distintivos prioritarios y las Denominaciones Sociales: Relevancia Diferenciadora”, ADI 33 (2012-2013), p.125. 7 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta), de 26 de octubre de 2000
23
una marca, ya que el público no la percibiría como tal (sin perjuicio del supuesto del carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso que se haya hecho de la marca). En efecto, tal signo no podría constituir un símbolo que asociara el producto o el servicio a la empresa que lo fabrica o lo distribuye….”
En virtud de lo anterior, es claro que la distintividad será evaluada con
relación a los productos o servicios idénticos protegidos por la marca
registrada, frente a otro signo que pretenda su registración, esto acorde al
inciso a).
Asimismo, aplicando lo preceptuado por el artículo 4 del Reglamento
207/2009, el Tribunal establece como válido el criterio esgrimido por la Oficina
en aplicación de la normativa comunitaria, indicando que:
“…25. Según la Oficina, un signo carece de carácter distintivo si únicamente informa sobre las características o las prestaciones del producto o del servicio de que se trate. En efecto, la Oficina considera que, para ser distintivo, un signo debe permitir distinguir la empresa de sus competidores, más que informar al público sobre los productos o los servicios…”
Es importante destacar los dos aspectos que se mencionan, ya que por
un lado se establece la distintividad como un requisito necesario respecto del
efecto necesario para conformar tanto el objeto de la marca comunitaria, como
para configurar el derecho que se constituye en virtud de la registración de la
Marca como signo distintivo, esto con relación al inciso a) del ítem 1 del
artículo 4 del Reglamento indicado. De igual forma, establece otro parámetro
no menos importante en la funcionabilidad como signo distintivo, ya no con
relación a los productos y/o servicios sino respecto de la empresa titular del
signo; estableciendo dos vías de base, una respecto de los productos y
servicios que se particularizan a través de la Marca y, tal vez más relevante, la
individualización y especificación de la empresa titular del signo.
La Oficina en sus salas de recurso, ante la evaluación de las solicitudes,
y las oposiciones de terceros, entra a analizar diferentes aspectos de los
signos propuestos para la inscripción de una marca, tanto a nivel fonético como
24
figurativo y visual entre los elementos intrínsecos del signo, aunado a ello
elementos externos como los bienes y servicios que se pretenden distinguir
con dicho signo y el área geográfica en que se encuentra registrada y frente a
la que se está haciendo valer. Ejemplo de ello se visualiza en la resolución de
la Sala de Oposición de la Oficina8 respeto de la oposición por derecho
8 “…En cuanto a la comparación de los productos designados, procede tener en cuenta el hecho de que los productos amparados por los derechos anteriores y en los que se basa la oposición son “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” de la clase 3. Los productos de la solicitud impugnada son “productos de perfumería y cosmética; jabones; aceites esenciales; champú y lociones para el cabello; geles y sales de baño; desodorantes para uso personal y dentífricos” de la clase 3. Por lo tanto, los productos de la solicitud, “productos de perfumería y cosmética; jabones; aceites esenciales; champú y lociones para el cabello; geles y sales de baño; desodorantes para uso personal y dentífricos” son productos idénticos o, en cualquier caso, similares a los contemplados por los derechos anteriores, “jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”, al tratarse en ambos casos de productos destinados a la higiene y cuidado corporal. Es decir, se trata de productos similares por su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario. − Deben compararse los siguientes signos: Marcas anteriores Solicitud impugnada − El territorio de referencia es España. − Por lo que respecta a la marca solicitada objeto de este procedimiento la Oficina considera que se trata de dos consonantes “V” y “L”. Por el contrario la marca anterior nº 2 625 157 está compuesta también por las letras “V” y “L” y el signo “&”. Así la marca anterior será denominada por el consumidor como “uve & ele” frente a la solicitud “uve ele”. Por todo ello, desde un punto de vista fonético debemos establecer ciertas diferencias entre ambos conjuntos marcarios aunque los dos compartan las mismas consonantes. Por lo tanto, existe similitud fonética entre las marcas sólo respecto a las letras “V” y “L”. − Desde un punto de vista fonético, las marcas pueden ser fácilmente diferenciadas, por el público consumidor relevante, dado que se trata, por un lado, de la marca nº 2 476 028 “V & L VICTORIO & LUCCHINO”, frente a la solicitud “VL”. Es decir, las marcas pese a coincidir en las letras “V” y “L” contienen además otros vocablos o signos muy dispares y diferentes. Se debe indicar, por lo tanto, que la composición morfosintáctica de las marcas en su conjunto es, evidentemente, dispar por lo que su pronunciación queda plenamente diferenciada desde un punto de vista fonológico. Por lo tanto, existen evidentes diferencias fonéticas entre los signos. − En cuanto a la comparación visual, la Oficina considera que el elemento gráfico en color, sumamente original, singular, curioso y atrayente de la marca solicitada permite diferenciar visualmente las marcas controvertidas. Una comparación visual de las marcas revela que presentan evidentes diferencias en su conjunto máxime si resaltamos la composición figurativa de la solicitud que presenta aspectos dispares que son muy remarcables. No olvidemos que la tipografía de los signos y su propia representación gráfica es profundamente dispar. Por otro lado, manifestar que los diseños gráficos van a contribuir a aumentar lo heterogéneo de los signos en cuestión. De este modo, el elemento gráfico constituye una diferencia visual definitiva y goza de una distintividad que permite una clara y perfecta disociación de las marcas. Podemos indicar, por lo tanto, que las diferencias de la marca anterior nº 2 625 157, donde claramente nos encontramos, en primer lugar, ante unas letras concretas del alfabeto “VL” con una composición tipográfica más contemporánea separadas por el signo “&”, condiciona una diferenciación gráfica muy acentuada, que difiere significativamente del otro supuesto donde la composición gráfica y la tipografía antigua son absolutamente dispares estando la
25
nacional anterior de la marca española Propiedad de Antonio Puig S.A. V&L cuya marca figurativa es V&L Victorio and Lucchino, ambos nombres
debajo de las Iniciales V&L; contra la solicitud de Marca Comunitaria figurativa
solicitada por COSTURA, DISEÑO Y MODA, S.A. cuyo signo figurativo se
compone de una V a la cual se le superpone una L, ambas dentro de un óvalo
que les circunda de color dorado. Se estudian todos los aspectos analizados
por la Oficina en sus diferentes departamentos, concluyendo que dicho análisis
demuestra la pormenorización de elementos que conforman el estudio para
determinar el grado de distintividad que debe generar un signo específico para
conformar una Marca Comunitaria.
Así las cosas, se puede establecer entonces, que la Marca Comunitaria
Colectiva como Marca en sí misma, debe proceder con el requerimiento de ser
distintiva, cuyo fin último es indicar el origen empresarial de los productos y
servicios; siendo necesario que el signo sea o posea aptitud para diferenciar en
el mercado los productos o servicios de una determinada empresa frente los
productos o servicios de las demás empresas para el caso de una marca
comercial; en el supuesto de análisis sería la distintividad acreditada a los
productos o servicios de las empresas que son autorizadas a utilizar la marca
colectiva, frente a los productos o servicios similares de las demás empresas.
Se pueden establecer algunos requerimientos básicos de la marca con
relación a la finalidad de comprender el ciclo de elección-compra del composición tipográfica de las letras superpuestas incluidas dentro de un óvalo en colores blanco y verde. Resulta obligado señalar que las características gráficas del signo solicitado y el diseño o tipografía específica de las letras que componen el elemento denominativo, son particularmente chocantes, atraen la atención del consumidor y contribuyen así a diferenciar visualmente los signos. Por consiguiente, ambas marcas son definitivamente diferenciables, pese a compartir las mismas letras visualmente dado que las diferencias de diseño, composición y tipografía de los signos implican ciertas desemejanzas entre los signos. Teniendo en cuenta que las marcas en litigio consisten en dispares diseños de las letras puede concluirse que las diferencias demostradas entre ambos signos son de una considerable relevancia y llevan a una impresión general y visual diferenciada. − La disparidad visual, por otro lado, entre la marca anterior nº 2 476 028 y la solicitud es claramente evidente pese a coincidir en ciertas letras dado que, además, los vocablos de ambos signos son, en su mayoría, dispares pero, también, la clara diferenciación gráfica de los signos implica decisivas diferencias que contribuyen notablemente a la falta de similitud global de los conjuntos marcarios. Por todo ello, debemos concluir que las marcas son globalmente diferentes desde un punto de vista visual….”
26
consumidor, estos son la evocación y la asociación9, pretendiendo que la
marca lleve al consumidor a identificar el nombre del signo distintivo con el
producto, de éste con la empresa y con la imagen de ellos; mediante la
evocación se pretende que la relación de estos elementos genere en el
consumidor una sensación agradable que le lleve a elegir el producto;
mediante la asociación se pretende obtener que el reflejo de las
características y cualidades del producto se materialicen a través del nombre
o el logotipo de éste.
Acorde con la función distintiva del marca, se han determinado varios
aspectos que se desarrollan mediante las diversas aristas que conforman la
distintividad de la Marca, así se procederá a mencionar las generalizadas en
la doctrina especializada y que responden a la estructura de identificación
como elemento necesario, su efecto distintivo.
1.2. Función Indicadora de la Procedencia Empresarial
Como se ha indicado, uno de los aspectos de la característica
primordial del signo registrado como Marca, es el efecto de distinguir los
productos y servicios de una determinada empresa, titular del signo, de las
demás que se encuentran en el mercado. Para diversos autores10 la función
de Indicación de la procedencia empresarial es la más importante de las
demás funciones atribuidas y desarrolladas por la Marca en lo que respecta al
público. Esta función remite a establecer en el consumidor, el origen
empresarial de los productos y/o servicios que porten el elemento que
conforma la marca, logrando en el consumidor una identificación de éstos con
la primera. Sin embargo, esta correlación no siempre fue de esta forma, 9 García del Junco, Julio, Fundamentos de la marca comercial para creadores de empresas, Grupo Editorial Universitario, Granada, España, 2005, p. 35. 10 Fernández Novoa y otros, Manual de Propiedad Industrial, Marcial Pons, Madrid, 2009. pp. 488 – 491; Lovato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas, Madrid, 2002. pp. 389-390; Llobregat, María Luisa, Temas de Propiedad Industrial, La Ley, Madrid, 2002, p.48., entre otros. Vid., también, Valencia Martin, Germán, La Protección Administrativa de la Propiedad Industrial (trabajo de titularidad defendido en la Universidad de Alicante), 1994, p. 50 y ss.
27
reconociéndose diferencias entre el individualización dela empresa y el signo
distintivo de los productos11.
Esta relación de identidad y asociación entre los productos y la
empresa que los produce, es uno de los fines de todo signo distintivo, ya que
cumple un papel informativo, al comunicar al público en general la relación de
pertenencia de un producto o un servicio con una única empresa que lo
genera12, logrando una relación automática entre el consumidor y la marca
que contiene cada producto o servicio ofrecido y que esté determinado así en
la solicitud de la marca inscrita o registrada para efectos comunitarios.
Esta función tiene estrecha relación con la problemática que se
presenta con el riesgo de asociación y el riesgo de confusión, ya que al
generar esta relación entre el producto y/o servicio con el origen empresarial
determinado para productos igualmente contenidos en el registro específico,
el “uso” de un signo distintivo que pueda generar semejanza con el registrado,
tendrá necesariamente un efecto directo sobre esta relación consolidada.
1.3. Función indicadora de la Calidad
Esta función atribuida a los efectos de la Marca, refiere concretamente
a las características que conforman el producto o servicio identificado por la
Marca; así cada consumidor podrá contar con los elementos de facto para
atribuirle determinada calidad a los productos y/o servicios identificados con la 11 “…la denominación o razón social que teniendo reconocida por el derecho una dimensión personal o «subjetiva» (nombre identificador de un sujeto jurídico que estaba llamado a desarrollar sus relevantes cometidos identificadores en el campo del «trafico negocial») y por el contrario, los signos distintivos que poseían una dimensión puramente objetiva (signos-símbolos diferenciadores de objetos empresariales), estaban llamados funcionalmente, a desarrollar cometidos diferenciadores en un ámbito contrapuesto al del «tráfico concurrencial» desarrollado en el mercado (relaciones de competencia), donde el hecho de confusión entre ambos no era problemático.” Íñiguez Ortega, Pilar, en “Aproximación a los Signos Distintivos Prioritarios y las Denominaciones Sociales: Relevancia Diferenciadora”, ADI 33 (2012-2013) p. 19. 12 Ver considerando décimo de la Directiva 89/104/CEE, con relación a la marca comercial.
28
Marca determinada, de tal forma que se logra un enlace en dos vías, del titular
de la marca hacia el producto, pretendiendo establecer un nivel de calidad
determinado que le caracterice; y por otro lado del consumidor con la marca,
permitiendo establecer una relación determinada por la cual se atribuye un
nivel de calidad a todos aquellos productos y bienes identificados con ésta en
el mercado.
En un ámbito práctico, es de suma importancia el efecto pretendido con
esta función indicadora de calidad, ya que es una garantía para el consumidor
mediante la cual una vez comprobado el nivel de calidad de determinados
productos y/o servicios, será innecesario realizar una comprobación
permanente de dichos productos, situación que puede generar a la vez
diversos efectos, sea que la calidad no satisfaga las expectativas del
consumidor, lo que generará un prejuicio en la relación de consumo con los
bienes y servicios identificados con esa marca, o bien en el caso de que sea a
la inversa, generará cierta fidelidad con el consumo de aquellos; lo que obliga
al titular del signo distintivo a velar por el mantenimiento de dicho estándar de
calidad o bien mejorarlo para gozar de la predilección generada en el
mercado.
El elemento de la calidad del producto y/o servicio, es de suma
relevancia respecto de la asociación del grupo a que va dirigido éste y la
finalidad de posicionamiento respecto del titular de la misma en el mercado.
Por ello, la calidad percibida resulta uno de los ejes neurálgicos del
posicionamiento del signo distintivo; este aspecto responde a la percepción
que el consumidor tiene sobre la calidad general o superioridad de un
producto o de un servicio respecto a su intención entre alternativas diversas,
por lo que la calidad percibida es una percepción subjetiva del consumidor.
29
Según David Aaker13, son tres los elementos relacionados con la
calidad percibida:
Calidad actual u objetiva
Calidad basada en el producto/servicio
Calidad de fabricación
Respecto del primer elemento, refiere al nivel por el cual el producto o
servicio determinado resulta superior; en relación al segundo elemento lo
relaciona con la naturaleza y cantidad de ingredientes, atributos o servicios
incluidos; por último, la calidad de la fabricación responde a la conformidad del
producto o servicio con las especificaciones cuyo objetivo sería cero defectos.
La calidad percibida es necesariamente un intangible, el sentimiento
generado sobre la marca, la emotividad que se logra en el sector del mercado
a que va dirigido el producto o el servicio, basándose en elementos
subyacentes a partir de características del producto a las cuales se asocia la
marca como la fiabilidad y el rendimiento; es un aspecto complejo generado a
partir de una construcción global de la marca según la doctrina analizada.
Los elementos a partir de los cuales se construye la calidad percibida
se fundamentan en juicios determinados que dependerán del contexto; este
autor basa su argumento en determinadas dimensiones de calidad, las que se
enumeran de la siguiente forma:
Calidad del Producto Calidad del Servicio
1. Rendimiento 1. Tangibles
2. Atributos 2. Fiabilidad
3. Conformidad con especificaciones 3. Competencia
4. Fiabilidad 4. Responsabilidad
5. Durabilidad 5. Empatía 13 Aaker, David, Gestión del Valor de la Marca, Capitalizar el Valor de la Marca, Ed. Díaz de Santos S.A. España, 1991, p. 97.
30
6. Forma del servicio
7. Acabados
Respondiendo cada una de dichas dimensiones a parámetros valorativos
por parte del consumidor. Esto debido a que no sólo es importante el papel
que desempeña el empresario, sino que también es importante el papel que
desempeña el consumidor en el cumplimiento de la obligación de uso de la
marca, siendo éste último el gran protagonista en el proceso de formación de
la marca14.
1.4. Función Condensadora del Goodwill
También calificada como la función que identifica la buena reputación
utilizada en el derecho anglosajón15, muy relacionada con la anterior función
descrita; ésta en especial, goza de relevancia para el titular de la marca, ya
que mediante esta función se construye en forma progresiva la reputación de
los productos y servicios que son identificados por la marca. Así las cosas,
esta interrelación entre el aspecto psicológico –se asume positivo- de la
“garantía” de que los productos o servicios identificados por la marca en
cuestión gozan de las particularidades atribuidas a la empresa que ofrece los
productos o servicios determinados.
La diferencia con la anterior, es que esta función es más amplia, ya que
se asocia al prestigio adquirido por la marca, generalmente atribuido a la
marca renombrada, que adquiere cierta independencia de los productos y
podría indicarse que cobra vida propia, independiente de los productos o
servicios que oferte o bien los sistemas de distribución que utilice, elemento
relevante para este aspecto de notoriedad y buena reputación de la marca.
14 De la Fuente García, Elena, El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos, Marcial Pons, 1999, p.p. 176 y 177. 15 Río Barro, José Luis, “Las Funciones de la denominación social”, en ADI XX, 1999, p. 340.
31
1.5. Función Publicitaria o comunicativa16
Por último, se encuentra la función publicitaria, la cual se le atribuye
mediante la realización de la venta o comercialización de los productos y/o
servicios protegidos por la marca en cuestión. Siendo poco sustentable, ya
que se podría considerar que se interpreta la marca como una herramienta de
publicidad, desde la óptica doctrinal, sería el efecto generado mediante la
publicidad realizada de la marca pero no ésta como herramienta directa, ya
que de considerarse así el ámbito de gestión sería reducido a la exposición
del registro. Difiere de esta posición el Tribunali di Napoli, el cual mediante
ordenanza de fecha 8 de julio del año 200017, indica que “… la marca es el
‘significante’ (instrumento de comunicación) que encierra y transmite valores,
calidad, en general, informaciones, con cierta autonomía al propio ‘significado’
(el producto o servicio)….“.
Siendo necesario adecuarse a la primera posibilidad, ya que la marca
sería el objeto a publicitar mediante los medios requeridos y acorde a las
posibilidades del titular en la inversión que requiere el posicionar, mediante los
medios publicitarios elegidos por éste, la marca en el mercado.
Se dice que el principio de especialidad es consecuencia de la función
esencial de la marca18, en el sentido que mediante este se distingue los
productos o servicios de un operador económico de los idénticos o similares
de otro; lo que se verifica en dos sentidos: desde la óptica del empresario,
refuerza su posición en el mercado, y desde el interés general del consumidor,
indica la procedencia empresarial de los productos o servicios y garantiza la
calidad de éstos.
16 Chijane Dapkevicius, Diego, Derecho de Marcas, Reus, Montevideo, 2007, p. 23 17 Citado en Chijane, op. cit., p. 24 18 Sanz De Acedo Hecquet, Etienne, “Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet: En torno a la Ciberpiratería”, en: Estudios de Derecho Mercantil, Civitas, España, 2001, p. 25.
32
2. Aspectos Fácticos de la implementación de la Marca Comunitaria
Se muestra la base social a que responde la creación de la Marca
Comunitaria, en virtud de la necesidad de minimizar las disparidades
existentes en la legislación de los diferentes países miembros, logrando
generar una mínima uniformidad. Así se expresa en uno de los considerandos
de la Primera Directiva del Consejo19 de 21 de diciembre de 1988,
“…Considerando que la realización de los objetivos perseguidos por la aproximación supone que la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones…”
Rigiéndose la Marca Comunitaria Colectiva por las Disposiciones
Generales sobre la Marca Comunitaria, es necesario visualizar a qué
necesidades responde su instrumentalización en un panorama jurídico-
económico.
La formación del mercado único de la Unión Europea genera la
necesidad de adoptar medidas específicas con el objeto de eliminar los
obstáculos a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de
servicios, con el fin de crear un sistema que garantice y fomente una
competencia leal. Los medios utilizados para llevar a cabo la labor propuesta
por parte de las empresas han sido los derechos de propiedad intelectual20
mediante las herramientas institucionalizadas por ellos, facilitando un actuar
uniforme en toda la Unión Europea.
19 DO Nº C 351 de 31 de diciembre de 1980, p.1 y DO Nº C 351 de 31 de diciembre de 1985, p.4. 20 Al hacer alusión a la Propiedad Intelectual, se toma la frase desde la óptica de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sea ésta comprensiva de la Propiedad Industrial y Derechos de Autor.
33
Surge la disyuntiva de que las marcas, como signo distintivo protegido
por la Propiedad Industrial, reconocido por todos y cada uno de los países que
conforman la Unión Europea, tienen un alcance nacional, al enfrentar el nuevo
conglomerado geográfico, resulta necesario adecuar los efectos a toda el área
resultante, surge entonces la Marca Comunitaria o Marca de la Unión.
La Marca de la Unión tiene como efecto primordial su carácter unitario
en todos los Estados miembros. A través de la Oficina de Armonización del
Mercado Interior21, Oficina (EUIPO por sus siglas en inglés) que abre el 1 de
abril de 1996, fecha en la cual inicia el recibo de solicitudes de Marca
Comunitaria para la Unión Europea.
Básicamente el registro de la Marca Comunitaria descansa sobre tres
pilares22 fundamentales:
Principio Unitario. El efecto unitario permite que a través de una única
solicitud en la Oficina respectiva, una vez concedido el registro de la
misma, se obtengan los efectos extensivos a todo el territorio
comunitario.
Principio de Autonomía. La solicitud, registro y otorgamiento de la
Marca Comunitaria no depende de los sistemas nacionales, tan solo se
rige por lo establecido en el Reglamento de Marca Comunitaria.
Principio de Coexistencia. La Marca Comunitaria no reemplaza a los
sistemas nacionales ni el sistema internacional de marcas, sino que
convive con éstos siendo necesario el respeto a los derechos
adquiridos argumentados por marcas nacionales frente a una solicitud
de Marca Comunitaria.
21 Creada mediante el artículo 2 del Reglamento CE Nº 40/94 sobre la Marca Comunitaria. 22 Palacios M.A. y Antequera, R. Editores. Propiedad Intelectual, Temas Relevantes en el Escenario Internacional, Sieca, Centroamérica, 2002, p.p. 337-339.
34
Las características prácticas que resultan de mayor importancia para
el tema de análisis, respecto del registro de una Marca Comunitaria se
podrían mencionar a manera de ejemplo, las siguientes:
Única solicitud, con efectos en todo el territorio de la Unión Europea
El solicitante puede ser una persona física o jurídica, sin necesitar
residir dentro de la Comunidad Europea, si bien requiere demostrar el
uso del signo a registrar.
Utilizar cualquier idioma comunitario
El sistema comunitario de solicitud de marca, requiere el pago de tasa
única en euros, moneda comunitaria
Creación de Tribunales especializados de Marca Comunitaria, cuyas
resoluciones tienen vinculación y efectos en toda la Comunidad
Europea.
La Oficina de Armonización del Mercado Interior cuenta con sus
propias Salas de Recurso, con facultades de examinación sobre las
resoluciones administrativas emitidas por la Oficina.
Todo el procedimiento es automatizado, generando agilidad y
versatilidad en la comunicación entre el solicitante y la OAMI.
2.1. Sectores económicos de aplicación
Conforme la estructura normativa que le dio origen a la institución de la
Marca Comunitaria, rigiéndose ésta por la Clasificación de Niza respecto de
los productos, bienes y servicios, la gama de sectores económicos que
cuentan al menos, con una Marca Comunitaria debidamente inscrita es muy
amplia.
35
Desde los productos agrícolas con la gama vitivinícola23,
agropecuario24, ganadería25, productos de la metalurgia26, textiles27,
manufactura,28 servicios en diferentes áreas: telecomunicaciones29, gas30,
servicios eléctricos31, inmobiliaria32, etc., hasta sistemas de certificación33;
hacen uso de la Marca Comunitaria.
Si bien todos los ejemplos citados corresponden a Marcas
Comunitarias Colectivas debidamente inscritas en la OAMI, su aplicación en el
mercado responde a diversas implicaciones y alcances como marcas de
Certificación y marcas de Garantía, lo que se puede verificar de conformidad
con los Reglamentos de Uso de dichas marcas.
2.2. Intereses económicos perseguidos
Basta con un análisis somero de la normativa que conforma el estatuto
normativo que fundamenta la creación de la Marca Comunitaria para
comprender los intereses que se persiguen y a los que responde la
instrumentalización de esta herramienta en el mercado.
Como se indica en el considerando segundo del Reglamento 207/2009,
la intencionalidad a materializar mediante la implementación de la Marca
Comunitaria responde al establecimiento de un régimen que garantice no
falsear la competencia en el espacio económico que se crea, implementar 23 Marca VDP, Federación de Vitículas de Calidad, Alemania, registro nº 945782; 24 Marca Cítricos Valencianos, España, registro nº 1236397 25 Marca Parma, Productores de Jamón, Consorzio de Italia, registro nº 1116201; 26 Marca EQ Label de Qualite, Asesoría conductores módulos de metal, Bélgica, nº registro 3925583; 27 Marca filoscozia Centro Pro, Productos textiles, Italia, nº registro 1823210; 28 Marca Awif 2000, Artículos de Cartón y Embalaje, Suecia, nº registro 1278498. 29 Marca QUALIFIED FORUM, Servicio de Telecomunicaciones, Estados Unidos de América, nº registro 4076031 30 Marca DVGW, Asociación de Agua y Gas, Alemania, nº registro 4041158 31 Marca Intratec, Federación del Gremio Nacional de Electricidad, nº registro 1546076. 32 Marca ivd RDM VDM, Asociación De Federaciones del Consejo de Bienes Inmobiliarios, Alemania, nº registro 4039527. 33 Marca Qualital-Coil, Instituto de Certificación Industrial del Aluminio, Italia, nº registro 955120.
36
condiciones jurídicas que permitan o faciliten a las empresas desarrollar sus
actividades de fabricación y distribución de bienes o servicios a las
dimensiones de la Unión.
Teniendo un panorama geográfico establecido, se torna necesario
ubicar los intereses económicos a que responde éste tipo de Marca. La Marca
Colectiva de la Unión, como se analizará de forma pormenorizada en líneas
posteriores, responde en primera instancia a identificar o distinguir los bienes
y servicios de determinados asociados o autorizados de la “Asociación” que
es su titular, de los productos o servicios de otras empresas34.
Un primer rasgo distintivo, es que la titularidad de la MCC descansa en
una Persona Jurídica, de acuerdo a la normativa que le regula, estando
legitimados para su solicitud Asociaciones de fabricantes, productores,
prestadores de servicios o comerciantes, así como personas jurídicas de
derecho público. Cabe destacar, que esta última mención abre aún más el
panorama de los diversos sectores económicos que están facultados para la
registración de una MCC; con la enumeración realizada prácticamente ningún
sector representativo en el mercado estaría fuera de esta concepción.
En el párrafo segundo del artículo 66, que conceptualiza la MCC,
amplía la panorámica asignada o permitida a la marca individual comunitaria,
para otorgarle a la MCC una mayor amplitud a la hora de los signos que la
puedan conformar. En este sentido establece, que la prohibición contenida en
el artículo 7, apartado 1 inciso c35; no aplica para este tipo de marca; siendo
posible que conforme el objeto a registrar bajo esta modalidad los signos o
indicaciones que puedan o tengan finalidad en el comercio para señalar la
procedencia geográfica de los productos y servicios. 34 Título VIII sobre Marcas Comunitarias Colectivas, Artículo 66 Marcas Comunitarias Colectivas, Reglamento CE 207/2009, del Consejo, sobre la Marca Comunitaria. 35 Dicho cita legal indica que: “ 1. Se denegará el registro de : c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;”
37
La MCC así conceptualiza y determinada por el marco legal que le da
origen, responde entonces a identificar los productos y servicios ofrecidos por
una serie de personas –físicas o jurídicas- que son miembros de una
Asociación determinada; frente los demás bienes y servicios de las otras
empresas, siendo posible incluso identificar su origen geográfico mediante
esta herramienta, o a la inversa; utilizando también el origen geográfico como
elemento coadyuvante en la distintividad perseguida por el signo distintivo. Se
podría colegir de lo indicado que la MCC, ofrece un “plus” al consumidor final
en el sentido de “asegurarle” que los productos o servicios identificados con
esta marca acompañante, se ajustan a las características específicas que
determinan su fama, ya que todos los bienes o servicios que la portan deben
responder a las exigencias establecidas en reglamento de uso de MCC36. De
esta forma, la MCC impide que los consumidores sean inducidos en error
respecto de la procedencia del bien o servicio de su preferencia.
La seguridad que otorga al consumidor final la protección de los
intereses, respecto de la peculiaridad que espera del producto o servicio
específico, conlleva necesariamente un mayor alcance de los intereses
protegidos de orden económico, ya que fortalece el desarrollo y promoción de
un producto o servicio determinado, el crecimiento económico y la confianza
en el mercado generando un mejor nivel de vida en la Comunidad.
36 Marca Cerámica de Manises, cuyo Titular es la Asociación Valenciana de Cerámica; registro nº 2897577, cuyo Reglamento de Uso establece que el signo distintivo o la marca identifica los productos fabricados por las empresas asociadas a la Titular, la Asociación Valenciana de Cerámica, los cuales deben reunir los requisitos establecidos en el Reglamento de Uso de dicha Marca. Dicho Titular representa el sector cerámico de la Comunidad Autónoma Valenciana cuya finalidad obedece a la representación, gestión y defensa de los intereses sociales y profesionales del sector cerámica. Igualmente establece en el artículo tercero de su Reglamento de Uso, que uno de sus fines es promover e impulsar el desarrollo comercial de las empresas adscritas a esta Asociación, siendo la MCC indicada una de las herramientas primordiales para la consecución de dichos fines.
38
II. REGÍMENES NACIONALES DE LA MARCA COLECTIVA EN LA UNIÓN EUROPEA
1. Antecedentes pre-comunitarios
Previo a la recepción o instauración de la Marca Comunitaria en la
Comunidad Europea –colectiva o individual-, la persona física o jurídica
contaba con dos posibilidades de proteger sus signos distintivos en esta
circunscripción geográfica, cada una de las cuales le brindaba un ámbito de
protección determinado de acuerdo al procedimiento escogido.
En primera instancia, hablamos de la vía nacional, por la cual el
derecho otorgado se circunscribe al Estado en el cual se registra el signo,
siendo que la solicitud de protección se debía realizar individualmente en
todas y cada una de las oficinas existentes al efecto, en cada uno de los
países que se quería obtener protección, con el agravante de la pérdida de la
prioridad -6 meses- a partir de la primera solicitud, lo que en principio resulta
un poco gravoso, ya que el presentar solicitudes independientes en al menos
tres países diferentes, con idiomas diferentes y procedimientos igualmente
diversos, no sólo es gravoso en términos económicos –no existía ningún tipo
de normalización para tasas- sino que el procedimiento de registro a su vez es
diferente de acuerdo a cada legislación interna: inicio de procedimientos
diferentes en cada uno de los países de interés de acuerdo a su propia
normativa con una prioridad definida.
O bien la vía internacional, mediante el Protocolo y/o Arreglo de Madrid.
Por esta vía, el interesado al optar por una solicitud de marca internacional
obtiene un haz de marcas con efectos en cada uno de los países que éste
designe en su solicitud37, en caso de que alguna de las partes contratantes –
37 02.07 Las solicitudes de registro internacional deben presentarse a la Oficina Internacional a través de la Oficina de origen. Si la solicitud internacional cumple con los
39
Estados designados en la solicitud- no deniegue dicha protección, obteniendo
efectos idénticos a los de un registro nacional.
Si bien esta última vía presenta características importantes similares a
la de la Marca Comunitaria, mediante un único depósito ante la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual38 –en adelante OMPI-, debe previamente
estar registrada o presentada la solicitud de dicha marca en la Oficina de su
país de origen –dependiendo si la solicitud de Marca Internacional se basa en
el Arreglo o el Protocolo respectivamente-; en forma lamentable el Arreglo de
Madrid no encontró el consenso esperado39.
En una visión general del procedimiento internacional se puede decir
que en éste se interrelacionan tres grandes actores, por una parte la Oficina
de origen, quien en primera instancia recibe la solicitud de registro
internacional, quien le va a dar fecha de recepción, normalmente va a ser la
fecha de registro internacional porque la Oficina de origen tiene que transmitir
la solicitud a la OMPI en dos meses a partir de la recepción de la solicitud, en
caso de que sea después de este plazo, la fecha de solicitud internacional
será la fecha de recepción de la OMPI. Esta oficina tiene que verificar que el
titular es el mismo, la marca es la misma y la clase es la misma tanto en la
requisitos exigibles, la marca se inscribe en el Registro Internacional y se publica en la Gaceta de la OMPI de las Marcas Internacionales.
02.08 La Oficina Internacional notifica a cada Parte Contratante en la que se haya solicitado protección, en la solicitud internacional o posteriormente. A partir de la fecha del registro internacional o de la designación posterior, la protección de la marca en cada una de las Partes Contratantes designadas tendrá el mismo valor que si dicha marca se hubiera depositado directamente en la Oficina de esas Partes Contratantes. Cada Parte Contratante designada tiene derecho a denegar la protección dentro del plazo indicado en el Arreglo o el Protocolo. Si dicha denegación no se notifica a la Oficina Internacional dentro del plazo previsto, la protección de la marca en cada Parte Contratante designada tendrá el mismo valor que si se hubiera registrado en la Oficina de dicha Parte Contratante. Una Parte Contratante dispone generalmente de 12 meses para notificar una denegación. Sin embargo, en virtud del Protocolo, una Parte Contratante puede declarar que este plazo será de 18 meses (con posibilidad de prolongación si la denegación se basa en una oposición). Fuente: http://www.wipo.int/madrid/es/guide/guide_part_a.html#P3_69 38 OMPI o WIPO por sus siglas en inglés “Word Intellectual Property Organization”. 39 Baz, Miguel A., “El Derecho de Marca desde una perspectiva Histórica”, Homenaje a A. de Elzaburu, Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual, AIPPI, Barcelona, 2009. p. 114.
40
solicitud presentada en la oficina de origen como en la internacional, siendo
posible luego el reducir o modular la lista de clases por cada país designado.
Una vez enviada la solicitud a su sede en Ginebra, la OMPI efectúa un
examen de forma determinada por el reglamento común, este procedimiento
implica formalidades únicas, lo que genera que cada uno de los países
designados en la solicitud internacional no estén facultados para realizar otra
vez el examen de forma, de acuerdo a su legislación; la forma es única e
incluye la clasificación. Si se concluye el examen de forma se emite el registro
internacional y se traduce publicándose en la gaceta de la OMPI de marcas
internacionales.
Posteriormente, la ficina de cada parte contratante designada puede
volver a publicar con el objeto de publicitar el registro en su territorio pero no
cobrar por ello; por último, una vez notificado el registro internacional cada
oficina designada inicia el examen de fondo de acuerdo a su normativa
nacional, no aplica el arreglo ni el protocolo, sólo su normativa interna, si tiene
periodo de oposiciones el registro internacional estará sujeto a éstas, si bien,
el procedimiento estará centralizado en la OMPI.
Esta vía, presenta ventajas frente a la vía nacional en el supuesto de
que el interés sea solicitar protección en más de un país, no obstante no
resuelve de forma definitiva el inconveniente de enfrentar diversos
procedimientos con el objeto de garantizarse la protección de su marca en
varios países a la vez.
El carácter unitario del procedimiento de registro no se logra obtener
por esta vía, por lo que resulta necesario el implementar el medio unitario a
través del cual se logre esta finalidad.
41
2. Regímenes nacionales de la Marca Colectiva en la Unión Europea
Es necesario establecer la panorámica normativa relativa a la
procedencia y reconocimiento de la Marca Colectiva en los diferentes ámbitos
jurídicos nacionales de la Unión Europea, a efecto de elaborar una
apreciación real de la viabilidad conceptual del desarrollo y aceptación de la
Marca Comunitaria Colectiva en cada uno de los países de la Unión Europea.
Bajo estos supuestos se realizará un acercamiento a la apreciación normativa
y conceptual de la Marca Colectiva desde cada una de las legislaciones
nacionales de países determinados, por el efecto o injerencia que sus
normativas han tenido en la construcción del instituto jurídico comunitario y
cómo se generó dicho concepto que es el que se instauró en la Unión
mediante el Reglamento 40/94 como antecedente del 207/1009 que rige
actualmente.
Se toma como fundamento el derecho nacional español, dado que es
una de las legislaciones que más ha desarrollado la normativa atinente a la
Marca Colectiva y a su homónima –por ser una especie dentro del género
colectiva-, de la Marca de Garantía; sobre todo, con base en el desarrollo
cronológico de la construcción de la Marca Comunitaria Colectiva que se
puntualiza en el Capítulo Segundo de este trabajo.
Respecto del Derecho comparado, se establece el análisis de
legislaciones puntuales, bajo el criterio de ser las legislaciones que más han
influenciado en la construcción de la Marca Comunitaria Colectiva, por ser los
países que dieron origen a la Comunidad Europea, a partir de 195740.
40 Ver Tabla de Adhesión a la UE. Anexo 1.
42
2.1. Derecho Español
Ante la gama de legislaciones que conforman la Unión Europea, y dada
la trascendencia en la presente investigación de la normativa Española por su
especificidad respecto de la claridad y pormenorización del tratamiento de las
Marcas Colectivas y las Marcas de Garantía, ha sido menester tomar como
base su normativa, a efecto de confrontar las diversas regulaciones y su
tratamiento con el objeto de analizar el producto generado en la
reglamentación Comunitaria.
La Ley de Marcas 17/2001, del 7 de diciembre del 2001, establece en
su Título VII, Capítulos I y II respectivamente, lo relativo a las Marcas
Colectivas y Marcas de Garantía. Si bien al establecer el tratamiento de
ambas Marcas dentro del mismo Título, se presume que ambas comparten
características comunes, cada uno de los capítulos indicados comprende en
detalle las apreciaciones conceptuales y jurídicas de los alcances individuales
de ambas marcas, y de éstas frente a las marcas individuales.
Esta normativa realiza una determinación conceptual de cada una de
las marcas:
Marca Colectiva: “…Se entiende por marca colectiva todo signo susceptible de representación gráfica, de los comprendidos en el apartado 2 del artículo 4, que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas….” 41
Marca de Garantía: “…Se entiende por marca de garantía todo signo susceptible de representación gráfica, de los expresados en el artículo 4.2, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico,
41 Artículo 62, apartado 1.
43
condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio….” 42
Se evidencia una apreciación concreta de cada una las marcas
mencionadas, y sus alcances. Sin embargo, ambas marcas gozan de un
elemento básico que a la vez les califica como signos distintivos, que al final
es el objeto último de estos signos, alcanzar o generar la distintividad o
reconocimiento de los productos y servicios de quien los implementa para ello.
Titularidad.
Marca Colectiva
Es clara la normativa, al puntualizar que el titular de una marca
colectiva será una Asociación, entendiéndose por ésta, una persona jurídica
que se encuentra conformada por una pluralidad de personas, sea física o
jurídica. El solicitante y eventual titular, deberá cumplir la condición de tener
una representatividad determinada expresamente por la normativa, sea esta
asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de
servicios con capacidad jurídica; de ahí se infiere que no podrán optar
asociaciones de hecho, en el tanto no gocen de la capacidad requerida; y
amplía la condición a las personas jurídicas de Derecho Público.
Marca de Garantía
La Titularidad a la que hace referencia el apartado primero del artículo
68, no determina ninguna condición especial como sí lo hace para su
homónima la Marca Colectiva; si bien es clara al fijar una prohibición expresa
respecto de la utilización de la marca: “…No podrán solicitar marcas de
garantía quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o
similares a aquéllos para los que fuera a registrarse la citada marca…”.
42 Artículo 68, apartado 1.
44
Así, la norma expresa no hace referencia a una condición especial, lo
que permite inferir que el solicitante y eventual titular, podría ser tanto una
persona física como jurídica.
En ambas marcas se distingue entre la titularidad y el uso, para ello se
considera adecuado hacer notar la trascendencia del tema a fin de concretar
la finalidad de este tipo de herramienta comercial.
Para la Marca Colectiva, la legitimación respecto del uso, la da el ser
miembro de la Asociación Titular sin condición especial más allá de la
membresía a ésta; sin embargo para la Marca de Garantía será la adecuación
a las normas establecidas por el titular de la Marca de Garantía, indicando que
gocen de la calidad de empresas; si bien en ambas es claro que la utilización
se presume para una pluralidad de sujetos.
Alcances de la protección
Respecto de la Marca Colectiva, esta comprende una serie de
determinaciones que le facilitan el encuadre normativo conceptual requerido,
así en su articulado se norma lo referente al reglamento de uso elemento
necesario para la presentación de la solicitud, dicho Reglamento debe
responder a los requerimientos de contenido básicos para su admisión:
Datos de identificación de la asociación solicitante,
Personas autorizadas a utilizar la marca,
Condiciones de afiliación a la asociación,
Condiciones de uso de la marca,
Motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro
de la asociación y
Sanciones en que puede incurrir.
45
Se acepta el registro de una indicación de procedencia geográfica,
como Marca Colectiva, con la condición de que deberá prever que cualquier
persona, cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y
cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá hacerse miembro de
la asociación.
Precisa los supuestos de denegación de la solicitud sea por la forma y
por los mismos motivos que una marca individual y, además, cuando el
reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas
costumbres; cuando pueda inducir al público a error sobre el carácter o el
significado de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser
algo distinto de una marca colectiva. Aspecto importante ya que la claridad en
su precisión normativa permite la diferenciación de las condiciones necesarias
para su configuración y diferenciación frente a su homóloga la Marca de
Garantía y frente a la Marca Individual.
Especifica la necesidad de someter ante la Oficina Española de
Patentes y Marcas toda propuesta de modificación del reglamento de uso, a
efecto de verificar los requisitos de dicha modificación, surtiendo efectos a
partir de su inscripción en dicha Oficina.
Determina las causas de caducidad, adicionándole a las indicadas para
la marca individual las propias para éste género, cuando hubiera sido
registrada contraviniendo lo dispuesto en la normativa específica, e indicando
la posibilidad de subsanarle mediante una modificación al reglamento de uso:
Entre dichos supuestos se encuentran los siguientes,
a) Si el titular ha negado arbitrariamente el ingreso en la asociación a
una persona capacitada para ello o ha incumplido cualquier otra
disposición esencial del reglamento de uso de la marca. En el caso de
inadmisión de una persona en la asociación, el Tribunal podrá, en
46
atención a las circunstancias, abstenerse de declarar la caducidad,
condenando al titular a admitir en la asociación a la persona
arbitrariamente excluida.
b) Si el titular no ha adoptado las medidas apropiadas para impedir que
la marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento
de uso.
c) A consecuencia del uso permitido por el titular, la marca se ha hecho
susceptible de inducir al público a error en el sentido del apartado 2 del
artículo 64.
d) Se haya inscrito una modificación del reglamento de uso
contraviniendo las disposiciones del apartado 1 del artículo 65, salvo si
el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento
de uso, se ajustara a los requisitos fijados por dichas disposiciones.
En lo que respecta a la Marca de Garantía, se especifica las
características necesarias para su inscripción, establece los requerimientos
del Reglamento de Uso y las especificaciones que debe contener:
Personas autorizadas a utilizar la marca,
Características comunes de los productos o servicios que se van a
certificar,
Manera en que se verificarán estas características,
Controles y vigilancia del uso de la marca que se efectuarán,
Responsabilidades en que se pueda incurrir por el uso inadecuado de
la marca y
El canon que, en su caso, se exigirá a quienes utilicen la marca.
Indica un requerimiento adicional y específico dadas las características
de la Marca de Garantía, respecto del Reglamento de Uso previo a la
47
presentación de éste con la solicitud ante la Oficina de Patentes y Marcas;
debe tener un informe favorable por el órgano administrativo competente en
atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de
garantía se refiere, de no ser así, se denegará, la solicitud de registro de la
marca de garantía.
Respecto de la posibilidad de que la solicitud de Marca de Garantía se
conforme por una indicación de procedencia geográfica, prevé que el
reglamento incluya que cualquier persona, cuyos productos o servicios
provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el
mismo, podrá utilizar la marca.
Asimismo, la normativa española prescribe la posibilidad de que la
solicitud sea denegada bajo varios supuestos, los mismos que una marca
individual y respecto de los propios, añade los siguientes: cuando el
reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas
costumbres. Cuando pueda inducir al público a error sobre el carácter o la
significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser
algo distinto de una marca de garantía, lo cual puede subsanarse mediante
una modificación del reglamento de uso, siempre que esta se realice por el
titular de la marca de garantía y sea sometido a la Oficina Española de
Patentes y Marcas para el análisis de su procedencia. La modificación del
reglamento de uso surtirá efectos hasta su debida inscripción en la Oficina
Española de Patentes y Marcas.
La normativa incluye lo concerniente a los supuestos de nulidad de la
Marca de Garantía, en los cuales se expresan los siguientes, en adición a los
previstos para la marca individual, cuando hubiera sido registrada
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 70, salvo que el titular de la marca,
por una modificación del reglamento de uso, cumpliera las prescripciones de
los citados preceptos. En la misma forma respecto de la caducidad, establece
que se declarará la nulidad mediante sentencia firme, cuando:
48
a) El titular haya negado arbitrariamente el uso de la marca a una
persona capacitada para ello o haya incumplido cualquier otra
disposición esencial del reglamento de uso de la marca. En el caso de
denegación injustificada del uso de la marca, el Tribunal podrá, en
atención a las circunstancias, abstenerse de declarar la caducidad,
condenando al titular a autorizar el uso de la marca a la persona
arbitrariamente excluida.
b) El titular no ha adoptado las medidas apropiadas para impedir que la
marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento de
uso.
c) Como consecuencia del uso permitido por el titular, la marca se ha
hecho susceptible de inducir al público a error en el sentido del
apartado 2 del artículo 70.
d) Se haya inscrito una modificación del reglamento de uso
contraviniendo las disposiciones del apartado 1 del artículo 71, salvo si
el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento
de uso, se ajustara a los requisitos fijados por dichas disposiciones.
e) El titular ha utilizado la marca para los productos o servicios que él
mismo o una persona que esté económicamente vinculada con él
fabrique o suministre.
Finalidad del Derecho otorgado
La finalidad de la protección que se otorga para cada una de las
Marcas en estudio, difiere para cada una de ellas, respondiendo al objetivo
para el que fueron normadas.
49
Así respecto de la Marca Colectiva, su objeto responde a la finalidad de
distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de la
asociación titular de la marca, y su distinción radica respecto de los productos
o servicios de los miembros de la titular, frente a los productos o servicios de
las otras empresas fuera de la Asociación.
Para la Marca de Garantía, su finalidad es, desde la óptica particular,
más compleja ya que presupone elementos técnicos en su implementación; la
finalidad de esta marca se circunscribe a ser utilizada por una pluralidad de
empresas, bajo el control y autorización de su titular, para certificar que los
productos o servicios a los que se aplica cumplen requisitos comunes
específicos, además de y en especial que estos productos y servicios en lo
que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones
técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio
cumplen con la calidad y de la forma garantizada.
2.2. Derecho comparado
2.2.1. Italia
El Código de Derecho de la Propiedad Industrial, luego de considerar
una serie de modificaciones a leyes y reglamentos de la normativa Italiana,
establece –posterior a enumerar una serie de disposiciones generales y
principios fundamentales- el Capítulo II, que refiere a normas relativas a la
existencia, al ámbito y al ejercicio de la Propiedad Industrial, iniciando la
Sección 1 con la Marca, en su artículo 7.
En el artículo 1143, trata lo concerniente al reconocimiento de la Marca
Colectiva, hace alusión en su apartado primero a una función de garantía,
43 “Artículo 11, Marca Colectiva 1. Personas realizan la función de garantizar el origen, la naturaleza o calidad de los productos o servicios determinados, puede obtener el registro
50
respecto al origen, naturaleza o calidad de los bienes o servicios que
identifica.
Se estructura el análisis en los aspectos más relevantes para el
presente estudio:
Titularidad, respecto de la legitimación del solicitante de la Marca
Colectiva
Alcances de la protección que otorga la Marca Colectiva
Finalidad del derecho otorgado por este instituto.
Titularidad.
Su apartado 1, hace alusión a “…. I soggetti che…”, sujeto plural
indeterminado, por lo que no se puede establecer si refiere a una persona
física o jurídica o bien, a una pluralidad de éstas. Sin embargo, en el apartado
cuarto, de este artículo se hace mención a la posibilidad de que sea un ente
público su titular; en ese sentido indica: “…L'Ufficio italiano brevetti e marchi
ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche,
categorie e organi interessati o competenti…”. Siendo procedente que un ente
público gestione la inscripción de una Marca colectiva en el territorio nacional.
para el registro de marcas como las marcas colectivas, y tienen la autoridad para conceder el uso de las marcas registradas a productores o comerciantes. 2. Los reglamentos sobre el uso de las marcas colectivas, controles y sanciones, deben estar unidos, en aplicación al de registro; cambios regulatorios deben ser comunicados por los propietarios de la marca a la Oficina de Marcas y Patentes Italiana y que se incluirán en los documentos que acompañan la solicitud. 3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 se aplicarán también a las marcas colectivas extranjeras registradas en el país de origen. 4. El artículo 13, párrafo 1, una marca colectiva puede consistir en signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la procedencia geográfica de los productos o servicios. En este caso, sin embargo, la oficina italiana de patente y marca comercial podrá denegar, por motivos justificados, la registración cuando las marcas solicitadas podrían crear una situación de privilegio injustificado, o de lo contrario ser perjudicial para el desarrollo de otras iniciativas similares en la región. La Oficina de Patente y Marcas italiana tiene el derecho de preguntar acerca de la notificación de los departamentos gubernamentales, las categorías y los organismos o autoridades competentes. El registro exitoso de la marca colectiva que consiste en un nombre geográfico no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso de la marca comercial, siempre y cuando cumpla con los principios de la profesional y, por tanto, se limita a la función de indicación del origen. 5. Las marcas colectivas están sujetas a todas las demás disposiciones del presente Código que no estén en conflicto con la naturaleza de éstos.” (traducción libre)
51
Alcances de la protección
El apartado primero establece un aspecto relevante, referente a la
potestad que otorga al titular, que es la posibilidad de conceder el uso de la
Marca a fabricantes o distribuidores, “…ed hanno la facoltà di concedere l’uso
dei marchi stessi a produttori o commercianti…”, lo que establece la
factibilidad de “permitir” a un tercero no titular el uso o implementación de la
marca registrada, acorde a literalidad de la norma, a fabricantes o
comerciantes. Siendo necesario para ello adjuntar a la solicitud de registro, los
requerimientos que se establecen para optar por este permiso de uso ante la
Oficina de Patentes y Marcas, igual que las modificaciones a este reglamento
en virtud de su publicidad ante la Oficina.
Un elemento más que contempla la legislación Italiana, radica en la
posibilidad de que el lugar de origen de los productos o servicios pueda
conformar una Marca Colectiva.
Finalidad del Derecho otorgado
El fin a que responde lo establece su apartado primero, en el sentido de
expresar que la función es garantizar el origen, la naturaleza o calidad de los
bienes o servicios para los que fue registrada la marca.
Este argumento va más allá de responder al mero signo distintivo en el
sentido de “distinguir” los bienes determinados de los generados por otras
empresas, sino que puntualiza los elementos que caracterizan el producto o
servicio que protege. Importante resaltar, que la finalidad apuntada incluye la
calidad del producto o el servicio dentro de la marca colectiva.
Bajo los apuntes realizados, se podría colegir que la conceptualización
de la marca colectiva, incluye de forma implícita la función que realiza la
52
marca de garantía respecto de la calidad, sin embargo, este tipo específico de
marca no se encuentra normado en forma expresa en el cuerpo legal
analizado.
2.2.2. Francia
En la legislación francesa44 en el Capítulo V De las Marcas Colectivas
se establecen los parámetros normativos de la Marca Colectiva, sin embargo
no se precisa una diferenciación adecuada entre la marca colectiva y la marca
colectiva de certificación.
Titularidad.
El artículo 30, establece que la explotación de la marca colectiva podrá
realizarla cualquier persona que respete el reglamento de uso que
corresponde a la Marca en cuestión; sin embargo el artículo 32 apartado 1,
indica que respecto de la marca colectiva de certificación no puede ser
44 « Ley N ° 91-7 de 4 de Eero de 1991, sobre las marcas registradas, marcas comerciales o de servicio. "... TÍTULO V. MARCAS COLECTIVAS. Art. 30. - La marca se llama colectiva cuando puede ser manejado por cualquier persona que cumple con las regulaciones de uso expedido por el dueño de la solicitud. La marca de certificación colectiva se aplica al producto o servicio que tiene sobre todo en cuanto a su naturaleza, propiedades o cualidades, las características que se detallan en el reglamento. Art. 31. - Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación a las marcas colectivas sujetas a, en cuanto a las marcas de certificación colectivas, disposiciones especiales siguiente y las del artículo 32: 1. Una marca de certificación colectiva sólo podrá ser presentada por una empresa que no es ni el fabricante ni el importador ni el vendedor de bienes o servicios. 2. La presentación de una marca colectiva deberá incluir un reglamento la determinación de las condiciones que rigen el uso de la marca. 3. El uso de la marca colectiva de certificación está abierto a todas las personas, que no sean propietarias, que ofrecen productos o servicios para satisfacer las condiciones impuestas por el Reglamento. 4. La marca colectiva podrá ser objeto de cesión, prenda o cualquier medida de ejecución; Sin embargo, en caso de disolución de la corporación que posee, puede ser transferida a otra persona jurídica en las condiciones fijadas por decreto del Consejo de Estado. 5. La solicitud es rechazada si no cumple con las condiciones establecidas por la ley aplicable a la certificación. 6. Cuando una marca de certificación se ha utilizado y ha dejado de ser protegida por la ley, no puede, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 13 anterior, ser registrada ni utilizada en cualquier capacidad antes de un período de diez años. Art. 32. - La nulidad del registro de una marca colectiva de certificación se pueden pedir en una petición del fiscal o a solicitud de cualquier persona interesada si la marca no cumple alguno de los requisitos del presente título. La decisión de cancelación tendrá efecto absoluto. » (traducción libre)
53
solicitada por una persona jurídica que no sea fabricante, ni importador, ni
vendedor de productos o servicios.
De relevancia como elemento diferenciador se debe considerar lo
estipulado por el apartado tercero del mismo artículo, al indicar que el uso de
la marca colectiva de certificación lo podrá ejercer cualquier otra persona con
condiciones establecidas dentro del mercado, que adecuen su proceder a la
regulación contemplada en el Reglamento de Uso, que no sea su titular. Lo
que infiere que el titular como persona jurídica, no puede utilizar la marca
colectiva de certificación, más es omisa respecto de la marca colectiva pura y
simple.
Alcances de la protección
Refiere a la existencia necesaria de un Reglamento de Uso, el cual
determina las condiciones que deben respetar los que pretendan y sean
facultados para su utilización por el titular; así mismo, refiere a que la Marca
Colectiva de Certificación, responde a la determinación de caracteres
específicos respecto de la naturaleza, propiedades o cualidades, del producto
o servicio que identifique la Marca.
Finalidad del Derecho otorgado
Dotar a Personas Jurídicas de la posibilidad de facultar a productores,
comerciantes y operadores del mercado, en la utilización de una Marca
colectiva de certificación, siempre que el producto o servicio tenga en
particular características específicas contenidas en el Reglamento de Uso,
respecto de su naturaleza, propiedades o cualidades.
54
2.2.3. Alemania
La Ley45 sobre la Protección de Marcas y Otros Signos, de 25 de
octubre de 1994, modificada el 22 de diciembre del 2010, la parte 4, refiere a
45 « Parte 4. marcas colectividad § 97 marcas colectivas como las marcas colectivas se pueden registrar en el sentido del § 3 toda protección como marca, que son capaces de distinguir los productos o servicios de los miembros de la titular de la marca colectiva de los de otras empresas de su origen comercial o geográfico, manera de distinguir su calidad o sus otras propiedades. (2) En las marcas colectivas se deben aplicar las disposiciones de esta Ley, se aplicarán en cuanto esta parte no disponga otra cosa. §98 Titularidad. El Ministerio Federal de Justicia en cooperación con juris GmbH www.juris.deInhaber establece que las marcas colectivas podrán ser registradas por asociaciones sin personalidad jurídica, incluidas las confederaciones no constituidas en sociedad y las asociaciones nacionales cuyos miembros son en sí mismas asociaciones. Estas asociaciones son personas jurídicas de derecho público equiparado. § 99 Registrabilidad de las indicaciones geográficas como marcas colectivas, considerando el § 8 párr. 2 numeral 02, las marcas colectivas pueden constar de signos o indicaciones geográfoicas exclusivamente, que puedan servir en el comercio para designar el origen geográfico de los productos o servicios. § 100 Límites de Protección, Uso (1) Además de las barreras de protección, que surge del § 23, no otorga el registro de una indicación geográfica como marca colectiva a su titular el derecho de prohibir a un tercero el uso de dicha marca en el curso de operaciones comerciales, a condición de que su utilización sea conforme a la moral y no contravenga el § 127. (2) El uso de una marca colectiva por al menos una persona autorizada o por el titular de la marca colectiva se considerará que como uso en el sentido del § 26. § 101 Legitimación, daños (1) En cuanto a las normas que regulan el contexto no exija lo contrario, una persona con derecho a utilizar la marca colectiva puede reclamar en caso de infracción de una marca colectiva sólo con el consentimiento del titular. El titular de una marca colectiva puede también exigir una indemnización por los daños, éste es el autorizado para ejercer ese derecho sea por del uso no autorizado de la marca colectiva o una marca similar a la original. (1) El registro de una marca colectiva deberá ir acompañada de reglamento de uso. (2) El reglamento de uso deberá contener como mínimo: 1. nombre y la sede de la asociación, 2. el propósito y representación de la asociación, 3. Requisitos para ser miembro, 4. Información sobre el círculo de personas autorizadas a utilizar la marca personas colectivas, 5. Condiciones para el uso de la marca colectiva y 6. la información sobre los derechos y obligaciones de las partes en caso de violaciónes de la marca colectiva. (3) Si la marca colectiva se conforma de una indicación geográfica, los estatutos deben estipular que cualquier persona cuyos productos o servicios proceden de la zona geográfica correspondiente pueda utilizarla si las condiciones contenidas en el reglamento de uso de la marca colectiva corresponden, éste puede ser un miembro de la Asociación o, incluido en el círculo de personas autorizadas a utilizar la marca colectiva. (4) La verificación de las normas que regulan su uso son gratuitos para cada persona. § 103 Examen de la solicitud, la solicitud de una marca colectiva podrá ser rechazada, sino está de acuerdo con el § 37, si no cumplen con los requisitos de §§ 97, 98 y 102 o su equivalente o si el reglamento de uso fuere contrario al orden público o a las buenas costumbres, a menos que el solicitante, modifique la normativa que regula el uso de forma que el motivo de rechazo ya no exista. Este servicio se encuentra en Www.juris.de proporcionada por el Ministerio Federal de Justicia en cooperación con juris GmbH. § 104 Modificación del reglamento (1) El titular de una marca colectiva deberá notificar cualquier cambio de las normas que regulan la marca a la oficina de marcas y patentes. (2) En caso de cambio de las normas que rigen el §§ 102 y 103 mutatis mutandis. § 105 Vencimiento (1) El registro de una marca colectiva será cancelado, a excepción de los motivos mencionados en el § 49 cuando se dé la revocación por los siguientes motivos, 1. si el titular de la marca colectiva ya no existe, 2. si el titular de la marca colectiva no toma las medidas adecuadas para evitar que la marca colectiva se use inadecuadamente a los fines específicos o no sea
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las Marcas Colectivas, siendo un cuerpo normativo bastante completo en la
legislación del instituto de la Marca Colectiva. Estas marcas identifican los
productos o servicios de los miembros del titular de la marca de los productos
o servicios de otras empresas, para, así mismo, establecer que las
características identificativas se pueden avocar a la forma de producir el bien
o el servicio, su origen geográfico, su naturaleza o la calidad de los mismos.
Titularidad.
La Titularidad la establece a las Sociedades u Asociaciones,
administradas por el servicio del Ministerio Federal de Justicia; a estas
Asociaciones se les otorga los estatutos de personas jurídicas de Derecho
Público.
Esta normativa incorpora la legitimación del titular a gestionar el cobro
por daños y perjuicios generados por un mal uso de la Marca.
de conformidad con los reglamentos que le rigen, o 3. si un cambio en la reglamento de uso ha sido contrario al § 104 párr. 2 inscrito en el registro, a menos que el titular de la marca colectiva modifique el reglamento de uso de manera que ya no existe el motivo de la cancelación. (2) Cuando un uso indebido en el sentido del párrafo 1 no. 2, cuando el uso de la marca colectiva se de por personas distintas a las autorizadas o, sea posible engañar al público. (3) La solicitud de anulación en virtud del apartado 1 se presentará a la Oficina de Marcas y Patentes. El procedimiento se rige por § 54. § 106 nulidad debido a motivos de denegación absolutos, el registro de una marca colectiva es, aparte de los mencionados en el § 50 motivos de anulación a petición eliminada por nulidad si se ha registrado contraviniendo § 103. Cuando la causa de nulidad corresponda al reglamento de uso, el registro no se eliminará si el titular de la marca colectiva modifica dicho reglamento de uso para que ya no existe la causa de nulidad. » (Traducción libre).
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Alcances de la protección
Para lograr la optimización de la protección otorgada por la marca
colectiva, el cuerpo normativo de marras establece elementos mínimos que
debe contener el Reglamento de Uso para su debida inscripción; siendo
necesario que este “estatuto” acompañe la solicitud de una marca colectiva:
Nombre y sede de la Titular,
Propósito y misión de la Asociación,
Requisitos para ser miembro de la Asociación
Información sobre la forma de utilizar la marca colectiva a las
personas autorizadas – físicas o jurídicas-.
Las condiciones de la marca colectiva y
En cuanto a los derechos y obligaciones de las partes
involucradas en el caso de violaciones de la marca colectiva.
Cabe la posibilidad de registrar una indicación geográfica como una
Marca Colectiva, previendo la no exclusividad del uso de la segunda,
respecto de alguien que pueda ejercerlo legalmente.
Asimismo, especifica las causas de denegación de un registro, o de
extinción del mismo, si el titular deja de existir, si éste no ejerce la obligación
de vigilancia por el buen uso de la marca por parte de las personas
autorizadas, o bien un tercero no autorizado; regula la obligación de registrar
todas las modificaciones que sufra el estatuto que regula la marca colectiva.
Finalidad del Derecho otorgado
El derecho que otorga la marca colectiva, obedece a la facultad del
ente estatal de otorgar la concesión de una marca colectiva a aquellas
personas jurídicas cuyos miembros operen en el mercado, otorgando una
equivalencia de personas jurídicas de Derecho Público, lo que puede inferir la
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garantía implícita a los consumidores de esta característica adjudicada al
titular.
2.2.4. Dinamarca
Dinamarca posee una Ley específica de Marcas Colectivas, la cual data
del año de 199146. Ella establece una diferenciación de la marca colectiva que 46 “Ley nº 342, de 6 de junio de 1991), 1. -. (1) Una marca colectiva es una marca de
asociación o de una marca de certificación. (2) Una marca de asociación es un signo
específico que pertenece a una asociación de empresas y son utilizados o destinados a ser
utilizados por sus miembros para los bienes o servicios. (3) Una marca de certificación es un
signo específico que pertenece a una persona jurídica quien supervisa que se respeten las
normas establecidas para los productos o servicios que son utilizados o destinados a ser
utilizados para los bienes o servicios que son objeto de control o para aquellos que las
normas establecen. 2. Las normas de la Ley de Marcas se aplicarán a las marcas colectivas,
en la medida en que sean aplicables según su naturaleza, salvo disposición en contrario en
los siguientes apartados. 3. Los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para
designar el origen geográfico de los productos o servicios pueden, no obstante lo dispuesto en
el § 13 (2) (i) de la Ley de Marcas 1 Cconstituye una marca colectiva. La marca no permitirá a
su titular prohibir a terceros el uso de esos signos o indicaciones relativas al comercio,
siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales. En particular, la marca no
podrá ser invocado contra una tercera persona que tiene el derecho a utilizar una indicación
geográfica particular. 4 -. (1) Las marcas colectivas se inscribirán en el Registro de Marcas
Colectivas. (2) Las solicitudes de registro de marcas colectivas deberán contener la
información especificada en el § 12 de la Ley de Marcas y hará mención de las condiciones
establecidas para el uso de la marca. (3) Industria. Establece las disposiciones relativas a las
solicitudes, reclamos prioritarios, Cf. artículos § 18 y 19 de la Ley de Marcas, inscripciones y
supresiones de las marcas colectivas, el arreglo y mantenimiento del registro, publicación de
los registros, etc., y en relación con los honorarios para el registro y la tramitación de las
solicitudes, las tarifas por manejo, los honorarios para las copias de oficina, etc . 5. El titular
deberá notificar cualquier modificación posterior de las condiciones de uso de la marca
registrada en la Oficina de Patentes y Marcas dentro de los tres meses después de su
adopción. 6. Transferencia de una marca colectiva registrada se inscribirá en el Registro a
menos que, después de la transferencia, la marca puede inducir a error. 7 -. (1) § 25 de la Ley
de Marcas, se aplicará a las marcas colectivas con las adiciones en el párrafo (2). (2) A
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identifica como marca de Asociación o bien, una marca de certificación;
ambas son consideradas Marcas Colectivas.
Bajo la primera acepción, la marca Colectiva como Marca de
Asociación se conceptualiza como un signo específico que pertenece a una
asociación de empresas, las cuales utilizan la marca. El signo es destinado a
ser utilizado por los miembros para las mercancías o servicios que producen o
generan. La Marca colectiva como Marca de Certificación, se califica como un
signo específico que pertenece a una persona jurídica, quien da la supervisión
y establece las normas para los productos o servicio a que esté destinada,
mismos que son objeto de vigilancia bajo la normativa que se crea.
continuación se constituirá también su uso de acuerdo con el § 25 (1) de la Ley de Marcas: (i)
el uso de una marca de asociación por al menos una empresa que tiene derecho a utilizar la
marca; (Ii) el uso de una marca de certificación de al menos una empresa con el
consentimiento del propietario. . 8 El registro de una marca colectiva podrá ser revocada si: (I)
existen circunstancias que son similares a los que se señalan en el § 28 de la Ley de Marcas;
(Ii) la marca es contrario al interés público, o enmiendas (iii) el titular no ha notificado a las
condiciones de uso de la marca. 9. Los casos de violación de una marca colectiva sólo
pueden ser llevados por el titular. La parte que infringe un derecho sobre una marca colectiva
y es responsable en virtud de la Ley de Marcas será responsable de compensar la pérdida
sufrida por el titular de la marca o por las personas que tienen derecho a utilizar la marca. 11 -
. (1) La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 1992 y al mismo tiempo, la Ley de
Marcas Colectivas consolidada, no. 250, de 17 de abril de 1989, debe ser levantada. (2) Las
normas administrativas establecidas de conformidad con la Ley de Marcas Colectivas
Consolidada, cf .. apartados. El párrafo (1) permanecerá en vigor hasta que sean sustituidas
por reglamentos emitidos bajo esta Ley. (3) Para las marcas colectivas, registradas antes del
31 de diciembre de 1991, se aplicará el período de cinco años, de acuerdo con el § 7 sin. Los
párrafos. § 25 de la Ley de Marcas, no comenzará su vigencia hasta el 1 de enero de 1992.
Las aplicaciones que, en el momento de entrada en vigencia de esta Ley, no han sido
publicadas de conformidad con las disposiciones anteriores se tramitarán de acuerdo con las
disposiciones de la presente ley.13. La Ley no se aplica a las Islas Feroe y Groenlandia, pero
podrá, mediante Real Decreto extenderse a ellas con las modificaciones que considere
convenientes teniendo en cuenta la especialidad de dichas Islas.” (Traducción libre).
59
Titularidad.
La titularidad en ambos tipos de Marca Colectiva, de Asociación y de
Certificación, se atribuye la titularidad a una persona jurídica, siendo que la
utilización de la misma, en el primer caso corresponde a los miembros de la
Asociación y en el segundo, a aquellos que cumplan con los requerimientos
establecidos para los productos o servicios determinados por la marca.
Alcances de la protección
Dentro de los alcances de la protección se encuentra la implementación
de una procedencia geográfica como marca colectiva sin hacer especial
referencia a un tipo específico; en el tanto su titular no prohíba a un tercero el
uso de tales signos o indicaciones en el curso de operaciones comerciales,
siempre que este uso se realice conforme a los usos honestos en materia
industrial o comercial.
La normativa establece el registro como supuesto de existencia, por lo
que se infiere que no proceden las Marcas Colectivas de hecho; e incluye las
estipulaciones de un listado de condiciones para su uso; así como la
obligatoriedad del titular de inscribir ante el Registro cualquier modificación a
dicho pliego de condiciones.
Establece la necesidad del uso de la marca al menos por un miembro
de la persona titular, así como los supuestos de revocación de un registro de
marca colectiva.
Finalidad del Derecho otorgado
Básicamente responde al elemento medular de todo signo distintivo,
siendo el de diferenciar de los demás, los productos y servicios de las
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empresas legitimadas para su uso por el titular, así como que dichos
productos y servicios cuentan con características específicas estipuladas por
la marca de certificación.
2.2.5. Países Bajos
La normativa sobre Marcas correspondiente a los Países Bajos47, trata
las marcas Colectivas en su capítulo II, al respecto establece una serie de
47 ORDENANZA NACIONAL del 16 de diciembre de 1996, por nuevas normas en relación con el derecho de marcas ("Ordenanza Nacional de Marcas de 1995"). CAPÍTULO III Marcas Colectivas Articulo 30 Como las marcas colectivas se considerará todos los símbolos designados como tales en el momento de la presentación, y que sirven para distinguir una o más características comunes de productos o servicios procedentes de diferentes empresas que colocan la marca bajo la supervisión de la titular. Este titular no podrá utilizar la marca para productos o servicios procedentes de su propia empresa o de las empresas, en la gestión o supervisión de la que participa, ya sea de manera directa o indirecta. De las marcas colectivas, Asimismo se considerarán todos los símbolos designados como tales en el momento de la presentación, y que sirven en el tráfico económico para designar el origen geográfico de los productos. Dicha marca no da derecho a su titular a oponerse al uso por un tercero de dichos símbolos en el tráfico económico, de conformidad con las prácticas leales en el comercio y la industria; En concreto, tal marca no podrá ser invocada contra una tercera persona que tiene derecho a utilizar la denominación geográfica de que se trate. Artículo 31 A menos que se estipule lo contrario, las marcas colectivas y las marcas individuales estarán sujetos a las mismas reglas. Artículo 32 El derecho exclusivo a una marca colectiva deberá ser adquirido sólo si en el momento de la presentación, la marca va acompañada de regulaciones en cuanto a su uso y control. En caso de una presentación internacional para el registro, sin embargo, el depositante puede todavía presentar dichas normas durante un período de seis meses, contados a partir de la notificación del registro internacional mencionada en el Arreglo de Madrid en el artículo 3, párrafo cuarto. Artículo 33 Los reglamentos relativos a una marca colectiva, en cuanto al uso y control de los mismos, deberá precisar las características comunes de los productos o servicios, para la protección de los que la marca está destinada. El reglamento estipula también la forma en que el control adecuado y efectivo se ejercerá en estas características, junto con las sanciones apropiadas relativas al mismo. Artículo 34 Artículo 8, apartado c., No será de aplicación en relación con la presentación de una marca colectiva, efectuada por el anterior titular del registro de una marca colectiva concurrente o por su causahabiente. Artículo 35 Sin perjuicio de la aplicación de los artículos 10, 11 y 19, la Oficina no puede registrar la presentación de una marca colectiva si la normativa relativa a dicha marca, en cuanto a su uso y control, no se han presentado de conformidad con los términos establecido en el artículo 32. Artículo 36 Los titulares de las marcas colectivas estarán obligados a notificar a la Oficina de cualquier modificación de los reglamentos de usar y controlar, perteneciente a la marca. Dicha notificación será registrada por la Oficina. La enmienda no entrará en vigor antes de la notificación mencionada en el primer párrafo. Artículo 37 El derecho a litigar para la protección de una marca colectiva pertenecerán exclusivamente al titular de dicha marca. Las regulaciones en cuanto a uso y control, sin embargo, podrán conceder a las personas, a las que se ha concedido el uso de la marca, el derecho de instituir una reclamación conjuntamente con el titular, o para unirse o intervenir en cualquier procedimiento iniciado por o en contra del titular. Las regulaciones en cuanto a uso y control también pueden estipular
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determinaciones en la regulación de este tipo de marca, si bien omite toda
referencia a la marca de certificación.
Titularidad.
Acorde a lo que indica el artículo 30, se prohíbe en forma expresa que
el titular utilice la marca colectiva para designar sus bienes o servicios; éste
tiene como función verificar el uso de la marca ejerciendo una supervisión
sobre los productos o servicios a los cuales se le asigna la Marca Colectiva.
Es el titular el que otorga el derecho de uso, será el legitimado para la
supervisión de su uso, y para iniciar las gestiones frente a una infracción o
lesión al derecho por un tercero. Si bien no establece ningún requerimiento
para el Titular, éste podría ser una persona física o jurídica, sin embargo al
referirse a los habilitados para uso de la marca por el titular, refiere
específicamente a empresas.
Alcances de la protección
El derecho exclusivo que se adquiere mediante la marca colectiva, sólo
procede por la presentación de registro de la marca, por lo que se infiere que
que el titular, actuando solo, puede proteger los intereses especiales de los usuarios de la marca, y pueden incluir en su demanda por daños y perjuicios de cualquier pérdida especial sufrida por una o más de ellos. Artículo 38 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25, cualquier parte interesada, incluido el Ministerio Público, podrá invocar la nulidad del derecho a una marca colectiva, si el titular utiliza la marca en contravención de lo estipulado en el artículo 30, párrafo segundo, o está de acuerdo con cualquier uso en contravención de lo establecido en la normativa sobre el uso y control, o tolera tal uso. El Ministerio Público podrá invocar la nulidad de la presentación de una marca colectiva si los reglamentos de uso y de control debe estar en contravención del orden público, o si dichos reglamentos no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 33. El Ministerio Público podrá igualmente invocar la nulidad de las modificaciones de la normativa en cuanto al uso y control, si el mismo son contrarios al orden público o a las disposiciones del artículo 30, o si dichas modificaciones deben conducir a un deterioro de las garantías ofrecidas al público bajo el reglamento. Artículo 39 Las marcas colectivas que han caducado, han anulado o han sido cancelados, como también las relacionadas con lo cual alguna renovación ha tenido lugar, y sin la restauración que se refiere el artículo 34 se ha hecho, no será capaz de ser utilizado bajo cualquier circunstancia durante los tres años siguientes a la fecha de la inscripción de la caducidad, nulidad, cancelación o de la expiración de la validez del registro no renovado, excepto por la parte que es capaz de invocar un mayor derecho a una marca individual concurrente. (Traducción libre)
62
no tienen cabida las marcas colectivas de hecho. Siendo necesario adjuntar a
la solicitud en el momento de la presentación, la normativa en cuanto a su uso
y control. En otras legislaciones lo llaman el Reglamento de Uso o estatuto de
la Marca.
El Reglamento de la Marca Colectiva registrada deberá contener las
características comunes de los bienes o servicios para los que se destina la
marca. Se estipula que las modificaciones a dicha reglamentación no surtirá
efecto hasta tanto no se haya registrado la modificación establecida. El
Reglamento debe contener las sanciones con relación a las posibles
infracciones de los usuarios autorizados, así como el procedimiento para ello.
Finalidad del Derecho otorgado
El objeto a que responde esta Marca, es la de todo signo distintivo
respecto de características específicas de los productos o servicios, y dado
que a la vez se permite que sea una indicación geográfica, también incluiría la
indicación de origen tanto empresarial como geográfico de los bienes o
productos que sean identificados por la Marca Colectiva.
2.2.6. Reino Unido
La normativa específica del Reino Unido para las Marcas Colectivas48
se conforma de dos artículos específicos, uno el 49 referido a las marcas
colectivas y el 50 a las marcas de certificación; ambos remiten a los anexos 1
48 Ley de Marcas de 1994, CAPÍTULO 26 Las marcas colectivas. 49.- (1) Una marca colectiva es una marca para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que es el titular de la marca de los de otras empresas. (2) Las disposiciones de esta Ley son aplicables a las marcas colectivas sujetas a las disposiciones del Anexo 1. Las marcas de certificación. 50.- (1) Una marca de certificación es una marca que indica que los bienes o servicios en relación con los que se utiliza son certificados por el titular de la marca en relación con el origen, el material, el modo de fabricación de bienes o la prestación de los servicios, calidad, exactitud u otras características. (2) Las disposiciones de esta Ley son aplicables a la certificación de marca con sujeción a las disposiciones del Anexo 2. (Traducción libre)
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y 2 en forma respectiva, en la que se establecen los pormenores de la
regulación de cada una de las modalidades.
Titularidad.
Las marcas colectivas refieren a una Asociación como titular, cuyo uso
corresponde a los miembros de la misma.
Respecto de la Marca de certificación, no realiza especificaciones,
permitiendo inferir de su articulado que también responde a una persona
jurídica que certifica las características determinadas a los productos y
servicios de los miembros que la conforman.
Alcances de la protección
Marca Colectiva:
El anexo 1 que corresponde a la pormenorización de la regulación
respecto de la Marca Colectiva, es bastante detallado al respecto, establece
que una marca colectiva podrá constar de signos o indicaciones que puedan
servir en el comercio, para designar la procedencia geográfica de los
productos o servicios, con el límite a su titular, al negársele la facultad para
prohibir el uso de los signos o indicaciones, de acuerdo con los usos honestos
en materia industrial o comercial a un tercero.
En este anexo se regula aspectos conceptuales, ya que indica que no
podrá ser registrado un signo como Marca Colectiva si el público es
susceptible de ser inducido a error en cuanto al carácter o la significación de
la marca, en particular, si es probable que genere la idea de ser algo distinto
de una marca colectiva. Establece los parámetros necesarios y la
obligatoriedad de la presentación del Reglamento de Uso de la Marca y su
inscripción en el registro, así como todas las modificaciones a éste. Los
64
elementos mínimos que debe contener el Reglamento, los motivos de
revocación de la inscripción de la marca así como las causas de caducidad
de la misma.
Marca de Certificación:
El anexo 2 establece las disposiciones que regulan esta marca,
indicando que existe prohibición de su otorgamiento si el titular lleva a cabo un
negocio que implica el suministro de bienes o servicios de la clase certificada.
La Marca no puede inducir a error respecto de su conceptualización ante el
consumidor, ello en el sentido de que el consumidor sea inducido a error en
cuanto al carácter o la significación de la marca, en particular si es probable
que genere el concepto de ser algo distinto de una marca de certificación.
Dicha normativa establece la obligatoriedad de presentar un
Reglamento de uso, con las especificaciones mínimas referentes a quién está
autorizado para utilizar la marca, las características para ser certificados por la
marca, procedimiento de certificación para probar las características y
supervisar el uso de la marca, los honorarios requeridos en relación con la
operación de la marca y los procedimientos para resolver disputas.
Finalidad del Derecho otorgado
La finalidad del derecho responde a distinguir, en la Marca Colectiva,
los productos o servicios de los miembros de la asociación, que es el titular de
la marca, de los de otras empresas. Respecto de la Marca de certificación,
indicar que los bienes o servicios en relación con los que se utiliza, son
certificados por el titular de la marca en materia de origen, material, modo de
fabricación de bienes o prestación de servicios, la calidad, la precisión u otras
características que se indiquen en forma expresa.
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3. Construcción de la Marca Comunitaria Colectiva
La marca comunitaria pretende dar una solución al planteamiento
general de un registro unitario, por el cual se permita acceder, mediante un
único procedimiento de registro a la protección de este signo distintivo, en
particular en la generalidad de los territorios que componen el conjunto de la
Comunidad Europea49. Asimismo, el poder alcanzar este objeto abre la
posibilidad de obtener una serie de ventajas en varios ámbitos como lo es en
la organización de la empresa, una reducción sensible de costes, así como un
derecho reforzado frente al derecho otorgado por una marca nacional o el
internacional50.
A partir de 1952, con la Comunidad Europea del Acero y el Carbón
(CECA)51, organismo supranacional europeo que controlaba los sectores del
carbón y del acero de los países miembros, en ese entonces seis miembros:
Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Italia y los Países Bajos, se hacen
evidentes las ventajas que genera un mercado común a nivel europeo, lo que
se intenta construir con la incorporación de otros tratados posteriores que
regulan otros sectores de dicho mercado.
49 RMC 40/94 Artículo 1: Marca comunitaria 1. (…) 2. La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Salvo disposición contraria del presente Reglamento, producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad. 50 En este sentido véase Casado Cerviño, Alberto, El Sistema Comunitario de Marcas: Normas, Jurisprudencia y Práctica, Editorial Lex Nova, Valladolid, 2000., pp.58-59. 51 El 18 de abril de 1951 se firmó en París el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que entró en vigor el 23 de julio de 1952 por un periodo limitado de 50 años. El Tratado expiró el 23 de julio de 2002. El Tratado contemplaba un mercado común para el mineral de hierro, la chatarra y el acero, el cual entró en vigor al 1º de febrero para los dos primeros elementos y el 1 de mayo para el acero, 1953. Su objetivo básico fue contribuir a la expansión económica, al desarrollo del empleo y a la mejora del nivel de vida, de acuerdo al artículo 2 del Tratado; siendo que las instituciones creadas por él, velarían por el abastecimiento regular del mercado común lo cual garantizaría a los miembros un acceso equitativo a los medios de producción, el establecimiento de los precios más bajos y la mejora de las condiciones laborales. Fuente: http://europa.eu/scadplus/treaties/ecsc_es.htm
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Sentados los cimientos del mercado común, con el desarrollo de los
intercambios internacionales y la modernización de la producción gestada por
la CECA, así como la instauración de la libre circulación de productos sin
derechos de aduanas ni impuestos, y constituir garantías respecto de medidas
frente a prácticas discriminatorias y prácticas restrictivas en el mercado, se
dan las bases para que en 1957, se firme el Tratado de Roma por el cual se
establece la Comunidad Económica Europea52.
Este Tratado regulaba básicamente dos aspectos específicos: Una
Política Agrícola Común (PAC) por la que se estableció la libre circulación de
los productos agrícolas dentro de la CEE y la Unión Aduanera que dio origen
al "Mercado común", mediante el cual gracias a un periodo transitorio pactado
de 12 años, deberían desaparecer totalmente las barreras arancelarias entre
los Estados miembros. Con las bases anteriores, tanto el comercio interior
como la producción de la Comunidad se incrementaron considerablemente.
La evolución de la CEE generó la incorporación paulatina de otros
países hasta dar lugar a lo que hoy se conoce como la Unión Europea53, así a
partir de seis miembros iniciales, Alemania, Francia, Luxemburgo, Italia,
Bélgica y los Países Bajos; en 1973 ingresaron a la Unión, Dinamarca, Irlanda
y Reino Unido; en 1981 se incorpora Grecia; en 1986 forman parte España y
Portugal; en 1995 se integran Austria, Finlandia y Suecia; en el 2004 se
incorporan Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,
Malta, Polonia y República Checa; en el 2007 se suman Bulgaria y Rumania,
como última incorporación Croacia en el 2013, países que conforman a la
fecha un Mercado Común de 28 países54.
52 Actualmente en vigor con el nombre de Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, es junto con el Tratado de la Unión Europea uno de los dos textos fundamentales de las instituciones europeas. Se firma en Roma el 25 de marzo de 1957 y entra en vigor el 1 de enero de 1958. 53 El Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. El Tratado de Maastricht cambió el nombre de "Comunidad Económica Europea" por el más simple de "Comunidad Europea". 54 De acuerdo a la última actualización. Fuente: http://europa.eu/abc/european_countries/others/index_es.htm
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En el artículo 2 del Tratado CEE se establece que la Comunidad,
deberá promover mediante el establecimiento del mercado común y la
aproximación progresiva de las políticas de los Estados miembros, un
desarrollo armonioso de las actividades económicas, así como un desarrollo
continuo y equilibrado, mayor estabilidad y una cohesión de las relaciones
entre los Estados miembros; la propuesta se fundamenta en cuatro libertades
básicas: la libre circulación de personas, de servicios, de mercancías y por
supuesto de capitales. Estas cuatro libertades se entrelazan en un espacio
económico unificado que pretende instaurar la libre competencia entre las
empresas, creando así la necesidad de una aproximación de las condiciones
del comercio, mediante las cuales personas físicas y jurídicas puedan optar
por una normalización respecto de sus derechos y deberes, generando el
fortalecimiento de la interrelación entre oferta y demanda un mercado de
bienes y servicios unitario.
Es de radical importancia para la realidad económica el instituto
marcario como vehículo que hace efectiva la transparencia del mercado, así lo
indica David Gómez Sánchez55, éste constituye para el empresario, un
mecanismo de diferenciación de su producto y/o servicio en el mercado con el
objeto de lograr un vínculo con el consumidor lo cual se materializa a través
de cuatro funciones básicas: la función indicadora de la procedencia
empresarial, la función indicadora de la calidad, la función condensadora del
woodwill o reputación y por último, pero no menos importante, la función
publicitaria, mismas que se desarrollaron en líneas precedentes.
En un mercado plurinacional como el que existe actualmente, los
sistemas nacionales de protección marcaria pueden poner serios obstáculos
al interés de una empresa de comercializar sus productos o distribuir sus
servicios en varios países utilizando una misma marca56; el enfrentar procesos
55 Gómez Sánchez, David. La infracción de la Marca Comunitaria. Problemas de coexistencia con los derechos nacionales, Marcial Pons, Madrid, 2011, p. 38. 56 Andema, Protección penal, competencia desleal y tribunales de marcas comunitarios (VI jornadas sobre marcas), Escuela Judicial, Consejo General del Poder Judicial, 19, Madrid, p. 257.
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de registro diferentes para lograr la protección marcaria en cada uno de los
países que se pretenda incursionar, es desmotivante para los empresarios
que no cuentan con los recursos suficientes para ello; siendo necesarios la
unificación del derecho cuyo efecto sea la uniformidad de la protección con
mayor amplitud geográfica.
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CAPÍTULO II.
ELABORACION NORMATIVA DE LA MARCA COLECTIVA DE LA UNIÓN EUROPEA
I. PROPUESTAS DE ARMONIZACIÓN DE LOS ORDENAMIENTOS NACIONALES EN LA LEGISLACIÓN MARCARIA EUROPEA
1. Introducción
Con el auge de la actividad económica por parte de las empresas,
surge como una necesidad conquistar cuotas de mercado, siendo para ello
indispensable, posicionar los productos y servicios propios así como la imagen
de la propia empresa para distinguirse en el mercado; por ello, la marca como
signo distintivo cobra mayor importancia dentro de esta consolidación.
La marca como instrumento posibilita el desarrollo económico,
favoreciendo las condiciones del mercado: incrementando la demanda y con
ello la ampliación y diversificación de la oferta de bienes y servicios57. En
virtud de ello, resulta necesario a nivel comunitario normalizar las
legislaciones con el objeto de que las mismas no resulten más o menos
gravosas en los diferentes aspectos de protección en cada uno de los países
miembros.
El Consejo Europeo, consciente de la necesidad de construir una
normativa unitaria en la regulación de la Marca inicia el camino a ello, con lo
cual propone una primera directiva del Consejo relativa a la aproximación de
legislaciones de los Estados miembros sobre Marcas58. La cual, a su vez,
mediante un cuerpo normativo de 19 artículos establece parámetros generales
57 Martín Mateo, Ramón y Díez Sánchez, Juan José, La Marca Comunitaria. Derecho Público, Editorial Trivium S.A., Madrid, 1996, p. 32. 58 Documento COM/80/635/Final.
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de regulación culminando con la Propuesta del Reglamento CEE sobre la
Marca Comunitaria59.
Esta propuesta, establece la situación que circunda a las marcas en los
Estados miembros, ya que siendo consciente de las disparidades existentes
en cuanto al procedimiento de registro, derechos otorgados, ámbito de
protección, concepto, entre otros, y dado que esta situación incide
directamente en el establecimiento del mercado, esta propuesta parte de la
premisa de que no es necesario en ese momento una aproximación total en
materia de marcas limitándola tan sólo a aquellas disposiciones nacionales
que tuviesen incidencia directa en la circulación de productos y servicios; así
indica la citada propuesta “….En la actualidad, no parece necesario hacer una
aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia
de marcas. Es suficiente con que se armonicen las disposiciones nacionales
del impacto más directo sobre la libre circulación de bienes y servicios…60”
La propuesta en estudio expone la intención de que la aproximación de
legislaciones, tiene por finalidad la normalización en aspectos como la validez
de la adquisición del registro, la conservación del derecho otorgado y que las
condiciones en que se enmarcan ambos, sean las mismas en todos los
Estados miembros; esto sería una primera fase, pues también plantea la
posibilidad de integrar posteriormente otras normativas más concretas con la
finalidad de solucionar los conflictos que se planteen de acuerdo a la
evolución del grado de integración logrado.
“La réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement suppose que la validité l’acquisition et de la conservation du droit sur la marque soit en
59 Si bien el Prof. Fernández-Novoa, en su obra El Sistema Comunitario de Marcas, establece como inicio del proceso de creación de una Marca Comunitaria, en el año de 1957. basándose para ello en un trabajo publicado en 1989 de Von Muehlendahl, quién lo sitúa después del tratado fundacional de 1956. 60 “...Il n’apparaît pas nécessaire actuellement de procéder a un rapprochement total des législations des Etats membres en matière de marques. Il est suffisant de limiter le rapprochement aux dispositions nationales ayant l’incidence la plus directe sur la libre circulation des produits et des services...” (Traduccipon libre) Propuesta COM 80/635/Final, párrafo segundo.
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principe subordonne, dans tous les Etats membres, aux mêmes conditions61”
2. Propuesta de Primera Directiva del Consejo relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre Marcas, 1980
En su artículo primero, la primera propuesta de Directiva establece su
ámbito de aplicación indicando que se contemplan dentro de ella las marcas
de productos o servicios, las individuales, colectivas o de garantía que se
encuentren registradas en un Estado miembro o bien sea una marca
internacional con efectos en un Estado miembro62.
Una vez establecido el ámbito de aplicación sienta, a través de su
articulado, los parámetros de normalización necesarios, a efectos de lograr
esa uniformidad pretendida; a los efectos de este trabajo interesa destacar la
premisa que establece el artículo 3 de la propuesta de Directiva respecto del
derecho que otorga el registro de una marca, dicho precepto indica que el
derecho otorgado es ‘exclusivo’, por lo que su titular tendrá el derecho a
prohibir a un tercero el uso del signo sin su consentimiento, además reconoce
el derecho de los Estados a determinar el procedimiento y la reparación del
perjuicio generado por una lesión al derecho otorgado por la marca63.
61 “La realización de los objetivos perseguidos por la aproximación supone la valides de la adquisición y preservación de los derechos de la marca siendo, en principio, subordinados en todos los Estados miembros a las mismas condiciones.” (Traducción libre) 62 Artículo primero: La presente Directiva se aplica a los produtos o servicios, de marcas individuales, colectivas o de garantía, que estén inscritas en un Estado miembro o que hayan estado en un Estado miembro o hayan sido objeto de una registro internacional con efectos en un Estado miembro. (Traducción libre) 63 Artículo 3: 1. La marca confiere a su titular un derecho exclusivo. Este derecho permite que la prohibición a cualquier terceiro del uso en el tráfico económico, sin haber dado su consentimiento, si se utiliza un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios idénticos o similares a los protegidos, generadno un grave riesgo de confusión en la mente del público. 2. Puede, en particular, prohibir si se cumplen las condiciones del apartado 1, los siguientes tipos de uso: a) poner el signo en los productos o en sus envases; b) el producto en el mercado o la prestación de servicios con el signo; c) el uso del signo en cartas comerciales y facturas.
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Queda latente que no todos los Estados miembros reconocen el
derecho otorgado por una marca colectiva, aunado a ello, en la propuesta en
análisis, el Consejo no muestra un interés por variar esta situación, ya que
menciona la Marca Colectiva como uno de los signos a que va dirigida la
legislación planteada reconociendo su existencia, pero deja expresamente a
los Estados miembros la opción de ampliar las causas por las cuales se
rechacen o anulen las solicitudes de este tipo de Marca64 65.
Es fácil concluir que este tipo de marcas –colectivas y de garantía- no
eran elementos esenciales de normalización66.
3. Dictamen del Comité Económico y Social, C 310/22, de septiembre de 1981.
En el Dictamen del Comité Económico y Social, éste se manifiesta a
favor de la iniciativa propuesta por la Comisión, considerando que la
propuesta de un mercado comunitario interior que suponga la libre circulación
de mercancías y de servicios, conlleva necesariamente a la creación de un
derecho comunitario de marcas como elemento esencial, para alcanzar dicho
objetivo; por lo que realiza varias observaciones referentes a la propuesta de
Directiva.
3. Los Estados miembros determinarán las condiciones en que se puede obtener indemnización por los daños causados por los actos a que se refiere el apartado 1 y las reglas de procedimiento aplicables. (Traducción libre) 64 Artículo 16 : Sin perjuicio del artículo 8, los Estados miembros cuya legislación autoriza la presentación de las marcas colectivas o marcas de certificación podrán disponer que dichas marcas no invalidará el registro o por razones distintas de las contempladas en los artículos 2 y 14 , en la medida que la función de dichas marcas así lo exija. (Traducción libre) 65 Así lo expone la Profesora Rita Largo Gil al indicar que pese a la intencionalidad de la Primer Directiva sobre Marca Comunitaria y su transposición a las normativas nacionales aún existen disparidades para el tratamiento de este tipo de marcas en cuestión. Largo Gil, R. Las Marcas Colectivas y las Marcas de Garantía, 2da. Ed., Aranzadi, Navarra, 2006, p. 76. 66 Véase al respecto Largo Gil, R., en Comentarios a los Reglamentos sobre Marca Comunitaria, Obra coordinada por Alberto Casado Cerviño y María Luisa Llobregat, Editorial La Ley y Actualidad, 2000, p. 613.
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Sugiere algunas observaciones a considerar respecto del articulado de
la Directiva sin mayor relevancia para la marca colectiva, tan sólo
tangencialmente pues como signo distintivo y figura dentro del ámbito de
acción establecido para la primera directiva, los efectos generados serán de
aplicación a todas sus modificaciones, pero no se realiza ninguna observación
que en forma expresa refiera únicamente a la Marca Comunitaria Colectiva.
4. Resolución del Parlamento Europeo sobre la proposición de la Comisión Europea al Consejo relativa a una primera directiva de acercamiento de las legislaciones sobre Marca, 1983, C 307/66
La resolución del Parlamento versa sobre la procedencia de las
iniciativas de la Comisión y el Consejo en relación a la creación de la marca
comunitaria, pero no hace mención expresa a la Marca Comunitaria Colectiva,
lo que implica que los aspectos contemplados en la primera propuesta de
Directiva se mantengan incólumes.
Es importante resaltar la posición que expresa el Parlamento ante dicha
propuesta de Directiva, ya que se muestra a favor de la creación de una
marca con valor reconocido en todo el territorio de la Comunidad, cuya
existencia sea paralela a las legislaciones nacionales, lo que manifiesta, es
indispensable para lograr el objetivo último de un verdadero mercado común
de bienes y servicios de marca67.
67 Ítem 5 de la resolución.
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5. Propuesta modificada de la Primera Directiva del Consejo de acercamiento de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, 1985
En esta propuesta se incluyen las observaciones realizadas tanto por el
Parlamento como por el Comité Económico y Social, dando lugar a un nuevo
texto normativo, el cual no presenta mayores novedades respecto de la Marca
Comunitaria Colectiva.
Las modificaciones realizadas obedecen sobre todo, al logro de mayor
claridad y puntualización en la norma que se pretende regular con el artículo
que se modifica, así respecto del artículo primero se realiza una variación
terminológica en pro del objetivo propuesto, sustituyendo la frase ‘que son
solicitadas’ por la frase ‘que han sido objeto de un registro o en una solicitud
de registro’ con relación a la marca comunitaria; sin embargo el ámbito de
aplicación de la propuesta de Primera Directiva no se ve alterado,
estableciendo que se aplica a las marcas de productos o servicios,
individuales, colectivas o de garantía.
El artículo 16 se mantiene incólume, generando así que dicha
propuesta adolezca aún de mayor efectividad para con la marca colectiva.
6. Primera Directiva del Consejo 89/104/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas
La primera Directiva del Consejo relativa a la aproximación de
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas publicada en
1989, mantiene básicamente las mismas consideraciones de su propuesta
anterior en lo que refiere a la Marca Colectiva; tres de sus artículos hacen
referencia expresa a la Marca Colectiva Comunitaria:
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- El artículo 4 inciso d), que refiere a “Otras causas de denegación o de
nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores”, establece que será
denegado el registro de marca comunitaria cuyo signo sea idéntico o similar a
una marca colectiva anterior, ofreciéndole esta protección hasta un margen de
tres años posteriores a la expiración de la misma; establece con ello que no
procederá el registro de una marca comunitaria que pueda crear confusión
con una marca nacional existente –lo que se puede inferir lógicamente-, o bien
que haya expirado en un periodo inferior a 3 años anteriores a la fecha de
solicitud de la marca comunitaria68.
- En el punto 3 del artículo 1069 de la Directiva en estudio, referente al
uso de la marca, menciona que el uso realizado por cualquier persona
autorizado por el titular de la Marca Colectiva cumplirá con el requisito de uso
establecido por la normativa en la materia, toda vez que el titular de este tipo
de marcas –en principio- no puede utilizar la misma en el sentido del titular de
una marca individual; esta última frase del inciso en análisis no es del todo
entendible, al indicar que “…se considerará como uso hecho por el titular.”
En este sentido, tomando en consideración que es uno de los primeros
pasos para normar la materia en forma homogenizada, llama la atención la
poca precisión a la hora de redactarle, el régimen de las marcas colectivas
frente a las marcas individuales –entre las primeras, la colectiva propiamente-
uno de los elementos diferenciadores lo es el régimen de uso; en este caso se
considera que una versión más adecuada hubiese sido el indicar que el uso
realizado por cualquier persona debidamente autorizada a ese efecto,
cumplirá el requisito de uso de la marca.
68 Directiva 89/104/CE, Artículo 4, Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores, inciso d) “…d) la marca sea idéntica o similar a una marca colectiva anterior que conceda un derecho que haya expirado dentro de un plazo máximo de tres años a la presentación de la solicitud;…” El subrayado no es del original. 69 Artículo 10, Uso de la Marca, parágrafo 3, “… El uso de la marca con consentimiento del titular o por cualquier persona autorizada para utilizar una marca colectiva o una marca de garantía o de certificación se considerará como uso hecho por el titular.” El subrayado no es del original.
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- El artículo 1570 refiere concretamente a las Marcas Colectivas en
general, tomando en consideración las colectivas específicamente, las de
garantía y las de certificación, estas dos últimas no reguladas en el
Reglamento de Marca Comunitaria de 1994.
Inciso 1. “1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, los Estados miembros cuya legislación autorice el registro de marcas colectivas, de garantía o de certificación podrán disponer que se deniegue su registro o que se declare su caducidad o nulidad por otras causas que las previstas en los artículos 3 y 12, cuando la función de dichas marcas así lo exija. …”
El inciso 1, del artículo en estudio deja claro a los Estados miembros su
facultad de ampliar las causas de denegación o nulidad respecto de las
solicitudes de marca colectiva (además de las contempladas en el artículo 3 –
referente a las causas de denegación o nulidad- y el 12 –referente a las
sanciones por falta de uso de una marca en los procedimientos judiciales o
administrativos) en razón de la función concreta de la marca, sin mencionar
las causas establecidas en el artículo 4 sobre conflictos con derechos
anteriores por hacerse evidente.
Lo anterior, si bien responde a un primer acercamiento de las
legislaciones, contribuye poco al carácter normalizador a cuya finalidad
obedece la Directiva; en el caso del signo distintivo en estudio los Estados
miembros podrían argumentar diferentes causas de denegación para su
registro o bien nulidad respecto de uno existente, sin mencionar aquellas que
generen conflictos con derechos preexistentes en cada Estado, toda vez que
70 Artículo 15, Disposiciones especiales relativas a marcas colectivas, marcas de garantía y marcas de certificación, “…1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, los Estados miembros cuya legislación autorice el registro de marcas colectivas, de garantía o de certificación podrán disponer que se deniegue su registro o que se declare su caducidad o nulidad por otras causas que las previstas en los artículos 3 y 12, cuando la función de dichas marcas así lo exija. 2. No obstante lo dispuesto por la letra c) del apartado 1 del artículo 3, los Estados miembros podrán establecer que los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar el origen geográfico de los productos o servicios, puedan constituir marcas colectivas, de garantía o de certificación. Tal marca no facultará al titular de la misma para prohibir a un tercero el uso en el comercio de dichos signos o indicaciones siempre que los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial; especialmente, tal marca no podrá ser opuesta a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica.”
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éstos regulen la marca colectiva en sus legislaciones internas, pues no
contiene indicación expresa que les obligue a reconocerla como tales71.
El inicio del precitado inciso 1, deja claro hacia quién va dirigida la
norma que contiene al indicar lo siguiente “…los Estados miembros cuya
legislación autorice el registro de marcas colectivas,…”, sin embargo la
Directiva en general es omisa respecto de aquellos Estados miembros que no
contemplan en su legislación interna el reconocimiento de las Marcas
Colectivas, por tanto, tomando en consideración el carácter normalizador
implícito de la Directiva así como las características intrínsecas a ésta, en la
jerarquía de normas comunitarias72; la Directiva fija los objetivos a alcanzar
vinculando a los Estados miembros destinatarios –para el caso concreto sólo
a los que reconozcan las Marcas Colectivas- en cuanto al resultado a obtener,
no así obliga a los demás Estados a reconocerla; en este sentido, se puede
considerar que ‘normaliza’ lo existente sin ir más allá.
Inciso 2. “…2. No obstante lo dispuesto por la letra c) del apartado 1 del artículo 3, los Estados miembros podrán establecer que los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar el origen geográfico de los productos o servicios, puedan constituir marcas colectivas, de garantía o de certificación. Tal marca no facultará al titular de la misma para prohibir a un tercero el uso en el comercio de dichos signos o indicaciones siempre que los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial; especialmente, tal marca no podrá ser opuesta a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica.”
En este inciso el artículo 15 permite para las marcas colectivas que una
designación geográfica pueda constituir la marca propiamente, a excepción de
lo preceptuado en la letra c) del apartado 1 del artículo 3, que establece
justamente lo contrario, una causa de denegación o nulidad para las marcas
71 Así lo reconoce Alberto Bercovitz al referirse al artículo 15 de la Directiva en cuestión indicando que “..parece aceptar que las legislaciones de algunos Estados miembros, no autoricen el registro de dichas marcas…”; para mayor abundamiento amplia su comentario con una referencia al Convenio de París “… Esta disposición de la Directiva así interpretada, parece igualmente oponerse al último de sus considerandos, según el cual es necesario que las disposiciones de la Directiva estén en completa armonía con las disposiciones del Convenio de París.” La cursiva no es del original. A. Bercovitz, Marcas y Diseños Comunitarios, Aranzadi, 1996, pág. 51. 72 Artículo 249 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
78
individuales. En esta primera parte del inciso, se habilita esta posibilidad
denegada para los marcas individuales, siendo para éstas causa de
denegación o nulidad, mientras que para las marcas colectivas, dadas sus
características especiales respecto del uso colectivo, es un elemento
necesario y útil para su finalidad práctica, tomando en consideración sus
características propias –derecho que otorga a su titular, diferente al del titular
de una marca individual en ciertos aspectos que se analizarán más adelante-.
Dada la excepcionalidad de la norma contenida en esta primera parte
del inciso segundo, se establece a continuación la inoponibilidad de este
derecho a un tercero que utilice el signo bajo la tutela de una denominación
geográfica previa o bien si éste opera en el mercado utilizando la indicación
geográfica de buena fe, dentro de lo que se conceptualiza como prácticas
leales. Característica específica de las Marcas Colectivas frente a las marcas
individuales, para éstas últimas es una lesión al derecho de su titular.
Una vez emitida la Directiva 89/104/CEE, el Parlamento Europeo dicta
una resolución legislativa respecto del proceso de estudio en que se
encuentra el Reglamento de Marca Comunitaria; concretamente sobre la
viabilidad financiera del Reglamento y no entra al análisis de aspectos de
fondo; en esta resolución aprueba las enmiendas realizadas, las
modificaciones presupuestarias del proyecto siempre que sean de
conformidad con el resultado de la votación del texto anteriormente aprobado
y encarga a su presidente la comunicación de esta decisión al Consejo y a la
Comisión.
79
7. Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 1991, por la que se aplaza la fecha de puesta en vigor de las disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva 89/104/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en la materia de marcas73
En esta decisión, una vez aprobada la Primera Directiva en 1989,
únicamente se toma la determinación de brindarle a los Estados la posibilidad
de extender el plazo de entrada en vigor de la misma de acuerdo a la
posibilidad contemplada por el apartado 2 del artículo 16 que permitía por
mayoría cualificada del Consejo aplazar la fecha límite otorgada a los Estados
a efectos de que implementaran las medidas legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para su adecuación a la Directiva, siendo el límite
el 28 de diciembre de 1991.
La decisión del Consejo se fundamenta en atención del procedimiento
establecido en el apartado 2 del artículo 16, extendiendo el límite indicado
hasta el 31 de diciembre de 1992, esto a efectos de coincidir con la fecha a
partir de la cual se podrían presentar las solicitudes de marca comunitaria
para su registro.
Posteriormente, en noviembre de 1992, después de la reunión
realizada por el grupo de trabajo llamado ‘de marcas’ como parte del seno de
este mismo ente en septiembre de ese año, la Comisión presenta una
propuesta de modificación al Reglamento sobre la Marca Comunitaria atinente
exclusivamente a tres aspectos específicos: impuestos, disposiciones de
ejecución y procedimientos; apoyándose tanto en la Decisión 87/373/CEE
como en la Decisión 1999/468/CE74, la Comisión manifiesta que en pro de
73 Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 1991, 92/10/CEE 74 La primera Decisión, 87/373/CEE, de 18 de julio de 1987 establece las modalidades del ejercicio de las competencias de ejecución a tribuidas a la Comisión, y la Decisión 1999/468/CE de 28 de junio de 1999, establece los procedimientos para le ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, concretamente en su artículo 5, apartado 6; “…El Consejo, en su caso a la luz de dicha disposición, podrá pronunciarse sobre la
80
obtener un sistema más flexible y operativo se deleguen en ella estas
competencias respecto del Reglamento sobre la Marca; circunstancia que no
afecta en lo absoluto el derecho sustancial de la Marca Comunitaria y en
forma subsidiaria y específica lo que respecta a la Marca Comunitaria
Colectiva.
8. Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas75
Esta nueva Directiva que sustituye a la Primera de 1989, mantiene los
principios básicos de su versión antecesora, establece dentro de sus
considerandos su carácter no coercitivo, indicando que no es suficiente la
aproximación de las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia
directa sobre el funcionamiento del mercado interior76; establece que su objeto
radica en regular únicamente las relaciones con las marcas adquiridas
mediante registro y no por el uso77. Indica asimismo, que los objetivos que
persigue esta Directiva son lograr la aproximación de las legislaciones,
mediante la obtención de la adquisición y conservación del derecho sobre la
marca registrada y que éstas se sometan en todos los Estados miembros a
las mismas condiciones78. La intencionalidad contenida en los considerandos
no varía sustancialmente de su primera versión, si bien esta Directiva
puntualiza algunos elementos de la Marca Comunitaria, concretamente
propuesta de la Comisión, por mayoría cualificada y dentro del plazo que se fijará en cada caso de base, que en ningún caso será superior a tres meses a partir de la fecha en que la propuesta se haya presentado al Consejo. Si dentro de ese plazo el Consejo, por mayoría cualificada, manifiesta que se opone a la propuesta, la Comisión la examinará nuevamente. La Comisión podrá presentar al Consejo una propuesta modificada, volver a presentar su propuesta o presentar una propuesta legislativa basada en el Tratado. Si trascurrido el plazo el Consejo no adopta el acto de ejecución propuesto ni manifiesta su oposición la propuesta de medidas de ejecución, la Comisión adoptará el acto de ejecución propuesto.” El subrayado no es del original. 75 Documento L 299/25 del 8 de noviembre del 2008. 76 Considerando 4. 77 Considerando 5. 78 Considerando 8.
81
menciona dentro de su regulación a la marca colectiva bajo los siguientes
supuestos:
- Al igual que la primera Directiva, dicha directiva en su artículo 1 con
relación al ámbito de aplicación menciona a la marca comunitaria colectiva así
como la marca de garantía y la marca de certificación, sin obviar a la marca
individual. Característica que no altera la funcionalidad de la aplicación
respecto de la versión anterior.
- El artículo 15 contempla las disposiciones especiales relativas a las
marcas colectivas, marcas de garantía y marcas de certificación sin mayor
variación que en la versión de 1989.
9. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de la Legislación de los Estados miembros en materia de marcas (refundición) 2013.
Antecedentes
De acuerdo a la exposición de motivos de la propuesta de Directiva en
materia de marcas, la Comisión considera que la normativa europea sobre
marcas vigente ha logrado armonizar parcialmente las legislaciones
nacionales y que mediante el Reglamento, se ha instaurado un sistema único
de marca comunitaria encomendado a la Oficina de Armonización del
Mercado Interior para su administración e implementación.
En el año 2007, el Consejo Europeo al estudiar las perspectivas
financieras de la OAMI concluyó que fue un éxito su instauración logrando
reforzar la competitividad de la Unión Europea, siendo que dicho sistema tenía
por finalidad coexistir con los sistemas nacionales de marcas existentes en los
82
países miembros, estableciendo la necesaria relación y cooperación entre las
oficinas nacionales de cada uno de los países miembros y la OAMI.
Al haber transcurrido más de una década de la instauración del sistema
de marca comunitaria el Consejo Europeo instó a la Comisión para la
realización de un estudio cuya finalidad potenciara y ampliara los instrumentos
de cooperación existentes entre ambas instituciones, sean éstas la OAMI y las
oficinas nacionales encargadas del registro de marcas.
Bajo estos antecedentes en el 2010, la Comisión europea mediante la
iniciativa “Unión por la Innovación” se compromete a actualizar la normativa
aplicable a las marcas para mejorar las condiciones existentes y favorecer la
innovación por parte de las empresas, por ello la estrategia europea sobre los
derechos de propiedad intelectual del 2011, anuncia la revisión del sistema de
marcas europeo con el objeto de lograr la coherencia de éste para con los
sistemas nacionales de marca.
Objetivo planteados
El Objetivo de dicha propuesta79, responde al fomento de la innovación
y por ello el crecimiento económico, logrando que los sistemas de marcas de
la Unión Europea sean más accesibles a las empresas. Planteamientos que
se pretenden alcanzar a través de la reducción de costes y de complejidad en
el sistema, aumentando la rapidez de éste, la previsibilidad y seguridad
jurídica, manteniendo y mejorando la coexistencia y complementariedad entre
los sistemas nacionales de marcas con relación al sistema de la Unión.
79 Contexto y motivación de la Propuesta, Exposición de Motivos, de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 2013/0088 (COD).
83
Para ello se propone el modernizar la normativa vigente, a efecto de
cumplir los siguientes objetivos:
Adaptar la terminología al Tratado de Lisboa y las disposiciones al
enfoque común de las agencias descentralizadas;
Simplificar los procedimientos de solicitud y registro de una marca
europea;
Acrecentar la seguridad jurídica mediante la aclaración de
disposiciones y la supresión de ambigüedades;
Establecer un marco adecuado para la cooperación entre la OAMI y las
oficinas nacionales, a fin de promover la convergencia de las prácticas
y desarrollar herramientas comunes;
Adaptar el marco normativo del artículo 290 del Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea.
Cada uno de los objetivos propuestos especifica los elementos en que
se materializa dicha modernización, sea suprimiendo elementos,
modificándolos o incluyendo nuevas disposiciones.
Según Alberto Marco Arcalá80, las propuestas de modificación
pretenden introducir cambios significativos por ejemplo en materia de motivos
de denegación absolutos del registro de la marca comunitaria; para el
presente estudio interesa la alusión que realiza con respecto a las causas de
denegación basadas en la protección de menciones ajenas al derecho de
marcas de la Unión Europea, relacionado con las Indicaciones Geográficas,
las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Tradicionales, y de éstas
con relación a las Marcas Colectivas y de Garantía, siendo esta última
80 Marco Arcalá, Luis Alberto. Las causas de denegación de Registro de Marca Comunitaria, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001, pp. 2013-2014.
84
referencia una imprecisión, puesto que si bien la propuesta de Directiva
contempla a las marcas de certificación y de garantía, la propuesta de
Reglamento únicamente amplía el reconocimiento a las Marcas de
Certificación.
Esta modernización se propone, teniendo como fundamento una
consulta pública a los principales interesados en el tema de marca; se
encomienda la realización de un estudio al Instituto Max Planck de Derecho
de la Propiedad Intelectual y de Competencia (IMP), por encargo de la
Comisión Europea. Dicho estudio se encuentra compuesto por usuarios del
sistema, organizaciones representativas de éstos a nivel nacional, europeo e
internacional, finalizando con una audiencia con dichos protagonistas
realizada en junio del 2010. Complementario a ello se consultó a las oficinas
nacionales de los Estados miembros y a la OAMI.
A partir de este panorama, se determinan tres obstáculos base para la
consecución de la mejora para la cooperación eficiente entre las oficinas
nacionales de los Estados miembros y la OAMI81:
Inexistencia de una base jurídica clara para la cooperación en el
ámbito de la legislación de marcas de la UE;
Falta de equipamiento técnico en las oficinas nacionales;
Falta de financiación sostenible a medio y largo plazo.
Dada esta situación, se analizan y plantean diferentes opciones con el
objeto de solventar los obstáculos indicados, siendo ellas las siguientes:
81 Obstáculos determinados a través de la Evaluación del impacto, p. 4 de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo.
85
1. Respecto de la inexistencia de una base jurídica clara para la
cooperación en el ámbito de la legislación de marcas de la UE; se
propone:
o Establecer una base jurídica que obligue a las oficinas
nacionales y la OAMI a cooperar entre sí, lo que implica una
cooperación obligatoria.
2. Respecto de la Generación de capacidad técnica en oficinas
nacionales, se determina:
o Acceso obligatorio a las herramientas, esto es, el acceso al
equipamiento necesario, el cual se inscribiría en un marco
de cooperación obligatorio
3. Financiamiento a la largo plazo de las actividades de cooperación:
o Financiación con cargo al presupuesto de la OAMI
Texto Propuesto
La actualización que se pretende incorporar con la propuesta de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de
la Legislación de los Estados miembros en materia de marcas, responde a
dos parámetros concretos:
añadir nuevas disposiciones sustantivas, e
introducir en la Directiva las principales normas procedimentales,
de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Reglamento;
Tratando de contemplar la posibilidad viable mediante la cual
instrumentalizar dicha propuesta, se decidió por la siguiente:
“…incremento parcial de la aproximación de las legislaciones nacionales y de su coherencia con el sistema de la marca comunitaria. Se trataría de armonizar las principales normas procedimentales con las pertinentes disposiciones del Reglamento, en particular aquellas en las
86
que las diferencias existentes originan importantes problemas desde la óptica de los usuarios, siempre que esa armonización se considere indispensable para crear un sistema armónico complementario de protección de marcas en Europa. Se armonizarían también otros aspectos de las normas sustantivas de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento82.”
Considerando esta opción proporcionada y más adecuada a efecto de
alcanzar los objetivos propuestos.
9.1. Tópicos en que se basa la modificación propuesta La propuesta se centra en el análisis de 5 tópicos prioritarios, los cuales
se conforman de modificaciones específicas dentro cada uno de dichos
ámbitos, de los que se hará especial mención a aquellos que sean de
importancia o atinencia para la regulación de las Marcas Colectivas.
Actualización y mejora de las disposiciones vigentes
Se conforma de los siguientes tópicos:
o Definición de la marca (art. 3), en este sentido varían los
requerimientos de qué puede ser una marca, disponiendo que
la nueva definición propuesta no circunscribe los medios de
representación autorizados a la representación gráfica o visual,
varía en que prevé la posibilidad de registrar marcas que
puedan representarse a través de medios tecnológicos que
ofrezcan garantías satisfactorias. Ello de conformidad con el
reforzamiento de la seguridad jurídica que se pretende, se
supone que no se trata de ampliar al infinito las formas
admisibles de representar un signo, sino de prever más
flexibilidad al respecto.
o Derechos conferidos por la marca (arts. 10 y 11), entre los que
se modifica lo que respecta a: derechos conferidos sin perjuicio
82 Propuesta de Directiva, p. 4.
87
de derechos anteriores; casos de doble identidad; uso como
denominación social de la empresa o nombre comercial; uso en
publicidad comparativa; envíos realizados por proveedores
comerciales; productos introducidos en el territorio aduanero y
actos preparatorios.
o Limitación a los efectos de la marca (art. 14), en virtud de
establecer la coherencia se amplía la limitación contenida en
este artículo, para que abarque también el uso de signos o
indicaciones sin carácter distintivo.
Este último tópico puede generar mayor impacto al permitir conformar
una marca comunitaria colectiva mediante un signo o indicación sin carácter
distintivo, omitiendo en forma expresa un requerimiento de las funciones de la
marca, el de distinguir.
Lograr una mayor aproximación del Derecho sustantivo
o Protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones
tradicionales (art. 4 y 5) tomando en consideración las
disposiciones existentes sobre indicaciones geográficas,
denominaciones tradicionales de vinos y especialidades
tradicionales garantizadas.
o Protección de marcas de renombre (art. 5 y 10)
o Las marcas como objeto de propiedad (art. 22, 23, 24, 25, 26 y
27) se propone abordar este aspecto de conformidad con lo
establecido en el Reglamento.
o Marcas colectivas (art. 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37), a
escala de la Unión europea y en la mayoría de los Estados
miembros las marcas colectivas exigen un titular que sea una
asociación cuyos miembros sean los que utilicen la marca, en
88
otros Estados no ocurre de la misma forma, por lo que se
dificulta el diferenciar ésta de las marcas de certificación.
Armonización de las principales normas procedimentales
o Denominación de las principales normas procedimentales (Art.
40) de forma que las autoridades competentes y las empresas
puedan determinar el nivel de protección que confiere la marca
específica.
o Examen de oficio (art. 41) éste genera inseguridad jurídica por lo
que no se puede garantizar que una solicitud que supere con
éxito el control de oficio no vaya a ser impugnada, llevando a
cabo una duplicación de procedimientos ineficientes, a juicio de
la propuesta.
Sin embargo se debe considerar que las observaciones de terceros o
bien las oposiciones, no se limitan a los aspectos comprendidos en el
examen de oficio, por lo que no es justificante este argumento para que
dicho examen se elimine.
o Tasas (art. 44)
o Procedimiento de oposición (art. 45)
o Falta de uso como defensa en el procedimiento de oposición (art.
46)
o Procedimiento de caducidad o declaración de nulidad (art. 47)
o Falta de uso como defensa en el procedimiento de declaración
de nulidad (art. 48)
Facilitar la cooperación entre oficinas (artículo 52)
Estos son los ítems que se han incorporado o modificado en la
propuesta de normativa en el análisis Parlamentario a fin de modernizar la
89
Directiva actual sobre Aproximación de Legislaciones en materia de Marcas,
considerando las líneas propuestas, es una modificación sensible que toma en
consideración elementos que han tenido relevancia en la práctica del
mercado, respecto de la cual tanto la normativa vigente como su antecesora
fue omisa al respecto, en este sentido considérese las Denominaciones de
Origen e Indicaciones Geográficas, sin dejar de la lado las Marcas
Comunitarias de Certificación.
9.2. Normas incluidas o modificadas mediante esta propuesta
Si bien, la propuesta hace referencia a la normativa puntual que se
modifica o amplia, la referencia no resulta clara, por ejemplo al realizar la
modificación respecto de la definición de la marca alude al artículo 3, sin
embargo ésta alusión no responde al artículo 3 de la Directiva vigente, si no al
artículo 3 resultante de la propuesta de Directiva, por lo que considerando esta
aclaración se realiza una puntualización respecto de las modificaciones que
aporta la propuesta de Directiva.
1. El Artículo 3 sobre los Signos que pueden constituir una marca
Modifica el inciso a) e incluye el inciso b) sobre qué puede ser una
marca y registrarse como tal, una variación sensible, sin embargo no se
verifica cómo dicha modificación responda a los mecanismos de control
necesarios en todas las oficinas nacionales de registro de marca, en aras de
la seguridad jurídica alegada.
2. Artículos 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 Marcas Colectivas,
Sección 6, Marcas de garantía, de certificación y colectivas
90
Se incorpora la Marca de Garantía y como sinónimo de ésta la Marca de
Certificación83, estableciendo parámetros mínimos de regulación, para
contribuir a la paridad y uniformidad de su tratamiento dentro de las
legislaciones nacionales de los países miembros, a efecto de establecer una
correspondencia adecuada entre los institutos marcarios utilizados en la
práctica y los reconocidos a nivel de la Unión, respondiendo al objetivo de
homogenizar dentro de un periodo determinado y debidamente establecido de
24 meses según la propuesta, para que las legislaciones de los países
miembros logren éstos parámetros al interno.
10. Directiva (UE) 2015/2536 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida)
Generalidades
Como se indicó en el parágrafo anterior, la nueva Directiva de análisis
se fundamenta en la optimización de los recursos para reforzar los fines de la
Directiva anterior, en el tanto ésta armonizó disposiciones sustantivas
esenciales del Derecho de marcas, que en su momento de adopción se
consideraba que afectaban muy directamente al funcionamiento del mercado
interior, lo cual obstaculizaba tanto la libre circulación de mercancías como la
libre prestación de servicios en la Unión. En virtud de ello y dentro del marco
de interés de esta investigación, este cuerpo normativo considera que “…las
marcas colectivas han demostrado ser un instrumento útil para promover
productos o servicios que tienen características específicas comunes84.” Lo
que genera que se valore la armonización de este instrumento dentro de las
normativas nacionales y de éstas con respecto a la normativa atinente a las
83 Si bien en la Propuesta de Reglamento se hace alusión a las Marcas de Certificación y no a las marcas de garantía. 84 Considerando 35 de la Directiva (UE) 2015/2436.
91
marcas colectivas de la Unión. Si bien su antecesora, en igual sentido lo
establecía, al ser perceptible a lo largo de la implementación de la Directiva
2028/95/CE la relevancia e importancia que cobra la marca colectiva a nivel
europeo, ésta incorpora otros tipos de marca colectiva excluidos
anteriormente.
Respecto del ámbito de aplicación de la Directiva, ésta amplia dicho
marco a las marcas de garantía, de certificación y de marca colectiva, lo cual
indica, de conformidad con este nivel normativo, se entiende como tres
marcas diferentes, así el artículo 1 de la Directiva reza:
“La presente Directiva se aplica a las marcas de productos o de servicios que, en calidad de marca individual, de marca de garantía o de certificación o de marca colectiva, hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro en un Estado miembro o en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro“
A partir de la sección 6 de la Directiva 2015/2436, se enmarca lo
atinente a la Marcas colectivas, e incorpora las marcas de garantía y de
certificación. Tómese en consideración que de la propuesta original de la
normativa a nivel europeo la marca de garantía era la que primaba en cuanto
a la discusión de la implementación de marcas colectivas, sin embargo ésta
se descartó siendo hasta este texto que se norma dicha marca.
Otro elemento relevante, es que según el artículo 54, las disposiciones
tanto legales, reglamentarias como administrativas necesarias para cumplir lo
preceptuado por los artículos del 27 al 36, se pondrán en vigor a más tardar
el 14 de enero del 2019 por los Estados miembros.
El artículo 27, indica:
“Definiciones: A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: a) «marca de garantía o certificación»: una marca que se describa como tal en el momento de la solicitud y que sea
92
adecuada para distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta al material, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características de los productos y servicios que no posean esa certificación; b) «marca colectiva»: toda marca así designada al efectuarse la presentación de la solicitud de la marca que sea adecuada para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas.”
Es evidente que pese a que incluye en la armonización de las
legislaciones a la marca de certificación, esta inclusión adolece de una
precisión respecto de la “certificación”, ya que indica los elementos que se
pueden certificar pero no establece la concreción de lo que ello implica.
El Artículo 28
“Marcas de garantía y marcas de certificación 1. Los Estados miembros podrán prever el registro de marcas de garantía o de certificación. 2. Cualquier persona física o jurídica, incluida las instituciones, autoridades y órganos de Derecho público, podrá solicitar marcas de garantía o de certificación siempre que dicha persona no ejerza una actividad empresarial que implique el suministro de productos o servicios del tipo certificado. Los Estados miembros podrán establecer que una marca de garantía o de certificación no se registre salvo que el solicitante sea competente para certificar los productos o servicios para los que está registrada la marca. 3. Los Estados miembros podrán disponer que se deniegue el registro de marcas de garantía o de certificación, o que se declare su caducidad o nulidad, por causas distintas de las previstas en los artículos 4, 19 y 20, cuando la función de dichas marcas así lo exija. 4. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra c), los Estados miembros podrán disponer que puedan constituir marcas de garantía o de certificación los signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o servicios. Dicha marca de garantía o de certificación no facultará al titular de la misma para prohibir a un tercero el uso, en el tráfico económico, de dichos signos o indicaciones, siempre que dicho tercero los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial. En particular, tal marca no podrá oponerse a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica. 5. Se entenderá que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 16 cuando cualquier persona facultada para utilizar una marca de garantía o de certificación haga un uso efectivo de estas con arreglo a dicho artículo.”
93
El precepto normativo llama la atención del tratamiento que hace en
su encabezado sobre la marca de garantía y la marca de certificación, pues
de acuerdo a ello se puedo presumir, en forma errónea de conformidad con el
texto siguiente, que se consideran ambas como instituciones diferentes, sin
embargo del texto de la norma se establece que ambas, marca de
certificación y marca de garantía, han sido valoradas como sinónimos,
haciendo referencia únicamente a la marca de certificación.
Para este tipo de marcas no se hace discriminación alguna sobre el
titular, ya que recepciona tanto a la persona física como a la persona jurídica.
En este sentido y con relación a las marcas colectivas el Artículo 29,
expresa que:
“Marcas colectivas 1. Los Estados miembros preverán el registro de las marcas colectivas. 2. Podrán solicitar marcas colectivas las agrupaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que, en virtud de la legislación que les sea aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones, celebrar contratos o realizar otros actos jurídicos, y tengan legitimación procesal activa y pasiva, así como las personas jurídicas de Derecho público. 3. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra c), podrán constituir marcas colectivas los signos o indicaciones que puedan servir, en el tráfico económico, para señalar la procedencia geográfica de los productos o servicios. Dicha marca colectiva no facultará a su titular para prohibir a un tercero el uso, en el tráfico económico, de dichos signos o indicaciones, siempre que ese tercero los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial. En particular, tal marca no podrá oponerse a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica.”
La presente Directiva no altera lo establecido por su antecesora con
relación a este tipo de marca.
94
Es importante de rescatar la exigencia del Reglamento de Uso
únicamente respecto de las marcas colectivas no así con relación a las
marcas de certificación, el Artículo 30 indica que:
“Reglamento de uso de la marca colectiva 1. El solicitante de una marca colectiva deberá presentar a la oficina un reglamento de uso. 2. El reglamento de uso indicará al menos las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones para ser miembro de la asociación, así como las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones. El reglamento de uso de las marcas a que se refiere el artículo 29, apartado 3, deberá autorizar a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate, a hacerse miembro de la asociación titular de la marca, siempre que esa persona cumpla las demás condiciones previstas en el reglamento.”
Resulta de radical importancia el requerimiento del Reglamento de Uso
únicamente para la marca colectiva, siendo parte integral de la marca de
certificación o de garantía este aditamento, como elemento integral de la
regulación propia de la marca en cuestión, aspecto que se viene a subsanar
en el Reglamento sobre la Marca Europea, concretamente en el apartado
referente a la Marca de Certificación, única recepcionada por la normativa
reglamentaria.
Respecto de las causas de negación de la solicitud85, el uso86
requerido para la marca, el procedimiento para las modificaciones al
Reglamento de Uso87, la legitimación para ejercer acción por violación de la
marca88, causas de caducidad de la marca89 así como otras causas de
nulidad90, únicamente contemplan las marcas colectivas y refieren a éstas,
omitiendo referencia alguna a las marcas de certificación, que en realidad
concretan la innovación dentro de la Directiva de análisis.
85 Regulado por el Artículo 31. 86 Regulado por el Artículo 32. 87 Regulado por el Artículo 33. 88 Regulado por el Artículo 34. 89 Regulado por el Artículo 35. 90 Regulado por el Artículo 36.
95
II. PROPUESTAS DE REGULACION DE LA MARCA COMUNITARIA COLECTIVA
1. Introducción
La propuesta del reglamento es una propuesta amistosa91, de acuerdo
a lo indicado por la Comisión en los considerandos de la Directiva, sin
embargo en el texto de la propuesta del Reglamento se establecen
lineamientos más concretos con miras a la obtención de uniformidad respecto
de la normativa de Marcas en el entorno comunitario, así como la creación de
la Marca Comunitaria, la instauración de una Oficina encargada de su registro
y el procedimiento por el que se obtenga una protección unitaria en todo el
territorio de los países miembros. Sin dejar de lado la dualidad existente entre
la marca comunitaria que se pretende instaurar y la marca nacional de los
países miembros, generando en las propuestas de la normativa europea
numerosas interconexiones entre ambos institutos de protección, así lo
expresa Alberto Casado Cerviño92 respecto de la interrelación entre la marca
comunitaria y la marca española.
En el primer considerando, se establece la necesidad de reforzar el
camino para obtener la libre circulación de mercancías y la prestación de
servicios dentro del territorio de los Estados miembros, lo que conlleva a
garantizar la libre competencia mediante condiciones jurídicas que permitan a
las empresas adaptarse a las nuevas circunstancias de la Comunidad. Para
91 Último párrafo de los considerandos de la Propuesta de Directiva COM/1980/635/Final "Es necesario para el funcionamiento de la marca el acercar las disposiciones nacionales de procedimiento medida o se trata de favorecer la normalización de conflictos entre titulares y marcas o entre éstos y los poseedores de los otros derechos privados. De forma inmediata, sólo un procedimiento de reglamentación amigable está previsto. Sin embargo, posteriormente y en forma justificada podrá modificarse posteriormente, particularmente según el grado de integración que la Comunidad habrá alcanzado entonces, de contemplar nuevas medidas que permitirán resolver más fácilmente tales conflicto," ; el subrayado no pertenece al original. 92 Casado Cerviño, A. “Los Mecanismos de interrelación entre la marca española y la marca comunitaria”. Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor, Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, España, Tomo XXIV, 2003., p. 219.
96
ello se identifica a la marca como herramienta esencial en el mercado,
resultando necesario un tratamiento unitario dentro de éste.
La Propuesta de Reglamento va más allá de la mera mención de las
circunstancias propicias para la obtención del mercado común y su puesta en
práctica, propone la instauración de un régimen comunitario de marcas por el
cual se establece un régimen común de adquisición por medio de un único
registro93 y una protección uniforme con los mismos efectos en todo el
territorio: “….Une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser
les objets précités de la Communauté. Cette action consiste dans
l’établissement d’un régime communautaire des marques conférant aux
entreprises le droit d’acquérir, selon une procédure unique, des marque
communautaires qui jouissent d’une protection uniforme et produisent leurs
effets sur tout le territoire de la Communauté”94.
Es evidente que la propuesta es establecer un único derecho
comunitario de marcas aplicable en forma directa a todos los Estados
miembros, regulando los aspectos de semejanza de los signos entre
competidores, con especial atención en la utilización de la marca como
elemento identificador de los productos y/o servicios de un titular de los
productos y/o servicios de otro, evitando así el riesgo de confusión (y el de
asociación posteriormente desarrollado).
Importante de destacar, es la relevancia que sostiene la propuesta de
Reglamento respecto de las condiciones de caducidad y nulidad de las
marcas proponiendo su necesaria uniformidad, lo que contrasta con la 93 Una vez analizado el texto normativo de la primera propuesta del Reglamento queda claro que la única forma de adquisición de la marca comunitaria es a partir de su registro a diferencia de la marca nacional en la que se pude constituir el derecho por el uso en e l comercio de dicho signo. Ver al respecto, M. A. Baz y otros, en La Marca Comunitaria, Jornada de Estudio organizada por el Grupo Español de la AIPPI, Grupo Español de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, Barcelona, 1993, p. 11. 94 “Una acción de la Comunidad es necesaria para realizar los objetivos propuestos por ésta. Esta acción consiste en el establecimiento de un régimen comunitario de marcas que confiera a las empresas el derecho de adquirir, según un procedimiento único, marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y y produzcan sus efectos sobre todo el territorio de la Comunidad” (Traducción libre).
97
disposición de la propuesta de Directiva respecto de las Marcas comunitarias
colectivas y de garantía que se comentaron anteriormente; pues en ésta se
deja al arbitrio de los Estados la ampliación de medidas de nulidad o
caducidad de este tipo de marcas, elemento que se analizará detalladamente
en líneas posteriores.
Finalizan dichos considerandos estableciendo la necesaria creación de
una oficina comunitaria especializada en Marca Comunitaria con autonomía
jurídica, administrativa y financiera, que posteriormente se constituye en la
Oficina de Armonización del Mercado Interior, en adelante OAMI95.
2. Propuesta de Reglamento sobre Marca Comunitaria, 198096
El texto de la primera propuesta de Reglamento sobre Marca
Comunitaria es acogido por la Comisión el 5 de noviembre de 1980,
enfrentando un largo proceso de revisión y modificaciones; el día 25 del
mismo mes se somete a conocimiento del Consejo, el día 27 a su homólogo,
el Parlamento Europeo (PE), posteriormente se somete a consideración al
Comité Económico y Social (CES) el 5 de diciembre del mismo año; no es
hasta el 8 de septiembre de 1981 donde se obtiene un dictamen del CES97, en
el cual el Comité evidencia la claridad de la importancia de instaurar el
mercado interior comunitario con libre circulación de mercaderías y servicios
en el marco de un derecho comunitario98, cuyo objetivo es la libre circulación
95 En este sentido se debe apuntar que en el Reglamento se hace un planteamiento sobre la creación de la OAMI, con la finalidad de establecer y regular un sistema de marcas de carácter unitario para la Comunidad Europea que cubra ambos aspectos necesarios para alcanzar dicho objeto, su face sustantiva y su face procedimental. Massaguer, José, El Derecho Comunitario en Materia de Propiedad Industrial y de Propiedad Intelectual, CEFI, Madrid, 1995. p. 102 96 Documento C 351 del 31 de diciembre de 1980. 97 Dictamen Comité Económico y Social DO C/1985/310/ 22 98 En el primer considerando se indica lo siguiente: “…Considérant que la realisation d’un merchè intérieur communautaire suppose la libre circulation des marchandises et des services et que la création d’un droit communautaire des marques est à cet égard très utile … » (« Considerando que la realización de un mercado interior comunitario supone la circulación libre de las mercancías y de los servicios y que la creación de un derecho comunitario de las marcas es muy útil a este respecto »; (Traducción libre)
98
de productos de marca99. Este dictamen contiene observaciones generales de
la propuesta general, así como particulares respecto de la proposición de
Directiva e igualmente, observaciones particulares sobre la propuesta de
reglamento, todas ellas de trascendencia jurídica con relación a temas
concretos como uso de la marca, la implementación de licencias, límite del
derecho nacional de las marcas, pero no hace referencia alguna dentro de
dichas observaciones a la Marca Comunitaria Colectiva.
2.1. Marcas Comunitarias de Garantía y Marcas Comunitarias Colectivas
La propuesta de 1980, dedica el capítulo XI a las Marcas Comunitaria
Colectivas, siendo que en esta primera propuesta de regulación, se trata a los
dos tipos de marcas en forma independiente, se escinde el tratamiento de la
marca de garantía del de la marca colectiva, reconociendo elementos
diferenciadores para cada una de ellas, así mismo contempla disposiciones
comunes a partir de los elementos que comparten ambos tipos de marca.
2.1.1. Marcas Comunitarias de Garantía
El artículo 86 refiere a cuáles pueden ser marcas de garantía, indicando
como finalidad de este tipo de Marcas la de “… garantizar la calidad, el
método de fabricación u otras características comunes de productos o
servicios procedentes de empresas diferentes…”; es una labor de garantía
diferenciando los productos o servicios de determinadas empresas de las
demás.
Esta labor de diferenciación radica en que la finalidad es garantizar la
calidad del producto y/o servicio, el método de fabricación y/u otras
características comunes. Para ello, las empresas que quieran utilizar esta 99 Último considerando in fine “…la réalisation de l’objectif du traité que représente une libre circulation des produits de marque,…” (« la realización del objetivo del tratado que representa una circulación libre de los productos de marca » Traducción libre).
99
marca deben estar bajo el control del titular de la misma; cabe mencionar que
desde el inicio el planteamiento de la propuesta, era muy claro con relación a
la prohibición para el titular de la marca de no poder utilizar la misma para sus
propios productos o servicios, dicha prohibición se extiende a cualquier
persona vinculada económicamente a él, sin ninguna limitación respecto de si
el titular debe o no ser persona física o jurídica, de acuerdo a esta propuesta
lo pueden ser ambos tipos.
2.1.2. Marcas Comunitarias Colectivas
La Marca Colectiva por su parte, se encuentra normada por el artículo
siguiente, este artículo 87 establece en primer término quién es el posible
titular de la MCC. En forma taxativa indica que pueden optar a ella las
agrupaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o
comerciantes, adicionándoles un elemento necesario a cumplir: que estén
dotados de capacidad jurídica. Posteriormente, refiere a la finalidad de este
tipo de marca en concreto, indicando que serán Marcas Comunitarias
Colectivas aquellas designadas como tales en el depósito y sean
“…susceptibles de distinguir los productos o los servicios de sus miembros de
los de otras empresas…”. Lo cual a simple vista no se diferencia de la marca
individual toda vez que de acuerdo a lo estipulado en el artículo tres de la
propuesta perteneciente a la sección primera: Definición y adquisición de la
Marca Comunitaria, del título II sobre Derechos de Marcas, en el que se
establece la finalidad de la misma como aquel signo que “…distinga los
productos o servicios de una empresa de los de otras empresas…”100 (al
referirse a los signos susceptibles de constituir una marca comunitaria).
100 Transcripción literal de la propuesta de Reglamento, Titre II, Droit des Marques; Section première, Définition et acquisition de la Marque Communautaire, Article 3 (Signes susceptibles de constituer une marque communautaire) Peuvent constituer des marques communautaires les mots, y compris les noms patronymiques, les dessins, les lettres, les chiffres, les combinaisons de couleurs, la forme du produit ou de son conditionnement et tous autres signes propres à distingues les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. (Título II, Derecho de Marcas; sección primera, Definición y adquisición de la Marca Comunitaria, Artículo 3 (Signos suceptibles de constituir una marca comunitaria) Pueden consistir Marcas Comunitarias las palabras, incluyendo nombres propios, diseños, letras, números, combinaciones de colores, la forma del producto o de su presentación y los
100
Se pueden considerar tres aspectos importantes en esta definición:
Primer elemento a considerar: el término Agrupaciones, lo que eventualmente
implicaría que las personas físicas no podrían optar a ser titulares de una
marca colectiva, partiendo del supuesto de que esta opción queda restringida
a determinados colectivos; importante mencionar que el término ‘colectivo’ no
se refiere a una ‘propiedad colectiva’ pues la titularidad corresponde a un
único ente, el propietario es la agrupación de empresas que la utilizan.
Segundo elemento: capacidad jurídica; la capacidad jurídica como requisito
sine qua non, limita la posibilidad de las agrupaciones interesadas en solicitar
una marca colectiva a tan sólo aquellas que gocen de esta característica
esencial en este caso; y por último el elemento caracterizador como signo
distintivo, que distinga los bienes de los miembros de la agrupación titular de
los de otras empresas, lo cual en contraposición con la finalidad de la marca
individual no difiere en nada, salvo que este obedece a distinguir los productos
y/o servicios de una pluralidad frente a los de otras empresas, teniendo como
elemento común que sean miembros de la agrupación o en su defecto, sean
autorizados por ésta. Cabe señalar, que a diferencia de la marca de garantía,
en la marca comunitaria colectiva no se establecen parámetros
diferenciadores respecto de los productos y/o servicios que permitan
distinguirlos por características específicas de los demás, se reduce a que
pertenezcan a los miembros de la agrupación titular.
2.2. Elementos del Procedimiento de Registro de la Marca Comunitaria
Desestimación de la solicitud
Respecto de la desestimación de la solicitud, el artículo 90, establece
que se rechazará la solicitud de cualquiera de estas marcas si no se
demás signos que puedan distingue los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas…” Traducción libre).
101
encuentra sujeta a las estipulaciones contendidas en los artículos 86, 87 y 89
o bien que el Reglamento que debe complementar la solicitud contravenga el
orden público o las buenas costumbres; en su apartado segundo, se vuelve a
referir únicamente a la marca de garantía a la hora de establecer la posibilidad
de inducir al público a error sobre la naturaleza de dicha marca, siendo omisa
respecto de la marca colectiva, lo que puede generar la idea que una marca
colectiva no corre el riesgo de inducir a error al público, al menos respecto de
su naturaleza.
Oposición por motivos de denegación
En el artículo 91, se establece la posibilidad de oposición por motivos
de denegación, sin embrago cabe resaltar que es contra el registro de una
marca de garantía, lo que genera la necesaria conclusión de que no
procedería la oposición por estos motivos ante un registro de marca colectiva.
La legitimación para la oposición refiere a toda persona física o jurídica, así
como agrupaciones con capacidad procesal que representen intereses de
fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o
consumidores dentro de los tres meses a partir de la publicación de la
solicitud; los motivos apuntados son tres: porque la solicitud no se ajuste a lo
estipulado en el artículo 6 –referente a los motivos absolutos o al artículo 86;
el reglamento de la marca de garantía no cumple con los requerimientos del
apartado 2 del artículo 89 o este sea contrario al orden público o a las buenas
costumbres y por último, que la solicitud de marca de garantía genere riesgo
de inducir a error sobre la naturaleza de la misma; la oposición deberá ser por
escrito y previo pago de la tasa correspondiente.
Observaciones de Terceros
Respecto de las observaciones de terceros, ante la solicitud de Marca
Colectiva o Marca de Certificación el artículo 92 dispone que se aplique su
homólogo respecto de lo establecido para la marca individual, junto a lo
estipulado en el artículo 90 precitado.
102
Ejercicio de la acción por violación de la marca
En aplicación de lo establecido por el artículo 77 de la propuesta del
Reglamento, el legitimado para iniciar una acción de falsificación de la marca
–tanto para la marca de garantía como para la marca colectiva- será
únicamente el titular de la marca, por lo que los licenciatarios tendrán las
mismas limitaciones que este artículo establece –artículo 95-. Asimismo,
indica que el titular de una marca colectiva, está facultado para reclamar
reparación en caso de daño ocasionado por los autorizados a la utilización de
la marca bajo el supuesto de un uso desautorizado de ésta.
2.3. Uso de la Marca Colectiva Uso de la marca
La propuesta en su artículo 93, indica que el uso de la marca –de
garantía o colectiva- será efectivo por cualquier persona que se encuentre
habilitada a utilizarla, siempre que dicho uso se enmarque dentro de lo
establecido como tal en el Reglamento de Marca Comunitaria. Reglamento de Uso y Disposiciones aplicables
La propuesta establece la aplicabilidad del reglamento sobre marca
comunitaria a las marcas de garantía y colectivas (artículo 88) siempre que
ello no se encuentre en contraposición a lo que establece el articulado del
título XI –artículos 86 al 98-. Asimismo, contempla la necesidad de elaborar
un Reglamento específico para este tipo de marcas a la hora de solicitarlas;
sin embargo en el punto 2 del artículo 89 se hace referencia a características
específicas que debe contener el reglamento de una marca de garantía no así
respecto de la marca colectiva, si bien en su primer apartado establece la
necesidad de su existencia en ambos casos.
103
De acuerdo a las discusiones del Consejo101, la finalidad de exigir para
ambos tipos de marcas –garantía y colectiva- el Reglamento de Uso
correspondía a dirimir posibles conflictos específicos: para la marca de
garantía las condiciones de las personas autorizadas para la utilización de la
marca y respecto de la marca colectiva, las condiciones de afiliación a la
asociación o al grupo titular. Además de dichos conflictos, el Reglamento de
uso debería contener determinadas reglas respecto de asuntos propios de
cada marca, en la de garantía se deberá hacer mención las características
comunes de los productos o servicios que la marca garantiza, establecer un
control serio y eficaz del uso del signo así como sanciones adecuadas en el
caso de incumplimiento. En ambos casos de marca –garantía y colectiva- se
requieren determinaciones objetivas con el afán de que se adecúen al artículo
85 del Tratado de Constitución de la CE respecto de las limitaciones a la
competencia; sea las condiciones de utilización en la marca de garantía y las
condiciones de afiliación de la marca colectiva, siendo abierto su acceso a
todos los interesados que cumplan con estos requerimientos.
Modificaciones al Reglamento de la Marca
El artículo 94 de la propuesta indica que el titular de la marca de
garantía o de la marca colectiva, deberá notificar a la Oficina toda
modificación al reglamento. Las modificaciones que no satisfagan lo requerido
por el artículo 89 -estipulaciones del Reglamento- o que sean contrarias al
orden público o las buenas costumbres, o bien que corran el riesgo de inducir
a error- únicamente en referencia a las marcas de garantía- respecto de su
naturaleza o las garantías ofrecidas por el Reglamento serán rechazadas.
Establece la publicación de las modificaciones solicitadas por parte de la
101 Proposta di Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee sul marchio comunitario – Relazione (diciembre 1980). Revista di Diritto Industriale, Anno XXXI – 1982, Número 1-2, Milano, 1982. (Propuesta de Reglamento de la Comunidad Europea sobre Marca Comunitaria – Relación, Traducción libre)
104
oficina, en virtud de lo cual se le aplicarían los artículos 91 y 92 –Oposición
por motivos de denegación y observaciones de terceros-; cabe el plantear si
las modificaciones propuestas al Reglamento, serán objeto de un estudio de
oficio por parte de la oficina, o si tan sólo, al ser publicadas, serán objeto de
oposición por terceros y de no haber oposición, éstas pasarían directamente a
conformar el Reglamento de Uso de la Marca en cuestión. Continúa el
articulado indicando que las modificaciones propuestas serán parte del
Reglamento hasta su debido registro.
2.4. Extinción de la Marca Colectiva
Causas de caducidad
Las causas de caducidad que se determinan por el artículo 96 para la
marca de garantía y para la marca colectiva son dos: cuando se utiliza la
marca en contra de lo que establece el apartado 2 del artículo 86 –específica
y únicamente respecto de la marca de garantía- y/o cuando se autoriza o
tolera el uso de la marca –esta vez en general- en condiciones distintas a las
estipuladas por el reglamento de uso de la marca en cuestión.
Causas y efectos de la declaratoria de nulidad
Las causas y los efectos de nulidad en las marcas colectiva y de
garantía en la propuesta de reglamento se estipulan en el artículo 97, el cual
establece, que tanto la marca de garantía como la marca colectiva, son nulas
cuando su registro es contrario al artículo 90 –desestimación de la demanda-
o que se hayan registrado modificaciones al Reglamento de uso de dicha
marca en contravención al parágrafo 2 del artículo 94 –respecto de las
modificaciones al reglamento de uso-, salvo si el titular realiza las
subsanaciones necesarias para que se adecúe a los requerimientos de este
articulado. Otra de las causas de nulidad estipuladas, será cuando la nulidad
105
se genere por una modificación al reglamento, se considerará que ésta no ha
desplegado efectos hasta que se logre la inscripción de la enmienda.
2.5. Particularidad de la Marca Colectiva
Prohibición de solicitar marcas de garantía y marcas colectivas eliminadas
Por último, la propuesta de 1980 en su artículo 98 establece una
prohibición durante un plazo de tres años, respecto de que un signo distintivo
que ha sido registrado como marca –sea de garantía o colectiva- y haya sido
eliminado por cualquier motivo, de ser objeto de otra solicitud o incluso de
ninguna utilización con cualquier carácter respecto de productos o servicios
similares a los que en el momento de existir como marca distinguía; este plazo
se inicia a partir de la no renovación del registro, de la caducidad del derecho
del titular de la marca, o de la nulidad o renuncia de la misma. En su apartado
2 realiza una salvedad, respeto del artículo 83 apartado letra b)102, al indicar
que esta estipulación no se aplica al antiguo titular ni a su derechohabiente.
La propuesta de 1980, se concentra más en la regulación específica de
la marca comunitaria de garantía no así en la marca colectiva, toda vez que
contiene mayor rigurosidad en el establecimiento de caracteres específicos
respecto de esta marca frente a la marca colectiva incluso se puede calificar
su tratamiento como residual; esta propuesta continúa su trayectoria ya con
las modificaciones incorporadas por parte del CES y de la Comisión de
Asuntos Jurídicos; otorgándole la aprobación por el Parlamento Europeo (PE)
en Resolución del 14 de noviembre de 1983, sin embargo el PE no hace
ninguna observación más allá de destacar el valor de la instauración de una
marca comunitaria siendo coexistente con las legislaciones nacionales, para 102 Al artículo 83, apartado 1, letra b) indica que si la marca comunitaria cesa de producir sus efectos, salvo si esa marca ha sido eliminada porque se ha privado al titular de sus derechos por un uso indebido; “…. si la marque communautaire cesse de produire ses effets, sauf si cette marque a été radiée après que son titulaire a été déclaré déchu de ses droits pour défault d'usage de la marque... »
106
alcanzar el objetivo propuesto: un verdadero mercado común de bienes y
servicios de marca103.
3. Propuesta de Reglamento de Marca Comunitaria de 1983
3.1. Observaciones a la Propuesta del Reglamento sobre Marca Comunitaria, 1983104
En el documento C 307/46, del 14 de noviembre de 1983, donde se
manifiesta la Comisión respecto de las observaciones realizadas por el
Parlamento Europeo, no se incorporan mayores alteraciones al texto en
análisis, tan sólo se realiza una modificación al artículo 97 sobre causas y
efectos de nulidad y otra introduciendo un artículo 98 bis al título XI.
En la modificación realizada al artículo 97 se adiciona como causa de
nulidad la eventual contravención de la marca –sea de garantía o colectiva- a
lo estipulado en el artículo 91, mención que no tenía la propuesta de 1980; se
incluye este artículo tanto para la solicitud de marca como para el Reglamento
de Uso de la misma, sin embargo es necesario rescatar que dicha
modificación no altera la regulación de la marca colectiva, si bien indica el
artículo modificado su aplicación para ambos tipos de marca, la norma
contenida por el artículo 91 se dirige en forma expresa únicamente a la marca
de garantía.
103 DOCE C 307/67…punto 5 “…estime que la création d’une marque valable sur tout le territoire de la Communauté et existant parallèlement aux législations nationales est indispensable pour atteindre l’objectif d’un véritable marché commun des biens et des services de marque;…” (…considera que la creación de una marca válida en todo el territorio de la Comunidad y al lado de la legislación nacional existente es esencial para alcanzar el objetivo de un verdadero mercado común de bienes y servicios de la marca..; Traducción libre) 104 Documento C 307 del 14 de noviembre de 1983.
107
Respecto de la incorporación del artículo 98 bis al título XI, no altera la
normativa de regulación de ambos tipos de marca, pues obedece a la
identificación como marca comunitaria registrada por el símbolo circular con la
letra griega epsilón en mayúscula en el centro.
3.2. Propuesta de primera Directiva y Reglamento sobre Marca Comunitaria COM (84) 470 Final105
Ya con la aprobación de la propuesta por parte del PE, se consolida
una nueva versión dando lugar al documento C 230/01, del 31 de agosto de
1984.
Esta versión de la propuesta, contiene modificaciones tanto a la
Propuesta de Directiva como a la Propuesta del Reglamento, sin embargo,
como se indica en líneas anteriores, no realiza ninguna aportación al título XI
relativo a Marcas Comunitarias de Garantía y Marcas Comunitarias
Colectivas, salvo una modificación al artículo 97 relativa a Causas y Efectos
de la Nulidad, en cuanto que adiciona a las causas de nulidad, aquella
solicitud de marca Colectiva o de Garantía que sea contraria al artículo 91 –
correspondiente a las marcas de garantía en concreto no así a las colectivas-;
dicho artículo se titula “Oposición por motivos absolutos de denegación contra
el registro de marcas comunitarias de garantía106”, y la incorporación del
artículo 98 bis. Por lo que en específico, la propuesta de 1980 relativa a la
marca comunitaria colectiva a la fecha, no había sufrido ninguna modificación.
En diciembre de 1985107, analizadas las posiciones de los diferentes
entes europeos que estudiaron la propuesta, se presenta un documento
105 Documento C 230 del 31 de agosto de 1984. 106 Article 91: Opposition pour motifs absolus de refus contre l'enregistrement de marques communautaires de garantie. (Artículo 91: La oposición por motivos de denegación absolutos contra el registro de la marca comunitaria de garantía. Traducción libre) 107 COM(85)793 final, Proposition modifiée de Première Directiva du Conseil rapprochant les legislations des États membres sur les marques (Propuesta de modificación de la Primera
108
modificado incorporando los elementos que han aportado dichos entes, entre
la modificaciones más relevantes cabe destacar que se toman medidas sobre
la coexistencia de las marcas de renombre nacionales y la protección que
reciben sin ser registradas así como el deber de contemplar las marcas no
registradas –artículo segundo de la propuesta de Directiva-; aplicabilidad de
normas nacionales respecto de la competencia desleal –artículo tres-; se
precisa el concepto de riesgo de confusión que establece la Directiva así
como el procedimiento de análisis para establecer su existencia –artículo
séptimo-; y se elimina de la propuesta de Directiva el requerimiento a los
estados miembros de adecuar su normativa interna al principio de
agotamiento internacional de la marca –artículo octavo-.
En general, se mantiene la posición de la propuesta respecto de que en
ese momento no es necesario homogenizar totalmente las legislaciones
nacionales en materia de marcas, parece que el objeto concreto que se
pretende alcanzar es la normalización de la normativa que tenga incidencia
directa en la libre circulación de mercancías y servicios, que puedan interferir
en la consecución del establecimiento del mercado común. Sin embargo, se
notan aún –tómese en consideración que ya tiene cinco años de constantes
discusiones a partir de la propuesta de 1980- ciertas ambigüedades, sobre
todo a la hora de supeditar a los Estados miembros a modificar su normativa
interna respecto incluso de marcas no registradas, o bien la protección de la
marca de servicios. Un análisis puro sugiere un elemento importante para la
finalidad expresada de esta Propuesta; sin embargo, este aspecto se trata de
resguardar de forma indirecta mediante la protección de ‘otros derechos
exclusivos’ que menciona la Directiva en tanto aún difieran las legislaciones
internas.
Se parte del principio básico de que -ya no la validez- la adquisición y
conservación del derecho de marca registrada se logre bajo las mismas
condiciones en todos los Estados miembros, lo que permitiría una protección directiva para aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas presentado por la Comisión al Consejo, en virtud del artículo 149, línea 2, del tratado CEE)
109
uniforme en todo el territorio de UE. Un elemento importante que desarrolla la
modificación es la pormenorización del tratamiento al riesgo de confusión que
pueda generarse en los consumidores, por lo que se contempla el análisis a
realizar para su comprobación respecto del signo –que conforma la marca- y
los productos y/o servicios para los cuales se registró frente a la utilización
efectiva que se hace de ella, ya que el fin de la marca será la garantía de la
función de origen empresarial de estos productos y/o servicios.
Otro elemento que se aclara en esta compilación de modificaciones, es
el alcance del derecho otorgado al titular respecto de la libre circulación de
mercancías por un tercero o por un licenciatario del primero. El texto deja en
claro que lo que se pretende es un acercamiento de las legislaciones en la
medida en que sirva para solventar los conflictos que obstaculicen la libre
circulación de bienes y servicios entre los propietarios de marcas y aquellos
que ostenten ‘otros derechos privativos’, por lo que la propuesta de
Reglamento Comunitario en materia de Marcas es calificado de ‘amistosa’, sin
duda alguna una forma protocolaria de proponer una ‘imposición’ de
uniformidad normativa en la materia de estudio.
Pese a las innovaciones y a las precisiones técnicas y conceptúales
contenidas en la versión de la propuesta analizada, no hay mayor referencia a
la Marca Comunitaria Colectiva en concreto, toda vez que las modificaciones
realizadas, inciden en su regulación de forma indirecta por ser parte de la
materia pero no en forma concreta sobre su conceptualización y régimen
jurídico; tan sólo en dos artículos de la propuesta se menciona concretamente
la Marca Colectiva:
- el artículo primero de la propuesta de Directiva indica que esta
propuesta va dirigida inclusive a este tipo de marca: “…La présente Directive
s’applique aux marques de produits ou de services, individuelles collectives ou
de garantie, qui ont fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande
110
d’enregistrement dans un Etat membre ou qui ont fait l’objet d’un
enregistrement international produisant ses effets dans un Etat membre…”108.
Este artículo establece el ámbito de aplicación de la Directiva,
menciona en forma expresa y por separado ambos tipos de marca, la marca
de Garantía y la marca Colectiva así como la marca individual; es menester de
la propuesta la normalización de las regulaciones dentro de los Estados
miembros respecto de estas marcas por lo que se puede rescatar que la
Marca Colectiva mantenía una utilización generalizada en los países
comunitarios.
- el artículo undécimo, punto tres hace mención al uso de la marca
ya sea por un licenciatario o bien por persona habilitada al uso de una marca
colectiva109, sin más alusión a la forma o procedimiento de habilitación para
dicho uso; lo que interesa es mencionar que este tipo de uso se tiene como
hecho por el titular, con el objeto de requerimiento de uso de la marca
registrada, “…L’usage de la marque avec le consentement du titulaire ou par
un tiers habilité à utiliser une marque collective ou une marque de garantie est
considéré comme fair par ce titulaire…”110
Hasta el momento, la configuración normativa de la Marca Colectiva
Comunitaria no ha tenido mayor modificación respecto del texto de la
propuesta de 1980.
108 “La presente Directiva se aplica a las marcas de productos o servicios, individuales, colectivas o de garantía, que fueron objeto de un registro o de una solicitud de registro en un Estado miembro o que han sido objeto de un registro internacional con efectos en un Estado miembro” Traducción libre. 109 Cabe hacer alusión a la diferencia respecto de un licenciatario –para la marca individual- y una persona autorizada –para la marca colectiva-, porque si bien en algunos textos hacen referencia a posprimeros por los segundos, ya que existe incompatibilidad de el instituto de la licencia con la Marca Colectiva. Ver Corrales Mota, J.A, “La Licencia de Marca y la Marca Colectiva: Incompatibilidad”, Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, núm. 41, año 2005, p. 72. 110 “… El uso de la marca con el consentimiento del titular o por un tercero habilitado a utilizar una marca colectiva o una marca de garantía es considerado como hecho por el titular…” Traducción libre.
111
En octubre de 1988, el Parlamento Europeo da segunda lectura a la
propuesta sometida a su consideración y puntualiza los temas que han sido
modificados por él respecto de la definición de conceptos sobre el derecho
otorgado por la marca, el riesgo de confusión, el alcance de los derechos del
titular, el principio de agotamiento del derecho de marca, aspectos de la
concesión de licencias, la procedencia de utilizar varias marcas para un
mismo tipo de mercancías por un titular, todos estos aspectos aprobados por
la Comisión ante la posición común adoptada en el Consejo, siendo éste
último el autor de algunas modificaciones todas atendiendo los lineamientos
generales del Parlamento, por lo que, al concluir la exposición de motivos de
este dictamen se indica que la propuesta a la fecha sería “un instrumento
jurídico claro y preciso que otorga con admirable coherencia los principios del
derecho de marcas”. Esta lectura se realiza el 5 de octubre de 1988 y el 26 de
ese mismo mes se realiza la publicación de su dictamen por el que se
aprueba la posición común y se encarga al Presidente de transmitir esta
decisión al Consejo y a la Comisión.
3.3. Modificación de la Propuesta de Reglamento sobre Marca Comunitaria, 1988111
Las modificaciones realizadas a la propuesta del Reglamento sobre
Marca Comunitaria en mayo de 1988, no sólo generan modificaciones de
fondo sino de forma; la propuesta de Reglamento sufre variaciones en la
organización de todo su articulado, el título XI referente a Marca Comunitaria
de Garantía y Marca Comunitaria Colectiva contenida en los documentos
previos, pasa a ser el Título VII Bis, compuesto por el artículo 55 A, referido a
Marcas Comunitarias Colectiva; 55 B, Reglamento de Uso de la Marca; 55 C,
Desestimación de la Solicitud; 55 D, Observaciones de Terceros, 55 E, Uso de
la marca; 55 F, Modificación del reglamento de uso de la marca; 55 G,
111 Documento 5865, del 11 de mayo de 1988.
112
Ejercicio de la acción por violación de marca; 55 H, Causa de Caducidad y 55
I, Causas de nulidad.
En esta propuesta consolidada, se verifica un cambio radical en el
tratamiento de las Marcas de Garantía y las Marcas Colectivas, éstas últimas
son las únicas reguladas expresamente, se aparta de la posición mantenida
hasta la fecha en la cual se trataba de forma diferenciada a ambos tipos de
marca, se podría decir incluso que en las propuestas anteriores el tratamiento
recibido por la marca colectiva era accesorio toda vez que el instituto
relevante en las versiones anteriores de la propuesta lo era la marca de
garantía112.
Sin embargo, dadas las características reguladas en esta versión se
podría presumir que la Marca Colectiva subsume dentro de ella a la Marca de
Garantía, lo que resulta evidente por las normas que se proponen en su
articulado.
3.3.1. Marcas Comunitarias Colectivas
El artículo 55 A contiene la conceptualización de la Marca Comunitaria
Colectiva:
“1. Podrán constituir marcas comunitarias colectivas las marcas comunitarias así designadas al ser depositadas y que sean adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la agrupación que sea su titular, de los productos o servicios de otras empresas. Podrán solicitar marcas comunitarias colectivas las agrupaciones de fabricantes, de productores, de proveedores de servicios o de comerciantes que, a
112 Como ejemplo ver artículo 86 Marcas Comunitarias de Garantía, artículo 97 Oposición por motivos de denegación contra el registro de marcas comunitarias de garantía. En general, salvo excepciones indicadas, el articulado hacía mención expresa a ambos tipos de marca. Se pasa de mencionar a las Marcas de Garantía, las Marcas Colectivas y las Marcas de certificación en la propuesta inicial de Primera Directiva, a tan sólo las Marcas de Garantía y las Marcas Colectivas en el propuesta de Reglamento sobre Marca Comunitaria en 1980 y 1984, para luego ser reguladas en forma expresa únicamente las marcas Colectivas en la versión de 1988 cuya postura en la que se consolida en le texto del Reglamento sobre Marca Comunitaria de 1994.
113
tenor de la legislación que les es aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, de celebrar contratos o de realizar otros actos jurídicos y de actuar como parte ante los tribunales, así como las personas jurídicas de derecho público. 1. bis Por excepción a la letra c) del apartado 1 del art. 6 podrán constituir marcas comunitarias colectivas con arreglo al apartado 1 los signos o las indicaciones que puedan servir, en el comercio para señalar la procedencia geográfica del producto. El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso, en el mundo de los negocios, de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas correctas en materia industrial y comercial. 2. Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a las marcas comunitarias colectivas, salvo disposición contraria en los art. 55 B a 55 I.”
Este artículo establece una definición de la Marca Comunitaria
Colectiva, indicando la necesaria designación en su solicitud del tipo de marca
que se desea, siempre que el signo distintivo que se pretende registrar sea
apto para cumplir los objetivos del instituto en cuestión, sea ‘distinguir’ los
productos o servicios de los miembros de la agrupación titular de los de otras
empresas. En este primer aparte del artículo resulta evidente que la finalidad
perseguida por la Marca Colectiva obedece a la misma finalidad de la marca
individual, sin embargo la diferenciación se da en la utilización del signo, sea
los miembros de la agrupación titular.
A diferencia del artículo 87 que refería a la Marca Comunitaria Colectiva
de la versión anterior, este artículo 55 A, es más explícito en la regulación de
la Marca Colectiva, va más allá de la mera definición simplista del tipo de
signo, para establecer necesarias pautas a cumplir por el posible titular, no
sólo el requerimiento de capacidad de actuar en nombre propio, sino una
verdadera capacidad de actuar a título personal e incluso la capacidad que
implica el actuar como parte ante los tribunales más ligada a la capacidad
jurídica; asimismo, incluye a las personas jurídicas de derecho público
habilitándoles a optar por la titularidad de este tipo de Marcas.
Incorpora a su vez dos apartados más que en su versión anterior no
existían, el primero de ellos el 1 bis establece una excepción mediante la cual
permite utilizar la indicación geográfica de procedencia del producto y/o
114
servicio para constituir una marca colectiva, limitando a la vez el derecho
otorgado al titular, el cual a diferencia de su homólogo en la marca individual
goza de un derecho diferente como se analizará en líneas posteriores; donde
se analice el Titular dadas las características propias de la marca colectiva y
la prerrogativa de aludir a la procedencia geográfica del producto y/o servicio
el titular no podrá limitar la utilización de dicha indicación a ningún tercero
siempre que éste actué conforme a las prácticas correctas en materia
industrial y comercial.
En las discusiones realizadas a esta propuesta, tanto el Consejo como
la Comisión aclaran la facultad de utilización de la marca no sólo para la
asociación113 titular de la misma, sino en los casos de que la titular se
conforme de varios miembros, éstos también estarán facultados para su uso.
No hace mayor referencia al tipo de ‘uso’ de la agrupación titular o bien si los
miembros que la componen están facultados en el sentido de que pueden
optar por su utilización debiendo adecuarse previamente a los requerimientos
del reglamento de uso de la marca en cuestión y no sólo por ser parte de la
titular.
El apartado segundo, se corresponde con el artículo 88 de su versión
anterior ya que establece las disposiciones aplicables a esta marca en
concreto, indicando que se aplica el Reglamento en general siempre que no
contravenga la normativa específica del instituto, artículos 55 B a 55 I, ambos
inclusive.
En términos generales, en la discusión de la propuesta resulta
interesante rescatar la reserva realizada por la delegación francesa respecto
de la innecesaridad del título sobre marcas comunitarias colectivas, toda vez
que de acuerdo a su opinión sería procedente adecuar la norma del artículo 4
113 En la versión Italiana de los Alegatos del Consejo Europeo sobre la propuesta de Reglamento de Marca Comunitaria, la terminología utilizada para describir al titular de la marca comunitaria colectiva es de “asociación” mientras que en la propuesta se alude a una “agrupación”. Rivista di Diritto Industriale, parte I, 1990, pag. 178.
115
de la propuesta respecto del titular de la marca comunitaria con el objeto de
adecuarlo a la posibilidad de que el titular sea una agrupación o una
asociación lo que permitiría eliminar el título VII Bis propuesto. Asimismo, esta
delegación se manifestó en contra de que en la regulación de marcas
comunitarias colectivas se agreguen o mezclen elementos de marca colectiva
con elementos de marca de garantía, lo que implica que según su postura,
estos tipos de marca son totalmente diferentes entre sí. Otra de las reservas
realizadas por esta delegación, de relevancia para el tema en estudio, fue
respecto de la conformación de esta propuesta en este artículo en particular
con relación a la posibilidad de que una indicación de procedencia geográfica
pudiese conformar una marca colectiva sin necesidad de ningún otro
aditamento114.
3.3.2. Elementos del Procedimiento de Registro de la Marca Colectiva
Desestimación de la solicitud de MCC Esta norma (artículo 55 C) se avoca al tratamiento de los supuestos
que se establecen como causales justificativos de desestimación de la
solicitud de marca comunitaria colectiva.
“1. Además de por los motivos de desestimación de solicitudes de marca comunitaria previstos en los artículos 30 y 31, la solicitud de marca comunitaria colectiva se desestimará cuando no se cumpla lo dispuesto en los artículos 55 A o si el reglamento de uso fuere contrario al orden público o a las buenas costumbres. 2. La solicitud de marca comunitaria colectiva será desestimada además cuando se corra el riesgo de inducir a error al público sobre el carácter o el significado de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva. 3. No se desestimará la solicitud, si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de uso, cumpliere las exigencias enumeradas en los apartados 1 y 2”.
114 La reserva realizada por la Delegación Francesa se encuentra en el Documento 9515/87, puntos 12 y 13, del expediente del Reglamento de Marca Comunitaria.
116
La norma referida a la desestimación de la solicitud en esta versión de
la propuesta adecúa la remisión del articulado a la conceptualización de la
propuesta actual, siendo que el artículo 90 de la versión anterior sobre
desestimación remitía al cumplimiento de los artículos 86 sobre Marca de
Garantía, 87 relativo a Marca Colectiva y 89 sobre el Reglamento de la Marca,
todos ellos del Título XI sobre Marca Comunitaria de Garantía y Marca
Comunitaria Colectiva. El artículo 55 C por su parte, en su apartado primero,
remite al cumplimiento de lo normado por los artículos 30 sobre Examen de la
solicitud y 31 sobre El Examen de los Motivos Absolutos de Denegación del
Título IV relativo a Procedimiento de Registro de la marca comunitaria,
omitiendo hacer referencia al artículo 30 Bis incorporado en esta nueva
versión que versa sobre el Examen de las condiciones relativas a la calidad
del titular de la marca, lo que puede comprenderse por las características
propias de la marca colectiva respecto de este elemento subjetivo. Asimismo,
continúa indicando dicho apartado que la contravención por parte de la
solicitud de Marca Colectiva de lo estipulado en el artículo 55 A será otra
causa de desestimación, misma consecuencia tendrá si el Reglamento de Uso
de la solicitud en cuestión contraviene el orden público o las buenas
costumbres.
El apartado segundo mantiene la norma original tan sólo refiriéndose,
en esta versión, a la Marca Colectiva y no a la Marca de Garantía como lo
hacía su antecesora, apuntando como causa de denegación aquella solicitud
que genere riesgo de inducir a error al público sobre la marca colectiva o
genere en el consumidor la impresión de ser ‘algo distinto’ a ella.
Este artículo incorpora un tercer apartado por el cual se establece la
posibilidad de subsanar tales causas de desestimación mediante la
modificación de la propuesta de reglamento de uso de la marca, en tanto sólo
puede subsanar las deficiencias apuntadas en los apartados 1 y 2 del
presente artículo; sin embargo omite la referencia a los artículos 30 y 31 por lo
que se puede concluir que no se permite subsanación alguna al respecto; al
117
menos no por modificación a la propuesta del reglamento de uso que
acompaña la marca.
Observaciones de terceros
La recepción de observaciones de terceros en la solicitud de marca
comunitaria colectiva contemplada por la norma del artículo 55 D, viene
concebida por el presente artículo, estableciendo la procedencia de oposición
o bien alegaciones de terceros ante la solicitud de una marca comunitaria
colectiva, siendo necesaria la justificación oportuna.
“Además de los casos mencionados en el artículo 33, cualquier persona, agrupación u organismo de los contemplados en dicho artículo podrá dirigir a la oficina observaciones escritas fundadas en el motivo según el cual la solicitud de marca comunitaria colectiva debiera desestimarse en virtud del artículo 55 C”.
La legitimación otorgada a terceros para realizar observaciones a una
solicitud de marca colectiva era contemplada por la remisión al artículo 33 -
homólogo del artículo en análisis pero- referido a la marca en general y el
artículo 90 sobre desestimación de la solicitud de marca colectiva, ambos de
la versión precedente a la propuesta en estudio; sin embargo la norma en
cuestión no sufre mayor alteración en esta propuesta, se hace remisión
igualmente al artículo 33 y adiciona el requerimiento de la forma de la
presentación que debe ser por escrito e indicando el motivo de la
desestimación a partir de lo establecido por el artículo 55 C –desestimación de
la solicitud-.
Cabe indicar que se omite la referencia a la Oposición por motivos de
denegación contra el registro de marcas comunitarias de garantía, del artículo
91 de la versión anterior, toda vez que éste era referido únicamente a la
marca de garantía
118
Ejercicio de la acción por violación de marca
El artículo 55 G determina las acciones procedimentales y la
legitimación para actuar, en el supuesto de violación de una marca
comunitaria colectiva.
“1. Las disposiciones del artículo 21 apartados 3 bis y 3 ter relativas a los derechos de los licenciatarios se aplicarán a toda persona facultada para utilizar una marca comunitaria colectiva. 2. El titular de una marca comunitaria colectiva podrá reclamar, en nombre de las personas facultadas para utilizar la marca, reparación del daño que éstas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca”.
Si bien al referirse a las personas habilitadas para la utilización de la
marca comunitaria colectiva, éstas no son calificadas como licenciatarios, si
se hace parangón respecto de éstos en lo referido a algunas de las normas
que condicionan los derechos otorgados mediante licencia; así, las personas
(físicas o jurídicas, ya que en principio no se hace diferenciación expresa
alguna) autorizadas para su utilización estarán facultadas a interponer una
acción por infracción de la marca sólo con el consentimiento del titular de la
misma, o bien podrán intervenir en coadyuvancia en un proceso ya iniciado
por el titular a efectos de obtener restitución del perjuicio generado a él; así
mismo la norma de remisión establece una facultad específica para el
licenciatario exclusivo al permitírsele accionar sin el consentimiento del titular
cuando éste no actúa dentro del plazo oportuno previo requerimiento del
afectado; situación que es de análisis respecto de los usuarios de la marca
comunitaria colectiva, toda vez que éstos no podrían –en principio- encuadrar
en el concepto de licenciatario exclusivo, pues por el contrario los usuarios
son una colectividad o al menos esa es la intencionalidad del tipo de marca,
por lo que no contarían con la facultad de subrogarse el derecho de acción
ante negativa o negligencia del titular; esto de acuerdo a la remisión al artículo
21 apartados 3-bis y 3 ter115. En la versión anterior de la propuesta -artículo
115 Artículo 21, Licencia (traducción libre) “1. La marca comunitaria puede ser objeto de licencias para la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales fue registrada y para la totalidad o parte de la Comunidad. Licencias podrán ser exclusivas o no exclusiva. 2. El titular de una marca podrá invocar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciatario que transgreda una disposición del acuerdo de licencia para su duración, a la
119
95- la remisión se hace al artículo 77 el cual era más simple indicando que el
derecho de accionar es del titular de la marca y un licenciatario no puede
ejercer dicho derecho sin el consentimiento del primero –apartado 1-. En su
apartado segundo establece la posibilidad de todo licenciatario de intervenir
en un proceso iniciado por el titular de la marca comunitaria a fin de obtener
reparación de su propio perjuicio.
El inciso segundo del artículo 55 G guarda similitud total con su
homólogo en la versión anterior, ya que adiciona a lo establecido en el
apartado 1 la potestad del titular de reclamar reparación del daño generado a
las personas facultadas para su utilización por un uso no autorizado de la
marca. No es clara la complementariedad de ambos apartados, toda vez que
con la remisión hecha en el primero queda establecida la restricción del
derecho de accionar por parte de los usuarios autorizados de la marca
colectiva, partiendo del supuesto de la no correspondencia de éstos con el
concepto de licenciatario exclusivo, la única posibilidad de ejercer el derecho
de acción por violación de marca, será con el consentimiento del titular o en
forma coadyuvante, por lo que lógicamente se entiende que es el titular de la
marca el legitimado para ejercer dicha acción. El apartado segundo al indicar
que el titular ‘podrá reclamar’ a nombre de los usuarios facultados implica una
posible subrogación del derecho cuando éste es el único legitimado en
primera instancia para ejercer tal acción.
forma protegida por el registro en el que se puede utilizar la marca, la naturaleza de los productos o servicios para los que se expide la licencia, el área donde la marca puede ser fijada o la calidad de los productos manufacturados o servicios prestados por el licenciatario. 3. Suprimido. 3-bis. Sin perjuicio de las estipulaciones del acuerdo de licencia, el licenciatario puede interponer un recurso por infracción de una marca comunitaria sólo con el consentimiento del propietario del mismo. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá iniciar esta acción después de una orden si el propietario de la marca no inicia la acción por infracción dentro en el momento oportuno. 3-ter. Un licenciatario puede intervenir en una acción de infracción interpuesta por el titular de la marca comunitaria para obtener el resarcimiento del daño que ha sufrido. 4. A petición de cualquiera de las partes, la concesión o cesión de una licencia de una marca se inscribirá en el Registro y se publicará”. El subrayado no pertenece al original.
120
3.3.3. Uso de la Marca Colectiva
Uso de la marca
En la propuesta de creación de la Marca Comunitaria Colectiva cobra
énfasis el uso que se debe dar a la marca, y quiénes son los facultados para
dicho uso, el artículo 55 E indica:
“El uso de la marca comunitaria colectiva realizado por cualquier persona facultada para utilizar esa marca será conforme a las disposiciones del presente Reglamento, siempre que se cumplan las demás condiciones a las que éste somete el uso de la marca comunitaria”.
El uso de la marca comunitaria colectiva no tiene ninguna variación
sustancial, tan sólo el lógico al omitir normar la marca de garantía116, ésta se
suprime en este artículo. La legitimación del uso de la marca queda
supeditado a la autorización, sin ahondar –al menos en este artículo- en
requerimientos específicos para estar facultado a su uso, tan sólo lo supedita
al cumplimiento de las condiciones establecidas para ello, en principio se debe
entender tanto las generales del Reglamento de Marca Comunitaria como la
de su propio reglamento de uso.
Reglamento de Uso de la Marca Esta norma contenida en el artículo 55 B refiere a los requerimientos
establecidos para el Reglamento de Uso como elemento básico y necesario
para la registración de una marca colectiva.
“1. La solicitud de marca comunitaria colectiva deberá incluir un reglamento de uso. 2. El reglamento de uso indicará las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la agrupación así como, en la medida en que existan, las condiciones de uso de la marca, incluidas las
116 La propuesta anterior hacía referencia en su artículo 93 respecto del uso de la marca comunitaria de garantía como a la marca comunitaria colectiva.
121
sanciones. El reglamento de uso de las marcas a que se refiere el apartado 1 bis del art. 55 A deberá autorizar a cualquier persona cuyos productos procedan de la zona geográfica de que se trate a hacerse miembro de la agrupación titular de la marca”.
El artículo trascrito previamente establece la norma contenida en el
artículo 89 de la versión anterior de la propuesta de Reglamento de Marca
Comunitaria, esta norma establece la necesidad de la elaboración y
presentación de un Reglamento de Uso para solicitar una Marca Colectiva
(apartado 1), le asigna una finalidad expresa a dicho reglamento, el cual
deberá versar sobre la utilización de la marca, omisión que se daba en el
artículo 89 mencionado; asimismo determina los elementos mínimos que debe
contener. En su versión anterior, este apartado únicamente se dirigía a la
marca de garantía toda vez que estipulaba en forma expresa los elementos
que debía contener para este tipo de marca sin referirse en lo mínimo a las
necesidades propias de la marca colectiva, el apartado 2 del artículo 55 B es
más explícito al indicar que el reglamento debe indicar las personas
autorizadas a utilizar la marca, debe indicar las condiciones de filiación a la
agrupación titular de la marca, las condiciones bajo las cuales éstas pueden
ser autorizadas a utilizar el signo distintivo y las sanciones en caso de
incumplimiento.
Reafirma lo que se establece en el artículo anterior respecto de la
restricción del derecho del titular de la marca frente a la utilización del signo
por terceros, en cuanto que deberá incluir la autorización a cualquier tercero -
cuyos productos y/o servicios procedan de la zona geográfica en cuestión- a
ser miembro de la agrupación titular de la marca117.
117 Teóricamente, puede suponerse que la relación es un derecho/deber: un deber para el titular respecto de la aceptación de terceros con la finalidad de utilizar la marca, y a la vez un derecho del solicitante de formar parte de la agrupación siempre que se someta a las regulaciones exigidas por el reglamento de uso.
122
Modificación del reglamento de uso de la marca Debido a la trascendencia en importancia del Reglamento de Uso que
acompaña a la solicitud de marca Comunitaria Colectiva, se establece el
procedimiento para cuando éste deba ser modificado, mediante el artículo 55
F.
“1. El titular de la marca comunitaria colectiva deberá someter a la Oficina cualquier reglamento de uso que haya sido modificado. 2. La modificación no se mencionará en el registro, cuando el reglamento de uso modificación no cumpla los requisitos del artículo 55 B o implique un motivo de desestimación de los señalados en el artículo 55 C. 3. Al Reglamento de uso modificado será aplicable el artículo 55 D. 4. Para los fines de la aplicación del presente Reglamento, la modificación del reglamento de uso sólo surtirá efectos a partir de la fecha de inscripción de la mención de la modificación en el registro”.
Las condiciones establecidas para modificar el reglamento de uso de la
marca no sufren mayores alteraciones de fondo en esta versión de la
propuesta del reglamento, varia la redacción citando las mismas normas. Las
modificaciones realizadas a cualquier reglamento de uso deberán presentarse
ante la Oficina –apartado 1 del presente artículo y del artículo 94 de la versión
anterior-, se indica como un ‘deber’ someter a la Oficina las modificaciones
realizadas. En su apartado segundo se establecen las condiciones que deben
cumplir las modificaciones propuestas: cumplir los requisitos establecidos para
el reglamento de uso, artículo 55 B o bien, que no contravenga el artículo 55 C
respecto de las causas de desestimación de la solicitud de marca colectiva,
respeto al orden público y las buenas costumbres así como la posibilidad de
inducir a error al público sobre el significado de la marca colectiva o, genere la
idea de que sea algo distinto118; en su apartado tercero se establece la
aplicación del artículo 55 D dando lugar a realizar observaciones de terceros
sobre las modificaciones propuestas.
118 En este punto cabe plantearse la situación de la marca comunitaria colectiva con relación a si subsume o no a la marca de garantía contemplada en las versiones anteriores de la propuesta de Reglamento de Marca Comunitaria e incluso a la marca de certificación mencionada conjuntamente con las dos anteriores, tanto en las propuestas como en la versión final de la Primera Directiva sobre aproximación de las Legislaciones de los Estados miembros en materia de Marcas (89/104/CEE) así como en su versión actual de 2008 (2008/95/CE).
123
En aplicación del segundo apartado se podría inferir que el ‘deber’ de
someter las modificaciones del reglamento a la Oficina no es sólo un mero
trámite a cumplir, sino que éstas serán analizadas de oficio con el objeto de
establecer su conformidad con los requisitos establecidos, aunado a la
posibilidad de terceros a coadyuvar a su análisis mediante observaciones, lo
que viene a ser complementado por el cuarto y último inciso que establece
vigencia a partir de su registración, indica que toda modificación deberá
responder a los requisitos establecidos a ese efecto y una vez comprobado su
adecuación será inscrita en el registro, a partir de ese momento iniciará sus
efectos.
3.3.4. Extinción de la Marca Colectiva
Causas de la caducidad
Como se indicó en líneas precedentes, y dadas las características
propias de esta marca comunitaria, toca analizar las posibles causas de
caducidad de una marca colectiva, el artículo 55 H reza,
“Además de por las causas de caducidad señaladas en el artículo 39, se declararán caducados los derechos del titular de la marca comunitaria colectiva, cuando así se hubiere solicitado de la Oficina o cuando medie demanda de reconvención en una acción por violación de marca, cuando: a) el titular no adopte medidas razonables para evitar cualquier uso de la marca que no fuera compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, cuya modificación habrá sido eventualmente inscrita en el registro; a bis) La manera en la que la marca hubiese sido utilizada por el titular hubiere tenido como consecuencia la posibilidad de inducir a error al público, en el sentido del apartado 2 del artículo 55 C; b) la modificación del reglamento de uso se hubiere inscrito en el Registro en incumplimiento de las disposiciones del artículo 55 F apartado 2, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, lo adecuare a las exigencias fijadas por dichas disposiciones”.
Las causas de caducidad establecidas en este artículo, hacen mención
en primera instancia a una remisión al artículo 39 de la propuesta en
124
análisis119. Este artículo menciona el no uso de la marca por un periodo
ininterrumpido de cinco años, salvo si hay justificación para ello o bien si tres
meses antes de la presentación de la solicitud de caducidad ante la Oficina, o
la reconvención realizada con este objetivo, se inicie su uso o los preparativos
para ello siempre que esta actividad no inicie en este periodo basado en el
conocimiento por parte del titular de la solicitud de caducidad. Cuando la
marca devenga en nombre habitual para el producto o servicio que ha sido
inscrita generado por la actividad o inactividad de su titular; cuando el uso de
la marca, sea por el titular o bajo su consentimiento, pueda inducir a error al
público respecto de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de
los productos o servicios. Así mismo apunta un elemento adicional que remite
a su vez al artículo 4 de la propuesta de reglamento que versa sobre
condiciones del titular de la marca pero de la marca individual, lo que no
necesariamente aplicaría en nuestro estudio. Por último, indica la procedencia
de declarar la caducidad por falta de uso para parte de los productos o
servicios para los que se encuentra registrada la marca. Una vez indicada la
remisión adiciona como fundamento de caducidad para la marca comunitaria
colectiva que ésta sea solicitada, o por solicitud expresa o reconvención, por
violación de la marca bajo tres supuestos:
119 Artículo 39, Causas de caducidad “1. El titular de la marca vera caducado su derecho por solicitud a la Oficina o en la reclamación en un procedimiento de infracción: a) si la marca durante un período ininterrumpido de cinco años, no ha sido objeto de utilización en la Comunidad para los productos o servicios para que se ha registrado, y no hay ninguna razón que justifique la falta de uso, pero no se puede aplicar la caducidad de una marca si, entre el final de ese período y la presentación de la solicitud [de caducidad] o reclamación de ella, ha comenzado en serio el uso de la marca, si el comienzo o reinicio del uso de la marca se encuentra en los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud o la reclamación, siempre que el plazo de tres meses no comienza antes de que finalice el período ininterrumpido de cinco años de no uso, no se toman en consideración si los preparativos han dado inicio o reinicio del uso de la marca únicamente después de que el propietario se ha enterado de que la solicitud o la reclamación [o reconvención) podría ser presentada; b) cuando la marca ha devenido, por la actividad o inactividad de su titular, en nombre habitual en el comercio del producto o servicio para el que ha sido registrada; c) cuando, como resultado del uso realizado por parte del titular o con su consentimiento con relación a los productos o servicios para los cuales esté registrada, la marca puede inducir a error al público sobre todo acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios; d) cuando la marca ya no cumple las condiciones del artículo 4 [Titular de la Marca]. 2. Si la causa de la caducidad se da sólo para una parte de los productos o servicios para los que la marca está registrada, el propietario verá caducados sus derechos sólo para los productos o servicios en cuestión.” Traducción libre.
125
1. Ante negligencia por parte del titular respecto de la adopción de
medidas razonables con el objeto de evitar un uso contrario a las
disposiciones establecidas en el reglamento de uso, incluidas sus
modificaciones, lo que se puede considerar innecesario toda vez que si
éstas surten efectos hasta su inscripción no se tendrían como
modificaciones si no como parte integral del reglamento;
2. Si el uso realizado de la marca hubiese generado la posibilidad de
inducir a error de acuerdo a lo que establece el apartado 2 del artículo
55 C, que trata sobre la desestimación de la solicitud cuando exista la
posibilidad de hacer creer al público que se trata de otra cosa distinta a
una marca comunitaria colectiva, lo que es absolutamente casuístico;
3. Si las modificaciones al reglamento de uso hubiesen sido inscritas en
contravención de lo preceptuado por el apartado 2 del artículo 55 F
referente el procedimiento de modificación del reglamento de uso
(artículo 55 B) o sea contrario al orden público o las buenas
costumbres (artículo 55 C), incluye la posibilidad de subsanar dicha
causa de caducidad mediante la realización, por parte del titular, de una
modificación al reglamento que permita enmendar dicha causa.
La versión anterior –artículo 96- era menos explícita respecto de las
causas de caducidad que establecía, ya que regulaba como fundamento de
caducidad de una marca de garantía o de una marca colectiva la
contravención al apartado 2 del artículo 86 sobre la Marca de Garantía o bien
cuando se autorizara o se tolerara el uso de la marca colectiva de forma
distinta a lo regulado para esos efectos en el reglamento de uso.
Causas de nulidad
Las causas de nulidad se estipulan en el artículo 55 I de análisis,
126
“1. Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos 41 y 42, se declarará la nulidad de la marca comunitaria colectiva cuando así se hubiera solicitado de la Oficina o cuando medie demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si hubiere sido registrada en contra de lo dispuesto en el artículo 55 C, salvo si el titular de la marca, mediante una modificación de reglamento, se conformare a las exigencias fijadas por las citadas disposiciones. 2. Suprimido”.
Las causas de nulidad se establecen a partir de la remisión a los
artículos 40 y 41 de la propuesta de Reglamento, estos artículos refieren
asimismo a las causas de nulidad absoluta –artículo 40- y las causas de
nulidad relativa –artículo 41- de este cuerpo legal, adiciona a su vez, que
procederá declarar la nulidad de la marca comunitaria colectiva cuando se
haya registrado en contra de los artículos 30 -examen de la solicitud de marca
comunitaria- y 31 –causas de nulidad absoluta- de la propuesta así como lo
preceptuado para la marca comunitaria colectiva –artículo 55 A-, la
contravención del reglamento de uso al orden público o a las buenas
costumbres, cuando se corra el riesgo de inducir a error en el significado de la
marca en cuestión; esto por remisión expresa al artículo 55 C. Sin embargo, la
salvedad realizada por este artículo in fine de permitir la subsanación tanto de
las causas de nulidad relativa como de la nulidad absoluta120 mediante la
modificación del reglamento de uso por parte del titular es innecesaria, toda
vez que el artículo 55 C la contempla, salvo si dicha salvedad es entendida en
el marco de todas las normas indicadas, incluso para la contravención de las
estipulaciones referentes a la solicitud de marca comunitaria del artículo 30;
en principio, la norma en estudio permite dicha subsanación para todas las
contravenciones indicadas en cada una de las remisiones que contempla.
Se suprime el segundo inciso del artículo. En la versión anterior el
artículo 97 relativo a causas y efectos de nulidad; en su apartado segundo
refería al supuesto de que una modificación del reglamento de uso que
120 Se omite, por ecceder nuestro foco de análisis, lo procedente desde la óptica del derecho administrativo respecto de la subsanación de una nulidad absoluta.
127
contraviniera las disposiciones y hubiese sido inscrita no generaría efectos a
partir de la enmienda realizada121.
Esta propuesta suprime el artículo 98 de la versión anterior así como el
98 bis, el primero referente a la prohibición de utilizar la marca comunitaria
colectiva o de garantía –ya que regulaba ambas marcas comunitarias- que
haya sido declarada caduca o declarado nula, haya sido objeto de renuncia o
no se haya renovado, por un plazo de tres años a partir de su declaración
salvo para el titular de ésta o sus derechohabientes. Por su parte, el artículo
98-bis incorporaba un signo compuesto por la letra griega épsilon en
mayúscula encerrada en un círculo, con el objeto de indicar que el signo
distintivo era una marca comunitaria registrada, signo que no trascendió a la
versión de 1988.
3.4. Modificación de la Propuesta de Reglamento sobre Marca Comunitaria, 1991122
De acuerdo a la deliberación de la propuesta en cada uno de los
ámbitos de discusión se incorporan las observaciones realizadas por los
diferentes entes que la analizan, la Comisión, el Consejo y el Parlamento
Europeo, dichos entes fueron depurando la propuesta y para 1991 se
obtiene un documento base para la adopción del Reglamento de 1994; esta
propuesta toma en consideración las diferentes posturas expresadas y recogidas en los documentos preparatorios contenidos en dicho expediente.
121 Artículo 97, apartado segundo: “…2. Lorsque la nullité de la marque communautaire de garantie ou de la marque communautaire collective a pour cause la modification du règlement, la marque est réputée n’avoir pas eu les effets prévus au présent règlement à compter de l’enregistrement de la modification. » («Cuando la nulidad de la marca comunitaria de garantía o marca comunitaria colectiva se debe a la modificación del Reglamento, no se considerará que han tenido los efectos previstos en dicho Reglamento hasta la fecha de inscripción de la modificación. » Traducción libre) 122 Documento 4595/91, del expediente del Reglamento de Marca Comunitaria.
128
La propuesta de 1991, recoge variaciones tanto de forma como de
fondo a la versión anterior, así el Título correspondiente a las Marcas
Colectivas será el VIII –anteriormente Titulo VII Bis- sobre Marcas
Comunitarias Colectivas; se modifica la numeración anterior y se le atribuye
una numeración consecutiva que va del artículo 65 al 73, ambos inclusive, si
bien, estas modificaciones fueron propuestas en junio de 1988 al Consejo
en un planteamiento transaccional global123. Manteniendo la postura por
parte de la delegación francesa, respecto de la necesidad de un capitulo propio sobre marcas colectivas.
3.4.1. Marcas Comunitarias Colectivas
Este artículo 65 contempla la conceptualización de la marca comunitaria
colectiva.
“1. Podrán constituir marcas comunitarias colectivas las marcas comunitarias así designadas al efectuarse el depósito y que sean adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la agrupación que sea su titular, de los productos o servicios de otras empresas. Podrán solicitar marcas comunitarias colectivas las agrupaciones de fabricantes, de productores, de proveedores de servicios o de comerciantes que, a tenor de la legislación que les es aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, de celebrar contratos o de realizar otros actos jurídicos y que tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de derecho público. 2. No obstante los dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 7124, podrán constituir marcas comunitarias colectivas con arreglo al apartado 1 los signos o las indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica del producto o servicio. El derecho conferido por la marca colectiva no permitirá a su titular prohibir a un tercero el u so, en el tráfico económico, de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas correctas en materia industrial y comercial.
123 Documento 6507/88, punto 23. 124 La referencia al artículo 7 del Reglamento a que hace alusión este artículo no coincide con la referencia conceptual ya que la norma en referencia es contenida por el inciso c) del apartado 1 del artículo 6 en la propuesta de 1988, sin embargo no ha sido posible determinar el documento intermedio de estas dos versiones, documentos 5865/88 y 4595/91 del expediente de Reglamento de Marca Comunitaria.
129
3. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a las marcas comunitarias colectivas, salvo disposición contraria en los artículos 66 a 73”
El apartado 1 de su versión anterior no sufre mayor alteración de fondo
salvo en dos elementos, en primera instancia se modifica la frase ‘al ser
depositada’ de la versión anterior y se sustituye por ‘al efectuarse el depósito’
en la versión actual al referirse a la solicitud de la marca comunitaria colectiva,
lo que en el fondo no tiene mayor relevancia más que en la forma estructural
de la frase; en segundo término, al referirse a la capacidad jurídica necesaria
para ser titular de la marca, en la versión anterior el apartado 1 del artículo 55
A indicaba ‘…y de actuar como parte ante los tribunales,…’, en la versión de
análisis indica ‘y que tengan capacidad procesal’, ciertamente amplia el
requerimiento del ámbito de la capacidad.
En el apartado 2 que sustituye al 1 Bis de la versión anterior, no se
realizan mayores variaciones, y las variaciones realizadas responden más a la
forma que al fondo, cabe rescatar la precisión realizada por la inserción de la
frase ‘en el tráfico económico’ en sustitución de ‘en el mundo de los negocios’
de la versión anterior, al referirse a la limitación del derecho del titular de no
prohibir a un tercero el uso de la marca en el supuesto de que dicha marca
obedezca a signos o indicaciones que se refieran a la procedencia geográfica,
condicionándolo únicamente a que este uso se haga en atención a prácticas
correctas en el ámbito industrial y comercial.
Este apartado tuvo reticencias por parte de la delegación francesa ya
que su postura disentía de la transacción global, la que se sugirió se admitiera
que una indicación de procedencia geográfica conformase una marca
comunitaria colectiva.
El apartado tercero, por el cual se aplica el reglamento de marca
comunitaria a este tipo de marca en lo que no contravenga las disposiciones
propias, no se modifica salvo por la remisión del articulado propio, cambia del
’55 B a 55 I’ por ’66 a 73’.
130
3.4.2. Elementos del Procedimiento de la Marca Colectiva
Desestimación de la solicitud
Este articulado establece tres supuestos por los cuales se procedería a
desestimar la solicitud de marca comunitaria colectiva, la norma del artículo 67
indica:
Además de por los motivos de desestimación de solicitudes de marca comunitaria previstos en los artículos 36 y 38, la solicitud de marca comunitaria colectiva se desestimará cuando no se cumpla lo dispuesto en los artículos 65 o 66 o si el reglamento de uso fuera contrario al orden público o a las buenas costumbres. La solicitud de marca comunitaria colectiva será desestimada además cuando se corra el riesgo de inducir a error al público sobre el carácter o el significado de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva. No se desestimará la solicitud, si el solicitante cumpliere los requisitos enumerados en los apartados 1 y 2, mediante una modificación del reglamento de uso.
Este artículo no sufre ninguna modificación respecto de su versión
anterior – artículo 55 C- salvo en lo que respecta a la numeración de la
remisión a otro articulado, y en su apartado 3 se modifica la estructura de la
frase sin mayor trascendencia de fondo.
Observaciones de terceros
Respecto a las oposiciones, la propuesta establece los siguientes
elementos para la legitimación de presentar observaciones por terceros,
artículo 68.
“Además de los casos mencionados en el artículo 41, cualquier persona o agrupación de las contempladas en dicho artículo podrá dirigir a la Oficina observaciones escritas fundadas en el motivo según el cual la solicitud de marca comunitaria colectiva debiera desestimarse en virtud del artículo 67”.
El presente artículo no tiene mayores modificaciones de fondo respecto
de su versión anterior – artículo 55 D- salvo la omisión de los ‘organismos’ al
131
establecer los entes facultados para realizar observaciones, ya que esta
versión indica a ‘cualquier persona o agrupación..’ y en la versión anterior se
indicaba ‘… cualquier persona, agrupación u organismo..’. Se podría entender
que estarán facultadas para realizar observaciones en calidad de terceros
cualquier persona física o jurídica ya que no se hace distinción alguna en
forma expresa, se faculta a la agrupación tal cual, siendo que no necesita
contar con personería jurídica, pues estaría contemplada dentro del supuesto
anterior por lo que se le considera expresamente. Con base en lo anterior, la
alusión al organismo como ente facultado quedaría subsumida dentro de
alguno de los supuestos de este artículo.
Ejercicio de la acción por violación de marca
Es importante establecer la legitimación respecto del ejercicio de defensa
de la marca comunitaria, tomando en consideración su tipología específica y
la dicotomía entre el titular y los habilitados para su uso, el artículo 71 indica:
“1. Las disposiciones de los apartados 3 y 4 del artículo 22 relativas a los derechos de los licenciatarios se aplicarán asimismo a toda persona facultada para utilizar una marca comunitaria colectiva. 2. El titular de una marca comunitaria colectiva podrá reclamar, en nombre de las personas facultadas para utilizar la marca, reparación del daño que éstas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.”
El artículo 71 tan sólo cambia la numeración respecto de la versión
anterior –artículo 55 C- ya que la norma es la misma salvo la adecuación
necesaria al realizar la remisión de las normas respecto de su numeración.
3.4.2. Uso de la Marca Colectiva
Uso del marca
Es de trascendental importancia el uso en los signos distintivos, por lo
que la marca comunitaria colectiva no es ajena a ello. Este artículo 69 lo
regula.
132
“El uso de la marca comunitaria colectiva realizado por cualquier persona facultada para utilizar esa marca será conforme a las disposiciones del presente Reglamento siempre que se cumpla las demás condiciones a las que éste somete el uso de la marca comunitaria.”
El artículo 69 permanece incólume a su versión anterior, el artículo 55
E. Reglamento de uso de la marca
Como en sus homónimos anteriores, la norma del artículo 66 hace
referencia a los requisitos del Reglamento de Uso y su necesariedad en la
presentación de una solicitud de marca comunitaria colectiva.
— El solicitante de una marca comunitaria colectiva deberá presentar un reglamento de uso en el plazo establecido. — El reglamento de uso indicará las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la agrupación así como, en la medida en que existan, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones. El reglamento de uso de las marcas a que se refiere el apartado 2 del artículo 65 deberá autorizar a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate a hacerse miembro de la agrupación titular de la marca.
Este artículo presenta una modificación relevante, respecto del
Reglamento de uso, si bien en la versión anterior -55 B- se indicaba la
necesidad de incluirlo, en esta versión se toma en consideración el momento
oportuno de su presentación. De acuerdo a las discusiones sobre el tema por
parte del grupo de trabajo se considera que éste no debería ser necesario
para conceder la fecha de depósito de la solicitud por lo que se llega a la
conclusión de flexibilizar la norma, al punto de establecer la posibilidad de su
aporte en un momento diferente al de la solicitud pero dentro de un plazo
determinado, sugerido esto último por la delegación española125.
125 Documento 5865/88 ADD 1, punto 6.
133
El apartado 2 se mantiene incólume salvo por la necesaria adaptación
al momento de la remisión del articulado, por la nueva numeración del Título.
Modificación del reglamento de uso de la marca
El reglamento de uso, se mantiene como elemento esencial en la
marca comunitaria colectiva, por lo que es menester regularlo en forma
expresa mediante el artículo 70.
“1. El titular de la marca comunitaria colectiva deberá someter a la Oficina cualquier reglamento de uso que haya sido modificado. 2. La modificación no se mencionará en el registro, cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artículo 66 o implique un motivo de desestimación de los señalados en el artículo 67. 3. Al Reglamento de uso modificado será aplicable el artículo 68. 4. A los fines de la aplicación del presente Reglamento, la modificación del reglamento de uso sólo surtirá efecto a partir de la fecha de inscripción de la mención de la modificación en el registro.”
Este artículo no se altera en la sustancia, pues las modificaciones
contenidas en esta versión sólo refieren a la remisión del articulado y su
adecuación a la nueva numeración, en el apartado 4 se cambia el término
‘para’ por ‘a’ respecto de los fines de la aplicación del Reglamento de marca
comunitaria lo que no contiene mayor relevancia en aspectos de fondo.
3.4.3. Extinción de la Marca Colectiva
Causas de la caducidad
Este artículo adiciona a los supuestos de caducidad de la marca
comercial supuestos particulares como elementos que justifican una causal de
caducidad de la marca comunitaria colectiva.
Además de por las causas de caducidad señaladas en el artículo 50, se declararán caducados los derechos del titular de la marca comunitaria
134
colectiva, a instancia presentada ante la Oficina o cuando medie demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si
1. el titular no adoptare medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, cuya modificación habrá sido, en su caso, mencionada en el registro;
2. la manera en que la marca hubiese sido utilizada por el titular hubiere tenido como consecuencia la posibilidad de inducir a error al público como define el apartado 2 del artículo 67;
3. la modificación del reglamento de uso se hubiere mencionado en el Registro con incumplimiento de las disposiciones del apartado 2 del artículo 70, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se conformare a los requisitos fijados por dichas disposiciones.
Las modificaciones realizadas en esta versión del artículo 72 –anterior
55 H- son tanto de forma como de fondo, así en la primera parte del artículo,
la remisión al artículo 50 se actualiza respecto de la versión anterior –remitía
al artículo 39-, varía la terminología utilizada respecto de la justificación de la
declaración de caducidad, en la versión anterior se indicaba que procedía la
declaración ‘cuando así se hubiere solicitado de la’ lo que fue sustituido por ‘a
instancia presentada ante’.
En el supuesto de la versión anterior, se entiende que serán declarados
caducos los derechos del titular de la marca comunitaria colectiva cuando así
se hubiere solicitado de la Oficina, lo que implica que un supuesto de hecho
para la declaración de caducidad sería que la Oficina se solicitase a sí misma
dicha declaración, un error que se subsana en la versión de 1991 al aclarar
este supuesto, indicando que procederá a instancia presentada ante la
Oficina, además de los otros supuestos contenidos en la presente norma; por
último en este párrafo se varía el término condicional al establecer los
supuestos por los que se daría lugar a la solicitud de declaración de
caducidad, se varía de ‘cuando’ a ‘si’ al enumerar los supuestos que darían
lugar a ello.
En el inciso a) se realizan tres variaciones respecto de la versión
anterior, la primera de ellas sin mayor trascendencia, se cambia el término
‘adopte’ por ‘adoptare’ respecto de las medidas tomadas por el titular de la
135
marca, otra de las variaciones es en este mismo sentido, respecto de la
variación de ‘fuere’ por ‘sea’ al referirse al uso y su compatibilidad con las
condiciones establecidas en el reglamento de uso; la última variación
contenida en este inciso pero no menos importante es la omisión del término
‘eventualmente’ de la versión anterior al referirse a la presentación de las
modificaciones al reglamento de uso en el registro, ya que en principio se
podría entender que era optativo su presentación, al omitir ese término, la
frase cobra mayor contundencia al sentenciar que la modificación habrá sido,
en su caso, mencionada en el registro, sin embargo, no deja de ser un poco
vaga la obligatoriedad de la presentación en la nueva redacción.
El inciso b) se mantiene igual que la versión anterior salvo por la
variación en la indicación del mismo, toda vez que en esta última era
identificado como el inciso a. bis), realiza una precisión respecto de la
remisión al artículo 67 apartado 2 –artículo 55 C apartado 2 de la versión
anterior- ya que indica ‘como lo define’ al hacer la remisión, lo que sustituye
‘en el sentido de’ siendo esta última frase menos contundente a la hora de
establecer la norma.
Por último, el inciso c) incorpora en su redacción mayor precisión que la
versión anterior –inciso b)-, ya que hace expresamente alusión a una
condición, al indicar la necesaria adecuación de las modificaciones realizadas
al reglamento de uso respecto de la norma contenida sustituyendo la frase ‘las
exigencias’ por ‘los requisitos’.
Causas de nulidad
En el mismo sentido que el artículo anterior este artículo 73, adiciona a
las causas de nulidad establecidas para la marca comunitaria comercial,
algunas propias de la marca comunitaria colectiva.
“Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos 51 y 52, se declarará la nulidad de la marca comunitaria colectiva a instancia presentada ante la Oficina o cuando medie demanda de reconvención en
136
una acción por violación de marca, si hubiere sido registrada en contra de los dispuesto en el artículo 67, salvo si el titular de la marca, mediante una modificación del reglamento de uso, se conformare a los requisitos fijados por las citadas disposiciones.”
Este artículo subsana la misma imprecisión señalada para el artículo
precedente por cuanto indicaba -en su versión anterior artículo 55 I- que la
nulidad se declararía, además de lo preceptuado por los artículos 41 y 42 –
actuales 51 y 52- cuando así se hubiere solicitado ‘de la Oficina’, se corrige
dicha imprecisión en esta versión indicando que se declarará ‘a instancia
presentada ante la Oficina’; asimismo se puntualiza la referencia al
reglamento adicionándole a la frase ‘de uso’ para distinguirlo del cuerpo legal
que contiene las normas generales de la Marca Comunitaria. Por último, varía
la expresión de ‘exigencias’ por ‘requisitos’ continuando con la intencionalidad
de precisión normativa respecto de la versión anterior, ya que el término
requisito alude a una condición necesaria para la existencia de algo en
concreto.
En esta versión se sientan las bases del Título VIII del Reglamento de
Marca Comunitaria de 20 de diciembre de 1993, sin embargo la versión del
Reglamento CE 40/94 del Consejo, incluye varias modificaciones a la versión
de 1991.
La Marca Comunitaria Colectiva ha tenido un largo recorrido para lograr
su implementación en el Reglamento de Marca Comunitaria, en dicha
trayectoria se sucedieron una serie de variaciones surgidas a partir de las
negociaciones de las diferentes delegaciones que participaron en cada una de
las sesiones celebradas a esos efectos; sin embargo, la Marca Comunitaria
Colectiva toma un papel relevante y se impone frente a otros tipos de marca
como la marca de Garantía y la marca de Certificación contempladas ambas
en las propuestas de Primera Directiva sobre Marcas Comunitaria, y frente a
la Marca de Garantía en las diferentes propuestas de Reglamento de Marca
Comunitaria.
137
La Marca Comunitaria Colectiva contemplada en el Título VIII del
Reglamento de Marca Comunitaria presenta una construcción conceptual
clara en general lo que no impide que aún presente algunas ambigüedades
normativas a la hora de su interpretación; en su estudio se apuntan las
siguientes:
Este instituto se regula desde la primera propuesta de Directiva,
tomando en consideración que la propuesta de la Directiva obedece a una
sugerencia de normalización y que no tiene el carácter impositivo del
Reglamento, es menester establecer que la Marca Comunitaria Colectiva pura
goza de características propias que la diferencian tanto de la marca individual
como de la marca de garantía y la marca de certificación, éstas últimas
contempladas en las diversas propuestas de Directiva, en la primera Directiva
sobre Marca Comunitaria 89/104/CE y en la Directiva 2008/85/CE.
En las primeras propuestas de Reglamento de Marca Comunitaria,
pese a que contemplaban la Marca Colectiva ésta mantenía un perfil bajo ante
la marca de Garantía, incluso estableciendo la necesidad de un Reglamento
de Uso únicamente para la Marca de Garantía no así para la Colectiva. No es
sino hasta 1988, que se varía esta línea y se establece las pautas de lo que
hoy conforma el Título VIII del Reglamento de Marcas Comunitarias
Colectivas, omitiendo incluso a las de Garantía, pese a posiciones en su
contra como la expresada por la delegación francesa en la discusión de la
propuesta de 1988, que abogaba por la adecuación de las normas de la
Marca Individual respecto de los requerimientos del titular de la marca
colectiva con el objeto de mostrar la innecesaridad de dicho título, posición
que no encontró recibo en el seno de las discusiones del Reglamento.
138
III. PRECEDENTES REGLAMENTARIOS Y DERECHO VIGENTE
1. Reglamento CE Nº 40/94, de 10 de diciembre de 1993, sobre marca comunitaria126
El Reglamento aprobado, mantiene la numeración y el nombre del
Título asignado al tratamiento de la marca comunitaria colectiva, siendo éste
el Título VIII Marcas Comunitarias Colectivas; dicho articulado presenta
algunas variaciones respecto de su versión anterior, todas estas encaminadas
a precisar conceptos y depurar la redacción del articulado con el objeto de
conseguir mayor claridad.
Es importante resaltar dos elementos contenidos en los considerandos
del Reglamento 40/94, toda vez que establece la necesidad de registro para
constituir la marca comunitaria, sea ésta colectiva o individual, así como su
finalidad última, el garantizar la función de origen de la marca respecto de los
productos y/o servicios que distingue127. La aplicación de estos lineamientos a
la Marca Colectiva como un tipo de marca comunitaria permite encuadrar la
misma dentro del articulado general del Reglamento aplicándosele –en lo que
no la contravenga- las normas generales del Reglamento y reservando el
título VIII para su regulación específica.
126 Este Reglamento es la versión final de las propuestas analizadas en líneas anteriores. 127 El elemento de distinción le es inherente como signo distintivo, sin embargo la marca va más allá de su aporte práctico de signo distintivo siendo un instrumento que le garantiza al consumidor, no ya sólo el titular o usuario de la marca cuyos intereses serían resguardados por el interés privado, el conocimiento con certeza de los que compran, justificando la tutela estatal del instituto. Al respecto ver Martín Mateo, Ramón y Díez Sánchez, Juan José, Op. Cit., p. 33.
139
1.1 Marcas Comunitarias colectivas
El artículo 64 del Reglamento de Marca Comunitaria determina los
elementos que pueden constituir una marca Comunitaria Colectiva en la
siguiente forma,
“1. Podrán constituir marcas comunitarias colectivas las marcas
comunitarias así designadas al efectuarse la presentación de la solicitud (el depósito) y que sean adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación (agrupación) que sea su titular, frente a (de) los productos o servicios de otras empresas. Podrán solicitar marcas comunitarias colectivas las asociaciones (agrupaciones) de fabricantes, (de) productores, prestadores (de proveedores) de servicios o (de) comerciantes que, a tenor de la legislación que les es aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, de celebrar contratos o de realizar otros actos jurídicos y que tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de derecho público.
2. No obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 7, podrán constituir marcas comunitarias colectivas con arreglo al apartado 1 los signos o las indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. El derecho conferido por la marca colectiva no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio (tráfico económico) de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales (correctas) en materia industrial o (y) comercial; en particular, dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica.
3. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a las marcas comunitarias colectivas, salvo disposición contraria prevista en los artículos 65 a 72 (66 a 73).”
En las diferentes propuestas del Reglamento de Marca Comunitaria, se
hace patente la necesidad de crear una Oficina que ejerza las funciones del
registro de la marca, toda vez que es la única vía posible de constituir una
Marca Comunitaria128, en razón de ello es comprensible la variación de la
terminología utilizada en este artículo respecto de la ‘solicitud’ y no el depósito
de la Marca, ya que ésta será objeto de un examen de oficio sobre la
verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para su
128 Considerando sexto, del Reglamento 40/94 del Consejo, sobre la Marca Comunitaria.
140
registración, es por ello que el término ‘depósito’ no es apto, no obedece a
una acción de almacenamiento que genera efectos a partir del mismo129.
El introducir el concepto de ‘asociación’ y sustituir al de ‘agrupación’,
restringe o formaliza el ente facultado para ser titular de una marca colectiva,
ya que si bien el inciso 1 en las propuestas anteriores ya contenía la
necesidad de que las agrupaciones que optasen a ser titulares de una marca
colectiva contasen con capacidad suficiente para contraer derechos y
obligaciones, realizar contratos y tener capacidad procesal, no resultaba tan
clara a la hora de establecer la legitimación de la capacidad del posible titular,
en virtud de ello podrían ser múltiples tipos constitutivos de agrupaciones. Al
facultar a las Asociaciones como posibles titulares de la marca colectiva, la
legitimación a la titularidad se ve restringida, lo que en principio establece que
sólo podrían optar a ello los entes que estén constituidos legalmente como
tales130, dejando fuera las sociedades o fundaciones o cualquier otro tipo de
persona jurídica privada que no sea constituida como Asociación, mención
aparte de las personas jurídicas de derecho público que se incorporan en
dicho apartado in fine.
Respecto de la sustitución de ‘proveedores’ por ‘prestadores’, no
contiene mayor relevancia jurídica toda vez que los primeros suministran y los
segundos ofrecen un servicio, pero ambos cumplirían con el cometido
necesario en la actividad que ejerce la asociación.
En el apartado segundo, se realizan varias modificaciones entre ellas,
se sustituye ‘tráfico económico’ por ‘comercio’, un poco más acertado el
129 El registro de una marca comunitaria conlleva una eficacia constitutiva para el derecho que genera y el instituto de protección, Ver Massaguer Fuentes, José, El Derecho Comunitario en Materia de Propiedad Industrial y de la Propiedad Intelectual, CEFI, Madrid, 1995., p. 106, 130 En este sentido se refuerza la interpretación objetiva de la norma contenida en el artículo 64 del RMC, respecto de la legitimación del titular “…se desprende que sólo pueden ser titulares las asociaciones…”, con relación a la persona jurídica que opte por su titularidad, excluyendo la posibilidad de que alguna otra persona jurídica –que no sea de derecho público, ya que están expresamente legitimadas- pueda optar a ello. Ver Llobregat Hurtado, Ma. Luisa, Temas de Propiedad Industrial, La Ley, Madrid, 2da. Edicion, 2007, p. 119.
141
segundo término en relación con el contexto del Reglamento, por lo que desde
los considerandos se establece la finalidad comercial de su instauración en
relación a la consecución de su fin, el mercado comunitario, con la
interrelación entre oferta y demanda de bienes y/o servicios como pilar
fundamental. La inserción de prácticas ‘leales’ por ‘correctas’ permite objetivar
lo que se pretende en la práctica de la actividad realizada, en el sentido de
que éstas se sometan a las normas generales del comercio, mientras que el
término ‘correcto’ se podría alegar más permisivo en la subjetivación del
mismo, lo que conllevaría a complicaciones innecesarias. La variación en la
conjunción podría parecer más que innecesaria, errada; toda vez que elimina
la posibilidad de que la actividad desplegada sea tanto industrial como
comercial, con lo cual la práctica deberá encuadrarse dentro de las reglas
leales comerciales o dentro de las industriales pero no dentro de ambas.
Por último dentro del apartado segundo, se incorpora la limitación del
derecho otorgado por la marca colectiva frente a un tercero legitimado a
utilizar una denominación geográfica. En principio la utilización de un signo
que constituya exclusivamente una indicación geográfica no podrá constituirse
en marca131, si bien dicha norma refiere a la marca individual, el Reglamento
de Marca Comunitaria en general es de aplicación a la marca colectiva en
tanto no contravenga su articulado propio; por ello al facultar que una Marca
Colectiva sea constituida por la indicación de la procedencia geográfica de los
productos y/o servicios que distingue, en excepción del artículo indicado, es
comprensible la limitación de su derecho frente al tercero, facultado asimismo
para su utilización en virtud de un derecho igualmente reconocible, otorgado
ya no por una marca colectiva sino por una denominación geográfica, sea cual
sea la forma legal que ostente dicho derecho, como una indicación de
procedencia o una denominación de origen; esto bajo el supuesto de que el
tercero opere según las prácticas leales en materia industrial o comercial.
131 Artículo 7, apartado 1, inciso c).
142
1.2. Elementos del Procedimiento de Registro de la Marca Colectiva
Desestimación de la solicitud
El artículo 66 refiere los supuestos de desestimación de la solicitud de
marca comunitaria colectiva,
Además de por los motivos de desestimación de una solicitud(es) de marca
comunitaria previstos en los artículos 36 y 38, la solicitud de marca comunitaria colectiva se desestimará cuando no se cumpla lo dispuesto en los artículos 64 o 65 (65 o 66) o si el reglamento de uso fuera contrario al orden público o a las buenas costumbres.
La solicitud de marca comunitaria colectiva será desestimada además cuando se corra el riesgo de inducir al público a error (al público) sobre el carácter o el significado de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva.
No se desestimará la solicitud, si el solicitante, (cumpliere los requisitos enumerados en los apartados 1 y 2,) mediante una modificación del reglamento de uso, cumpliere los requisitos enumerados en los apartados 1 y 2.
La remisión que realiza el apartado primero, a los artículos 36 y 38
obedece a la aplicación de las normas del Reglamento a la marca colectiva,
ya que el primero de ellos, trata sobre el examen de los requisitos de la
presentación de la solicitud de marca individual y el segundo sobre el examen
relativo a los motivos de denegación absolutos, por lo queda acreditado que la
solicitud de marca colectiva no sólo debe responder a los requisitos propios
detallados por el artículo 64 referente a la solicitud de una marca comunitaria
colectiva y el artículo 65 que norma las formalidades exigidas a su reglamento
de uso, sino a su vez por los requisitos exigidos a la marca comunitaria en
general, salvo en lo que contravenga a su naturaleza.
Del articulado del Reglamento se desprende el ámbito de acción de la
actividad normada, por ello es evidente que el público o los consumidores
toman un papel relevante en el ejercicio de la marca como signo distintivo, en
esa tesitura es menester asegurar que la marca colectiva sea clara respecto
de su constitución, por lo tanto su solicitud no sólo tiene que superar los
143
requerimientos contenidos en los artículos 36 y 38, además de los propios de
los artículos 64 y 65, sino además, ésta debe ser clara y no inducir al público a
error respecto de su naturaleza –carácter y significado-, no sólo como signo
distintivo, sino propiamente como marca comunitaria colectiva.
El apartado tercero, incluye la forma de subsanar la contravención a las
normas mencionadas en los dos apartados anteriores, la posibilidad de
enmendar la infracción a alguno de los requisitos establecidos para la solicitud
mediante una modificación al reglamento de uso pone de manifiesto la
relevancia de éste como elemento necesario de la marca comunitaria
colectiva, toda vez que la solicitud y el reglamento son dos elementos
independientes pero complementarios y necesarios para el registro de una
marca colectiva. El reglamento de uso de la marca comunitaria colectiva
puede no sólo impedir el registro de la marca si contiene alguna contravención
a los requisitos establecidos para él aún si la solicitud de ésta aprueba el
examen de la Oficina, asimismo permite, mediante la modificación necesaria,
subsanar las contravenciones contenidas en la solicitud de ser ese el
supuesto.
Las modificaciones realizadas a este artículo respecto de su versión
anterior, obedecen a la consecución de una mayor claridad en la redacción de
la norma, ya que no sufre mayores modificaciones de fondo.
Observaciones de terceros
El artículo 67 del Reglamento de Marca Comunitaria recepciona sus
homólogos en versiones anteriores en el sentido de incorporar las oposiciones
de terceros mediante observaciones a la solicitud de la marca.
Además de los casos mencionados en el artículo 41, cualquier persona o agrupación de las contempladas en dicho artículo podrá dirigir a la Oficina observaciones escritas fundadas en el motivo especial según el cual la solicitud de marca comunitaria colectiva debiera desestimarse en virtud del artículo 66 (67).
144
Los supuestos que menciona este artículo respecto de la remisión
hecha al artículo 41, obedecen a los supuestos que establece el Reglamento
de Marca Comunitaria que dan lugar a las observaciones de terceros para la
solicitud de dicha marca, el presente artículo legitima a cualquier persona
física o jurídica sin limitación alguna, e incluso a las agrupaciones –
entendiendo que éstas no necesitaran constituirse previamente en personas
jurídicas– que representen a fabricantes, productores, prestadores de
servicios, comerciantes o consumidores realizar observaciones y/u oposición
ante la Oficina en forma escrita y motivando su posición, sin que por ello se
constituyan en parte del procedimiento. Es importante subrayar que este
artículo permite las observaciones u oposiciones por cualquier motivo siempre
que se alegue, ya que indica “...precisando los motivos según los cuales
procede denegar de oficio el registro de la marca …” y continúa indicando
“…y, en especial aquellos en virtud del artículo 7…” que refiere a los motivos
de denegación absolutos; se podría extraer que los terceros mencionados
podrán realizar observaciones ante la Oficina por cualquier motivo siempre
que cumplan con los requisitos formales, por escrito y motivados, y no sólo
por motivos tácitos contemplados en el artículo 7, así que esta situación es
aplicable a la Marca Comunitaria Colectiva. Asimismo, la remisión hecha al
artículo 41 y subsidiariamente al artículo 7 establece la legitimación de los
terceros facultados a presentar sus observaciones a la solicitud de marca
colectiva así como oposición a la misma, ya que el artículo 41 contempla
ambas posibilidades no así el artículo 67 en estudio.
Se adiciona un motivo especial para solicitar la desestimación de la
marca colectiva remitiendo a la norma del artículo 66 respecto de la
desestimación de la solicitud, dicha norma incorpora motivos que pueden
justificar las observaciones y/u oposición de terceros y a la vez añade la
posibilidad de subsanarlos mediante la modificación del reglamento de uso.
Se puede considerar lógico que la remisión hecha a la normativa mencionada
con objeto de adicionar motivos que justifiquen la oponibilidad por terceros, da
lugar asimismo a incorporar la posibilidad de subsanación que contiene el
145
apartado 3 del artículo 66 no sólo para los concretos enumerados por dicho
artículo sino que daría la posibilidad de subsanar cualquiera de los motivos
contenidos en las normas a las que se hace remisión.
Ejercicio de la acción por violación de marca
Se establece mediante el artículo 70 del Reglamento, los aspectos de
legitimación en ejercicio de toda acción abocada a la defensa de la marca.
1. Las disposiciones de los apartados 3 y 4 del artículo 22 relativas a los
derechos de los licenciatarios se aplicarán asimismo a toda persona facultada para utilizar una marca comunitaria colectiva.
2. El titular de una marca comunitaria colectiva podrá reclamar, en nombre de las personas facultadas para utilizar la marca, la reparación del daño que éstas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.
La legitimación para ejercer la acción por violación de la marca
comunitaria colectiva será potestad de su titular en una legitimación directa,
por lo que las personas autorizadas para su uso no tienen en principio
legitimación procesal para el ejercicio de este tipo de acciones, ya que de
acuerdo a lo que indica el apartado 1 de este artículo en aplicación de los
apartados 3 y 4 del artículo 22 del Reglamento, se establece que para los
licenciatarios queda vedado el derecho de accionar por violación de la marca
salvo con el consentimiento del titular132; asimismo, el apartado cuarto del
artículo al que se hace remisión, posibilita al licenciatario a intervenir en el
proceso incoado por el titular de la marca con el fin de obtener reparación del
perjuicio sufrido. Queda claro que las personas autorizadas para utilizar la
marca comunitaria colectiva, no son licenciatarios en su calidad formal, se
realiza un parangón entre ambos –usuarios autorizados y licenciatarios- al
parecer limitado únicamente al derecho de accionar por violación a dicha 132 Este apartado contiene en su segunda parte, el supuesto de habilitación de accionar a un licenciatario exclusivo, cuando, previo requerimiento de accionar al titular, éste dentro de un plazo ‘apropiado’ no haya ejercido dicha acción, ya que no podría encuadrar la relación existente entre los autorizados del uso de la marca comunitaria colectiva con la categoría de licenciatario exclusivo de una marca comunitaria individual, sin menoscabo de la falta de rigidez a la hora de determinar el plazo que se le otorga. Véase González Montes, José Luis, “Legitimación Procesal y Protección del Derecho de Marca”, Director Ángel Martínez Gutiérrez, Marca y Publicidad Comercial, Editorial La Ley, Madrid, 2009., p. 1056.
146
marca bajo el supuesto establecido, lo que se podría calificar de una
legitimación indirecta.
El segundo apartado determina en forma expresa, la legitimación del
titular incluso para reclamar el daño sufrido por las personas autorizadas al
uso de la marca comunitaria colectiva generado por un uso indebido o no
autorizado de la misma.
1.3. Uso de la Marca Colectiva Uso del marca
La normativa en análisis contempla mediante el artículo 68, los
supuestos de uso de la marca.
El uso de la marca comunitaria colectiva realizado por cualquier persona facultada para utilizar esa marca será conforme a las disposiciones del presente Reglamento, siempre que se cumplan las demás condiciones a las que éste somete el uso de la marca comunitaria.
Este artículo no realiza variación alguna respecto de la versión anterior,
dicho artículo mantiene una redacción poco clara, somete la forma del uso de
la marca comunitaria colectiva a las disposiciones del Reglamento,
entendiéndose por esto las disposiciones referidas al uso respecto de la
marca individual, condicionando este uso al cumplimiento de las supuestos a
que el mismo Reglamento somete la utilización de la marca. La redacción
genera confusión dando la idea de que ambos Reglamentos a que se hace
alusión son diferentes o al menos refiere a normativas distintas, al indicar que
el uso de la marca comunitaria colectiva será conforme a “…las disposiciones
del presente Reglamento…” y supeditándolo al cumplimiento de “… las demás
condiciones a las que éste somete el uso de la marca colectiva.” Este
pleonasmo genera confusión respecto de las normas de que se trata, a menos
147
que alguna de estas dos referencias lo haga al reglamento de uso de la marca
comunitaria colectiva, lo que no se deduce de la redacción de la norma.
Cabe hacer mención a la determinación de las personas facultadas
para la utilización de la marca comunitaria colectiva, ya que indica que podrá
ser ‘cualquier persona facultada’ para ello, sin mayores requerimientos, el uso
de la marca comunitaria colectiva será permitido a cualquier persona que esté
debidamente autorizada133, para lo cual necesariamente tendremos que
remitirnos al Reglamento de Uso de la marca colectiva de que se trate, ya que
esta facultad dependerá de los requerimientos concretos y determinados que
condicionan el otorgamiento de dicha autorización, cabe mencionar la
observación hecha en líneas anteriores respecto de la diferenciación
contenida en la regla 43 del Reglamento de Ejecución con relación a las
condiciones de afiliación al titular, con independencia de la autorización al uso
de la marca colectiva en cuestión.
Reglamento de uso de la marca comunitaria colectiva
Se mantiene y determina la necesidad de la presentación de un
Reglamento de Uso adjunto a la solicitud de marca comunitaria Colectiva, el
artículo 65 así lo establece.
El solicitante de una marca comunitaria colectiva deberá presentar
un reglamento de uso en el plazo establecido. El reglamento de uso indicará las personas autorizadas para utilizar
la marca, las condiciones de afiliación a la asociación (agrupación) así como, en la medida en que existan, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones. El reglamento de uso de las marcas a que se refiere el apartado 2 del artículo 64 (65) deberá autorizar a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate a hacerse miembro de la asociación (agrupación) titular de la marca.
133 Respecto de los legitimados al uso de la marca colectiva, no existe prohibición expresa en la norma transcrita que inhiba al titular a ello, por lo que se puede concluir que éste –su titular- intrínsicamente queda facultado a ello y no sólo se restringe su actuar a la actividad de control y fiscalización, véase asimismo Llobregat Hurtado, Ma. Luisa, Ob cit, p. 119.
148
Este artículo es de suma importancia para la conformación de la marca
comunitaria colectiva, el reglamento de uso se establece como requisito
necesario para su registro final134; tomando en consideración las diferentes
posturas en cada una de las propuestas del Reglamento, respecto del
momento oportuno de su presentación con el objeto de no retrasar el
otorgamiento de la fecha de solicitud en razón de la prioridad, se fija su
presentación en un plazo determinado135, sin embargo el apartado 1 no aclara
cuál es ese plazo, para ello debemos recurrir al Reglamento de Ejecución de
la Marca Comunitaria, Reglamento Nº 2868/95 de la Comisión, el cual
establece en la regla 43, que si el reglamento de uso de la marca no se
adjunta a la solicitud el mismo deberá adjuntarse en un plazo que será de dos
meses contados a partir de su presentación.
Si bien el apartado 2 de este artículo refiere al contenido que debe
comprender el reglamento de uso, cita tan sólo tres elementos específicos
importantes: las personas autorizadas al uso, condiciones de afiliación a la
asociación, así como las condiciones de uso de la marca colectiva, incluso en
estás parece indicar que es optativo incluirlas en el reglamento, situación que
no es del todo recomendable, ya que el Reglamento de uso de la marca
permite acceder a la regulación interna, específica y concreta de cada marca
colectiva; si no se cuenta con la información necesaria respecto de las
condiciones de uso de la marca perdería la finalidad que la justifica; se podría
considerar como un elemento negativo la falta de rigurosidad en cuanto a los
elementos que deben ser contemplados en dicho Reglamento, sin embargo, el
Reglamento de Ejecución del Reglamento de Marca Comunitaria subsana la
134 El Reglamento de Uso como presupuesto de la Marca Comunitaria Colectiva, constituye la ley interna que regula su uso, en virtud de ello se considera que éste debe adecuarse a los requerimientos cambiantes del tráfico económico en el que se encuentra inmersa dicha marca. Ver Largo Gil, R. y Monge Gil, A.L. “Titulo VIII. Marcas Comunitarias Colectivas”, obra Coordinada por Alberto Casado Cerviño y Maria Luisa Llobregat Hurtado, Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria, Universidad de Alicante, 1era. Edición, Vol. I, España, 1996., p.799. 135 En líneas anteriores se estableció que fue la delegación española la que se manifestó en pro de establecer un plazo determinado y no omitir referencia al respecto en virtud de la certeza jurídica.
149
falta de precisión indicando en la regla 43 en forma taxativa los elementos que
debe contener el Reglamento de Uso:
el nombre y el domicilio social del solicitante;
el objeto de la asociación o el objeto para el que se haya creado la
persona jurídica de Derecho Público;
los organismos autorizados para representar a la asociación o a la
persona jurídica mencionada;
las condiciones de afiliación;
las personas autorizadas para utilizar la marca;
si procede, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones;
si procede, la autorización prevista en la segunda frase del apartado 2
del artículo 65 del Reglamento.
Dado que la asociación titular debe estar debidamente constituida se
debe indicar la información básica del titular, sea su nombre y su domicilio
social, aplicaría igual para la persona jurídica de derecho público; el objeto de
creación del ente de que se trate es información necesaria para determinar la
procedencia de la marca, respecto de la actividad a desplegar por la persona
jurídica titular de la misma. El elemento de la representación es necesario
conforme a la facultad de actuar de la persona jurídica y su capacidad de
contraer derechos y obligaciones. Las condiciones de afiliación deben ser
claras toda vez que el derecho que este tipo de marca otorga a su titular
difiere del derecho otorgado por una marca individual, uno de esos elementos
diversos es la restricción del titular de la marca colectiva de limitar
arbitrariamente la posibilidad de cualquier tercero a afiliarse a dicho ente, en el
tanto el tercero cumpla con los requerimientos necesarios, por lo que toma
relevancia el que el reglamento de uso contenga específicamente tales
requerimientos en forma clara y precisa en virtud de la seguridad jurídica tanto
para el titular como para el posible afiliado.
150
Respecto del requisito contenido en la letra e), sobra apuntar su
relevancia; éste plantea dos situaciones importantes, en primera instancia la
necesidad de establecer quiénes gozan de legitimación para el uso del signo
distintivo en cuestión, lo que genera el segundo elemento que se apuntaba, si
se debe determinar quiénes son los autorizados al uso, de acuerdo a esta
redacción se puede entender que no todos los afiliados estarán facultados a
ello, o bien no sólo los afiliados al titular cuentan con dicha posibilidad. La
forma en que se plantea este requisito, deja abierta cualquier posibilidad de
las mencionadas, siendo que al no estar expresamente prohibido puede
aplicar cualquier supuesto dependiendo de la regulación particular que se
estime adecuada para el reglamento de uso propio de cada marca, pero no se
podría establecer como lineamiento común para la marca comunitaria
colectiva136.
Si bien esta norma subsana la falta de precisión de la norma contenida
en el artículo 65 respecto del reglamento de uso, en lo que se refiere a las
condiciones de uso de la marca no otorga mayor rigurosidad, ya que deja al
arbitrio del titular incluirlas o no; igualmente se considera una falta de
rigurosidad sensible esta apertura ya que las condiciones de uso como
elemento general en la marca comunitaria es un elemento vital para evaluar
no sólo su utilización por las personas facultadas, sino el otorgar dicha
autorización, así como la actuación del titular respecto del uso que se hace de
la marca, si se toma en consideración que se incluye en esta previsión la
inclusión de sanciones en caso de que proceda, se reitera la relevancia de
que tales condiciones sean plasmadas en el reglamento de uso.
No es del todo comprensible el incluir en el apartado g) de la regla en
estudio, la facultad de incluir o no la autorización a cualquier persona cuyos 136 Respecto de las personas autorizadas al uso de la marca y los diversos supuestos que se plantean para su legitimación, se comparte la postura –al menos parcialmente- con Varea Sanz, Mario toda vez que confirma que no será suficiente con pertenecer a la asociación titular, aunado a ello mantiene, que deberá constatarse la concurrencia de otras cualidades. Ver Varea Sanz, Mario, “Título VII. Marcas Colectivas y Marcas de Garantía”, Obra dirigida por Alberto Bercovitz, Comentarios a la Ley de Marcas, Editorial Aranzadi, segunda edición, Tomo II, España, 2008, p. 1090.
151
productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate de
hacerse miembro de la asociación titular, toda vez que es uno de los
elementos que hacen diferir a la marca comunitaria colectiva de la marca
comunitaria individual, y ya que está expresamente otorgada por ley en el
Reglamento de Marca comunitaria, se puede considerar como innecesario el
apartado en cuestión. Toda vez que si se consideran como posibles los
supuestos mencionados en líneas anteriores, respecto de la diferenciación
entre afiliación y legitimación para el uso de la marca, no tiene mayor
relevancia que se incluya la posibilidad de incluir o no dicha autorización.
Modificación del reglamento de uso de la marca
Siendo el Reglamento de Uso de la Marca Comunitaria Colectiva el
estatuto particular de dicha marca y necesario para su registro, el artículo 69,
establece los requerimientos mínimos a la hora de realizar alguna
modificación del mismo.
1. El titular de la marca comunitaria colectiva deberá someter a la Oficina cualquier reglamento de uso (que haya sido) modificado. 2. La mención de la modificación no accederá al (se mencionará en el) registro, cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artículo 65 (66) o implique un motivo de desestimación de los señalados en el artículo 66 (67). 3. Al Reglamento de uso modificado será aplicable el artículo 67 (68). 4. A los fines de la aplicación del presente Reglamento, la modificación del reglamento de uso sólo surtirá efecto a partir de la fecha de inscripción de la mención de la modificación en el registro.
Dada la clara trascendencia que tiene el reglamento de uso para la
marca comunitaria colectiva, es de esperar que las modificaciones que se le
realicen sean sometidas al mismo examen y con la misma rigurosidad que la
versión original. El titular de la marca colectiva estará obligado a presentar
ante la Oficina todo reglamento modificado, la omisión que se hace respecto
de la versión anterior en este apartado, no genera alteraciones de fondo
respecto de la intencionalidad de la norma en estudio.
152
El segundo apartado contiene dos modificaciones de conformidad con
su versión anterior, sin tomar en consideración las adecuaciones numéricas
respecto de las remisiones a otros artículos. En primera instancia, la ‘mención’
que indica en referencia a la modificación del reglamento de uso es poco
clara, toda vez que no procede una mera mención de la modificación ante la
Oficina, es necesario presentar la versión modificada del reglamento de uso
en cuestión y no sólo la indicación como mera referencia a las modificaciones
planteadas a este cuerpo normativo; lo que se aclara con la continuación de
la frase al indicar que dicha modificación ‘no accederá’ al registro ‘…cuando el
reglamento de uso modificado…’ no cumpla con los requisitos del artículo 65
que establece los requerimientos del reglamento de uso, o presente alguno de
los motivos de desestimación para la solicitud de marca comunitaria colectiva,
y a su vez -por la remisión que contiene este artículo- para la solicitud de
marca comunitaria contemplados en el artículo 66; lo que implica que el
reglamento modificado no podrá sustituir al original en el registro hasta que no
se subsanen las faltas indicadas, ya que la marca comunitaria y por ende la
marca comunitaria colectiva sólo puede crearse por registro, se entiende la
obligatoriedad de que dichas modificaciones se adecúen a los requerimientos
indicados con el objeto de que dicho reglamento acceda igualmente a su
registro137.
El apartado tercero somete del mismo modo, el reglamento de uso
modificado de la marca comunitaria colectiva a las observaciones de terceros
incluyendo, gracias a la remisión al artículo 41 del Reglamento, tanto los
supuestos de presentación de observaciones como la posibilidad de
oposición, que contiene este artículo con relación a la marca comunitaria. Es
clara la rigurosidad a que es sometido no sólo el reglamento de uso sino toda
modificación propuesta a éste por parte del titular, para su acceso al registro.
El apartado cuarto y último, complementa de forma clara la previsión del
137 Con relación a la obligatoriedad de la presentación de las modificaciones al reglamento para su debida revisión a efectos de su registro, véase Varea Sanz, Mario Tìtulo VII, “Marcas Colectivas y Marcas de Garantía”, Obra dirigida por Alberto Bercovitz, op. Cit., p. 1109.
153
apartado tercero, toda vez que determina el momento a partir del cual el
reglamento de uso modificado inicia el despliegue de sus plenos efectos; y no
será otro que a partir de la fecha de inscripción de su ‘mención’ en el registro;
por lo que se reafirma la necesidad de su registro a efectos de su vigencia.
Se reitera asimismo, la crítica respecto de la terminología utilizada al
contemplar nuevamente una ‘mención’ en lo que concierne a la modificación
del reglamento y no, como sería prudente referirse, a la presentación de la
propuesta del reglamento de uso modificado, ya que dejará de ser propuesta
hasta que se le registre y en ese ínterin surtirá efectos la versión que se
encuentra en ese momento en el registro debidamente aprobada.
1.4. Extinción de la Marca Colectiva
Causas de (la) caducidad
Las causales de caducidad de la marca comunitaria colectiva vienen
establecidas por el artículo 71 del Reglamento, las cuales se adicionan a las
determinadas para la Marca Comunitaria Comercial.
Además de por las causas de caducidad señaladas en el artículo 50, se declararán caducados los derechos del titular de la marca comunitaria colectiva, mediante solicitud (a instancia) presentada ante la Oficina o mediante una (cuando medie) demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si 1. el titular no adoptara(e) medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, cuya modificación hubiera (habrá) sido, en su caso, mencionada en el registro; 2. a consecuencia del uso realizado por el titular de la marca, ésta puede inducir al público a error con arreglo al apartado 2 el artículo 66 (la manera en que la marca hubiese sido utilizada por el titular hubiere tenido como consecuencia la posibilidad de inducir a error al público como define el apartado 2 del artículo 67); 3. la modificación del reglamento de uso se hubiera (e) mencionado en el Registro contraviniendo (con incumplimiento de) las disposiciones del apartado 2 del artículo 69 (70), salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se conformara (e) a los requisitos fijados por dichas disposiciones.
154
Las causas de caducidad en una marca comunitaria colectiva, se
amplían respecto de la marca individual, tomando en consideración la
remisión hecha al artículo 50 del Reglamento al que se le adiciona tres
supuestos concretos en razón de la naturaleza de la marca colectiva. El
artículo de remisión enumera varios supuestos fácticos para la declaración de
la caducidad de la marca comunitaria:
falta de uso por un periodo ininterrumpido de cinco años
si la marca se convierte en la designación usual de los productos y/o
servicios para los que está registrada
si por el uso dado, la marca induce a error al público
si el titular deja de figurar dentro de los facultados para tener esa
calidad –artículo 5-.
La falta de uso refiere no a cualquier uso, si no a un uso efectivo y que
éste no se haya realizado por un periodo de cinco años ininterrumpidos, claro
está, configuraría causa de caducidad siempre que no existiera una
justificación para ello, por ejemplo, permisos tramitados para comerciar
materias primas, un motivo razonable que justifique el no uso de la marca con
relación a los productos y/o servicios para los que fue registrada; este
supuesto sin embargo tiene una salvedad, no se configurará la causa de
caducidad si se inicia dicho uso o bien se dan indicios ‘serios’ de su próxima
utilización, siempre que estos se den al menos en el ínterin entre la expiración
del plazo de los cinco años y la solicitud de declaratoria de caducidad o
demanda de reconvención donde se solicite; si este supuesto de uso se da
expirado el plazo y al menos con tres meses de anterioridad a la presentación
de la solicitud de declaratoria o demanda de reconvención después de haber
expirado el plazo de cinco años y se compruebe que el titular tenía
conocimiento de la posibilidad de su interposición, no será considerado para
desestimar la solicitud.
155
Respecto del supuesto en que la marca se convierta en la designación
usual del producto y/o servicio, como causa de caducidad, es plenamente
válido, toda vez que la finalidad última de la marca como signo es distinguir. Si
esta característica se pierde o se difumina en el uso cotidiano del producto y/o
servicio, pierde la razón de ser; el apartado b) del artículo 50 refiere que esta
posibilidad se puede dar en virtud de la actividad o inactividad del titular de la
misma; uno de los elementos que se busca con los signos distintivos, es que
éstos logren llegar al público a que se dirige el producto y/o el servicio de la
marca, sin embargo, no siempre esto resulta positivo para el posicionamiento
de la marca, éste puede ser tal que se vuelva tan cercano a la sociedad que lo
adopte como el nombre del producto aquél por el cual –independientemente
de quién lo fabrica- se identifica el producto y/o servicio de que se trate. El
titular será el responsable de controlar esta situación, tanto si se ha generado
por la actividad dirigida a posicionarle en el mercado como si por su
negligencia o descuido no ha realizado las gestiones pertinentes para
detenerlo138.
El inducir al público a error respecto de la conceptualización de la
marca, se debe analizar caso por caso, ya que eso dependerá de las
características propias de cada una y la utilización de la misma, en este
supuesto se indica que el uso puede haberse realizado tanto por el titular
como por cualquier persona con su consentimiento; este apartado no es
taxativo a la hora de enumerar una serie de supuestos por los que es factible
inducir al público a error, sin embargo facilita una mayor comprensión
respecto de los elementos por los cuales se puede producir; se puede inducir
a error ya sea en relación con la naturaleza de la marca, la calidad de los
producto y/o servicios para los que se utiliza y/o, respecto de su procedencia
geográfica.
138 Es difícil determinar herramientas por las cuales el titular –o quién éste designe- pueda lograr detener la utilización del marca como designación usual, pero bastaría con demostrar que se han realizados campañas de información con el objeto de reafirmar en la sociedad a la marca como signo distintivo de un origen empresarial, puede ser incluso a un grupo determinado al cual van dirigidos los productos y/o servicios para los que la marca se ha registrado.
156
El inciso d) incluye como causa de caducidad el supuesto de que el
titular deje de encuadrar en los supuestos que establece el artículo 5,
referente a la legitimación para gozar de la calidad de titular de una marca
comunitaria, lo que implica que necesariamente el titular de una marca
comunitaria colectiva, deberá responder a alguno de los supuestos
contemplados en esta norma además de los concretos establecidos por el
apartado 1 del artículo 64, comentados en líneas anteriores.
La norma transcrita establece la necesaria ‘solicitud’ de su declaratoria
ante la Oficina o bien, por medio de la interposición de una reconvención, en
ambos casos será a petición de parte y no parece existir la posibilidad de su
declaratoria de oficio, ya que no se indica este supuesto. Una vez establecida
la causa de caducidad en virtud del no cumplimiento de los supuestos de
legitimación para optar a titular de la marca, indicados en la primera parte del
artículo en estudio, éste enumera tres supuestos por los que, en el caso de
existir alguno de ellos, daría lugar a la declaración de caducidad de los
derechos otorgados al titular de una marca comunitaria colectiva.
El primero de ellos, el inciso a) refiere a la utilización de la marca en
contravención con las condiciones de utilización establecidas en el reglamento
de uso; sin embargo su redacción es ambigua, toda vez que podría generar
una falsa impresión respecto de la obligatoriedad de registro de una posible
modificación a dicho reglamento. En principio la versión anterior de este
artículo indicaba ‘habrá’ en lugar de la conjugación actual ‘hubiera sido’ la
primera expresa contundencia respecto de la mención ante el registro si bien
el término ‘mención’ no es ni por asomo el idóneo para expresar la
obligatoriedad de su registro; pese a que continua rezando ‘en su caso’ en
ambas versiones, si se parte del supuesto de que toda modificación al
reglamento de uso debe presentarse a su registro generando efectos a partir
de su registro efectivo; la indicación de ‘en su caso’ obedecerá únicamente
para el supuesto de que el reglamento de uso presentado junto con la solicitud
157
de la marca comunitaria no haya sufrido alteración alguna, pues en el
supuesto contrario, se debe entender que se da por sentado que el
reglamento registrado es el modificado y consecuentemente es el que rige las
condiciones a las que se somete el uso adecuado de la marca.
Una vez determinadas las condiciones por las cuales se debe regir el
uso que son las contempladas en su reglamento, el titular deberá controlar el
cumplimiento de las mismas por las personas facultadas para ello; el inciso en
estudio sanciona con la caducidad la negligencia del Titular ante la
contravención a dichas condiciones; por tanto si el titular no adoptare medidas
razonables para evitar una utilización indebida será sancionado con la
caducidad de sus derechos; tómese en consideración que la norma regula en
fase de prevención y no parece contemplar la inactividad del titular posterior al
uso indebido sea por personas facultadas a la utilización de la misma o no.
El inciso b) contempla el supuesto de caducidad cuando el uso
realizado por el titular pueda generar error en el público, ya sea en el carácter
de ésta, lo que significa la marca propiamente o bien si se genera la
posibilidad de dar la impresión de ser algo diferente a una marca colectiva,
esto de acuerdo a la remisión que realiza al apartado 2, del artículo 66. La
redacción actual del inciso obedece a una variación de forma respecto de su
versión anterior, salvo por la sustitución de ‘hubiese sido utilizada por el titular’
por ‘el uso realizado por el titular’, en el primer supuesto se genera la
impresión de eventualidad respecto del uso del titular, en el supuesto
contemplado en la norma actual es claro y evidente que se asume la
realización del uso por su parte sin lugar a dudas. La posibilidad de inducir al
público a error como causa de caducidad de la marca colectiva se debe
analizar en forma casuística toda vez que este inciso no refiere a un uso en
contravención a alguna normativa, sino a un uso normal que pueda generar
error y aclara respecto a qué, sea en relación a las características propias de
la marca comunitaria colectiva como signo distintivo, al significado de la marca
colectiva o se dé la idea de ser algo diferente a una marca colectiva, en
158
primera instancia se debería comprender la ‘o’ como subjuntiva, ya que
perfectamente se puede generar más de un supuesto dado que no son
necesariamente excluyentes aunque la sanción última sea la misma; por otro
lado, es poco clara la norma al disponer supuestos abstractos como la
indicación de ‘dar la impresión de algo distinto’; si el objetivo era la rigurosidad
es poco efectiva la forma de la norma ya que el alcance de los supuestos
analizados es muy amplia; sin embargo, los posibles efectos de esta falta de
concreción se resguardan con el necesario análisis casuístico para la
comprobación de su existencia.
Por último, el inciso c) adolece igualmente de falta de precisión a la
hora de configurar el supuesto de hecho, ya que hace referencia a la
‘mención’ en el registro de la modificación realizada al reglamento de uso lo
cual ha sido analizado en líneas anteriores respecto de la ambigüedad que
adolece. El supuesto que contempla es la modificación efectuada al
reglamento en contravención de lo estipulado por el apartado 2 del artículo 69,
esta remisión solventa la disyuntiva generada por el apartado anterior ya que
establece que dicha ‘mención’139 no accederá al registro cuando no cumpla
los requisitos contemplados por el artículo 65 referentes a los requisitos que
debe cumplir el Reglamento de Uso o bien configure un motivo de
desestimación de los comprendidos por el artículo 66, respecto de la
desestimación de la solicitud de marca comunitaria colectiva. Lo que lleva a la
conclusión de la ‘mención’ al registro de la modificación realizada al
reglamento de uso no es tal, ya que implica un conocimiento necesario por
parte del registro, ese conocimiento va más allá de una mera comunicación,
siendo objeto de examen con la finalidad de verificar que cumpla con los
requisitos establecidos para el reglamento original.
Si bien de la lectura global del presente artículo se encuentra el cúmulo
de supuestos de hecho que conforman las causas de caducidad de una marca
comunitaria colectiva, también es evidente la posibilidad de subsanar dichas 139 Dicha mención obedece a la presentación en el registro respecto de la modificación realizada al Reglamento de Uso de la marca comunitaria colectiva.
159
causas utilizando como medio el Reglamento de uso, lo que implica que el
Reglamento sea si no un elemento principal respecto de la solicitud, sí un
elemento necesario para la marca colectiva e indispensable para la regulación
de la misma, por lo que incluso mediante una nueva modificación –si la
contravención ha sido por una modificación previa- o porque la versión
presentada al registro junto a la solicitud –ya sea en el mismo momento o bien
en el plazo establecido- no cumpla con los requerimientos determinados, e
incluso si la misma solicitud adolece de algún impedimento para su efectivo
registro, puede ser subsanado por una nueva modificación al Reglamento que
le permita solventar el problema que impide su acceso registral.
Causas de nulidad
En igual sentido que el anterior ítem, las causas de nulidad que
contempla el artículo 72 del Reglamento obedecen a las estipuladas para la
Marca Comunitaria individual en lo que no contravenga la regulación propia de
la marca colectiva adicionando causas particulares de ésta.
Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos 51 y 52, se declarará la nulidad de la marca comunitaria colectiva mediante solicitud (a instancia) presentada ante la Oficina o mediante una (cuando medie) demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si hubiera(e) sido registrada en contra de los dispuesto en el artículo 66 (67), salvo si el titular de la marca, por (mediante) una modificación del reglamento de uso, se conformara(e) a los requisitos fijados por las citadas disposiciones.
Este artículo presenta las mismas características que el anterior, dado
que adiciona a los motivos de nulidad propios de marca comunitaria colectiva,
los de la marca individual; en este sentido remite a los artículos 51 y 52 del
Reglamento de Marca Comunitaria, ambos indican que procederá la nulidad
cuando se solicite ésta expresamente ante la Oficina o bien se realice su
solicitud por medio de demanda de reconvención por violación de la marca,
siempre a instancia de tercero ya que no contempla el supuesto de que dicha
declaración proceda de oficio. El artículo 51 enumera las causas de nulidad
absoluta:
160
Cuando la marca se registrase en contravención del artículo 5 –
supuestos de legitimación del titular de la marca comunitaria-, o del
artículo 7 –referido a los motivos de denegación absolutos-, al parecer
excluyentes uno y otro, lo que no se justifica en buena lógica, si bien
ambos generan el mismo resultado, se pueden dar supuestos
contemplados en ambas normas;
Actuación de mala fe por parte del titular a la hora de solicitar la marca;
El apartado dos incorpora una excepción a los preceptos indicados,
concretamente si la nulidad está justificada por los incisos b), c) y/o d)
del apartado 1 del artículo 7: la marca que carezca de carácter
distintivo, y aquellas que estén compuestas exclusivamente de la
indicación para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino,
el valor, la procedencia geográfica140 o la época de producción del
producto o prestación del servicio o cualquier otra característica de
estos; así como las marcas que se hayan convertido en habituales, no
justificarán el supuesto de nulidad si en su caso y después de su
registro, su uso haya adquirido un carácter distintivo aplicado a los
productos y/o servicios para que fue registrada dicha marca.
Básicamente lo que se contempla en esta norma, es la posibilidad de
que una marca se haya registrado en contravención a los requerimientos
expresos y aun así haya tenido acceso al registro, no será declarada nula si,
gracias a su uso, lograra el objetivo que debe alcanzar la marca, distinguir los
productos y/o servicios para los que fue registrada.
El apartado tercero, establece la posibilidad de que la nulidad se
justifique para una parte de los productos y/o servicios para los que dicha
marca fue registrada, en este caso se declara únicamente para estos
140 Este elemento se apunta como una ‘peculiaridad’ de las marcas colectivas, ver Martín Mateo, Ramón y Díez Sánchez, Juan José, Op. Cit, p. 66.
161
productos y/o servicios y no necesariamente procedería para la totalidad de
ellos.
El artículo 52 contempla los supuestos de la nulidad relativa, referidos a
derechos previos y remite a lo preceptuado por el artículo 8;
Cuando exista una marca anterior141 que sea idéntica a la marca
solicitada o bien exista dicha identidad con los productos y/o servicios
para los que se pretende registrar la marca o bien, en virtud de esta
similitud se genera riesgo de confusión al público en el territorio en que
se encuentre protegido el derecho de marca anterior; igualmente se
denegará el registro de la marca cuando sea idéntica a la marca
anterior y se solicite para productos y/o servicios que no sean similares
a los que protege la marca anterior si ésta fuere notoriamente conocida
en la Comunidad así como en el Estado miembro de que se trate, y si
el uso de la maraca solicitada, sin justa causa se aprovechara del
carácter distintivo del derecho anterior o fuere perjudicial para éste –
remisión hecha al apartado 2 y del artículo 8 en cumplimiento de los
supuestos contenidos por los apartados 1 y 5 -;
Cuando se cumpla el supuesto del aparatado 3 del artículo 8, cuando
un agente o representante del titular solicite el registro de la marca a
nombre propio y sin el consentimiento de éste a menos que dicha
actuación esté justificada, lo que se analizará en el momento oportuno,
pero en principio será causa de nulidad relativa;
141 Por marca anterior se entiende a efectos del Reglamento de Marca Comunitaria, artículo 8 apartado 2: las marcas cuya solicitud haya sido presentada antes de la solicitud de la marca comunitaria en cuestión, siempre que respondan a marcas comunitarias; las marcas registradas en un Estado miembro; las marcas objeto de registro internacional con efecto en un Estado miembro; las marcas –presumiblemente registradas o no - que sean notoriamente conocidas en un Estado miembro de acuerdo al artículo 6 bis del Convenio de París.
162
Cuando exista un derecho anterior –no necesariamente una marca,
abre la posibilidad a cualquier otro derecho de propiedad industrial- de
alcance no únicamente local, de acuerdo al inciso 4, si:
o La anterioridad del derecho en mención fuese éste adquirido
antes de la fecha de presentación de la solicitud de la marca
comunitaria o con anterioridad a su fecha de prioridad;
o Si este derecho otorgase a su titular la posibilidad de prohibir la
utilización de una marca posterior;
El apartado dos del artículo 8 ejemplariza los derechos anteriores que
pueden dar lugar a la declaratoria de nulidad siempre que su derecho
genere la posibilidad de prohibir su uso:
o El derecho al nombre;
o El derecho a la imagen;
o Un derecho de autor;
o Un derecho de propiedad industrial;
Esto de acuerdo al derecho nacional que le regule.
Los apartados 3 y 4 contemplan excepciones a la solicitud de
declaración de nulidad por parte del titular de los derechos que contemplan los
supuestos 1 y 2, así;
1 No procederá la declaratoria de nulidad cuando en los supuestos de los
apartados 1 y 2, el titular haya otorgado expresamente su autorización a
efectos del registro de la marca, apartado 3;
2 El apartado 4, establece que el titular de los derechos contemplados en
los apartados 1 y 2, no podrá alegar derechos distintos a los originales de
la solicitud de declaratoria de nulidad –sea por solicitud o por demanda de
reconvención- en virtud de que tuvo la posibilidad de alegarlos en forma
conjunta.
163
Por último, el apartado 5 remite a la aplicación del apartado 3 del
artículo 51, con relación a la posibilidad de declarar la nulidad de la marca
para parte de los productos y/o servicios para los cuales se solicita y no
necesariamente para la totalidad de ellos.
Una vez establecidos los supuestos de hecho que dan lugar a la
declaratoria de nulidad de la marca comunitaria, el artículo establece los
supuestos que conforman las causas de nulidad en virtud de las
características propias de la marca comunitaria colectiva; en primer lugar
remite al apartado 2 del artículo 66, relativo a los supuestos de desestimación
de la solicitud de la marca, en este caso concreto la posibilidad de inducir a
error al público sobre el carácter o significado de la marca o bien se pueda
generar la impresión de que la marca sea algo distinto a una marca
comunitaria colectiva.
Este artículo incorpora la posibilidad de subsanar cualquiera de los
supuestos por los que se declararía la nulidad de la marca comunitaria
colectiva mediante una modificación del reglamento de uso de la marca.
2. Reglamento CE Nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009
2.1. La Marca Comunitaria Colectiva
Tomando en consideración la referencia al instituto en estudio que
contempla las diversas propuestas de Primera Directiva sobre aproximación
de las legislaciones referente a la Marca Comunitaria, así como su texto final
de 1989 y la modificación a ésta por la directiva 2008/95/CE relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas, se establece la relevancia de la marca colectiva como un tipo
especial dentro de la regulación de la marca comunitaria; los textos
164
mencionados la contemplan pero no desarrollan mayormente características
propias, toda vez que las normas que implementan son de aplicación como
signo distintivo. Importante resaltar la diferenciación que se realiza en los
documentos previos correspondientes a la primera directiva, su texto
consolidado y la directiva del 2008; respecto del reconocimiento de la marca
colectiva frente a la marca individual; y de la colectiva frente a la marca de
certificación a la vez que frente a la marca de garantía; estas últimas dos no
contempladas en la versión final del Reglamento.
En la larga discusión y modificaciones aplicadas a la propuesta del
Reglamento de Marca Comunitaria, en concreto, la configuración final del
título VIII sobre Marca Comunitaria Colectiva, es clara la divergencia de
criterios respecto de su procedencia. La Delegación Francesa manifiesta su
reserva sobre la necesidad de incorporar un título concreto que le regule,
siendo su posición adecuar la normativa de la marca comunitaria a las
especificaciones del supuesto al titular de la marca colectiva, sin ser necesario
la implementación de todo un título referido a este tipo de marca; sin embargo
esta postura no logra generalizarse, y se realiza la conceptualización de la
marca comunitaria colectiva como se plasma en el Reglamento CE 40/94.
En el complejo camino de aprobación del Reglamento se elimina la
alusión a las marca de garantía como otro tipo de marca, se pasa de llamar al
título que las contempla ‘de la Marca de Garantía y Marca Colectiva’ a ‘Marcas
Colectivas’, la última versión de la propuesta de Reglamento que contiene
alguna alusión a la marca de Garantía es la de 1984, ya para la versión
propuesta de 1988 se omite esta referencia y se norma únicamente lo
concerniente a las características propias de la marca comunitaria colectiva.
Si bien, el tratamiento de las diversas propuestas de Primera Directiva,
su texto aprobado 89/104 CEE, así como la Directiva de 2008, contemplan
tanto las marcas de garantía como las colectivas y aún las marcas de
165
certificación dentro de su ámbito de acción142, dicha alusión no se plasma en
las propuestas finales del Reglamento, incluso se observa cómo se pasa de
otorgarle preponderancia a la Marca de Garantía dentro del Título de Marcas
Colectivas a omitirlas y normar únicamente las Marcas Colectivas frente a la
marca individual; lo que plantea la disyuntiva de si la intencionalidad ha sido
que la marca colectiva subsuma las características de alguna de las otras
marcas de su mismo género, sea de garantía o de certificación. Sin embargo,
parece no ser de recibo esta posibilidad, dada la sanción de caducidad o
nulidad si se genera, a raíz del uso de la marca comunitaria colectiva, la
posibilidad de inducir al público a error sobre su carácter o su significado, y se
hace relevancia en el aspecto de que ésta pueda dar la impresión de ser algo
distinto de una marca colectiva143, lo que necesariamente hace llegar a la
conclusión que la marca de garantía y la de certificación no deberían
encuadrar dentro de la Marca Comunitaria Colectiva al menos teóricamente.
Actualmente, y luego de varias modificaciones144 al Reglamento CE
Nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, donde se realizan varias
modificaciones siendo de relevancia para el instituto en estudio únicamente la
modificación sufrida por el Reglamento Nº 422/2004, mediante el cual se
inserta la letra k) al apartado uno del artículo 7, en el que se hace referencia a
las denominaciones de origen e indicaciones geográficas dentro del nombre
de la marca que se pretende inscribir, por lo demás no se altera lo relativo al
Título VIII sobre Marcas Comunitarias Colectivas instaurado en el Reglamento
que se modifica, dando como resultado el Reglamento CE Nº 207/2009 del
Consejo de 26 de febrero de 2009.
142 Artículo 1 de la Directiva 89/104 CE, y 2008/95/CE. 143 Ver artículo 66, apartado 2 del Reglamento 40/94 144 Reglamento nº 3288/94 del Consejo, en el que se modifican los artículos 1 y 2 de dicho reglamento; el Reglamento nº 807/2003 del Consejo, en el cual se varían y complementan las funciones asignadas a la Comisión; Reglamento nº 1653/2003 del Consejo, por el cual se modifica el artículo 168 bis y el artículo 136 sobre acceso a los documentos de solicitud de Marca Comunitaria; Reglamento nº 1992/2003 del Consejo por el cual se reforma el Capítulo XIII sobre el Registro de Marcas Internacionales; Reglamento nº 4222004 por el cual se realiza una serie de modificaciones a los artículos 5, 7 8 y 21, entre otros; Reglamento nº 1891/2006 por el cual se modifica el artículo 1, únicamente en lo relativo a los Dibujos y Modelos Industriales; Anexo II, parte 4C del Acta de Adhesión de 2003 y Anexo II, punto i, I del Acta de adhesión de 2005.
166
En dicho Reglamento la única variante de interés para la Marca
Comunitaria Colectiva es la modificación en la numeración respectiva del
articulado, siendo que el título en mención inicia en el artículo 66 y no como su
antecesor en el artículo 64, conteniendo la regulación específica igualmente 9
artículos, los cuales regulan en forma específica los elementos característicos
de la Marca Comunitaria Colectiva sin ninguna variante ni de forma ni de
fondo para el Instituto en estudio.
3. Propuesta de modificación a la Normativa Comunitaria Reglamentaria sobre Marcas, 27 de marzo de 2013
El fundamento de la propuesta de modificación al Reglamento sobre
Marca Comunitaria, toma como punto de partida de igual modo que en la
propuesta de modificación de la Directiva, que la normativa europea sobre
marcas vigente había logrado armonizar parcialmente las legislaciones
nacionales por parte de la Directiva; siendo que el Reglamento había
instaurado un sistema único de marca comunitaria encomendado a la Oficina
de Armonización del Mercado Interior para su administración e
implementación.
En el año 2007, el Consejo Europeo al estudiar las perspectivas
financieras de la OAMI concluyó que era necesaria la relación y cooperación
entre las oficinas nacionales de cada uno de los países miembros y la OAMI.
Al haber transcurrido más de una década de la instauración del sistema de
marca comunitaria el Consejo Europeo instó a la Comisión para la realización
de un estudio cuya finalidad potenciara y ampliara los instrumentos de
cooperación existentes entre ambas instituciones.
167
En el 2010, mediante la iniciativa “Unión por la Innovación” se
compromete a actualizar la normativa aplicable a las marcas para mejorar las
condiciones existentes y favorecer la innovación por parte de las empresas,
por ello en el 2011, se anuncia la revisión del sistema de marcas europeo con
el objeto de lograr la coherencia de éste para con los sistemas nacionales de
marca.
Como se indicó en el parágrafo relativo a la propuesta de modificación
de la Directiva, en el año 2013, respecto de la normativa reglamentaria se
propone la modernización de la misma a efecto de cumplir los siguientes
objetivos:
Adaptar la terminología al Tratado de Lisboa y las disposiciones al
enfoque común de las agencias descentralizadas;
Simplificar los procedimientos de solicitud y registro de una marca
europea;
Acrecentar la seguridad jurídica mediante la aclaración de
disposiciones y la supresión de ambigüedades;
Establecer un marco adecuado para la cooperación entre la OAMI y las
oficinas nacionales, a fin de promover la convergencia de las prácticas
y desarrollar herramientas comunes;
Adaptar el marco normativo del artículo 290 del Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea.
La modernización tiene como fundamento la consulta pública a los
principales interesados en el tema de marca instrumentalizada por el Instituto
Max Planck de Derecho de la Propiedad Intelectual y de Competencia (IMP),
por encargo de la Comisión Europea.
168
Se determinaron tres obstáculos base para la consecución de la mejora
para la cooperación eficiente entre las oficinas nacionales de los Estados
miembros y la OAMI145:
Inexistencia de una base jurídica clara para la cooperación en el
ámbito de la legislación de marcas de la UE;
Falta de equipamiento técnico en las oficinas nacionales;
Falta de financiación sostenible a medio y largo plazo.
Se encuentra claro que la propuesta de innovación y modernización
entre los sistemas nacionales de protección marcaria de los estados
miembros y el sistema de la Unión Europea instrumentalizado por la OAMI,
tiene como elemento trascendental lograr la vinculación entre ambos ámbitos
normativos y procedimentales.
La actualización que se pretende incorporar con la propuesta de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de
la Legislación de los Estados miembros en materia de marcas, responde a
dos parámetros concretos:
añadir nuevas disposiciones sustantivas, e
introducir en la Directiva las principales normas procedimentales,
de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Reglamento;
Tratando de contemplar la posibilidad viable mediante la cual
instrumentalizar dicha propuesta, se decidió por la siguiente:
“…incremento parcial de la aproximación de las legislaciones nacionales y de su coherencia con el sistema de la marca comunitaria. Se trataría de armonizar las principales normas
145 Obstáculos determinados a través de la Evaluación del impacto, p. 4 de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo.
169
procedimentales con las pertinentes disposiciones del Reglamento, en particular aquellas en las que las diferencias existentes originan importantes problemas desde la óptica de los usuarios, siempre que esa armonización se considere indispensable para crear un sistema armónico complementario de protección de marcas en Europa. Se armonizarían también otros aspectos de las normas sustantivas de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento146.”
3.1. Tópicos de modificación La propuesta de modificación de la normativa europea, tanto a nivel de
Directiva como de Reglamento, se centra en el análisis de 5 tópicos
prioritarios
Actualización y mejora de las disposiciones vigentes
Lograr una mayor aproximación del Derecho sustantivo
o Protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones
tradicionales (art. 4 y 5) tomando en consideración las
disposiciones existentes sobre indicaciones geográficas,
denominaciones tradicionales de vinos y especialidades
tradicionales garantizadas.
o Protección de marcas de renombre (art. 5 y 10)
o Las marcas como objeto de propiedad (art. 22, 23, 24, 25, 26 y
27) se propone abordar este aspecto de conformidad con lo
establecido en el Reglamento.
o Marcas colectivas (art. 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37), a
escala de la Unión europea y en la mayoría de los Estados
miembros las marcas colectivas exigen un titular que sea una
asociación cuyos miembros sean los que utilicen la marca, en
otros Estados no ocurre de la misma forma, por lo que se
dificulta el diferenciar ésta de las marcas de certificación.
146 Propuesta de Directiva, p. 4.
170
Armonización de las principales normas procedimentales
o Denominación de las principales normas procedimentales (Art.
40) de forma que las autoridades competentes y las empresas
puedan determinar el nivel de protección que confiere la marca
específica.
o Examen de oficio (art. 41) éste genera inseguridad jurídica por lo
que no se puede garantizar que una solicitud que supere con
éxito el control de oficio no vaya a ser impugnada, llevando a
cabo una duplicación de procedimientos ineficientes, a juicio de
la propuesta.
o Tasas (art. 44)
o Procedimiento de oposición (art. 45)
o Falta de uso como defensa en el procedimiento de oposición (art.
46)
o Procedimiento de caducidad o declaración de nulidad (art. 47)
o Falta de uso como defensa en el procedimiento de declaración
de nulidad (art. 48)
Facilitar la cooperación entre oficinas (artículo 52)
Se incorpora la Marca de Garantía y como sinónimo de ésta la Marca
de Certificación147, estableciendo parámetros mínimos de regulación, para
contribuir a la paridad y uniformidad de su tratamiento dentro de las
legislaciones nacionales de los países miembros, a efecto de establecer una
correspondencia adecuada entre los institutos marcarios utilizados en la
práctica y los reconocidos a nivel de la Unión, respondiendo al objetivo de
homogenizar dentro de un periodo determinado y debidamente establecido de
24 meses según la propuesta, para que las legislaciones de los países
miembros logren éstos parámetros al interno. 147 Si bien en la Propuesta de Reglamento se hace alusión a las Marcas de Certificación y no a las marcas de garantía.
171
3.2. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 207/2009 sobre marca comunitaria
Una vez realizada la propuesta, ésta ha sido sujeta a estudio y análisis
por diversos órganos europeos148, de los cuales en lo referente al tema en
estudio no se hace referencia alguna. Dichos pronunciamientos o informes
versan sobre términos globales, tanto de la Directiva como del Reglamento
propuestos, a excepción del Comité Económico y Social Europeo, el cual
manifiesta que no le fue solicitado pronunciamiento alguno y por ello sometido
a su conocimiento, dictamen alguno sobre la propuesta de Reglamento, tan
sólo la propuesta de Directiva149.
3.2.1. Tópicos en que se basa la modificación propuesta
La propuesta de Reglamento se fundamenta básicamente en cinco
líneas generales, mediante las cuales se instrumentalizan ámbitos específicos
que permiten cumplir con el objetivo de modernizar la normativa comunitaria
con relación a la marca.
Adaptación de la terminología y enfoque común sobre las agencias
descentralizadas de la Unión
148 Documento de trabajo de los Servicios de la Comisión, Resumen de la Evaluación de Impacto que acompaña a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que modifica el Reglamento del Consejo (CE)Nº 207/2009, de 26 de febrero del 2009 sobre marca comunitaria y la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (refundición), SWD (2013)96 final. Y, Resumen Ejecutivo del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (refundición) y la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que modifica el Reglamento del Consejo (CE)Nº 207/2009 sobre la marca comunitaria. (2014/C 32/11). 149 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (refundición) (2013/C 327/09).
172
Mediante el aspecto terminológico se pretende sustituir el término “Marca
Comunitaria” por “ Marca Europea”; y respecto de la agencias se plasma una
serie de mejoras respecto de la gobernanza y eficiencia de las agencias
actuales y futuras; modificando el nombre de la Agencia OAMI por la Agencia
de Marcas, Modelos y Diseños de la Unión Europea.
Racionalización de los procedimientos
o Presentación de solicitudes (art. 25) eliminado la posibilidad de
presentar solicitudes en las oficinas nacionales, e
implementando la presentación de solicitudes en línea.
o Fecha de presentación (art. 27) mediante la vinculación de la
obligación del pago de las tasas correspondientes con la
presentación de la solicitud.
o Búsquedas (art. 38 y 155) Se suprimen los actuales regímenes
de búsqueda, en espera de la implementación de herramientas
prometedoras propuestas por las oficinas nacionales y la OAMI
para mejorar las búsquedas prioritarias y rastrear infracciones de
registro.
o Publicación de la solicitud (art. 39), al suprimir el sistema de
búsqueda se elimina el plazo entre la notificación al solicitante y
la publicación de la solicitud, acelerando el procedimiento de
registro.
173
o Observaciones de terceros (art. 40) se amplía el plazo durante el
cual se formulan alegaciones
o Revisión de resoluciones en los casos inter partes (art. 62) dicho
artículo resultó irrelevante por lo que se suprime en esta
propuesta.
o Prosecución del procedimiento (art. 82) se modifica para
simplificar su aplicación e incorporar el contenido de la
comunicación nº 06/05150 del Presidente dela Agencia.
Aumento de la Seguridad
o Definición de la marca europea (art. 4) se elimina el requisito de
representación gráfica, ya que se considera que genera una
inseguridad jurídica para determinadas marcas no tradicionales,
se pretende prever más flexibilidad garantizando mayor
seguridad jurídica.
o Protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones
tradicionales (art. 7) se incorpora los regulados por las diversas
disposiciones referidas a:
i. Regímenes de calidad de los productos agrícolas y
alimenticios
ii. Se toma en consideración la creación de la organización
común de mercados agrícolas
150 DO OAMI 2005, p. 1402.
174
iii. Se incorpora la protección de las indicaciones geográficas
de las bebidas espirituosas
o Derechos conferidos por la marca europea (art. 9 y 9 bis) se consideran
los siguientes parámetros dentro de la propuesta:
iv. Derechos conferidos sin perjuicio de derechos anteriores
v. Casos de doble identidad
vi. Uso como denominación social de la empresa o nombre
comercial
vii. Uso en publicidad comparativa
viii. Envíos realizados por proveedores comerciales
ix. Productos que entran en territorio aduanero
x. Actos preparatorios
o Limitaciones de los efectos de la marca europea (art. 12) solo se refiere
al uso de nombres personales, ampliándose de manera que abarque
también el uso de signos o indicaciones sin carácter distintivo.
o Denominación y clasificación de los productos y servicios (art. 28) con
la finalidad de que el contenido del registro reúna las condiciones
necesarias de claridad y precisión.
o Marcas de certificación europeas (art. 74 ter – 74 duodecies) aunque
diversas legislaciones nacionales protegen las marcas de certificación
protección que no contiene la normativa europea vigente, incorporando
éstas en virtud de que algunos organismos públicos y privados que no
cumplen las condiciones para obtener la protección de la marca
175
colectiva, añadiendo un conjunto específico de normas relativas al
registro de marcas de certificación europeas.
o Funciones de la Agencia (art. 123 ter) garantiza la cobertura global, la
seguridad jurídica y una mayor transparencia por parte de la agencia.
Marco de cooperación (art. 123 quater) éste establece un marca claro
de cooperación obligatoria entre la Agencia y las oficinas de propiedad
intelectual de los Estados miembros, los principales ámbitos de
cooperación y proyectos comunes y específicos de interés para la
Unión que coordinara la Agencia.
Armonización con el artículo 290 del TFUE151 por el cual se le otorga a
la Comisión atribuciones para la adopción de determinadas normas.
3.2.2. Normas incluidas o modificadas mediante esta propuesta
Las normas que resultan de trascendencia para este trabajo que son
modificadas y/o incluidas en esta propuesta normativa responden al
planteamiento original del tema de esta investigación, pues resulta necesario
el reconocimiento a nivel europeo de la implementación de las marcas de
certificación que a la vez incorporan la finalidad asignada a una marca de
calidad o de garantía así registradas por las normativas nacionales y que al no
contar dentro de la normativa reglamentaria vigente con su reconocimiento, lo
hacen a través de la Marca Colectiva llamando a incurrir a ésta en una causa
de caducidad o nulidad, desde la óptica meramente normativa.
151 «DOUE» núm. 83, de 30 de marzo de 2010, páginas 47 a 199 (153 págs.) Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
176
La propuesta contiene únicamente dos artículos, el número 1 por el cual
se realizan las modificaciones de fondo propuestas, y el artículo 2 el cual
determinará la fecha de vigencia una vez sea aprobada dicha modificación.
Respecto del artículo 1 de la propuesta, en lo que interesa al tema en
estudio se proponen las siguientes modificaciones sustanciales:
Modificación 1, Artículo 1, establece las generalidades de adecuación
a la normativa propuesta:
El Reglamento (CE) nº 207/2009 se modifica como sigue:
En el título, se sustituye «marca comunitaria» por «marca
europea»;
A lo largo de todo el Reglamento, los términos «marca
comunitaria» se sustituyen por «marca europea», introduciéndose
los cambios gramaticales que resulten necesarios;
(…)
A lo largo de todo el Reglamento, los términos «marcas
comunitarias colectivas» se sustituyen por «marcas europeas
colectivas», introduciéndose los cambios gramaticales que resulten
necesarios;
A lo largo de todo el Reglamento, salvo en los casos
contemplados en los puntos 2, 3 y 4, los términos «Comunidad»,
«Comunidad Europea» y «Comunidades Europeas» se sustituyen
por «Unión», introduciéndose los cambios gramaticales que
resulten necesarios;
A lo largo de todo el Reglamento, la palabra «Oficina», siempre
que haga referencia a la Oficina de Armonización del Mercado
Interior (marcas, dibujos y modelos) prevista en el artículo 2 del
Reglamento, se sustituye por «Agencia», introduciéndose los
cambios gramaticales que resulten necesarios.
177
(…)
Modificación 2, Artículo 2
El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente, Artículo 2, se refiere a la
“Agencia”, indica:
“1. Se crea una Agencia de Marcas, Diseños y Modelos de la Unión Europea (en lo sucesivo denominada «la Agencia»).
2. Todas las referencias en el Derecho de la Unión a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) se entenderán hechas a la Agencia.”
Esta propuesta modificación tiene como finalidad aclarar la modificación
de nomenclatura sufrida por la Oficina de Armonización del Mercado Interior,
para llamarse Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea,
desligándose de la conceptualización española de Propiedad Intelectual como
Derechos de Autor, para asumir la conceptualización general que utiliza la
OMPI152, de Propiedad Intelectual, enmarcando con ella a la propiedad
Industrial así como los Derechos de Autor y conexos.
Modificación 3, Artículo 4
El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente, modificando el ámbito
de conceptualización de una marca.
«Artículo 4
Signos que pueden constituir una marca europea
Podrán constituir marcas europeas cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores en sí, la forma del producto o de su presentación, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para:
152 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
178
a) distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas;
b) ser representados de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto preciso de la protección otorgada a su titular.»
Interesante resaltar que esta modificación propuesta amplia el espectro
de signo distintivo registrable, pues su antecesor lo circunscribía a aquel signo
susceptible de representación gráfica, mientras que esta propuesta lo amplía
incluso a sonidos.
Modificación 4, Artículo 7, inciso a) respecto de marcas denegadas
El artículo 7 se modifica como sigue:
(a) En el apartado 1, las letras j) y k) se sustituyen por el texto siguiente:
«j) las marcas cuyo registro se deniegue y que no puedan seguirse utilizando con arreglo a la legislación de la Unión o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión y que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas153;
k) las marcas cuyo registro se deniegue con arreglo a la legislación de la Unión o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión y que confieran protección a las denominaciones tradicionales de vinos154 y las especialidades tradicionales garantizadas;»
En el mismo sentido, el inciso l) se agrega contemplando lo concerniente
a aquellas marcas que se conformen por una denominación varietal.
“ l) las marcas que contengan o consistan en una denominación varietal155 anterior registrada con arreglo al Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, con respecto al mismo tipo de producto. (…)»
Este planteamiento responde a recepcionar la innovación en la amplitud
de los signos que puede conformar una marca, de conformidad con las
limitaciones relativas a denominaciones de origen protegidas, indicaciones
153 El subrayado no pertenece al original 154 El subrayado no pertenece al original 155 El subrayado no pertenece al original
179
geográficas y obtenciones vegetales. Lo que genera una interrelación entre la
reglamentación europea sobre marcas, denominaciones geográficas y
obtenciones.
Modificación 5, En el Encabezamiento del título VIII y el artículo 66, se
inserta dentro del texto las marcas de certificación.
Modificación 6, En el encabezamiento del título VIII, se inserta la
variación en la nomenclatura de la terminología de las antiguas Marcas
Comunitarias Colectivas, sustituyéndose por Marcas Colectivas de la Unión.
Modificación 7. En el artículo 66, el apartado 3, amplia el ámbito de
aplicación normativa a las marcas de colectivas de la Unión.
Modificación 8, En el artículo 67, apartado 1, las palabras «en el plazo
establecido» se sustituyen por «en el plazo establecido de conformidad con el
artículo 74 bis.», el cual refiere a la delegación de poderes otorgada a la
Comisión, lo que permite agilizar el procedimiento anterior que remitía al
Reglamento de ejecución.
Modificación 9, El artículo 69 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 69
Observaciones de terceros
Cuando se dirijan a la Agencia observaciones escritas sobre una marca europea colectiva con arreglo al artículo 40, dichas observaciones podrán fundarse también en los motivos especiales por los cuales la solicitud de una marca europea colectiva se desestimará en virtud del artículo 68.»
La modificación propuesta a parte de adecuar la nueva nomenclatura de
la marca, no amplía la norma existente, pues ya se contemplaba en forma
anterior.
180
Modificación 10, Se inserta el artículo 74 bis siguiente, con relación a la
Delegación de Poderes de la Comisión Europea de conformidad a aspectos
específicos de la Marca Colectiva.
«Artículo 74 bis
Delegación de poderes
Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados que especifiquen el plazo de presentación a la Agencia del reglamento de uso de la marca europea colectiva, a que se refiere el artículo 67, apartado 1, y el contenido de dicho reglamento de uso, según se contempla en el artículo 67, apartado 2.»
Esta propuesta no viene a modernizar o agilizar el procedimiento de
registro de la marca colectiva, pues lejos de actualizar la normativa remite a
una decisión posterior la determinación del plazo para la presentación del
reglamento de uso de la marca colectiva, lo que se retoma posteriormente
corrigiendo la dirección de esta modificación propuesta para establecer un
plazo determinado vía reglamento.
Modificación 11, En el título VIII, se añade una sección 2, que
establece la normativa que regula y recepciona la Marca de Certificación a
nivel europeo, compuesta por diez artículos:
«SECCIÓN 2 Marcas europeas de certificación
Artículo 74 ter propuesto sobre Marcas europeas de certificación
1. Una marca europea de certificación será una marca europea que se describa como tal en el momento de la solicitud y que permita distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta a la procedencia geográfica, el material, el modo de fabricación de los productos o prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características, de los productos y servicios que no posean esa certificación.
2. Toda persona jurídica, incluidas las instituciones, autoridades y organismos de Derecho público, podrá solicitar marcas europeas de certificación, a condición de que:
(a) dicha persona jurídica no desarrolle una actividad empresarial que implique la entrega de productos o la prestación de servicios del tipo que se certifica;
181
(b) dicha persona jurídica sea competente para certificar los productos o servicios para los cuales deba registrarse la marca.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), podrán constituir marcas europeas de certificación con arreglo al apartado 1 los signos o las indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. La marca de certificación no otorgará a su titular derecho a prohibir a un tercero el uso en el tráfico económico de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial. Una marca de certificación no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica.
4. Lo dispuesto en los títulos I a VII y IX a XIV se aplicará a las marcas europeas de certificación, salvo disposición contraria prevista en la presente sección.»
El Artículo 74 quater relativo al Reglamento de uso de la marca, establecería que:
“1. El solicitante de una marca europea de certificación deberá presentar un reglamento de uso de dicha marca en el plazo establecido de conformidad con el artículo 74 duodecies.
2. El reglamento de uso indicará las personas autorizadas a utilizar la marca, las características que debe certificar la marca, el procedimiento de comprobación de esas características y de supervisión del uso de la marca por parte del órgano de certificación, así como las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones”.
El Artículo 74 quinquies sobre Desestimación de la solicitud, indica:
“1. Además de por los motivos de desestimación de una solicitud de marca europea previstos en los artículos 36 y 37, la solicitud de marca europea de certificación se desestimará cuando no se cumpla lo dispuesto en los artículos 74 ter o 74 quater, o si el reglamento de uso es contrario al orden público o a las buenas costumbres.
2. La solicitud de marca europea de certificación será desestimada además cuando se corra el riesgo de inducir al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de que se trata de algo distinto de una marca de certificación.
3. No se desestimará la solicitud si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de uso, cumple los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.
182
El Artículo 74 sexiesque norma las Observaciones de terceros respecto de la solicitud de este tipo de marca.
Establece que cuando se dirijan a la Agencia observaciones escritas
sobre una marca europea de certificación con arreglo al artículo 40, dichas
observaciones podrán fundarse también en los motivos especiales por los
cuales la solicitud de una marca europea de certificación se desestimará en
virtud del artículo 74 quinquies.
El Artículo 74 septies, estipula el procedimiento para realizar una
Modificación del reglamento de uso de la marca
“1. El titular de una marca europea de certificación someterá a la Agencia cualquier reglamento de uso modificado.
2. La modificación no se indicará en el registro cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artículo 74 quater o guarde relación con alguno de los motivos de desestimación señalados en el artículo 74 quinquies.
3. El reglamento de uso modificado estará sujeto a lo dispuesto en el artículo 74 sexies.
4. A los fines del presente Reglamento, las modificaciones del reglamento de uso solo surtirán efecto a partir de la fecha de inscripción en el registro de la mención de modificación.”
El Artículo 74 octies, relativo a la Cesión de Marca de Certificación,
expone lo siguiente:
“No obstante lo dispuesto en el artículo 17, apartado 1, una marca europea de certificación solo podrá cederse a persona jurídicas que cumplan los requisitos del artículo 74 ter, apartado 2”.
El Artículo 74 nonies, establece la legitimación del Ejercicio de la acción por violación de marca de certificación, atribuyendo dicha potestad al
titular de la marca bajo los siguientes supuestos:
“1. Únicamente podrán ejercer acciones por violación de marca el titular de una marca europea de certificación o toda persona específicamente autorizada por este a tal efecto.
2. El titular de una marca europea de certificación podrá reclamar, en nombre de las personas facultadas para utilizar la marca, la
183
reparación del daño que estas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.”
El Artículo 74 decies propuesto determina las posibles Causas de caducidad de una marca de certificación, estableciendo para ello lo siguiente,
“Además de por las causas de caducidad señaladas en el artículo 51, se declararán caducados los derechos del titular de la marca europea de certificación mediante solicitud presentada ante la Agencia o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
(a) el titular deja de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 74 ter, apartado 2;
(b) el titular no adopta medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, cuya modificación haya sido, en su caso, mencionada en el registro;
(c) a consecuencia del uso realizado por el titular de la marca, esta puede inducir al público a error con arreglo al artículo 74 quinquies, apartado 2;
(d) la modificación del reglamento de uso de la marca se ha mencionado en el registro contraviniendo las disposiciones del artículo 74 septies, apartado 2, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se conformara a los requisitos fijados por dichas disposiciones.”
El Artículo 74 undecies, con su homólogo anterior establece las posibles Causas de nulidad de las Marcas de Certificación, las cuales son
adicionadas a las ya contempladas para las marcas individuales o
comerciales.
“Además de por los motivos de nulidad previstos en los artículos 52 y 53, una marca europea de certificación que esté registrada infringiendo el artículo 74 quinquies se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Agencia o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, salvo si el titular de la marca, mediante una modificación del reglamento de uso, se conformara a los requisitos del artículo 74 quinquies.”
Se inserta el Artículo 74 duodecies, con relación a la Delegación de poderes en semejanza y paridad con la Marca Colectiva (artículo 74 bis).
184
“Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados que especifiquen el plazo de presentación a la Agencia del reglamento de uso de la marca europea de certificación, a que se refiere el artículo 74 quater, apartado 1, y el contenido de dicho reglamento de uso, según se contempla en el artículo 74 quater, apartado 2.»
Modificación 12, Se inserta el artículo 154 bis que refiere a la solicitud
de una Marca Internacional cuyo origen sea una Marca Europea sea
Colectiva o de Certificación.
«Artículo 154 bis Marcas colectivas y de certificación Cuando un registro internacional se fundamente en una solicitud de base o un registro de base relativo a una marca colectiva, una marca de certificación o una marca de garantía, la Agencia seguirá los procedimientos previstos de conformidad con el artículo 161 bis, letra f).».
En términos generales, se pretende adaptar la normativa existente
sobre Marca Comunitaria Colectiva tanto a las modificaciones generales de la
Marca Comunitaria, así como la inserción de toda una sección relativa a la
Marca Comunitaria de Certificación, aspecto medular con relación a los
planteamientos realizados en este trabajo.
4. Reglamento (UE) 2015/24242 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015
En este acápite se establece el texto normativo vigente relativo a la
Marca Colectiva de la Unión y la Marca de Certificación de la Unión, esta
última como innovación y actualización al Reglamento 207/2009 sobre Marca
Comunitaria de la Unión.
En esta tesitura el Reglamento vigente trae innovaciones en la
nomenclatura con la finalidad de actualizar el ámbito de aplicación de la marca
de conformidad con la regulación de la Unión Europea, así sustituye la
terminología de “marca comunitaria” por “marca de la Unión Europea”
185
entendida como “marca de la Unión”156. De igual forma, en lo concerniente a
la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), ésta varía su nombre
por Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, en lo sucesivo la
“Oficina”157.
En sustentación al planteamiento elaborado en esta investigación, el
Reglamento 2015/2424 incorpora las marcas de certificación a la normativa,
en pro de “subsanar” el desequilibrio entre los sistemas nacionales y el
sistema de marca de la Unión158. Es evidente que el excluir de la
reglamentación europea sobre marca el reconocimiento de la marca de
certificación o de la marca de garantía en el ámbito comunitario fue un error,
pues los mercados nacionales requerían de ello, dado su reconocimiento.
Como efecto evidente el resultado de la implementación de la Marca Colectiva
bajo una finalidad que obedece a la posibilidad de generar efectos de marca
de garantía o de certificación según se analizará en epígrafes posteriores.
4.1. Regulación de la Marca Colectiva de la Unión.
El Reglamento 2015/2424 no inserta mayores modificaciones a la
regulación existente por su antecesor159 respecto de la marca colectiva.
Sustituye el Título VIII originalmente correspondiente a las Marcas
Comunitarias Colectivas, por Disposiciones Específicas sobre Marcas
Colectivas de la Unión y Marcas de Certificación de la Unión. Generando dos
secciones, la primera sobre Marcas Colectivas y la segunda sobre Marcas de
Certificación.
156 Considerando 2 del Reglamento. 157 Idem. 158 Considerando 27 del Reglamento. 159 Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo de 26 de febreo de 2009 sobre la marca comunitaria.
186
En la sección 1, sobre Marcas Colectivas de la Unión, se realizan
modificaciones a los artículos 66, 67, 69 y 71, las cuales son puntuales sin
llegar a generar modificaciones sustanciales en el derecho de fondo del
instituto, salvo excepciones concretas que son analizadas a continuación.
Se inserta una modificación al párrafo 3 del artículo 66, en cuanto a que
puntualiza la referencia a la normativa contenida en los títulos del I al VII y del
IX al XIV, indicando que serán aplicables a la Marca colectiva en el tanto no
se disponga lo contrario en el título VIII especializado a la maraca colectiva y
de certificación. En su antecesor, se indicaba “las disposiciones del presente
Reglamento”, excluyendo el título que le enmarca, en virtud de esta redacción
se asume que la regulación de la marca de certificación – regulación que se
incorpora a este título mediante la sección 2- le puede aplicar a la marca
colectiva.
En el artículo 67 se realiza una innovación importante, pues dispone
expresamente el plazo en que debe aportarse el reglamento de uso de la
marca colectiva, siendo éste dos meses; a diferencia del anterior que refería a
un “plazo establecido”, lo que precisa la norma contenida en el artículo
contribuyendo a la concreción en la implementación de la marca. A la vez se
inserta un apartado 3, por el cual se indica que la Comisión adoptará actos de
ejecución que precisen los datos que deben figurar en el Reglamento de Uso,
esto de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el
artículo 163, apartado 2.
El artículo 69 es sustituido por completo, dándole una redacción más
acorde a la finalidad de conformidad con las Observaciones de Terceros, pues
sujeta dichas observaciones a que procederán con base al artículo 40 que
refiere a las Observaciones de Terceros sobre la solicitud de una Marca
Individual, ampliándolas a aquellos motivos especiales por los que procedería
187
desestimar la solicitud de conformidad con los supuestos de desestimación de
la solicitud, especificaciones contenidas en el artículo 68.
El presente Reglamento sustituye el apartado 3 del artículo 71,
únicamente para aclararlo pues no agrega ningún elemento de fondo a la
norma que le precedía, pues instaura la posibilidad de formular observaciones
a las modificaciones propuestas al Reglamento de Uso de la Marca, de
conformidad con el artículo 69, siendo su antecesor menos extenso pero de
aplicación de las mismas condiciones.
4.2. Regulación de la Marca de Certificación de la Unión.
La incorporación a la normativa reglamentaria de las marcas de
certificación se considera toda una innovación necesaria, en respuesta a la
realidad de uso de la marca comunitaria colectiva o marca de la Unión. Sin
embargo ha de anotarse que no posee una conceptualización clara de lo que
se debe entender por “certificar”160.
La sección 2 del Título VIII del Reglamento 2015/2424, incorpora la
regulación de las Marcas de certificación de la Unión, para lo cual crea una
articulación pendiente del último artículo de la sección 1, sea el 74.
El artículo 74 bis conceptualiza la marca de certificación de la Unión, al
respecto dicho artículo indica: 160 En igual sentido de la disposición reglamentaria de análisis el artículo 68 de la Ley de Marcas española, si bien regula las marcas de garantía, en dicho artículo se hace alusión a un concepto de dicha marca, la cual equipara a la marca de certificación, sin lograr cumplir el objetivo de aclarar el concepto, así indica “Se entiende por marca de garantía todo signo suceptible de representación gráfica, de los expresados en el artículo 4.2, utilizado por una pluralidad de empresarios bajo el control y la autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio.(…)” (El subrayado no pertence al original).
188
“Marcas de certificación de la Unión
1. Una marca de certificación de la Unión será una marca de la Unión que se describa como tal en el momento de la solicitud y que permita distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta a los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características, con excepción de la procedencia geográfica, de los productos y servicios que no posean esa certificación.
2. Toda persona física o jurídica, incluidas las instituciones, autoridades y organismos de Derecho público, podrá solicitar marcas de certificación de la Unión, a condición de que dicha persona no desarrolle una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación de servicios del tipo que se certifica.
3. Lo dispuesto en los títulos I a VII y IX a XIV se aplicará a las marcas de certificación de la Unión, salvo que se disponga de otro modo en la presente sección.”
El apartado 1, determina como Marca de Certificación aquella que así
lo indique en el formulario de solicitud, y que permita distinguir productos o
servicios que el titular de la marca certifica, indicando en forma expresa cuáles
son los elementos que se pueden certificar:
materiales de los productos o servicios
modo de fabricación de los productos o prestación de los servicios
calidad de ellos
precisión
otras características de los productos o servicios a excepción de la procedencia geográfica Es importante la excepción referente a la procedencia geográfica, pues
en el presente Reglamento se reconoce la necesaria coherencia entre la
legislación de la Unión y el derecho nacional que establece la protección de
las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas161.
El apartado 2, refiere a la legitimación para ser titular de una Marca de
Certificación, sin ningún tipo de limitación, elemento diferente de la propuesta
que le limitaba en primer orden a ser una persona jurídica. Establece 161 Considerando 10 del Reglamento 2015/2424.
189
entonces, que pueden optar por esta marca las personas físicas o jurídicas
incluidas las instituciones, autoridades y organismos de Derecho Público,
determinando para ello una condición: Que el titular no desarrolle una
actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación
de servicios del tipo que se certifica. Elemento importante que coincide con
la dualidad de titular y usuario de la marca, pues aquí resulta evidente este
elemento, el titular que es propietario de la marca y los usuarios autorizados
de la misma. Del articulado no se desprende si el usuario puede o debe ser
persona física o jurídica para su utilización.
Otra modificación de la propuesta reglamentaria ante el texto
consolidado, pues la primera contenía una condición adicional, es el hecho de
que el titular fuese competente para certificar los productos o servicios para
los cuales se pretendía el registro de la marca, condición razonable pese a
que el texto de la propuesta no determinaba la forma en que se debía
establecer dicha competencia ni por medio de qué mecanismos.
La condición que establece el Reglamento se justifica enteramente en
el ámbito de la función que realiza, pues se entraría en una competencia
eventualmente desleal con los usuarios de la marca de certificación, ya que el
titular no puede ser competencia de los autorizados para el uso, por lo tanto
éste no podrá implementarla para sus productos o servicios. Llama la
atención que en la propuesta se excluyera la persona física como posible
titular de la marca de certificación lo que no se mantuvo en el Reglamento,
nótese que para la marca colectiva sí se determina, pues para ésta, de
conformidad con el apartado 1 del artículo 66, sólo podrá ser una persona
jurídica el titular sea una Asociación o una persona jurídica de derecho
público.
190
El siguiente apartado, el 3, somete la marca de certificación a la
regulación dispuesta en los títulos I a VII y IX a XIV del Reglamento, bajo la
excepción de que se contraríe alguna disposición de la presente sección.
La norma que contiene el artículo 74 ter hace alusión al Reglamento de
Uso de la marca de certificación;
“Reglamento de uso de la marca de certificación de la Unión
1. El solicitante de una marca de certificación de la Unión deberá presentar un reglamento de uso de dicha marca en el plazo de dos meses a partir de la fecha de presentación.
2. El reglamento de uso indicará las personas autorizadas a utilizar la marca, las características que debe certificar la marca, el procedimiento de comprobación de esas características y de supervisión del uso de la marca por parte del organismo de certificación. Dicho reglamento de uso también indicará las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones.
3. La Comisión adoptará actos de ejecución que precisen los datos que deben figurar en el reglamento a que se refiere el apartado 2 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 163, apartado 2.”
El primer apartado de este artículo establece el plazo para presentar el
Reglamento de Uso de la marca de certificación solicitada, lo que tiene su
relevancia en cuanto a la determinación del lapso de tiempo para cumplir la
obligatoriedad de la presentación, sin embargo no establece ningún tipo de
sanción si esto se incumple, se entiende que los dos meses de tiempo inician
a partir de la presentación de la solicitud ante la Oficina.
Mediante el apartado siguiente, el artículo 74 ter establece el contenido
mínimo del Reglamento de Uso de la Marcas de certificación, éste establecerá
las personas autorizadas a la utilización de la marca; las características que
debe certificar, el procedimiento de comprobación de dichas características y
191
la supervisión del uso por parte del organismo de certificación162, así como
condiciones del uso de la marca, incluidas las sanciones. Este último
elemento es de importancia, por cuanto se evidencia la relevancia en
determinar que la actividad desplegada por los autorizados mediante el uso de
la marca, sea de conformidad con las normas que establece su estatuto para
lograr el fin último de ésta. El establecer las posibles sanciones no sólo
permite un conocimiento informado sino un marco claro de la implementación
de la marca tanto por parte del titular que deberá llevar a cabo la certificación
como de los usuarios de la misma.
El último apartado, reconoce las potestades de la Comisión para dictar
los actos de ejecución que deben figurar en el reglamento de conformidad con
el apartado anterior, ello con relación al artículo 163, apartado 2.
Se incorporan mediante el artículo 74 quater las causas de
desestimación de la solicitud de marca de certificación,
“Desestimación de la solicitud
1. Además de por los motivos de desestimación de una solicitud de marca de la Unión previstos en los artículos 36 y 37, la solicitud de marca de certificación de la Unión se desestimará cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los artículos 74 bis o 74 ter, o si el reglamento de uso es contrario al orden público o a las buenas costumbres.
2. La solicitud de marca de certificación de la Unión será desestimada además cuando se corra el riesgo de inducir al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de que se trata de algo distinto de una marca de certificación.
3. No se desestimará la solicitud si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de uso, cumple los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.”
162 El uso de esta terminología permite eventualemnte as umir que el titular sería únicamente na persona jurídica, siendo esta suposición errónea de conformidad con el artículo 74 bis apartado 2.
192
El primer apartado de este artículo adiciona a los motivos de
desestimación de la solicitud de una marca de certificación de la Unión los de
la marca individual -artículos 36 y 37-, los motivos particulares de la marca en
cuestión surgirán cuando no se cumplan las condiciones de los artículos 74
bis o 74 ter, o bien, si el reglamento de uso es contrario al orden público o las
buenas costumbres. Otro motivo, incorporado por el apartado dos responde al
supuesto bajo el cual se corra el riesgo de inducir al público a error sobre el
carácter o el significado de la marca, particularmente cuando pueda dar la
impresión de que se trata de algo distinto de una marca de certificación,
misma situación que justifica la desestimación de la solicitud de una marca
colectiva de la Unión, sin embargo éste supuesto se evidencia en la práctica
de la marca colectiva de conformidad con el análisis realizad sobre las 1234
marcas colectivas inscritas a marzo del 2015 en la Oficina, lo que ha generado
esta innovación en la incorporación de la marca de certificación de la Unión –
artículo 68, apartado 2-.
El apartado tercero, posibilita enmendar la solicitud en caso de ser
necesario para evitar la desestimación, mediante una modificación al
Reglamento de Uso de la marca adecuándolo a los apartados uno y dos de
este artículo.
Sobre las observaciones de terceros, el artículo 74 quinquies
preceptúa,
“Observaciones de terceros
Cuando se dirijan a la Oficina observaciones escritas sobre una marca de certificación de la Unión con arreglo al artículo 40, dichas observaciones podrán basarse también en los motivos especiales por los cuales procede desestimar la solicitud de una marca de certificación de la Unión en virtud del artículo 74 quater.”
193
En este artículo se sujeta la Marca de Certificación a la oposición que
puede realizar cualquier tercero comprendido en el artículo 40 del
Reglamento, así como a los motivos especiales que responde a los
contemplados en los artículos 36 y 37 del mismo cuerpo normativo, ya que los
motivos de desestimación son aludidos por la remisión al artículo 74 quater.
Se inserta el artículo 74 sexies, por el cual se regula el uso de la marca
de certificación de la Unión,
“Uso de la marca de certificación de la Unión
El uso de una marca de certificación de la Unión por cualquier persona autorizada para hacerlo con arreglo al reglamento de uso mencionado en el artículo 74 ter cumplirá los requisitos del presente Reglamento, siempre que se cumplan las demás condiciones que establece el presente Reglamento respecto del uso de marcas de la Unión.”
Este artículo sujeta la exigencia del uso de la marca de certificación a lo
que establece el Reglamento de Uso de la marca, respecto a los sujetos
autorizados a su uso, ello bajo las condiciones que se instauran en el mismo
reglamento. Aspecto relevante es lo concerniente a que se cumpla el uso de
la marca con cualquiera de las personas autorizadas para ello, sin estar sujeto
a que todas las personas autorizadas la utilicen. Omitiendo alguna
especificación respecto de si el uso estaría justificado tan solo para parte de
los productos o servicios, lo que se entendería en aplicación de la normativa
relativa a este aspecto y correspondiente a la Marca individual.
Dada la trascendencia del Reglamento de Uso, el artículo 74 septies,
norma las modificaciones que se realizarán a este,
“Modificación del reglamento de uso de la marca
1. El titular de una marca de certificación de la Unión someterá a la Oficina cualquier reglamento de uso modificado.
194
2. Las modificaciones no se indicarán en el registro cuando los reglamentos de uso en su versión modificada no cumplan los requisitos del artículo 74 ter o guarden relación con alguno de los motivos de desestimación señalados en el artículo 74 quater.
3. También podrán presentarse, de conformidad con el artículo 74 quinquies, observaciones escritas relativas al reglamento de uso modificado.
4. A los fines del presente Reglamento, las modificaciones del reglamento de uso solo surtirán efecto a partir de la fecha de inscripción en el registro de la mención de modificación.”
Este articulado pone de relieve la importancia del Reglamento de uso
de la Marca de Certificación, por cuanto éste como elemento esencial de la
solicitud también será sujeto a examinación por la Oficina, según el apartado
uno; en el apartado segundo se establece que las modificaciones planteadas
no se indicarán en el registro hasta tanto éstas no cumplan con los requisitos
del artículo 74 ter, o bien sean objeto de algún motivo de desestimación de
conformidad con el artículo 74 quater; sin embargo la leyenda “no se indicarán
en el registro” es poco clara, se presume que hasta tanto no se encuentre
dicha modificación acorde a la normativa citada, ésta no se incorporará al
Reglamento de Uso de la marca, por tanto la modificación propuesta no surtirá
efectos subsistiendo el reglamento original. El apartado tercero determina que
dichas modificaciones estarán sujetas a observaciones de terceros de
conformidad con el artículo 74 quinquies, al igual que el reglamento original y
la solicitud de la marca. Por último, en el apartado cuarto se ratifica la
necesaria aprobación del Reglamento de Uso y sus eventuales
modificaciones, modificación que no entrará en vigencia hasta su debida
registración a partir de la aprobación lo que conllevaría a su inscripción.
En la normativa concerniente a la marca de certificación se establece la
posibilidad de la cesión de la marca, esto mediante el artículo 74 octies,
“Cesión
No obstante lo dispuesto en el artículo 17, apartado 1, una marca de certificación de la Unión solo podrá cederse a una persona que cumpla los requisitos del artículo 74 bis, apartado 2.”
195
Esta norma así consolidada, atiende la modificación realizada en el
reglamento respecto de la propuesta realizada, con relación al titular de la
marca de certificación al incluir esta última a la persona física, originalmente
la propuesta hablaba únicamente de la posibilidad de ser titular las personas
jurídicas, por tanto la consideración que hacía el artículo 74 octies, era
consecuente con ello, sin embargo al variar del texto aprobado, implementa la
posibilidad de cesión de la marca de certificación de la Unión, a cualquier
persona física o jurídica siempre que esa persona no desarrolle una actividad
empresarial que implique el suministro de productos o servicios del tipo que se
certifica; en otras palabras la marca de certificación se puede ceder a
cualquier sujeto en tanto cumpla con esta condición sin importar si el titular
original fuese una persona física o jurídica y/o tuviera condiciones específicas
que la facultaran como ente certificador. Elemento diferenciador con respecto
a la marca colectiva de la Unión, pues para ésta no se prevé la cesión de la
misma.
Un elemento de trascendental importancia es el ejercicio de la acción
por violación de la marca de certificación, artículo 74 nonies
“Legitimidad para ejercer la acción por violación de marca
1. Únicamente podrá ejercer una acción por violación de marca el titular de una marca de certificación de la Unión o toda persona específicamente autorizada por este a tal efecto.
2. El titular de una marca de certificación de la Unión podrá reclamar, en nombre de las personas facultadas para utilizar la marca, la reparación del daño que estas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.”
Dentro de esta norma se establece la obligación y deber por parte del
titular de la Marca de Certificación de la defensa de dicha marca, sea por su
persona o por medio de alguien autorizado por él, pero la responsabilidad
siempre recaerá en el titular, así lo ratifica el apartado 2, respecto de la
gestión por reparación del daño por el uso no autorizado de ésta. Sin
embargo, no se especifica en dicha regulación el procedimiento a seguir si el
196
Titular no realiza tal acción o bien no autoriza a nadie para realizarla, pues la
afectación a los usuarios sería evidente, tampoco establece si el autorizado
debe o no ser uno de los usuarios de la marca, ya que esto sería lo ideal por
cuanto defendería intereses propios, podría ser una omisión relevante.
Las causas de caducidad de la marca de certificación son determinadas
por el artículo 74 decies,
“Causas de caducidad Además de por las causas de caducidad señaladas en el artículo 51, se declararán caducados los derechos del titular de la marca de certificación de la Unión mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si se cumple alguna de las siguientes condiciones: a) el titular deja de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 74 bis, apartado 2; b) el titular no adopta medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, cuya modificación haya sido, en su caso, mencionada en el registro; c) a consecuencia del uso realizado por el titular de la marca, esta puede inducir al público a error con arreglo al artículo 74 quater, apartado 2; d) la modificación del reglamento de uso de la marca se ha mencionado en el registro contraviniendo las disposiciones del artículo 74 septies, apartado 2, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se conformara a los requisitos fijados por dichas disposiciones.”
En primera instancia adiciona a las causas de caducidad establecidas
para la Marca individual -artículo 51-, las propias de la marca de certificación,
esto será mediante solicitud presentada a la Oficina o por demanda de
reconvención en una acción por violación de la marca, ello bajo algunas de las
siguientes condiciones; si el titular deja de cumplir los requisitos del artículo 74
bis apartado 2, que no desarrolle una actividad que compita con los productos
o servicios que certifica la marca; que el titular no adopte las medidas
razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible
con el reglamento de uso debidamente inscrito; a consecuencia del uso
realizado por el titular si puede inducir al público a error con arreglo al artículo
74 quater, apartado 2, lo que complica las cosas, dada la utilización de las
197
marcas de certificación a nivel nacional con las marcas de garantía, si esto se
repite para la marca de certificación como se verá sucede para la marca
colectiva, la situación no se salvaría. Por último el apartado final de este
artículo permite realizar cualquier modificación al reglamento de uso que logre
subsanar la falta.
Se ratifica la responsabilidad y los deberes atribuidos al titular de la
Marca de Certificación que está llamado a ejercer; tómese en consideración,
que pese a incurrir en alguna o algunas de estas causales de caducidad,
siempre se establece que mediante una modificación al Reglamento de Uso,
se podrá subsanar, de conformidad con el inciso d).
La nulidad de la marca de certificación la establece el artículo 74
undecies,
“Causas de nulidad Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos 52 y 53, una marca de certificación de la Unión que esté registrada infringiendo el artículo 74 quater se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, salvo si el titular de la marca, mediante una modificación del reglamento de uso, se conforma a los requisitos del artículo 74 quater.”
La referencia a los artículos 52 y 53, los cuales respectivamente
responden a las causas de nulidad absoluta y causas de nulidad relativa de la
Marca Individual, dichas estipulaciones aplican a la Marca de Certificación, así
como las causas concretas de desestimación de la solicitud de Marca de
Certificación establecidas por el artículo 74 quater; todas ellas causas de
nulidad, ello de conformidad con una solicitud de declaración de nulidad
presentada ante la Oficina o por vía de demanda de reconvención por
violación de la marca, y, en igual sentido se establece a su vez la forma de
subsanarlo mediante la modificación del Reglamento de Uso de la marca de
certificación, modificación que debe ser de conformidad con la regulación
establecida para ello en los artículos 74 ter y quater.
198
Por último se regula la Conversión de una marca de certificación de la
Unión, ello mediante el artículo 74 duodecies,
“Conversión Sin perjuicio del artículo 112, apartado 2, la conversión de una solicitud de una marca de certificación de la Unión o de una marca de certificación de la Unión registrada no se realizará cuando el Derecho nacional del Estado miembro afectado no establezca el registro de marcas de garantía o de certificación con arreglo al artículo 28 de la Directiva (UE) 2015/2436.”
En esta norma se establece la posibilidad de conversión de una
solicitud de marca de certificación o de una marca de colectiva de la Unión
constituyendo una marca nacional, sujeta al reconocimiento por parte del
derecho nacional del Estado miembro de la marca de garantía o marca de
certificación; a efecto de llevar a cabo la petición de conversión. Llama la
atención de que la condición sea el reconocimiento por parte del derecho del
Estado miembro a una marca de garantía o de certificación, puesto que se
puede presumir que ambas son lo mismo o tienen el mismo efecto desde la
óptica de la Unión, lo que podría causar serias discrepancias con las causales
de caducidad o nulidad de la marca de certificación de la Unión, en el tanto
pueda inducir a error al público sobre el carácter o significado de la marca, de
conformidad con el artículo 74 quater. Situación coincidente para la marca
colectiva de titularidad jurídico-pública, antes del Reglamento de estudio.
199
CAPÍTULO III.
LA MARCA COMUNITARIA COLECTIVA DE LA UNION DE TITULARIDAD JURIDICO-PÚBLICA: CONCEPTO Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES
I. PRECISIONES CONCEPTUALES SOBRE LA MARCA COLECTIVA DE LA UNION DE TITULARIDAD JURIDICO-PUBLICA
A manera de aproximación conceptual de la doctrina, se parte de que
una marca colectiva responde al objeto de distinguir los productos o servicios
de los miembros de una asociación propietaria de la marca, de los productos o
servicios de otras empresas similares, necesitando aportar información sobre
quiénes serán los autorizados para el uso de la marca, las condiciones de la
membresía a la asociación y, si las hay, las condiciones de uso de la marca;
ello sin obviar las determinadas legitimaciones normativas para los titulares de
dichas marcas, como lo es el caso de la Marca Colectiva de la Unión, con los
entes de derecho público, éste último objeto que limita el presente estudio.
Como se determinó en las últimas líneas del Título anterior, conforme la
normativa comunitaria europea vigente sobre Marca de la Unión, el
Reglamento es ambiguo en lo que refiere a la determinación de la Marca
Colectiva de la Unión y las características que le conforman,
comparativamente con legislaciones nacionales que reconocen la marca de
Garantía en forma independiente a la marca Colectiva. Esta última a nivel
comunitario se puede conformar como cualquiera de ambas o bien una
mezcla de éstas a nivel funcional como se analizará en los apartados
siguientes.
Es importante reconocer que en esta etapa de evolución del mercado y
del desarrollo de los signos distintivos en relación a elementos como la calidad
y el marketing, genera que los productos y servicios no se vendan como se
200
pretende, si bien los compran gracias a que el branding facilita este proceso163.
En este sentido se dice que el branding prevende el producto o servicio al
usuario, calificando al branding como la manera más eficaz de hacer que la
venta se realice; es una forma de posicionar el producto o servicio en la mente
del consumidor por los elementos que asocia al respaldo de ese producto o
servicio, situación fundamental de la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad
Pública, en virtud de que la calidad o la percepción de ésta se encuentra en la
mente del consumidor.
1. Delimitación conceptual de la Marca Colectiva de la Unión frente a la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico Pública
Partiendo del hecho de que la conceptualización de la Marca Colectiva
de la Unión (MC de la U) es legal y debidamente determinada por el Título VIII
del Reglamento164 sobre Marca de la Unión analizado en forma detenida en el
Título anterior; se parte del supuesto que la delimitación de la Marca Colectiva
de la Unión de Titularidad Jurídico Pública se realiza mediante un análisis
fáctico funcional de la implementación de este tipo de marca en el mercado.
Lo anterior en virtud de que la MC de la U cuya titularidad obedezca a
un ente de derecho público, implica necesariamente desde su función práctica
garantizar la calidad del producto o del servicio, o bien certificar los bienes que
distingue dicha marca, más aún si se conforma de una Denominación de
Origen o Indicación Geográfica en virtud de las características propias de
estos institutos, que como lo indica Mariano López Benítez165 éstas están
imbuidas de elementos públicos propiamente administrativos, dado que
163 Peralba, Raúl y otro, Las 22 leyes inmutables de la Marca, Cómo convertir un producto o un servicio en una marca mundial, Mc Grau Hill, Madrid, 2000, p.5. 164 Reglamento CE 207/2009 sobre Marca Comunitaria 165 López Benítez, Mariano, Las Denominaciones de Origen, Cadees editorial, España, 1996, p. 36,37.
201
conjuntamente con un núcleo de intereses privados, los Consejos
Reguladores titulares de éstas gestionan potestades administrativas166. Del estudio realizado por la marca Instituto de Biomecánica de Valencia
(IBV)167 el 100% de los encuestados estaban interesados en obtener
acreditación de un organismo externo que acompañe su propia denominación
marcaria, a efecto de lograr un respaldo que avale su producto o el servicio
que oferta en el ámbito de la salud y calidad de vida, en afán de alcanzar un
elemento diferenciador, en este sentido perciben que la certificación sería una
marca acompañante que atestigua que un producto cumple los requisitos o
estándares técnicos por el IBV, esto a través de la normativa que le sea de
aplicación –mediante el reglamento de uso-, logrando que certifique que el
productos es sano, adaptado a la función biomecánica, ergonómico y/o
seguro.
Aunado a lo anterior, María Aránzazu Gandía168 señala que los
partidarios de que sean titulares entes de derecho público de Marcas
Colectivas se fundamenta en que las personas jurídicas de Derecho Público
están en mejor situación para garantizar los principios de imparcialidad, unido
a que los consumidores asocian la marca colectiva de titularidad pública a una
función de garantía, lo que implica que se desdibuje la diferencia de ésta con
las marcas de garantía o de certificación. Reconoce que esta situación da
lugar a confusión con las marcas de garantía, argumentando que serían éstas
y no las colectivas, las que deberían reservarse a la titularidad pública, pero al 166 Así conceptualizados los Consejos Reguladores como entes de derecho público, en concordancia con la defeinición de García de Enterría “Una corporación de derecho público es, según la definición realizada por el profesor G.ª de Enterría, una colectividad de personas asociadas en torno a una finalidad específica (en nuestro caso, la gestión de una denominación de origen) a las que, mediante una ley o mediante una delegación específica de la Administración, se atribuye funciones normalmente propias de ésta”, citado por Sabaté Vidal, Josep M., en “Los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Vitivínicolas Catalanas como Corporaciones de Derecho Público”, Revista Catalana de Dret Públic, num 35, 2007, p. 5. Véase en el mismo sentido este Autor en “Algunas Anotaciones sobre la Ley de la Viña y del Vino de Castilla y León”, op. Cit. P. 33. 167 Murria, María Dolores, La marca IBV: Un Elemento diferenciador de productos humanos, Instituto de Biomecánica de Valencia, Miscelánea 23, p. 38. 168 Gandía Sellens, María Aranzazu, “Las Marcas Comunitarias Colectivas, cuestiones actuales”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo 34, 2013-2014, pp.231-254.
202
no contar con una marca comunitaria de garantía o de certificación esta
función se puede llevar a cabo por la marca colectiva siempre que el
Reglamento de Uso exija que los productos o servicios cumplan con
determinados estándares de calidad, no siendo ésta la mejor opción desde el
punto de vista de transparencia o seguridad jurídica.
Es elemental reconocer el efecto que de por sí genera una titularidad
pública en la Marca Colectiva de la Unión, pues como lo manifiesta Mariano
López Benítez concretamente sobre los vinos de calidad producidos en una
región determinada (vcprd) 169.
Se parte del supuesto –tomando como referencia las normativas
nacionales europeas que les reconocen- de que la Marca de Garantía y la
Marca Colectiva difieren en su función esencial; la primera determina una
característica común distinta de los productos o servicios que acompaña
siendo dicha característica estándares determinados de calidad; mientras que
la segunda informa que el producto o servicio procede de un comerciante
autorizado por el titular de la marca para su uso. Por su parte la Marca de
Certificación cumple la misma función que la marca de garantía,
distinguiéndose ambas –marca de garantía y marca de certificación- en que la
de certificación reserva su titularidad a personas jurídicas ajenas al comercio y
su estatuto jurídico o reglamento de uso es más riguroso que para las marcas
de garantía.
Si bien, las MC de la U de entes privados pueden igualmente garantizar
la calidad del producto o del servicio, o poseer características de certificación,
ello se determinará desde la óptica del análisis de la función práctica de la
marca particular; sin embargo el hecho de que la titularidad corresponda a un
ente de Derecho Público reviste a dichos productos o servicios de cierta
garantía de calidad desde la percepción del grupo de interés a que va dirigida
169 “El carácter público o privado de los órganos de gestión de los vcprd tiene un correlato importante en la atribución de las funciones de control y certificación sobre este tipo de vinos…” En “Algunas Anotaciones…”, Op. Cit. p. 36.
203
la marca en el mercado, esto necesariamente por la particularidad del
titular170.
Tomando en consideración que la marca colectiva en esencia, desde la
óptica de las legislaciones nacionales analizadas, responde a una dualidad
subjetiva, el ente titular y los autorizados para su uso; la marca responde a
una membresía, o lo que es lo mismo indica que los usuarios de la marca son
miembros o bien autorizados al uso de la misma; la marca de garantía por su
parte va más allá de indicar el origen empresarial de los productos o servicios,
en ésta prevalece la función indicadora de la calidad171, lo que implica que
garantiza jurídicamente un cierto nivel de calidad en los productos y servicios
identificados, nivel otorgado por el titular de la marca y que viene respaldado
por el Reglamento de Uso en su compromiso por la fiscalización y control de
dicho uso, que difiere de la “certificación” pese a que a parte de la doctrina las
utiliza como homónimas..
Si bien es claro que la marca colectiva responde a la finalidad de
identificar que el bien o servicio proviene de un comerciante adscrito a una
determinada asociación o autorizado a su uso mediante el cumplimiento de
los requisitos de su reglamento de uso, y que las marcas de garantía o de
certificación tienen como función indicar que el bien o servicio cumple
elevados requisitos respecto de la calidad, los componentes, o las condiciones
técnicas, generando así una presunción de superioridad al resto de productos
o servicios de su sector; ello permite concluir a juicio de M. A. Gandía172 que
sea perfectamente posible que una marca colectiva de la Unión mediante su
reglamento de uso exija niveles superiores de calidad en los productos o
servicios que identifique, como a la fecha está ocurriendo con las marcas
colectivas que ha inscrito la Oficina ya que en forma práctica “…se construye
sobre la base de que las marcas colectivas también cumplen una función de
170 Titulares como Entes nacionales de certificación, Ministerios, Consejos Reguladores, entre otros. 171 Ver al respecto Carbajo Cascón, Fernando. “La Marca de Garantía como elemento publicitario”, en Martínez Gutiérrez, A., 2009, p. 245. 172 Las Marcas Comunitarias Colectivas …., Op. Cit., p. 247.
204
garantía o certificación…”. Se discrepa de la postura de la autora citada, pues
esto si bien es real y se da en la práctica como se demuestra con los
reglamentos de uso analizados de marcas colectivas puntuales registradas
por dicho ente, no existe congruencia entre la normativa que le regula y la
práctica lo que sin duda alguna genera una problemática sensible de
credibilidad y seriedad en dicho ordenamiento. Esta postura es ratificada por
la modernización llevada a cabo mediante la Directiva número 2015/2436 y el
Reglamento 2015/2424, ambos sobre Marca de la Unión, que incorporan
respectivamente las Marcas de Garantía y las Marcas de Certificación, siendo
reconocidas ‘únicamente a nivel Reglamentario las últimas.
1.1. Elementos Caracterizadores
1.1.1. Marca Colectiva de la Unión
En el desarrollo de la evolución marcaria, la perspectiva de la marca
como activo se fortalece a partir de la premisa de que los clientes tomaban las
decisiones de compra y juzgaban sus experiencias de uso sobre los
elementos de ésta más allá del precio y de los atributos funcionales173;
mantiene Aaker que “El valor de la marca es como una cebolla, tiene capas y
corazón. El corazón es el usuario que estará contigo hasta el final”,
interesante postura, lo que justifica la esencia de la relación consumidor –
marca, como estrategia, así determina el compromiso entre él y la marca. Al
reconocerle personalidad a la marca, siendo ésta un conjunto de
características asociadas al nombre, con base a estudios realizados a los
consumidores por psicólogos e investigadores, al reconocer personalidad a la
marca, las percepciones y los comportamientos se ven afectados, siendo
173 Aaker, David y Álvarez del Blanco, Roberto, Las Marcas según Aaker, Ediciones Urano S.A., Barcelona, 2014, p. 23.
205
importante el reconocimiento de la titularidad con relación a la función que
éste desempeña174.
La conceptualización de la MC de la U se encuentra dada por el
artículo 66 del Reglamento sobre Marca de la Unión, este artículo le impregna
de características propias para la configuración de este tipo de Marca; así
indica que podrán constituirse en marcas colectivas las que contemplen una
serie de elementos:
1. Las que así lo designen a la presentación de la solicitud ante la
Oficina
2. Que sean adecuadas para lograr la distintividad de los productos
o servicios para los que es solicitada
3. Estos productos o servicios serán los que generen los miembros
de la asociación que sea su titular
a. Sean asociaciones que cumplan con dos presupuestos
específicos:
i. Asociaciones de fabricantes, productores,
prestadores de servicios o comerciantes175.
ii. Que tengan capacidad para, en su propio nombre,
ser titulares de derechos y obligaciones de
cualquier tipo, de celebrar contratos o de realizar
otros actos jurídicos y tengan capacidad procesal
b. Las personas jurídicas de derecho público.
4. Asimismo, establece que pese a lo preceptuado en el artículo 7,
apartado 1 letra c)176, referido a las disposiciones generales de la
174 Aaker, David y Álvarez del Blanco, Roberto , Op. Cit, p. 63. 175 El articulado enuncia, sobre las Asociaciones legitimadas el elemento calificador de “…a tenor de la legislación que les sea aplicable…” lo que genera la posibilidad de comprender que, reflejado en el análisis del estatuto jurídico de la titulación de las MCC debidamente registradas; la alusión a “asociaciones” no se limita a éste único tipo de personas jurídicas. 176 Dicho artículo indica en lo que interesa: “… Artículo 7, Motivos de denegación absolutos, 1. Se denegará el registro de: (…) c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la
206
Marca de la Unión; la MC de la U podrá constituirse por los
signos o indicaciones que sirvan en el comercio para señalar la
procedencia geográfica de los productos o servicios que
identifique, en el tanto que limita los derechos conferidos al titular
frente a un tercero que utilice ese signo siempre que éste
constituya una denominación geográfica.
Se describe así que la MC de la U es una marca de la Unión, que
conlleva intrínseco los requerimientos de la Marca Individual, con salvedades
específicas como las mencionadas en líneas precedentes, con ello se
establece que la MC de la U adquiere las características de la Marca, como lo
es un carácter unitario, podrá constituirse por cualquier signo, en particular
palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, cifras,
colores, la forma del producto o su embalaje, o los sonidos, con la condición
de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los
servicios de una empresa, de los de otras empresas; sean representados en
el Registro de Marcas de la Unión permitiendo a las autoridades competentes
y a público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección
otorgada a su titular177.
Asimismo, para constituirse como tal debe ser registrada, de lo que se
infiere que no cabe la posibilidad de que exista una MC de la U de hecho178 de
conformidad con el artículo 6 del Reglamento 207/2009 que no fue modificado
por el Reglamento sucesor 2015/2424.
Tomando en consideración el aspecto de la titularidad como rasgo
específico de caracterización, elemento que se tratará en forma amplia en un
apartado posterior, merece hacer la observación frente a la particularidad de
época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio; …” 177 Artículo 4 del Reglamento UE N° 2015/2424, del 16 de diciembre del 2015. 178 Es de plena aplicación lo preceptuado por el artículo 6 del Reglamento, al referirse al Modo de adquisición de la Marca Comunitaria, “…La marca comunitaria se adquirirá por el registro.”
207
la titularidad de una marca individual, ya que la Marca Colectiva legitima
únicamente como posibles titulares de ésta, a una asociación o ente de
derecho público, cabe mencionar que no existiría posibilidad legal de que una
persona física pueda ser titular de este tipo de marca desde la óptica
normativa. Así mismo obedece a una pluralidad funcional y sujeción del uso
de la marca por los usuarios autorizados179 sujetos al control del titular, sin
embargo (ver anexo 1) existen a la fecha marcas comunitarias colectivas cuyo
titular es una persona física.
Sin duda alguna, se evidencia la relevancia de la Marca Colectiva bajo
el supuesto de que genera un impacto positivo en la eficiencia de las
empresas facultadas o autorizadas para su utilización, ya que de conformidad
con el Valor de la Marca Colectiva a juicio de Ricardo Sellers y Francisco J.
Mas180, la reputación colectiva fomenta una inversión eficiente en calidad. El
estudio realizado por ambos autores en 1222 bodegas vitivinícolas españolas
permite establecer la importancia de las marcas colectivas en la
comercialización de productos de experiencia en el mercado, ya que a su
juicio, permiten reducir el riesgo por parte del consumidor en la compra a
realizar, su estudio les permite concluir que desde una perspectiva económica
las empresas bajo una marca colectiva son capaces a partir de un mismo nivel
de recursos, de obtener mayores niveles de venta y beneficios en el
mercado181.
179 Largo Gil, Rita Obra colectiva, 2000, p. 631 180 Sellers, R. y otro, 2011., p. 22. 181 Ver en igual sentido, Sellers, R., y Mas, F. “Marcas Colectivas y Eficiencia en el Sector Vitivinícola”. Comunicación presentada en el XXII Congreso Nacional de Marketing-AEMARK, Oviedo, 22-24, Set-2010., p. 9.
208
1.1.2. Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico Pública
Las particularidades apuntadas para la MC de la U respecto de los
alcances y requerimientos, son de plena aplicación a la MC de la U de TJP,
salvo en lo referente a la titularidad, ya que en virtud de ser un ente de
derecho público, se presume que genera en el consumidor un aval adicional
respecto de la calidad o transparencia en el proceso, las características o la
producción del bien o del servicio que la porta. Esta premisa ha sido avalada
por funcionarios de la Oficina182, pues tan sólo el hecho de que el titular sea
de Derecho Público respecto de las diversas asociaciones que realiza el
consumidor con relación a la imagen y el posicionamiento de la marca, ésta
adquiere un aditamento especial de garantía del nivel de calidad respecto de
la concepción en el consumidor.
Si bien, es preponderante para la propuesta del presente trabajo el
efecto que genera en el consumidor la titularidad de la Marca Colectiva, es de
reconocer que ante la evaluación social, las variantes ha generado que
también el sector privado se preocupe por el interés general en razón de las
bases del mercado183.
Se debe tener claro que un elemento importante es que la marca
colectiva es una marca acompañante, lo que implica que no son marcas de
empresa como la marca individual; al ser acompañante la marca colectiva de 182 Entrevistas realizadas a Oscar Mondéjar Ortuño, Jefe del Departamento del Servicio de Práctica Legal; y Christoph Barthos, Miembro de las Salas de Recurso, ambos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior. 183 Así lo apunta, Ureña Salcedo, Juan al indicar que “… además, que con el Estado social se produjo una evidente confusión entre interés público y privado en las normas jurídicas. La persecución del interés general dejó de ser interpretada como algo exclusivo del poder público. A nadie extraña en la actualidad la existencia de personas jurídicas privadas que realizan actividades de interés general..”, en “El principio de Servicio objetivo a los intereses generales y su control por los tribunales”, op. Cit. p. 59.
209
la Unión, sea de TJP o no, será superpuesta a la marca individual de cada
afiliado autorizado a su uso por el titular de la primera.
Estas características propias de la MC de la U vienen a puntualizar la
necesaria diferenciación, a nivel práctico, con la MC de la U de TJP, ya que, a
partir del supuesto de que la configuración de la MC de la U es de una Marca
de Garantía o Marca de Certificación, retoma importancia o bien
trascendencia el aspecto de la connotación pública o privada del titular que
“avala” o garantiza las condiciones de los productos o servicios que la portan.
Importante considerar el aspecto de la evocación con relación al titular
de Derecho Público, pues al tener esta procedencia o pertinencia, es
menester valorar la provocación de una conexión de los productos
distinguidos con la marca colectiva de un titular de derecho público, frente a
otros de derecho privado, que si bien los segundos pueden evocar conexiones
de calidad es básicamente un presupuesto elemental en aquellas cuyo titular
sea público o bajo las consideraciones de derecho público, como los Consejos
Reguladores184. En este sentido Ángel Martínez Gutiérrez indica que
“…podría defenderse la existencia de evocación cuando, con independencia
de los elementos integrantes de su estructura, la presentación de la oferta
empresarial o el signo distintivo faciliten a los destinatarios de la oferta
empresarial concreta, y tras un esfuerzo intelectual mínimo, la conexión..”185
184 En este sentido veáse López Benítez, Mariano en “Algunas Anotaciones sobre la Ley de la Viña y del Vino de Castilla y León”, Revista Jurídica de Castilla Y León, N°9, mayo 2006, p.33. En la cual reconoce la naturaleza de Corporaciones de Derecho Público a los Consejos Reguladores. 185 Martínez Gutiérrez, Ángel, “La Dimensión Evocativa de las Denominaciones Geográficas Protegidas en Espala y la UE”, ADI, 29 (2008-2009): p. 878.
210
2. Creación de una Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico Pública
2.1. Procedimiento de registro
La MC de la U de TJP al ser una marca especial dentro de las Marcas
de la Unión, debe responder al procedimiento común de la marca individual,
con las características propias estipuladas en el Título VIII del Reglamento
sobre Marca Comunitaria, y las funcionales que le otorgan esa diferenciación
dentro de su género, con la necesaria característica en el aspecto relativo a la
titularidad Jurídico Pública.
En atención a lo preceptuado por el artículo 6 antes mencionado,
respecto de la forma de adquisición de la marca, se establece que el único
medio de que la Marca Comunitaria exista es por medio de la vía registral, lo
que es de total aplicación para la MC de la U de TJP.
El proceso de registro en forma esquematizada186 sería el siguiente:
Presentación de la solicitud de marca de la Unión con la indicación
expresa de que lo que se solicita es una Marca Colectiva, esto de
acuerdo a lo preceptuado en el artículo 66 del Reglamento sobre Marca
Comunitaria referente al Título específico de Marcas Comunitarias
Colectivas187.
Se debe aportar en forma conjunta con la solicitud o dentro de un plazo
establecido para ello188, el Reglamento de Uso, requerido por el artículo 67 del
186 Fernández-Novoa, El Sistema Comunitario de Marcas, Op cit, 1995, p. 73 187 Así establecido por el Reglamento (CE) N°207/2009 sobre Marca Comitaria. 188 El reglamento en su artículo 67 establece que se debe aportar el Reglamento de Uso dentro de un plazo establecido pero no hace alusión a cual es este plazo en forma expresa, si bien en el tanto no se aporte, sea sometido a análisis y tenga la debida aprobación la solicitud como tal no tendrá trámite alguno posterior. Es en la Regla 43 del Reglamento de Ejecución
211
Reglamento de Marca Comunitaria, ya que éste viene a conformar parte
integral de la MC de la U de TJP, ello de conformidad con el Reglamento
207/2009, pues el Reglamento vigente 2015/2424 modifica el apartado 1 de
dicho artículo estipulando el plazo para la presentación del reglamento de uso
de la marca en dos meses. Este Reglamento de Uso conforma los
lineamientos específicos que regulan el uso y disposición de la marca para los
usuarios finales y el alcance del control y verificación del titular respecto de
ésta. Conforme lo establece el artículo 66 párrafo 2, si la marca Comunitaria
Colectiva está constituida por una indicación geográfica, el Reglamento de
Uso deberá contemplar y establecer las disposiciones que reconozcan en
forma expresa la legitimación de cualquier persona cuyos productos o
servicios procedan de la zona geográfica correspondiente, a ingresar como
miembro de la Titular solicitante de la Marca, siempre que se ajuste a las
disposiciones reglamentarias, esto para efecto de las Asociaciones pues para
el ente de derecho público la membresía no sería de aplicación.
Examen ex oficio de la solicitud
Búsqueda ex oficio de las solicitudes de marcas anteriores: marcas
comunitarias y eventualmente nacionales
Publicación de la solicitud de marca comunitaria
Remisión de observaciones por los terceros
Planteamiento de oposiciones por parte de los titulares de marcas y
signos distintivos anteriores
Concesión de la marca Comunitaria
Mediante el examen ex oficio, la Oficina realiza una verificación
respecto de la admisibilidad, tanto de fondo a la vez que de forma a la
solicitud, mediante la constatación del cumplimiento de requisitos para asignar
fecha de presentación: pago de tasa de solicitud, si reúne los requisitos
formales, si el solicitante está legitimado para ello. En el caso de la
(CE) N° 2868/95 de la Comisión, en su apartado 1 in fine, donde se establece que dicho plazo será de dos meses a partir de la presentación de la solicitud.
212
verificación del titular y su legitimación, se analiza conforme a lo regulado por
el artículo 66, eliminando la posibilidad de que una persona física esté
legitimada para ello, sin embargo encontramos entre las 1234189 MC
analizadas que 70 marcas colectivas responden a ser de titularidad de una
persona física190.
Otro elemento de examen es si se ha aportado el Reglamento de Uso y
si éste se encuentra conforme con las especificaciones mínimas establecidas
en el artículo 67 párrafo segundo. Una vez comprobado lo anterior y estando
de conformidad determinado por el examinador, se procede al análisis de los
motivos de desestimación de la solicitud establecidos en el artículo 68 del
Reglamento sobre Marca Comunitaria.
De conformidad con el análisis procedente, se somete a una
verificación de varios elementos:
Por ser una Marca de la Unión específica, debe responder a los
parámetros previstos en los artículos 36 y 37191, referidos a los
189 Listado de marcas Comunitarias Colectivas registradas entre los años 1996, que inicia actividades la Oficina de Armonización del Mercado Interior, hasta marzo del año 2015. 190 Ver datos en listado de Marcas Comunitarias Colectivas cuya Titularidad es una Persona Física, Anexo 3 191 “.. Artículo 36 Examen de los requisitos de la presentación de la solicitud 1. La Oficina examinará: a) si la solicitud de marca comunitaria cumple los requisitos para que se le otorgue una fecha de presentación con arreglo al artículo 27; b) si la solicitud de marca comunitaria satisface los requisitos previstos en el presente Reglamento y en el reglamento de ejecución; c) si las tasas por clases, en su caso, se han abonado en el plazo establecido. 2. Si la solicitud de marca comunitaria no satisface los requisitos del apartado 1, la Oficina invitará al solicitante a que en los plazos establecidos subsane las irregularidades o la falta de pago observadas.3. Si no se subsanaren en los plazos establecidos las irregularidades o la falta de pago observadas en aplicación de la letra a) del apartado 1, la solicitud no será tramitada como solicitud de marca comunitaria. Si el solicitante se allanare a la invitación de la Oficina, esta otorgará a la solicitud como fecha de presentación la fecha en que se subsanen las irregularidades o la falta de pago observadas. 4. Si no se subsanaren en los plazos establecidos las irregularidades observadas en aplicación de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1, la Oficina desestimará la solicitud. 5. Si no se subsanare en los plazos establecidos la falta de pago observada en aplicación de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1, se considerará retirada la solicitud a menos que sea evidente cuáles son las clases de productos o de servicios que la cuantía pagada está destinada a cubrir. 6. El incumplimiento de las disposiciones relativas a la reivindicación de prioridad implicará la pérdida del derecho de prioridad para la solicitud. Artículo 37 Examen relativo a los motivos de denegación absolutos 1. Si, en virtud del artículo 7, el registro de la marca no fuere
213
requisitos de presentación de la solicitud y los motivos de denegación
absolutos, lo cual debe analizarse a partir de la consideración de la
naturaleza especial de la MC, con respecto a la MC de la U de TJP no
se difiere en el proceso de registro salvo en lo concerniente a las
características propias del titular.
Preceptúa que la solicitud de marca colectiva de la Unión se
desestimará cuando no sea conforme con los requerimientos de los
artículos 66 o 67 del Reglamento de Marca Comunitaria192
Se analiza si el Reglamento de Uso fuere contrario al orden público o a
las buenas costumbres; de ser contrario a estos parámetros se
desestimaría la solicitud, condicionado a la modificación del
Reglamento en lo apuntado.
De acuerdo al artículo en análisis, en su párrafo segundo se mencionan
elementos específicos de verificación a realizar, respecto a la
conceptualización legal a que responde la construcción del instituto en su
calificación de Colectiva frente a la Individual.
Si se considera que la solicitud planteada supone o genera el riesgo de
inducir al público a error respecto de su carácter, o el significado de la
marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto
de una marca colectiva.
Sin embargo, requiere especial mención la determinación realizada en
el Título I, respecto de la concepción de la Marca Colectiva, ya que la
procedente para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales se solicite la marca comunitaria, la solicitud se desestimará para los productos o los servicios afectados. 2. Si la marca contuviera un elemento carente de carácter distintivo cuya inclusión en la marca pudiera crear dudas sobre el alcance de la protección de la marca, la Oficina podrá pedir como condición para el registro de la marca que el solicitante declare que no alegará derecho exclusivo alguno sobre ese elemento. Esta declaración se publicará al mismo tiempo que la solicitud o, en su caso, que el registro de la marca comunitaria. 3. No se podrá desestimar la solicitud sin que previamente se haya dado al solicitante la posibilidad de retirar o de modificar su solicitud o de presentar sus observaciones…” 192 Referidos a la conformación de las Marcas Comunitarias Colectivas y los elementos que componen el Reglamento de Uso de la Marca Comunitaria Colectiva respectivamente.
214
evolución constructiva del concepto jurídico del Reglamento 207/2009 sobre
Marca Comunitaria Colectiva, así como su homólogo inmediato anterior, se
origina en una conceptualización bipartita de Marca Comunitaria Colectiva y
Marca Comunitaria de Garantía dentro del apartado de Marcas Colectivas,
frente a la Marca Individual.
En la sucesión de propuestas Reglamentarias que originan el
Reglamento CE Nº 40/94 del Consejo del Consejo de 20 de diciembre de
1993, se observa cómo se pasa de otorgarle preponderancia a la Marca
Comunitaria de Garantía dentro del Título de Marcas Comunitarias Colectivas
a omitirlas y normar únicamente las Marcas Colectivas frente a la marca
individual; lo que genera el planteamiento de si la intencionalidad ha sido que
la Marca Comunitaria Colectiva subsuma las características de alguna de las
otras marcas de su mismo género, sea de Garantía o de Certificación. Sin
embargo, parece no ser de recibo este planteamiento dada la sanción de
caducidad o nulidad si se genera, a raíz del uso de la marca comunitaria
colectiva, la posibilidad de inducir al público a error sobre su carácter o su
significado, y se hace relevancia en el aspecto de que ésta pueda dar la
impresión de ser algo distinto de una marca colectiva193, lo que
necesariamente hace llegar a la conclusión que la marca de garantía y la de
certificación no deberían encuadrar dentro de la Marca Comunitaria Colectiva
al menos teóricamente y desde la óptica normativa.
Respecto del particular se debe apreciar que de las Marcas
Comunitarias Colectivas debidamente registradas desde el año de 1996 y
hasta el año 2015194, de un aproximado de 1234 Marcas Comunitarias
Colectivas, un número considerable han sido registradas previamente como
Marcas de Garantía en la normativa nacional195 en países miembros que
193 Ver artículo 66, apartado 2 del Reglamento 40/94 y artículo 68 párrafo segundo del Reglamento 207/2009. 194 Datos proporcionados por la Oficina de Armonización del Mercado Interior. 195 Ver Reglamento de Uso presentado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, según registro número de Marca de Garantía 2757192, al efecto registrada como Marca
215
reconocen este tipo de marcas, ya no la salvedad hecha para las
denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Todas ellas cuya
titularidad corresponde a un ente Jurídico de Derecho Público196 o con una
connotación que le circunscribe a esta conceptualización.
Respecto de la titularidad del ente jurídico público, la Oficina, sin
asidero que le fundamentase, cuestiona la solicitud del registro de la marca
número 6548225 Reich197, presentada el 29 de enero del 2009 cuyo titular
solicitante fue la Comunidad Europea; la denegación de la Marca por parte de
la Oficina se fundamenta en dos elementos:
1. Que el solicitante –la Comunidad Europea- no cuenta con la
verificación de cualquier vínculo de asociación entre los miembros
que tendrían la capacidad, en su propio nombre, para influir en el
uso de la marca; y,
2. Las normas que le conforman no indican dos requisitos
mencionados en el artículo 43 del Reglamento de Marca
Comunitaria, a saber: (i) el objeto para el que la asociación o
persona jurídica de derecho público se constituye y (ii) las
condiciones de membresía.
La Comunidad Europea, en calidad de solicitante, recurre la
denegación por parte del registrador de la Oficina, basándose en el hecho de
ser un ente de Derecho Público, por lo que el punto de la membresía respecto
de la falta de indicación de las “condiciones para la adhesión de sus
miembros” no se debe aplicar; en consideración a este argumento la Sala de Comunitaria Colectiva ante la OAMI según registro 6400031 bajo la misma documentación respecto del reglamento de Uso. 196 La connotación solicitada se debe analizar bajo parámetros nacionales, citando a manera de ejemplo los Consejos Reguladores y las Comunidades Autónomas para España, los Consorcios de regiones geográficas específicas para Italia, y las Asociaciones acorde a la Ley de 1901, reconocidas como de utilidad pública o bien, las Asociaciones Española y Francesa de Normalización, que si bien propietmente no son entes de derecho ppúblcio desde la perspectiva del Derecho Administrativo, sí realizan una función pública reconocido y/o delegada por el Estado, p.e. AENOR, AFNOR. 197 OAMI, Decisión de la Sala Primera de Recurso de 22 de noviembre 2011, en el asunto R 828 / 2011-1.
216
Recurso decide anular la denegación de la solicitud y ordena a la Oficina
proceder con el registro de dicha marca.
De acuerdo a las marcas comunitarias colectivas registradas al
momento de esta decisión por parte de la Oficina (2010), ya existían múltiples
registros de entidades públicas como titulares de las mismas, por lo que el
fundamento de esta denegación no responde más que a aclarar en forma
expresa el porqué de la omisión de ciertos requisitos normativos exigidos para
los solicitantes de MC de derecho privado no se aplican a los solicitantes de
derecho público.
Finalmente, si no se presupone que contraviene algún elemento de los
analizados, no se desestimará la solicitud, si el solicitante realizara una
modificación al Reglamento de Uso aportado a la solicitud, y que dicha
modificación cumpliere los requisitos enunciados en los apartados 1 y
2.
En este enunciado, es menester observar la imprecisión funcional
respecto de lo que es o no una Marca Comunitaria Colectiva con relación a su
contenido fáctico y real de conformidad al análisis estructural que presenta su
registro.
Bajo el supuesto de que el examinador determine que existe la
posibilidad de que el público sea inducido a error acerca del carácter o
significado del signo que conforma la solicitud de Marca Colectiva de la U,
aplicable a la MC de la U de TJP, con este supuesto es claro que al ser el
Titular un ente de Derecho Público es lógico que se acredite por parte del
consumidor una calidad determinada para los productos que distingue, ello en
razón de la justificación del poder público o la administración, siendo ésta la
consecución del bien común, interés público o interés general198, en virtud de
198 Dado que se reconce la existencia de entes privados que se abocan a la realización de actuvidades de interés general, gozando de “privilegios que son propios de la Administración”, Ver para mayor especificidad Salcedo Ureña, Juan A. “El principio de
217
la credibilidad y seriedad que de por sí proyecta el Titular por su calificación
de ente público. El escenario se complica con la posibilidad de que la MC de
la U se pueda constituir por signos o las indicaciones que puedan servir, en el
comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los
servicios; con una posibilidad amplia de que se confunda una Marca Colectiva
de la Unión, así como una MC de la U de TJP, con una Denominación de
Origen o una Indicación Geográfica Protegida199, o bien ésta responda en
forma fáctica a una marca de garantía o de certificación, como las registradas
por AENOR200 y AFNOR201, por mencionar algunos ejemplos específicos.
Es una realidad que los entes públicos, especialmente los
Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y organismos autónomos
relacionados con el turismo han iniciado el camino hacia el registro como
marcas de sus nombres geográficos.
Superado el examen y atribuida la fecha de presentación, se dan dos
acciones: la Oficina realiza la búsqueda de derechos anteriores –sea
solicitudes o marcas otorgadas- y paralelamente genera la búsqueda en el
mismo sentido para las marcas o solicitudes de marcas nacionales anteriores
respecto de las Oficinas Nacionales de los Estados miembros, siendo éstos
opcionales a partir del Reglamento CE 422/2004 de 19 de febrero del 2004202
Servicio objetivo a los intereses generales y su control por los tribunales”, DA. Revista Documentación Administrativa, n° 289, enero-abril 2011, pp. 58 y 59. 199 Una muestra de ello: Turrón de Alicante según registro de MCC 2067031, 2015296, que es a la vez una Marca de Garantía Española según registros 2361801, 2406429, 2798462 y una Denominación de Origen Protegida de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1107/96 de la Comisión de 12 de junio de 1996, relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo. 200 Asociación Española de Normalización y Certificación. AENOR, entidad española, privada, independiente, sin ánimo de lucro, reconocida en los ámbitos nacional, comunitario e internacional, mediante el desarrollo de las actividades de normalización y certificación (N+C). 201 Asociación Francesa de Normalisación, se organiza en torno a las áreas centrales de competencia 4: la normalización, la certificación, la publicación de las soluciones técnicas y profesionales y servicios de información y capacitación. 202 El cual establece en su considerando 4 los siguiente: “…(4) A fin de racionalizar el procedimiento debería modificarse el sistema de búsqueda. Éste debería seguir siendo obligatorio para las marcas comunitarias, haciéndose facultativo, previo pago de una tasa, para la búsqueda en los registros de marcas de los Estados miembros que hayan notificado su decisión de realizar esa búsqueda. Asimismo, deberían preverse medidas para mejorar la
218
el cual se pone en vigencia a partir del 10 de marzo del 2008, haciendo
traslado de los informes respectivos al solicitante.
Precluida esta fase, se procede a la publicación en el Boletín de Marcas
Comunitarias, a efecto de ser puestas a disposición y de conocimiento por
cualquier tercero, con el siguiente contenido para el caso específico:
o Número de presentación de la solicitud
o Fecha de presentación de la solicitud
o Fecha de publicación de la solicitud en el Boletín de Marcas
Comunitarias
o Reproducción de la marca
o Indicación de Marca colectiva
o Marca tridimensional / marca holográfica / marca sonora / marca
olfativa / marca de color / otras
o Descripción de la marca
o Indicación de color(es)
o Elementos figurativos (Clasificación de Viena)
o Cláusula de renuncia a derechos exclusivos
o Adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso
o Nombre, dirección y nacionalidad del solicitante
o Nombre y dirección del representante
o Lengua en la que se presenta la solicitud y segunda lengua
o Productos y servicios protegidos (Clasificación de Niza)
o País, fecha y número de la solicitud cuya prioridad se reivindica
o Nombre de la exposición y fecha de la primera presentación
(prioridad con arreglo al artículo 33 del Reglamento sobre la
marca comunitaria (RMC))
o Antigüedad: país; (a) número de registro; (b) fecha de registro;
(c) fecha de presentación; (d) fecha de prioridad
calidad de los informes de búsqueda, garantizando una mayor uniformidad mediante la utilización de un formulario normalizado y el establecimiento de su contenido mínimo…”
219
o Transformación: número de la cancelación del registro
internacional que designa a la Comunidad Europea; (a) fecha del
registro internacional o (si corresponde) de la designación
posterior; (b) fecha de prioridad del registro internacional (si
corresponde)
En esta etapa, se pone a disposición de terceros la solicitud de registro
de la MC de la U, por un plazo de tres meses. La oposición podrá versar no
sólo respeto de los elementos establecidos para la marca individual203, sino, y
sobre todo, frente a los atinentes a la MC de la U. Al respecto el artículo 69 no
restringe a persona alguna haciendo referencia al artículo 40204, lo que implica
que cualquier persona podrá presentar a la Oficina observaciones escritas
fundadas en el motivo especial según el cual la solicitud de marca comunitaria
colectiva, debiera desestimarse en virtud de lo que establece el artículo 68.
Conceptualizando el proceso de oposición, este inicia con contradictorio
respecto de las observaciones que la fundan; si no se logra un acuerdo la
División de Oposición de la Oficina determina la admisión o no de la solicitud,
sea en forma total o parcial. Si este Departamento considera que la oposición
no está fundada, la solicitud pasará a la fase de registro.
En la conformación administrativa de la Oficina, se establece que las
decisiones tomadas por la División de Oposición o cualquier decisión que
deniegue una petición de parte, tendrá recurso ante las Salas de Recurso;
posterior a su determinación si están en desacuerdo se cuenta con la
posibilidad de recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas (TPICE) o bien ante el Tribunal de Justicia de las
203 Artículo 8 Motivos de Denegación relativos, Reglamento 207/2009 204 Artículo 40, Observaciones de terceros. “…1. Cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, prestatarios de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir a la Oficina, tras la publicación de la solicitud de marca comunitaria, observaciones escritas precisando los motivos según los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca y, en especial, los motivos en virtud del artículo 7. No adquirirán la calidad de partes en el procedimiento ante la Oficina. 2. Las observaciones contempladas en el apartado 1 se notificarán al solicitante, que podrá tomar posición….”
220
Comunidades Europeas (TJCE), de conformidad con el Reglamento
207/2009.
Una vez determinada su registración, la OAMI realiza la publicación en
el boletín de Marcas Comunitarias, y se expide el certificado de registro
respectivo, siendo ya poseedor de una Marca Comunitaria Colectiva.
El siguiente diagrama lo sintetiza gráficamente.
Cuadro 1. Procedimiento de registro de una MCC
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/regProcess.es.do
En caso de no presentarse oposiciones, o bien de ser ésta
desestimada, la solicitud pasa a fase de registro.
221
2.2. Supuestos de Denegación, Caducidad y Nulidad
En los supuestos enunciados se deben analizar cada uno de los
institutos por separado, en virtud de las características especiales y
condiciones que le conceptualizan. En este apartado se utiliza el concepto de
denegación como sinónimo de desestimación, que es el término utilizado por
el reglamento sobre Marca Comunitaria.
Respecto de la Caducidad y Nulidad, ambos proceden a partir del
registro de la MC de la U de TJP, sea cuando ésta se conforma como tal, por
lo que el titular verá cuestionado su derecho respecto de la utilización de la
marca registrada. No se debe perder de vista la complejidad de los efectos en
ambos casos, respecto de los legitimados para la utilización de dicha marca,
puesto que el Titular está imposibilitado a utilizarla en sus propios productos o
servicios205.
2.2.1. Supuestos de Denegación de la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico-Pública
Como se ha indicado supra, la MCC de TJP se conforma como una
marca especial dentro de la Marca Comunitaria por sus características
adicionales o especificas en razón de su conceptualización. En virtud de ello
se debe analizar la solicitud conforme lo preceptuado por los artículos 6 y 37
del Reglamento sobre Marca Comunitaria relativos a la marca individual sin
dejar de lado los aspectos concernientes a las marcas de prestigio206; el
primero de ellos versa sobre el examen de los requisitos de la presentación de
la solicitud que debe realizar la Oficina:
205 Esto en caso de la MCC de Asociaciones o bien en las que desafiando la regulación comunitaria, han podido registrarse por una persona física, un número nada despreciable de 48 Marcas cuyo Titular es una persona física, lo que a todas luces contraviene lo estipulado en el inciso 1. del artículo 66; cabe mencionar que tienen como común denominador el que no cuentan con el Reglamento de Uso, requisito esencial para su registro. Ver anexo 3. 206 Ver al respecto Miguel Carvalho, M., 2012-2013.
222
que la solicitud cumpla con los requisitos necesarios para la
determinación de una fecha de presentación de conformidad con lo que
establece el artículo 27 de este cuerpo normativo.
que la solicitud de MC de la Unión se adecúe a las estipulaciones
contenidas en el Reglamento de Marca Comunitaria y el Reglamento
de Ejecución.
el debido pago por concepto de tasas por clase, dentro del plazo
establecido para ello207.
En caso de que no se cumpla alguno de los requerimientos
establecidos en líneas anteriores, la Oficina invitará al interesado para que
subsane el defecto dentro del plazo establecido para ello; de lo contrario la
solicitud no será tramitada. En el supuesto de que el interesado subsanare la
solicitud presentada o bien pague la tasa omitida, se le asignará a dicha
solicitud la fecha en que en efecto se haya subsanado o hecho el pago
correspondiente dentro del plazo establecido.
A efectos de la solicitud de una MC la tasa a cancelar es una suma de
1.620 EUR incrementada, si procede, en 300 EUR por cada clase de
productos o servicios por encima de la tercera208. Al no establecer ninguna
distinción en cuanto a la titularidad de quien la solicita y confirmado en la
documentación analizada de las MC de la U de TJP inscritas se establece el
207 La tasa base tiene dos rubros, aplicará uno u otro de acuerdo al medio utilizado para la presentación de la solicitud de Marca Comunitaria Individual, en virtud de la política de cero papel, la tasa requerida por la presentación de la solicitud en línea mediante e-filing es de 900 euros; si la presentación de la solicitud es mediante papel, la tasa base será de 1050 euros de acuerdo al Reglamento de Tasas (2868/95). Dicha tasa responde a una solicitud de hasta tres clases de productos y servicios. En caso de sobrepasar este número en una misma solicitud se deberá cancelar así mismo por cada clase adicional solicitada, independientemente del medio utilizado para la presentación de dicha solicitud. Dada la trascendencia del pago para la viabilidad de la solicitud, de no presentarse conjuntamente con la solicitud, por Reglamento se le otorga un plazo de un mes para realizar el pago correspondiente, de lo contrario tendrá que cancelar una tasa de recargo por el pago fuera de plazo. 208 Acorde al Reglamento 355/2009 apartado 2, inciso b) del artículo 1. Que sustituye en lo que interesa el artículo 11, apartado 3, la letra b) del Reglamento 2868/95 conforme a la regla 121, apartado 1.
223
supuesto de que no existe exoneración alguna para el ente de Derecho
Público que presente una solicitud de este tipo.
De no haber cumplido con el procedimiento pertinente de subsanación
la solicitud será desestimada209.
Se desestimará la solicitud de la MC por parte de la Oficina por una
serie de supuestos básicos –artículos 68 y 69 - :
1. Tomando en consideración los requerimientos que debe
cumplir toda Marca de la Unión respecto de los requisitos de
presentación de la solicitud210, así como respecto de los
motivos de denegación absolutos211 de la Marca Individual;
deberá cumplir adicionalmente los que establecen los
artículos 66 y 67 del Reglamento 207/2009, o bien, y en
atención a la importancia que detenta el Reglamento de Uso
como parte integral de la conformación del Estatuto Jurídico
de la MC de la U de TJP, de existir impedimento alguno con
relación a que éste fuere contrario al orden público o a las
buenas costumbres212.
a. El artículo 66 establece las condiciones particulares
que debe contener un signo distintivo para constituirse
en Marca Colectiva, así mismo establece que la MCC
está sujeta a lo preceptuado por el reglamento,
respecto de la marca individual en todo aquello que no
contravenga lo establecido en los artículos 67 a 74
concerniente a las particularidades de las Marcas
Colectivas de la Unión.
209 El inciso 4, del artículo 36 del RMC establece que “… Si no se subsanaren en los plazos establecidos las irregularidades observadas en aplicación de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1, la Oficina desestimará la Solicitud…” 210 Artículo 36 del Reglamento 207/209 211 Artículo 37, ibídem. 212 Inciso 1, del artículo 68.
224
b. Con relación al contenido del Reglamento de Uso,
establecido en el artículo 67, es de suma importancia
dado el papel trascendental que ostenta en la
conformación de la Marca Comunitaria Colectiva, para
el caso específico la estructura y especificación de los
alcances, finalidad y objetivo a que responde la
conformación de la MC de la Unión. Este debe
presentarse en forma conjunta con la solicitud, de no
ser éste el caso, se otorga, vía Reglamento de
Ejecución, un plazo de dos meses en virtud de la regla
43, apartado 1, a partir de la presentación de la
solicitud (reformado por el Reglamento 2015/2424).
En un apartado posterior se determinarán en forma
pormenorizada los alcances del Reglamento de Uso
de la MC, sin embargo se deben destacar los
elementos mínimos que establece el artículo en
análisis que debe contener dicho Reglamento:
i. Personas autorizadas para el uso de la MC
ii. Condiciones de afiliación a la asociación213
iii. Condiciones de uso
iv. Sanciones
c. Que el Reglamento de Uso fuere contrario al orden
público o a las buenas costumbres. Esto de 213 Para el caso de la MCC de TJP, este elemento no se encuentra en forma obligatoria dentro del Reglamento ya que para efectos de la Titularidad se aplicarían necesariamente otro requisito que ser parte de la Asociación, puesto que el titular de la marca sería un ente de Derecho Público, así que la habilitación de los usuarios se instauraría por otro método. Una aproximación a la tesis que se defiende en este trabajo, se fundamenta en el párrafo segundo del artículo en análisis, puesto que indica que “…deberá autorizar a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate…” estos referido a la obligatoriedad de permitir formar parte de la asociación. Para el caso que nos ocupa, el ente de Derecho Público deberá permitir el uso de la marca bajo otro parámetro, el cual será que cumpla con los requerimientos específicos establecidos por él para la utilización de su marca en los productos y servicios del interesado en su utilización. Registro 4015781, Integrowana Produkja, cuyo titular es “Glówny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa”, (en traducción libre) Inspección Estatal de Sanidad Vegetal y de Semillas, perteneciente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de, cuya finalidad responde a una relación difícil de determinar entre marca de garantía respecto de la calidad y marca de certificación con relación al proceso de producción en el agro.
225
conformidad al examen que realiza la Oficina. De ser
así se desestimaría la solicitud, con la salvedad dicha
al modificarse en lo atinente mediante el mismo
Reglamento.
2. Cuando se presuma el riesgo de inducir al público a error
sobre el carácter o el significado de la marca, se hace
mención expresa respecto una situación particular, cuando
pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca
colectiva. Para los efectos de esta investigación y dada la
amplitud en la discusión del tema, baste indicar en este
apartado que este análisis se debe realizar a partir del
concepto amplio de la MC, incluyendo dentro de ésta las
marcas de certificación y las de garantía; puesto que un alto
porcentaje de las marcas inscritas como tales corresponden a
marcas nacionales de países miembros y no miembros bajo
el concepto de Marca de Garantía o Marca de Certificación; o
bien que a partir del estudio de su reglamento de uso, se
establece esto a partir del análisis en su aplicación
funcional214.
A efecto de precisar la terminología de “carácter engañoso”, Alberto
Marco Alcalá215, conceptualiza la inconsistencia de dicha terminología, pues
ésta no solo es imprecisa sino que puede ser originaria o sobrevenida de
acuerdo al contexto. En virtud de ello se establecen dos requisitos:
Objetivo, con relación entre el signo engañoso y los productos o
servicios distinguidos, necesitando apreciarse en concreto y no
en abstracto
214 Tesis que se mantiene a partir del primer titulo de la presente investigación. 215 Marco Alcalá, Luis Alberto, Las causas de denegación de Registro de Marca Comunitaria, Tiran Lo Blanch, Valencia, 2001, p. 345.
226
Subjetivo, el público pueda verse inducido a error, para lo cual se
debe entender como “público” al conjunto de personas que
conforman el mercado determinado al que van dirigidos los
bienes distinguidos con la marca, vinculados con los
“consumidores” y “usuarios interesados”, considerándose el
primero más amplio que los dos siguientes, por lo que se
avocaría a los “sectores interesados”. Otro elemento esencial es
la inducción a error, que se equipara al riesgo de confusión en
forma amplia, concluyendo que lo que el Reglamento de Marca
Comunitaria pretende es evitar que dicho signo genere
información distorsionada.
Respecto de los motivos de denegación indicados, salvo la no
presentación del Reglamento de Uso, se pueden subsanar mediante una
modificación a éste; en la que se adecuará la solicitud o el contenido de dicho
Reglamento a los parámetros requeridos para su aprobación.
3. Observaciones de terceros, de acuerdo a este aspecto, y de
conformidad con lo que se establece respecto de la marca
comunitaria individual, existe la posibilidad conforme al
artículo 40 que cualquier persona física o jurídica se
encuentra legitimada para realizar por escrito dichas
observaciones debidamente motivadas acorde al fundamento
por el que consideren debe denegarse la inscripción de la
marca, en este caso la MC de la U, básicamente los
fundamentos que corresponden a los motivos de denegación
absolutos establecidos por el artículo 7 del Reglamento.
Asimismo, dichas observaciones se pueden fundamentar en
el sentido de que la solicitud de MC debe desestimarse por
considerar que no cumple con los requerimientos del artículo
68 analizados anteriormente. Respecto de la legitimación
para interponerla, aparte de cumplir con el pago de la tasa
227
respectiva216, la persona jurídica facultada para ello se reduce
a las agrupaciones que representan a fabricantes,
productores, prestatarios de servicios, comerciantes o
consumidores.
Dos aspectos a destacar en este sentido es que, si bien por el artículo
40 la persona física está legitimada igualmente, no se menciona nada
respecto de los entes de Derecho Público que consideren que la solicitud de
MC de la U no cuenta con los elementos necesarios para constituirse como tal
con base en lo estipulado por el artículo 68. O bien, aquellos que consideren
que por conformarse de una denominación de origen o indicación geográfica
podría lesionar su derecho si dentro del Reglamento de Uso no se estipula lo
procedente. Una vez presentadas las observaciones de terceros se le da
traslado al solicitante a efecto de que se pronuncie, sin que tal tercero se
constituya en parte dentro del proceso.
Tomando en consideración las diferencias entre ambos institutos,
marca individual y marca colectiva, no hay diferencias sustanciales en los
procesos de registro, ya que para ambas se estipulan los requerimientos que
se enfrentan en esta fase.
2.2.2. Supuestos de Caducidad de la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico- Pública
La MC de la U responde a las causas de caducidad de la Marca
Individual, sean estás las estipuladas en el artículo 51, sea por solicitud
expresa presentada ante la Oficina217 o bien por vía de demanda de
reconvención en una acción por violación de un marca ante los Tribunales de
216 350 € según lo establece el apartado 3 del artículo 41 del Reglamento 207/2009, apartado 1 de la Regla 18 del Reglamento de Ejecución 355/2009. 217 La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO.
228
los Estados miembros, aplica tanto para la marca individual como para la
marca colectiva.
Las causales de caducidad enunciadas son:
No uso de la marca comunitaria colectiva por un espacio ininterrumpido
de 5 años, sin que existan causas justificativas de la falta de uso,
Si la marca se ha convertido en una marca usual para los productos y/o
servicios para los que se ha solicitado, sea por acción u omisión del
titular,
Si por el uso del titular –para el caso de interés sería la gestión de
administración del titular- o bajo su consentimiento, en la utilización de
la marca ésta pueda inducir al público a error sobre la naturaleza,
calidad o procedencia geográfica de esos productos o servicios.
Aspecto a destacar para su puntualización es el concepto del término
“uso” que mencionan los apartados a) y b) del artículo en análisis, ya que en
principio se estipula que el Titular no puede utilizar en sus propios productos o
servicios la MC de la U por parámetros competenciales. Si se retoma el
apartado 1, del artículo 66, éste es claro al establecer que podrá constituir una
MC en el tanto dichas marcas “…sean adecuadas para distinguir los
productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular…”,
es evidente que el titular persona jurídica –aunque podría ser física acorde a
las marcas comunitarias colectivas vigentes– se encuentra imposibilitado de
utilizar la MC registrada para identificar los productos o servicios
comercializados por él. De ser un ente de derecho público el titular, por
ejemplo la Comunitaria Montana di Valle Camonica218, cuya titularidad de la
218 Ver Reglamento de Uso en Anexo 4, del registro de MCC número 5680641; en el cual se establece como Titular el ente así como los productos y servicios para que fue registrada: clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; clase 31: Productos
229
marca comunitaria colectiva Parco dell’Adamello (Parque del Adamello) se
encuentra fundamentada en el Decreto Legislativo del 18 de agosto del
2000219, por el cual determina normativamente el régimen de administración
local del territorio Italiano; basta con observar las 19 regiones que enmarca la
zona geográfica de esta MC, y el objeto para el que ha sido registrada, ya que
su finalidad responde a promover y apoyar los productos, actividades y
servicios que se llevan a cabo dentro del área geográfica delimitada por el
Reglamento de Uso e identificada por la marca, cuyo objeto final es el
mejoramiento de la calidad del medio ambiente, los recursos sociales y
económicos y los procesos en el área de producción. En virtud de ello los
productos y servicios identificados con esta marca, en principio se entenderían
como propios del Titular, sin embargo no procede la prohibición gracias a la
funcionalidad de la MC de la U de TJP, pues los dueños directos de los
productos y servicios identificados con dicha marca serán los productores y
comerciantes de la zona geográfica determinada autorizados por el titular de
la misma para su uso adecuado.
Así lo determina Rita Largo Gil220, al indicar que “…la carga del uso
debe concretarse a través de la utilización que de la marca colectiva hagan las
personas autorizadas y no ya el propio titular. Y ello debido al concepto de
marca colectiva y la necesaria disociación titular-usuarios de la misma…”.
Bajo estas consideraciones resulta necesario considerar si el requerimiento de
uso se vería satisfecho para una o varias de las categorías en que está
inscrita la marca o bien responde a la totalidad de las clases que protege su
registro. Se coincide con la postura de Largo Gil en el sentido de que de no
ser así, se estaría incurriendo en una caducidad parcial, generando efectos de agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta; clases 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); clase 41: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales; clase 43: Restauración (alimentación); alojamiento temporal; clase 44: Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para seres humanos y para animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. 219 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162. 220 Largo Gil, Las Marcas Colectivas..., Op. Cit.; p. 691.
230
protección a un titular que no ejerce su función adecuada a derecho,
lesionando posibles derechos de competencia.
Situación que para Fernández Novoa221 refiere a dos aspectos
determinados: la indicación del origen y la calidad de los productos y servicios.
En caso de que el uso que se realice respecto de estas dos aristas de la MC
de la U, fuese contrario a lo estipulado en el Reglamento de Uso, incurriría en
la causal de caducidad estipulada en el inciso a).
Cabe destacar que es de plena aplicación el inciso 2, del artículo en
estudio, pues la MC de la U de TJP también se encuentra sujeta al principio
de especialidad, por lo que si procediera la causal de caducidad para parte de
los productos o servicios para los que fue registrada, procede declarar la
caducidad parcial de la misma.
En atención a los motivos de caducidad propios de la MC de la U, se
mantienen los mismos dos supuestos mediante los cuales se puede plantear
la solicitud de caducidad, sea ante la Oficina o bien por acción de
reconvención basado en una violación de la MC; los supuestos particulares,
aparte de los ya señalados para la marca individual, serían los siguientes:
Inercia del Titular para evitar o prevenir un uso de la marca
incompatible con las condiciones de uso establecidas en el Reglamento
de Uso;
Si el uso realizado por el titular de la MC induce al público a error con
arreglo al artículo 68, apartado 2, el cual refiere al carácter o significado
de la MC, y realiza especial mención al referirse a la posibilidad de dar
la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva.
221 Fernández Novoa, Manual de Propiedad Industrial…, Op. Cit.; p. 431.
231
Es menester realizar una puntualización a este aspecto, ya que si se
parte del supuesto de que una MC de la U no puede generar ninguna
posibilidad de confusión o duda sobre su constitución como MC, si se analiza
el ordenamiento jurídico europeo como un contenido sistémico lógico, al
remitirse a la regla 121 del Reglamento222 de normas de ejecución, éste
establece que todo registro o solicitud internacional cuya base sea relativa a
una marca de garantía o de certificación -obviamente se incluye la colectiva- y
designe a la Comunidad Europea, será tramitado como una marca colectiva,
lo que se establece como supuesto de caducidad según el apartado b) del
artículo 73.
Partiendo de este análisis se estaría bajo el supuesto de que la MC de
la U sería un signo engañoso223, y por consiguiente el engaño o la confusión
del público no sería respecto de las características de los productos o
servicios que se distinguen por la MC, sino sobre el concepto constructivo del
signo distintivo, diferente de una marca de garantía o de una marca de
certificación.
De acuerdo a la relación y al análisis de ambos textos normativos, con
igual rango de coercitividad se debe tomar una posición, o bien la MC de la U
debe ser totalmente diferente a una marca de garantía o una marca de
certificación y por consiguiente cualquier semejanza que su uso genere en el
consumidor sería causa de caducidad; o bien la MC de la U puede
conformarse por lo que en las legislaciones nacionales de los países
miembros se conceptualiza como una marca de garantía o de certificación.
Partiendo de la construcción lógica que se viene desarrollando en el
Título anterior, ésta última es la tesis que se asume, con fundamento en el
222 Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión de 13 de diciembre de 1995, regla 121 sobre Marcas Colectivas, ésta primer apartado establece “…1. Cuando el registro internacional indique que está fundamentado en una solicitud de base o un registro de base relativo a una arca colectiva, una merca de certificación o una marca de garantía, el registro internacional que designa a la Comunidad Europea se tramitará como marca colectiva…:” 223 Fernández-Novoa, Manual de Propiedad Industrial …., Op. Cit.; p.431.
232
análisis de los diferentes Reglamentos de Uso de las MC registradas y
analizadas224, gracias a su ámbito funcional. En apoyo a esta tesis ver
Fernández Novoa225.
Como último supuesto, se tiene como causal de caducidad toda
modificación realizada al Reglamento de Uso que contravenga lo estipulado
para la MC en el Reglamento sobre Marca Comunitaria; dos aspectos a
considerar, en primer lugar si bien toda modificación al Reglamento de Uso
debe ser presentada ante la Oficina - inciso 1, artículo 71- para incurrir en esta
causal tuvo que acceder dicha modificación al Registro en forma previa, ya
que se estipula que cualquier modificación surtirá efecto a partir de la
inscripción en el registro. Por lo que para darse el supuesto de caducidad en
análisis, la modificación que contraviene la normativa debe haber tenido
acceso al registro y estar en aplicación; ya que si ante el análisis de la OAMI
no pasa el filtro dicha causal no se configura y continuaría en vigencia el
Reglamento de Uso inscrito antes de la modificación propuesta, en esta
tesitura es cuestionable esta causal.
En ambos casos, sea que no tenga acceso la modificación por
determinarse improcedente o contraria a las estipulaciones requeridas para el
Reglamento de Uso de la MC, o bien que ésta haya tenido acceso, haya sido
registrada y se encuentre en aplicación pero que se determine con
posterioridad el quebrantamiento a estas normas, se puede subsanar
mediante la eliminación o modificación de las mismas por el Titular en una
modificación posterior al mismo texto.
224 Fueron analizadas 1234 marcas colectivas de la Unión, dichos listados fueron fueron facilitados por el departamento de Información y por el señor Christoph Bhartos, funcionario de la OAMI; para la elaboración de este trabajo. 225 Fernández Novoa, manifiesta que “…Lo que caracteriza la causa de caducidad prevista por la letra b) del artículo 71 [73] es –bien miradas las cosas- que el error del público no versa sobre las características de los productos o servicios, sino sobre le propio significado de la marca…” Ob. Cit, 1995; p. 431 Obsérvese que al referirse al artículo se hace mención del artículo 71, dada la versión del Reglamento 40/94 vigente a la fecha de elaboración del obra, actual artículo 73 del Reglamento 207/2009.
233
2.2.3. Supuestos de Nulidad de la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico-Pública
Como en los supuestos anteriores, la MC de la U de TJP debe
responder como primer filtro a las estipulaciones sobre nulidad que establece
el Reglamento para la Marca individual de la Unión. Así se establecen los
motivos de nulidad absoluta226 y los motivos de nulidad relativos227; al igual
que para las causales de caducidad, la nulidad se puede argumentar
mediante solicitud ante la Oficina, o bien por acción de reconvención por
violación de una marca ante los Tribunales.
Respecto de las causas de nulidad absolutas, se pueden enumerar las
siguientes:
226 Artículo 52. Causas de nulidad absoluta. 1. La nulidad de la marca comunitaria se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: a) cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7; b) cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe. 2. Sin embargo, aun cuando se hubiera registrado la marca comunitaria contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada. 3. Si la causa de nulidad existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, la nulidad de la marca solo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate. 227 Artículo 53. Causas de nulidad relativa. 1. La marca comunitaria se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: a) cuando exista una marca anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo; b) cuando exista una marca contemplada en el artículo 8, apartado 3, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado; c) cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado. 2. La marca comunitaria también se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos, y, en particular, de: a) un derecho al nombre; b) un derecho a la imagen; c) un derecho de autor; d) un derecho de propiedad industrial. 3. La marca comunitaria no podrá declararse nula cuando, antes de la presentación de la solicitud de nulidad o de la demanda de reconvención, el titular de un derecho contemplado en los apartados 1 o 2 hubiera dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca. 4. El titular de alguno de los derechos contemplados en los apartados 1 o 2 que hubiera solicitado previamente la nulidad de la marca comunitaria o presentado demanda de reconvención en una acción por violación de marca, no podrá presentar otra solicitud de nulidad ni una demanda de reconvención fundada sobre otro de esos derechos que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda. 5. Será aplicable el artículo 52, apartado 3.
234
Cuando la MC de la U se haya registrado en contravención del artículo
7, salvo lo concerniente a la posibilidad de que se conforme de una
indicación geográfica228, si bien no podrá declararse la nulidad
respectiva si la base de la causal es carencia de distintividad, en el
supuesto en que por el uso dado después del registro ésta lo haya
adquirido.
Cuando exista una actuación de mala fe por parte del Titular, lo que a
todas luces resultaría improcedente en caso de la MC de la U de TJP,
dados los alcances del Titular.
Si la nulidad fuese alegada solo para parte de los productos o servicios
que protege, se podrá declarar la nulidad parcial de dicha Marca.
Respecto de los supuestos de nulidad relativa, tenemos:
Todos los que se establecen en el artículo 8 del Reglamento de Marca
Comunitaria
Si existe un derecho anterior, reconocido por la legislación comunitaria
como por el Derecho Nacional de quien lo alega, por ejemplo derecho
al nombre, derecho a la imagen, derecho de autor, o un derecho de
propiedad industrial.
Si el titular del derecho que alega lesión ha dado el consentimiento
expreso antes de la presentación de la solicitud de la marca accionada no
procede la declaratoria de nulidad; así mismo bajo el mismo supuesto fáctico
mencionado para la Caducidad, la nulidad puede ser declarada en forma
parcial respecto de los productos o servicios para los que fue registrada.
En atención a los supuestos particulares y específicos referidos a la
declaratoria de nulidad de la MC de la U, se tiene que proceder bajo los
mismos supuestos, sea por solicitud presentada ante la Oficina, o bien por
228 Inciso 2, artículo 66.
235
acción de reconvención por violación de una marca ante los Tribunales, el
fundamento es que la MC de la U haya sido registrada contraviniendo los
requerimientos del artículo 68 –supuestos de desestimación de la solicitud- lo
que se puede subsanar mediante una modificación al Reglamento de Uso de
dicha Marca.
2.2.4. Contenido del Derecho de la Marca Comunitaria Colectiva de Titularidad Jurídico-Pública229
A. Contenido del derecho que otorga la marca
El derecho de marca confiere un derecho exclusivo a su titular respecto
del uso del signo distintivo que conforma la marca, así preceptuado por el
inciso 1, del artículo 9 del Reglamento sobre Marca Comunitaria. Cumple un
efecto de distintividad mediante la cual asegura una posición en el mercado.
B. Contenido Objetivo
El contenido objetivo del derecho de marca, identificándose éste con la
materialización de la protección que genera el tener una marca registrada se
consagra mediante la instrumentalización de la marca para garantizar a los
consumidores una cierta cualidad230, en un esfuerzo por impedir la frustración
de las expectativas del consumidor ante el producto o servicio adquirido e
identificado por el signo distintivo. Esta interacción entre la marca y el
consumidor final va más allá de la mera distintividad, entendida ésta como
“…hacer que algo se diferencie de otra cosa por medio de alguna
particularidad, señal, divisa, etc…”231. Generando así una tutela más compleja
229 De conformidad con el Reglamento CE N° 207/2009 sobr eMarca Comunitaria. 230 Sin entrara a analizar si esta “cualidad” es positiva o no, hay un sentimiento evocador entre el producto y/o servicios identificado con el consumidor. 231 Según significado del Diccionario de la Lengua Española.
236
lo que amplía la satisfacción de otras necesidades igualmente tutelarles, se
garantiza una cualidad y una determinada calidad232.
Al hablar de contenido objetivo del derecho que la otorga la Marca, se
refiere al efecto que genera y busca satisfacer el poseer y fortalecer una tutela
marcaria en busca de los resultados ansiados, crear lazos emotivos con el
consumidor. Bajo esta tesitura la marca se conforma más allá de una
herramienta comercial233, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Si bien
existen posiciones encontradas al respecto, objetivamente se debe apreciar el
alcance que se logra o se pretende lograr mediante la implementación de la
MC como marca.
La profesora Ana María Gutiérrez Arranz234, establece que en
ocasiones las empresas son las encargadas de comunicar al mercado los
sentimientos que implica el consumo de una determinada marca, siendo ésta
la estrategia de posicionamiento a efecto de diferenciar una marca de sus
competidores; esto a través de dos aspectos importantes: el funcional y el
afectivo o emotivo.
“…las necesidades de las prácticas comerciales impusieron a lo largo del tiempo certeza a las colectividades de productores o de comerciantes a depositar su nombre en las marcas destinadas a ser colocadas en los productos o mercancías fabricadas o vendidas por sus miembros y por aquellos a los que se les ejerza un control mayor o menor (autorizados)”235
232 Ver comentario en Largo Gil, Op. CIt. 2006, p. 92. 233 Como lo establece el considerando 2 del Reglamento 207/2009, al indicar que “…La realización de tal mercado y el fortalecimiento de su unidad implican no solo la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías y a la libre presentación de servicios, así como el establecimiento de un régimen que garantice que no se falsee la competencia, sino también la creación de condiciones jurídicas que permitan a las empresas adaptar de entrada sus actividades de fabricación y de distribución de bienes o de prestación de servicios a las dimensiones de la Comunidad. Entre los instrumentos jurídicos de que deberían disponer las empresas para estos fines, son particularmente apropiadas las marcas…” 234 Gutiérrez Arranz, Ana María, “De lo que es capaz de conseguir la Publicidad con las Marcas”, Investigación y Marketing, número 75, España, 2002. p. 4. 235 “…Les besoins de la practique commerciale ont amené depuis longtemps certaines collectivités de producteurs ou de négociants a déposer en leur nom des marques destinées a etre apposées sur les produits et marchandises fabriqués ou vendus par leurs membres et sur lesquelles elles exercent parfois un controle plus ou moins étendu…” Traducción libre. Braun, Antoine, Precis des Marques de Produits, Laciers S.A. Editeurs, Bruxelles, 1971, p. 297.
237
De acuerdo a Braun en atención a la definición de la función de la
marca colectiva, ésta responde a una necesidad empresarial por la cual
diversas agrupaciones de productores o comerciantes implementan una
marca bajo la cual se coloquen los productos y bienes fabricados o vendidos
por sus miembros sobre las que se ejerce un control más o menos amplio.
Un elemento básico del aspecto objetivo que caracteriza el registro de
una Marca Colectiva es poner de relieve las características predeterminadas
que los productos de diferentes empresas tienen en común.
Se diferencia de la marca individual por su función y no por su
naturaleza; si bien su elemento como Marca es la distintividad, la función
práctica es mucho más compleja. Así lo evidencia la adecuación del criterio
establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, al establecer
que el derecho que genera la marca radica:
“…especialmente en garantizar al titular el derecho exclusivo de utilizar la marca con ocasión de la primera comercialización de un producto, y protegerlo así de los competidores que quieran abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos indebidamente provistos de esta marca…”236
El cual fue variado posteriormente en respuesta al análisis de los
efectos del instituto en mención, por lo que dicha postura jurisprudencial fue la
base para construir el artículo 9 del RMC 40/94, que amplía el objeto del
derecho; en palabras de Casado Cerviño237:
“…En efecto, del tenor literal de estas normas se desprende sin lugar a equívocos que a razón de ser del área jurídica que nos ocupa consiste, en consecuencia, en reconocer a los titulares de estos signos distintivos un conjunto de facultades de naturaleza exclusiva. Como se decía tradicionalmente, sin lugar a dudas con demasiada rotundidad, el detentor de uno de estos derechos goza de un auténtico monopolio, que le permite disfrutar en exclusiva de
236 Criterio del TJCE en el caso SA CNL-SUCAL NV c. HAG GF AG, citado por Casado Cerviño, Op. Cit., 2000, p. 212. 237 Idem., p. 213.
238
los efectos de su acto registral. El derecho de exclusiva del que goza el titular de la marca es necesario para que ésta pueda cumplir en el mercado sus distintas funciones…”
Es determinante las potestades que se otorgan a través de la titularidad
de una marca, no sólo como signo distintivo sino que su finalidad última
responde a la posibilidad de personificar la trascendencia de la empresa o
titular238.
De acuerdo a lo indicado en líneas precedentes, el objeto de la marca
es más complejo que la mera labor de distinguir los productos y servicios que
portan dicho signo; respecto de las Marcas Colectivas su objeto responde a
identificar a los productos y servicios de diferentes personas, físicas o
jurídicas que pertenecen a una Asociación o bien están autorizadas para su
uso por el titular; esta identificación se realiza de forma mediata, vinculando la
marca colectiva a la marca ordinaria de cada uno de los usuarios, materializa
su distinción frente a los productos o servicios de otras empresas que no
porten esta marca acompañante, la colectiva.
En este ámbito de la Marca Colectiva se concretaría el objeto del
derecho otorgado a la identificación del origen empresarial; si se retoma que
la finalidad última de la empresa, en términos de titularidad, es la vinculación
funcional y emotiva con el consumidor final, podría concluirse
preliminarmente, que el derecho conferido en forma objetiva por la Marca
Colectiva es la identificación de aquellas marcas ordinarias de los usuarios
habilitados para su uso –logrado mediante la membresía y/o autorización de
dicha utilización establecida por el Reglamento de Uso- frente a los demás
productos y servicios de otras marcas ordinarias. Esto en cuanto a las Marcas
Colectivas asociativas.
En esta línea de pensamiento, con la marca comunitaria colectiva de
titularidad jurídico pública, la vinculación del origen empresarial logra un
238 Ver Klein Naomi, No Logo, El Poder de las Marcas, Paidós, Barcelona, 2007, p.55.
239
reforzamiento en la relación marca ordinaria–marca colectiva, debido a que el
titular no es una empresa o una asociación agremiada, sino que el ente
responde a un régimen de derecho público, en donde sus actuaciones se
encuentran normadas, otorgando un marco de objetividad, lo que logra
efectos psicológicos en el consumidor que, como se tratará en líneas
posteriores, garantiza239 que las marcas ordinarias -con las que se distinguen
finalmente los productos y/o servicios- que porten esta MC cumplen a
cabalidad ciertas características específicas, mismas que se encuentran
determinadas en el Reglamento de Uso de la marca en cuestión, lo que
necesariamente genera en la psique del consumidor un reforzamiento en la
garantía o calidad del producto o servicios de esta forma distinguido240.
En una aproximación al impacto económico, funcional y final que se
logra con la titularidad jurídico pública se puede realizar un parangón con el
objeto que se logra a través de las concesiones estatales para la explotación
de una actividad industrial, en vías de lograr un fin último, la verificación,
control y por tanto, la seguridad de generar en el administrado-consumidor
que dicho producto cumple los requisitos y características que indica poseer.
“…La Administración Pública no gestiona por sí misma todos los servicios públicos de que es titular. Bajo el imperio de la ideología liberal se impuso el dogma de la incapacidad del Estado para ser empresario y, para satisfacer las exigencias que en ocasiones se le presentan para la organización de servicios que suponen explotaciones industriales, se acudió a la técnica de la concesión, por virtud de la cual la gestión del servicio se entrega a un empresario privado bajo ciertas condiciones, reteniendo la Administración la titularidad última del servicio concedido y con ella las potestades de policía necesarias…”241
Es por ello que, tomando en consideración la tesis de que la Marca
Comunitaria Colectiva circunscribe en la mayoría de los casos tanto la marca
239 Se utiliza garantía en el sentido de la seguridad que inspira el cumplimiento o realización de algo estipulado o convenido. 240 Para mayor abundamiento, con relación al efecto de que el titular sea un ente de Derecho Público de conformidad con las funciones de control y certificación, ver López Benítez, Mariano, “Algunas Anotaciones…”, Op. Cit, p. 38. 241 García de Enterría, Eduardo y otro, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I., 13 3ed. Thomson-Civitas, 2006., p. 1145.
240
de garantía como la marca de certificación, y que esto contraviene
normativamente las causales de denegación, nulidad y caducidad, la Marca
Comunitaria Colectiva de Titularidad Jurídico Pública se constituye en una
especie de Marca de Garantía cuando no de certificación en un ámbito
particular y propio, lo cual se evidencia en el entorno funcional a partir de su
interacción en el mercado, de igual forma cuando ésta está compuesta por
una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica.
Debido a ello, cobra especial relevancia el Reglamento de Uso, ya que
es mediante éste que se instrumentalizan no sólo las características
especiales que deben contener los productos o servicios protegidos, los
requerimientos para ser autorizado para su uso, así como el proceso de
producción, etiquetado, distribución y las zonas geográficas de las cuales
proceden.
2.3. Legitimación de la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico-Pública
2.3.1. Legitimación respecto de la Titularidad
El artículo 66 del RMC indica específicamente la legitimación para
ostentar la Titularidad de una Marca Comunitaria Colectiva, recayendo ésta en
dos tipos de persona jurídica:
Una Asociación o,
Ente de Derecho Público
El rasgo caracterizador es que la titularidad es únicamente para
personas jurídicas y no físicas242, pretendiendo esto que mediante la
articulación de productores o comerciantes se establezcan parámetros
242 Ver anexo 3.
241
objetivos por los cuales la marca colectiva identifique o caracterice en forma
particular los productos o servicios de cada integrante frente a los similares
que se encuentran en el mercado y que no son miembros de esta asociación.
Toma relevancia el hecho de que el distintivo del Titular permita asociar a éste
con la personalidad jurídica de la empresa o ente243, logrando su identificación
y determinación como tal.
Respecto de la Titularidad Asociativa el artículo 66, se establece en su
apartado primero que la Asociación debe ser únicamente de fabricantes,
productores, prestadores de servicios o comerciantes. Calificación necesaria
por el papel funcional-económico que la Marca realizará en el mercado. Un
requerimiento adicional y básico es que dichas asociaciones tengan
capacidad jurídica de acuerdo la legislación que les es aplicable, a efecto de
que puedan ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, puedan
celebrar contratos, realizar actos jurídicos y que tengan capacidad procesal;
todo ello necesario para el cumplimiento eficaz de papel económico que
realizan en el mercado.
En virtud del estatus jurídico de Derecho Privado, dependerá la
viabilidad de conformarse como titular de una Marca Colectiva de la ley que le
regule su ámbito constitutivo. Esta situación se resuelve en el Derecho
español acorde a lo preceptuado por el inciso 11 del artículo 9 del Código Civil
Español244.
Importante puntualizar un elemento que determina la legislación
Italiana, a la hora de establecer la titularidad de una MC dejando de lado el
fundamento en la estructura legal, y otorgando mayor atención con base a una
243 Así lo expresa Esperanza Gallegos Sánchez a indicar que “…La atribución de personalidad jurídica, aparece como la técnica más perfecta de organización empresarial…”. Gallegos Sánchez, E. Derecho de la Empresa y del Mercado, Tirant to Blanch, 2012, p. 42. 244 “…La ley personal correspondiente a las personas jurídicas es la determinada por su nacionalidad y regirá en todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción. En la fusión de sociedades de distinta nacionalidad se tendrán en cuenta las respectivas leyes personales….”
242
referencia más amplia y más general a la única función realizada por el sujeto
"de garantizar el origen, la naturaleza o calidad de los bienes o servicios”245.
Respecto de la Titularidad de un ente público, está se incorpora a la
normativa reglamentaria a partir de la propuesta de reglamento de 1988, en la
cual se introduce al texto reglamentario la posibilidad de que este tipo de
entidad tenga legitimación para ser titular de una MC. La Oficina246 ha
manifestado que dicho concepto debe ser interpretado en forma amplia,
incluyendo las asociaciones, corporaciones y otras entidades de derecho
público, como por ejemplo los Consejos Reguladores o Colegios
Profesionales, la Unión Europea, los Estados o municipios que no cuentan
necesariamente con una estructura corporativa o asociativa, teniendo la
posibilidad de ser titulares de esta Marca247.
Se debe considerar la especificidad de la conceptualización de la
normativa de cada Estado miembro para encuadrar el alcance de su
interpretación. En España en virtud de la diversidad en la estructura del
ordenamiento interno se enmarca dentro de esta calificación a aquellas
personas jurídicas sometidas al Derecho Público248, excluyendo así mismo las
personas jurídicas que, aunque integradas por entidades públicas, son sujetas
al derecho privado en virtud de la forma organizativa adoptada, por ejemplo
las sociedades mercantiles con participación pública249.
245 “…Nel rielaborare il dettato delle due norme, il legislatore nazionale ha mutato il criterio di individuazione dei soggetti legittimati alla registrazione di marchi collettivi, non identificandoli più sulla base della loro struttura giuridica, ma con un più ampio e generale riferimento alla sola funzione esercitata dal soggetto “…di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi…” (En reelaborar el texto de las dos disposiciones, el legislador nacional ha cambiado los criterios para la identificación de las personas con derecho al registro de marcas colectivas, no identificarlos más sobre la base de su estructura jurídica, pero con una referencia más amplia y más general que la única función realizada por el sujeto "... para garantizar el origen, la naturaleza o calidad de los bienes o servicios- Traducción Libre), Union camere, 2007., p. 13. 246 OAMI, Directrices relativas al Examen ante la Oficina, Parte B, Examen., 2014, p. 77. 247 Véase la discusión generada por la registración de la Marca Comunitraia Colectiva Reich, propiedad de la Comunidad Europea. 248 Largo Gil, Op. CIt., 2000., p. 649. 249 Se cita a García de Enterría, “Las Sociedades Públicas”, en Estudio colectivo, citado por Largo Gil, ídem.
243
Tiene radical importancia la inserción que se realiza en la propuesta de
1988 del RMC, tomando en consideración la función para la que fue creada o
bien para la que responde el ente de derecho público que solicita la MCC.
Con esta modificación se amplia y se permite canalizar por vía normativa la
gestión de fiscalización, control y regulación de la producción y/o prestación
de servicios en áreas geográficas determinadas, más que en razón de los
tipos de productos o servicios que identifica.
Lo que permite concluir que podrán optar por la titularidad del registro
de una Marca Colectiva en el ámbito de la Unión únicamente las Asociaciones
y las personas jurídicas de Derecho Público; de acuerdo a una interpretación
literal de la norma las personas físicas se excluyen de su legitimación como
posibles titulares. Asimismo, no todas las asociaciones podrán optar a ello, tan
sólo las que se conformen por fabricantes, productores, prestadores de
servicios o comerciantes y que gocen de capacidad, a nombre propio, para
ser acreedores de derechos y obligaciones, celebrar actos jurídicos y tengan
capacidad procesal; en otras palabras se les exige personería jurídica. No
queda claro si la referencia a ‘Asociación’ implica necesariamente las
personas jurídicas que se encuadren dentro de este tipo de persona o si su
alusión es a una personería jurídica indiferentemente del tipo; tomando en
consideración el cambio terminológico sufrido en las diferentes propuestas de
‘agrupación’ a ‘asociación’, y teniendo opción de utilizar otro término más
amplio para la redacción final, cabe entender que el término utilizado ha sido
en forma consciente y responde a un tipo específico de persona jurídica.
La inclusión en la legitimación de las personas jurídicas de Derecho
Público como titulares de una Marca Colectiva en el ámbito de la Unión –que
es el tema de análisis de la presente investigación- abre una posibilidad a
estos entes de utilizar la Marca Comunitaria Colectiva como herramienta para
su incursión en el comercio desde un óptica organizativa, pues la finalidad no
responde a entrar a competir en el mercado con los administrados. Si bien
244
estos entes estaban facultados aunque no expresamente a serlo de una
marca individual.
La relación del articulado del Título VIII y de éste respecto de las demás
normas del Reglamento en concordancia con el Reglamento de Ejecución,
permiten concluir que:
Los miembros del Titular y las personas facultadas para la utilización de
la marca son diferentes aunque no excluyentes dependiendo del régimen
jurídico del titular (derecho público o derecho privado). Si bien se establece la
necesidad de incorporar en el reglamento de uso de la marca las condiciones
de filiación al titular también se determina la posibilidad de establecer las
condiciones requeridas para estar facultado a utilizar la marca sin ser afiliado,
caso de que así lo considere el titular, por lo que cabe interpretar sin lugar a
dudas que no necesariamente se deben cumplir con ambas para encuadrar
en alguna de las dos categorías.
No es necesario, por norma general, ser miembro del titular para optar
por la autorización de uso de la Marca Comunitaria Colectiva en el caso de un
titular de derecho privado. Esto dependerá en forma casuística del estatuto
jurídico propio de cada marca colectiva, toda vez que este supuesto podría ser
de aplicación si así se contempla en el reglamento de uso de la marca
colectiva en cuestión, pero no es una regla general. Si bien este supuesto no
cabe en las personas jurídicas de derecho público, podría ser necesaria, de
estar así normado dentro del reglamento de uso, la inscripción previa -con
determinadas exigencias requeridas- como formalidad condicional a efectos
de ser facultada por dicho titular para la utilización de la marca comunitaria
colectiva de que se trate, pero igual esto no deja de ser un elemento subjetivo
para cada marca y uno objetivo de aplicación general.
Sin menoscabo de la amplitud con que se tratará el tema de la
elaboración del Reglamento de Uso de la MC, en las MC de la Unión de TJP
245
este aspecto es de trascendental importancia en virtud de las exigencias y
requerimientos que deben cumplir los eventuales usuarios de la marca,
establecidos por el ente titular para permitirles su uso. Este elemento es
sumamente relevante en virtud de la seguridad y confiabilidad que le genera al
consumidor final el hecho que sea un ente de derecho público el que ostente
la titularidad frente una persona jurídica asociativa. Los parámetros objetivos
pueden diferir sensiblemente250.
Respecto del derecho de accionar por violación a una marca
comunitaria colectiva, el título VIII equipara a los autorizados al uso con la
categoría de licenciatarios haciendo la salvedad de que no lo son y que sólo
se gozarán de esta conceptualización analógica a efectos de este supuesto;
sin embargo, la remisión que se realiza no amplía los derechos otorgados a
las personas autorizadas para el uso de la marca comunitaria colectiva más
allá de lo que establece el artículo 70. Las personas facultadas para usar esta
marca no tienen derecho de accionar por violación de la misma en nombre
propio salvo con el consentimiento del titular o bien, bajo el supuesto de estar
facultadas para intervenir como coadyuvantes en el proceso iniciado por el
titular, con el objeto de obtener reparación del perjuicio que hayan sufrido. En
virtud de las características propias de la marca colectiva no es de aplicación
el supuesto para el licenciatario exclusivo, ya que dicho supuesto se opone a
la naturaleza del uso de la marca colectiva.
Dentro de los derechos otorgados por la marca comunitaria colectiva a
su titular, resulta relevante lo que corresponde a la fiscalización y control del
uso de la marca, ya que como se indica anteriormente el derecho de acción
por violación de la marca le corresponde en exclusiva al titular, y sólo bajo su
consentimiento podrá algún usuario de la marca accionar. Es el encargado de 250 Al respecto Largo Gil, en su obra “Las Marcas Colectivas y las Marcas de Garantía” establece que “…Sólo con la separación entre la titularidad y el uso de la marca en las dos modalidades de marca aquí analizadas se puede dar realidad a la función primaria de cada marca en el plano jurídico. Y con ello, se asegura la tutela de los intereses colectivos afectados (concretos, como son los de los asociados, en el caso de la marca colectiva asociativa; o en abstracto como son los de los consumidores, en las marcas de garantía y en su caso, en las marcas colectivas de titularidad pública)….”. Op. Cit, 2006., p.275.
246
realizar las modificaciones al reglamento y de realizar las enmiendas
necesarias a éste para la subsanación de las deficiencias que puedan existir y
que impidan su debido registro.
Como consideración general, en este mismo sentido, con respecto al
derecho del titular de la marca comunitaria colectiva, se aprecia una clara
variación en la normativa vigente frente a las diferentes propuestas que le
antecedieron; el artículo 71 inciso b) admite en forma tácita el uso de la marca
por el titular, incluso le atribuye como sanción la caducidad si gracias a la
forma en que realiza el uso genera la posibilidad de inducir a error al público;
sin embargo, en la propuesta de 1984, apartado 2 del artículo 86 relativo a las
marcas de garantía se prohibía en forma expresa la utilización de la marca por
su titular en aplicación de sus propios productos y/o servicios e incluso la
prohibición se extendía a aquellas personas que estuvieran relacionadas
económicamente con éste. Lo que si bien estaba regulado en forma expresa
para la marca de garantía no lo estaba para la marca colectiva. Al omitirse la
referencia a la marca de garantía en la regulación vigente de la marca
colectiva de 1994 y 2009, no hay norma expresa que imposibilite dicho uso
por el titular.
2.3.2. Legitimación respecto del Uso
La dicotomía existente entre titularidad y usuario en la MC de la Unión
tiene su origen en el apartado 1) del artículo 86 de la Propuesta de
Reglamento de 1980, ya que al constituirse la MCC como única para la
propuesta de 1988, recoge lo estipulado en el apartado 2) del artículo 86 en
mención, que establecía que la marca comunitaria de garantía no podría ser
utilizada en relación con los productos o servicios que fabricara o suministrara
el titular de la marca o una persona con él económicamente vinculada. Si bien
se entiende la justificación en este contexto por los rasgos propios de la marca
247
de garantía, basándonos en la configuración actual de la MCC y su cobertura
funcional práctica, es de plena aplicación a la limitación señalada.
Considérese la MC asociativa, en la cual el Titular –persona jurídica-
utilice el signo en los productos y/o servicios que él mismo genere, entraría a
cuestionarse la función verificadora y de control que debe realizar conforme a
la aplicación de las medidas establecidas en el Reglamento de Uso respecto
de los demás miembros251. Existen elementos competenciales que podrían
falsear las bases de solidez respecto del ejercicio de la función del titular en la
implementación de la MC bajo estos supuestos.
Los parámetros mediante los cuales se instrumentalizan la legitimación
de la MC asociativa y de Titularidad Jurídico Pública son diversos, si bien es
cierto que básicamente se instauran las condiciones a través del Reglamento
de Uso de la MC, esto difiere en virtud y atención al régimen normativo de
cada uno de ellos.
En la MC asociativa como elemento diferenciador se pueden
implementar dos medios por los cuales se instaura la legitimación para el uso
de la marca:
El Estatuto de constitución de la persona jurídica como tal, mediante el
cual se establecen los requerimientos y condiciones para conformarse
como miembro de dicho ente.
Reglamento de uso, que como cuerpo normativo complementario de la
Marca Comunitaria Colectiva establece las condiciones requeridas para
habilitar la utilización de la marca por los interesados.
251 “…En vue d'assurer l'impartialité de la gestion de la marque collective, il a été expressément prévu que son titulaire ne pourrait en faire usage pour ses propres produits….” (Con el fin de garantizar la imparcialidad de la gestión de la marca colectiva, se prevé expresamente que el titular no podía hacer uso de ella para sus propios productos – Traducción Libre), Braun, Precis des Marques de Produits…, Op. CIt., p. 301.,
248
Se debe considerar que en atención al estatuto jurídico de cada Marca
Colectiva asociativa al menos dos supuestos, puede establecerse como
condición primaria para habilitarse como usuario de la misma el asociarse al
titular, o bien tan solo cumplir los requerimientos establecidos para ello en el
Reglamento de Uso; incluso podría ser ambas condiciones necesarias252.
Respecto de las Marcas colectivas de la Unión de Titularidad Jurídico
Pública, se elimina la posibilidad de formar parte del Titular como
requerimiento previo o condicional, y toman especial relevancia las
estipulaciones establecidas en el Reglamento de Uso para habilitar a los
autorizados a ello.
Varios elementos conforman la diversidad de estipulaciones contenidas
en los diversos Reglamentos de Uso analizados253, ya que las MC de la U de
TJP difieren en aspectos sustanciales respecto de las condiciones
establecidas por el Titular a la hora de enumerar los requerimientos exigidos
para habilitarle como usuario de su marca; en general, un aspecto importante
por su recurrencia como delimitante es la zona geográfica, sea por las
condiciones de producción reforzando la conceptualización de la MC de la U
de TJP como una marca de garantía, o estableciendo procesos de verificación
en la producción, distribución y/o elaboración del producto, lo que responde a
una marca de certificación; sin embargo por la complejidad que comprende la
competencia territorial de los diversos entes de Derecho Público involucrados
–por ejemplo Consejos Reguladores- es determinante la delimitación de la
252 En el primer caso cuyo requerimiento es ser parte asociada al titular para estar legitimado al uso, la Marca Muebles de España, cuyo Titular es la Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles, registro número 8244956 España, en el segundo supuesto, en el cual no es requerimiento ser parte del titular pero sí cumplir las condiciones establecidas en el Reglamento de Uso, la Marca LES K’sis, cuyo titular es Association des Fruits et Legumes Transformes, registro número 8299398 Francia; para el último supuesto donde ambos elementos son requeridos, la Marca CSAD, cuyo titular es Sdružení uživaletů kolektivních, Asociación colectiva, registro número 0950865 República Checa. Ver Anexos 5, 6 y 7. 253 De conformidad con las Marcas Colectivas de la Unión analizadas (1234 a marzo del 2015).
249
zona en la cual los productores o comerciantes pueden solicitar la utilización
de la Marca en cuestión, así como la competencia funcional del ente254.
Especial atención merece el caso de la marca Talento, número de
registro 8256836, cuyo titular es el Ministerio de Política Agrícola Alimentaria y
Forestal de la República Italiana, frente a las estipulaciones de uso
establecidas en forma pormenorizada que realiza la marca Turrón de Alicante,
la cual conjuntamente con la Marca Turrón de Jijona, números de registro
2067031 y 2067015 respectivamente, son propiedad del Consejo Regulador
de las Indicaciones Geográficas Protegidas Jijona y Turrón de Alicante; que
siendo protegidas y recocidas a nivel comunitario como DO deciden adicionar
su protección con ambas marcas comunitarias colectivas. Sería oportuno
mantener especial atención en su desarrollo, respecto de la posibilidad de
inscripción como marca de certificación de la Unión a partir del Reglamento
sobre Marca de la Unión vigente.
El Reglamento de Uso se conforma en ambos casos -Turrón de
Alicante y Turrón de Jijona- por el Reglamento de las Denominaciones de
Origen indicadas por el Consejo Regulador, el cual es común para ambas
denominaciones de origen, aprobado por Orden de 26 de septiembre de 1995,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad
Valenciana. En dicho Reglamento se contemplan aspectos generales, la
elaboración de los turrones, las características de los turrones protegidos; los
registros que para el efecto debe llevar el Consejo Regulador, tanto de
Elaboradores como de Envasadores-Comercializadores, los derechos y
obligaciones que deben cumplir todos aquellos que pretendan ser habilitados
254 El Reglamento de Uso de la Marca 1000 NR, se conforma de una serie de elementos organizativos y normativos regulatorios de la utilización de la marca, dicho Reglamento establece el Objeto de la Asociación Titular, el Objeto dela Marca, La propiedad de la Marca; aspectos generales de organización sobre la evaluación que se practica; los beneficios que genera el derecho de uso; condiciones de uso; formalidades y control de uso de la marca; condiciones de duración, de retirada y de sanciones en el uso de la marca; suspensión o retiro por incumplimiento; extinción del derecho de uso; las causales de uso abusivo de la marca así como la supresión de una aplicación de las otorgadas pro la marca en virtud de ser una marca de certificación. Registro número 7485873, país de titularidad Francia.
250
en su uso, la Conceptualización del Consejo Regulador y sus potestades
como organismo integrado en la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
de la Generalidad Valenciana, estipulando su competencia territorial y
funcional así como como su integración, las infracciones, las sanciones y el
procedimiento.
En virtud de ello, es que las Marcas Colectivas de la Unión de
Titularidad Jurídico Pública responden al concepto funcional de Marca de
Garantía o Marca de Certificación, lo que implica que va más allá de identificar
un origen empresarial otorgándole un adicional valor entre el consumidor y los
productos y servicios por ésta protegidos, las características propias de la
calidad de los ingredientes o componentes de la mercancía que distinguen.
Así lo afirma Largo Gil al indicar:
“… las marcas colectivas de titularidad pública no cumplen para con los consumidores y usuarios una función indicadora de un origen empresarial de los productos sino que denotan un prestigio y les dan una seguridad en cuanto a las cualidades y al nivel de calidad de los productos o servicios que las llevan…”
Puntualizando con la única conclusión factible a partir del análisis
normativo funcional realizado, apuntando que
“… En definitiva, una marca de titularidad pública es reputada por los consumidores más como una marca de garantía que como una marca colectiva…”255
Dado el argumento expuesto, este lo reitera Paolo Spada, al variar el
concepto de Marca Colectiva y su función indicadora de procedencia
255 Largo Gil, R, Op. Cit, pp. 178-179. En el mismo sentido sobre el rol económico que desarrollan ambas marcas “… Marques collectives et marques de qualité répondent à notions juridiques différents mais se rejoignent dans la pratique, leur nature et leurs buts respectifs se trouvant associés dans un memerole économique…” (Marcas Colectivas y marcas de calidad sirven para diferentes conceptos jurídicos, pero se unen en la práctica, su naturaleza y sus objetivos se asocian en un mero rol económico, Traducción Libre), Dusolier, Reymond., “Les Marques collectives et les marques de qualité dans l’ancien droit et dans le droit moderne”, In: Il Droit de la propriété industrielle. Mélanges en l’honneur Daniel Bastian. París: Librairies Techniques, 1994., p. 27.
251
empresarial frente a la actual función de calidad256. Sin embargo en atención
a las precisiones analizadas y, en atención a las estipulaciones de los
Reglamentos de Uso de las marcas Turrón de Alicante y Turrón de Jijona,
éstas sin duda alguna encuadrarían como Marca de Certificación.
2.4. Obligatoriedad del Uso de la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico Público
El artículo 70 del RMC establece lo concerniente al Uso de la Marca
comunitaria Colectiva; dadas las características propias de este signo
distintivo, se pueden plantear varios aspectos a destacar:
2.4.1. El uso propiamente dicho
El uso mediato que debe realizar el titular llamado a ello es la
verificación y control de la implementación correcta de las reglas normativas
del Reglamento de Uso. Supuesto que no parece responder a la función 256 “…La diversità funzionale del marchio collettivo rispetto al marchio individuale risultando oggi assai più netta di ieri (indicatori i oroveninza imprenditoriale, questo; segno di una omologazione, quuelo), penso che la propensione a valutare con rigore la capacità distintiva del marchio collettivo, della qualle io stesso m'ero fatto interprete, debba essere non poco ridimensionata: il requisito può essere pensato oggi in termini assai più deboli di quanto non lo potesse ieri, appunto perché oggi il marchio collettivo non identifica una clase di prodotti, tra i prodotti congeneri, dando evidenza simbolica ad una provenienza imprenditoriale, ma delimita, tra i prodotti congeneri, una classe di prodotti in quanto "promossi" da una verifica lato sensu qualitativa. Che il segno, quindi, sia descrittivo della qualità verificata appare funzionalmente del tutto coerente….” (La diversidad funcional de la marca colectiva con respecto a la marca individual es mucho más clara hoy que ayer (indicadores del negocio, esto, en señal de aprobación, lo demuestra). Creo que la tendencia a evaluar rigurosamente el carácter distintivo de la marca colectiva, la misma esta sujeta al intérprete, en gran medida el requisito se puede considerar hoy en términos mucho más débil de lo que sería ayer, precisamente, porque hoy en día la marca colectiva no identifica una clase de productos, incluyendo productos congéneres, dando pruebas de un origen empresarial determinado, estableciendo las fronteras entre los productos congéneres, una clase de productos con "plus" de una verificación cualitativa en sentido amplio. El signo, entonces, es descriptivo de la calidad garantizada que aparece funcionalmente es del todo consistente – Traducción Libre) Spada, Paolo., “Il marchio colletivo “privato” tra distinzione e certificazione”. In: Impresa e mercato. Scriti onore di Gustavo Minervini, v II., Napoli, Morano 1996., p. 481.
252
económica llamada a realizar en el mercado la Marca en forma directa, si bien
la función que debe realizar el titular al respecto es sumamente relevante para
el objeto final.
El uso inmediato que realizan los usuarios habilitados para ello por el
procedimiento y cumplimento de las condiciones que contenga el Reglamento
de Uso de la Marca Comunitaria Colectiva. Al respecto y acorde con el artículo
70 en estudio, parece que basta con el uso efectivo que realice cualquier
sujeto habilitado para ello conforme con las estipulaciones requeridas. Ello
para cumplir con el elemento de obligatoriedad de uso.
“…El uso de la marca comunitaria colectiva realizado por cualquier persona facultada para utilizar esa marca será conforme a las disposiciones del presente Reglamento siempre que se cumplan las demás condiciones a las que éste somete el uso de la marca comunitaria…”
Se aboca al uso bajo las condiciones estipuladas para ello y acorde al
ordenamiento tanto general como particular de la marca comunitaria colectiva.
2.4.2. Requerimientos de ese “uso”
Vista la pobre normativa al respecto, se pueden plantear los criterios
para establecer un uso suficiente o efectivo respecto del número de usuarios,
el ámbito territorial, o acorde a las clases protegidas por la marca comunitaria
colectiva.
De acuerdo a la postura de Largo Gil, el criterio de base para
establecer el uso efectivo debe ser un parámetro económico y no
geográfico257; por lo que el uso efectivo se concretaría logrando el objeto para
el que fue creada, la oferta y comercialización de los productos y servicios en
las clases que protege.
257 Largo Gil, Las Marcas de Garantía…, Op. Cit., p. 693.
253
Así las cosas, la obligatoriedad del uso se entenderá cumplida bajo el
supuesto de que cualquiera de los autorizados por el Ente de derecho público
titular de la marca utilice la misma al tenor de las reglas de uso que impone el
propio RMC, sean éstas las generales relativas a las MC y las particulares del
Reglamento de Uso de la marca258.
Se debe concluir que el uso efectivo a que se refiere el artículo 70 del
RMC se realizará cuando al menos un usuario legitimado para ello lo lleve a
cabo en cumplimiento de los requerimientos establecidos tanto el RMC como
en el Reglamento de Uso de la MC, para todos los productos y servicios
protegidos por la Marca Colectiva de Titularidad Jurídico Pública.
2.5. Posibilidad de una Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico Pública de hecho.
Dadas las características puntuales de la Marca Colectiva descritas en
el Título VIII correspondiente a las Marcas Colectivas de la Unión, se
desprende que la única posibilidad de lograr el reconocimiento y se puedan
ejercer los derechos legales y jurídicos de una MC es necesariamente a partir
de su registro.
Ello al considerar que el derecho conferido por la marca comunitaria
sólo podrá oponerse a terceros a partir de la fecha de publicación del registro
de la marca, se debe concluir que el registro de la marca ante la Oficina tiene
efectos constitutivos y no meramente declarativos. El artículo 6 del RMC reza
de la siguiente forma:
“.. La marca comunitaria se adquirirá por el registro…”
258 Fernández-Novoa, El Sistema Comunitario de Marcas, Op. CIt.1995., p. 429
254
El considerando 7 del Reglamento 207/2009 establece que el derecho
sobre la marca comunitaria solo puede adquirirse por el registro, y éste será
denegado, en particular, en caso de que la marca carezca de carácter
distintivo, que ésta sea ilícita o bien que se opongan a ella derechos
anteriores. No deja lugar a dudas de que la única posibilidad de reconocer una
MC es mediante el procedimiento de registro ante la Oficina, como garante del
proceso establecido y de la consolidación del derecho si éste se logra259.
Asimismo para hacer valer un derecho anterior debe realizarse el
registro respectivo para alcanzar el reconocimiento que genera la obtención
del registro de una marca.
Dado el fundamento a que responde la legislación reglamentaria en
este ámbito, flaquearía sobremanera la intención de uniformidad del
tratamiento normativo a nivel comunitario si se reconociera una marca de
hecho, concretando el alcance de este supuesto a la no registración, pues es
evidente que la MC de la U de TJP, al ser de hecho una marca de garantía o
de certificación es conformada de hecho; logrando aportar dosis de confianza
a la relación entre consumidor y el objeto de protección de la marca, siendo
que la función informadora indicadora de la calidad de las marcas de garantía
y de las colectivas en particular de titularidad pública requiere la previa
difusión entre el público consumidor de lo que esa marca supone; existiendo
este efecto pese a no ser reconocida en forma expresa por la normativa
existente. Pero sí se encontraría registrada.
Es un logro que apunta Manuel Botana Agra, en virtud de la
consolidación de la seguridad jurídica a nivel comunitario en cuanto a
garantizar una única forma de reconocimiento a través del sometiendo a un
único proceso la adquisición y por tanto la titularidad de la marca260.
259 Título IV del Reglamento 207/2009 sobre Marca Comunitaria. 260 Botana Agra indica que “… Con la elevación del registro al rango de cause o modo único de adquisición de la marca comunitaria, el RMC se integra con los sistemas de marcas, cada ve más numerosos, que atribuyen la virtualidad de hacer surgir el derecho de marca a la inscripción de ésta en un Registro habilitado al efecto. Ahora bien, la atribución de esa
255
La importancia radica en la seguridad jurídica que se genera para
todos los intervinientes en la interrelación, el reconocimiento en todos los
Estados comunitarios de la marca registrada, lo que necesariamente obliga a
concluir que la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico Pública no
se puede implementar bajo un operatividad de hecho, si bien como se ha
analizado varias de ellas tienen como antecedente una denominación de
origen o una indicación geográfica, las que requieren para lograr el
reconocimiento comunitario con los alcances determinados su registración
como Marca Comunitaria Colectiva.
2.6. Posibilidad de otorgamiento de Licencia de una Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico-Pública
Doctrinariamente existen posiciones encontradas respecto de la
procedencia del otorgamiento de una licencia por el Titular de una marca
comunitaria colectiva. Al respecto, puntualizando el concepto de licencia,
Casado Cerviño establece qué se entiende por Licencia de la marca:
“… Aquél contrato en virtud del cual el titular de la marca (licenciante), reteniendo su propiedad, autoriza a un tercero (licenciatario) a usarla…” asimismo le caracteriza “…por hacer posible que un derecho exclusivo, como es el uso de la marca, pueda ser ejercitado por una persona distinta de su titular…”261
Cabe recordar las particularidades de la Marca Colectiva, la cual por
su configuración jurídica y la dicotomía entre el titular y el usuario plantea
cuestionamientos en su implementación.
virtualidad puede tener un carácter más o menos absoluto. Cabe, en efecto, que a situaciones extra registrales no se les otorgue ningún relieve en relación con el nacimiento del derecho de marca…”, Botana Agra, Manuel, “Título II, Derecho de Marcas” obra Coordinada por Alberto Casado Cerviño y María Luisa Llobregat Hurtado en Comentarios a los Reglamentos sobre Marca Comunitaria, La Ley, segunda edición, Vol. I, España, 2000; p. 72. 261 Casado Cerviño, Comentarios a los Reglamentos sobre Marca Comunitaria, op. cit, 2000., pp. 324-325.
256
En primera instancia la licencia exclusiva no tendría cabida, ya que el
titular no estaría facultado para ello, puesto que la funcionalidad llamada a
ejercer la marca como tal se contrapone a esta posibilidad. El artículo 22 del
RMC establece las particularidades del otorgamiento de Licencia262, sin
embargo, en el Título VIII referido a las Marcas Colectivas ninguna norma
hace mención a esta posibilidad.
Para José Antonio Corrales Mota263 -posición con la que se coincide-,
la licencia es incompatible con la esencia de la Marca Colectiva al entender
que el titular con las limitaciones apuntadas respecto de su legitimación, se
encuentra excluido de su uso, pues únicamente se habilita para ello a los
miembros de la Asociación titular. En tanto que la licencia le permite al titular
realizar una cesión parcial del derecho de uso posibilitando la limitación del
uso a los únicos legalmente legitimados para ello, refiriendo a los miembros
de la Asociación titular264.
Bajo este supuesto se deben analizar varios elementos, uno de ellos
sería la competencia desleal que el Titular estaría generando, al habilitar un
derecho a entidades que no están autorizadas para ello por el Reglamento de
Uso, o bien que no se adecúen a las condiciones estipuladas en dicho
Reglamento; si bien no necesariamente el Reglamento de Uso establece que 262 Artículo 22, 1. La marca comunitaria podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o parte de la Comunidad. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas. 2. El titular de la marca comunitaria podrá alegar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciatario que infrinja alguna de las cláusulas del contrato de licencia relativas: a) a su duración; b) a la forma amparada por el registro bajo la que puede utilizarse la marca; c) a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales la licencia se conceda; d) al territorio en el cual pueda fijarse la marca, o e) a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario. 3. Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca comunitaria con el consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro de un plazo apropiado. 4. En el proceso por violación entablado por el titular de la marca comunitaria podrá intervenir cualquier licenciatario a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado. 5. A instancia de parte, la concesión o la transferencia de una licencia de marca comunitaria se inscribirá en el Registro y se publicará. 263 Corrales Mota, J. “La Licencia de Marca y la Marca Colectiva: Incompatibilidad”, Op. Cit, 2004., p. 72 264 Ídem.
257
los únicos posibles usuarios de la marca comunitaria sean necesariamente
miembros del ente titular. Esto en el caso de la Titularidad asociativa, no así
para el caso en estudio, cuyo titular sea un ente de derecho público. La
implementación de la Licencia como instrumento en la marca individual u
ordinaria es sustituida por el régimen propio de la marca colectiva, en virtud de
la dicotomía titular-usuario. Con respecto a la MC de la U de TJP ésta es
improcedente por la naturaleza del ente titular, el cual en principio no estaría
facultado para otorgar una licencia única, si bien podría semejarse a la
autorización de uso otorgada por dicho ente, lo que necesariamente debería
estar sujeto a las condiciones que establece el Reglamento de uso de la
marca en cuestión.
En el panorama de la MC de la Unión de TJP, para el titular, por las
características específicas del régimen de derecho público en que se
enmarca, resulta innecesaria la implementación de la Licencia, ya que el
derecho de uso se legitima tan sólo por el cumplimiento y adecuación a las
normas del estatuto normativo de la marca, el Reglamento de Uso.
Sin embargo, en contraposición a la postura de Corrales Mota, pueden
existir afinidades conceptuales entre la relación dicotómica titular-usuario en la
marca colectiva con el otorgamiento de licencia para la marca ordinaria. Para
efectos del titular, se podría identificar el otorgamiento de licencias obligatorias
–por la obligación del titular de permitir y facultar el uso de esa marca a otros
sujetos– o bien licencias de pleno derecho –que permiten identificarse más
con la Marca Comunitaria Colectiva de Titularidad Jurídico Público que con la
asociativa–, ello en virtud de la imposibilidad de negar el uso siempre que el
solicitante responda al área geográfica o competencial que determine el
Reglamento de Uso265.
265 Ver Largo Gil, Op.Cit., 2006, p. 281, en su referencia al tema. Asi mismo se manifiesta Braun, A., al indicar que “…A également admise la possibilité de céder la marque et de la donner en licence. Bien que la cession et la license présentent mons d'intéret pour les marques collectives, il existe des cas où leur maintien repond à un besoin réel, par example, en cas de fusion de deux sociétés titulaires de marques collectives ou encore en cas de décès du titulaire, lorsqu'il s'agit d'une personne physique. Pas ailleurs, les titulaires étrangers
258
De acuerdo a la descripción que realiza Alberto Casado Cerviño266 de
la licencia de la marca, la cual conceptualiza como un contrato en virtud del
cual el titular de la marca reteniendo su propiedad, autoriza a un tercero a
usarla, en este esquema fácilmente se puede ubicar, para la marca
comunitaria asociativa, al titular y al usuario, realizando un parangón entre la
adecuación del usuario a las condiciones del reglamento de uso para
legitimarse como tal al contrato requerido en la constitución de la licencia.
En general, la licencia como instituto utilitario en el derecho marcario no
representa ninguna ventaja para la funcionalidad de la marca colectiva de
titularidad jurídico pública, salvo que así lo disponga y norme dispositivamente
el Reglamento de Uso, como lo establece la marca Campagna Amica, registro
número 8777122, cuyo titular es Fondazione Campagna Amica267.
II. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA MARCA COLECTIVA DE LA UNION DE TITULARIDAD JURIDICO-PUBLICA
Como se ha evidenciado en el capítulo anterior, la necesidad del
Reglamento de Uso de la Marca Comunitaria Colectiva va más allá de un
mero elemento formal, para ser un elemento trascendental en la marca
comunitaria, y aún más para la marca comunitaria colectiva.
peuvent se trouver dans la nécessité de céder à un tiers leur pouvoir de gestion et de control sur le territoire Benelux. Il reste entendu que, si la cession ou la license amoindrit les garanties donnés au public, le Ministère public pourra demander la déclaration d'extinction de la marque…” (También admitió la posibilidad de ceder la marca y dar licencias. Aunque la cesión y licencia presentan interés diferente para las marcas colectivas, hay casos en que su mantenimiento cumple con una necesidad real, por ejemplo, en caso de fusión de dos sociedades que ostenten marcas colectivas o en caso de muerte el titular siendo una una persona física. (…). Se entiende que si la asignación o licencia menoscaba las garantías ofrecidas al público, el Ministerio Público podrá solicitar la declaración de extinción de la marca – Traducción Libre), Op, cit, 1971, pp. 303-304. 266 Casado Cerviño, A. El Sistema Comunitario de Marcas: Normas, Jurisprudencia y Práctica, Op. Cit, 2000, pp.125-126. 267 El Reglamento de Uso de la marca Campagna Amica, establece la utilización de la Licencia para la concesión del derecho de uso de la Marca en cuestión.
259
Si bien es necesaria la solicitud para la conformación de la marca
comunitaria y la identificación de la característica de colectiva, es innegable
que el Reglamento de Uso conforma el estatuto jurídico particular de ésta. De
tal forma que el RMC establece la improcedencia de continuar el proceso
iniciado con la presentación de la solicitud de registro de la marca comunitaria
colectiva hasta tanto no se presente el Reglamento de Uso.
1. Reglamento de Uso
El Reglamento de Uso de la Marca Comunitaria Colectiva es un
elemento trascendental para la conformación de la marca, prueba de ello es
que no sólo es necesaria su presentación para continuar el proceso iniciado
por la solicitud de Marca Comunitaria Colectiva, en caso de que no se haya
presentado en forma conjunta; sino que mediante la adaptación de éste se
instrumentaliza la subsanación de todas las causales que puedan interrumpir
u obstaculizar la solicitud de Registro: denegación de la solicitud, oposición, o
una vez registrada, la caducidad y la nulidad de la Marca Comunitaria
Colectiva.
El artículo 67 del RMC establece la conformación y necesidad de su
presentación:
“… Reglamento de uso de la marca 1. El solicitante de una marca comunitaria colectiva deberá presentar un reglamento de uso en el plazo establecido. 2. El reglamento de uso indicará las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación así como, en la medida en que existan, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones. El reglamento de uso de las marcas a que se refiere el artículo 66, apartado 2, deberá autorizar a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate, a hacerse miembro de la asociación titular de la marca…”
En el apartado 1 transcrito se evidencia la necesidad de la presentación
del Reglamento de Uso. El nombre de este cuerpo normativo particular
“Reglamento de Uso” evidencia su papel para con la Marca Comunitaria
260
Colectiva; así, el Reglamento deberá contener las reglas aplicables a la
utilización de la marca, sea ésta una Marca Comunitaria Colectiva asociativa,
lo cual versaría sobre la utilización y legitimación de los miembros de la titular,
sea una Marca Comunitaria Colectiva de Titularidad Jurídico Pública, con las
condiciones y requerimientos que deben cumplir aquellos que quieran ser
facultados por el titular para utilizar el signo distintivo.
La Oficina, en las Directrices de Examen relativas a las Marcas
Comunitarias Colectivas, en el punto 11.5.1., establece que el solicitante de
una marca comunitaria colectiva deberá presentar un reglamento de uso,
como uno de los elementos que debe examinarse ante una solicitud de Marca
presentada para el proceso de Registro.
1.1. Momento de presentación
Si bien el apartado 1, del artículo transcrito no precisa un plazo
determinado para la presentación del Reglamento de Uso, este aspecto de
trascendental importancia para llevar a buen término el registro de la solicitud
de Marca Colectiva de la Unión, es establecido por el Reglamento CE 2868/95
que determina las normas de ejecución del RMC.
La regla 43 referida al Reglamento de Uso de las Marcas Colectivas de
la Unión establece la presunción de que dicho Reglamento se debe presentar
en forma conjunta con la solicitud de la misma, de no ser así determina el
plazo de dos meses a partir de la presentación de la solicitud para hacerlo
llegar a la Oficina, elemento que es corregido por la normativa reglamentaria
vigente268. Siendo que a partir de la presentación de la solicitud en ambas
marcas, el artículo 67 para la Marca Colectiva y el 74 ter para la marca de
268 Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y Del Consejo de 16 de diciembre de 2015.
261
certificación, se establece el plazo de dos meses para su presentación sin
remisión alguna.
El grado de relevancia de presentación de este documento viene en
razón de la integración que aporta a la solicitud de la Marca. Varela Sanz le
califica como un documento de importancia básica269 , ya que forma parte de
la solicitud. El cual si bien no obsta para la obtención de una fecha de
presentación, sí para continuar el procedimiento encaminado a la obtención
del Registro respectivo.
Como elemento informativo y de importancia capital en el proceso de
registro, la Oficina en sus Directrices de examen ha estipulado respecto del
punto 11.5.1., al cual se hace referencia en el parágrafo anterior, que si no se
cumple este requisito al efectuar la solicitud, el examinador le remitirá una carta-tipo 115 concediéndole un plazo de dos meses para aportar el
reglamento de uso. Si el reglamento no se presenta dentro del plazo previsto, el examinador denegará la solicitud y expedirá una carta-tipo 116.
1.2. Autoría
Al establecer el artículo 67 la obligatoriedad del solicitante de la
presentación del Reglamento de Uso, se presume que será éste el obligado a
elaborar dicho Reglamento. En virtud de ser el solicitante de la Marca
Colectiva de la Unión la persona –jurídica asociativa o de Derecho público- la
interesada en llevar a buen término el registro de la marca, se presume que
para satisfacer las necesidades normativas es relevante que éste sea quién lo
elabore. Sin embargo, el RMC no lo exige así, como tampoco lo hace el
Reglamento de Ejecución.
269 Varela Sanz, Mario., Título VII, “Marcas Colectvas y Marcas de Garantía”, Obra dirigida por Alberto Bercovitz, Comentarios a la Ley de Marcas, Editorial Aranzadi, segunda edición, Tomo II, España, 2008, p. 1088.
262
Así lo presume la doctrina270 al indicar que para efectos de regular los
diversos aspectos relacionados con la titularidad –requerimiento para
conformarse como miembro de la asociación o bien las competencias
reguladoras y de control del ente público -, y el uso –condiciones y requisitos
para la utilización adecuada de la Marca-, la Asociación titular tiene que
confeccionar el Reglamento de uso, o en su caso el ente de Derecho público.
Cabe el planteamiento del momento en que se debe elaborar dicho
Reglamento. Tanto si es para la presentación conjunta con la solicitud, como
si se presentara en el plazo de dos meses posteriores a ésta, quien estaría
llamado a elaborarlo sería la Asociación o el ente derecho público solicitante,
ya que como tal el derecho constitutivo registral de la Marca Comunitaria
Colectiva no se ha generado, por lo que para puntualizar quien ostenta la
autoría de la elaboración del Reglamento de Uso, deberá el solicitante,
eventual titular de la MC de la U, ya que el derecho no se ha consolidado en
ese momento, no existiendo ningún titular tan sólo un solicitante.
1.3. Contenido
Como se desprende de las puntualizaciones realizadas en los
parágrafos anteriores, la relevancia del contenido del Reglamento de Uso es
invaluable en la conformación del Marca Colectiva de la Unión, como lo
reconoce Varela Sanz al indicar que el Reglamento de Uso realiza un papel
esencial en la conformación de la Marca Colectiva, por ello el contenido que lo
constituye requiere especial atención para la optimización de su desempeño.
Su contenido puede ser tan complejo como lo considere el solicitante, ya que
será sometido a examinación por la Oficina a efecto de determinar si responde
a los requerimientos mínimos necesarios.
270 Fernández Novoa, C., y otros, Manual de Propiedad Industrial, Op. CIt., 2009, p., 768.
263
1.3.1. Contenido mínimo
Ante la relevancia y complejidad que puede caracterizar al reglamento
de Uso, las Directrices emitidas por la Oficina sobre los requerimientos
mínimos que debe contener hacen eco del apartado 2 del artículo 67 del
RMC.
El punto 11.5.2. de las directrices mencionadas establece los siguientes
ítems:
1. El nombre de la asociación del solicitante y la dirección de su sede
social
2. El objeto de la asociación
3. Las órganos autorizados para representar a la asociación
4. Las condiciones de afiliación
5. Las personas autorizadas para utilizar la marca
6. En la medida en que existan, las condiciones de uso de la marca,
incluidas las sanciones, y,
7. Si la marca designa la procedencia geográfica de los productos o los
servicios, la autorización a cualquier persona cuyos productos o
servicios procedan de la zona geográfica de que se trate para hacerse
miembro de la asociación titular de la marca.
De los puntos transcritos se observa que la Oficina refiere a parámetros
que debe y puede cumplir una solicitud de Marca Colectiva de la Unión; sea
ésta de titularidad asociativa, no así una cuya solicitud presente un ente de
derecho público; si bien el ítem puede eventualmente y en forma casuística
solventar la puntualización realizada.
Comparativamente, la evaluación que realiza la Oficina va más allá de
los puntos determinados por el apartado 2 del artículo 67 del RMC, ya que el
ítem 1. Determina que se debe aportar el nombre de la Asociación así como
los datos de su sede dentro del Reglamento de Uso, lo que eventualmente
264
presenta alguna incongruencia importante si su ausencia en este texto
normativo obsta para que logre una evaluación completa, y no se logre la
complementariedad de los datos solicitados con la solicitud de Marca
Colectiva aportada.
Una lectura comprensiva de la normativa comunitaria marcaria, evita
cualquier imprecisión respecto de lo que prima facie se interpretaría como una
extralimitación administrativa por parte del ente examinador en los
requerimientos apuntados, siendo que el apartado 2 de la regla 43 del
Reglamento de Ejecución no sólo comprende lo apuntado por la Oficina sino
que prevé el supuesto de que el solicitante sea un ente de Derecho público:
a) el nombre y domicilio social del solicitante;
b) el objeto de la asociación o el objeto para el que se haya creado la persona
jurídica de Derecho Público;
c) los organismos autorizados para representar a la asociación o a la persona
jurídica mencionada;
d) las condiciones de afiliación;
e) las personas autorizadas para utilizar la marca;
f) si procede, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones;
g) si procede, la autorización prevista en la segunda frase del apartado 2 del
artículo 65 (en la actualidad segunda frase del apartado 2 del artículo 67) del
Reglamento.
1.3.2. Contenido subjetivo
El Reglamento de Uso, al conformar el estatuto jurídico particular de la
Marca Colectiva de la Unión, debe responder a los intereses de la dicotomía
subjetiva que conforma este instituto. Si bien es el solicitante, eventual titular,
quien está llamado a su elaboración satisfaciendo los elementos básicos
reglamentarios para lograr que sea viable el documento que conforma el
265
Reglamento de Uso propuesto, éste tiene la potestad de incluir lo que
considere necesario para llevar a cabo en forma óptima la regulación del uso y
la conformación del estatuto particular de la Marca Comunitaria Colectiva
solicitada.
Así las cosas, es importante resaltar la diversidad de contenidos y
amplitud de algunos Reglamentos de Uso de Marcas Colectivas de la Unión
de Titularidad Jurídico Pública.
Marca Icheon Rice, registro número 8487589, procedencia
Corea, titular Icheon Rice Administration Headquarters 271.
El Reglamento en mención se conforma de una serie de elementos
generales organizados mediante capítulos:
o Capítulo 1. Reglas generales
o Capítulo 2. Reglas generales de la indicación geográfica
o Capítulo 3. Miembros
o Capítulo 4. Órgano Director
o Capítulo 5. Juntas Generales
o Capítulo 6. Consejo Directivo
o Capítulo 7. Comité de Promoción de Negocios
o Capítulo 8. Sede de la Administración
o Capítulo 9. Propiedades y cuentas
o Capítulo 10. Disolución de la Organización.
Marca Darjeeling, registro número 8674327, procedencia India,
Titular The Tea Board.272
Elementos que contempla este Reglamento de Uso:
o Ámbito de aplicación del Reglamento 271 Ver Reglamento de Uso según número de registro 8487589, en euipo.europa.eu/esearch. 272 Ver Reglamento de Uso según número de registro 8674327, en euipo.europa.eu/esearch.
266
o Nombre, poder legal, localización y representación de la
Asociación
o Propósito de la Asociación y de la Marca Colectiva
o Condiciones de la membresía
o Condiciones de uso de la Marca Colectiva
o Grupo de personas con autorización de uso de la Marca
Colectiva
o Regulaciones especiales sobre la Marca Colectiva
Darjeeling como denominación de origen geográfico
o Derechos y obligaciones de los usuarios respecto de la
infracción de la marca colectiva
o Previsiones finales.
Marca Cozze Di Taranto, registro número 1233790, procedencia
Italia, Titular Provincia di Taranto
Contenido del Reglamento de Uso:
o Ámbito de Aplicación
o Zona de producción
o Producto distinguido con la marca
o Titularidad de la Marca
o Utilización de la Marca
o Aplicación de la Marca
o Especies cultivadas
o Producción y comercialización
o Técnicas de producción
o Requisitos sanitarios
o Requisitos organolépticos273
o Presentaciones
o Embalaje
273 Se refiere a las propiedades de los alimentos perceptibles por los sentidos, sabor, olor, etc.
267
o Entrada al mercado
o Transporte
o Requerimientos para el personal
o Control
o Sanciones
o Contenido arbitral
o Normas de utilización de la marca gráfica
o Modificaciones y validez
o Cesión definitiva de la Marca
Se puede continuar citando Reglamentos de Uso analizados, los cuales
entre mayor es su especificidad responden a la tesis planteada de que dicha
MC de la U por ser de titularidad pública funciona como marca de garantía,
véase al respecto los siguientes a modo de ejemplo; registro número
4015781, Procedencia Polonia, Titular Inspector Jefe de Sanidad Vegetal y de
Semillas (Glówny Inspektor Ochrony Röslin i Nasiennictwa); registro número
226118, Procedencia España, Titular Consejo Regulador de Rioja, registro
número 855247, procedencia Italia, Titular Conzorcio de Queso Fior de Latte;
registro número 937946, procedencia Francia, Titular Ministerio de Desarrollo
(PLQ 200), registro número 1144351, procedencia Luxemburgo, Titular
Entidad Pública de Certificación de la Propiedad (PEFC), registro número
1219898, procedencia Portugal, Titular Comisión de Viticultura, Certificación
Nacional, entre muchos otros.
1.3.3. Posibilidad de contenido negocial
Doctrinalmente se parte del supuesto de que el Reglamento de Uso se
conforma a partir de una negociación -y no imposición de su contenido-274,
esto mediante el consenso que se presume se obtiene por parte de los
miembros del titular de la solicitud de la Marca presentada. El grado de 274 Largo Gil, R., Las Marcas Colectivas…, Op. Cit., p. 254.
268
vinculación usuario/titular que se genera es consecuentemente
correspondiente con la aceptación de su contenido.
En primera instancia se refiere a la fase de elaboración, sea una
negociación llevada a cabo por los miembros de la Asociación titular de la
solicitud, o bien por la conformación de dicho reglamento por parte de los
representantes del ente de derecho público en su condición indicada.
En un segundo momento, se referirá a la posibilidad negocial que exista
entre los interesados por utilizar la marca de plantear modificaciones al
Reglamento, de forma tal que éste adecúe el contenido a sus expectativas
particulares, situación que parece no ser el caso. En este sentido, apunta al
grado de aceptación mediante la adecuación a sus requerimientos por parte
de los usuarios de la marca.
La Oficina como ente de registro ha establecido puntualizaciones en las
cuales el contenido del Reglamento no es de recibo, y en dado caso el
procedimiento que seguirá el examinador,
Si el reglamento de uso fuere contrario al orden público o a las
buenas costumbres, no se admitirá. Por ejemplo, las normas
discriminatorias por razón de sexo, religión o raza, las cuales
pueden considerarse inadmisibles.
Si el examinador no queda satisfecho con relación a alguna de
estas cuestiones, las analizará con el solicitante cuando ello sea
posible.
Si no se llega a una solución, el examinador remitirá al solicitante
una carta-tipo 117 comunicándole los detalles acerca de las
irregularidades detectadas y concediéndole un plazo de dos
meses para subsanarlas, denegándose la solicitud por el
examinador en caso de que no sean subsanadas. Se remitirá a
tal efecto una carta-tipo 118.
269
Si bien estas observaciones contienen una fase negocial, en la cual el
examinador entabla una comunicación con el solicitante, será éste último el
que deba adaptar el contenido del Reglamento a los requerimientos
específicos. En este punto se platea la calificación del supuesto en el cual, al
ser opuesta alguna causal de denegación de la solicitud, o bien alegada una
causal de caducidad, o nulidad, qué grado de negociación es factible para el
solicitante o titular según sea el caso de realizar la modificación o no del Reglamento de Uso. Ante esta perspectiva sólo cabe la aceptación coercitiva
de realizar la modificación so pena de que la causal alegada sea de recibo.
1.4. Función del Reglamento de Uso
La función básica y primordial que es llamado a desempeñar el
Reglamento de Uso será integrar el estatuto jurídico particular de la Marca
Comunitaria Colectiva solicitada; es el medio que establece la relación
funcional y práctica entre el titular y los usuarios de la Marca.
En este sentido, el Reglamento de uso no sólo compendia todos los
parámetros que van a regular en concreto y en forma particularizada el
régimen aplicable a la Marca Comunitaria en cuestión, sino que la
puntualización de su contenido va a condicionar la concesión de la solicitud
presentada.
Cabe observar que la función del Reglamento de uso deviene en virtud
del momento procesal en que se encuentre. Así, si se está en la fase de
presentación de la solicitud, será una función complementaria. Si al someterse
a evaluación es éste el que presenta una contravención a lo estipulado por el
Título VIII del RMC, será una función negativa para el proceso de registración,
pero en el tanto sea subsanado por la práctica de una modificación o bien la
modificación responda a una necesidad de subsanar alguna causal ajena al
270
propio reglamento, será un instrumento de enmienda respecto de la
disconformidad apuntada.
Bajo los supuestos anteriores la función que desempeña el reglamento
de uso es la de normar y formar a través de los requerimientos que el
solicitante -puntualmente las personas que le conforman (Marca Asociativa) o
representan (ente público)- establece con el objeto de permear el fin último
propuesto por la Marca Comunitaria Colectiva, esto acorde con los intereses
particulares de cada solicitante.
1.5. Procedimiento de Modificación del Reglamento de Uso
Acorde a lo establecido por el artículo 77 del RMC:
Toda modificación del reglamento de Uso debe someterse a
examinación para su debido registro ante la Oficina.
La modificación no procederá hasta tanto dicha modificación no
se adecúe a los requerimientos establecidos para el Reglamento
de Uso original, artículo 67
La modificación realizada estará sujeta a observaciones de
terceros
Para establecer su aplicación, la modificación propuesta no
generará efectos hasta tanto no se inscriba en el registro –
Oficina.
La modificación puede surgir de la voluntariedad del Titular, o bien a
efectos de subsanar algún defecto alegado a la Marca Comunitaria Colectiva
271
contemplada como un todo, incluyendo el mismo texto del Reglamento de
Uso, como forma de enmendar el defecto señalado.
En el supuesto de voluntariedad de la modificación, es razonable en el
sentido de adecuar la gestión funcional de la marca a los requerimientos de
los integrantes de la asociación y/o los usuarios de ésta, ya que por ser la
Marca Comunitaria Colectiva un instrumento de suma eficacia en la operación
del mercado requiere responder a las necesidades del mismo275.
El reglamento de Uso de la Marca Colectiva de la Unión es un elemento
necesario y condicional para el registro de ésta. Es el cuerpo normativo que
regula las características propias de la marca, si bien debe estar sujeto a
requerimientos objetivos. Debe ser presentado con la solicitud de la marca o
bien dentro de un plazo máximo de dos meses a partir de la presentación de
la solicitud dada su complementariedad y preponderancia en la constitución
de la marca.
El Reglamento de uso debe someterse a la Oficina para su registro por
lo que igualmente se le somete a un examen de cumplimiento de los
requerimientos necesarios para su procedencia en la registración. Las
modificaciones que se le realicen deben asimismo presentarse a la Oficina a
efectos de someterle al mismo proceso de examen que la versión original,
toda vez que la referencia a la ‘mención’ que indica el Reglamento genera una
idea errónea respecto de posibilidad, lo que no es real ya que el titular está
obligado a su presentación ante la Oficina. Esta situación generó una idea de
mera comunicación respecto de poner en conocimiento de la Oficina que el
reglamento de uso ha sido modificado, lo que tampoco se apega a la realidad,
ya que será necesaria la presentación de la propuesta de reglamento con las
modificaciones realizadas con el objeto de que, una vez verificada su
adecuación a la normativa misma a que se sometió el Reglamento original, se
275 Largo Gil, “Marcas Comunitarias Colectivas”, 2000, Op. Cit, p. 700.
272
pueda registrar; y será sólo a partir de aquí que el Reglamento actualizado
genere sus efectos.
Este Reglamento no sólo es necesario, es un presupuesto para el
registro de la marca comunitaria colectiva, siendo la herramienta mediante la
cual se puede subsanar cualquier contravención tanto de sí mismo como
contenida en la solicitud. Basta con que el titular de la marca rectifique
mediante la modificación o la incorporación de una norma en este cuerpo
normativo con esa finalidad para que la contravención de que adolecía, sea la
solicitud o el reglamento original o bien una modificación de éste, sea
subsanada.
En este sentido, el reglamento de uso tiene la facultad de poder
subsanar todas aquellas posibles contravenciones que impidan su registro,
sean motivos de desestimación de la solicitud, supuestos de nulidad relativa o
absoluta aplicables a la marca colectiva por remisión a las normas de la marca
comunitaria, contravenciones contenidas en la propia normativa del
reglamento o bien en una propuesta de modificación a éste.
2. Transmisibilidad de la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico-Pública
El Título VIII del RMC N° 207/2009 y del vigente N° 2015/2424, referido
a las normas particulares de aplicación a la Marca Colectiva es omiso
respecto de la posibilidad de transmisión de la marca Colectiva de la Unión.
En la normativa española, la Ley de Marcas en el artículo 62, apartado
4, se establece la negación de ceder la marca colectiva a un tercero, mientras
que en el Reglamento a la Ley de Marca Comunitaria no se hace ninguna
alusión de forma que permita aproximarse a un fundamento jurídico base.
273
Partiendo de la consideración de los presupuestos constitutivos del
Titular de la Marca en cada caso en particular, tendrán que realizarse
valoraciones diferentes. En el supuesto de una Marca Comunitaria Colectiva
asociativa la cesión de la Marca podría darse por acuerdo estatutario de la
persona jurídica, si así lo permite la ley que le regula como tal. Sin embargo
se deben tomar en consideración los requerimientos para la autorización de
los usuarios de la marca, ya que como se indicó en líneas anteriores, es
práctica común que las Asociaciones Titulares condicionen el uso de la Marca
a ser miembro de la misma. De ser éste el supuesto, la cesión de la marca
implicaría una causal de caducidad por no uso, lo que imposibilitaría la cesión.
En el supuesto de que la titularidad de la Marca corresponda a un ente
de Derecho Público, las condiciones de una cesión variarían de conformidad
con los alcances y efectos que puedan generar.
Si la cesión se genera por variaciones competenciales en razón de la
materia, no se generaría mayor alteración en el uso y efectividad de la Marca.
En el supuesto de que por una reorganización administrativa funcional un ente
deje de ser competente para gestionar la titularidad de una marca específica,
y asuma la titularidad otro, en el tanto continúe en el ejercicio de las funciones
atribuidas al titular original y no genere ninguna causal de nulidad o
caducidad, no se evidencia mayor problemática en la procedencia de la
cesión.
Cabe destacar que la conclusión indicada se corresponde únicamente
al supuesto de la transmisión de la Titularidad en una Marca Comunitaria
Colectiva de ente público, no para la condición de usuarios o la cesión de sus
derechos a un tercero.
274
3. Nulidad
Al analizar el Proceso de Registro de una Marca Colectiva se abarcaron
las causas de nulidad que le aplican por ser parte del régimen marcario,
aquellas causas de nulidad establecidas por el RMC ordinaria. Es este acápite
se procederá al análisis de las causales propias de las Marcas Comunitarias
Colectivas establecidas así en el Título VIII del RMC.
3.4. Supuestos
En atención a los supuestos particulares y específicos referidos a la
declaratoria de nulidad de la MCC, se tiene que proceder la nulidad solicitada
para una MC de la U de TJP bajo los mismos supuestos, sea por solicitud
presentada ante la Oficina, o bien por acción de reconvención por violación de
una marca ante los Tribunales, el fundamento es que la MCC haya sido
registrada contraviniendo los requerimientos del artículo 68 –supuestos de
desestimación de la solicitud-.
Bajo este supuesto se pueden establecer las siguientes causales:
Haber solicitado como Marca Colectiva algo que no era una
Marca Colectiva;
Que el solicitante no reúna los requerimientos establecidos para
ello;
La Ausencia de Reglamento de Uso, lo que implicaría que la
Oficina hubiese incurrido en falta al obviar este requisito base en
el examen que realiza;
Que la Marca induzca a error sobre el carácter de Marca
Comunitaria para el que fue registrada;
Que el contenido del Reglamento de Uso:
o Establece lagunas sobre el contenido mínimo estipulado
275
o Que sea contrario al Orden Público o las Buenas
Costumbres
Ante la alegación de un supuesto de los enumerados, no se estaría
analizando ni cuestionando el proceso administrativo realizado por la Oficina,
sino la validez del derecho que se le atribuye al solicitante o titular de la Marca
Comunitaria Colectiva276.
Es menester citar el comentario que realiza Largo Gil al referirse a la
causal del apartado 2., del artículo 68 respecto del riesgo de error que pueda
generar la Marca, ya que en sus palabras:
“… es una manifestación del ánimo de ciertas delegaciones nacionales opuestas a que se infiltrara en el RMC cualquier indicio que recordara a las marcas de garantía; de aquí que el signo en cuestión pueda provocar en la mente del público una representación equivocada en el sentido de que se trate de un indicativo diferente a una marca colectiva (como, por ejemplo, una marca individual, una marca de grupo, una marca de garantía, una denominación de origen, una indicación de procedencia, etc…”277
Se ha evidenciado a través del análisis de los diferentes registros que
esta voluntariedad del legislador comunitario no se ha respetado a nivel
práctico, puesto que el Reglamento de Uso de un número considerable de las
Marcas Colectivas debidamente registradas analizadas indican expresamente
que es una marca de garantía o de certificación con pleno ejercicio de las
facultades que otorga el registro.
La Oficina trata de aclarar el alcance del carácter engañoso con
relación a la naturaleza de la Marca en cuestión, así indica que ésta puede
inducir a error “… si da la impresión de que está disponible para el uso de
cualquiera que pueda satisfacer ciertas características objetivas…”278, lo que
no termina de lograr la claridad pretendida por dicha oficina sobre la
interpretación del carácter engañoso de la Marca Colectiva. 276 Varela Sanz, Mario. “Marcas Colectivas y Marcas de Garantía”, Op.Cit., p. 1113. 277 Largo Gil, Rita, Las Marcas Colectivas…, Op. Cit., p. 685. 278 OAMI, Directrices relativas…., Op.Cit., p.78.
276
En general, y tratando de realizar un acercamiento a la calificación de
“engañoso” sobre el signo distintivo que pretenda configurar una marca, se
indica que será aquel que contenga una indicación objetiva de las
características de los bienes que sea contraria a la lista de los productos o
servicios que se desea inscribir en el registro279, en virtud de que existe una
relación entre el carácter descriptivo y engañoso de la marca, siendo el primer
elemento base del segundo. Tómese en consideración la delimitación de la
terminología utilizada, pues no se contemplaría desde esta óptica como
“engañosa” una marca que siendo colectiva, realice una función en el
mercado de garantía, calidad o certificación.
Para coadyuvar en la comprensión del efecto “engañoso” se debe
precisar respecto de quien se calificará así, por lo que doctrinariamente se
conceptualiza que es respecto del “consumidor medio” el cual es un
consumidor normalmente informado y razonable, atento y perspicaz;
considerando que el consumidor percibe la marca como un todo. El nivel de
atención del consumidor se entiende que puede variar en función de la
categoría de los productos o servicios contemplada280, he ahí la trascendencia
de comprender el parámetro para determinar la calificación de “engañoso”, del
signo.
3.2. Subsanación
Reforzando el papel preponderante que desarrolla el Reglamento de
Uso en la Marca Comunitaria Colectiva, el artículo 74 indica que el medio para
subsanar será mediante una modificación al Reglamento de Uso registrado
279 Martínez Gutiérrez, A, La marca engañosa, Civitas, Madrid, 2002; citado por Mora González, Jesús Iván, La protección Penal del Derecho de Marca: Caminando hacia el Monólogo, Universidad de Castilla-La Mancha, 2012, p. 97. 280 Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2004, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Núm. 685, Setiembre-octubre 2004, p. 4.
277
que permita la adecuación de éste a Derecho, enmendando la causal de
nulidad determinada.
4. Caducidad
Al igual que para el análisis de la nulidad realizado en el apartado
precedente, en el estudio del proceso de registro de una Marca Comunitaria
Colectiva se abarcó las causas de caducidad generales al régimen marcario
comunitario, artículo 73. En este acápite se procederá al análisis de las
causales de caducidad propias de las Marcas Colectivas establecidas así en
el Título VIII del RMC, y concretamente aquellas cuya titularidad corresponda
a un ente de derecho público.
4.1. Supuestos
Se incurrirá en una causal de caducidad bajo los siguientes supuestos,
enunciados en el artículo 73 del RMC:
Incumplimiento de las condiciones de uso previstas en el
Reglamento de Uso, conjuntamente con una inactividad por
parte del Titular de la MC, en pro de impedir este uso
inadecuado;
Una segunda causal refiere al uso inadecuado realizado por el
Titular, posibilitando inducir al público a error sobre el carácter o
significado de la marca, sea que genere la posibilidad de
considerarse a ésta como algo diferente de una marca
comunitaria;
Cuando una modificación al Reglamento de Uso haya tenido
acceso al Registro y ésta sea contradictoria a las estipulaciones
que establece el RMC para su contenido.
278
La causal determinada en el primer apartado hace referencia al uso
inadecuado de la Marca. Dicha causal se materializaría bajo el supuesto por
el cual el Titular no realiza la función llamada a desempeñar, sea ésta la
función de verificación y control del uso de la Marca Colectiva de la Unión por
las personas habilitadas y bajo las condiciones que estipula el Reglamente de
Uso específico.
En el segundo apartado se realizan dos observaciones:
Respecto del uso del Titular, no sería aplicable en
base el régimen específico de la Marca, ya que el uso
directo está vedado para el titular, por lo que la única
interpretación posible es la realización inadecuada de
la función que se encuentra llamado a desempeñar,
entendida como la fiscalización y el control sobre el
uso que realizan los legitimados para ello, sean los
usuarios directos.
Considerando que el uso del titular induzca a error
sobre el concepto de la marca colectiva como algo
diferente de ésta; se ratifica la tesis que se expresa en
el sentido de la interpretación romántica del concepto
propio de la Marca Colectiva en contraposición con la
marca ordinaria; ya que a partir del análisis funcional
que realiza en el ámbito económico, la Marca Colectiva
comprende la función de garantía y de certificación de
conformidad con un análisis puntual del Reglamento
de Uso del registro que se trate, lo que se constata tan
solo por la cualidad de la titularidad.
279
4.2. Subsanación
En el mismo sentido que aplica para la subsanación de la nulidad
alegada, el RMC en su título VIII establece que mediante una modificación al
Reglamento de Uso de la marca específica –sea mediante eliminación de las
cláusulas específicas que son contrarias o bien se proceda a una adecuación
de éstas a los requerimientos de derecho-, se puede enmendar la causal de
caducidad establecida en el inciso c) del artículo 73.
5. Extinción
Del análisis del título VIII que regula en forma específica las normas
atinentes a las particularidades de la Marca Comunitaria Colectiva, no se
determinan de forma expresa los supuestos de extinción del Registro o del
derecho que éste otorga, salvo por las causales de caducidad o nulidad. Si
bien las posibilidades de que la marca se extinga se sobreentienden por la
normativa misma, considerando que es esencial que dicha marca no genere
en el público una idea equívoca sobre su carácter o el significado de la misma,
dando la impresión de ser algo distinto a un marca colectiva (artículos 68, 73,
inc. b) y 74). 281
281 Es importante hacer notar que la Marca Comunitaria Colectiva en virtud de ser objeto de aplicación de la normativa general del Reglamento 207/2009, sobre Marca Comunitaria, es punto del análisis de riesgo de Confusión y de Asociación, sin embargo por exceder el tema de estudio en cuanto a éste ámbito se remite a Barbero Checa, José Luis, “Criterios de la OEPM para la comparación de las marcas. El Riesgo de confusión en la comparación de marcas”. Grupo Español de la AIPPI. XXIV Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual, N° 42, 2009, sobre el riesgo de Confusión en la Comparación de Marcas.
280
5.1. No renovación
Partiendo del concepto de extinción como vencimiento282; el artículo 46
del RMC referido a la vigencia, renovación, modificación y división de la marca
comunitaria, establece que la vigencia del registro de la marca será de 10
años a partir de la fecha de presentación asignada. Con la posibilidad de
renovarse por periodos iguales.
Asimismo, esta renovación requiere una petición expresa por parte del
titular ante la Oficina, con el pago de las tasas correspondientes, una vez
realizado el proceso de petición y presentación en el periodo que
expresamente regula el artículo 47 del RMC:
“…1. El registro de la marca comunitaria se renovará a petición del titular de la marca o de toda persona expresamente autorizada por él, con tal de que se hayan pagado las tasas. 2. La Oficina informará al titular de la marca comunitaria y a todo titular de un derecho registrado sobre la marca comunitaria acerca de la expiración del registro, con tiempo suficiente antes de dicha expiración. La Oficina no incurrirá en responsabilidad alguna por la ausencia de dicha información. 3. La solicitud de renovación deberá presentarse en un plazo de seis meses que expirará el último día del mes en cuyo transcurso termine el período de protección. En ese plazo deberán también abonarse las tasas. A falta de ello, la solicitud podrá presentarse todavía y las tasas abonarse en un plazo adicional de seis meses que comenzará a contar el día siguiente al día al que se refiere la primera frase, todo ello condicionado al pago de un recargo en el Curso de dicho plazo adicional. 4. Si la solicitud se presentare o las tasas se abonaren únicamente para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada la marca comunitaria, el registro solo se renovará para los productos o los servicios de que se trate. 5. La renovación surtirá efecto el día siguiente al de la fecha de expiración del registro. La renovación será registrada. Nulidad, Caducidad, o no renovación…”
Por su parte el Reglamento de Ejecución en su regla 29 establece que
la Oficina comunicará al menos con 6 meses de antelación a la fecha de
282 Extinguir: Dicho de un plazo o de un derecho: acabarse o vencer. Diccionario de Lengua Española.
281
expiración al titular dicha situación; la regla siguiente determina los requisitos
de la solicitud de renovación.
De no proceder bajo estas circunstancias, la Oficina cancelará el
registro extinguiéndose los derechos otorgados por éste.
5.2. Nulidad
Si argumentada una causal de nulidad, habiendo sido declarada ésta
con lugar, no se subsana por los medios oportunos para ello, se declarará la
nulidad. Debiendo cancelarse el registro correspondiente, sea por el proceso
ante la Oficina o bien que los tribunales así lo hayan declarado y ordenado a
este ente.
5.3. Caducidad
Bajo el mismo supuesto de la nulidad, al declararse con lugar una
causal alegada de caducidad de la marca comunitaria colectiva registrada, y
sin posibilidad de subsanarse se declarará la cancelación del registro en sede
administrativa o bien por mandato judicial.
5.4. Renuncia
Procedería sólo si el titular así lo solicita. Sin embargo y tomando en
consideración lo que estipula la regla 36 del reglamento de ejecución, para
que proceda la renuncia debe existir el consentimiento previo por parte de
terceros con derechos sobre la marca, lo que implica que los usuarios
habilitados para su uso deberían estar anuentes con los efectos de la renuncia
del Titular al registro de la Marca, lo que a todas luces se complica para el
supuesto de la Marca Colectiva de Titularidad Pública, pues sería procedente
bajo el supuesto de que no exista ningún autorizado para el uso, de lo
282
contrario no se ajustaría a la realidad práctica, ya que sólo este supuesto
daría pie a la cancelación por falta de uso de la misma.
5.5. Estipulaciones del Reglamento de Uso
En reconocimiento al papel relevante y normativo que realiza el
Reglamento de Uso en el registro de la Marca Colectiva de la Unión y su
utilización, puede darse la hipótesis de que éste contenga una estipulación en
sentido de establecer una causal de extinción. En el caso de darse
condiciones específicas dentro del contenido negocial que el titular puede
realizar, en el entendido de que no puede contrariar el Orden Público o las
buenas costumbres.
283
CAPÍTULO IV.
DELIMITACIÓN DE LA MARCA COLECTIVA DE LA UNION DE TITULARIDAD JURÍDICO-PÚBLICA RESPECTO DE OTRAS FIGURAS AFINES
La Marca Comunitaria Colectiva es un signo distintivo con
características propias que la diferencian de la marca individual pese a que
complementariamente se le aplique su normativa. Igualmente tiene
características propias que la diferencian de otros derechos de propiedad
industrial como la marca de certificación o la marca de garantía, así como de
la indicación de procedencia o la denominación de origen, los cuales si bien
contienen similitudes otorgan derechos diferentes. Asimismo se debe hacer la
diferenciación entre una Marca Colectiva y la copropiedad de una Marca
Individual, ya que la primera hace alusión al uso en forma colectiva de ésta,
siendo su titular una entidad única283.
En doctrina se aprecia una ambigüedad en la terminología a emplear
respecto de las denominaciones de origen, indicaciones geográficas o bien las
denominaciones geográficas, lo que es claro es que las denominaciones
geográficas protegidas constituyen un sistema de protección284 que tiene
como característica principal el reconocimiento de un derecho de exclusiva a
favor de la agrupación de empresarios interesados en dicha denominación,
siendo objeto de especial aprecio por terceros países que encuentran en esta
estructura de protección una forma óptima de proteger sus denominaciones
más allá de las fronteras.
283 Bessa Monteiro, César, Marca de Base e Marca Colectiva. Direito Industrial, Vol. 1., Facultad de Direito Portuguesa de Direito Intelectual, Almedina, Coimbra, 2001, p. 340. 284 Martínez Gutiérrez, Ángel, “De nuevo sobre los conflictos entre Denominaciones Geográficas Protegidas y Marcas de Empresa. ¿Una convención pacífica? (a propósito el caso Bavaria)”, ADI 30 (2009-2010) pp. 621-642.
284
I. DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRAFICAS
La Marca Comunitaria Colectiva goza de ciertas características que le
pueden facilitar entrar en conflicto con otros derechos cuya similitud puede
perjudicar la impresión de la misma como marca colectiva, aunado a que
dispone de la posibilidad de ser constituida únicamente por una indicación de
procedencia o denominación de origen, lo que generó algunas reservas en las
discusiones de análisis del reglamento sobre Marca Comunitaria. Se analizan
en este apartado la indicación geográfica y la denominación de origen entre
otros signos distintivos que se encuentran regulados y reconocidos en la
Unión Europea.
En la interrelación entre estos distintivos y la marca el Tribunal
Supremo285 se ha pronunciado en el sentido de que cuando una
denominación social ha sido usada como marca se debe ordenar el cese de
dicha utilización, pero no la modificación de la denominación social, siendo
que en tanto se use como tal no existirá conflicto con las marcas y podrán
convivir pacíficamente. Si bien, estudiosos de la materia argumentan que existe una “ósmosis
operativa”286 entre marcas y denominaciones geográficas, ya que, debido al
gran número de similitudes no existe una clara frontera entre ambas figuras en
el ordenamiento jurídico europeo. Se insiste en la diversidad de instrumentos
creados por el Derecho Público como lo son las especialidades tradicionales
garantizadas o labels de calidad y figuras de Derecho de marcas, como la
285 García Vidal, Ángel, “España: El Tribunal Supremo se pronuncia de nuevo sobre le conflicto entre marca y denominaciones sociales, con posterioridad a la debatida Sentencia Céline del Tribunal de Justicia”, ADI 30 (2009-2010) VII Noticias, 1099-1144. 286 Guillem Carrau, Javier, “El debate sobre complementariedades entre marcas y denominaciones geográficas en el Libro Verde de calidad agroalimentaria de la Comisión Europea”. Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor, Marcial Pons, Vol. 30, 2009-2010, p. 315.
285
marca colectiva. Tómese en consideración que la producción de los productos
agrícolas y alimenticios ocupa un lugar preponderante en la economía de la
Unión Europea, los cuales gozan de tres modalidades de protección
específicas: las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y las
especialidades tradicionales, cuyas relaciones son complejas respecto a las
fuentes normativas, tanto de índole comunitaria –base del sistema-, como
estatal y de las Comunidades Autónomas, en aspectos de desarrollo como de
ejecución y control287, lo que puede generar dificultades para la coexistencia y
delimitación de dichos institutos.
1. Conceptualización
En consecuencia con el considerando tercero del Reglamento288 sobre
regímenes de calidad de productos agrícolas y alimenticios, respecto de las
indicaciones geográficas y denominaciones de origen, éste determina que los
consumidores en la Comunidad Europea cada vez dedican más atención a la
calidad que a la cantidad de los productos de alimentación, identificando los
productos con el origen geográfico de procedencia, es por lo que resulta
necesario la determinación conceptual de los institutos en análisis.
Son una serie de variables las que protagonizan las indicaciones
geográficas. A juicio de Ángel Martínez Gutiérrez289 pueden darse múltiples
nexos entre las variables de la indicación geográfica y el territorio referido por
ésta con respecto a la mayor o menor vinculación entre ambas. El lugar
designado puede referirse a la zona de extracción, cultivo, elaboración o
fabricación del producto, el cual por efecto de los componentes climáticos y
humanos, podrían determinar caracteres específicos del producto que lo
287 Gómara Hernández, José, “Denominaciones de Origen”, en Memento Experto, Obra colectiva. Ediciones Fabris Lefebvre, 2012, p. 206. 288 El Reglamento (CE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. 289 Martínez Gutiérrez, Angel., “De nuevo sobre los conflictos entre denominaciones geográficas protegidas y marcas de empresa. ¿Una convivencia pacífica? (A propósito del caso Bavaria)”. Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor, Marcias Pons, Vol. 30, 2010-2011., p. 260.
286
diferencian respecto de los otros de su mismo género. Desde la óptica de la
normativa comunitaria el grado de intensidad existente entre el origen
geográfico del producto y sus características particulares genera la triple
tipología de las denominaciones geográficas descriptivas: “…Denominaciones
de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas y meras Indicaciones de
Procedencia…”
El presente análisis se abocará a las Denominaciones de Origen e
Indicaciones Geográficas, por ser reconocidas a nivel comunitario.
1.1. Denominación de Origen
Conformará una Denominación de origen el nombre de una región, de
un lugar determinado o, en casos de excepción, el nombre de un país; que
sirva para designar un producto agrícola o un producto alimenticio, bajo las
siguientes circunstancias:
o Que dicho producto sea originario de la región, del lugar o
del país
o Que la calidad o características del producto se deban
fundamente o exclusivamente al:
medio geográfico, considerando
factores naturales y
factores humanos
o Que la producción, transformación y elaboración se
realicen en la zona geográfica delimitada.
Para Ángel Medina González290, “la Denominación de Origen es un tipo
especial de indicación geográfica, consistente en un nombre geográfico o una
designación tradicional, utilizada para productos que poseen cualidades o
290 Medina González, Miguel Ángel, “Denominaciones de Origen, Indicación Geográfica y Marcas: Delimitaciones e interferencias”, Grupo Español de la AIPPI. XXVI Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual, N° 44, 2012, p. 117.
287
características específicas que cabe atribuir principalmente al entorno
geográfico de producción, incluyendo los factores naturales o humanos”.
Mediante la Denominación de Origen se establece la garantía de las
dos principales funciones encomendadas, la diferenciación de unos productos
de un origen determinado respecto de otros de origen geográfico diverso, y la
garantía de una determinada calidad derivada de esa procedencia. Así lo
establece Martínez Gutiérrez al indicar que “el público en general, los
consumidores, entiende, consideran a las DO como parámetros expresivos
del origen y de la calidad de determinados productos y estas DO precisan de
la adecuada protección legal impidiéndose la utilización de denominaciones
sociales de indicaciones geográficas que causen o generen dicha
confusión”291.
En este sentido se ha pronunciado el Tribunal General de la UE,
concretamente respecto del registro de una marca de vinos que incluyan una
indicación geográfica. Dicho Tribunal establece que las marcas de vinos que
incluyan una indicación geográfica que identifique vinos, o las marcas de
bebidas espirituosas que contengan o consistan en una indicación geográfica
que identifique las bebidas espirituosas, cuando dichos vinos o bebidas no
tengan dicho origen, serán denegadas292. Por lo tanto estos nombres
geográficos no podrán ser utilizados en aquellas marcas cuyos vinos no
tengan el respectivo origen geográfico. De ahí la prohibición de la utilización
de terminología como “tipo” en referencia a un producto que pretende
beneficiarse de una indicación geográfica.
291 Martínez Gutiérrez, Ángel “La Dimensión evocativa de las Denominaciones Geográficas protegidas e España y la UE, (A propósito de los casos “Jabugo” y “Parmesano”)”, ADI 29 (2008-2009), p. 882. 292 Maroño Gallardo, María del Mar, “Unión Europea: Tribunal General de la UE se pronuncia sobre la prohibición del RMC de regstrar marcas de vinos que incluyan o consistan en una indicación geográfica que identifique vinos”, ADI 30 (2009-2010, 1099-1144, p. 1117.
288
1.2. Indicación Geográfica
En sentido amplio, la indicación geográfica es un signo cuya finalidad
obedece a la identificación de productos que tienen relación con un lugar
geográfico concreto del que se deriva alguna característica suya que le hace
cualitativamente diferente de otros productos de la misma naturaleza.
Una Indicación Geográfica es el signo que identifica un determinado
lugar en la tierra, un pueblo, una región o un país, ubicando espacialmente a
las personas y a las cosas, implementándolo como elemento individualizador
de productos en el mercado global. Al respecto se reconocen dos tipos de IG:
las directas, que hacen referencia a un nombre geográfico siendo un signo
distintivo; y las indirectas, que responden a la referencia o permiten ser
asociadas a una determinada zona geográfica para la descripción de un
producto. Los intereses protegidos abocan a los consumidores contra el uso
engañoso de indicaciones geográficas y al de los titulares de la reputación
colectiva de dichas indicaciones, contra las representaciones falsas que dan
lugar a la apropiación indebida de la reputación293.
Será el nombre de una región determinada, un lugar o
excepcionalmente un país, el que sirva para designar un producto agrícola o
un producto alimentario bajo las siguientes condiciones:
o Originario de dicha región, lugar determinado o país;
o Que posea una cualidad determinada, reputación u otra
característica que pueda atribuirse a dicho origen
geográfico;
o Cuya producción, transformación o elaboración se realicen
en la zona geográfica delimitada.
Así las cosas, comparativamente: 293 González Medina, M., “Problemática y situaciones jurídicas en torno a la Marca de Ciudad”, Op cit., p. 200.
289
Similitudes y diferencias Denominación de Origen Indicación Geográfica Producto originario del lugar Producto originario del lugar Que tengan con relación al área
Fundamental o exclusivamente
calidad o características con factores naturales y
humanos
Tenga alguna de las tres opciones: cualidad reputación u otra característica
Que las tres fases se den en la zona delimitada:
Producción Transformación Elaboración
Que alguna de las tres fases se dé en la zona delimitada:
Producción Transformación Elaboración
Requerimiento respecto a la vinculación con el origen geográfico Mayor grado de exigencia Menor grado de exigencia
Cuadro 2: Comparativo Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas
2. Titularidad y particularidades
Los legitimados para solicitar o tramitar una denominación de origen o
indicación geográfica, acorde a las características indicadas en el parágrafo
precedente serán las agrupaciones, entendidas éstas como:
“… toda organización, sea cual sea su forma jurídica o su composición, de productores o de transformadores interesados en el mismo producto agrícola o en el mismo producto alimenticio. Otras partes interesadas podrán formar parte de la agrupación. Una persona física o jurídica podrá ser considerada como agrupación de conformidad con las normas detalladas a que se refiere el artículo 16, letra c).”294
Respecto de la titularidad, si bien es más genérica y por tanto se podría
considerar más abierta, la determinación que se realiza para estos institutos
frente a las MCC no se excluye en forma expresa a las entidades de derecho
público, por lo que se entenderían legitimadas para solicitar un registro de
294 Artículo 5 del Reglamento 510/2006.
290
este tipo. Tómese en consideración la sensible enumeración de Consejos
Reguladores que son Titulares de una DO.
Particularmente, no existe limitación para que una IG o DO se registre
posteriormente como MCC, ya que esta última no puede limitar los derechos
del legitimado para usar una procedencia geográfica, el apartado 2, del
artículo 66 así lo establece. De acuerdo al análisis de las Marcas Colectivas
existe un número considerable de Marcas Comunitarias Colectivas con un
antecedente en una IG o una DO295, reforzando la protección obtenida296.
3.Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de las Denominaciones de Origen y las
Indicaciones Geográficas se determina por el artículo 1 del Reglamento CE n°
510/2006; el cual indica que la aplicación de ambos institutos se circunscribe a
los productos destinados a la alimentación humana, excluyendo en forma
expresa a los productos del sector vitivinícola –salvo vinos- y a las bebidas
espirituosas297. Bajo el supuesto de que éstos tienen un vínculo entre sus
características esenciales y su origen geográfico.
295 Turrón de Alicante, Turrón de Jijona, Cítricos de Valencia, Rioja Consejo Regulador, Alfajor de Medina Sidonia, Regione del Venetto, Fior Di Latte, Parma, entre otros. 296 Gómez Lozano, María del Mar., Denominaciones de Origen y otras Indicaciones Geográficas. Thompson Aranzadi, Navarra, 2004, p. 111. 297 Párrafo segundo del artículo en estudio.
291
Anexos Anexo I Anexo II
Productos alimenticios a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 1 — Cerveza. — Bebidas a base de extractos de
plantas. — Productos de panadería,
pastelería, repostería o galletería. — Gomas y resinas naturales. — Pasta de mostaza. — Pastas alimenticias.
Productos agrícolas a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 1 — Heno. — Aceites esenciales. — Corcho. — Cochinilla (producto bruto de
origen animal). — Flores y plantas ornamentales. — Lana. — Mimbre. — Lino espadillado.
En el ámbito de aplicación las MCC en general y por tanto las MC de la
U de TJP, es evidente una deficiencia sensible respecto de ambos institutos.
El de análisis se reserva únicamente para productos alimentarios mientras
que la MCC no tiene ninguna limitación respecto de los productos o servicios
que puede proteger.
Si bien las IGP que se encuentran reconocidas en la Comunidad
Europea es un número considerable para la lista de productos que se
enumeran en los anexos del Reglamento 510/2006.
4. Procedimiento de Registro
Como cualquier proceso de registro, para iniciar la gestión de registro
debe realizarse a través de una solicitud, dicha solicitud debe contener una
serie de elementos esenciales para iniciar el proceso:
el nombre y la dirección de la agrupación solicitante;
el pliego de condiciones;
un documento único donde figuren:
o los elementos principales del pliego de condiciones y;
292
o una descripción del vínculo del producto con el medio
geográfico de procedencia.
La solicitud se presenta ante el Estado miembro en cuyo territorio se
encuentra la zona geográfica. Este examina e inicia un procedimiento
nacional de oposición, garantizando una publicidad adecuada y concediendo
un plazo durante el cual cualquier persona física o jurídica que tenga un
interés legítimo y esté establecida o resida en su territorio, pueda oponerse a
la solicitud.
Si el Estado miembro considera que la solicitud es aceptable, remitirá a
la Comisión el documento único, junto con una declaración en la que se
indicará que se cumplen todas las condiciones necesarias.
Pliego de condiciones
Para tener derecho a una DOP o a una IGP, un producto agrícola o
alimenticio debe ajustarse a un pliego de condiciones que debe incluir los
siguientes elementos:
el nombre con la denominación de origen o la indicación
geográfica;
la descripción del producto y las principales características
físicas, químicas, microbiológicas u organolépticas298;
la delimitación de la zona geográfica;
los elementos que prueban que el producto es originario de
esa zona geográfica;
los elementos que justifican el vínculo entre el producto y el
medio geográfico;
la descripción del método de obtención del producto y, en su
caso, los métodos locales, cabales y constantes, así como
298 Por características organolépticas se debe entender todas aquellas descripciones de las características físicas que tiene la materia en general, según las pueden percibir los sentidos, por ejemplo su sabor, textura, olor, color.
293
información sobre el envasado realizado en la zona
geográfica delimitada para salvaguardar la calidad o
garantizar el origen o asegurar el control;
el nombre y la dirección de las autoridades u organismos
encargados de verificar el cumplimiento de lo indicado en el
pliego de condiciones;
cualquier norma específica de etiquetado para el producto en
cuestión;
los posibles requisitos que deban cumplirse en virtud de
disposiciones comunitarias o nacionales.
En términos generales, el pliego de condiciones debe contener
detalladamente las condiciones de producción, elaboración y transformación
que debe respetar el producto, las características que debe tener éste, tanto
como el vínculo con el lugar geográfico específico y muy especialmente, los
aspectos que lo hacen único. Cabe descartar la relevancia de los
procedimientos de inspección y control de cumplimiento del pliego de
condiciones a efectos de asegurar la trazabilidad del producto y el órgano
encargado de ello299.
Examen de la Comisión
La Comisión comprueba que la solicitud está justificada y que cumple
todas las condiciones necesarias. Esta comprobación debería tener lugar en
un plazo de doce meses. Cada mes, la Comisión publica la lista de
denominaciones objeto de una solicitud. Si se cumplen las condiciones, se
publica en el Diario Oficial de la Unión Europea (DO) el documento único y la
referencia de la publicación del pliego de condiciones. En caso contrario, la
Comisión desestimará la solicitud de registro.
Se observan diferencias sensibles entre ambos sistemas de registro, ya
que si bien el registro logrado luego del proceso del instituto que se analiza
tiene el mismo alcance unitario, la MCC de TJP, tan sólo podría tener una fase 299 Medina González, A, Op. Cit., p. 120.
294
nacional al presentar la solicitud, ya que el proceso de registro lo realiza la O
Oficina, incluyendo el proceso de oposición.
Destacable por las similitudes en cuanto a la función que desempeñan
ambos, guardando las distancias del caso, es el pliego de condiciones
respecto del Reglamento de Uso de la MCC. Para ambos se determina
reglamentariamente un contenido mínimo que permite puntualizar o
instrumentalizar la función del instituto a que responden.
159
1108
5426 168
984
6 14 1 46832
334
1 1 6
885
1
250
631 1 8
809
3 9 18 3 2 2027
222
873590
7
1051
173
0
200
400
600
800
1000
1200
Indicaciones Geográficas Protegidas en CETotal 4742
Cuadro 3: Indicaciones Geográficas Protegidas Fuente: 1. Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 2. Council Regulation (EC) No 510/2006 of 20 March 2006 3. Council Regulation (EC) No 479/2008 of 29 April 2008 4. Agreement between South Africa and the EC on trade in wine 5. Agreement between Switzerland and the EC on trade in wine and spirits 6. Agreement between Canada and the EC on trade in wine and spirit drinks 7. Agreement between Australia and the EC on trade in wine 8. Agreement between Chile and the EC on trade in wine and spirit drinks
295
5. Representación gráfica
Los productos que se ajusten al pliego de condiciones correspondiente
deberán portar el signo identificativo de la DO o IG en el etiquetado de dichos
productos. Como lo determina el anexo V del Reglamento CE 1898/2006;
tanto en su forma gráfica como denominativa.
En la interrelación entre Marca Colectiva y Denominaciones geográficas
se ha llegado a la conclusión de que no es que la marca trate de aprovechar
el prestigio o reputación de la denominación. Lo que se trata de evitar es que
la reputación y el renombre de que goza la marca, con el registro de la
denominación geográfica puedan provocar que el consumidor adquiera el
producto designado por la DO, cuando en realidad desee adquirir el producto
de la marca. El error que se pretende atacar es el inducir al consumidor a
error sobre la verdadera identidad del producto300.
II. ESPECIALIDADES TRADICIONALES GARANTIZADAS
1. Ámbito de Aplicación301
Acorde con el considerando cinco del Reglamento que le norma, para
realizar una aproximación del objeto que se estudia es necesario uniformar la
definición de las características específicas e introducir una conceptualización
del término tradicional para la producción, fabricación y distribución de los
productos agrícolas y alimenticios.
300 Maroño Gargallo, María del Mar, “La protección de las indicaciones geográficas”, ADI 29 (2008-2009), pp. 727-742. 301 Reglamento CE n° 509/2006 del Consejo de 20 de marzo de 2006 sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios.
296
El ámbito de protección lo determina el artículo 1 del Reglamento, ya
que establece la regulación que norma el proceso de reconocimiento de una
especialidad tradicional garantizada conforme a los productos establecidos en
los anexos I del Tratado, y I del Reglamento, ambos puntualizados en el
siguiente cuadro, y referidos a los mismos que se regulan para las IG y las
DO, sean estos productos agrícolas o alimenticios.
297
ANEXO I Reglamento 509/2006 Productos alimenticios a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra b)
— cerveza,
— chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao,
— productos de confitería, panadería, panadería fina, pastelería y galletería,
— pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas,
— platos precocinados,
— salsas sazonadoras preparadas,
— sopas o caldos,
— bebidas a base de extractos de plantas,
— helados y sorbetes.
ANEXO II Reglamento 1216/2007 1. Productos agrícolas destinados al consumo humano enumerados en el anexo I del Tratado CE
— Clase 1.1. Carne fresca (y despojos)
— Clase 1.2. Productos cárnicos (cocidos, en salazón, ahumados, etc.)
— Clase 1.3. Quesos
— Clase 1.4. Otros productos de origen animal (huevos, miel, productos lácteos, salvo la mantequilla, etc.)
— Clase 1.5. Aceites y grasas (mantequilla, margarina, aceite, etc.)
— Clase 1.6. Frutas, hortalizas y cereales frescos o transformados
— Clase 1.7. Pescado, moluscos y crustáceos frescos y productos derivados de ellos
— Clase 1.8. Otros productos del anexo I del Tratado
Cuadro 4: Anexos I y II del Reglamento CE 1216/2007
298
En igual sentido que para las IG y las DO, para el caso de las ETG, la
limitación del ámbito de protección funcional a tan solo los productos
enunciados en el cuadro precedente evidencia, sin duda alguna, una
deficiencia respecto de la instrumentalización de productos y servicios que
permite proteger las MCC en general y por tanto las MCC de TJP.
Lo anterior responde a la finalidad perseguida entre ambos institutos.
2. Titularidad y particularidades
Es menester, a efectos de puntualizar la posible titularidad o
legitimación para optar por una ETG, analizar en forma pormenorizada el
artículo 2 del Reglamento, mismo que establece una serie de definiciones en
donde se indica quién se encuentra facultado para gestionar este instituto.
“.. 1. A efectos del presente Reglamento se entenderá por:
a) «características específicas»: el elemento o conjunto de elementos por los que un producto agrícola o alimenticio se distingue claramente de otros productos agrícolas o alimenticios similares pertenecientes a la misma categoría;
b) «tradicional»: el uso demostrado en el mercado comunitario a lo largo de un período cuya duración suponga la transmisión de una generación a otra; dicha duración debería ser la que normalmente se atribuye a una generación humana, esto es, al menos 25 años;
c) «especialidad tradicional garantizada»: producto agrícola o alimenticio tradicional que se beneficia del reconocimiento por la Comunidad de sus características específicas mediante su registro de acuerdo con el presente Reglamento;
d) «agrupación»: toda organización, cualquiera que sea su forma jurídica o su composición, de productores o de transformadores que trabajen con un mismo producto agrícola o alimenticio.
2. El elemento o conjunto de elementos contemplado en el apartado 1, letra a), podrá referirse a las características intrínsecas del producto, como son las características físicas, químicas, microbiológicas u organolépticas, o al método de producción o elaboración del mismo, o a condiciones específicas que deben prevalecer durante su producción. La presentación de un producto agrícola o alimenticio no se considerará como un elemento en el sentido del apartado 1, letra a). Las características específicas precisadas en el apartado 1, letra a), no podrán limitarse a la
299
composición cualitativa o cuantitativa o a un modo de producción, definidos por la normativa comunitaria o nacional, por normas establecidas por organismos de normalización o por normas voluntarias; no obstante, esta disposición no se aplicará cuando la normativa nacional o la norma de que se trate haya sido establecida para definir la especificidad de un producto.
También podrán formar parte de la agrupación a que se refiere el apartado 1, letra d), otras partes interesadas….”
Respecto de la Titularidad, el inciso d) del apartado 1, transcrito supra
conjuntamente con el último párrafo del apartado 2, determinan la legitimación
para optar a la Titularidad de una ETG. Así las cosas, estará facultado para
gestionar una ETG toda agrupación de productores o transformadores que
trabajen en un mismo producto agrícola o alimenticio, sin embargo abre la
posibilidad, en el párrafo final del artículo, a que otros sujetos interesados
formen parte de esta agrupación.
Considérese que, a diferencia de la MCC, no se requiere ningún
elemento de capacidad obligacional por parte de esta agrupación para figurar
como titular. Esta “informalidad” responde a un mayor acceso a la titularidad
de este tipo de protección.
El inciso c) del apartado 1 comprende las dos definiciones anteriores,
permitiendo aclarar cuál es el objeto que protege la ETG. Así las cosas, la
particularidad referida se aboca al reconocimiento y protección, y en virtud de
ello, incentivo de la producción y/o elaboración de un producto agrícola o
alimenticio.
Concretamente, la indicación “especialidad tradicional garantizada” no
hace referencia al origen propiamente dicho de un producto, sino que su
objetivo es concentrar el peso de la distintividad sobre una composición
tradicional de un producto o un proceso de producción tradicional. Si bien la
MC de la U de TJP tiene grandes diferencias con la ETG, la informalidad de
requerimientos respecto de la legitimación para la titularidad es un elemento
300
que flexibiliza la obtención de este instituto, si bien ambos signos de
distintividad pueden versar sobre la calidad del producto.
3. Procedimiento de Registro
El Registro de las ETG lo lleva la Comisión Europea. Las ETG
reconocidas a escala europea se inscribirán en un registro llevado por la
Comisión. Se repartirán en dos listas, dependiendo de que la utilización del
nombre del producto agrícola o alimenticio esté o no reservada a los
productores que respeten el pliego de condiciones.
Requerimientos para la registración de un producto:
Que se genere a partir de materias primas tradicionales302;
Que sus características respondan a una composición tradicional o
un modo de producción y de transformación tradicional.
Para ser registrado, el nombre deberá satisfacer ciertos elementos:
ser específico en sí mismo;
expresar las características específicas del producto agrícola o
alimenticio.
Solicitud de registro
Los elementos básicos que se requieren para la solicitud serían los
siguientes:
el nombre y la dirección de la agrupación solicitante;
302 Como se indica en el artículo trascrito para efectos de entender el calificativo de tradicional, se asume que el uso sea al menos por 25 años equivalente a un generación humana.
301
el pliego de condiciones303;
el nombre y la dirección de las autoridades u organismos encargados
de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el pliego de condiciones,
junto con sus funciones específicas;
los documentos que justifiquen el carácter específico y tradicional del
producto.
El proceso es semejante al establecido para las DO e IG, ya que tiene
una fase nacional previa a la comunitaria. Se presenta la solicitud ante el
Estado miembro en que esté establecida la agrupación, éste la examinará e
iniciará un procedimiento nacional de oposición, garantizando una publicidad
adecuada y estableciendo un plazo razonable durante el cual cualquier
persona física o jurídica que ostente un interés legítimo y esté establecida o
resida en su territorio, pueda declarar su oposición a la solicitud. Posterior a
ello, se remite a la Comisión la solicitud con todos sus elementos, incluida una
declaración en la que se haga constar que la solicitud cumple todas las
condiciones necesarias.
Pliego de condiciones
Para considerarse la creación de una ETG, los productos agrícolas o
alimenticios que pretenda designar deberán ajustarse a un pliego de
condiciones, que contendrá los elementos siguientes:
el nombre redactado en una o varias lenguas, precisando si la
agrupación solicita el registro con o sin reserva del nombre;
una descripción del producto agrícola o alimenticio que incluya sus
principales características físicas, químicas, microbiológicas u
organolépticas;
303 El pliego de condiciones cumple el mismo papel que su homólogo exigido para las DO y las IG, por tanto aplica el comentario realizado en este parágrafo.
302
la descripción del método de producción que deben seguir los
productores, incluidos, cuando proceda, la naturaleza y las
características de la materia prima o los ingredientes utilizados y el
método de elaboración;
los elementos clave que definan las características específicas del
producto;
los elementos clave que demuestren el carácter tradicional del
producto;
los requisitos mínimos y los procedimientos de control de las
características específicas.
Examen por la Comisión
La Comisión comprobará, en un plazo máximo de 12 meses, que la
solicitud está justificada y que cumple todos los requisitos necesarios. De ser
éste el supuesto, la Comisión hará pública mensualmente la lista de nombres
para los que se haya presentado una solicitud. Si se cumplen las condiciones,
publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea (DO) el nombre y la
dirección de la agrupación solicitante y el pliego de condiciones, así como el
nombre y la dirección de las autoridades u organismos que controlan el
cumplimiento de las disposiciones del pliego de condiciones. En caso
contrario, la Comisión desestimará la solicitud de registro de la ETG.
4. Representación gráfica
Los productos que se ajusten al pliego de condiciones correspondiente
podrán portar el signo identificativo de la ETG en el etiquetado de dichos
productos. Si así lo hicieren deberá figurar en dicho etiquetado el nombre
registrado, acompañado ya sea del símbolo comunitario asignado a este
instituto, o de la indicación “especialidad tradicional garantizada”. Como lo
determina el anexo V del Reglamento CE 1216/2007; tanto en su forma
gráfica como denominativa.
303
La finalidad que se persigue con cada signo distintivo descrito, es
diversa, si bien la ETG, en relación con el principio de especialidad marcario,
se circunscribe únicamente a los productos agrícola o alimenticios, y a la lista
enumerada en cada Reglamento, de por sí bastante delimitada, a nivel
comunitario, resulta compleja la delimitación sobre todo porque responden a
niveles diferentes de participación o injerencia en el mercado.
La especialidad tradicional garantizada responde a la finalidad de
fomentar la diversificación de la producción agrícola con una previsión de
repercusiones positivas a través de la búsqueda de mejorar los ingresos de
los agricultores favoreciendo la economía rural. La Marca Comunitaria
Colectiva asociativa y de entidad pública podría asumir esta función sin
ningún obstáculo que limite, ni por la función ni por los productos o servicios,
su ámbito.
Ambos institutos, asimismo, aumentan el valor comercial de los
productos para los operadores económicos, pues garantizan que sus
características los distingan de otros productos similares.
III. ETIQUETA ECOLOGICA
Se encuentra normada por el Reglamento CE 1980/2000 del
Parlamento Europeo de 17 de julio del 2000, relativo al establecimiento
comunitario de concesión de un signo identificativo que califica a los productos
y servicios que soportan, con características específicas en el área ambiental,
llamado Etiqueta Ecológica.
Conceptualizada en su origen por el Reglamento (CEE) Nº 880/92 del
Consejo, de 23 de marzo de 1992 como un sistema comunitario voluntario de
etiqueta ecológica cuyo objeto fue el “…promover los productos que tengan un
efecto ambiental reducido durante todo su ciclo de vida y proporcionar a los
304
consumidores información exacta, no engañosa y con base científica sobre la
repercusión ambiental de los productos que tengan un efecto ambiental
reducido durante todo su ciclo de vida…”304.
Teniendo claro que la MCC de TJP es más que un signo distintivo, y
atendiendo a la complejidad de elementos que contempla dicha institución
para los usuarios y sus titulares, se diferencia de la Etiqueta Ecológica o
Ecoetiqueta en atención a una serie de elementos tanto objetivos como
subjetivos, a saber:
1. Finalidad de este instituto
El objeto de la Etiqueta Ecológica, obedece a la promoción de
productos que pueden reducir los efectos ambientales adversos en
comparación con otros productos de la misma categoría que no lo ostentan305;
sin embargo nada obsta para que una MCC de TJP no se conforme por una
Ecoetiqueta ya otorgada.
La Etiqueta Ecológica se configura como un signo de distintividad
basado en un enfoque que caracteriza y cualifica a los productos que se
identifican con ella, toda vez que su ámbito responde a hacer de conocimiento
a los consumidores que dichos productos gozan de un potencial para reducir
efectos ambientales negativos frente a otros productos de la misma categoría.
Respecto de la MCC de TJP, ésta tiene un alcance mayor de
proyección ya que no se limita a establecer características referente a la
304 DO L 99 de 11.4.1992, p. 1., consultado en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:237:0001:0012:ES:PDF , en mayo 2012. 305 Considerando seis del Reglamento CE de Concesión de Etiqueta Ecológica 1980/2000.
305
relación del producto o servicio con el medio ambiente; el ámbito la Etiqueta
Ecológica responde a otorgar características específicas de garantía de
calidad del producto o servicio sin quedar reducido a un único elemento que
determine su cualidad como tal.
2. Titularidad y particularidades
Las personas legitimadas para proceder a su solicitud se enumeran en
el artículo sétimo del Reglamento 880/2000, que indica quiénes podrán
realizar la solicitud de atribución de la etiqueta ecológica europea:
El Fabricante
El Importador,
El Prestador de servicios,
El Comerciante o minorista,
Debidamente especificados e identificados en su calidad a la hora de
presentar su solicitud, misma que realiza ante la autoridad competente
designada por el Estado miembro en el cual se fabrique o se comercialice por
primera vez o se importe el producto de un tercer país.
La autoridad designada como competente controlará que el producto se
ajuste a los criterios de la etiqueta ecológica y decidirá sobre la concesión de
la etiqueta en forma razonada; en caso de proceder a su otorgamiento, ésta
entidad celebrará un contrato tipo con el solicitante sobre las condiciones de
utilización de la etiqueta.
Es evidente que las condiciones establecidas para la concesión de la
etiqueta ecológica y su implementación guardan similitud a las establecidas
para la Marca de Garantía (al menos en la legislación española) y su
Reglamento, en virtud de que dicho reglamento, requisito necesario para la
306
procedencia de la solicitud, requiere un informe favorable del órgano
administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o
servicios a que se destine dicha marca. Asimismo se visualiza una semejanza
procedimental, ya que para la concesión de la Etiqueta Ecológica se involucra
el “organismo competente”, siendo incluso su participación más activa que el
dictaminar un mero informe favorable, ya que éste ejercerá el control y la
verificación de que dicho producto o servicio responda a los criterios
requeridos para la concesión de la Ecoetiqueta.
Respecto de la legitimación para solicitar la Etiqueta Ecológica, como
se indicó en líneas anteriores, el legitimado para ello será la autoridad
competente, ya que no sólo otorga el aval sino que verifica la viabilidad de su
otorgamiento, el cual de ser positivo, se procede a otorgar la aceptación para
el solicitante. Este último de lo que goza es de una autorización o concesión
para portar la Ecoetiqueta en sus productos o servicios, materializada a través
de un Contrato elaborado por dicho ente, el cual debe responder a su
conceptualización en el Reglamento306. El contrato en mención se visualiza
como un contrato de adhesión, el cual debe respetarse en forma permanente,
elaborado en forma unilateral por la autoridad competente.
Respecto de la diferencia de la MCC de TJP, como se estableció en los
dos títulos anteriores, la Ecoetiqueta responde a parámetros de una Marca de
Garantía o de Certificación medioambiental ya que implica la certificación de
calidad ambiental de los productos que la ostentan307, respetando las
diferencias conceptuales y jurídicas de cada una de las legislaciones
nacionales que la contemplan. Atendiendo al elemento fáctico de la MCC de 306 Artículo 9, apartado 1, Condiciones de utilización “…1. El organismo competente celebrará un contrato con el solicitante de la etiqueta ecológica sobre las condiciones de utilización. Éstas incluirán disposiciones sobre la retirada de la autorización de utilización de la etiqueta. La autorización se reconsiderará y el contrato se revisará o dará por terminado, según convenga, tras cualquier modificación de los criterios de etiquetado ecológico aplicables a un producto dado. El contrato estipulará que la participación en el sistema se entenderá sin perjuicio de los requisitos ambientales o de otro tipo, nacionales o comunitarios, que puedan ser aplicables a las distintas fases del ciclo de los productos y, en su caso, de los servicios….” 307 Ver Dopazo Fragio, Pilar, El Régmen Jurídico de las Marcas de Calidad Ambiental, Ex Libris ediciones, España, 2009, p. 277.
307
TJP, ésta no es una concesión, guarda ciertos caracteres de similitud y a la
vez tienen diferencias marcadamente sensibles respecto de la incidencia
estatal o pública. Si bien la MCC es registrada por un ente Comunitario, la
Oficina, al igual que la ecoetiqueta se regula por una normativa con carácter
reglamentario y unitario, es el órgano competente del Estado miembro el que
se adjudica de alguna forma la titularidad308, y a través del contrato habilita
una concesión de uso. El usuario habilitado por ambos distintivos, la MCC de
TJP y la Ecoetiqueta, deben responder a una serie de parámetros estipulados
uno por el Reglamento de Uso y otros por las cláusulas que conforman dicho
contrato de concesión.
Ambos distintivos son acompañantes de la marca propia del usuario o
concesionario. La MCC de TJP responde a elementos de garantía de la
calidad o certificación del procedimiento de producción, del método y/o
composición de elaboración del producto o servicio. En este sentido sólo bajo
el primer supuesto, el de garantía de la calidad permite un eventual
acercamiento de ambos institutos, ya que la ecoetiqueta garantiza el
cumplimiento de cánones de calidad, pero referidos a la relación de dicho
producto o servicio con el ambiente y no necesariamente en un papel
preponderante con relación a la distintividad de éstos para con el origen
empresarial, como sí lo es en primera instancia para la MCC de TJP, al menos
en aspectos de posición del mercado frente a productos o servicios similares
de otras empresas en general.
308 El órgano competente nacional, designado así por cada miembro de la Comunidad, a efecto de que la represente en el Comité de etiqueta ecológica de la Unión Europea (CEUE), creado a ese efecto por la Comisión; establecido así conforme al artículo 14 en su apartado 1.
308
3. Ámbito de aplicación
Se excluyen del ámbito de aplicación del Reglamento309 de concesión
de Etiqueta Ecológica:
• Los productos alimenticios;
• Las bebidas;
• Los productos farmacéuticos;
• Los dispositivos médicos definidos en la Directiva 93/42/CEE;
• Las sustancias o preparados clasificadas como peligrosas según lo
dispuesto en las Directivas 67/548/CEE310 y1999/45/CEE311;
• Los productos fabricados mediante métodos que puedan perjudicar
de modo significativo al hombre o al medio ambiente.
Dicho reglamento establece así que la etiqueta ecológica se podrá
conceder únicamente a productos originarios de uno o varios Estados
miembros de la Unión que cumplan determinados requisitos
medioambientales, o bien sean originarios de terceros países pero que sean
comercializados en territorio de la Unión; y que cumplan los criterios
establecidos en el Reglamento Comunitario de la etiqueta. El reglamento en
cuestión determina, mediante la matriz de valoración del Anexo I, los
requisitos medioambientales que se deben cumplir para su aprobación, los
cuales están sujetos a los requisitos metodológicos del Anexo II contenidos en
dicho reglamento.
De acuerdo a lo indicado, la etiqueta ecológica puede concederse a
todo producto que contribuya de forma significativa a la realización de mejoras
en aspectos ecológicos clave (es decir, las interacciones del producto con el 309 Artículo 2, Ámbito de Aplicación, Reglamento CE) 1980/2000, que deroga a su homónimo Reglamento (CEE) nº 880/92 del Consejo, de 23 de marzo de 1992, relativo a un sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica. 310 Dicha Directiva refiere a las disposiciones comunitarias en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas. 311 Dicha Directiva establece lo concerniente a de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y el etiquetado de preparados peligrosos.
309
medio ambiente durante su ciclo de vida, incluido el uso de energía y de
recursos naturales). Importante destacar los criterios a considerar para la
aprobación de la solicitud312. Se pueden resumir en tres categorías que
permiten una evaluación del impacto y que fundamentan el análisis de
viabilidad:
• Perspectivas de penetración de los productos en el mercado y su
injerencia en la implementación de mejoras del medio ambiente;
• Viabilidad de las adaptaciones técnicas y económicas necesarias
dentro de un lapso de tiempo procedente;
• La optimización del potencial de mejora del medio ambiente.
El análisis, así como la evaluación y revisión corresponde al Comité de
Etiqueta Ecológica de la Unión Europea (CEEUE) y su aprobación se publica
en el Diario Oficial de la Unión Europea. El procedimiento de registro es
diverso al requerido por la MCC de TJP, la cual se encuentra sujeta al
procedimiento para el registro de la Marca Comunitaria, más los
requerimientos adicionales y específicos contenidos en el título VIII del
Reglamento sobre Marca Comunitaria, el cual se presenta ante la Oficina,
cumpliendo a cabalidad con los criterios objetivos y de procedimiento para su
debido registro acorde al reglamento sobre Marca Comunitaria que se analizó
en forma detallada en el Título anterior.
Los productos o servicios identificados con la Etiqueta Ecológica
deberán cumplir las condiciones siguientes:
• representar un volumen significativo de ventas y comercio en el
mercado interior;
• tener un impacto ambiental importante;
• presentar un potencial significativo para mejorar el medio ambiente a
través de la opción de los consumidores; 312 Los criterios de otorgamiento se establecen en el inciso 2, del artículo 4 del Reglamento CE 1980/2000 del Parlamento Europeo de 17 de julio del 2000.
310
• destinar una parte significativa de su volumen de ventas al consumo
final.
Aspecto interesante es que toda solicitud de etiqueta ecológica está
sujeta al pago de un canon. La utilización de la etiqueta se someterá también
al pago de un canon anual por el usuario, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 12 del Reglamento de la Etiqueta Ecológica.
4. Representación gráfica de la Etiqueta Ecológica313
La representación314 de este signo distintivo es una sola y se encuentra
determinada por el anexo III del Reglamento, el cual se conforma de dos
recuadros, el recuadro 1 contiene la designación gráfica conformada por un
boceto que simula una margarita que por pétalos contiene 12 estrellas y en su
centro el signo de euros sin la línea transversal, debajo de este gráfico en el
mismo recuadro se establece la leyenda “Concedida a productos y servicios
que cumplen los requisitos del sistema de etiquetado ecológico de la Unión
Europea”, así como el número de registro asignado. En el recuadro 2, se
establece la información que responde a los motivos de concesión con un
máximo de tres efectos ambientales.
313 Ver cuadro 5. 314 Esta determinación se encuentra en el artículo 8, el cual remite al anexo III, del Reglamento sobre Etiqueta Ecológica. Ver Anexo 4.
311
Cuadro 5: Etiqueta Ecológica, representación gráfica
La Comisión y los Estados miembros deben impulsar el uso de la
etiqueta ecológica y organizar, a tal fin, campañas de información y
sensibilización. Deben velar por la coordinación entre el sistema comunitario
y los sistemas nacionales vigentes.
Las etiquetas ecológicas otorgadas por el CEEUE vigentes, son las
siguientes315:
revestimientos rígidos316
colchones317
315 Se ha hecho una actualización de datos a junio del 2012. 316 Decisión2009/607/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 9 de julio de 2009 por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los revestimientos rígidos.
312
servicios de alojamiento turístico318
papel tisú319
productos textiles320
servicios de camping321
calzado322
pinturas y barnices de interior323
pinturas y barnices de exterior324
televisores325
lavavajillas326
papel para copias y papel gráfico327
bombillas eléctricas328
317 Decisión2009/598/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 9 de julio de 2009 por la que se establecen los criterios para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los colchones. 318 Decisión2009/578/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 9 de julio de 2009 por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los servicios de alojamiento turístico. 319 Decisión2009/568/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 9 de julio de 2009 por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria al papel tisú. 320 Decisión2009/567/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 9 de julio de 2009 por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los productos textiles. 321 Decisión2009/564/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 9 de julio de 2009 por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria al servicio de camping. 322 Decisión2009/563/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 9 de julio de 2009 por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria al calzado. 323 Decisión2009/544/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 13 de agosto de 2008 por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a las pinturas y barnices de interior. 324 Decisión2009/543/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 13 de agosto de 2008 por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a las pinturas y barnices de exterior. 325 Decisión2009/300/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 12 de marzo de 2009 por la que se establecen los criterios ecológicos revisados para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los televisores. 326 Decisión2001/689/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 28 de agosto de 2001 por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los lavavajillas. 327 Decisión 2002/741/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 4 de septiembre de 2002 por la que se establecen los criterios ecológicos revisados para la concesión de la etiqueta ecológica al papel para copias y al papel gráfico. 328 Decisión 2002/747/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 9 de septiembre de 2002 por la que se establecen criterios ecológicos revisados para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a las bombillas eléctricas
313
detergentes para lavavajillas329
detergentes para ropa330
lavadoras331 frigoríficos332
ordenadores personales333
detergentes lavavajillas a mano334
ordenadores portátiles335
productos de limpieza de uso general y productos de limpieza de
cocinas y baños336
lubricantes337
enmiendas del suelo 338
sustratos de cultivo 339
329 Decisión 2003/31/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 29 de noviembre de 2002 por la que se establecen criterios ecológicos revisados para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los detergentes para lavavajillas. 330 Decisión 2003/200/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 14 de febrero de 2003 por la que se establecen criterios ecológicos revisados para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los detergentes para ropa. 331 Decisión 2003/240/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 24 de marzo de 2003 por la que se modifica la Decisión 2000/45/CE en lo que se refiere a la validez de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a las lavadoras. 332 Decisión 2004/669/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 6 de abril de 2004 por la que se establecen criterios ecológicos revisados para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los frigoríficos. 333 Decisión 2005/341/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 11 de abril de 2005 por la que se establecen los criterios ecológicos, y los requisitos de evaluación y comprobación conexos, para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los ordenadores personales. 334 Decisión 2005/342/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 23 de marzo de 2005 por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los detergentes lavavajillas a mano. 335 Decisión 2005/343/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 11 de abril de 2005 por la que se establecen los criterios ecológicos y los requisitos de evaluación y comprobación conexos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los ordenadores portátiles. 336 Decisión 2005/344/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 23 de marzo de 2005 por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los productos de limpieza de uso general y a los productos de limpieza de cocinas y baños. 337 Decisión 2005/360/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 26 de abril de 2005 por la que se establecen criterios ecológicos y los requisitos de evaluación y verificación correspondientes para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los lubricantes. 338 Decisión 2006/799/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 3 de noviembre de 2006 por la que se establecen los criterios ecológicos revisados y los requisitos de evaluación y comprobación para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a las enmiendas del suelo.
314
jabones, champús y acondicionadores de cabello340
bombas de calor accionadas eléctricamente o por gas o de absorción a
gas)341.
En definitiva como lo indica Pilar Dopazo342, la Eco-etiqueta “…supone
que a través de la aplicación de un procedimiento oficialmente reconocido y
gestionado por la Administración Pública competente, directamente o a través
de los Organismos competentes designados a tal efecto, se procederá a
evaluar y, en su caso, a acreditar un producto como ambientalmente
satisfactorio. Lo cual implica una confirmación de unas determinadas
propiedades y ventajas ecológicas respecto a un producto concreto,
declarando la calidad ambiental del mismo conforme a unos estándares
predeterminados, por el sistema o programa oficial de etiquetado ecológico de
que se trate.”
Se evidencia que la MCC de TJP propone o cuenta con una mayor
proyección respecto de la certificación de calidad eventualmente ambiental,
como lo es el caso del instituto distintivo de análisis, por cuanto la primera
puede enmarcar la finalidad a que responde la eco-etiqueta y no limitarse a
ello343.
339 Decisión 2007/64/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 15 de diciembre de 2006 por la que se establecen criterios ecológicos revisados y los requisitos correspondientes de evaluación y comprobación para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a sustratos de cultivo. 340 Decisión 2007/506/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 21 de junio de 2007 por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a jabones, champús y acondicionadores de cabello. 341 Decisión 2007/742/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 9 de noviembre de 2007, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a las bombas de calor accionadas eléctricamente o por gas o de absorción a gas. 342 Op. Cit., Dopazo Fragio, Pilar, El Régmen…., p. 277. 343 Op. Cit. Valencia Martin, G. La defensa frente al Neoproteccionismo en la Comunidad Europea, Ed. Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, Alicante, España, 1993, p. 22 ss.
315
IV. MARCADO CE
El instituto Marcado CE, se asemeja al signo anterior de la Etiqueta
Ecológica en ciertos aspectos. El Marcado CE responde a comercialización de
producto no sólo dentro de la Comunidad Europea sino respecto de terceros
países con los que se comercializa para su importación dichos productos.
La Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños
causados por productos defectuosos se aplica, entre otros, a los productos no
conformes con la legislación comunitaria de armonización “… Los fabricantes
e importadores que hayan introducido en el mercado comunitario productos no
conformes son responsables por los perjuicios en virtud de dicha
conducta…”344.
El Marcado CE indica la conformidad de un determinado producto
respecto de las estipulaciones establecidas por la Comunidad Europea para
ese tipo de producto; resultado final de todo un proceso que comprende la
evaluación de la conformidad con las normas establecidas para el producto.
Dadas las características y alcances mediante esta Directiva se estipula que
el marcado CE debe ser el único marcado de conformidad, que indique que el
producto es conforme a la legislación comunitaria de armonización345; lo que
se entiende en toda su dimensión dada la complejidad de signos distintivos de
los estados miembros y comunitarios y la correlación entre éstos.
El Reglamento (CE) Nº 765/2008 del Parlamento y del Consejo, de 9 de
julio de 2008; fundamenta el Marcado CE basado en la necesidad de
garantizar que la libre circulación de mercancías en la Comunidad cumpla los
requisitos establecidos para responder a un elevado nivel de protección del
344 Considerando 4 de la Directiva en mención. 345 Considerandos 29 y 30, ibídem.
316
interés público; previendo para ello normas en materia de acreditación y
vigilancia del mercado.
El Marcado CE responde a tener una acreditación de conformidad
generada constancia de que el producto que le porta responde a parámetros
uniformes de calidad acreditados por un organismo del Estado miembro
debidamente habilitado y autorizado para ello por la Comunidad.
1. Ámbito de aplicación
De acuerdo al artículo 1 de Reglamento (CE) nº 765/2008 de 9 de julio,
se establece tanto el objeto como el ámbito de aplicación a que responde este
cuerpo normativo. Se tiene que el objeto de este Reglamento es el de
establecer normas para la organización y el funcionamiento de la acreditación
de organismos de evaluación, destinados a evaluar la conformidad de
determinados productos con las normas armonizadas emitidas por la
Comunidad.
Para ello es menester contar con algunas definiciones establecidas
para el efecto a fin de precisar la terminología implementada coadyuvando en
la claridad de la aplicación de este instituto comunitario, mismas que se citan
en el texto normativo de estudio:
Acreditación: declaración por un organismo nacional de
acreditación de que un organismo de evaluación de la
conformidad cumple los requisitos fijados con arreglo a normas
armonizadas y, cuando proceda, otros requisitos adicionales,
incluidos los establecidos en los esquemas sectoriales
pertinentes, para ejercer actividades específicas de evaluación
de la conformidad;
317
Organismo nacional de acreditación: el único organismo de un
Estado miembro con potestad pública para llevar a cabo
acreditaciones de este tipo;
Evaluación de la conformidad: proceso por el que se demuestra
si se cumplen los requisitos específicos relativos a un producto,
un proceso, un servicio, un sistema, una persona u organismo
Organismo de Evaluación de la conformidad: organismo que
desempeña actividades de evaluación de la conformidad, que
incluyen calibración, ensayo, certificación e inspección;
Vigilancia del Mercado: actividades llevadas a cabo y medidas
tomadas por las autoridades públicas para velar porque los
productos cumplan los requisitos legales establecidos por la
legislación comunitaria de armonización pertinente o no entrañen
un riesgo para la salud y la seguridad o para otros asuntos
relacionados con la protección del interés público;
Marcado CE: marcado por el que fabricante indica que el
producto es conforme a los requisitos aplicables establecidos en
la legislación comunitaria de armonización que prevé su
colocación;
El Marcado CE, obedece a una finalidad básica: proteger los intereses
públicos de la salud, la seguridad y la protección de los consumidores y del
medio ambiente346. Se excluyen del ámbito de aplicación del Reglamento
según considerando quinto, partiendo del principio de lex specialis, lo que
ejemplariza con la siguiente lista:
• Precursores de drogas
• Productos sanitarios;
• Medicamentos para uso humano y veterinario;
• Vehículos de motor y aviación;
346 Considerando 2 del Reglamento 765/2008, citado.
318
De acuerdo a lo indicado, el Marcado CE se aboca a la verificación de
la seguridad general de los productos destinados al consumo.
Si bien este distintivo se conceptualiza como un elemento que
“acredita” pero no certifica que el producto en mención cumple una serie de
estipulaciones determinadas comunitariamente para el producto que porta
dicho signo, la MCC de TJP concuerda con éste por ser un distintivo
acompañante, pero difiere sensiblemente en el alcance, ya que la MCC, como
se determina en el título anterior, puede certificar, garantizar y por qué no,
acreditar que el producto o el servicio que la porta cumple con requerimientos
no solo establecidos comunitariamente sino en forma particular por cada
titular, con una ventaja adicional más allá de la versatilidad que es para
productos y servicios; cuenta con un Reglamento de Uso que es su estatuto
particular, el cual permite adecuarse a la variación de las normativas
comunitarias y nacionales de una forma más ágil para el comercio.
El análisis así como la evaluación y revisión del marcado CE
corresponde a un único organismo a nivel europeo: la Cooperación Europea
para la Acreditación (EA); cuya función principal es el fomento de la
aplicabilidad de un sistema transparente y orientado hacia la calidad347;
calidad que refiere a la evaluación competencial de los organismos de
evaluación de la conformidad, implementando un sistema evaluativo de
“pares”; conformado por los organismos nacionales de acreditación de todos
los Estados miembros y de otros países de Europa.
2. Finalidad de este instituto
La finalidad de este instituto responde a garantizar al consumidor la
conformidad de los productos con los requisitos esenciales fijados en las 347 Al referirse a calidad, se debe entender en el marco específico de la competencia predeterminada por el organismo al que se acredite para qué sea éste quién evalúe la conformidad a la normativa específica del producto al cual de se le estaría evaluando la seguridad para su comercialización en el mercado comunitario.
319
directrices de armonización técnica, a fin de reservar en particular la salud de
los usuarios y de los consumidores y garantizar su seguridad; la finalidad
propiamente se podría determinar a partir de dos aristas:
La creación de una infraestructura comunitaria mediante la Cooperación
Europea para la Acreditación, EA; la cual acredita las competencias de los
organismos de evaluación de la conformidad europea, mismos que a la
vez son evaluados y acreditados por los organismos nacionales de
acreditación, que actúan bajo un sistema de pares incentivando y
facilitando la circulación de la información sobre los productos
comercializados.
La Acreditación de los productos portadores del Marcado CE como
productos que responden a los requerimientos técnicos, de seguridad y
optimización para el consumo, tanto para los productos producidos dentro
de la Comunidad como de terceros países.
El Marcado CE se conforma como un signo de calidad o certificación
con un enfoque que caracteriza y cualifica a los productos que se identifican
con él, ya que su ámbito responde a hacer de conocimiento a los
consumidores que dichos productos han sido sometidos a una acreditación,
respecto de la conformidad de su elaboración, con las normas comunitarias
para ello con relación a la seguridad en su uso y consumo.
La MC de la U de TJP, de acuerdo a lo indicado en líneas anteriores,
tendría un fuerte contendiente en el Marcado CE por los alcances en
determinación de calidad y garantía de los productos portadores del mismo.
Sin embargo la MC responde a parámetros cuyo alcance es personalizado y
competencial en virtud de establecer calidad versus los productos
competidores por el principio de especialidad; el Marcado CE refiere a una
finalidad se seguridad pública y de protección al consumidor348, lo que
responde a su vez a un interés público antes de un interés privado comercial,
348 Veáse para mayor detalle in totum Valencia Martin, German, en La Defensa…. Op. Cit.
320
partiendo de que ambos son signos acompañantes. El Marcado CE no
responde a la identificación de un origen comercial sino a la preocupación de
la Comunidad Europea por asegurar a su población el ingreso y la circulación
de productos aptos para su consumo garantizando a su vez una protección
elevada y uniforme de su salud y seguridad.
3. Titularidad y particularidades
El fabricante del producto o su representante, establecido en la
Comunidad debe colocar el marcado «CE». La responsabilidad última de la
conformidad del producto incumbe al fabricante.
La evaluación de la conformidad se refiere a las fases de diseño y de
fabricación del producto. Un organismo notificado puede intervenir en estas
dos fases en función de los procedimientos de evaluación de la conformidad.
Cuando un organismo notificado interviene en la fase de control de la
fabricación, el marcado está seguido por el número de identificación del
organismo.
Si un producto entra dentro del ámbito de aplicación de una directiva
específica de las que prevé el marcado «CE», este debe colocarse:
I. en todos los productos nuevos, independientemente de que se
hayan fabricado en los Estados miembros o en terceros países;
II. en los productos de segunda mano y de ocasión importados de
terceros países.
El artículo 30 del Reglamento atinente, refiere a los principios generales
que regulan la implementación del Marcado CE:
1. El distintivo será colocado únicamente por el
fabricante o el representante autorizado;
321
2. El signo de distinción que se establece en el anexo II
del reglamento de marras, delimitado únicamente a
aquellos productos para los que su uso se contempla
en la legislación comunitaria;
3. El alcance de portar el marcado CE genera el efecto
de que el fabricante asume la responsabilidad de la
conformidad del producto determinado, con los
requisitos comunitarios establecidos en la legislación
comunitaria de armonización;
4. Este signo distintivo será el único que certifique la
conformidad del producto con los requisitos
aplicables en la legislación comunitaria de
armonización que le rige;
5. Se determina una prohibición específica sobre la
colocación de otros signos o inscripciones que
puedan generar confusión a terceros, respecto del
significado o la forma del marcado CE; no hay ningún
impedimento para que el producto porte algún otro
tipo de signo o inscripción siempre que no afecte la
visibilidad, legibilidad y el significado.
6. La responsabilidad de la vigilancia en la correcta
aplicación del Marcado CE corresponde a los
Estados miembros, mediante el establecimiento de
sanciones, incluso en el ámbito penal.
Los sujetos a que refiere este cuerpo normativo se encuentran
identificados en el artículo 2, incisos 7), 3), 4), 5) y 6) del Reglamento atinente.
El primero refiere a los Agentes económicos, entendiéndose éstos
como el fabricante, el representante autorizado, el importador y el distribuidor.
322
Fabricante: toda persona física o jurídica que fabrica un producto, o
que manda diseñar o fabricar un producto y lo comercializa con su
nombre y marca comercial;
Representante Autorizado: toda persona física o jurídica establecida
en la Comunidad que ha recibido un mandato por escrito de un
fabricante para actuar en su nombre en relación con tareas
específicas relativas a obligaciones de este último en virtud de la
legislación comunitaria correspondiente;
Importador: Toda persona física o jurídica establecida en la
Comunidad que introduce un producto de un tercer país en el
mercado comunitario;
Distribuidor: Toda persona física o jurídica de la cadena de
suministro distinta del fabricante o el importador que comercializa un
producto.
En España la Guía para Realizar el Marcado CE de Productos
Industriales elaborada por la Junta de Castilla y León establece en forma
pormenorizada las estructuras procedimentales para ello, así como los
Organismos Acreditados para solicitarlo.
Si bien no es obligatorio que las empresas o sus productos y servicios
tengan certificada su calidad, el mercado actual exige que los productos se
ajusten a normas de calidad para que puedan facilitar las transacciones, ya
que el mercado consumidor con mayor acceso a la información se inclina por
adquirir productos certificados por una entidad acreditada frente a aquellos
productos que no lo están, fundamento de la autorregulación.
323
4. Representación Gráfica del Marcado CE
La representación gráfica del Marcado CE349, se establece en el anexo II
del Reglamento en estudio, consistente en las iniciales CE, con proporciones
establecidas por la legislación de la Directiva de aplicación al producto
concreto. De lo contrario, de no tener una determinación en este contexto,
será de una altura mínima de 5 milímetros.
Cuadro 6: Marcado CE, representación gráfica
349 Ver cuadro 6.
324
V. SIGNOS DISTINTIVOS
1. Marca Individual
1.1. Ámbito de Aplicación
Conforme con el Reglamento de Marca Comunitaria, y la finalidad de
ambos institutos, Marca Individual y Marca Colectiva de Titularidad Jurídico
Pública, no se reconocen mayores diferenciaciones salvo las analizadas en el
Título anterior respecto de los alcances de la titularidad y sus efectos en el
uso de marca, ya que toda la regulación de la Marca Individual se aplica en lo
que no contradiga las estipulaciones específicas de la Marca Comunitaria
Colectiva a ésta.
Tómese en consideración que la marca como signo distintivo cobra
importancia en la función que es llamada a desempeñar en el mercado,
debido a que los productos y servicios cada vez son más indistinguibles. El
elemento diferenciador por tanto no es necesariamente el conocimiento
profundo de las especificaciones del producto, sino la confianza, la emoción y
la sinceridad que transmite350, cualidades emocionales que darán ventaja a
quien demuestre manejarlas mejor.
Al respecto, Braun351 indica que el papel de la marca colectiva es
poner de relieve las características predeterminadas que los productos y
350 Pérez Ortega, Andrés, Marca Personal, Busines&Marketing School, Madrid, 2008, p. 40. 351 “….le role de la marque collective est de souligner les caractéristiques prédéterminées que des produits, provenant d'enterprises différentes, ont en commun. Elle se distingue de la marque individuelle par sa fonction plutot que par sa nature. C'est pourquoi tous les signes qui peuvent servir de marque individuelle, au sens de l'article premier, peuvent aussi servir de marque collective…” (…el papel de la marca colectiva es poner de relieve las características predeterminadas que los productos de diferentes empresas, tienen en común. Se diferencia de las marcas individuales por la función en lugar de por la naturaleza. Es por eso que todos los signos que puedan servir de marca individual en el sentido del artículo I,
325
servicios de diferentes empresas tienen en común. Se diferencia de la marca
individual por su función y no por su naturaleza. Por eso, todos los signos que
puedan servir como una marca individual podrán servir como marca colectiva,
siendo más amplia la posibilidad para ésta última en virtud de la posibilidad de
que sea conformada por una denominación geográfica.
Respecto de la aplicación de ambos institutos con relación a los
productos y servicios que distinguen, al ser la Marca Colectiva de la Unión de
Titularidad Jurídico Pública una especie dentro del género Marca Comunitaria
Colectiva, su ámbito de aplicación es el mismo, ya que se rige por la
Clasificación de Niza, en cuanto a los bienes y servicios que puede identificar,
las salvedades establecidas refieren más a la implementación de cada una
que a la finalidad específica.
1.2. Procedimiento de Registro
En igual sentido, la Marca Comunitaria Colectiva de Titularidad Jurídico
Pública debe seguir el mismo proceso de registro que la Marca Comunitaria
Individual ante el mismo ente administrativo, enfrentando para los efectos de
las causales de Caducidad, Nulidad y Denegación supuestos adicionales –
analizados en el Título II- que la Marca Individual; esto en atención de las
características propias del instituto.
En general el mismo RMC en el inciso 3, del artículo 66 establece que a
las MCC se les aplicará el RMC salvo en lo que contravenga las
estipulaciones del régimen propio, contenido en el título VIII.
“…3. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a las marcas comunitarias colectivas, salvo disposición contraria prevista en los artículos 67 a 74….”
también pueden servir como marca colectiva – Traducción Libre), Braun, Op. Cit, 1971, p. 300. Ver con relación a la marca singular Bessa Monteiro, César, Op. Cit., 2001, p. 338.
326
1.3. Titularidad y particularidades
Respecto de la Titularidad, la Marca Individual no tiene limitación
respecto de la legitimación para realizar la solicitud, podrán solicitarla
personas físicas, jurídicas y entes de Derecho Público, frente a la MCC en
general que se abstiene de legitimar para ello a las personas físicas, sin
embargo se demuestra con el Anexo 3 que esta limitación no es real, o al
menos cuenta con 70 excepciones en el periodo de análisis, respecto de las
Marcas Comunitarias Colectivas asociativas, si bien evidentemente no
procede para las MCC de TJP.
Ambos institutos se diferencian respecto del uso de signo, ya que para
la MCC de TJP, el uso efectivo y práctico queda vedado al Titular y éste se
supedita a autorizar, fiscalizar y controlar a los sujetos que soliciten su uso y
se habiliten para ello.
Dentro de las particularidades, la MCC de TJP cuenta con un
ordenamiento propio que favorece la puntualización y la relación dicotómica
de los sujetos intervinientes, este es el Reglamento de Uso, que no sólo es
parte integral de la Marca Comunitaria Colectiva sino que se instrumentaliza
como medio de enmienda y adecuación a las necesidades funcionales y
económicas a que responde la MCC, tanto en su versión asociativa como de
TJP.
El derecho otorgado al titular de la Marca Comunitaria Colectiva es
diverso al otorgado por la Marca Individual, de hecho la marca individual tiene
prohibiciones que dejan de serlo para la marca colectiva. En virtud de ser
signos distintivos diferentes –marca individual frente a la marca colectiva- los
derechos otorgados a sus titulares gozan de algunas diferencias dadas las
características propias que les conforman; las marcas comunitarias colectivas
permiten la posibilidad de ser constituidas únicamente por indicaciones de
procedencia, elemento prohibido para una marca individual. Sin embargo el
327
derecho que otorga la marca individual a su titular es exclusivo, por lo que
éste se encuentra habilitado para prohibir a cualquier tercero el uso de la
marca en el tráfico económico sin su consentimiento, y por lo tanto lo puede
otorgar o denegar libremente (mediante licencia). El titular de la marca
comunitaria colectiva no goza de esta capacidad ya que éste no puede
prohibir a un tercero su uso en el comercio del signo distintivo de su
propiedad, el único requerimiento a disposición del titular es que para
contravenir esta disposición, dicho tercero realice su actividad en
contravención a las prácticas leales, incluso el titular está obligado a autorizar,
previo cumplimiento de las condiciones establecidas con ese objeto, a
cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la misma zona
geográfica a efectos de hacerse miembro de la asociación, en el supuesto de
que la MCC esté conformada por una DO o IG.
La Marca Comunitaria Colectiva en principio se conforma como una
marca diferente a la marca individual en razón de sus características propias,
pero ello no implica que la normativa general de la marca comunitaria deje de
regirle como signo distintivo, salvo en lo que por sus características
específicas le contravenga. Si bien, para la marca individual se establece
dentro de los motivos de denegación absolutos la posibilidad de inducir al
público a error sobre la naturaleza, la calidad o procedencia geográfica del
producto o servicio; para la marca colectiva se adicionan elementos propios
como lo indica el artículo 66 apartado 2, al incluir como supuesto de
desestimación de la solicitud la posibilidad de dar la impresión de ser algo
diferente a una marca colectiva; por lo se puede concluir que a la marca
colectiva no se le permite tener elementos de alguno de los otros tipos de
signo distintivo que figuraban en las diversas propuestas de regulación –
Directiva y Reglamento- inicialmente con características similares, como la
marca de certificación o la marca de garantía.
328
2. Marca de Certificación
En un intento por caracterizar la Marca de Certificación y su aplicación en
un ordenamiento comunitario, a efecto de realizar una aproximación de los
alcances que esta contempla, la legislación de Hungría establece
normativamente una serie de precisiones que debe cumplir este tipo de
Marca352 para registrarse como tal.
352 “Certification Marks, Article 101, (1) Certification marks are trademarks that distinguish goods or services of specified quality or of other characteristics from other goods or services by attesting to such quality or characteristic. (2) Protection of certification marks shall not be obtained by (a) an undertaking which produces, puts on the market or imports the goods or supplies the services for which the trademark is registered; (b) an undertaking which - pursuant to the Law on the Prohibition of Unfair Market Practices and of the Restriction of Competition - is not independent of the undertaking under subparagraph (a); (c) an undertaking with which the undertaking under subparagraph (a) is in a lasting legal relationship in respect of the goods or services for which the mark is registered. (3) The proprietor itself may not use the certification mark, it shall, however, authorize its use with respect to the goods or services complying with the prescribed quality requirements or with other characteristics. (4) A certification mark shall be granted protection if it is accompanied by regulations satisfying the requirements set out under paragraph (5). (5) The regulations shall specify: (a) the name and seat of the proprietor, (b) the quality requirements relating to the goods or services for which the mark is registered, (c) the rules of the certification of quality, (d) the conditions of use of the mark, (e) the prescriptions relating to the control of the use of the mark, (f) the order of proceedings against unauthorized use of the mark. (6) For the regulations, application and registration, the use and assignment of the certification mark, for the lapse of the protection of the certification mark and for the enforcement of rights deriving from the protection of such marks, the provisions relating to collective trademarks and to their protection shall apply mutatis mutandis. (7) For the use of certification marks the provisions of special legislation on the certification of quality or of other characteristics shall also apply.” (Certificación de Marcas, Artículo 101, (1) Las marcas de certificación son marcas que distinguen productos o servicios de calidad especifica o de otras características de bienes o servicios que acredite tal calidad o característica. (2) La protección de las marcas de certificación no podrá ser obtenida por (a) aquella empresa que produce, pone en el mercado o importa los bienes o presta los servicios para los que esté registrada la marca; (b) aquella empresa que - de conformidad con la Ley sobre la prohibición de prácticas comerciales desleales y de la restricción de la competencia - no es independiente de la empresa en el inciso (a); (c) aquella que tenga compromiso con la empresa en el inciso (a) o en una relación jurídica duradera con respeto de los bienes o servicios para los cuales esté registrada la marca. (3) El titular no podrá utilizar la marca de certificación, deberá, sin embargo, autorizar su uso en relación con los bienes o servicios que cumplan los requisitos de calidad establecidos o con otras características. (4) Una marca de certificación concederá protección si se acompaña de las regulaciones que cumplan los requisitos establecidos en el párrafo (5). (5) El reglamento especificará: (a) el nombre y la sede del propietario, (b) los requisitos de calidad relativos a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, (c) las normas de la certificación de calidad, (d) las condiciones de uso de la marca, (e) las prescripciones relativas al control del uso de la marca, (f) el orden de los procedimientos contra el uso no autorizado de la marca. (6) Para la reglamentación, aplicación y registro, el uso y la asignación de la marca de certificación, por el
329
La Ley de Marcas “Law No. XI of 1997 on the Protection of Trademarks
and Geographical Indications353”, en el capítulo 14, artículo 101, regula la
conceptualización de dicha marca como una marca colectiva con
características específicas, requiriendo la presentación de un Reglamento de
Uso con un contenido mínimo que permita establecer las estipulaciones
propias de la Marca.
El elemento trascendental de caracterización en esta legislación se
ubica en que la marca de certificación es una marca comercial que distingue
productos o servicios de una determinada calidad u otras características, de
otros productos o servicios.
Respecto del Reglamento de Uso, el contenido mínimo deberá
responder a:
el nombre y sede de la titular,
los requisitos de calidad relativas a los bienes o servicios para los
cuales esté registrada la marca,
las normas de la certificación de calidad,
las condiciones de uso de la marca,
las prescripciones relativas al control de la utilización de la marca,
el orden de las actuaciones contra el uso no autorizado de la marca.
Para Mathely354, la función de la marca de certificación es
esencialmente diferente a la función que despliega la marca colectiva. Para
lapso de la protección de la marca de certificación y para el cumplimiento de los derechos que se derivan de la protección de dichas marcas, las disposiciones relativas a las marcas colectivas para su protección se aplicarán mutatis mutandis. (7) Para el uso de la marca de certificación las disposiciones de la legislación especial sobre la certificación de la calidad o de otras características también serán de aplicación- Traducción Libre). 353 Ley N° XI de 1997 sobre Protección de Marcas Registradas e Indicaciones Geográficas, Hungría. 354 “… Par contre, la fonction de la marque de certification est essentiellement differente. En effet, la marque de certification définit les produits ou les services qu'elle designè par leurs cractertères ou leurs qualités, par les procédés de fabrication utilisès pour les obtenir ou les
330
este autor, la marca de certificación define los productos o servicios que se
distinguen por sus características o sus cualidades, por los procesos de
fabricación utilizados para su obtención, o por el área geográfica de dónde
provienen, asignándole a la marca de certificación una función de garantía, no
con respecto al origen empresarial, sino respecto del interés general.
Para Paul Marett355, la marca de certificación se aboca a garantizar
dando fe de certeza, de que determinados productos y/o servicios cumplen
con ciertos requerimientos respecto del origen, material, forma de
manufactura, calidad, precisión u otras características de dichos productos o
servicios, a lo que anteriormente se les llamaba marcas de normalización.
Para este autor, son cuatro los elementos que requiere la solicitud de marca
de certificación:
Determine quiénes son los autorizados para el uso de la marca
Cuáles características son certificadas por dicha marca
Procedimiento de certificación y supervisión
Entre otros.
En atención a la puntualización que realiza Aztrid Uzcátegui356 sobre la
Marca de Certificación respecto de elementos esenciales caracterizadores de
dicha marca, enumera los siguientes:
fournir, par la classe de personnes desquelles ils proviennent, par l'aire géographique dont ils sont issus. La marque de certification a donc une fonction de garantie, non pas dans l'intérèt d'une entreprise, mais dans l'intérèt général….” (Por el contrario, la función de la marca de certificación es esencialmente diferente. De hecho, la marca de certificación define los productos o servicios designados con ella por sus cacterísticas o sus cualidades, por los procesos de fabricación utilizados para obtenerlo, por la clase de personas de quien vienen, o b ien por el área geográfica que se originaron. Por ello, la marca de certificación es una función de garantía, no para los intereses de una empresa, pero sí para el interés general – Traducción Libre) Mathely, Paul, “Marques Collectives et de Certification”. In: Mélanges Chavanne. Droit penal propriété industrielle. Paris, Litec.1990., p. 243. 355 Marett, Paul., Intelectual Property Law, Concise Course Text, London, Sweet & Maxwell, Londres, 1996., p. 170. 356 Uzcátegui, Astrid, Las Marcas de Certificación, Tesis Doctoral, Centro de Ciencias Jurídicas, Universidad de Santa Catarina, Florianápolis, Brazil, 2006, pp. 151-153.
331
Uso colectivo de la Marca de certificación
Separación de las figuras del titular/usuario de la marca de
certificación
Control sobre el uso de la marca de certificación
Autorización del uso de la marca de certificación
Se establece una identificación de ésta como una marca colectiva,
respecto de la necesaria pluralidad dicotómica apuntada, el requerimiento
esencial de complementariedad del Reglamento de Uso que se debe adjuntar,
así como el papel trascendental que éste realiza; el elemento diferenciador
radica en la función prioritaria a que responde, siendo ésta la de certificar
calidad o cualidad y no la de identificar sea en el sentido distintivo o de
identificación de origen empresarial, en forma prioritaria.
La diferencia radical que apunta el Comité Permanente de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre el Derecho de Marcas
en documento elaborado por la Secretaría de este ente357, referente a las
marcas de certificación establece puntualmente que este tipo de marcas no
son propiedad de un organismo colectivo, como una asociación de
productores, sino de un organismo certificador.
Al analizar la complejidad de la función en el giro económico, desde la
práctica, se materializa a manera de ejemplo con la función que realiza
AFNOR358, sus múltiples marcas Comunitarias Colectivas registradas, permite
compararle con la caracterización de la Marca de Certificación, no hay lugar a
duda que la función que realiza la Asociación Francesa de Normalización, es
correlativa a ésta. En su Reglamento de Uso se establece su objeto
“…AFNOR, fundada en 1926, la utilidad pública reconocida, tiene como objetivos: - La misión general de ejercer vigilancia de la necesidad de nuevas normas, la coordinación de las actividades de normalización, centralización y revisión de proyectos de normas,
357 OMPI, La Definición de Indicaciones Geográficas, OMPI, Ginebra, 2002, p. 11. 358 www.afnor.org.
332
proyectos de aprobación para su publicación, difusión de normas, promoción normalización, estandarización de técnicas de entrenamiento, y el contenido de las normas, la representación de los intereses franceses en los órganos regionales (incluyendo Europea) y la normalización internacional no gubernamental - La unificación de las normas sobre los que debe basarse la normalización, - Elaborar procedimientos de normalización y el desarrollo de certificaciones.”359
La implementación de la Marca Colectiva por el RMC implícitamente
permite el registro de marcas de certificación como Marca Colectiva, si bien
como lo expresa Mathely en líneas precedentes, un ente Asociativo de
empresarios no necesariamente responde a los parámetros requeridos para
configurar las exigencias de implementación de una Marca de Certificación,
requerimiento que si encuadra para el ente de derecho público.
La certificación responde a la normalización sobre generación y
aplicación de normas que contienen especificaciones técnicas, siendo la
mejora de la calidad el objetivo fundamental, lo que implica el incremento de
competitividad de los productos y/o servicios de dicha marca360. Con la
certificación se persigue el alcance de una serie de objetivos, entre ellos:
Mejora de la calidad y fiabilidad de productos y servicios
Protección de los legítimos intereses de los consumidores
Aseguramiento de la seguridad de dichos productos y/o servicios
Incremento de la productividad
Progreso técnico y social
Utilización racional de materias primas
359 “ AFNOR, fondée en 1926, reconnue d'utilité publique, a pour but: -d’ exercer une misión générale de recensement des besoins en normes nouvelles, de coordination des travaux de normalisation, de centralisation et d’examen des projets de normes, dápprobation des projets en vue de leur publication, de diffusion des normes, de promotion de la normalisation, de formation aux techniques de normalisation, ainsi qu´au contenu des normes, de représentation des intérêts francais dans les instances regionales (européennes notamment) et internationales non gouvernementales de normalisation, - d’unifier les rêgles sur lesquelles la normalisation doit être basée, -d’ élaborer des normes et développer des certifications.” Traducción libre 360 Rodríguez-Campos González, Sonia, Calidad Industrial e Intervención Administrativa, Atelier, Barcelona, 2002., p. 65.
333
Protección del medio ambiente, entre otros.
Se debe considerar los efectos positivos de la certificación respecto de
los dos sectores protagonistas: del interés público, pues genera efectos hacia
ambos sectores del mercado, de un lado para los productores u oferentes de
servicio una organización racional, aumento de la producción y eventual
disminución de costes; y frente a los consumidores, garantía de calidad,
seguridad y de aptitud del bien que se certifica.
De acuerdo con la postura de Sonia Rodríguez-Campos González361,
“…la certificación voluntaria es la actividad que permite comprobar que un
producto o servicio se ajusta a determinadas normas técnicas cuyo contenido
son estándares y disposiciones de calidad, como es sabido, de cumplimiento
voluntario (…) la certificación de empresa aporta fiabilidad al público ya que
éste interpreta unas óptimas condiciones de calidad en su sistema de
producción y consecuentemente en su resultado final, lo que coloca a las
empresas certificadas en una situación más ventajosa en el mercado que sus
competidoras no certificadas.”
A manera de ejemplo, la marca comunitaria colectiva 1000NR N°
7485873, de 22 de diciembre de 2008, presentada a nombre de AFNOR
(Asociación Francesa de Normalización), cuyo objeto de la marca es dar fe, a
solicitud de personas físicas o jurídicas, del cumplimiento de las disposiciones
adoptadas por ellos a los requisitos establecidos de antemano por AFNOR en
referencia al campo de sistemas de evaluación, de gestión de la calidad, la
seguridad, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la calidad de los
servicios, o cualquier otro campo, de conformidad con los requisitos
nacionales, europeos o los reglamentos internacionales. Se establece que la
marca será explotada de conformidad con la solicitud del registro y la
361 Rodríguez-Campos González, Sonia, Calidad Industrial e intervención Administrativa, Op. Cit., p. 82.
334
aplicación, en su caso, del gráfico comunicado por el titular del derecho de
uso362.
Como se observa, nada obsta para que una Marca Comunitaria
Colectiva de Titularidad Jurídico Pública no pueda realizar la función de
certificación de calidad, en el proceso de producción o de servicio que espera,
todo de conformidad con la función llamada a realizar por el ente de derecho
público que sea su titular, lo que se demuestra mediante los Reglamentos de
Uso citados en líneas precedentes, pues a nivel fáctico la MCC de TJP se
conceptualiza por el consumidor como una marca de certificación o de
garantía no sólo en relación con la función que realiza en el mercado, sino tan
sólo a partir del ente titular de la misma.
De acuerdo con lo indicado, procederemos a analizar algunas Marcas
Comunitarias Colectivas que responden no sólo a una titularidad Jurídico
Pública, la cual de por sí asegura y garantiza en forma implícita la calidad y
seguridad de los productos y/o servicios que identifican; se analizará
puntualmente las similitudes estructurales de composición entre la marca de
certificación y algunas marcas Comunitarias Colectivas debidamente inscritas
cuyo reglamento de uso indica en forma fehaciente la función fáctica en el
ámbito mercantil de dicha marca.
Tomando en consideración la conceptualización de la marca de
certificación como un sistema por el cual se rige la acreditación de que un bien
o servicio responde a normas técnicas de elaboración, lo que logra identificar
en forma precisa la naturaleza de la certificación en estas MCC. Partiendo de
este supuesto, podremos valorar cómo la marca de certificación Alemana
Flower Label Program (FLP)363, cuyos objetivos se instrumentalizan mediante
el desarrollo de estándares que certifican el método de producción de las
empresas autorizadas para su uso, es o se implementa como una marca de
362 Traducción libre realizada del objeto de la Marca establecido en el Reglamento de Uso de la misma. 363 Website www.flower-laber-program.org
335
certificación al cumplir cánones rigurosos preestablecidos por el reglamento
de uso de la marca.
la asociación desarrolla estándares para una producción de flores
cortadas que sea digna de un ser humano y que se preocupe de la
protección del medio ambiente. Estos estándares contienen el “Código
de Conducta Internacional“ (en inglés: International Code of Conduct,
abreviatura: ICC) y sus directrices;
la asociación pone a disposición de las empresas productoras de flores
estos estándares, con el objeto de establecer una base que garantice
una comercialización de flores de alta calidad ecológica y social, y que
cuente con una gran credibilidad. La asociación organiza inspecciones
en las empresas, basadas en estos estándares y confiere un certificado
FLP a toda empresa que logre la aprobación satisfactoria de dichas
inspecciones;
con el certificado FLP, la asociación otorga a las empresas que tuvieron
éxito en las inspecciones, el derecho a utilizar la etiqueta FLP para la
comercialización de las flores cortadas producidas en esa empresa.
mediante publicaciones, seminarios y otros medios, la asociación
informa al público sobre los objetivos y los medios para lograr una
producción social y ambientalmente responsable de flores cortadas.
Se especifica una serie de medidas determinadas en forma previa que
deben aplicar y son evaluadas por el ente certificador, titular de dicha marca;
quien otorga el permiso para que los productos o los servicios que respondan
a los parámetros establecidos puedan portar el signo distintivo de la marca de
certificación, garantizando así al mercado la continuidad en calidad del
producto certificado y el mantenimiento de la reputación obtenida.
336
En la marca de certificación Marca D364, marca de seguridad Danesa,
cuyo titular es UL International Demko A/S, se asegura el consumidor que la
empresa ha evaluado un número determinado y suficiente de muestras de un
producto, y que una vez comparado, dicho producto cumple los requisitos de
seguridad de las normas europeas.
La Marca Comunitaria Colectiva Biogarantie, cuyo número de
registración en la EUIPO es 285221, así mismo establece las normas de
certificación que deben cumplir las empresas para poder hacer uso del signo
distintivo de su titularidad: “...La autorización de la marca se establece para
los productos del usuario que acrediten el cumplimiento de las normas
establecidas por la Comisión Técnica Biogarantie vzw. La última edición de
estos estándares se adjunta al presente contrato y se considera una parte
integrante de la misma. El usuario reconoce y acepta que estas normas
pueden en cualquier momento ser modificados por la Comisión Técnica vzw
Biogarantie….”365 (Traducción libre).
Establece tanto normas técnicas que deben aprobar los usuarios de la
misma para poder optar a su uso como una serie de elementos que
conforman su estatuto jurídico: el precio o canon de uso de la marca de
certificación, modalidades de la asignación y el uso de la marca, la duración
de la validación de las autorizaciones, obligaciones del otorgante, los
requisitos establecidos para los usuarios y las pautas de transferencia del uso
de la marca.
364 Marca de certificación Danesa, que compite con el Marcado CE, ya que certifica justamente que el producto que porta dicha marca cumple con las normas de seguridad establecidas por la Comunidad Europea para el producto especifico, siendo que es el mismo ámbito del Marcado CE. Tómese en consideración que el ente certificador aquí no es un organismo estatal debidamente acreditado por la EA, mediante Reglamento emitido por el Consejo, sino, un ente privado UL International Demko A/S, Disponible en website http://www.ul.com/global/spa/pages/corporate/aboutul/ulmarks/promotional/dmark/. 365 “… L’ autorisation de la marque est établie pour les productions de l’usager qui se révèlent conformes aux normes édictées par la Commission Technique de l’asbl Biogarantie. La dernière édition de ces normes est jointe au présent contrat et est considérée comme faisant partie intégrante de celui-ci. L’usager déclare savoir et accepter que ces normes pourront en tout temps être modifiées par la Commission Technique de l’asbl Biogarantie...”
337
La marca Biogarantie contiene dentro de su Reglamento de Uso366 las
normas de regulación pormenorizadas de certificación, estableciendo el
sistema de Biogarantía y su aplicabilidad, el objeto de la marca Biogarantie
responde a garantizar que los productos son cultivados orgánicamente. Estas
especificaciones y sus anexos establecen las reglas y normas que deben
seguir los operadores que utilizan dicha marca. Su reglamento contiene las
normas generales para todos los operadores, lo atinente a los productos
vegetales, a los productos animales y lo respectivo a los productos no
alimentarios; igualmente contiene las especificaciones sobre los puntos de
venta de los productos certificados.
De la misma forma, se citan de mérito a ejemplificar las marcas
comunitarias colectivas, American Petroleum Institute Certified367, y la marca
de certificación IGQ368; en ambos casos su Reglamento de Uso refiere a
normas técnicas de certificación; la primera respecto de certificación de
estándares de calidad sobre combustibles, y la segunda opera en el campo de
la certificación en el tratamiento de metales, su transformación y lo referente a
su comercialización. El esquema de certificación puesto en marcha por IGQ
tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la empresa con los requisitos de
las Normas de Sistemas de Calidad: normas UNI EN 29001, sobre los criterios
para la garantía de calidad en el diseño, sobre el desarrollo, fabricación,
instalación y asistencia; normas UNI EN 29002 para la garantía de calidad en
la producción y la instalación; y normas UNI EN 29003 que se implementa en
criterios para la garantía de calidad y pruebas de control.
Todas estas Marcas responden a parámetros evidentes, claros y
expresos de la especificidad que regula una marca de Certificación, cuyo
titular debe ser el ente certificador que realiza la evaluación continua; así las
366 Registro de la Ofina número 285221, cuyo Titular es Beroepsvereniging (Asociación
Profesional). 367 Registro de la Ofina número 175695, cuyo Titular es el Instituto Americano de
Petróleo. 368 Registro de la Oficina número 484873, su titular es el Instituto Italiano de Garantia de
la Calidad.
338
cosas, es evidente que si bien la Marca de Certificación es un instituto
reconocido por algunos Estados miembros, y no reconocido a nivel
comunitario, al menos en términos legales antes del Reglamento 2015/2424,
en el aspecto fáctico y funcional de las Marcas Comunitarias Colectivas se
encuentran registradas Marcas de Certificación con alcance comunitario, por
lo que el único aspecto diferenciador lo es el estatuto propio que le rige, sea
éste el Reglamento de Uso. De acuerdo al panorama dado la Marca
Comunitaria Colectiva de Titularidad Jurídico Pública corre la misma suerte;
se encuentran MC de la U de TJP de garantía y MC de la U de TJP de
certificación369.
Obsérvese para el caso concreto las marcas comunitarias colectivas de
titularidad pública que en la práctica son marcas de certificación acorde su
Reglamento de Uso: Rioja Consejo Regulador Denominación de Origen
Calificada, propiedad de Rioja Consejo Regulador, España, registro número
226118; Nakb Elite, propiedad del Servicio Holandés de Inspección General
para la Horticultura, Países Bajos, registro número 551085; PEFC, Programa
para el Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal, PEFC Council,
Alemania registro número 1144351; Integrowana Produkcja, propiedad de
Glówny Inspektor Ochrony Róslin i Nasiennictwa (Inspector Jefe de Sanidad
Vegetal y de Semillas), Polonia, registro número 4015781.
De acuerdo a la información analizada, los compradores prefieren
productos que ofrecen garantías de calidad, por lo que la certificación y
garantía de dicha calidad se pueden reconocer como un elemento requerido
de hecho para los productores u oferentes de servicios que quieren
posicionarse en el mercado.
369 Cuyos titulares son AENOR, Asociación Española de Normalización, y AFNOR Asociación Francesa de Normalización, entre otras.
339
3. Marca de Garantía
Tomando como base la Ley de Marcas española370, se facilita la
conceptualización de la Marca de Garantía, ésta en su artículo 68 establece
que:
“…Artículo 68. Concepto. 1. Se entiende por marca de garantía todo signo susceptible de representación gráfica, de los expresados en el artículo 4.2, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio. 2. No podrán solicitar marcas de garantía quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que fuera a registrarse la citada marca. 3. Será aplicable a las marcas de garantía lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 62….”
Nótese varios elementos importantes en su caracterización:
El Titular de la Marca “certifica”, sobre los productos o servicios
que se aplica
Que dichos productos o servicios “cumplen” unos requisitos
comunes
Respecto de “calidad”, “componentes”, “origen geográfico”,
“condiciones técnicas” o “modo de” elaboración del producto o
de prestación del servicio.
La función que es llamada a desempeñar la Marca de Garantía, en
palabras de Carbajo Cascón371 es de “…garantizar jurídicamente al público
consumidor la presencia de algunas características comunes en los productos
o servicios distinguidos por esa marca, así como un nivel de calidad
370 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. BOE número 294, de 8 de diciembre. 371 Carbajo Cascón, Op. Cit, p. 514.
340
determinado asegurado por un reglamento de uso de la marca de acceso
público a través del registro de la propiedad industrial…”
Lo que implica que la función de indicación de origen empresarial pasa
a segundo orden en la Marca de Garantía siendo su prioridad la función
indicadora de calidad de los productos o servicios que identifica. Si bien
ambas marcas –colectiva y de garantía- pueden otorgar certeza sobre calidad.
La Marca Colectiva –en esencia- su prioridad es la indicación de origen, en
forma mediata en virtud de esta función a la vez puede informar sobre cierta
calidad objetiva en el sentido relativo, que todos los productos o servicios de
los empresarios miembros de la Asociación tienen algunas características
comunes por lo que gozan de un nivel relativamente homogéneo de calidad,
sin tomar en consideración los diferentes orígenes empresariales particulares,
a diferencia de la marca de garantía, que cumple una función de auténtico
certificado de calidad.
La función que desempeñan ambas marcas en el plano
socioeconómico resulta sensiblemente diversa; la marca colectiva indica una
calidad homogénea, mientras que la marca de garantía garantiza
jurídicamente un determinado nivel de calidad. Para Pablo Arrabal372: “…
cuando una marca colectiva implica un estrecho control de calidad y
supervisión entonces se llama marca de garantía (…) las condiciones
establecidas para el uso de una marca de garantía son mucho más severas
que para las marcas colectivas...”.
Concuerda con ello Carlos Fernández-Novoa373 al indicar que en la
Marca de Garantía pasa a ocupar un primer plano la función indicadora de la
calidad de los productos o servicios, imponiendo en esta marca la carga a su
titular de controlar dicha calidad, esto frente a la Marca Colectiva la cual
372 Arrabal, Pablo. Manual Práctico de la Propiedad Intelectual e Industrial, Ed. Gestión S. A. Barcelona, 2000., p. 43. 373 Fernández–Novoa, y otros, Manual de la Propiedad Industrial, segunda edición, Marcial Pons, Madrid, 2013. Pp. 850 y 855.
341
obedece al establecimiento de la relación entre el producto o servicio no con
una empresa en sí misma considerada sino de ésta como miembro de una
Asociación de la que forman parte otras empresas. Como se observa, ambas
ofrecen diferencias sensibles con respecto a la marca comercial.
El Reglamento de Uso requerido para ambas marcas, Colectiva y de
Garantía, desempeña un papel cuya relevancia en la gestión y función de
dichas marcas es similar. Si bien, el Reglamento elaborado para la Marca de
Garantía debe someterse a aprobación del órgano Administrativo competente
conforme la naturaleza del producto o del servicio de que se trate. Para el
supuesto de la Marca Comunitaria Colectiva de Titularidad Jurídico Pública,
este supuesto aunque no requerido por el RMC, para ninguna modalidad –
asociativa o de ente de derecho público- sí es sometido a examinación por el
ente Administrativo competente a nivel comunitario por lo cual la rigurosidad
de examen –aunque no por el fondo del ámbito del producto del servicio
específico- se logra.
El aspecto de autoría en el Reglamento de Uso, tanto para la Marca de
Garantía como para la Marca Colectiva de Titularidad Jurídico Pública, le
corresponde su elaboración al ente gestor o solicitante.
Respecto del contenido del Reglamento de Uso exigido para la Marca
de Garantía en la legislación española, se establece el siguiente:
Personas autorizadas a utilizar la marca
Características comunes de los productos o servicios que se
van a certificar
Forma de verificar éstas características
Controles y vigilancia del uso de la marca que se efectuarán
Responsabilidades en que se pueda incurrir por el uso
inadecuado de la marca
Canon que eventualmente se solicite al usuario de la Marca
342
Sin duda alguna la conceptualización de la Marca Colectiva nacional
difiere en forma sustancial de la conceptualización funcional a nivel
comunitario, ya que puede responder a la Marca Comunitaria Colectiva
asociativa pero no a la Marca Comunitaria Colectiva de Titularidad Jurídico
Pública. En razón de esta característica se logra un aumento significativo en
la presunción de garantía de calidad de los productos y servicios identificados
con esta última, sin que necesariamente se llegue a analizar los alcances del
Reglamento de Uso logrando verificar que Marcas de Garantía nacionales,
accedan al registro de Marca Comunitaria Colectiva como tal. En este sentido,
la MCC de TJP minimiza la problemática de la implementación de la Marca de
Garantía respecto de la utilización como tal, esto en virtud de que el titular de
una marca de garantía, considerando su régimen especial, impide que
soliciten marcas de garantía aquellos que fabriquen o comercialicen productos
o servicios idénticos o similares a aquellos para los que fuera a registrase la
marca, sirviendo este aspecto para justificar la denegación de la solicitud de la
marca; situación inviable cuando el titular es un ente de Derecho Público374.
De acuerdo al estudio realizado sobre la motivación para certificar la
marca “Q de Calidad Turística”375, existen elementos tanto externos como
internos para lograr que sea una marca de certificación, con lo cual se facilita
un mejor posicionamiento en el mercado mediante la organización en la
calidad de los servicios lo que obliga a la vez a una mejora continua de todos
los procesos. Entre las motivaciones internas destacan la necesidad de
mejorar la calidad de los servicios prestados, mejora de los procesos y
procedimientos internos, junto con la mejora del control y eficiencia; las
externas, por su parte, responden a la necesidad de implantar y certificarse
para la mejora de la imagen, reforzar su ventaja competitiva respecto de los 374 Gómez Lozano, María, “Sobre el Uso de las Marcas de Garantía no registradas”, ADI 29 (2008-2009), pp. 795-824. 375 Gracía, J.Á., Brea, J. A. F., & Rama, María de la Cruz Del Río. ANÁLISIS DE LAS MOTIVACIONES PARA CERTIFICAR LA MARCA "Q DE CALIDAD TURÍSTICA". SECTOR DE ALOJAMIENTO/ANALYSIS OF REASONS TO CERTIFIED THE MARK "Q FOR TOURIST QUALITY". ACCOMMODATION SECTOR. Investigaciones Europeas De Direccion y Economia De La Empresa, 2012., p.p. 8 y 9.
343
demás competidores y, reducir el número de quejas. Ambos tipos de
motivaciones en la conformación de una marca de garantía, respaldan la
satisfacción y el cumplimiento de las expectativas de los clientes, puesto que
éstos perciben que la empresa trabaja con calidad.
Considerando la Marca Comunitaria Colectiva Turrón de Jijona376, dicha
marca versa sobre el Turrón de Jijona, pero no cualquier turrón proveniente
del área en mención, ya que para esto se podría perfectamente
instrumentalizar a partir de la Denominación de Origen Protegida, como se
comentó en el ítem I, relativo a Denominaciones de Origen e Indicaciones
Geográficas; sin embargo la Marca Comunitaria Colectiva de Garantía Turrón
de Jijona establece una serie de condiciones que le permiten acreditar la
calidad específica de éstos a diferencia de los demás turrones provenientes
del área geográfica en mención. El Reglamento de Uso de la Marca Turrón
de Jijona establece en su artículo 10 que los únicos turrones amparados a
esta Marca son los pertenecientes exclusivamente a las categorías “suprema”
y “extra” de la reglamentación técnico sanitaria vigente y establecida en el
Reglamento de Uso (que tiene identidad con el pliego de condiciones de la
DO) debiendo cumplir con los porcentajes mínimos determinados por el
siguiente artículo; el artículo 11 establece las materias primas fundamentales
para los turrones que pueden utilizar la marca:
Miel pura de abeja, como mínimo 10%
Almendra limpia, sana, sin materias extrañas y de las variedades
Valencia, Mallorca, Marcona, Mollar y Planeta. El porcentaje
mínimo de almendra, de las especies determinadas, es de un
52%
En el mismo texto, se establece la regulación que debe respetarse con
las exigencias mínimas establecidas para su elaboración, calidades en
materias primas y porcentajes.
376 Registro de MCC en Oficina, número 2067015.
344
Se determinan así mismo las características organolépticas respecto de
color, aroma y sabor de los turrones; reconociendo al Consejo Regulador de
dicho Turrón la potestad de excluir de su protección los productos que no
respondan a la calidad evaluada. Si bien, esta Marca de Garantía va más allá
de aspectos de elaboración del Turrón con relación a la composición del
producto, es importante destacar la verificación y evaluación del mismo bajo
parámetros de calidad más amplios de la mera composición, como lo es la
dimensión en el corte del producto y su embalaje.
La marca de garantía de calidad Qualipac377, establece la calidad a
través de la identificación de 10 puntos específicos que evalúa la Asociación
de Calidad de Energía Renovable:
1. La empresa asegura dentro de su propio negocio las competencias
profesionales adquiridas por la formación inicial o permanente, y la práctica
confirmada. Estar al corriente de las obligaciones legales y las garantías
legales expresamente que cubre todas las actividades y el trabajo que realiza.
2. Abogado NF hardware PAC - o siguiendo los mismos requisitos - y
ser la información del relé de la Asociación Pública y Qualit'EnR
3. Garantizan una función de asesoramiento con el cliente para ayudar
en la elección de las soluciones más adecuadas a sus necesidades,
realizando un estudio térmico, analizando las limitaciones del lugar, el tamaño
de la casa, y energía disponibles;
4. A partir de la visita al lugar, postular a la descripción por escrito del
cliente, la instalación detallada y completa de un Sistema de bomba de calor,
fijando un plazo para la finalización de los términos de pago y las condiciones
de garantía legales;
5. Informar al cliente de las medidas necesarias, en particular las
relativas a declaraciones previas de trabajo, las condiciones para la concesión
377 Registro de MCC según Oficina, número 9007089.
345
de ayudas estatales y los incentivos fiscales existentes, puestos en su
conocimiento por Qualit'EnR Asociación.
6. Una vez que se obtiene el consentimiento del cliente, se verifica el
llevar a cabo la instalación controlada en las reglas profesionales, normas y
regulaciones aplicables, en la forma prescrita;
7. Establecer y activar la instalación, posteriormente, proceder a la
recepción por parte del cliente del trabajo realizado. Se le dota de todos los
registros y documentos relativos a las condiciones de garantía y servicio /
mantenimiento de los estándares del producto, ofertando el compromiso de
mantenimiento;
8. Facilitar al cliente factura detallada y descriptiva (respecto del
"suministro de equipo," y "mano de obra") y completar la entrega, de acuerdo
con las especificaciones (con la descripción exacta del hardware instalado y
referencias precisas de su certificación). Además dispondrá del certificado
firmado que necesitaría para hacer valer sus derechos en la calidad del
producto contratado;
9. En caso de anomalías o incidentes reportados sobre la operatividad
del producto señalado por el cliente, se comprometen a trabajar en el sitio de
una manera oportuna y hacer los controles y revisiones necesarios para el
cumplimiento de la garantía,
10. Con una simple notificación a la Titular Asociación Qualit'EnR, esta,
o su representante, se encuentra facultada para realizar cualquier operación
de control, con el fin de examinar las condiciones de aplicación y la realización
de la calidad garantizada.
Su Reglamento de Uso establece que la utilización de la marca
colectiva está disponible para cualquier empresa que haga la solicitud de
forma individual, siempre que declaren que los productos y/o servicios que
brindan y que se quieren proteger con la marca, cumplen con los criterios de
calidad y fiscalización previstas en el reglamento.
346
Dentro de las Marcas Comunitarias Colectivas inscritas se encuentran
una serie de marcas que responden a parámetros de garantía de calidad, sea
sobre productos o sobre servicios, ver a manera de ejemplo las marcas 360
Quality378, Alfajor de Medina de Sidonia379 y Tequila380 esta última titularidad
del Consejo Regulador del Tequila A.C; así como Vetro Artístico Murano
titularidad de la Junta Regional del Veneto, Italia, registro numero 481812;
PLÑQ 2000 propiedad del Ministerio de Planificación y Medio ambiente,
Francia, registro número 937946; Natural Valley cuyo titular es la Provincia Di
Pienza, Italia, registro número 3867132; Ambao perteneciente al Ministerio de
Economía y de Investigación Científica, Bélgica, registro número 2177962; así
como Geprüfte qualitat Thüringen propiedad del Ministerio de Agricultura,
Silvicultura, Medio Amiente y Conservación de Thuringe, Alemania, registro
número 3364809.
Respecto de los últimos signos distintivos analizados, frente a los
efectos y alcances de la Marca Comunitaria Colectiva, se evidencia que las
marcas de garantía y las marcas de certificación que operan a nivel nacional
de los Estados miembros, e incluso fuera de la Comunidad, como lo es el
Tequila y el Mezcal de México, así como el American Petroleum Institute, de
Estados Unidos de América, encuentran protección bajo el instituto de la
Marca Comunitaria Colectiva. De forma ejemplificativa se ha realizado un
listado de marcas comunitarias colectivas registradas en la EUIPO que
contienen y hacen referencia a su función certificadora o de garantía en forma
expresa, misma que forma parte sustancial de las 1234 marcas Colectivas de
la Unión analizadas.
A partir del estudio pormenorizado de la terminología utilizada se
muestra una ambigüedad resultante de la misma, pues se usa dentro de una
misma tipología tanto el aspecto de garantía como de certificación. Así,
dentro de la Comunidad Europea se implementa, mediante el Proyecto Marca
378 Registro Oficina número 8111891 379 Registro Oficina número 697813 380 Registro Oficina número 7102346
347
de Calidad Territorial Europea (MCTE), el registro de varias marcas
comunitarias colectivas que a la vez forman parte de una Marca Comunitaria
Colectiva interterritorial381. Lo anterior responde a dos variables
consideradas: la gestión colectiva de los recursos territoriales y la apertura del
territorio, respondiendo así a las tendencias en la demanda de los
consumidores a escala mundial, por la cual se genera un giro en las
estrategias productivas de los agricultores para la diferenciación de sus
productos con base a criterios de calidad. En virtud de ello varios territorios
europeos se han decantado por gestar una segunda generación de marcas en
pro de una marca territorial382 que a la vez forme parte de otra de ámbito
superior de tercera generación dentro del Proyecto MCTE, en el cual la
diferenciación por calidad es el elemento neurálgico para transformar la
producción e institucionalidad del territorio a través de procesos colectivos,
con la finalidad de lograr primordialmente dos fines: crear y mantener un
contrato de confianza entre el consumidor y el productor rural; y crear y
expandir una red de actores rurales que compartan los objetivos y respeten
las reglas vinculadas a la marca común, siendo ésta una marca comunitaria
colectiva.
Dicho proyecto surge de la cooperación transnacional de tres grupos de
acción europeos en el marco del LEADER II383, el Pays Cathàre, en Francia;
el Valle Umbra e Sibillini, en Italia; y el Condado de Jaén, en España;
abocados a dos objetivos específicos: incrementar la competitividad de los
territorios participantes, en base a criterios de calidad territorial mediante
381 Marca Calidad Rural, número 004657003, registrada en la OAMI en el 2007, cuyo titular es la Asocación de la Marca de Calidad Territorial Europea, con domicilio en España. 382 Ramos, E. “Estrategias de desarrollo rural territorial basadas en las especificidades rurales. El caso de la marca calidad rural® en España/Territorial rural development strategies based on rural specificites. the case of the rural quality® mark in spain”. Revista De Estudios Regionales, 2014., pp. 9 y 10 383 El objetivo principal del Observatorio europeo LEADER II es facilitar las transferencias de innovación y los intercambios de experiencias y conocimientos entre los territorios y agentes rurales de la Unión Europea. Favorece asimismo la visibilidad dela iniciativa LEADER II y de la política de desarrollo rural de la Unión. El Observatorio europeo LEADER II trabaja bajo el auspicio de la Dirección general de Agricultura (DG VI) de la Comisión Europea que ha confiado a la AEIDL (Asociación Europea de Información sobre el Desarrollo Local) la ejecución técnica del programa. http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-es/euro/r1-2.htm
348
marcas territoriales de segunda generación, y construir una marca de tercera
generación que identifique mediante un sello común “Calidad Rural” la
producción de los territorios involucrados.
La propuesta se fundamenta en dos niveles: nivel territorial y marca
local, cuyo titular será la entidad que realice el registro correspondiente,
obteniendo el derecho de uso de estas marcas, empresas o entidades del
territorio que superen el procedimiento de certificación establecido para ello; y,
nivel supraterritorial, marca común o europea, que sería la marca paraguas
Calidad Rural propiedad de la Asociación Europea de la Marca de Calidad
Territorial; lo que implica que la Unión Europea es consciente de la
importancia y relevancia de la herramienta de la marca colectiva (en la
práctica, marca de certificación o de garantía) para potenciar el desarrollo de
los diversos sectores del mercado.
Tómese en consideración que la calidad en los productos y servicios ha
tomado relevancia a partir del siglo XX democratizando ésta, como lo indica
Kunde (2000)384 “las empresas han definido tan bien el mejor modo de hacer
las cosas que ahora son todas ellas más o menos idénticas”, lo que ha
generado que la calidad no sea símbolo de pocas empresas, sino un modelo
integral de gestión del mercado.
Se concluye que la diferencia básica entre marcas colectivas y marcas
de garantía reside en la función predominante, en el primer caso, la marca
colectiva indica que el producto procede de un miembro afiliado a la
Asociación titular de la marca, en el segundo, en las marcas de garantía, se
certifica la concurrencia de una serie de características comunes de los
productos y/o servicios de un determinado nivel de calidad.
384 Citado por Olivares Delgado Fernando y otros, Rebelión en las Marcas, Lid Editorial Empresarial, S. L., Madrid, 2012, p. 62.
349
CAPÍTULO V.
IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA Y RECONOCIMIENTO NORMATIVO DE LAS MARCAS COLECTIVAS EN EL CONTINENTE AMERICANO
I. RECONOCIMIENTO DE LA MARCA COLECTIVA Y SUS DIVERSAS TIPOLOGIAS EN EL CONTINENTE AMERICANO
La normativa primigenia que se encuentra en el continente americano
sobre protección y reconocimiento de la Marca como signo distintivo data de
1929, en el glosario de este cuerpo normativo se establece la definición de
Marca Colectiva de la siguiente forma, “…MARCAS COLECTIVAS: significa
marcas legalmente usadas por dos o más propietarios…”. Esta normativa
conforma la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y
Comercial385. Siendo realmente imprecisa esta definición en virtud de que
refiere a una copropiedad de la marca y no a la duplicidad de titularidad y uso.
Desde el año 1929 se reconoce entonces la Marca Colectiva como
signo distintivo con características diversas a la Marca Comercial, sin
embargo esta caracterización resulta somera e imprecisa en la
conceptualización que se hace de este tipo de marca considerando criterios
fundamentales como titularidad de la marca, condiciones de uso,
diferenciación respecto de diversas aplicaciones o alcances dentro de las
marcas colectivas, entre otros.
Esta Convención fue ratificada por varios países del continente como
se demuestra en la tabla siguiente:
385 Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial; Firmada en Washington el 20 de febrero de 1929. Aprobada por la ley 59 de 1936 (marzo 25). Depositada la ratificación el 22 de julio de1936.
350
PARTES CONTRATANTES/SIGNATARIOS
FIRMA INSTRUMENTO EN VIGOR
Bolivia (Estado Plurinacional de) 20 de febrero de 1929
Brasil 20 de febrero de 1929
Chile 20 de febrero de 1929
Colombia 20 de febrero de 1929
Ratificación: 22 de julio de 1936
22 de julio de 1936
Costa Rica 20 de febrero de 1929
Cuba 20 de febrero de 1929
Ratificación: 2 de abril de 1930
2 de abril de 1930
Ecuador 20 de febrero de 1929
Estados Unidos de América 20 de febrero de 1929
Ratificación: 17 de febrero de 1931
17 de febrero de 1931
Guatemala 20 de febrero de 1929
Ratificación: 30 de diciembre de 1929
2 de abril de 1930
Haití 20 de febrero de 1929
Ratificación: 14 de agosto de 1931
14 de agosto de 1931
Honduras 20 de febrero de 1929
Ratificación: 29 de noviembre de 1935
29 de noviembre de 1935
México 20 de febrero de 1929
Nicaragua 20 de febrero de 1929
Ratificación: 7 de junio de 1935
6 de junio de 1935
Panamá 20 de febrero de 1929
Ratificación: 8 de abril de 1935
8 de abril de 1935
Paraguay 20 de febrero de 1929
Ratificación: 1 de marzo de 1944
1 de marzo de 1944
Perú 20 de febrero de 1929
Ratificación: 25 de marzo de 1937
25 de marzo de 1937
República Dominicana 20 de febrero de 1929
Uruguay 20 de febrero de 1929
Venezuela (República Bolivariana de)
20 de febrero de 1929
Tabla 1 Partes contratantes Convención Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial.
351
El reconocimiento normativo de cada uno de los países que se analizan
responderá a criterios de que la admisibilidad de los tipos de marca colectiva
regulados y reconocidos en sus preceptos sea a nivel legal y/o reglamentario,
lo que se indicará en cada caso.
De conformidad con la regulación analizada se establece la siguiente
clasificación bajo criterios de conceptualización normativa para cada uno de
los institutos que por su composición o estructura responde a una variante
dentro del concepto general de Marca Colectiva.
Se establecen tres criterios generales de clasificación de los países en
el continente americano con relación al reconocimiento de la marca colectiva o
signos distintivos afines. Considerando este elemento se establecen los
siguientes criterios de clasificación:
Cuerpo Normativo que regula la marca colectiva y/o el signo distintivo
afín
Requerimientos subjetivos para ostentar la titularidad de la marca
colectiva o signo distintivo reconocido
Lineamientos determinados para usar la marca o signo distintivo en
cuestión, pues por tratarse del tipo de marca se parte del supuesto de
la dualidad entre titularidad y uso del signo.
Bajo el primer criterio se determinará el tipo de cuerpo normativo que
regula la marca, se éste una ley, reglamento o norma administrativa que
faculte su reconocimiento. Los alcances del testo normativo así como el
concepto de cada una de las marcas de interés para la presente investigación
que se reconoce en dicho país.
352
El segundo aspecto que facilita esta clasificación permite establecer los
presupuestos de legitimación para el titular del signo distintivo de análisis,
quien puede solicitar una marca colectiva, una marca de garantía o el signo
que se reconozca en cada uno de los ordenamientos jurídicos. Estableciendo
para ello si es factible que una persona física pueda optar por solicitar la
marca, si es una persona jurídica, los elementos particulares que se le
solicitan y la trascendencia que la existencia de esos parámetros determinan
para la implementación de la marca.
Por último, se determina en virtud de su relevancia como
especificaciones propias de cada marca, la implementación de lo que se
conoce en la Unión Europea, en términos marcarios, como Reglamento de
Uso, independientemente de la terminología que se emplee. Es de vital
trascendencia no sólo establecer dicho requerimiento sino los elementos que
le conforman, que permiten la determinación de la legitimación para el uso de
la marca en cuestión.
1. Regulación de la Marca Colectiva sin ninguna variante
En Argentina la Ley número 26355, sancionada en febrero 28, del año
2008 establece la regulación de la marca colectiva para el país; definiéndola
como “… todo signo que distingue los productos y/o servicios elaborados o
prestados por las formas asociativas destinadas al desarrollo de la economía
social.”386 Dicha ley hace mención únicamente a la Marca Colectiva sin
reconocer ninguna otra acepción o tipo de este género marcario en el ámbito
de los signos distintivos.
386 Artículo 1.
353
Cuba, asimismo reconoce la Marca Colectiva mediante el Decreto Ley
203387, reservando el Título IV a las Marcas Colectivas. En su artículo 90,
apartado 2, incisos a y b; indicando que serán Marcas Colectivas aquellas
adoptadas por las agrupaciones de personas para salvaguardar los intereses
industriales o comerciales de quienes las integran; y aquellas adoptadas por
una asociación, Institución u otra persona jurídica que agrupe a personas
establecidas en un territorio determinado, para un producto o servicio
peculiar.
La conceptualización de la Marca Colectiva la realiza en pro del titular legitimado para serlo, y no por aspectos intrínsecos a ésta.
En la legislación marcaria Hondureña contenida en la Ley de Propiedad
Industrial, generada mediante Decreto No. 12-99-E388, se regula la Marca
Colectiva en el capítulo III.
Al respecto la Ley no realiza una conceptualización de la Marca
Colectiva, ya que toda regulación se aboca a establecer características y
elementos de procedimiento de su registro e implementación pero no realiza
ningún esfuerzo por diferenciarla o caracterizarla frente a la Marca Individual.
En México la normativa que regula lo relacionado a las marcas es la
Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 27 de junio de 1991 cuyo texto vigente obedece a la última reforma del 9 de
abril del año 2012 publicada en el DOF 09-04-2012.
387 Dado en el Palacio de la Revolución, en la ciudad de La Habana, a los 24 días del mes de diciembre de 1999. 388 Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. En el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los diecinueve días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.
354
Pese a ser uno de los mayores países en América en los que se
reconoce una labor importante en la Protección de la Propiedad Industrial, la
normativa es, si no la más escueta, una de las más pobres en la regulación y
reconocimiento del tema en estudio389.
El texto normativo que le regula dedica el capítulo II a la Marca
Colectiva, mediante tres artículos.
El artículo 96 en su segunda parte, le califica como una marca que sirve
para distinguir en el mercado, los productos o servicios de los miembros de
una Asociación respecto de los productos o servicios de terceros, sin mayor
alusión a su regulación.
2. Reconocimiento únicamente de Marca de Certificación
En Canadá se reconoce únicamente la Marca de Certificación dentro
del ámbito de estudio, el cuerpo normativo que le regula responde a la
codificación de la Trade-marks Act (R.S.C., 1985, c. T-13), modificada el
primero de enero del 2015 siendo actualizada en fecha de 4 de febrero del
presente año390.
Dicho cuerpo normativo se refiere a la Marca de Certificación como
aquella que puede ser adoptada y registrada solamente por una persona que
no se dedica a la fabricación, venta o arrendamiento de bienes o la prestación
de servicios como los de la asociación que utiliza tal marca391. Considerando
389 Lo que puede obedecer al amplio desarrollo e implementación de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas en la protección de sus productos y servicios, elemento que videntemente excede la delimitación del tema. 390 Ver, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/T-13/page-12.html#h-7 391 “(1) A certification mark may be adopted and registered only by a person who is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of goods or the performance of services
355
esta conceptualización, en el título referido a la interpretación de los
conceptos normativos, esta regulación establece en el apartado de las
definiciones qué se debe entender como marca de certificación, aquella que
se utiliza con el propósito de distinguir o para visualizar bienes o servicios
definidos de conformidad con un estándar determinado con respecto a: el
carácter o calidad de los bienes o servicios, las condiciones de trabajo en las
que dichos bienes han sido producidos o se realizan los servicios, las
cualidades determinadas de las personas que producen los bienes o los
servicios realizados, o la zona en la que las mercancías hayan sido
producidas o los servicios prestados (traducción libre)392.
3. Reconocimiento normativo de la Marca Colectiva y Marca de Garantía
La regulación Panameña sobre signos distintivos reconoce dentro de su
ordenamiento la Marca Colectiva y la Marca de Garantía no así la Marca de
Certificación, tipos marcarios que responden a las formas más comunes en la
especie del género marca colectiva.
En la Ley No. 35, de 10 de mayo de 1996 se dictan disposiciones sobre
Propiedad Industrial. Esta Ley en el Título V de las Marcas en General,
contiene en el capítulo II lo referido a las Marcas Colectivas y las Marcas de
Garantía. Así mismo el Reglamento a dicha Ley, Reglamento número 7 del
Ministerio de Comercio e Industrias del 17 de febrero de 1998, norma en
such as those in association with which the certification mark is used.” (Una marca de certificación puede ser adoptada y registrada solamente por una persona que no se dedica a la fabricación, venta, arrendamiento de bienes o la prestación de servicios como los de asociación que utiliza la marca de certificación Traducción libre.-) 392 “certification mark” means a mark that is used for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services that are of a defined standard with respect to (a) the character or quality of the goods or services, (b) the working conditions under which the goods have been produced or the services performed, (c) the class of persons by whom the goods have been produced or the services per- formed, or (d) the area within which the goods have been produced or the services performed, from goods or services that are not of that defined standard.”
356
forma complementaria lo relativo a ambas marcas también en su capítulo II.
De esta forma ambas normas conceptualizan dichas marcas de la siguiente
forma:
Marca Colectiva
La Marca colectiva será aquella que se implemente para diferenciar, en
el mercado, los productos o servicios de sus miembros, de los productos o
servicios de quienes no forman parte de la asociación solicitante393.
Marca de Garantía
Es de rescatar que de las legislaciones analizadas en el continente
americano es la única normativa que reconoce la Marca de Garantía en forma
expresa y sin realizar ninguna similitud con otro tipo de marca colectiva394,
conceptualizándola como el signo o medio que certifica las características
comunes, en particular la calidad, los componentes y el origen de los
productos elaborados o distribuidos o de los servicios prestados, por personas
debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca395.
4. Reconocimiento de la Marca Colectiva y la Marca de Certificación
De acuerdo al análisis elaborado éste es el criterio normativo con un
número mayor de adeptos en las regulaciones nacionales, si bien algunos de
ellos incorporan características de la Marca de Garantía dentro de la Marca de
Certificación como se verá en líneas posteriores. Resulta necesario mencionar
que Estados Unidos por sus características especiales y la injerencia que
393 Artículo 113 de la Ley 35. 394 La legislación de Uruguay reconoce la marca de garantía como sinónimo de la Marca de Certificación. 395 Artículo 117, de la Ley de marras.
357
mantiene en temas comerciales, se analizará en un apartado diferente; si bien
cuenta con una de las regulaciones en virtud de las características propias de
la construcción normativa en el derecho sajón, más de avanzada en el
reconocimiento de la importancia en la implementación de las marcas
colectivas y sus diferentes tipologías, se ha determinado darle un tratamiento
específico junto a otras legislaciones como Cuba y Venezuela en atención a
sus particularidades.
En Belice las Marcas Comerciales son reguladas en el Capítulo 257 de
la Ley llamada Trade Marks Act - Cap. 257 del 28 de febrero del 2008. Este
capítulo regula en sus Anexos Primero y Segundo lo concerniente a las
Marcas Colectivas y las Marcas de Certificación respectivamente.
Conteniendo una definición conceptual de cada una de ellas en el Aparatado I,
que versa sobre aspectos preliminares.
De acuerdo a lo indicado se debe entender como Marca de
Certificación “…lo que indica una marca que los bienes o servicios en relación
con los que se utiliza son certificados por el titular de la marca en relación con
el origen, los materiales, el modo de fabricación de bienes o prestaciones de
servicios, la calidad, exactitud u otras características…”, remitiendo a su
regulación en el anexo segundo de dicho capítulo. Respecto a la Marca
Colectiva se conceptualiza como una marca implementada para distinguir los
productos o servicios de los miembros de una asociación -esta Asociación es
la titular de dicha marca-, de los productos y/o servicios de otras empresas,
estableciendo las disposiciones relativas a este tipo de marca a las contenidas
en el anexo primero de ley.
En Brasil la regulación de los derechos de Propiedad Industrial se
establece mediante la Ley número 9279, emitida el 14 de mayo de 1996. Este
cuerpo normativo en su Título III determina lo relativo a las Marcas;
concretamente, en el capítulo VII regla lo referente a la Marca Colectiva y en
358
este caso también lo referente a la Marca de Certificación como especie de la
primera.
En la legislación Chilena se establece la regulación de la Propiedad
Intelectual mediante la Ley número 19039, promulgada el 24 de enero de
1991 cuya última modificación fue realizada en marzo del 2005. Esta Norma
establece en su artículo primero el ámbito de aplicación de la misma indicando
que “…Artículo 1º.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio
de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los
derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de
utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o
topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y
denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda
establecer. Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales
en el ámbito de la protección de la información no divulgada. ..”. (La negrita
es agregada)
El título II de este cuerpo normativo regula lo concerniente a las Marcas
Comerciales, sin hacer mención de las marcas colectivas o alguna variedad
de éstas. En este apartado, la norma establece los lineamientos generales
para la inscripción y solicitud de registro de una marca comercial, qué puede
inscribirse como marca, quién está legitimado para presentar dicha solicitud,
causas de nulidad, caducidad y el procedimiento de solicitud así como de
apelación.
Sin embargo, en la circular número 9, emitida por el INAPI396 el 15 de
noviembre de 2011, se regula lo concerniente a las Marcas Colectivas y de
Certificación; teniendo como fundamento la siguiente normativa: lo dispuesto
en el decreto con fuerza de ley Nº1-19.653 de 11 de enero de 2001 del
396 Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, creado mediante Ley 20.254, emitida el 14 de abril del 2008; como un órgano descentralizado, de carácter técnico y jurídico encargado de la administración y atención de los servicios de propiedad industrial.
359
Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el Texto Refundido,
Coordinado y Sistematizado de la ley Nº 18.575, llamada Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la ley
Nº 20.254, Orgánica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial; en la ley Nº
19.039, de Propiedad Industrial; en el decreto supremo Nº 236, de 2005, del
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Reglamento de la ley Nº 19.039;
en el decreto con fuerza de ley Nº 2, del 28 de noviembre de 2008, del mismo
Ministerio, que Fija el Personal de planta del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial; y en el decreto supremo Nº 205, de 2009 del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, que nombra al Director Nacional del
Instituto de Propiedad Industrial; considerando las funciones encomendadas al
INAPI, resulta necesario para el Instituto Nacional de Propiedad Industrial
comunicar debidamente las instrucciones generales que permitan cumplir en
forma debida y eficiente las funciones encomendadas por la ley de creación,
principalmente dar certeza sobre la forma de cumplir las disposiciones
establecidas en la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial.
Finalmente la circular número 9 del INAPI, regula ambas marcas,
colectivas y de certificación, conforme dos apartados. El primero de ellos
relativo a las Marcas Colectivas y el segundo concerniente a las Marcas de
Certificación, un tercer apartado refiere a disposiciones comunes y un cuarto y
último apartado refiere a la vigencia de la circular en análisis.
Marca Colectiva
La conceptualización que la normativa de análisis realiza de la Marca
Colectiva, se establece mediante el artículo uno del apartado primero,
caracterizándola como un signo distintivo que puede servir para distinguir la
procedencia, el material, el modo de fabricación u otras características
comunes de los bienes y/o servicios producidos y/o prestados por los
miembros de una asociación, cuya finalidad responde a facilitar y generar una
diferenciación en el mercado de los productos y servicios, de aquellos
360
producidos o prestados por terceros y que no forman parte de dicha
asociación o grupo.
Marca de Certificación
Mediante el artículo uno de su segundo apartado, se define la Marca de
Certificación como un signo distintivo destinado a ser aplicado a productos o
servicios con el objeto de acreditar alguna o algunas determinadas
características comunes para un determinado tipo de productos y/o servicios,
añadiendo en forma inmediata, que para el particular, podrá referirse a una
cierta calidad, a unos específicos componentes o sobre un determinado origen
de los productos elaborados o distribuidos o, de los servicios prestados por
personas debidamente autorizadas, controladas o certificadas por el titular de
la marca.
Son marcas cuya función es la de certificar o garantizar que los
productos o servicios que distinguen se encuentran dentro de los patrones o
estándares preestablecidos por su titular y que, además, hay un sometimiento
a un control previo y continuado por éste, características determinadas y
correspondientes a este tipo de marca.
En la legislación costarricense se reconocen igualmente las Marcas
Colectivas y las Marcas de Certificación, las mismas son reguladas por La Ley
número N° 7978, Ley de marcas y otros Signos Distintivos del 6 de enero del
años dos mil, la cual ha sido modificada por la Ley número N° 8632 del año
2008, que en lo trascendental no surte modificación alguna al tema que nos
ocupa; y el Decreto número 30233-J, Reglamento de la Ley de Marcas y otros
Signos Distintivos de abril del 2002, ambas normativas en complemento
conceptualizan dichos institutos de la siguiente forma,
361
Marca Colectiva
Conceptualiza a la Marca Colectiva como un signo o combinación de
éstos cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas
por el Titular para utilizar la marca.
Marca de Certificación
La Marca de Certificación se entiende como aquella que se conforma
de un signo o combinación de éstos que se aplica a productos o servicios
cuyas características o calidad han sido controladas por el titular de la marca.
En El Salvador la normativa vigente es el Decreto Legislativo No. 913,
del 14 de diciembre de 2005, sin embargo este Decreto viene a reformar en
aspectos puntuales el Decreto Legislativo No. 868, de fecha 6 de junio de
2002, publicado el 8 de julio de ese mismo año, por el cual se emitió la Ley de
Marcas y otros Signos Distintivos.
En lo que interesa, la normativa del Decreto número 913, incluye en el
reconocimiento legislativo la Marca de Certificación, complementando el
reconocimiento que ya existía por su antecesora a la Marca Colectiva, así
como el capítulo referente a este tipo de marca, adicionando el Título IIII Bis
relativo a la Marca de Certificación.
Marca Colectiva
La Marca Colectiva será una marca cuyo titular es una persona jurídica
que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca con base en
un reglamento.
362
Marca de Certificación
Mediante reforma al artículo 1, del Decreto 868 establece la Marca de
Certificación como una marca que se aplica a productos o servicios cuya
calidad y otras características han sido controladas y certificadas por su titular.
Ambas definiciones con sumamente escuetas para su determinación.
En Guatemala se crea la Ley de Propiedad Industrial mediante Decreto
57-2000, la cual se publica el 27 de setiembre del año 2000 y entra en
vigencia a partir del 1 de noviembre de ese año.
Dicha normativa en el apartado 4 relativo a la terminología, determina lo
que se deberá entenderse por Marca Colectiva y Marca de Certificación
respectivamente:
“…marca colectiva: aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca. Marca de certificación: una marca que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca….”
El Título II relativo a las Marcas, en su Capítulo II refiere a las Marcas
Colectivas y el Capítulo III a las Marcas de Certificación. Los artículos 48 y 55
establecen, respectivamente, que la normativa de la marca individual será
aplicable a la marca colectiva y de certificación en el tanto no contravenga las
disposiciones particulares de cada una de ellas, así se aplicará lo relativo a
procedimientos, vigencia, renovación, extinción y modificación del registro.
La normativa Jamaiquina que regula el tema que nos ocupa es la
Trade Mark Act de 1999, Aprobada en la Cámara de Representantes el 11 de
mayo de 1999 y Aprobada en el Senado, el 18 de junio de ese mismo año.
363
Esta normativa, contiene en su apartado II, punto 3 lo concerniente al
registro y derechos de la Marca Colectiva y de la Marca de Certificación,
remitiendo al anexo primero lo respectivo a la Marca Colectiva, y al anexo
segundo lo concerniente a la Marca de Certificación.
Marca Colectiva
En el artículo 1 del Anexo primero, establece que la marca colectiva se
dirige a distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras
empresas y se interpretará como una referencia a distinguir productos o
servicios de los miembros de la asociación, que es el titular de la marca de los
de otras empresas. Igualmente admite que conformen el registro los signos o
indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la procedencia
geográfica de los productos o servicios, con la salvedad de que el titular de
una marca no tendría derecho a prohibir el uso de los signos o indicaciones, a
una persona que tiene derecho a utilizar una denominación geográfica.
Marca de Certificación
En los artículos 2 y 3 del segundo anexo, determinan que la Marca de
Certificación se dirige a distinguir los productos o servicios de una empresa de
los de otras empresas, y se interpretará como una referencia a distinguir
productos o servicios que son certificados de los que no lo son. En el mismo
sentido que para las Marcas Colectivas, para las Marcas de Certificación se
admite que conformen el registro los signos o indicaciones que puedan servir,
en el comercio, para designar la procedencia geográfica de los productos o
servicios, con la salvedad de que el titular de una marca no tendría derecho a
prohibir el uso de los signos o indicaciones, a una persona que tiene derecho
a utilizar una denominación geográfica.
364
En Nicaragua la Ley 580 llamada de Reformas y Adiciones397 a la Ley
No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos398 no hace ninguna reforma
a su antecesora referente al tema que nos ocupa. La Norma reformada, sea la
Ley 380, establece en su artículo 2, las Definiciones utilizadas en el cuerpo
normativo para las acepciones de ambas marcas:
Marca Colectiva
Establece que serán aquellas cuyo titular es una entidad colectiva que
agrupa a personas autorizadas a usar la marca.
Marca de Certificación
Será la marca de productos o servicios cuyas características o calidad
han sido certificadas por el titular de la marca.
Si bien ambas definiciones son someras, la Ley posee un capítulo para
cada una de las marcas en estudio.
En Paraguay la ley de Marcas N° 1.294/1998, contempla ambas
marcas, tanto las Marcas Colectiva como las Marcas de Certificación de la
siguiente forma,
Marca Colectiva
El artículo 61 del capítulo XII establece la Marca colectiva como aquella
que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de
productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo
control del titular.
397 Aprobada el 21 de marzo del año 2006. 398 Aprobada el 14 de febrero del año 2001.
365
Marca de Certificación
El artículo 67 pero del capítulo siguiente conceptualiza la Marca de
Certificación como un signo aplicado a productos o servicios cuyas
características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca.
Tomando en consideración la condición política de Puerto Rico, es de
rescatar la regulación nacional que contiene sobre la Marca Colectiva y la
Marca de Certificación, pues no es hasta fecha muy reciente que los Estados
Unidos, Gobierno Federal, está proponiendo un tratamiento pormenorizado de
este tipo de Marcas mediante una propuesta de reglamentación administrativa
por la USPTO.
En Puerto Rico el cuerpo normativo vigente que regula la Marca es la
Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, Ley 169 aprobado el 16 de
diciembre del año 2009, texto que deroga la Ley número 63 del 14 de agosto
de 1991399.
Dicho texto regula en su artículo 2 llamado de las “Definiciones” en sus
incisos H e I, lo procedente respecto a la conceptualización de cada una de
las Marcas de Certificación y las Marcas Colectivas.
Así mismo, el Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas
del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico, emitido por el
Departamento de Estado, contiene algunas alusiones puntuales para el
Registro de ambos tipos de marcas.
Marca de Certificación
Se establece como “…cualquier palabra, nombre, símbolo, imagen o
estilo comercial (“trade dress”), medio, logo, diseño, color, sonido, olor, forma,
399 Llamada Ley de Marcas de Puerto Rico.
366
objeto o una combinación de éstos que: 1) es utilizada en el comercio por una
persona que no es su dueño o titular, 2) que su dueño o titular tenga la
intención bona fide de permitir a una persona que no sea el dueño o titular a
utilizar la marca en el comercio y solicita el registro para la misma.”
Sin embargo la Ley número 124, aprobada el 12 de julio del 2011,
reenumera los incisos del artículo 2 de la Ley 169, estableciendo la misma
conceptualización, lo que implica ninguna modificación de fondo pero sí una
leve modificación de forma.
Marca Colectiva
Se le define como una marca de fábrica o de servicio, que sea utilizada
por los miembros de una cooperativa, una asociación u otro grupo colectivo u
organización; siempre que dicha agrupación tenga la intencionalidad bona fide
de utilizar en el comercio la marca, incluyendo en este tipo de marca aquellas
marcas que indican la membresía a una unión, asociación u otra
organización400.
Dentro de este criterio de reconocimiento normativo se encuentra la
Comunidad Andina, conformada por los países de Bolivia, Colombia, Ecuador
y Perú.
La Comunidad Andina se origina en el Pacto Andino o Grupo Andino, y
data de 1969, que se genera con el Acuerdo de Cartagena, este Organismo
conocido como CAN es regional, conformado como se indicó previo por cuatro
países cuyo objetivo común obedece a alcanzar un desarrollo integral
equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, sudamericana y
latinoamericana.
400 Este apartado refleja la adhesión normativa como Estado Libre Asociado a Estados Unidos.
367
Se conforma por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de los
órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Venezuela
fue miembro pleno hasta el 2006 y Chile originalmente fue miembro entre
1969-1976, pero se retiró durante el régimen militar de Augusto Pinochet
debido a incompatibilidades entre la política económica de ese país y las
políticas de integración de la CAN.
La Comunidad Andina se regula mediante diferentes instrumentos
legales con variación en su alcance. Las llamadas Decisiones son emitidas y
aprobadas por la Comisión de la Comunidad Andina y por el Consejo Andino
de Ministros de Relaciones Exteriores, y las Resoluciones son aprobadas por
la Secretaria General de la Comunidad Andina.
Uno de los elementos trascendentales de su conformación y por ello un
eje temático a que responde es la unificación del comercio de bienes y
servicios a efecto de uniformar la normativa relacionada con el objeto de
impulsar la transparencia y facilitar el libre flujo de mercaderías entre los
países contratantes.
El Acuerdo de Integración Regional Andino, conocido como Acuerdo de
Cartagena, instrumento jurídico internacional con el que se puso en marcha el
proceso de integración, fue suscrito el 26 de mayo de 1969 en Bogotá, en el
Palacio de San Carlos, entonces sede de la Presidencia de la República de
Colombia, pero no fue sino hasta el 16 de octubre del mismo año que entró en
vigencia, firmado en su origen por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela.
En su artículo primero401 determina su objeto, el alcance propuesto
responde a promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países
401 Artículo 1.- El presente Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la
368
Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la
cooperación económica cuya finalidad obedece a la formación gradual de un
mercado común latinoamericano.
Con este panorama se emite por la Comisión la Decisión número 24402
referida al Régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre
marcas, patentes, licencias y regalías, la cual en el artículo g) de las
Disposiciones Transitorias determina que dentro de los seis meses siguientes
a la entrada en vigor del régimen que menciona, la Comisión Andina, a
propuesta de la Junta, adoptará un reglamento para la aplicación de las
normas sobre propiedad industrial que comprenderá, entre otros, los temas
que se indican en su Anexo No. 2, el cual contiene la temática a desarrollar
relativa a la materia de Propiedad Industrial entre ella lo relativo a la
regulación Marcaria 403.
De acuerdo al desarrollo cronológico de la normativa para el desarrollo
de la temática de interés, la Comisión emite la Decisión 85404 sobre Propiedad
Industrial, que regula en su Capítulo III lo referente a las Marcas; siendo omisa
respecto de algún tipo de reconocimiento o regulación de Marcas Colectivas.
formación gradual de un mercado común latinoamericano. Asimismo, son objetivos de este Acuerdo propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros. Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión. 402 Artículo g) Disposiciones Transitorias “…Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente régimen, la Comisión, a propuesta de la Junta, adoptará un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial que comprenderá, entre otros, los temas que figuran en el Anexo No. 2…” 403 Anexo No. 2, de la Decisión número 24, del 31 de diciembre de 1974 “…DISPOSICIONES QUE DEBERA CONTENER EL REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL a) Determinación de los signos, palabras, símbolos o nombres que se pueden registrar como marcas; b) Disposiciones sobre propiedad de la marca, procedimiento para adquirirla, personas que pueden ser titulares del derecho, etc.; c) Clasificación uniforme de los productos para los efectos de las marcas; d) Publicación y términos de oposición al registro; e) Prioridad o derecho a oposición; f) Uso del privilegio; g) Caducidad por falta de uso; h) Término del privilegio; i) Negociación de la marca; j) Causales uniformes sobre nulidad, falta de renovación, cancelación por registros anteriores, etc.; …” 404 Decisión número 85, publicada el 5 de junio de 1974, mediante la cual se reglamenta lo concerniente a la Propiedad Intelectual para la Comunidad Andina.
369
Decisión 85, junio 1974
Sin embargo en su artículo 84, abre la posibilidad de que los países
miembros reconozcan otros asuntos sobre propiedad industrial no
comprendidos en esta Decisión, en igual forma en el artículo siguiente
reconoce todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de
acuerdo con la legislación de los respectivos Países Miembros, anterior a la
vigencia del Reglamento que se establece en esta Decisión, subsistiendo éste
por el tiempo que fuese concedido y en adelante se aplicaría respecto de su
uso y goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas, las normas
que la Decisión 85 contiene.
Decisión 311, noviembre 1991
En una Decisión posterior que regula la materia de Propiedad
Intelectual, concretamente la Decisión 311405, en el Capítulo IV sección IX se
regula por vez primera lo concerniente a las Marcas Colectivas. Así, este
cuerpo normativo determina que la Marca Colectiva será “…toda marca que
sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de
productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el
control del titular...”.
La conceptualización es algo ambigua, pues no realiza una concreta
diferenciación en cuanto a los productos o servicios que se distinguen con la
marca colectiva de los productos o servicios semejantes de otras empresas;
asimismo la implementación del término “origen” no es claro si refiere al origen
geográfico de los productos o servicios o bien al “origen empresarial” de los
mismos, es sin duda alguna bastantes escueta esta conceptualización de la
Marca Colectiva.
405 Sexagésimo quinto Período de Sesiones Extraordinarias de la Comisión realizadas el 07 y 08 de noviembre de 1991en Caracas – Venezuela.
370
Respecto de la titularidad, refiere únicamente a un grupo de personas,
sean éstas constituidas o no en personas jurídicas pues reconoce a una
agrupación, sin mayores requerimientos como legitimada para optar a su
registro. El artículo 114 establece que “…Las asociaciones de productores;
fabricantes; prestadores de servicios; organizaciones; o grupo de personas,
legalmente establecidos, podrán solicitar el registro de marca colectiva para
distinguir en el mercado, los productos o servicios de sus integrantes respecto
de quienes no forman parte de dichas asociaciones, organizaciones o grupos
de personas…”.
Si bien se hace referencia únicamente a una agrupación o persona
jurídica, es importante destacar que la limitación que se establece en la
primera parte del artículo en análisis responde a que esta agrupación sea de
productores, fabricantes o prestadores de servicios, sin embargo en la
segunda parte del artículo, únicamente establece que “…organizaciones o
grupo de personas...” cuyo requisito es que se encuentren legalmente
establecidos. De lo anterior se deduce que la legitimación es para todo ente
legalmente establecido sin tomar en consideración los fines para su
establecimiento, lo que desmerita la precisión en la legitimación para la
solicitud de este tipo de marca, afectando eventualmente su función en el
mercado.
Así mismo, la Decisión 311 en su artículo 115, establece una serie de
documentos y lineamientos que deben adjuntarse a la solicitud de Marca
Colectiva; estableciendo que debe indicarse en forma expresa en la solicitud
que se requiere el registro de éste tipo de marca:
a) Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de
personas que solicite el registro de la marca colectiva;
b) Copia de las reglas que el peticionario de la marca colectiva
utiliza para el control de los productos o servicios;
371
c) La indicación de las condiciones y la forma cómo la marca
colectiva debe utilizarse en los mismos;
d) La lista de integrantes; y,
e) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas
de los Países Miembros.
Respecto del primer requisito, se podría apuntar que obedece a
establecer el requerimiento de “legalmente establecido” para la agrupación
titular obviando claro está la finalidad a que responde tal agrupación, elemento
importante. En el segundo requisito, si bien no lo menciona en forma expresa
se refiere a una serie de lineamientos a que deben responder los productos o
servicios que se pretenden proteger por la marca colectiva. Responde a
aquellas características que hacen que esos productos o servicios se
diferencien de los demás similares en el mercado, lo que generalmente forma
parte del llamado Reglamento de Uso. En este aparte, se completa los
requerimientos estipulados en el inciso b). El inciso c) refiere a las condiciones
y especificación que se determina para la utilización de la Marca, debido a que
es una Marca acompañante, la Marca Colectiva generalmente tiene
estipulaciones del lugar donde debe fijarse así como elementos de ubicación
en el embalaje del producto.
Se hace referencia a la lista de integrantes de la agrupación de forma
tal que se determine quiénes son los eventuales autorizados para solicitar el
uso de la marca, toda vez que es un requisito ser miembro de la agrupación
para utilizar la marca, lo que no necesariamente garantiza la autorización de
uso, sino que es un elemento necesario ya que debe cumplir con las
condiciones estipuladas en lo que llaman en este cuerpo normativo “reglas de
la Marca Colectiva”.
Finalmente estipulan un último elemento que permite a cada uno de los
países miembros incluir aspectos que consideren necesarios para adecuar a
372
sus necesidades, estableciendo como base y eje central lo que se regula en la
Decisión.
En atención a las regulaciones analizadas sería necesario comunicar al
ente respectivo cualquier cambio en dichas reglas de forma tal que la
información contenida se encuentre vigente y debidamente aprobada en forma
previa a su utilización.
Respecto de la transmisión de la Marca Colectiva, este cuerpo
normativo estipula que se puede transmitir la titularidad de su registro bajo la
condición de que dicha agrupación esté de acuerdo406, lo que trae varios
cuestionamientos pues si los miembros de la agrupación deben estar
anuentes a dicha transmisión no se estipula un porcentaje necesario para su
aprobación siendo que de acuerdo a las reglas establecidas, son éstos
quiénes eventualmente son los autorizados a su uso; de igual forma debe
contar con la autorización del ente encargado de su registro en el país
procedente.
Importante destacar lo atinente a la licencia, debido a las características
propias de la Marca Colectiva, respecto de su duplicidad subjetiva, titular y
usuario autorizado, no es viable o funcional el otorgamiento de licencias toda
vez que el control o fiscalización para que un sujeto goce de legitimación para
el uso de la marca se realiza mediante la comprobación por el titular de forma
personal del cumplimiento de las condiciones establecidas por las reglas. Sin
embargo de la literalidad del artículo 116, se produce cierta ambigüedad ya
que equipara la autorización de uso con la licencia, pues indica que “…no
podrá ser objeto de licencia en favor de personas distintas a aquellas
autorizadas a usar la marca…”, permite pensar que la autorización de uso es
una licencia y no una autorización reglada.
406 Artículo 116.- La marca colectiva podrá ser transmitida a terceras personas, siempre y cuando cuente con la autorización de la asociación, organización o grupo de personas, así como con el consentimiento de la oficina nacional competente. En cualquier caso, su uso quedará reservado a los integrantes de la asociación, organización o grupo de personas.
373
Por último, en el artículo 117, la Decisión 311 establece la adecuación
de la reglamentación de la Marca Colectiva a lo preceptuado en este cuerpo
normativo y remite el procedimiento de solicitud a lo establecido en las
disposiciones nacionales de cada miembro.
Decisión 313407, febrero 1992
La Decisión 313 viene a sustituir la Decisión 311 respecto del Régimen
Común de la Propiedad Industrial, los antecedentes de la decisión en análisis
no hacen referencia a la justificación de dicha sustitución, sin embargo se
regula en el capítulo IV, sección IX lo concerniente a las Marcas Colectivas.
Respecto de la definición o conceptualización de la Marca Colectiva, la
misma sigue incólume a la contenida en su antecesora, no aporta ninguna
modificación. En igual sentido se da lo preceptuado respecto de la
legitimación para la titularidad de la Marca Colectiva, pues el artículo 113 de la
Decisión 313 es idéntico al artículo 114 de la Decisión 311. En el mismo
sentido procede respecto de los demás elementos, las reglas de la Marca
Colectiva, la transmisión de la misma. Lo único que se modifica es el cambio
de numeración pero en lo referente a lo sustantivo es una copia de la decisión
311, sin ningún aporte o modificación en el tema de análisis.
Decisión 344408, octubre 1993
En esta Decisión se reserva el Capítulo V para las Marcas, y la sección
IX para las Marcas Colectivas. En el acuerdo de dicha Decisión sólo se hace
mención a la sustitución de la Decisión 313, respecto del Régimen Común de
la Propiedad Industrial.
407 Sexagésimo séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Comisión, 04 - 06 de febrero de 1992, Quito – Ecuador, Decisión 314 de la Comunidad Andina. 408 Lima Perú, a los 14 días del mes de setiembre del año 2000.
374
La Decisión 344 regula en los artículos 123 al 127 lo concerniente a las
disposiciones de la Marca Colectiva repitiendo una vez más lo regulado en
forma literal en sus antecesoras, la Decisión 313 y la Decisión 311, sin ningún
aporte ni de forma ni de fondo. Decisión 486409, setiembre 2000
Esta Decisión incorpora una serie de innovaciones pertinentes al
Régimen de Propiedad Intelectual, la coyuntura comercial global genera que
se incorporen aspectos como Competencia Desleal con aspectos relativos a
medidas cautelares en protección de la Propiedad Intelectual, para el tema
que nos interesa en el Título VIII se regula lo referente a las Marcas
Colectivas y el siguiente, el Título IX a las Marcas de Certificación, éstas
últimas de innovación en su reconocimiento por la Comunidad Andina, toda
vez que es la primera incursión en la norma de acuerdo a la historicidad
apuntada.
Marca Colectiva
La Marca Colectiva se encuentra regulada en los artículos 180 a 184, el
primero de ellos copia de sus antecesoras respecto a la conceptualización de
la Marca Colectiva, el artículo 181, refiere a quién puede ser titular sin
incorporar ninguna modificación a la regulación anterior; sin embargo el
artículo 182410 que regula lo que respecta a los documentos que deben
409 Sexagésimo Período Ordinario de Sesiones de la Comisión, 20 - 21 de octubre de 1993 Santa fé de Bogotá, Colombia. 410 Artículo 182.- La solicitud de registro deberá indicar que se trata de una marca colectiva e ir acompañada de: a) copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la Marca colectiva; b) la lista de integrantes; y, c) la indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los productos o servicios. Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación, organización o grupo de personas deberá informar a la oficina nacional competente cualquier cambio que se produzca en cualquiera de los documentos a que hace referencia el presente artículo.
375
acompañarse a la solicitud, omite el requerimiento de copia de las reglas que
el peticionario de la marca colectiva utiliza para el control de los productos o
servicios, e incluye la incorporación de los demás requisitos que establezcan
las legislaciones internas de los Países Miembros.
En el artículo 183411, se presenta una innovación al establecer que la
marca colectiva puede ser transferida o licenciada, de acuerdo ya no al
consentimiento de la asociación, sino que lo remite a las normas internas de la
misma, eliminando el cuestionamiento que generaba la regulación anterior
concerniente a este aspecto. Es necesario observar que continua haciendo un
manejo inadecuado del instituto de la Licencia que desvirtúa la estructura
funcional de la Marca Colectiva, lo que permite apuntar dos elementos
importantes en esta regulación:
La aclaración mediante la remisión a las normas internas de la
Asociación o agrupación para su transmisión y/o licencia
La implementación de la necesaria inscripción de estas
modificaciones, transmisión y/o licencia, ante la oficina nacional
competente condicionada en forma expresa para que surtan efectos ante terceros.
Ambos aspectos otorgan mayor seguridad jurídica en el uso de la
Marca. Por último, el artículo 184412, establece como régimen complementario
a lo establecido en este título las disposiciones contenida en la Decisión sobre
Marcas, otorgándole un marco regulatorio más completo.
411 Artículo 183.- La marca colectiva podrá ser transferida o licenciada de conformidad con lo previsto en las normas internas de la asociación, organización o grupo de personas. Las transferencias y licencias deberán ser inscritas ante la oficina nacional competente para que surtan efectos frente a terceros. 412 Artículo 184.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.
376
Marca de Certificación
El título de las Marcas de Certificación es una importante incorporación
a la normativa comunitaria, ya que por vez primera se regula, por ello se
trascribe a continuación el articulado de interés.
Referente a la conceptualización del Marca de Certificación se estable
en el artículo 185, “…Artículo 185.- Se entenderá por marca de certificación un
signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras
características han sido certificadas por el titular de la marca…”
Es bastante claro el ámbito de fondo que conforma la marca de
certificación, estableciendo que la certificación refiere a la calidad, lo abre al
incorporar otras características pero siempre remite a la responsabilidad del
titular respecto de la declaración de certeza o veracidad de esa característica
que certifica.
Respecto de la legitimación del titular, el artículo 186 indica “…Podrá
ser titular de una marca de certificación una empresa o institución, de derecho
privado o público o un organismo estatal, regional o internacional….”. Al
respecto es claro que es nula la posibilidad que una persona física sea titular
de una marca de certificación pues no estaría facultado para ello; a la vez,
amplia la posibilidad de que cualquier persona jurídica pueda acceder a su
registro, estableciendo que podría ser una empresa o una institución de
derecho privado o de derecho público, otorgando más amplitud al origen del
ente, permitiendo que sea éste estatal o internacional.
El artículo siguiente, el 187 hace referencia al Reglamento de Uso de la
Marca de Certificación, implementándose por primera vez su denominación,
si bien aún no se incorpora para la Marca Colectiva regula la exigencia de su
presentación en forma conjunta con la solicitud de la Marca, así “…Artículo
187.- Con la solicitud de registro de una marca de certificación deberá
acompañarse el reglamento de uso de la marca que indique los productos o
servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular; defina las
377
características garantizadas por la presencia de la marca; y describa la
manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después
de autorizarse el uso de la marca….”. En este primer apartado, el artículo en
estudio establece los requerimientos mínimos pero esenciales del Reglamento
de Uso, su exigencia en la presentación conjunta con la solicitud y el control y
fiscalización que se ejercerá a los autorizados para su uso.
El Reglamento de Uso no sólo es una exigencia de presentación sino
que éste deberá inscribirse junto con la solicitud: “…El reglamento de uso se
inscribirá junto con la marca. Toda modificación de las reglas de uso de la
marca de certificación deberá ser puesta en conocimiento de la oficina
nacional competente. La modificación de las reglas de uso surtirá efectos
frente a terceros a partir de su inscripción en el registro correspondiente…”.
Es relevante subrayar la exigencia de presentación e inscripción del
Reglamento de Uso, no sólo en el momento de la solicitud sino para ulteriores
modificaciones, puesto que deberán inscribirse éstas previamente para que
surtan efectos a terceros.
En el artículo 188, se establecen dos parámetros importantes para la
implementación de la Marca de Certificación:
Requerimientos para la autorización del uso de la marca
Prohibición del uso de la misma por parte del titular.
Así el artículo 188 reza: “…El titular de una marca de certificación podrá
autorizar su uso a cualquier persona cuyo producto o servicio cumpla las
condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca…”, en este
apartado se establece que incluso el titular no puede dar su autorización al
libre arbitrio si no que debe verificar que cumpla las condiciones establecidas
para ello en el Reglamento de Uso, doble función, tanto para el titular como
para el usuario, ya que éste se asegura que cumpliendo los requerimientos
establecidos por el Reglamento debe autorizársele. Respecto de la prohibición
contenida en su segundo párrafo: “…La marca de certificación no podrá
378
usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o
comercializados por el propio titular de la marca….”, permite garantizar a los
usuarios que el titular no entraría a competir en forma directa con los usuarios
de la misma.
En igual sentido que para las Marcas Colectivas, en el último artículo
del título relativo a las Marcas de Certificación, remite para complementar la
regulación necesaria de las Marcas de Certificación a lo estipulado por este
cuerpo normativo respecto de las Marcas, como complemento para los
aspectos no regulados en forma específica: “…Artículo 189.- Serán aplicables
a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas
de la presente Decisión…”.
En ninguna decisión posterior a la número 486 a la fecha, se hace
mención a las Marcas Colectivas o Marcas de Certificación, ni de forma ni de
fondo.
Cabe destacar que la República de Bolivia, al estar adscrita a la
Comunidad Andina, le regula igualmente la Decisión 486 emitida por la
primera, sin embargo, es de notar que antes de la concreción de este ente
comunitario, en la Ley general sobre marcas y registros industriales y
comerciales413, se podría indicar que se reconoce en forma incipiente las
marcas colectivas, indicando en su artículo 6 que “… los sindicatos o
asociaciones gremiales, locales o nacionales, etc., pueden usar y registrar
igualmente marcas especiales en beneficio de sus adherentes; debiendo
agregarse siempre la marca individual de los mismos…”; no sólo hay un
reconocimiento germinal de lo que después se conceptualiza como Marca
Colectiva, sino que le prevé como una marca acompañante reconociendo la
potestad de los usuarios de utilizar la marca propia en los productos y
servicios distinguidos por la marca “colectiva”.
413 Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, Ley general sobre marcas y registros industriales y comerciales, del 15 de enero de 1918.
379
Por su parte en Colombia no se cuenta al interno con normativa
nacional para normarla.
En igual sentido, establece que la Marca Colectiva significa marcas
legalmente usadas por dos o más propietarios, lo cual si bien le reconoce no
hace más que describir y aceptar una copropiedad en la titularidad de una
marca. La ley 1343, del 2009414, en su artículo 2415, mediante el cual se
aprueba el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, establece
en forma expresa que no se regula lo concerniente a las Marcas Colectivas,
Marcas de Certificación ni Marcas de Garantía.
Ecuador cuenta con la Ley de Propiedad Intelectual emitida el 28 de
diciembre del 2006 establece en el capítulo VIII llamado “sobre Las Marcas”,
en la Sección I los requisitos para su registro, indicando en el párrafo cuarto
la legitimación del titular y en el artículo 203 del mismo cuerpo normativo los
requisitos que se deben presentar, pero es mediante el Instituto Ecuatoriano
de la Propiedad Intelectual que se establece el concepto de Marca Colectiva y
Marca de Certificación416.
Se conceptualiza a la Marca de Certificación como aquel signo que
certifica las características comunes, en particular la calidad, los componentes
y el origen de los productos o servicios elaborados o distribuidos por personas
autorizadas, y como Marca Colectiva el signo que sirve para distinguir el
origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de
empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular.
414 Mediante esta Ley se aprueba el “Tratado sobre el Derecho de Marcas” y su “Reglamento”, adoptados el 21 de octubre de 1994”. 415 2) [Tipos de marcas] a) (…) b) El presente Tratado no se aplicará a las marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de garantía. 416 http://www.propiedadintelectual.gob.ec/signos-distintivos/, Sitio del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, consultado el 17 de noviembre de 2013.
380
Analizando en forma somera las definiciones preindicadas, no hay
mayor diferenciación en la práctica de ambas, toda vez que la Marca Colectiva
englobaría la marca de certificación para los efectos descritos.
El Decreto Legislativo 1075 materializa en la normativa interna de Perú,
lo relativo a las Marcas Colectivas y a las Marcas de Certificación, así las
cosas se puede considerar un error de numeración, el Título XI del Decreto en
estudio refiere a las Marcas Colectivas y el Título VIII a las Marcas de
Certificación.
La normativa en análisis establece en lo que respecta a la Marca
Colectiva, la remisión al artículo 180417 de la Decisión 486 de la Comunidad
Andina, sin embargo indica que podrá conformar una Marca Colectiva
“…cualquier elemento que identifique al producto al cual se aplique como
originario de un lugar geográfico determinado, cuando determinada calidad,
reputación, u otra característica del producto sea atribuible fundamentalmente
a su origen geográfico….”.
Respecto de la Marca de Certificación, igualmente remite al artículo
185418 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para complementarle con
el mismo aditamento transcrito para la Marca Colectiva, con un elemento
adicional, refiere al Reglamento de Uso.
Los Estados Unidos de Norte América en la Ley de Marcas vigente con
estatus federal, se regula la materia en la Trademark Act de 1946 que ha sido
enmendada en mayo del 2013, sin embargo el capítulo que nos ocupa, fue
modificado en noviembre 16 de 1988.
417 Artículo 180.- Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular. 418 Artículo 185.- Se entenderá por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.
381
El texto consolidado de la Trademark Act, regula en el capítulo 4419 lo
relativo al registro de las Marcas Colectivas y las Marcas de Certificación.
Si bien reconoce ambos tipos de Marca como elementos diferentes de
la Marca Comercial, les somete a su regulación en la medida de que le sean
aplicables sin ir más allá de esta alusión. Si bien es necesario considerar
desde la perspectiva del Derecho Sajón, la construcción de la regulación a
través de la casuística jurídica, es necesario considerar que el texto normativo
de análisis en el Título 15, capítulo 22, subcapítulo 1, establece la potestad del
Director de la Oficina de Patentes y Marcas para promulgar normas o
regulaciones que establezcan los requisitos necesarios para dicho registro420.
En el artículo 45421 se determina la conceptualización de cada una de
estas marcas:
419 “§ 4 (15 U.S.C. § 1054). Collective marks and certification marks registrable. Subject to the provisions relating to the registration of trademarks, so far as they are applicable, collective and certification marks, including indications of regional origin, shall be registrable under this chapter, in the same manner and with the same effect as are trademarks, by persons, and nations, States, municipalities, and the like, exercising legitimate control over the use of the marks sought to be registered, even though not possessing an industrial or commercial establishment, and when registered they shall be entitled to the protection provided in this chapter in the case of trademarks, except in the case of certification marks when used so as to represent falsely that the owner or a user thereof makes or sells the goods or performs the services on or in connection with which such mark is used. Applications and procedure under this section shall conform as nearly as practicable to those prescribed for the registration of trademarks.” (Las marcas colectivas y de certificación como marca registrable. Sin perjuicio de las disposiciones relativas al registro de marcas, las marcas colectivas y de certificación pueden conformarse por indicaciones de origen regional, serán inscribibles en base el presente capítulo, de la misma manera y con los mismos efectos que son marcas comerciales, registradas por personas y naciones, los Estados, los municipios quienes ejercerán el ejercicio del control legítimo sobre el uso de las marcas que sea hayan registrado, a pesar de no poseer un establecimiento industrial o comercial, al ser registradas tendrán derecho a la protección prevista en el presente capítulo en el caso de las marcas comerciales, excepto en el caso de las marcas de certificación cuando se utiliza con el fin de representar falsamente que el propietario o un usuario del mismo hace o vende los bienes o presta los servicios en relación con la que se utiliza dicha marca. Las solicitudes y procedimiento bajo esta sección deben cumplir en la medida de lo posible lo prescrito para el registro de marcas – Traducción libre). 420 “(4) The applicant shall comply with such rules or regulations as may be prescribed by the Director. The Director shall promulgate rules prescribing the requirements for the application and for obtaining a filing date herein…” (El solicitante deberá cumplir con dichas normas o reglamentos que prescriba el Director. El Director deberá promulgar reglas que fdeterminen los requisitos para la aplicación y para la obtención de una fecha de presentación en este documento – Traducción Libre) 421 “Certification mark. The term “certification mark” means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof— (1) used by a person other than its owner, or (2) which
382
Marca de Certificación
Se comprenderá como Marca de Certificación cualquier palabra,
nombre o símbolo o dispositivo, o cualquier combinación de ambos, que sea
utilizado por una persona distinta de su propietario, o que su propietario tenga
una intención de buena fe para permitir que una persona distinta del
propietario utilice en el comercio, para certificar el origen regional u otro, el
material, el modo de fabricación, calidad, precisión, u otras características de
los bienes o servicios de dicha persona o que la elaboración de los bienes o
servicios se llevó a cabo por miembros de un gremio o de otra organización.
Marca Colectiva y Marca de Pertenencia Colectiva
Respecto de la marca colectiva, se hacen dos alusiones diversas
contenidas por este tipo de sigo distintivo. Para nuestra consideración se
reconoce en forma implícita una especie de marca de garantía dentro de la
segunda acepción.
its owner has a bona fide intention to permit a person other than the owner to use in commerce and files an application to register on the principal register established by this chapter, to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person’s goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization. Collective mark. The term “collective mark” means a trademark or service mark— (1) used by the members of a cooperative, an association, or other collective group or organization, or (2) which such cooperative, association, or other collective group or organization has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, and includes marks indicating membership in a union, an association, or other organization. Mark.” (Marca de certificación. El término "marca de certificación", responde a cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo, o cualquier combinación del mismo- (1) utilizado por una persona distinta de su propietario, o (2) que su dueño tiene una intención de buena fe para permitir que una persona que no sea el propietario la pueda utilizar en el comercio y presente una solicitud para inscribirse en el registro principal establecido por este capítulo, para certificar el origen regional u otro, el material, el modo de fabricación, calidad, precisión, u otras características de los bienes o servicios de dicha persona; o, que los bienes o servicios se llevaron a cabo por miembros de un sindicato o de otra organización habilitada para ello. Marca colectiva. El término "marca colectiva" significa una marca o servicio marca- (1) utilizado por los miembros de un grupo colectivo u organización, o (2) que dicha cooperativa, asociación u otro grupo u organización colectiva cooperativa, una asociación, u otro tiene una intención de buena fe de utilizar en el comercio y se aplica a inscribirse en el registro principal establecido por el presente capítulo, e incluye marcas que indican la pertenencia a un sindicato, una asociación u otra organización – Traducción libre)
383
A este respecto se establece que la Marca Colectiva será cualquier
palabra, nombre o símbolo o dispositivo, o cualquier combinación de ambos,
utilizada por los miembros de una asociación u otro grupo colectivo u
organización, o cooperativa, incluyendo la finalidad de indicar la pertenencia a
un sindicato, una asociación u otra organización.
Como es evidente del análisis realizado, la regulación que contiene la
Trademark Act, data de 1988, pese a que ha sido modificada en el 2013, sin
embargo el tema que nos ocupa no tuvo ninguna variación. Ante este
panorama la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, conocida por
siglas en inglés como USPTO422, ha elaborado una serie de observaciones
mediante el expediente PTO -T -2013- 0027423, por el cual se plantea una
serie de modificaciones necesarias en la utilización, registro e implementación
de la Marca Colectiva y la Marca de Certificación.
Dicho texto responde a una propuesta de reglamentación en este tema
sometido a la opinión pública ya que se encuentra colgado en el sitio oficial
USPTO para dicho fin, sitio web de la Oficina de Patentes y Marcas antes del
24 de mayo del presente año.
La propuesta obedece a modificar las normas relativas a las marcas
colectivas o marcas de servicio colectivo, las marcas de pertenencia
colectiva424 y marcas de certificación. Con el objeto de aclarar la aplicación de
requisitos, las alegaciones de las necesidades de uso, de clase múltiple y los
requisitos de mantenimiento del registro para dichas marcas, la finalidad será
422 Unites States Patent and Trademark Office 423 http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-02-20/html/2014-03256.htm, consultado el 20 de febrero del 2014, a las 14:00. 424 Las Marcas colectivas o de servicio colectivo, responden a la conceptualización que se ha venido estudiando de éstas, sin embargo las marcas de pertenencia colectiva que son reconocidas por Estados Unidos, responden a la utilización por los miembros de una organización colectiva para indicar la pertenencia a la organización de membresía colectiva. Lo que difiere en esencia a la marca anterior que pretende identificar el origen de los productos y servicios, sin embargo, la marca colectiva de membresía puede responder a una función de cualificar al miembro de determinada organización o ente, si para ello se requiere algún grado específico.
384
proporcionar la orientación pública más detallada respecto al registro y el
mantenimiento de registros para estos tipos de marcas así como promover el
procesamiento eficiente y consistente de las mismas.
Algunos de los temas esenciales regulados en la propuesta son la
modificación de la aplicación de las marcas colectivas y marcas de
certificación, la clasificación, Pública Advertencia de la Tolerancia, Peticiones
y Acción por el Director de la USPTO, cancelación por incumplimiento de la
declaración jurada o de la declaración del registro, declaración jurada,
corrección, renuncia, duración del registro y renovación, reglamentación,
consideraciones, práctica y procedimiento administrativo del registro de
Marca.
Para este efecto, en enero del 2015 se emite por parte de la Oficina de
Marcas y Patentes de los Estados Unidos el Trademark Manual of Examining
Procedure (TMEP) elaborado en última versión en octubre del 2014, en dicho
Manual se establecen las prácticas y procedimientos de examen respecto del
registro de una Marca. En el Capítulo 1300, se encuentra lo relativo a las
Marcas de Servicio, Marcas Colectivas y Marcas de Certificación.
Se determinan dos tipos de marca colectiva en general:
Marcas Colectivas
o referidas a productos o
o referidas a servicios colectivos
o referida a la pertenencia colectiva
Marcas de Certificación propiamente dichas
El Manual de Procedimiento en el registro de marca, concretamente
respecto de la marca colectiva puntualiza que una marca colectiva o marca de
servicio colectiva es una marca colectiva adoptada por un "colectivo" para uso
exclusivo de sus miembros, siendo éstos quienes a su vez utilizan la marca
para identificar sus productos o servicios y diferenciarlos de los de los no
385
miembros. El "colectivo" en sí no vende los bienes ni servicios que se
distinguen por la marca colectiva o marca de servicio colectivo, pero el
colectivo propietario puede anunciar o promocionar los productos o servicios
vendidos o prestados por sus miembros bajo dicha marca.
Respecto de la marca colectiva de membresía, establece que es una
marca adoptada con el fin de indicar la pertenencia a un grupo colectivo
organizado, tales como la unión, asociación u otra organización. Ni el colectivo
ni sus miembros pueden utilizar la marca colectiva de membresía para
identificar y distinguir bienes o servicios; la única función de dicha marca es
indicar que la persona que muestra la marca es un miembro del grupo
colectivo organizado.
Las Marcas Colectivas de Membresía, tienen la finalidad de establecer
que el sujeto que utiliza esa marca es miembro o se encuentra adscrito al
colectivo propietario de la marca, sea que es parte integral de éste. Esta
marca desde la perspectiva práctica responde a homólogas utilizadas en otras
latitudes llamadas Marca de sindicato o gremiales, cuya finalidad es identificar
a determinados entes facultados para ser portadores del distintivo previa
adhesión al titular, propietario o solicitante de la Marca. Con lo cual se
acredita a dicho sujeto con cualidades o características específicas,
prescindiendo de indicar el origen de los productos o servicios425.
425 1304.01 History of Membership Marks (…) Membership marks are not trademarks or service marks in the ordinary sense; they are not used in business or trade, and they do not indicate commercial origin of goods or services. Registration of these marks fills the need of collective organizations who do not use the symbols of their organizations on goods or services but who wish to protect their marks to prevent their use by others. See Ex parte Supreme Shrine of the Order of the White Shrine of Jerusalem, 109 USPQ 248 (Comm’r Pats. 1956), regarding the rationale for registration of collective membership marks.” Trade Mark Examining Producere. USPTO, January 2015. (Historia de las Marcas de membresía (...) las marcas de membresía no son marcas registradas o marcas de servicio en el sentido ordinario; no se utilizan en los negocios o el comercio, y no indican el origen comercial de los bienes o servicios. El registro de estas marcas se llena la necesidad de las organizaciones colectivas que no utilizan los símbolos de sus organizaciones sobre los bienes o servicios, sino que desean proteger sus marcas para impedir su uso por otros. Ver Ex parte Santuario Supremo de la Orden del Santuario blanca de Jerusalén, 109 USPQ 248 (Pats Comm'r. 1956), en cuanto a la justificación de registro de marcas colectivas de miembros. "Marca Registrada Procedimiento de examen. USPTO, enero 2015 – Traducción Libre)
386
Esta marca colectiva de membresía cobra relevancia con la
implementación de la Marca País respecto de la funcionalidad, alcances y
efectos prácticos planteados por ésta última utilizada por países como Brasil,
México, Perú y Costa Rica por ejemplo, sin que se agote en la finalidad
apuntada como se analizará en el Capítulo siguiente, toda vez que es claro el
Manual de Procedimiento en establecer que si bien esta marca colectiva de
membresía se puede utilizar además para la distinción de productos y
servicios en este contexto, no así como una marca de certificación426.
5. Reconocimiento de las marcas colectivas mediante nomenclaturas diversas
Resulta necesario hacer mención de las regulaciones contempladas por
Colombia y Puerto Rico, siendo el primero parte integral de la Comunidad
Andina y, el segundo como Estado Libre Asociado de los Estados Unidos de
Norte América e influenciado por su política en este caso, económica. En
ambos casos sus regulaciones van más allá y reconocen ambas marcas,
Marca Colectiva y Marca de Certificación, con particularidades propias u otra
especie dentro de la Marca Colectiva conceptualizada esta última como un
género.
Así las cosas, Puerto Rico reconoce las Marcas Colectivas dentro de su
legislación marcaria relativa a la Ley de Marcas, como aquellas que son
marcas de fábrica o marcas de servicios, la diferencia con sus homólogas no
426 “1304.03 Use of Membership Mark Is by Members. (…) Nothing in the Trademark Act prohibits the use of the same mark as a membership mark by members and, also, as a trademark or a service mark by the parent organization (see TMEP §1303.01), but the same mark may not be used both as a membership mark and as a certification mark. TMEP §1306.05(a).” (El uso de la Marca de Membresía es para sus Miembros. (...) Nada en la Ley de Marcas prohíbe el uso de la misma marca como marca la pertenencia de los miembros y, también, como una marca comercial o una marca de servicio de la organización matriz (ver TMEP §1303.01), pero la misma marca no puede ser utilizado como signo de pertenencia y como marca de certificación – Traducción libre)
387
colectivas es que esta es utilizada por los miembros de una cooperativa, una
asociación u otro grupo colectivo, y no por su titular propiamente dicho.
Colombia siendo parte integral de la Comunidad Andina establece
mediante la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y
Comercial427, en su glosario, el reconocimiento de Marcas de fábrica,
comerciales, industriales, agrícolas, marcas colectivas y marcas de sindicato,
uniones y asociaciones, sin mayor aclaración respecto de estas últimas, las
cuales analizadas dentro del contexto del cuerpo normativo citado, se
concluye que su nomenclatura responde a la titularidad de dichas marcas y no
a un tipo específico de marca colectiva. Así mismo, reconoce una
particularidad con relación a las marcas colectivas, caracterizándoles por ser
utilizadas por dos o más propietarios, lo que implica que su característica es la
copropiedad respecto de la titularidad y no necesariamente respecto del uso
específico por diversas personas autorizadas para ello; parece ser que esta
concepción no tendría cabida a menos que los usuarios sean propietarios de
la marca en cuestión.
En el caso de la Trade Mark Act de 1946 que regula la marcas en los
Estados Unidos y su complementariedad con el Manual de Procedimiento de
Examen de Registro de Marcas, de la Oficina de Marcas y Patentes, mediante
la potestad que le otorga la primera, al Director de la Oficina indicada, para
emitir normas de procedimiento en relación al proceso de registro de las
marcas, se encuentra la última versión de dicho manual que responde a enero
del 2015. Determina claramente el reconocimiento de la Marca Colectiva y la
Marca de Certificación, sin embargo dentro de la primera como variante de
esta, en apego a la normativa de base, determina la existencia de tres tipos de
marca colectiva a saber; la Marca Colectiva, la Marca de Servicios Colectivos
y la Marca Colectiva de Membresía o de Pertenencia.
427 Firmada en Washington el 20 de febrero de 1929. Aprobada por la ley 59 de 1936 (marzo 25). Depositada la ratificación el 22 de julio de 1936, por Colombia.
388
A estos efectos una marca colectiva o marca de servicio es una marca
colectiva adoptada por un "colectivo" (es decir, una asociación, sindicato,
organización de cooperación fraternal, u otro grupo colectivo) para uso
exclusivo de sus miembros, que a su vez utiliza la marca para identificar sus
productos o servicios y diferenciarlos de los de los no miembros. El "colectivo"
en sí ni vende los bienes ni servicios que se realizan bajo una marca colectiva
o marca de servicio colectivo, pero el colectivo puede anunciar o promocionar
los productos o servicios vendidos o prestados por sus miembros bajo la
marca de otra manera. Una marca colectiva de membresía es una marca
adoptada con el fin de indicar la pertenencia a un grupo colectivo organizado,
tales como la unión, asociación u otra organización. Ni el colectivo ni sus
miembros utiliza la marca colectiva de membresía para identificar y distinguir
bienes o servicios; más bien, la única función de dicha marca responde a la
identificación de la persona que muestra la marca como miembro del grupo
colectivo organizado.
6. Reconocimiento de la Marca Colectiva, Marca de Certificación y Marca de Garantía
Uruguay regula los signos distintivos mediante la Ley 17.011, Normas
Relativas a las Marcas428, en los capítulos VII y VIII respectivamente, se
regula lo concerniente a las Marcas Colectivas y las Marcas de Certificación,
así como el Decreto Reglamentario, que norma la Ley 17.011, emitido el 3 de
febrero de 1999. Dicha regulación comprende tanto las marcas colectivas
como las marcas de certificación y ésta última llamada también marca de
garantía como sinónimo.
Marca Colectiva
La Marca Colectiva es usada para identificar productos o servicios
provenientes de miembros de una determinada colectividad, cuya finalidad se 428 Montevideo. 25 de setiembre de 1998.
389
avoca a diferenciar en el mercado los productos o los servicios de sus
miembros, de los productos o los servicios de quienes no forman parte de
dicha asociación.
Marca de Certificación o Marca de Garantía
La Marca de Certificación o Marca de Garantía, tratadas como
sinónimos, es aquella por la cual se certifica características comunes, en
particular la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada
y todo otro dato relevante, a juicio del titular, de los productos elaborados o
servicios prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por
el mismo.
7. No existe normativa atinente a la Marca Colectiva de ninguna tipología o especie
Bajo este criterio se encuentra Venezuela, si bien éste país
originalmente formaba parte de la Comunidad Andina, por cambios en su
política se separa de este organismo, encontrándose actualmente sin ninguna
normativa nacional que comprenda o refiera el instituto en estudio.
Venezuela con base a su coyuntura política actual no cuenta con una
normativa actualizada, la Ley de Propiedad Industrial vigente data de
diciembre de 1956 y es al día de hoy la normativa que determina la regulación
Marcaria, siendo omisa respecto del tema que nos interesa, pues no hace
referencia alguna al reconocimiento de las Marcas Colectivas.
De hecho considerando el quiebre de relaciones con la Comunidad
Andina por parte de Venezuela en el año 2006429 en donde se cataloga el
429 Aviso Oficial, publicado en el Boletín 497 del SAPI, REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA-MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA INDUSTRIA LIGERA Y COMERCIO-SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- REGISTRO DE
390
Derecho Marcario como herramienta capitalista430, genera que a la fecha no
exista ninguna normativa que regule las Marcas Colectivas; éstas por
determinación del Sistema Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI431),
organismo encargado de llevar a cabo los registros de propiedad industrial,
mediante el auspicio del artículo 27 y 106 de la Ley de Propiedad Industrial
busque su proyección.
El cuerpo normativo que regula las Marcas en general es la Ley de
Propiedad Industrial, número 25.227, del 10 de diciembre de 1956. Esta Ley
regula en su capítulo IV lo concerniente a las Marcas Comerciales, y es
totalmente omisa respecto de la Marcas Colectivas u otro tipo de marcas
relacionadas. Considerando que Venezuela no tiene vinculación con la
Comunidad Andina, la Decisión 486 de la Comunidad no tiene injerencia en su
reconocimiento.
Sin embargo el SAPI, posibilita el registro de una Marca Colectiva
fundamentado en el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de Propiedad
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL-MPPILCO-SAPI.- CARACAS, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008. AVISO OFICIAL. SE LE RECUERDA A LOS USUARIOS, INTERESADOS Y AL PÚBLICO EN GENERAL QUE EN CONSECUENCIA DE LA DENUNCIA DEL ACUERDO DE INTEGRACIÓN SUBREGIONAL ANDINO “ACUERDO DE CARTAGENA” POR PARTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN FECHA 22 DE ABRIL DE 2006, SE RESTITUIRÁ LA APLICACIÓN EN SU TOTALIDAD DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL VIGENTE EN NUESTRO PAÍS. POR LO QUE, SE LES AGRADECE TOMAR LAS PREVISIONES RELATIVAS A LA APLICACIÓN ÍNTEGRA DEL MENCIONADO CUERPO LEGAL Y CUMPLIR A CABALIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA MISMA, SIENDO LAS NORMAS VIGENTES Y APLICABLES LAS SIGUIENTES: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, LEY ORGÁNICA DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, LEY DE TIMBRE FISCAL Y LEY DE REGISTRO PÚBLICO Y DEL NOTARIADO. PUBLÍQUESE, JUMERSI LA ROSA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (MPPILCO-SAPI) RESOLUCIÓN NO. 0375 DEL 04-03-08 GACETA OFICIAL NO. 38.883 DE FECHA 04-03-08 430 Ver http://postgrado.sapi.gob.ve/images/monografias/monografiasfalt/tesis%2006.pdf, consultado el 6 de diciembre del 2013 a las 19.00 hrs. p. 26. 431 Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, un organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, que ejerce la competencia que sobre la propiedad intelectual le corresponde al Estado Venezolano, en materia de Derecho de Autor, Marcas y Patentes. Fue creado mediante el Decreto N° 1.768 25 de marzo de 1997, publicado en la Gaceta Oficial N°. 36.192 de fecha 24-04-97; entra en funcionamiento el 01 del mayo del 1998 según Resolución Ministerial Nº 054 del 07-04-1998, publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.433 de fecha 15-04-98.
391
Industrial, “...Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo
signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera
otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica
para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o
su propia empresa....”; y con base al apartado último del artículo 106 “...A los
fines del registro de marcas comerciales, se establece la siguiente
clasificación: (…) 50) Mercancías no clasificadas y Denominaciones
Comerciales”. Esto por cuanto el mismo organismo estatal ha evidenciado que
la Marca Colectiva es un instrumento que potencializa el esfuerzo de una
comunidad, claro está sujeta a la titularidad pública, pero sin asidero
normativo que respalde una implementación debidamente regulada por Ley432.
8. Recapitulación: Verificación de la normativa que implementa a la Marca Colectiva
Como se evidencia del análisis pormenorizado de la regulación en cada
uno de los países que conforman el continente americano, salvo Venezuela
por las características particulares de su política económica y en general de
su visión de Estado, que no la recepciona; los demás países contemplan
dentro de su regulación en marcas a las marcas colectivas, incluso algunos le
contemplan como un género que enmarca diferentes tipos de marcas con
características específicas por su titularidad o por su finalidad, pero siempre
dentro del concepto que conforma la marca colectiva, siendo su uso éste.
Es determinante por su injerencia en la economía internacional la
postura de los Estados Unidos de Norte América, que dada sus características
particulares de construcción de la regulación, ésta es encomendada al
Director de la Oficina de Marca Registrada y Patentes mediante la Trademark 432 Es hasta noviembre del 2014, que después de un Taller realizado por el SAPI en la comunidad del Estado de Sucre, que surge la propuesta de registro de la segunda Marca de Uso Colectivo cuyo titular será el Estado de Sucre. Ver. http://www.sapi.gob.ve/?q=node/464
392
Act. En este sentido no sólo le regula sino que determina la relevancia de la
marca colectiva como instrumento de mercado, recepcionado varios tipos de
marca colectiva, de conformidad con el titular o la finalidad de la misma.
II. REQUERIMIENTOS SUBJETIVOS PARA SOLICITAR SU REGISTRO, ASPECTOS NECESARIOS PARA SER TITULAR
De conformidad con las diferentes legislaciones se requieren aspectos
específicos a cumplir por el solicitante de una marca colectiva, en atención a
la utilización de la Marca o las características propias de la configuración
jurídica del solicitante.
1. Legislaciones que reconocen sólo la Marca Colectiva
Argentina establece que la marca colectiva se podrá conformar por
todo signo que sea capaz de distinguir los productos y/o los servicios
elaborados o prestados por las formas asociativas destinadas al desarrollo de
la economía social. Al referirse a formas asociativas se limita únicamente a
aquellas que estén conformadas por productores y/o prestadores de servicios,
pero no de hecho, es requerimiento que estén efectivamente inscritos en el
Registro Nacional y de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social433.
Nótese que para ser afiliado del titular y optar por la autorización del
uso de la marca colectiva, el interesado deberá estar inscripto en el Registro
de marras, por tanto se haría presumir que sólo agrupaciones que cumplan
este requisito así como los demás contenidos en la ley, podrán optar por el
uso del signo distintivo.
433 Artículo 2 de la Ley de Marca Colectiva
393
Cuba. El artículo 90 del Decreto ley 203 mencionado en el criterio
número 1. anterior, en sus diversos apartados plantea una controversial
disposición para la legitimación del titular de Marca Colectiva, si bien en su
inciso 1, establece que serán aquellas agrupaciones, debidamente
constituidas, de personas con un interés económico en común, cuya
característica calificativa es que deben ser integradas por fabricantes,
productores, prestadores de servicios o comerciantes; establece mayores
requerimientos, no puede ser cualquier agrupación debidamente constituida
sino aquellas que tengan capacidad, con arreglo a la ley, para ser sujetos de
derechos y obligaciones, haciendo especial énfasis para las personas jurídicas
estatales o privadas.
Sin embargo, en el apartado 4, del artículo en estudio establece que
“…El registro de las marcas colectivas deberá solicitarse por la persona
natural que ostente la representación de la entidad colectiva según sus
estatutos u otro documento análogo”. Es evidente que quién será el titular es
la persona jurídica, resultando innecesario e impreciso que determinen
mediante quién debe actuar la persona jurídica, siendo ésta una ficción para el
reconocimiento de personalidad, y considerando a la vez que se puede actuar
por representación puntual, resulta innecesaria esta observación normativa.
En la normativa Hondureña atinente al tema en estudio respecto de los
requerimientos del titular de una Marca Colectiva, la normativa es omisa en su
determinación, si bien es evidente la dualidad requerida entre el titular y el
autorizado para su uso, reconociendo a la vez que éste, su titular pueda así
mismo hacer uso de la marca colectiva, pero siendo necesario la utilización
por más sujetos diferentes a éste, bajo pena de nulidad del registro434.
434 Artículo 117.
394
México. En la Ley de Propiedad Industrial, concretamente en la primera
parte del artículo 96, establece que las asociaciones o sociedades de
productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente
constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva; siendo éstas las
únicas legitimadas para optar por ser titulares de su registro.
Tómese en consideración la limitación respecto de la posibilidad de
optar por un registro de este tipo, tanto en la cualificación del tipo de
agrupación como la calificación jurídica de éstas, siendo sólo posible para una
Asociación o Sociedad, lo que implica el requerimiento expreso de un estatus
jurídico del titular.
2. Legislaciones que reconocen únicamente la Marca de Certificación
Canadá es el único país del continente que únicamente reconoce en su
regulación sobre signos distintivos, a la Marca de Certificación siendo omisa
respecto de la Marca Colectiva como género.
De acuerdo a lo preceptuado en las definiciones de la codificación en
cuestión se entenderá por propietario de la marca de certificación a aquella
persona que ha definido el estándar del bien y/o servicio a distinguir por
ésta435; sin hacer referencia expresa a tipo de persona, sea física o jurídica.
En igual sentido se expresa el artículo 16, respecto del titular de las marcas de
comercio en general pues refiere a “persona” sin mayor definición, lo que
permite asumir que puede ser física o jurídica en igual forma.
“… 16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des
435 “…« propriétaire » Relativement à une marque de certification, la personne qui a établi la norme définie….” (“propietario", en relación con una marca de certificación, la persona que estableció el estándar definido”- Traducción libre)
395
marchandises ou services, a droit, sous réserve de l’article 38, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard de ces marchandises ou services,…” (Cualquier solicitante que haya presentado una solicitud en virtud del artículo 30 para el registro de una marca que sea registrable y que el solicitante o su antecesor en el título lo haya utilizado o dado a conocer en Canadá en asociación con mercancías o servicios tiene derecho, sin perjuicio del artículo 38, para obtener el registro en relación con esos bienes o servicios - Traducción Libre)
En su artículo 30, respecto de limitantes para el titular de la marca de
certificación concretamente, el inciso f) establece que en el caso de éste tipo
de marca, se requiere una declaración por parte del solicitante de que éste no
practica, fabrica, vende, alquila o arrienda – a título personal- bienes o
servicios iguales a los que distingue la marca en cuestión.
Así el inciso f) indica: “…en el caso de una marca de certificación, los detalles de la norma definene que se destina el uso de la marca para indicar una declaración de que el solicitante no practica la fabricación, venta, arrendamiento o alquiler de bienes o no es libre para realizar servicios tales como aquellos para los que se utiliza la marca de certificación436…” (Traducción Libre)
Del articulado referido a la Marca de Certificación en concreto437, como
marca colectiva, se evidencia la duplicidad de la titularidad y el uso, ya que el
titular, persona física o jurídica privada o de derecho público438, difiere de los
436 “…dans le cas d’une marque de certification, les détails de la norme définie que l’emploi de la marque est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne pratique pas la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou ne se libre pas à l’exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée…” (“…en el caso de una marca de certificación, los detalles de la norma definen que se destina el uso de la marca para indicar una declaración de que el solicitante no fabrica, vende, arrenda o alquila bienes o no esta libre para realizar servicios tales como aquellos para los que se utiliza la marca de certificación…” Traducción libre) 437 Artículos 23, 24 y 25. 438 Artículo 25, “…25. Une marque de certification descriptive du lieu d’origine des marchandises ou services et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée, est enregistrable si le requérant est l’autorité administrative d’un pays, d’un État, d’une province ou d’une municipalité comprenant la région indiquée par la marque ou en faisant partie, ou est une association commercial ayant un bureau ou un représentant dans une telle région….”(Una marca de certificación puede ser descriptiva del lugar de origen de los bienes o servicios, y no puede confundirse con una marca comercial registrada, esta es registrable si el solicitante es la autoridad administrativa de un país, estado, provincia o municipio incluyendo el área indicada por la marca o que formen parte de, o es una asociación comercial que tiene una oficina o un representante en una región -Traducción Libre)
396
sujetos, físicos o jurídicos que son autorizados para su uso “directo” – sea
para distinguir sus bienes y/o servicios – mediante la licencia otorgada por el
titular.
3. Legislaciones que reconocen la Marca Colectiva y la Marca de Garantía Panamá no norma la Marca de Certificación, pero sí la Marca Colectiva
y la Marca de Garantía, respecto de su Titular establece lo siguiente,
Titular Marca Colectiva
El artículo 113 de la Ley 32, establece que el titular de este tipo de
marca será una asociación de productores, fabricantes, comerciantes o
prestadores de servicios o cualquier asociación sin fines de lucro, este último
elemento es particular frente a otras legislaciones ya que limita el acceso al
registro de una Marca Colectiva cuando los fines del eventual solicitante sean
de lucro, siendo una herramienta de posicionamiento en el mercado. Aunado
a ello, el artículo 94 del Reglamento a La Ley establece que el titular de la
marca podrá usar por sí mismo la marca, lo que en otras legislaciones queda
prohibido en virtud de la eventual competencia entre el titular de la marca y
sus miembros.
Titular Marca de Garantía
Acorde a la normativa del Reglamento a la Ley439, el titular de una
Marca de Garantía podrá ser una empresa o institución nacional o extranjera,
de derecho público o privado, o un organismo estatal, regional o internacional.
Con la restricción expresa que esta Marca no podrá ser utilizada por el titular
439 Artículo 95.
397
para productos o servicios propios comercializados por él, ni por ninguna
persona vinculada económicamente a éste.
4. Legislaciones que reconocen la Marca Colectiva y la Marca de Certificación
Belice por su parte establece para cada tipo de marca que reconoce en referencia a su posible titular que,
Titular Marca Colectiva
Respecto de la Marca Colectiva, en el Anexo correspondiente la
normativa no hace alusión alguna a la persona legitimada para presentar una
solicitud de registro de esta marca, sin embargo en la parte preliminar del
capítulo 257, a la hora de realizar las interpretaciones de la terminología, se
establece que el titular deberá ser una Asociación, por lo que no procedería la
solicitud por parte de una persona física, pues establece en forma clara que la
utilización de la misma únicamente corresponde a los miembros de ésta, no
permite lugar a interpretaciones que difieran de ello.
Se constata la diferenciación entre el titular de la Marca y quiénes están
facultados para su uso, que serán únicamente los miembros de la Asociación
Titular, por consiguiente para legitimarse como usuarios los interesados
deberían afiliarse a la Asociación propietaria de la marca.
Titular Marca de Certificación
Si bien se hace mención al Titular de la Marca de Certificación
otorgándole derechos y obligaciones en el anexo II, no se realiza mayor
referencia al mismo, como en el caso de la Marca Colectiva. En el apartado
preliminar del Chapter 257 sobre la Ley de Marca, en la interpretación que se
398
realiza de la Marca de Certificación únicamente se hace referencia al Titular,
considerando que para el contexto expreso en cada apartado específico se
aplicará la normativa general de marca comercial, al referirnos al texto general
tampoco se hace alusión expresa del tipo de legitimación si bien, se permitiría
asumir bajo éstos parámetros que este aspecto responde a personas físicas
y/o jurídicas.
Respondiendo a la tipicidad y funcionalidad de la Marca de
Certificación, se puede inclinar porque su titular responda a una persona física
y/o jurídica, está última de derecho privado o bien de derecho público, ya que
su función primordial es “certificar” características propias de los bienes y/o
servicios que utilice dicha marca, frente a los de otros que no la utilicen. Así lo
establece el punto b) del inciso 1 del artículo 7 del Anexo segundo440 atinente
a la marca de análisis, ya que el Titular debe ser apto para proceder a
certificar como requisito adicional, de igual forma se toma en consideración
para con el titular la naturaleza del negocio que éste realiza, ya que no se
registrará la solicitud de una Marca de Certificación si el titular lleva a cabo un
negocio que implica el suministro de bienes o servicios de la clase
certificada441.
Se establece igual que para el caso anterior, la duplicidad de sujetos
intervinientes en la implementación de la marca de certificación, son el titular y
los autorizados para su Uso.
440 “…7.(1) A certification mark shall not be registered unless:- (…) (b) the applicant is competent to certify the goods or services for which the mark is to be registered….” (Una marca de certificación `No se registrará a menos que: -. (...) (B) de la aplicacion se despresnda que el titular es competente para certificar los bienes o servicios de la marca del que se solicite su registro ... – Traducción Libre) 441 Así lo establece el artículo 3 “… Nature of proprietor’s business 3. A certification mark shall not be registered if the proprietor carries on a business involving the supply of goods or services of the kind certified….” (Naturaleza del negocio del titular 3. Una marca de certificación `No se registrará si el titular lleva a cabo una empresa relacionada a la oferta de bienes o servicios de la clase certificada – Traducción Libre)
399
Brasil, establece en la Ley 9279 los requisitos que debe cumplir el
solicitante de un Marca Colectiva y/o una Marca de Certificación,
Titular de Marca de Certificación
“… 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado. “ (3. El registro de una marca de certificación sólo podrá ser solicitada por una persona sin interés comercial o industrial directo en el certificado de producto o servicio – Traducción Libre)
La solicitud de una marca de certificación solo podrá presentarse por
personas sin interés comercial o industrial directa en el certificado del
producto o del servicio para el cual es solicitada.
Considerando que el artículo en análisis442 refiere a los solicitantes del
registro de marca, se puede inferir que el titular puede ser “pessoas físicas ou
jurídicas de direito público ou de direito privado”, por lo que de existir alguna
limitación esta sería para la solicitud de Marca Colectiva en razón de que se
establece la legitimación a una persona jurídica, mientras que para la solicitud
de una marca de certificación la limitación refiere hacia la actividad del 442 “Artigo 128.- Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. § 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros. § 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado. § 4º A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.” (Puede solicitar el registro de marcas personas físicas o jurídicas de derecho público o de derecho privado. § 1. Los particulares sólo pueden solicitar el registro de marcas de la actividad dedicada efectiva y lícitamente, a los titulares que la controlan, debe aplicarse así, bajo pena de ley. § 2 El registro de la marca colectiva sólo podrá ser solicitada por una entidad jurídica que representa a la comunidad, que puede ejercer una actividad diferente de la de sus miembros. § 3. El registro de una marca de certificación sólo podrá ser solicitada por una persona sin interés comercial o industrial directo en el producto o servicio que se está certificando. § 4. La reivindicación de prioridad no exime de la aplicación de las disposiciones del presente título – Traducción Libre) Correspondiente al Capítulo III, referente a los solicitantes de registro de Marcas, del Título II de la Ley.
400
solicitante no respecto de su conformación. Lo que plantea el cuestionamiento
de si puede ser de derecho público o de derecho privado el solicitante, para
ninguna de las solicitudes se establece alguna especificación a este respecto
por lo que se debe concluir que los solicitantes podrán ser de ambos ámbitos.
Lo referente al titular o solicitante de una marca colectiva o de una
marca de certificación se encuentra regulado en el artículo 128 de la
Regulación de Derechos y Obligaciones de la Propiedad Industrial, este
artículo en sus incisos 2 y 3 respetivamente determina quiénes se encuentran
legitimados para la solicitud de este tipo de marcas específicas:
Titular de Marca Colectiva “…2. O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.” (El registro de la marca colectiva sólo podrá ser solicitado por una entidad jurídica que representa a la comunidad, que pueda ejercer una actividad diferente de la de sus miembros – Traducción Libre).
En este aspecto a diferencia de la marca individual, la ley establece que
solo podrá ser solicitante y por ello titular de este tipo de marca, una persona
jurídica que represente una colectividad, y que ésta podrá ejercer actividades
distintas de sus miembros, el podrá refiere a una posibilidad y no a una
obligación. Por lo tanto sobra indicar que existe imposibilidad legal de que una
persona física opte por ser titular de una marca colectiva.
Chile, norma lo referente al titular de las Marcas colectivas y las Marcas
de Certificación mediante la circular número 9 del INAPI con base en el
Decreto con fuerza de Ley número 1-19.653 de febrero del 2001.
401
Titular Marca Colectiva
Si bien refiere en el numeral dos del primer apartado de dicha circular,
a un titular jurídico, por su redacción se permite asumir que nada obstaría
para que una persona física pueda realizar una solicitud de este tipo de
marca; así el numeral indicado reza: “… 2.- El titular de una marca colectiva
podrá ser una asociación de productores y fabricantes de bienes, prestadores
de servicios o comerciantes de unos u otros, o un grupo de personas bajo una
misma personería jurídica. En consecuencia, podrá ser titular una persona
jurídica siempre que ella agrupe o represente a dos o más productores,
fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios….” (el subrayado no
responde al original). La utilización del “podrá” en ambos casos no excluye en
forma tácita y menos expresa la posibilidad mencionada, tomando en
consideración que en el apartado tercero de la circular en análisis, referente a
las Disposiciones comunes, establece que en lo no contemplado
expresamente en esta circular se aplicará lo concerniente a las Marcas
Comerciales reguladas en la Ley 19039443.
Cabe destacar que para efectos del artículo primero del apartado
correspondiente, únicamente estarán legitimados para el Uso de la misma los
miembros de la Asociación titular, por tanto se asume que aquél que pretenda
utilizar la marca deberá, en primera instancia, ser parte de dicho ente titular de
la Marca Colectiva.
Titular Marca de Certificación
En el mismo sentido indicado en líneas precedentes, el apartado
segundo de la circular número 9 del INAPI; establece elementos más 443 1.- Las marcas colectivas y las marcas de certificación se someterán al mismo procedimiento y plazos establecidos en la ley 19.039 para las marcas comerciales, tanto para la solicitud de registro, así como también para su renovación, extinción y anotaciones marginales.
402
concretos que otorgan mayor amplitud en la legitimación de los solicitantes a
un registro de marca de certificación; así el numeral dos del apartado segundo
indica: “…2.- El titular de la marca de certificación podrá ser una empresa o
institución de derecho privado o público, organismo estatal, regional o
internacional, que haya obtenido el registro correspondiente ante el INAPI….”
Es evidente que la utilización de la posibilidad no limita la legitimación a
los enumerados en forma expresa, pero sí amplia dicha gama; incluyendo a
los entes públicos como eventuales titulares, circunstancia que si bien no se
excluye en forma expresa para las marcas colectivas no se acredita en forma
fehaciente. Con respecto a la legitimación de una persona física para optar a
la titularidad de una marca de certificación, se aplicaría lo mismo que lo
indicado para la marca colectiva pues la terminología implementada en la
redacción de la Circular lo facultaría implícitamente; amén de la remisión en
las disposiciones comunes que remiten a la Ley 19.039, la cual en su Título II,
que regula lo referente a las Marcas Comerciales, alude en forma abstracta a
“el Titular” omitiendo cualquier referencia más allá de ello, con relación al
sujeto legitimado para la presentar una solicitud de la misma.
La Comunidad Andina, respecto a las consideraciones del titular de las
Marcas en estudio establece mediante la Decisión 486, lo siguiente.
Titular Marca Colectiva
La Marca Colectiva se encuentra regulada en los artículos 180 a 184, el
primero de ellos copia de la sus antecesoras respecto a la conceptualización
de la Marca Colectiva, el artículo 181, refiere a quién puede ser titular sin
incorporar ninguna modificación a la regulación anterior; sin embargo el
artículo 182444 que regula lo que respecta a los documentos que deben
444 Artículo 182.- La solicitud de registro deberá indicar que se trata de una marca colectiva e ir acompañada de: a) copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la Marca colectiva; b) la lista de integrantes; y, c) la indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los
403
acompañarse a la solicitud, omite el requerimiento de copia de las reglas que
el peticionario de la marca colectiva utiliza para el control de los productos o
servicios así como la incorporación de los demás requisitos que establezcan
las legislaciones internas de los Países Miembros
Titular Marca de Certificación
Respecto de la legitimación del titular, el artículo 186 indica “…Podrá
ser titular de una marca de certificación una empresa o institución, de derecho
privado o público o un organismo estatal, regional o internacional….” . Al
respecto es claro que es nula la posibilidad que una persona física sea titular
de una marca de certificación pues no estaría facultado para ello; a la vez,
amplia la posibilidad de que cualquier persona jurídica pueda acceder a su
registro, estableciendo que podría ser una empresa o una institución de
derecho privado o de derecho público, otorgando más amplitud al origen del
ente, permitiendo que sea éste estatal o internacional.
En particular, ninguna legislación nacional de los países que la
conforman, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú hacen alusión específica que
difiera agregue o modifique lo que establece para éste acápite, diverso a lo
que preceptúa la Decisión 486, si bien existe normativa posterior no varía en
lo atinente al tema en estudio.
La legislación Costarricense, regula de la siguiente forma lo atinente a
los requerimientos del solicitante de la Marca Colectiva y la Marca de
Certificación respectivamente,
productos o servicios. Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación, organización o grupo de personas deberá informar a la oficina nacional competente cualquier cambio que se produzca en cualquiera de los documentos a que hace referencia el presente artículo.
404
Titular Marca Colectiva
En la conceptualización de la misma indica que será legitimado para
optar por un registro de Marca Colectiva una entidad colectiva, sin mayores
precisiones al respecto, lo que deja abierta la implementación de este tipo de
marca en el mercado, circunstancia que en la práctica no se ha aplicado.
El Reglamento a la Ley por su parte amplia la legitimación,
estableciendo en su artículo 33 que cualquier asociación de fabricantes,
productores, artesanos, agricultores, industriales, prestadores de servicios o
comerciantes, de conformidad con la legislación que les sea aplicable y que
posean personalidad jurídica podrán optar por la titularidad.
Titular Marca de Certificación
El titular de una Marca de Certificación podrá ser una empresa o
institución de derecho privado o público, o bien un organismo estatal o
paraestatal, nacional, regional o internacional, competente para realizar
actividades de certificación de calidad.
El Salvador, regula el tema es estudio de la siguiente forma,
Titular Marca Colectiva
Respecto de la Marca Colectiva, su definición es la única normativa que
puntualiza lo referente a la legitimación del titular, esta debe ser una persona
jurídica que agrupe a los sujetos autorizados para su uso. No establece que
éstos deban ser miembros de la agrupación o no, tan sólo que el titular les
agrupe, lo cual no ayuda a clarificar su implementación en la práctica.
405
Titular Marca de Certificación
Mediante el Artículo 51-B445, establece que podrá ser titular de una
marca de certificación, una entidad o institución de derecho privado o público,
nacional, regional o internacional, competente para realizar actividades de
certificación de calidad.
Es menester subrayar el requerimiento de la competencia, con relación
a una acreditación para tener la facultad de certificar la calidad de los
productos o servicios.
Estados Unidos, establece que para ser titular de una Marca Colectiva,
sea ésta una colectiva, de servicios colectivos o colectiva de membresía o una
Marca de Certificación, deberá responder a los siguientes parámetros:
Respecto de la Legitimación del titular permite el registro de ambas
marcas, Colectiva y de Certificación, a “personas” se asume que físicas y
jurídicas pues no hace distinción alguna, “naciones”, “Estados”, “municipios”, y
“similares”, por lo que cualquier ente físico o jurídico, público o privado podría
solicitar su registro. Le adiciona un elemento más que elimina cualquier
restricción al respecto, ya que no es requerimiento para la solicitud de este
registro poseer un establecimiento industrial o comercial. Si bien se establece
la necesidad de que dicha marca se encuentre en “uso” en el comercio, por lo
que el solicitante debe declarar que la marca en cuestión está siendo utilizada
por sus miembros446.
445 Decreto número 913. 446 “1303.01 Use of Collective Trademark and Collective Service Mark Is By Members. Applications for registration of collective trademarks and collective service marks are different in form from applications for registration of other trademarks and service marks, because of the difference in ownership and use of collective marks. Under the definition of “collective mark” in §45 of the Trademark Act, 15 U.S.C. §1127, a collective mark must be owned by a collective entity. The use of a collective trademark or collective service mark is by members of the collective. Therefore, in an application based on use in commerce under §1(a) of the Trademark Act, 15 U.S.C. §1051(a), the applicant must assert that the applicant is exercising
406
Mediante el Manual de Procedimiento de Examen de Registro de Marca
(TMEP, por sus siglas en inglés) se estable en el parágrafo 1306.04 la
prohibición de la utilización de la Marca de Certificación por el titular de la misma en forma expresa447.
Guatemala, por su parte en el Capítulo II relativo a la Marca Colectiva no
establece ningún elemento que determine características especiales o legitimate control over the use of the mark in commerce by its members. In an application based on §1(b), §44, or §66(a) of the Act, 15 U.S.C. §1051(b), 15 U.S.C. 1126, or 15 U.S.C. §1141f(a), the applicant must assert that the applicant has a bona fide intention, and is entitled, to exercise legitimate control over the use of the mark in commerce by its members. In a §1(b) application, before the mark can register, the applicant must file an allegation of use (i.e., either an amendment to allege use under 15 U.S.C. §1051(c), or a statement of use under 15 U.S.C. §1051(d)), alleging that the applicant is exercising legitimate control over the use of the mark in commerce by its members. In certain situations, notwithstanding the use of a collective trademark or collective service mark by the members of the collective, the collective itself may also use the same mark as a trademark for the goods or services covered by the collective trademark or service mark registration.” (El uso de la marca colectiva y de servicio colectivo lo realiza sus miembros.Las solicitudes de registro de marcas colectivas y marcas de servicio son diferentes en la forma de las solicitudes de registro de las demás marcas comerciales y marcas de servicio, debido a la diferencia en la propiedad y el uso de las marcas colectivas. Bajo la definición de "marca colectiva" en el apartado 45 de la Ley de Marcas, 15 USC §1127, una marca colectiva debe ser propiedad de una entidad colectiva. El uso de una marca colectiva o marca de servicio colectivo es por los miembros del colectivo. Por lo tanto, en una aplicación basada en el uso en el comercio con el § 1 (a) de la Ley de Marcas, 15 USC §1051 (a), el solicitante debe afirmar que el solicitante está ejerciendo el control legítimo sobre el uso de la marca en el comercio por sus miembros. En una aplicación basada en el § 1 (b), § 44, o §66 (a) de la Ley, 15 USC §1051 (b), 15 USC 1.126, o 15 U.S.C. §1141f (a), el solicitante debe afirmar que el solicitante tiene una intención de buena fe, y tiene derecho, para ejercer el control legítimo sobre el uso de la marca en el comercio por sus miembros. En un (b) la aplicación § 1, antes de que la marca se pueda registrar, el solicitante debe presentar una denuncia de uso (es decir, ya sea una enmienda a alegar su uso bajo 15 USC §1051 (c), o una declaración de uso bajo 15 USC § 1051 (d)), alegando que el solicitante está ejerciendo el control legítimo sobre el uso de la marca en el comercio por sus miembros. En una aplicación basada en el § 1 (b), § 44, o §66 (a) de la Ley, 15 USC §1051 (b), 15 USC 1.126, o 15 U.S.C. §1141f (a), el solicitante debe afirmar que tiene una intención de buena fe, y tiene derecho, para ejercer el control legítimo sobre el uso de la marca en el comercio por sus miembros. En un (b) la aplicación § 1, antes de que la marca pueda ser registrada, el solicitante debe presentar una denuncia de uso (es decir, ya sea una enmienda a alegar su uso bajo 15 USC §1051 (c), o una declaración de uso bajo 15 USC § 1051 (d)), alegando que el solicitante está ejerciendo el control legítimo sobre el uso de la marca en el comercio por sus miembros. En ciertas situaciones, a pesar del uso de una marca colectiva o marca de servicio colectivo de los miembros del colectivo, el propio colectivo puede también utilizar la misma marca como marca para los productos o servicios designados por la marca comercial o marca de servicio del registro colectivo – Traducción Libre) 447 “(…)However, the certification mark may not be the same mark that the person uses as a trademark or service mark on goods or services.” (Sin embargo, la marca de certificación no puede ser la misma marca que la persona utiliza como una marca de productos o de servicios sobre los bienes o servicios- Traducción Libre).
407
puntuales para el titular de esta marca, sin embargo para lo referente a la
Marca de Certificación, se indica que podrá ser titular de una marca de
certificación una entidad o institución de derecho privado o público, nacional,
regional o internacional, competente para realizar actividades de certificación
de calidad448.
En cuanto a la Marca de Certificación cabe destacar la precisión
respecto de la vigencia del Registro si el titular es ente de Derecho Público o
Privado, para el primer caso, que el Titular sea un ente de Derecho Público se
entenderá indefinida la vigencia del Registro y fenecerá en el momento en que
el ente desparezca o bien varíe su función; en el tanto el titular responda a un
ente de Derecho Privado la vigencia del Registro, siempre renovable, será de
10 años.449
Jamaica establece que, en el caso de las Marcas Colectivas, la
normativa refiere al “solicitante” como Asociaciones, sin mayor requerimiento
de normalización legal, por lo que se asume que debe ser una agrupación sin
que medie ninguna exigencia adicional; en el caso de las Marcas de
Certificación la normativa plantea sólo una limitación, que el solicitante no
lleve a cabo un negocio que comprenda el suministro de bienes o servicios de
la clase certificada, sin mayor precisión al respecto, por lo que para este tipo
de marca no se restringiría a agrupaciones o personas jurídicas, aunque ya
esto requiera un estatuto legal determinado, implicando la posibilidad de que
el titular sea una persona física, considerando la restricción indicada.
Nicaragua regula lo atinente al titular de la Marca Colectiva y la Marca
de Certificación de la siguiente forma,
448 Artículo 56, del Decreto 57-2000; capítulo III. 449 Artículo 58, ídem.
408
Titular Marca Colectiva
La ley no hace referencia expresa en el capítulo que la desarrolla, más
en la definición que realiza mediante el artículo 2, se determina que el titular
deberá ser una entidad colectiva, sin mayor precisión respecto de si es de
derecho público o privado, por lo que podrá ser cualquiera de los dos, sin
lugar a dudas ninguna persona física podrá optar por su registro.
Titular Marca de Certificación
El artículo 51 de la Ley 380, establece que podrá ser titular de una
marca de certificación una empresa o institución nacional o extranjera, de
derecho privado o público, o un organismo estatal, nacional, regional o
internacional competente para realizar actividades de Certificación de calidad.
Lo que evidencia que una persona física quedaría excluida de la posibilidad
de ser titular de esta marca.
La regulación en Paraguay, respecto del Titular de las Marcas
colectivas y de Certificación establece que,
Titular Marca Colectiva
El titular de una Marca colectiva serán sociedades legalmente
autorizadas450 para uso de sus miembros, lo que excluye cualquier posibilidad
de que sea una persona física o una jurídica que difiera de la tipología de una
persona en régimen societario; de igual forma se excluye al titular como
usuario en forma solidaria con los autorizados para su uso.
450 Artículo 62 del cuerpo normativo de marras.
409
Titular Marca de Certificación
Respecto del titular se establece que debe ser una empresa o
institución nacional o extranjera, de derecho privado o público, o un organismo
estatal, regional o internacional, lo que generalmente se ha estipulado en las
demás legislaciones, nota aparte es la determinación contenida por el artículo
69, al establecer que cuando el titular del registro de la marca de certificación
fuese un organismo estatal, el registro tendrá duración indefinida,
extinguiéndose con la disolución o desaparición del titular; por lo que no se
requiere la renovación periódica de su registro, característica que reconoce un
valor agregado a la entidad pública frente a la privada.
Puerto Rico, al referirse al titular o solicitante de una marca, los cuerpos
normativos analizados no hacen mención expresa de especificaciones propias
para ninguno de estos tipos de marca, sin embargo, considerando las
definiciones establecidas para cada una de ellas, es evidente que para la
Marca Colectiva será necesario que sea una persona jurídica o bien una
agrupación, pues tampoco se establece un requerimiento jurídico al respecto;
para la Marca de Certificación no sería de aplicación esta observación tan sólo
que el titular sea diverso de quién usa la Marca, por lo que podría ser persona
física o jurídica.
5. Legislaciones que regulan las Marca Colectiva, la Marca de Certificación y la Marca de Garantía
Uruguay, como único país del continente que reconoce la Marca
Colectiva, la Marca de certificación y la Marca de Garantía como sinónimo de
esta última, establece para el titular de cada una de ellas, los siguientes
criterios,
410
Titular Marca Colectiva
Las asociaciones de productores, industriales, comerciantes o
prestadores de servicios serán los legitimados para solicitar este registro, Así
lo establece el artículo 38 en su segundo párrafo, sin embargo no se hace
referencia a un estatus jurídico requerido, o bien si solo las Asociaciones
excluyendo las demás personas jurídicas que se pueden constituir.
Titular Marca de Certificación o Marca de Garantía
De acuerdo al artículo 44 párrafo segundo, podrá ser titular de este tipo
de marca un organismo estatal o paraestatal, competente para realizar
actividades de certificación de calidad por cuenta del Estado conforme a sus
cometidos, o una entidad de derecho privado debidamente autorizada por el
órgano competente mencionado, reconoce la posibilidad de entes de ambos
campos de regulación pero siempre bajo el control y supervisión estatal.
6. Legislaciones que son omisas de reconocimiento de la Marca Colectiva o alguna de sus variantes
Venezuela pese a no tener en su Ley de Propiedad Industrial de 1956
referencia alguna a la Marca Colectiva, Ley que quedó vigente después de
separarse de la Comunidad Andina como se indicó en líneas anteriores, al ser
dicha Ley omisa respecto de las Marcas Colectivas. Si bien el artículo 70 de
dicho cuerpo normativo referido a las marcas, establece que podrá optar por
la titularidad de una marca toda persona natural o jurídica, la cual podrá
obtener el registro de cualquiera marca, cumpliendo previamente los
requisitos establecidos en dicha Ley.
Si bien, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, SAPI, órgano
estatal encargado de la gestión de la Propiedad Intelectual, establece que la
411
implementación de las marcas colectivas es una política del Gobierno451 para
activar la economía del país, siendo así que éste órgano promueve a nivel
nacional la utilización de esta herramienta, al respecto no se logra ubicar
ninguna directriz al menos de ámbito administrativo que determine
lineamientos respecto de su implementación, tan sólo se visualiza que el
titular de una Marca Colectiva o de uso colectivo –sin establecer la diferencia
entre una y otro- únicamente puede ser un órgano estatal como al efecto se
acredita la Marca Colectica del Estado Sucre, por parte del Gobernador de
dicho Estado lo que implica que únicamente podrá acceder a la titulación de
este tipo de Marca un ente gubernamental.
7. Recapitulación: Criterios para optar por la Titularidad de una Marca Colectiva
Dentro del tópico de la titularidad se evidencia la disparidad de normativas
tanto para la marca colectiva como para la marca de garantía o de
certificación; sin embargo como lineamientos generales para ambas marcas
es homogénea la regulación en el contemplar la dualidad entre titularidad y
uso de la marca en cuestión. Si bien para la marca de certificación se
presenta mayor amplitud de legitimación para ser titular de la marca tanto a
personas jurídicas como personas físicas, lo que varía respecto de la marca
colectiva, ésta se declina por la titularidad a personas jurídicas.
Respecto de la titularidad de la Marca Colectiva, las especificaciones
varían desde establecer parámetros concretos del tipo de agrupación que la
podría solicitar a establecer finalidades específicas del ente.
451 “La Directora General del SAPI, Rosmary Guerra aseguró que “Las marcas colectivas y de uso colectivo son el proyecto bandera del SAPI, y se encuentra enmarcado en las políticas del Gobierno del presidente Nicolás Maduro como fuente de activación para la economía y defensa del bolsillo de los venezolanos, es por ello que hemos venido incentivando y promoviendo el registro de este tipo de marcas en todo el territorio nacional.” http://www.sapi.gob.ve/?q=node/464 consultado en diciembre del 2014.
412
Con relación a la legitimación para el uso de la marca, en parámetros
generales, respecto de la marca de certificación se es más restrictiva con
relación a la prohibición del titular de usar la marca en cuestión, lo que es más
permisivo respecto de la marca colectiva, con las excepciones apuntadas en
el apartado respectivo cada una de las legislaciones.
III. LINEAMIENTOS REQUERIDOS PARA EL USO E IMPLEMENTACION DE LA MARCA COLECTIVA Y SUS DIFERENTES VARIANTES, REGLAMENTOS DE USO
1. Legislaciones que hacen referencia a la necesaria presentación de un Reglamento de Uso para la solicitud de una Marca Colectiva.
Argentina.
Uno de los elementos que establecen dicha la ley que regula la marca
colectiva452 es el requerimiento de presentación de un Reglamento de Uso
que debe presentarse conjuntamente con la Solicitud de Marca Colectiva.
Al respecto será necesario que dicho Reglamento contenga al menos la
siguiente información:
a) La denominación o identificación del agrupamiento solicitante;
b) Domicilio real;
c) Objeto del agrupamiento de productores o prestadores de servicios;
d) Órgano de administración que, conforme su propia normativa, esté
facultado para representar a la entidad;
452 Ley número 26355 sobre Marca Colectiva.
413
e) Condiciones de afiliación, las que incluirán como requisito esencial
estar inscripto en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local
y Economía Social;
f) Requisitos que deben cumplir las personas afiliadas para obtener la
autorización de uso de la marca colectiva;
g) Cualidades comunes que deben presentar los productos y/o
servicios, referidas al origen empresarial, la calidad, el modo de
producción o fabricación u otras características;
h) Reglas y demás condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca
colectiva por las personas autorizadas a su uso;
i) Mecanismos de supervisión y verificación para el control del uso de la
marca colectiva, conforme a las reglas y condiciones referidas en forma
precedente;
j) Infracciones y correspondientes sanciones por el uso de la marca en
forma distinta de lo regulado en el reglamento, incluyendo la
suspensión, cancelación temporal o definitiva de la autorización de uso;
k) Procedimientos para la aplicación de las sanciones;
l) Motivos por los que se puede prohibir el uso de la marca a un
miembro de la asociación;
m) Y otros que establezca el Registro Nacional de Efectores de
Desarrollo Local y Economía Social.
Dicho Reglamento no podrá entrar en vigencia ni aplicará su
modificación si ambas, presentación y/o modificación no están previamente
aprobadas por el Registro Nacional de Efectores453.
Belice
En ambos casos, para la Marca Colectiva y la Marca de Certificación se
establece la implementación de un Reglamento de Uso, atribuyéndole mayor
o menor obligatoriedad a su presentación.
453 Artículo 7 de la Ley.
414
Marca Colectiva
Para la Marca Colectiva el solicitante deberá presentar junto con la
solicitud o en un plazo determinado por el ente autorizado a llevar a cabo
dicho registro454, la normativa respectiva que regirá el uso de la Marca,
establece un contenido mínimo del mismo sin menoscabo de que éste pueda
ser más complejo, conteniendo así elementos normativos o regulatorios que
sean considerados necesarios para llevar a cabo su utilización.
El Reglamento especificará las personas autorizadas para utilizar la
marca, las condiciones de afiliación a la asociación y las condiciones de uso
de la marca incluidas las posibles sanciones contra el uso indebido455.
Deberá estar aprobado por el encargado o Registrador para que se proceda a
la aprobación del registro de la marca, cualquier eventual modificación del
mismo deberá estar sujeta al mismo análisis para su aplicación456.
454 Artículo 6, inciso (2) “…(1) A collective mark shall not be registered unless the regulations governing the use of the mark:- (a) comply with paragraph 5 (2) and any further requirements imposed by Rules…” (La marca colectiva no podrá ser registrado a menos que las normas que regulan el uso de la marca: - (a) cumplan con el párrafo 5 (2) y cualesquiera otros requisitos impuestos por las Reglas – Traducción Libre) 455 Artículo 5, Anexo I “…5.(1) An applicant for registration of a collective mark shall file with the Registrar regulations governing the use of the mark. (2) The regulations shall specify the persons authorised to use the mark, the conditions of membership of the association and, where they exist, the conditions of use of the mark, including any sanctions against misuse. (3) Further requirements with which the regulations have to comply may be imposed by Rules….” (El solicitante del registro de una marca colectiva deberá presentar la normativa que rige el uso de la marca al Registrador. (2) Los reglamentos especificarán las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación y, cuando existan, las condiciones de uso de la marca, incluidas posibles sanciones contra el uso indebido. (3) Otros requisitos que los reglamentos deben cumplir pueden ser impuestas por las reglas-Traducción libre) 456 Artículos 7 y 8, inciso 1.
415
Marca de Certificación
Para la Marca Certificación, el solicitante deberá presentar junto con la
solicitud la normativa que regirá el uso; estableciendo contenido mínimo457:
Indicación de los bienes y/o servicios que están autorizados a utilizar la
marca,
Las características que deben tener para ser certificados por la marca,
Forma o medios mediante los cuales el Titular fiscaliza, controla y
supervisa el uso de la marca,
Las tasas (si las hay) que deben ser pagadas en relación con la
operación de la marca
Los procedimientos para la resolución de disputas.
Cualquier requisito que se considere necesario para el giro propio de la
Marca de Certificación que se quiere inscribir.
En igual condición que la Marca Colectiva, el Reglamento de Uso
deberá estar aprobado por el encargado o Registrador para que se proceda a
la aprobación del registro de la marca, si éste no se adjunta con la solicitud
deberá presentarse dentro del plazo establecido para el efecto, de no ser así
457 Artículo 6, Anexo II, “…Regulations governing use of certification mark 6.(1) An applicant for registration of a certification mark shall file with the Registrar regulations governing the use of the mark. (2) The regulations shall indicate who is authorised to use the mark, the characteristics to be certified by the mark, how the certifying body is to test those characteristics and to supervise the use of the mark, the fees (if any) to be paid in connection with the operation of the mark and the procedures for resolving disputes. (3) Further requirements with which the regulations have to comply may be imposed by Rules….” (Reglamento de uso de la marca de certificación 6. (1) El solicitante de registro de una marca de certificación deberá presentar a la normativa que rige el uso de la marca al Registrador. (2) Los reglamentos deberán indicar quién está autorizado a utilizar la marca, las características para ser certificado por la marca, cómo el organismo de certificación realiza la comprobación de esas características y supervisar el uso de la marca, que las tasas (si los hay) sean pagado en relación con la operación de la marca y los procedimientos para la resolución de disputas. (3) Otros requisitos que los reglamentos deben cumplir pueden ser impuestas por las reglas – Traducción Libre)
416
se desestima la solicitud de registro. Cualquier eventual modificación de éste
deberá estar sujeta al mismo análisis para su aplicación458.
Brasil, para ambas marcas establece que,
Marca Colectiva
Para la Marca Colectiva el Reglamento de Uso deberá contener las
condiciones y prohibiciones de uso de la marca, debiendo ser presentado en
forma conjunta con la solicitud o bien deberá ser presentado en un plazo de
60 días después de presentada la solicitud, de lo contrario se archiva en forma
definitiva459.
Marca de certificación
Las estipulaciones del Reglamento de Uso en la Marca de Certificación
son más detalladas en sus requerimientos, sin pretender ser exhaustivas:
458 Artículo 7, “…7.(1) A certification mark shall not be registered unless:- (a) the regulations governing the use of the mark:- (…) (2) Before the end of the prescribed period after the date of the application for registration of a certification mark, the applicant must file the regulations with the Registrar and pay the prescribed fee, and if he does not do so, the application shall be deemed to be withdrawn. (…) (5) If the applicant fails to satisfy the Registrar that those requirements are met, or to file regulations amended so as to meet them, or fails to respond before the end of the specified period, the Registrar shall refuse the application….” (Una marca de certificación no será registrado a menos que: - (a) las normas que regulan el uso de la marca: - (...) (2) Antes de finalizar el plazo establecido después de la fecha de la solicitud de registro de una marca de certificación, el solicitante debe presentar el reglamento con el Secretario y pagar la tasa correspondiente, y si él no lo hace, se considerará que la solicitud será retirada. (...) (5) Si el solicitante no cumple con la verificación de dichos requisitos, o para presentar los reglamentos modificados con el fin de cumplir con ellos, o no responde antes de que finalice el período especificado, el Registrador denegará la solicitud – Traducción Libre) 459 “Artigo 147.- O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca. Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.” (La solicitud de registro de marca colectiva deberá contener los reglamentos de uso, determinación de las condiciones y prohibiciones para el uso de la marca. Párrafo único. El reglamento de uso, cuando no se acompañe a la solicitud, deberá presentarse dentro de los 60 (sesenta) días a partir de la presentación, bajo pena de archivo definitivo de la solicitud – Traducción Libre)
417
Características del producto o servicio objeto de la solicitud de
certificación
Medidas de control que serán adoptadas por el titular
De la misma forma que para la solicitud de marca de colectiva, se debe
aportar el reglamento solicitado al momento de presentar la solicitud de la
marca o bien deberá ser presentado en un plazo de 60 días después de
presentada la solicitud, de lo contrario se archiva en forma definitiva460.
Debido a la importancia en la operatividad de las marcas que
desempeña el Reglamento de Uso, éste se solicita para ser evaluado por la
entidad estatal que realiza el Registro, en este caso el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial de Brasil (INPI), por lo que cualquier modificación al
Reglamento igualmente deberá presentarse ante esta entidad para su
revisión, y no será hasta su debida aprobación que entre en vigencia461.
Chile,
Ambos apartados de la circular número 9 de la INAPI, primero y
segundo, hacen referencia a la implementación de un Reglamento de Uso,
siendo menester destacar algunos detalles diferenciadores respecto de la
necesidad o posibilidad de su presentación para cada tipo de marca.
460 “Artigo 148.- O pedido de registro da marca de certificação conterá: I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular. Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido” (La solicitud de registrode la marca de certificación deberá contener: I - el objeto características de productos o servicios de certificación; y II - medidas de control que serán adoptadas por el registrante. Párrafo único. La documentación prevista en los artículos I y II de este artículo, cuando no acompañar a la solicitud, se debe presentar dentro de los 60 (sesenta) días, bajo pena de archivo definitivo de la solicitud – Traducción Libre). 461 Artículo 149, de la Ley de marras.
418
Marca Colectiva
Respecto de la Marca Colectiva, el Reglamento de Uso no sólo se
establece en forma expresa su implementación, sino que es de necesaria
análisis y aportación ante el INAPI a la hora de presentación de la solicitud de
una Marca Colectiva462, convirtiéndose una vez registrada la Marca, de
acatamiento obligatorio por todos los legitimados a su uso.
La finalidad del Reglamento de Uso obedece a establecer los
elementos necesarios para identificar una determinada calidad,
homogeneidad, estabilidad o cualesquiera otras características particulares
que se pretenda que la marca englobe o anuncie al consumidor o cliente463,
en virtud de ello es indispensable su acatamiento ya que conforma no sólo la
reglamentación interna de la Marca, si no su estatuto propio otorgando la
responsabilidad de su supervisión o bien la fiscalización de su adecuada
aplicación al titular de la Marca, éste será el encargado de implementar las
medidas correctivas establecidas en el mismo para su adecuada
implementación, estableciéndose en la normativa de forma ejemplarizante
como posible sanción el prohibir su uso.
El contenido mínimo que puede conformar el Reglamento será el
siguiente464:
a) Los datos de identificación del titular.
b) Productos o servicios que distinguirá la marca colectiva.
462 Artículo 4, apartado primero “…4.- Con la finalidad que los mismos asociados o miembros voluntariamente se sometan y obliguen a cumplir los requisitos para el uso o empleo en el mercado de la marca colectiva registrada, en sus respectivos productos o servicios, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) pedirá que al momento de presentar la solicitud de marca colectiva se acompañe un Reglamento de Uso, el cual una vez registrada la marca colectiva, será obligatorio para todos aquellos que deseen usarla….” 463 Artículo 5. 464 De acuerdo a l artículo 9, apartado primero de la circular en análisis.
419
c) Características o cualidades comunes a los productos o servicios
distinguidos con la marca.
d) Condiciones y modalidades de uso de la marca.
e) Las personas que estarán autorizadas a usar la marca.
f) Los requisitos de afiliación.
g) Las disposiciones para asegurar y controlar que la marca se use
conforme al Reglamento de Uso, entre otras, por ejemplo, la
aceptación del asociado a los mecanismos de control que
establezca el titular de la marca para asegurar que se cumplan las
condiciones de uso contenidas en el Reglamento de Uso.
h) Los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un
miembro de la asociación.
i) Sanciones por incumplimiento del Reglamento de Uso a quienes
son miembros de la asociación y han sido habilitados para utilizar la
marca colectiva.
El INAPI será el encargado de velar por que el Reglamento de Uso sea
presentado en forma adjunta a la solicitud de la Marca Colectiva, que éste
responda a un contenido legítimo y que sus eventuales modificaciones
igualmente respondan a estos parámetros, ya que ninguna modificación
afectará a terceros a hasta que sea aprobado e inscrita por el INAPI.
Marca de Certificación
Es menester establecer la ambigüedad que se evidencia en la
normativa contenida en la circular de análisis respecto de la Marca de
Certificación, pues en su articulado no queda claro si la presentación del
Reglamento de Uso conjuntamente con la solicitud de este tipo de marca es
obligatorio o una posibilidad, siendo que del cuerpo normativo se desprende la
necesaria implementación para establecer y llevar a cabo la su finalidad en
forma eficaz.
420
El artículo 5 del apartado segundo refiere a la posibilidad, indicando
que “…podrá incluir un Reglamento de Uso…”; el cual indicará la calidad, los
componentes, el origen o cualquier otra característica de los correspondientes
productos o servicios que se pretende acreditar, a través de dicha marca; posteriormente establece que dicho Reglamento “…fijará, también, las
medidas de control que se obliga a implantar el titular de la marca de
certificación y las sanciones aplicables…” refiriéndose a los autorizados a su
Uso que no cumplan a cabalidad con las obligaciones establecidas en dicho
estatuto particular. Es inevitable asumir que es obligatoria su presentación,
dada la trascendencia de la función que es llamado a realizar el Reglamento
de Uso en la Marca de Certificación.
En forma ejemplarizante, el artículo seis del apartado segundo,
enumera algunas disposiciones que puede contener el Reglamento de Uso de
este tipo de marcas:
a) Los datos de identificación del titular.
b) Productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su
titular.
c) La calidad, los componentes, el origen o cualquier otra
característica de los correspondientes productos o servicios que se
acreditarán, certificarán o garantizarán mediante la marca de
certificación.
d) Condiciones y modalidades de uso de la marca. Esto es, requisitos
que habilitarán a los interesados para solicitar al titular de la marca
autorización para su uso y su aceptación a los mecanismos de control
que tendrá el titular de la marca para asegurar que se cumplan las
condiciones de uso contenidas en el Reglamento de Uso.
e) La manera a través de la cual el titular ejercerá el control de calidad
antes y después de autorizarse el uso de la marca.
f) Las disposiciones que habilitarán al titular para asegurar y controlar
que la marca sea utilizada por los sujetos previamente autorizados
421
conforme al Reglamento de Uso; y que, entre otras, podrá señalar que
su titular estará inhibido de usarla.
g) Los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a
cualquier persona que previamente fue autorizada para ello.
h) Las sanciones por incumplimiento del Reglamento de Uso a
quienes suscribieron el convenio con el titular para la utilización de la
marca de certificación.
En el mismo sentido que para la Marca Colectiva, el INAPI será el
encargado de velar por que el Reglamento de Uso sea presentado en forma
adjunta a la solicitud de la Marca de Certificación, que éste responda a un
contenido legítimo y que sus eventuales modificaciones igualmente respondan
a estos parámetros, ya que ninguna modificación afectará a terceros hasta
que sea aprobada e inscrita por el INAPI. Cabe destacar que respecto de la
Marca de Certificación, sí se establece en forma expresa la verificación por
parte de este ente, determinando que el Reglamento de Uso y sus eventuales
modificaciones no generen ninguna posibilidad de confusión al público
consumidor. Asimismo, considerando la trascendencia de la función llamada
a realizar en el mercado por este tipo de Marca, se establece una limitación
para su transferencia siendo necesario para ello que sea transferida la Marca
de Certificación en forma conjunta con el ente Titular465.
Comunidad Andina,
El artículo 187 hace referencia al Reglamento de Uso de la Marca de
Certificación, implementándose por primera vez su denominación si bien aún
no se incorpora para la Marca Colectiva; regula la exigencia de su
presentación en forma conjunta con la solicitud de la Marca, así:
465 Artículo 10, Apartado segundo “...- A fin de evitar errores o confusiones en el público consumidor, INAPI sólo autorizará la transferencia de este tipo de marcas de forma conjunta con la entidad titular del registro….”
422
“…Artículo 187.- Con la solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse el reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular; defina las características garantizadas por la presencia de la marca; y describa la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca….”
En este primer apartado, el artículo en estudio establece los
requerimientos mínimos pero esenciales del Reglamento de Uso, su exigencia
en la presentación conjunta con la solicitud y el control y fiscalización que se
ejercerá a los autorizados para su uso.
El Reglamento de Uso no sólo es una exigencia de presentación sino
que éste deberá inscribirse junto con la solicitud, “…El reglamento de uso se
inscribirá junto con la marca. Toda modificación de las reglas de uso de la
marca de certificación deberá ser puesta en conocimiento de la oficina
nacional competente. La modificación de las reglas de uso surtirá efectos
frente a terceros a partir de su inscripción en el registro correspondiente…”.
Es relevante subrayar la exigencia de presentación e inscripción del
Reglamento de Uso, no sólo en el momento de la solicitud sino para ulteriores
modificaciones, puesto que deberán inscribirse éstas previamente para que
surtan efectos a terceros.
En el artículo 188, se establecen dos parámetros importantes para la
implementación de la Marca de Certificación:
Requerimientos para la autorización del uso de la marca Prohibición del uso de la misma por parte del titular.
Así el artículo 188 reza “…El titular de una marca de certificación podrá
autorizar su uso a cualquier persona cuyo producto o servicio cumpla las
condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca…”, en este
apartado se establece que incluso el titular no puede dar su autorización al
arbitrio si no que debe verificar que cumpla las condiciones establecidas para
423
ello en el Reglamento de Uso, doble función, tanto para el titular como para el
usuario, ya que éste se asegura que en cumplimiento de los requerimientos
establecidos por el Reglamento debe autorizársele el uso. Respecto de la
prohibición contenida en su segundo párrafo “…La marca de certificación no
podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o
comercializados por el propio titular de la marca….”, permite garantizar a los
usuarios que el titular no entraría a competir en forma directa con los usuarios
de la misma.
En igual sentido que para las Marcas Colectivas, en el último artículo
del título relativo a las Marcas de Certificación, remite para complementar la
regulación necesaria de las Marcas de Certificación a lo estipulado por este
cuerpo normativo respecto de las Marcas, como complemento para los
aspectos no regulados en forma específica, “…Artículo 189.- Serán aplicables
a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas
de la presente Decisión…”.
Sin embargo, Perú en su normativa nacional alude en el Decreto
Legislativo número 1075, en el artículo 81, a una especie de reglamentación
propia para la Marca de Certificación como Reglamento de Uso, pero no hace
ninguna referencia adicional o en forma pormenorizada de éste.
Costa Rica, hace referencia para cada una de las Marcas colectivas de
la siguiente forma,
Marca Colectiva
Se hace referencia a un Reglamento de Empleo de la Marca, la Ley
establece las disposiciones que debe contener éste como precisar las
características o cualidades que serán comunes de los productos o servicios
para los cuales se usará la marca, las condiciones y modalidades bajo las que
podrá emplearse la marca y las personas con derecho a utilizarla; así como
424
las disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca se use
conforme al reglamento de empleo y las sanciones en caso de incumplirse
dicho reglamento.
Marca de Certificación
Se establece la necesaria presentación de un Reglamento de Uso el
cual fijará las características garantizadas por la presencia de la marca y la
manera como se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse
el uso de la marca. El reglamento será aprobado por la autoridad
administrativa competente en función del producto o servicio de que se trate y
se inscribirá junto con la marca en el Registro de la Propiedad Industrial.
Cuba, el Decreto Ley número 203 en su artículo 91 establece la
obligatoriedad de presentar el Reglamento de Uso con la solicitud de la Marca
Colectiva – establece tres meses como plazo para su aportación una vez
presentada la solicitud466-, éste deberá contener la identificación de la
Asociación titular, las personas autorizadas para utilizar la marca, las
condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de Ia marca y
los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca colectiva a un
integrante de la asociación. Lo que evidencia que para ser autorizado al uso
se requiere estar afiliado a la Asociación titular, de lo contrario no se podría
optar por dicha autorización.
Dada esta puntualización, la regulación establece que este Reglamento
debe permitir la integración a la asociación de cualquier persona que cumpla
con las condiciones previstas en el reglamento de uso y las demás
condiciones que establece la ley, lo que limita y a la vez objetivista los
parámetros a que están sujetos los eventuales usuarios de la marca.
Asimismo, mediante Resolución Nº 63/2000, del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente, se Reglamenta el Decreto-Ley Nº 203 “de
466 Apartado 3, artículo artículo 91.
425
Marcas y Otros Signos Distintivos”, dicho Reglamento fue aprobado por el
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, adoptado con fecha 10 de mayo de
2000 mediante Acuerdo 3683.
El Capítulo V de este cuerpo regulatorio referido a las Marcas
Colectivas, centra su atención al papel preponderante que juega el
Reglamento de Uso y su necesaria presentación con la solicitud así como la
sujeción del análisis de la solicitud de la Marca Colectiva con lo establecido
por dicho reglamento.
El Salvador, establece disposiciones para casa una de las marcas
colectivas que reconoce,
Marca Colectiva
Alude a un Reglamento de Empleo de la marca colectiva el cual deberá
precisar las características comunes o las cualidades que serán comunes a
los productos o servicios para los cuales se usará la marca, las condiciones y
modalidades bajo las cuales se podrá emplear la marca y las personas que
tendrán derecho a utilizarla. También contendrá disposiciones conducentes a
asegurar y controlar que la marca se use conforme a su reglamento de
empleo y las sanciones en caso de incumplimiento del reglamento.
Marca de Certificación
Para el caso de las Marcas de Certificación la denominación cambia a
Reglamento de Uso, el cual fijará las características garantizadas por la
presencia de la marca y la manera en la que se ejercerá el control de calidad,
antes y después, de autorizarse el uso de la marca. El reglamento deberá
haber sido previamente aprobado por la autoridad administrativa que resulte
426
competente en función del producto o servicio de que se trate y se inscribirá
junto con la marca.
Guatemala, respecto de la solicitud de Marca Colectiva, la ley establece
que se deberá presentar el Reglamento de empleo en forma conjunta con la
solicitud, sin aportar plazo para su presentación si no acompañara a la
solicitud, lo que indica que necesariamente deben presentarse ambos
documentos en forma conjunta.
Este debe contener al menos lo siguiente:
precisar las características comunes o las cualidades que serán
comunes a los productos o servicios para los cuales se usará la
marca,
las condiciones y modalidades bajo las cuales se podrá emplear
las personas que tendrán derecho a utilizarla.
disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca
se use conforme a su reglamento de empleo,
las sanciones en caso de incumplimiento del mismo.
Toda variación que se requiera realizar al Reglamento de Empleo de la
marca colectiva deberá ser presentada al Registro y será de aplicación a partir
de dicha presentación467, lo que implica necesariamente que no requiere
evaluación por parte del Registro, aspecto que difiere de la mayoría de
legislaciones al requerir previa evaluación del ente administrativo encargado y
solo después de ésta, se podrá proceder a su inscripción momento en que
será de aplicación.
467 Artículo 52, ídem.
427
Acerca de la Marca de Certificación, establece la necesidad de
presentar un Reglamento de uso conjuntamente con la solicitud, el contenido
deberá responder a requerimientos mínimos establecidos en la normativa:
Deberá fijar las características garantizadas por la presencia de
la marca
La manera en la que se ejercerá el control de calidad antes y
después de autorizarse el uso de la marca.
Requiere ser previamente aprobado por la autoridad
administrativa que resulte competente en función del producto o
servicio de que se trate
Se inscribirá junto con la marca.
Sobre el Uso de la Marca de Certificación, tenemos que se debe
autorizar a toda persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones
establecidas en el reglamento de uso de la marca, salvo para productos o
servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la
marca, generando una prohibición a este supuesto468.
Honduras, en lo que refiere al Uso de la Marca Colectiva, la normativa
establece la obligatoriedad y necesaria presentación de un Reglamento de
Empleo conjuntamente a la solicitud de su registro.
El artículo 11 del texto normativo de estudio, establece requerimientos
necesarios que debe contener el Reglamento de empleo, como lo es precisar
las características comunes o las cualidades que serán comunes a los
productos o servicios para los cuales se usará la marca, las condiciones y
modalidades bajo las cuales se podrá emplear, y las personas que tendrán
derecho a utilizarla.
468 Artículo 59, ídem.
428
Igualmente establece que deberá contener disposiciones conducentes
a asegurar y controlar que la marca se use conforme al reglamento de empleo
y estipular sanciones para todo uso contrario a dicho Reglamento.
Jamaica, establece con respecto al requerimiento de regulación para la
solicitud de las marcas colectivas lo siguiente,
Marca Colectiva
Los artículos 4 y 5 del primer anexo establecen que se deberá
presentar la normativa que rige el uso de la marca, contenida en un
Reglamento con un mínimo de elementos:
a) las personas autorizadas para utilizar la marca;
b) las condiciones de afiliación a la asociación, y
c) cuando existan, las condiciones de uso de la marca, incluidas las
posibles sanciones contra el uso indebido.
Asimismo, establece el requerimiento de aprobación de dicho
Reglamento para que proceda el registro de la Marca, cumpliendo con la
exigencia de que los requisitos señalados anteriormente, no sean contrarios al
orden público o a las buenas costumbres.
Marca de Certificación
Para la Marca de Certificación se establece la necesaria presentación
del Reglamento de Uso con los requerimientos siguientes469.
469 Artículos 4 y 5 del Anexo segundo relativo a Marcas de Certificación.
429
a) las personas autorizadas para utilizar la marca;
b) las características para ser certificado por la marca;
c) la forma en que el organismo de certificación verificará las
características y supervisión del uso de la marca;
d) los honorarios (si los hubiere) a ser pagados en relación con la
operación de la marca, y
e) los procedimientos para la resolución de disputas.
En igual sentido que lo apuntado para la Marca Colectiva, el
Reglamento debe presentarse y aprobarse para generar el registro de la
Marca solicitada, se adiciona además que el solicitante sea competente para
certificar los productos o servicios para los que la marca se vaya a inscribir.
México, si bien menciona en forma expresa mediante una línea
simple470, la obligatoriedad de la presentación de las reglas de uso en la
solicitud de una Marca Colectiva, no establece parámetros mínimos, o alusión
alguna a elementos esenciales de este cuerpo reglado, lo que hace que se
clasifique dentro de las legislaciones que hacen mención a la necesidad de
normativa propia de la marca para su registración.
Nicaragua, el Reglamento a la Ley 380471, en el artículo 52, capítulo VII,
estable una serie de elementos a contener tanto por el Reglamento de empleo
de la Marca de Certificación como por el Reglamento de Uso de la Marca
Colectiva:
1. Datos generales del solicitante (s), titular (es), representante o
apoderado, en su caso; 470 Artículo 97, de la Ley. 471 Decreto 83-2001, Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dado en la ciudad de Managua, Casa de la Presidencia a los cuatro días del mes septiembre del año dos mil uno.
430
2. Solicitud (es) o registros (s) afectado (s).
3. Indicación de la (s) modificación (es).
4. Relación de documentos anexos.
5. Lugar para notificaciones.
6. Nombre y firma del solicitante.
En igual sentido la Ley 380, establece en forma particular
requerimientos para ambos tipos de marca de conformidad con el Reglamento
requerido.
Marca Colectiva
El artículo 42 determina que el Reglamento de Empleo deberá
establecer las características que serán comunes a los productos o servicios
para los cuales se usará la marca, las condiciones y modalidades bajo las
cuales se podrá emplear y las personas que tendrán derecho a usarla.
También deberá contener las disposiciones conducentes a asegurar y
controlar que la Marca se use conforme a su reglamento de empleo y las
sanciones en caso de incumplimiento de éste.
Marca de Certificación
Respecto de la Marca de Certificación se establece que el Reglamento
de Uso deberá referirse a la fijación de las características garantizadas por la
presencia de la marca y la manera en que se ejercerá el control de calidad
antes y después de autorizarse el uso de la marca. Como requerimiento para
el Reglamento éste será aprobado por la autoridad administrativa que resulte
competente en función del producto o servicio de que se trate, y se inscribirá
junto con la marca472.
472 Artículo 52, Capítulo IX.
431
Panamá, en ambos casos se requiere en forma obligatoria la
presentación de un Reglamento de Uso, para proceder a su registro.
Marca Colectiva
El Reglamento de Uso deberá contener los datos473 de identificación de
la asociación solicitante, debe indicar las personas autorizadas para utilizar la
marca, así como las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones
de uso de la marca y los motivos por los que puede prohibirse el uso de la
marca a un miembro de la asociación, así como las posibles sanciones
generando la prohibición de su uso o con otras sanciones establecidas en
dicho reglamento.
Marca de Garantía
Respecto de la Marca de Garantía el Reglamento deberá referirse a la
calidad, los componentes, el origen o cualquier otra característica de los
correspondientes productos o servicios que proteja dicha marca. El
reglamento fijará también, las medidas de control que se obliga a implantar el
titular de la marca de garantía y las sanciones aplicables474.
El Reglamento de Uso de la Marca de Garantía deberá recibir informe
favorable del organismo administrativo competente, en atención a la
naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantía se
refiere, en caso contrario se denegará su registro.
Paraguay, determina con relación al requerimiento de regulación propia
para la implementación de la marca colectiva lo siguiente,
473 Artículo 114, de la Ley 35 y 92 del reglamento a la Ley. 474 Artículo 118, de la Ley 35, y 96 del reglamento a la Ley.
432
Marca Colectiva
Se hace alusión al requerimiento de la publicación de la solicitud
adicionado a un extracto del Reglamento de Uso, pero no establece los
requerimientos mínimos de éste.
Marca de Certificación
En la normativa referida a la Marca de Certificación no se menciona la
necesidad de un Reglamento de Uso o Reglas necesarias para su
implementación, lo que deja desprotegida la Marca en su regulación interna.
Al no contar con un reglamento que norme el tema de análisis no se cuenta
con regulación expresa que facilite o estructure la utilización de la Marca de
Certificación si bien, es clara su necesidad.
Puerto Rico, en ambos casos, para las marcas colectivas y las marcas
de certificación especifica elementos determinados como Reglamento de Uso,
Marca Colectiva
La Regla 20 inciso D., del Reglamento número 8075, indica que la
solicitud de la Marca Colectiva deberá especificar y contener todos los
elementos necesarios para el registro de una marca aunado a la
especificación de la clase de personas destinadas a tener el derecho de uso
de la Marca colectiva, la relación de esta con el solicitante o titular y la
naturaleza del control que éste ejercerá sobre dicho uso.
Marca de Certificación
Es el Reglamento en mención, que en la regla citada en el inciso E,
establece al igual que para la Marca Colectiva se debe cumplir los
requerimientos para el registro de marca, adicionando los siguientes
433
elementos en atención a las especificaciones de la Marca a registrar.
Condiciones bajo las cuales se puede usar la Marca de Certificación; indicar
que el Solicitante futuro titular, será el encargado de ejercer el control legítimo
sobre el uso de la marca; garantizar que el solicitante y eventual titular no se
dedica a la producción o mercadeo de los productos o servicios a los que se le
aplicará la marca de certificación.
Resulta innegable la necesaria presentación y elaboración del
Reglamento de Uso para la obtención del registro de ambas marcas.
Uruguay,
Marca Colectiva
Para el Reglamento de Uso requiere que se determine los datos de
identificación de la asociación solicitante, las personas autorizadas para
utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones
de uso de la marca y los motivos por los que puede prohibirse la utilización de
la marca a un miembro de la asociación. Requisitos esenciales y solicitados
en dicho reglamento.
Marca de Certificación o Marca de Garantía
En este Reglamento de Uso se debe Indicar la calidad, los
componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato
relevante, sobre los productos elaborados o distribuidos, o los servicios
prestados a juicio del titular. De igual forma se requiere que el reglamento fije
las medidas de control que se obliga a implantar el titular de la marca y el
régimen de sanciones.
434
El Decreto Reglamentario de la Ley establece parámetros mínimos
para los Reglamentos de Uso de ambas Marcas, así indica la información
mínima requerida:
1°) Características o cualidades que serán comunes a los productos o
servidos para los cuales se usará la marca;
2°) Disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca se
use conforme a su reglamento;
3°) Motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un
miembro de la Asociación, así como las sanciones a aplicarse en caso
de incumplimiento.
Prácticamente todas475 las legislaciones analizadas contemplan de una
forma u otra algún tipo de estatuto interno y paralelo a la solicitud de la Marca
Colectiva y Marca de Certificación que determine aspectos necesarios para su
implementación, el común denominador de éstas se resumen en los
siguientes parámetros, como cuerpo base para conformar el reglamento de
uso o las condiciones de uso de aquellas legislaciones que sí establecen
parámetros en forma expresa:
Respecto de la Marca Colectiva,
Determinar las características comunes o las cualidades que
serán comunes a los productos o servicios para los cuales se
usará la marca,
Condiciones y modalidades bajo las cuales se podrá emplear
Personas que tendrán derecho a utilizarla.
475 Salvo Canadá que omite toda referencia a dicho requerimiento para proceder con la solicitud dela Marca de Certificación y Estados Unidos, este último en el Manual para el Procedimiento de Examen de Registro de una Marca establece que será necesario para la Marca de Certificación establecer las normas que rigen dicha certificación, lo que implicaría la indicación de al menos las condiciones por las cuales se realizaría dicha certificación por el Titular.
435
Disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca
se use conforme a su reglamento de empleo,
Sanciones en caso de incumplimiento del mismo.
Respecto de la Marca de Certificación,
Deberá fijar las características garantizadas por la presencia de
la marca
La manera en la que se ejercerá el control de calidad antes y
después de autorizarse el uso de la marca.
Requiere ser previamente aprobado por la autoridad
administrativa que resulte competente en función del producto o
servicio de que se trate
Se inscribirá junto con la marca.
Cada tipo requiere precisiones propias en virtud de las especificaciones
atinentes a cada una de ellas, pues las implicaciones a nivel fáctico varían en
forma sustancial de acuerdo a la finalidad del tipo de marca y su ámbito de
aplicación.
2. Legislaciones que omiten el requerir algún tipo de condiciones que normen el Uso de la Marca Colectiva y sus variantes
Canadá tanto en la Ley sobre Marcas de Comercio y Competencia
Desleal, en su Título Abreviado; como en el Reglamento a dicha Ley476 es
omisa la normativa respecto de la necesidad de un Reglamento de Uso para
la Marca de Certificación. Si bien, se lleva a cabo el “uso” de dicha marca por
cualquier persona autorizada por el titular para ello, imputándose el uso como 476 Règlement sur les marques de commerce (DORS/96-195), Anexo 4
436
si fuese el titular. Esta operatividad se mediatiza por la utilización de
otorgamiento de licencias de uso, tornando en innecesaria la implementación
de lo que en la mayoría de legislaciones que protegen la marca colectiva se le
conceptualiza como el Reglamento propio de la marca.
Tanto la legislación de los Estados Unidos como el Manual de
Procedimiento emitido por la Oficina de Patentes y Marcas, son omisos
respecto de alguna mención a requerimiento específico de condiciones de uso
de cualquiera de dichas marcas, sin embargo el Trademark Manual of
Examining Producere en su parágrafo 1306.02 (b) (ii) respecto de las Marcas
de Certificación hace alusión a “normas de certificación”, referidas al
procedimiento o forma en que se lleva a cabo dicha certificación.
Venezuela, si bien, es a través del SAPI que se incentiva y promociona
la implementación de la Marca de uso colectivo, no se logró encontrar a la
fecha de realización de este análisis, información respecto de normativa al
menos administrativa que dictará lineamientos a este respecto, pese a haber
realizado la consulta a la entidad propiamente dicha477. La normativa no hace
referencia a la existencia o necesidad de un Reglamento de Uso,
considerando que la marca como Marca Colectiva no está reconocida
legalmente.
3. Aspectos relevantes en la implementación de la Marca Colectiva y sus diferentes tipos, en algunas legislaciones.
Es menester hacer alusión sobre algunos aspectos requeridos por
legislaciones específicas respecto a la implementación de las Marcas
Colectivas, ampliando, especificando o aclarando elementos necesarios para
optimizar su uso. 477 Solicitud de información mediante la página web de la institución y su correo de información [email protected]
437
En el caso de Belice, con relación a la Marca Colectiva determina que
un elemento importante a considerar es que una marca colectiva podrá
conformarse por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para
designar la procedencia geográfica de los productos o servicios. Tomando en
consideración que su titular no estaría facultado para prohibir su uso si quien
la utiliza lo hace de conformidad con arreglo a las prácticas leales en materia
industrial o comercial478. Respecto de la Marca de Certificación, en igual
sentido que la Marca Colectiva, puede conformarse de una Denominación
Geográfica, considerando que su titular no estaría facultado para prohibir su
uso si quien la utiliza lo hace de conformidad con arreglo a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
En la Marca de Certificación, en razón de sus características
específicas, la normativa establece en forma expresa condiciones para la
cesión de dicha marca; ya que ésta no será posible si no es aprobada por el
ente Registral, así lo establece el artículo 10, del Anexo II.
En ambos casos, la Marca Colectiva y la Certificación se establecen los
parámetros respecto de las causas de nulidad o de caducidad de dichos
registros, relacionados con el orden público y las buenas costumbres, así
como la funcionalidad de la marca propiamente; cabe destacar que en ambos
casos la posibilidad de inducir al consumidor a error sobre el tipo de marca
tiene relevancia.
Brasil, por su parte en las estipulaciones realizadas por la Ley, se
establece que independientemente de la existencia de la licencia de cesión de
marca, para la Marca Colectiva y la Marca de Certificación basta con que esté
autorizado el usuario por el Reglamento de Utilización a ese efecto, así lo
establece el artículo 150 de la Ley sobre Obligaciones y Derechos de la Propiedad Industrial.
478 3. (1) del Anexo Primero del Capítulo de la Trade Marks Act en análisis.
438
En cuanto a la extinción se establece para ambas marcas que éstas se
extinguirán si la entidad titular deja de existir, o bien si la marca en cuestión es
utilizada para otras condiciones que no sean las estipuladas en el reglamento
de uso inscrito479; respecto de la marca colectiva se establece que ésta será
objeto de caducidad si dicha marca no es utilizada por más de una persona
autorizada para el efecto480, de igual forma, establece que una marca, sea
colectiva o de certificación, que se haya extinguido no podrá ser objeto de
registro hasta cinco años después de la declaración de extinción481.
En Canadá, respecto de las marcas de certificación que se regula en
forma expresa, la Ley de marras establece una característica específica
llamada Marca de Certificación Descriptiva, que refiere a una Marca de
Certificación que responde a lo que se conoce en el medio como una
Denominación de Origen o Indicación Geográfica, ya que establece
determinadas posibilidades para estar legitimado a presentar la solicitud de
inscripción y por tanto a ser titular eventual de dicho registro:
que el solicitante sea la autoridad administrativa de un país, un
estado, provincia o municipio incluyendo la región a que alude la
marca o en parte;
una asociación comercial, siendo requisito necesario el que dicha
Asociación cuente con una oficina o un representante en la zona geográfica que conforma la marca.
El artículo 25, indica asimismo que el titular del registro en virtud de las
características propias de la marca de certificación descriptiva tendrá una
limitación adicional respecto de personas que produzcan u ofrezcan servicios
semejantes en la zona geográfica indicada, “…Toutefois, le propriétaire d’une
marque déposée aux termes du présent article doit en permettre l’emploi en
479 Artículo 151, de la Ley 480 Artículo 153, ídem. 481 Artículo 154, ídem.
439
liaison avec toute marchandise produite, ou tout service exécuté, dans la
région que désigne la marque….” (Sin embargo, el titular de una marca en
esta sección permitirá la utilización en relación con la producción de cualquier
bien, o cualquier servicio realizado en el área designada por la marca –
Traducción Libre)
Respecto del Uso de la Marca de Certificación, es claro que el titular
debe autorizar en forma expresa a las personas que pueden utilizar la marca
en cuestión482, sin embargo en el parágrafo siguiente del artículo 23, se
realiza una remisión a la licencia, entendiéndose que mediante este
instrumento es que se implementa el uso de esta marca colectiva.
En Chile, con relación483 a la transmisión de este tipo de marcas,
colectiva o de certificación, la Ley 19.996 emitida el 11 de marzo del 2005,
482 Inciso 2, artículo 23 “…(2) Le propriétaire d’une marque de certification peut autoriser d’autres personnes à employer la marque en liaison avec des marchandises ou services qui se conforment à la norme définie, et l’emploi de la marque en conséquence est réputé en être l’emploi par le propriétaire…” (El propietario de una marca de certificación podrá autorizar a otros a utilizar la marca en relación con las mercancías o servicios que cumplan con el estándar definido, y el uso de la marca se considerará con realizado por el propietario – Traducción Libre). 483 25) Intercálense, a continuación del artículo 19, los siguientes artículos nuevos: "Artículo 19 bis A.- La nulidad o caducidad por no pago de los derechos de renovación producirán los mismos efectos respecto de las frases de propaganda adscritas al registro. En consecuencia, anulada o caducada una marca, el Departamento procederá a cancelar de oficio los registros de frases de propaganda dependientes de la marca anulada o caducada. De ello deberá dejarse www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile instancia mediante la subinscripción marginal en el registro correspondiente. Artículo 19 bis B.- Las frases de propaganda no se podrán ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran con el registro principal al cual se adscriben. Artículo 19 bis C.- Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados. Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro. Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión. Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.
440
que modifica la 19.039, establece una modificación del artículo 19 el cual
refiere a la marca comercial y posteriormente incorpora una serie de “artículos
19 bis” concretamente el a, b, c, d y e, los cuales puntualizan el ámbito de la
marca comercial sin mayor referencia a las marcas de nuestro interés.
Únicamente para la marca colectiva484, se establece la posibilidad de
implementar las marcas individuales que posean los legitimados al uso de
esta marca, reconociendo en forma implícita a este tipo de marca como una
marca acompañante; siendo omisa la normativa a este respecto para la Marca
de Certificación.
Costa Rica por su parte, para cada una de las marcas determina que,
respecto de la Marca Colectiva de conformidad con la legislación de marras,
los cambios que se realicen en el Reglamento de Empleo serán comunicados
por su titular al Registro de la Propiedad Industrial, éstos se inscribirán en el
registro mediante el pago de la tasa establecida en el artículo 94 de esta ley.
De igual forma la implementación de la Licencia no se podrá realizar a favor
de personas distintas de las autorizadas para usar la marca de acuerdo con su
reglamento de empleo, en este sentido el titular de una marca colectiva podrá
usar, por sí mismo, la marca siempre que también la utilicen las personas
autorizadas de conformidad con el reglamento de empleo de la marca; el uso
de una marca colectiva por parte de las personas autorizadas se considerará
efectuado por el titular a efecto de su caducidad por falta de Uso485. Con
relación a la Marca de Certificación, la duración del Registro en el caso de
que su titular sea estatal será de duración indefinida, extinguiéndose con la
disolución del ente, para los demás casos se aplicara lo procedente a la
Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso…". 484 Apartado primero de la Circular número 9 de INAPI, artículo “… 6.- Los asociados podrán hacer uso de las marcas comerciales individuales de las cuales sean titulares, conjuntamente con la marca colectiva, salvo disposición expresa en contrario contenida en el Reglamento de Uso registrado…” 485 Artículos 50, 51 y 52 de la Ley.
441
renovación por periodos de 10 años a petición del titular. Así mismo podrá
cancelarse a petición del titular de la Marca. Respecto del uso el titular deberá
autorizar a toda persona cuyo producto o servicio, según el caso, cumpla las
condiciones determinadas en el reglamento de uso de la marca. Ésta no podrá
ser usada para productos ni servicios producidos, prestados o comercializados
por el propio titular, característica relevante de la Marca de Certificación es
que esta no podrá ser objeto de carga o gravamen alguno; tampoco de
embargo u otra medida cautelar o de ejecución judicial486.
Cuba, la normativa citada es omisa en relación con la Marca de
Certificación o cualquier otro tipo de marca Colectiva es menester subrayar la
causal de caducidad, nulidad o denegación por confusión487 lo que se
identifica en forma plena con lo establecido en el Reglamento de Marca
Comunitaria, adoleciendo del mismo modo de los parámetros de análisis
respecto de qué otra marca o elemento puede crear confusión.
Asimismo, mediante el artículo 94 del Decreto Ley 203, se establece la
prohibición de la transmisión de la Marca Colectiva, estableciendo tres elementos por los cuales esta prohibición quedaría sin efecto:
Por fusión de dos o más personas jurídicas,
Por división de la persona jurídica titular
Por descentralización de la actividad económica que realiza una
institución estatal.
Asimismo, esta transmisión excepcional se encontraría sujeta a lo
establecido en las normas legales o estatutos de constitución de la asociación,
de igual forma que a los requisitos establecidos en el Decreto-Ley de análisis,
y a la no existencia de un riesgo de confusión o asociación.
486 Artículos 57, 58, 59 y 60 de la Ley. 487 Artículo 92, La solicitud de una Marca Colectiva puede ser denegada si: (…) c) existe 'el riesgo' de inducir al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser un signo distinto de una marca colectiva.
442
El Salvador establece que respecto de la Marca Colectiva su uso no
podrá realizarse mediante Licencia a personas no autorizadas en el
Reglamento de Empleo, si bien el Titular puede utilizarla para sí
paralelamente con los autorizados488. En la Marca de Certificación, se
implementa la autorización por parte del titular del uso de la marca a toda
persona cuyo producto o servicio, según fuese el caso, cumpla las
condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca, esta marca no
podrá ser usada para productos o servicios producidos, prestados o
comercializados por el propio titular de la marca489.
Estados Unidos, como es evidente del análisis realizado, en la
regulación que contiene la Trademark Act, que data de 1988, pese a que ha
sido modificada en el 2013, sin embargo el tema que nos ocupa no tuvo
ninguna variación. Ante este panorama la Oficina de Patentes y Marcas de
Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como USPTO490, ha
elaborado una serie de observaciones mediante el expediente PTO -T -2013-
0027491 por el cual se plantea modificaciones necesarias en la utilización,
registro e implementación de la Marca Colectiva y la Marca de Certificación.
Dicho texto, responde a una propuesta de reglamentación en este tema
sometido a la opinión pública ya que se encuentra colgado en el sitio oficial
USPTO, para dicho fin la Oficina de Patentes y Marcas estableció que el plazo
fenecía el 24 de mayo del presente año.
La propuesta obedece a modificar las normas relativas a las marcas
colectivas o marcas de servicio colectivo, las marcas de pertenencia
488 Artículos 48 y 49 Decreto 868. 489 Artículo 51-E, Decreto 913. 490 Unites States Patent and Trademark Office 491 http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-02-20/html/2014-03256.htm, consultado el 20 de febrero del 2014, a las 14:00.
443
colectiva492 y marcas de certificación. Con el objeto de aclarar la aplicación de
requisitos, las alegaciones de las necesidades de uso, de clase múltiple y los
requisitos de mantenimiento del registro para dichas marcas, la finalidad será
proporcionar la orientación pública más detallada respecto al registro y el
mantenimiento de registros para estos tipos de marca así como promover el
procesamiento eficiente y consistente de las mismas.
Algunos de los temas esenciales regulados en la propuesta son la
modificación de la aplicación de las marcas colectivas y marcas de
certificación, la clasificación, pública advertencia de la Tolerancia, peticiones
y acción por parte del Director de la USPTO, cancelación por incumplimiento
de la declaración jurada o de la declaración del registro, aspectos
concernientes a la declaración jurada, corrección, renuncia, duración del
registro y renovación, reglamentación, consideraciones, práctica y
procedimiento administrativo del registro de Marca.
Para este efecto, en enero del 2015 se emite por parte de la Oficina de
Marcas y Patentes de los Estados Unidos el Trademark Manual of Examining
Procedure (TMEP) elaborado en última versión en octubre del 2014, en dicho
Manual se establecen las prácticas y procedimientos de examen respecto del
registro de una Marca. En el Capítulo 1300, se encuentra lo relativo a las
Marcas de Servicio, Marcas Colectivas y Marcas de Certificación.
Se determinan dos tipos de marca colectiva en general:
Marcas Colectivas
o referidas a productos o
o referidas a servicios colectivos
o referida a la pertenencia colectiva
492 Las Marcas colectivas o de servicio colectivo, responden a la conceptualización que se ha venido estudiando de éstas, sin embargo las marcas de pertenencia colectiva que son reconocidas por Estados Unidos, responden a la utilización por los miembros de una organización colectiva para indicar la pertenencia a la organización de membresía colectiva. Lo que difiere en esencia a la marca anterior que pretende identificar el origen de los productos y servicios, sin embargo, la marca colectiva de membresía puede responder a una función de cualificar al miembro de determinada organización o ente, si para ello se requiere algún grado específico.
444
Marcas de Certificación propiamente dichas
El Manual de Procedimiento en el registro de marca, concretamente
respecto de la marca colectiva puntualiza que una marca colectiva o marca de
servicio colectiva es una marca colectiva adoptada por un "colectivo" para uso
exclusivo de sus miembros, siendo éstos quienes utilizan la marca para
identificar sus productos o servicios y diferenciarlos de los de los no
miembros. El "colectivo" en sí ni vende los bienes ni servicios distinguidos por
la marca colectiva o marca de servicio colectivo, pero el colectivo propietario
puede anunciar o promocionar los productos o servicios vendidos o prestados
por sus miembros bajo dicha marca. Respecto de la marca colectiva de
membresía, establece que es una marca adoptada con el fin de indicar la
pertenencia a un grupo colectivo organizado, tales como la unión, asociación
u otra organización. Ni el colectivo ni sus miembros utiliza la marca colectiva
de membresía para identificar y distinguir bienes o servicios; la única función
de dicha marca es indicar que la persona que muestra la marca es un
miembro del grupo colectivo organizado.
Las Marcas Colectivas de Membresía, tienen la finalidad de establecer
que el sujeto que utiliza esa marca es miembro o se encuentra adscrito al
colectivo propietario de la marca, sea que es parte integral de éste. Esta
marca desde la perspectiva práctica responde a homólogas utilizadas en otras
latitudes llamadas Marca de sindicato o gremiales, cuya finalidad es identificar
a determinados entes facultados para ser portadores del distintivo previa
adhesión al ente propietario o solicitante de la Marca. Con lo cual se acredita
a dicho ente con cualidades o características específicas, prescindiendo de
indicar el origen de los productos o servicios.493
493 “1304.01 History of Membership Marks (…) Membership marks are not trademarks or service marks in the ordinary sense; they are not used in business or trade, and they do not indicate commercial origin of goods or services. Registration of these marks fills the need of collective organizations who do not use the symbols of their organizations on goods or services but who wish to protect their marks to prevent their use by others. See Ex parte Supreme Shrine of the Order of the White Shrine of Jerusalem, 109 USPQ 248 (Comm’r Pats. 1956), regarding the rationale for registration of collective membership marks.” Trade Mark Examining Procedure. USPTO, January 2015.” (Historia de las Marcas de membresía (...) las
445
Esta marca colectiva de membresía cobra relevancia con la
implementación de la Marca País respecto de la funcionalidad, alcances y
efectos prácticos planteados por ésta última utilizada por países como Brasil,
México, Perú y Costa Rica por ejemplo, sin que se agote en la finalidad
apuntada como se analizará en el Capítulo siguiente, toda vez que es claro el
Manual de Procedimiento en establecer que si bien esta marca colectiva de
membresía se puede utilizar además para la distinción de productos y
servicios en este contexto, a diferencia de la implementación de una marca de
certificación494.
Guatemala, aspectos a considerar respecto de la Marca Colectiva, de
acuerdo al artículo 53 de la ley en estudio, se establece que no se puede
habilitar el uso de la marca mediante licencia si no están debidamente
autorizadas por el Reglamento de Uso. Bajo esta consideración la licencia
pierde total vigencia puesto que en el régimen de la marca colectiva la
titularidad de uso y no necesariamente de la propiedad de la marca responde
a aquellas personas debidamente autorizadas por el Reglamento de empleo,
en el caso de Guatemala, toda vez que sólo mediante este mecanismo se
pueden habilitar y legitimar las personas que quieran utilizar dicha marca,
marcas de membresía o marcas de servicio no son marcas en el sentido ordinario; no se utilizan en los negocios o el comercio, y no indican el origen comercial de los bienes o servicios. El registro de estas marcas llena la necesidad de las organizaciones colectivas que no utilizan los símbolos de sus organizaciones sobre los bienes o servicios, sino que desean proteger sus marcas para impedir su uso por otros. Ver Ex parte Santuario Supremo de la Orden del Santuario blanca de Jerusalén, 109 USPQ 248 (Pats Comm'r. 1956), en cuanto a la justificación de registro de marcas colectivas de miembros. "Marca Registrada Examinar Procedimiento. USPTO, enero 2015 – Traducción Libre) 494 “1304.03 Use of Membership Mark Is by Members. (…) Nothing in the Trademark Act prohibits the use of the same mark as a membership mark by members and, also, as a trademark or a service mark by the parent organization (see TMEP §1303.01), but the same mark may not be used both as a membership mark and as a certification mark. TMEP §1306.05(a).” (Nada en la Ley de Marcas prohíbe el uso como marca de pertenencia de los miembros y, también, como una marca comercial o una marca de servicio de la organización matriz (ver TMEP §1303.01), pero la misma marca no puede ser utilizado tanto como una marca de membresía y como marca de certificación – Traducción Libre)
446
inclusive su propietario pues no se hace limitación alguna respecto de esta
titularidad495.
En la Marca de Certificación toma relevancia los parámetros de
implementación establecidos mediante el Reglamento de Uso que fijará las
características garantizadas por la presencia de la marca y la manera en la
que se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de
la marca, rescatando el requerimiento de su previa autorización por la
autoridad administrativa a la cual en razón de su competencia funcional, deba
otorgarlo; autorización que se debe adjuntar al Reglamento y a la solicitud de
Marca de Certificación.
Como elemento adicional, cabe determinar que se establece una
prohibición de uso e inscripción de una marca de certificación que haya sido
calificada como caduca, por un plazo no menor a 10 años496.
Honduras, por su parte si bien se reconoce la importancia del
Reglamento de Empleo de la Marca colectiva para su implementación y
funcionamiento, el artículo 114, de la Ley indicada, solo determina la
comunicación por parte del titular de las modificaciones al Reglamento sin
establecer el requerimiento de examen y aprobación previo a afectar a
terceros.
Jamaica, para ambos tipos de marca, se establece la necesaria
aprobación de cualquier modificación posterior al registro, la revisión pública y
el derecho de oposición de terceros, y menciona como causal de denegación
o nulidad la posibilidad de que cualquiera de ambos registros genere
495 Artículo 54. El titular de una marca colectiva podrá usar por sí mismo la marca siempre que sea usada también por las personas que están autorizadas para hacerlo de conformidad con el reglamento de empleo de la marca. 496 Artículo 61, ídem.
447
confusión en el consumidor de algo que no sea el tipo de marca registrada, lo
que evidencia una semejanza con la dolencia apuntada en legislaciones como
la Comunitaria europea sin establecer mayores parámetros para concretar lo
tangible de esta disposición en la fase práctica; lo que genera que se
resuelva en forma casuística en el supuesto de una controversia en este
sentido, lamentablemente no se ha podido acceder a ninguna jurisprudencia,
ni judicial ni administrativa de las legislaciones en análisis.
México, establece dos aspectos importantes pese a la somera
reglamentación existente, en primera instancia lo referente a la transmisión de
la Marca Colectiva, ya que es improcedente su transmisión a terceras
personas, y su utilización será únicamente posible para los miembros de la
agrupación titular, por lo que la filiación o membresía a éste es requisito
necesario para la autorización de su Uso.
Nicaragua, respecto de ambas marcas colectivas determina que, para
la Marca Colectiva la utilización de la marca puede ser tanto por las personas
autorizadas para ello como por el titular de la misma, aspecto relevante es que
si la utilización de la misma es realizada únicamente por el titular por más de
un año se cancelará dicho registro, lo que al parecer es contrario a las
estipulaciones determinadas, si bien se reconoce una funcionalidad plural en
el uso. En caso de que el Reglamento de Empleo sea contrario a la Ley o al
orden público o buenas costumbres se anulará el registro497.
En lo atinente a la Marca de Certificación su uso queda vedado para los
productos o servicios del titular de la misma, así mismo la marca de
certificación no podrá ser transmitida si no en forma conjunta con el titular de
la misma, únicamente en caso de disolución del titular, podrá ser transferida
previa autorización de la autoridad gubernamental competente; así mismo la
497 Artículos 47, 48 y 49 de la Ley 380.
448
utilización de la marca de certificación que ha sido cancelada o dejado de
utilizar tendrá una prohibición para su habilitación de 10 años498.
Panamá, para ambas marcas, establece que supletoriamente será de
aplicación la normativa general de Marcas, así como las modificaciones al
Reglamento de Uso de ambas marcas no surtirá efecto dicha modificación
hasta tanto no se haya aprobado por la DIGERPI499.
Así mismo, establece la Ley en su artículo 116 la restricción de
transmisión a terceras personas, e igualmente no se autorizará su uso a
aquéllas personas que no estén oficialmente reconocidas por la asociación.
En Paraguay, se regula un aspecto importante con relación a la
transmisibilidad de la marca colectiva, sea colectiva o de certificación; siendo
menester en lo que respecta a la Marca Colectiva, que toda modificación del
Reglamento de Uso sea comunicada a la Dirección de Propiedad Industrial,
de no ser así no surtirán efecto a terceros; respecto de la Marca de
Certificación, la trasmisión de la misma sólo procede si se realiza con la
entidad titular.
Como corolario, se determina que las legislaciones más pobres a nivel
de regulación normativa, como la estadounidense, y por su parte la
venezolana está última por ser totalmente omisa respecto del reconocimiento
de este tipo de marcas; se han visto obligados a implementar una serie de
medidas administrativas para lograr la implementación de las marcas
colectivas como instrumento necesario del mercado.
498 Artículos 54, 55 y 56 de la Ley 380. 499 Dirección General del Registro de Propiedad Industrial, creada mediante Ley No. 2 de 11 de febrero de 1982.
449
4. Recapitulación: Elementos uniformes para la creación de una Marca Colectiva
Es así como se genera una serie de usos en los diferentes signos
distintivos, sean marcas colectivas, marcas de certificación, marcas de
garantía, de calidad, o bien otro tipo de herramientas para lograr un espacio
de posicionamiento en el mercado que permita ubicar determinados productos
y servicios, que conlleve a dotar al consumidor de información necesaria para
que éste le prefiera respecto de los demás. En virtud de ello surge la
utilización de denominaciones de origen, indicaciones geográficas, mezcla de
éstas con los tipos de marcas colectivas, hasta llegar a lo que se conoce
como marca país, todo ello estructurado a nivel de órganos estatales o bien
bajo supervisión estatal de algún tipo que permita darle ese valor agregado a
los productos y/o servicios que identifican.
En consideración a la importancia y complementariedad del estatuto
normativo propio de la marca colectiva, sea éste el Reglamento de Uso de la
marca en cuestión contemplado así por el Reglamento Europeo; se determina
su recepción en las regulaciones americanas, toda vez que pese a calificarlo
con diferentes nomenclaturas –Manual de Procedimiento en el caso de
Estados Unidos- o bien, la determinación de autorización de uso mediante
licencia, siendo el texto de la licencia el que cumpla a cabalidad la función del
Reglamento de Uso. En la generalidad de las normativas se contempla tanto
para la marca colectiva como para la marca de certificación y las diferentes
nomenclaturas utilizadas, el requerimiento de un texto normativo propio
complementario a la marca, que regule aspectos inherentes a la conformación
de la marca así como el uso de la misma.
La implementación de dicho texto para la marca colectiva responderá a
la necesidad de establecer los parámetros requeridos para la autorización de
uso de la marca, respecto de la marca de certificación, responderá no sólo a
determinar los elementos necesarios para la legitimación del uso de la misma,
450
si no los requerimientos claros para certificar los productos o servicios de los
usuarios de la marca.
En términos generales, la normativa americana respecto de la
regulación de la marca colectiva, es receptiva y reconoce la relevancia de la
este tipo de marca así como la marca de certificación, lamentablemente no se
potencia su utilización sea por desconocimiento de la funcionalidad de la
misma o por multiplicidad de institutos que pretenden una finalidad semejante,
como se evidencia en el capítulo siguiente.
451
Marca Colectiva
Colectiva Certificación Garantía Otros Reglamento de Uso
Argentina Si No No Si Belice Si Si No Si Brasil Si Si No Si Canadá No Si No No Chile Si Si No Si Comunidad Andina Si Si No Si *
Com
unid
ad
Andi
na
Bolivia Si Si No Si Colombia Si Si No De
Sindicato Si
Ecuador Si No No Si Perú Si SI No Si
Costa Rica Si Si No Si(empleo y uso)
Cuba Si No No Si El Salvador Si Si No Si (empleo y
uso) Estados Unidos de América
Si Si No Pertenencia Colectiva
No
Guatemala Si Si No Si Honduras Si No No Si (empleo) Jamaica Si Si No Si México Si No No Si (Reglas
de Uso) Nicaragua Si Si No Si (empleo) Panamá Si No Si Si Paraguay Si Si No Si Puerto Rico Si Si No Fábrica/
Servicio Si
Uruguay Si Si Si Sinónimo G/Certific.
Si
Venezuela No No No ** * No refiere en las primeras versiones al Reglamento de Uso sino a las reglas de condiciones.
** Reconoce únicamente las marcas colectivas a nivel administrativo mediante políticas de
implementación por el SAPI Cuadro 7: Reconocimiento normativo de la Marca Colectiva, en el Continente Americano
452
453
CAPÍTULO VI.
CASOS DE TRASCENDENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS COLECTIVOS EN AMERICA
I. IMPLEMENTACION DE DIVERSOS ELEMENTOS COLECTIVOS DE DISTINTIVIDAD
En este apartado se mencionarán algunos casos por medio de los
cuales se ha implementado, o se intenta, la regulación de derechos mediante
signos distintivos que respondan a una protección integral tanto para los
productores como para el país que los genera hasta la fecha, sus deficiencias
y cómo lo pretenden estructurar para la optimización de los efectos en el
mercado.
1. México: Denominación de Origen
En el caso de México uno de los productos reconocidos a nivel
internacional es el Tequila y con éste el Mezcal, ambas bebidas espirituosas
debidamente protegidas como Denominaciones de Origen500 con las
especificaciones correspondientes a este tipo de identificativo.
Las determinaciones generales del proceso para elaborar el tequila se
simplifica en cinco unidades de transformación, a saber: 1) la cocción del
agave, 2) la extracción y formulación de mostos, 3) la fermentación, 4) la
destilación y 5) el añejamiento. Los mostos pueden ser combinados hasta un
49% con otros azúcares en la formulación o dejarse en un 100% solamente
500 El tequila recibió la DO en 1977 (DOF, 13 de octubre de 1977); el mezcal la obtuvo en 1994 DOF, 5 de septiembre de 1994. http://www.academia.edu/227104/La_denominacion_de_origen_del_tequila_Pugnas_de_poder_y_la_construccion_de_la_especificidad_cultural_del_agave_azul p. 142 consultado en febrero 11, 2014 a las 15:00 hrs.
454
con mieles de agave, productos que son respectivamente llamados: tequila y
tequila 100%501.
El Estado mexicano ha otorgado la denominación de origen (DO) a
cuatro bebidas espirituosas elaboradas con distintas variedades de agave: el
tequila, el mezcal, el bacanora y el sotol. La protección de la DO que
comparten estos productos obedece a un reconocimiento, regulación, amparo
y certificación legal que lleva a cabo el Instituto Mexicano de Propiedad
Industrial (IMPI) respecto de los atributos singulares, materiales y simbólicos,
así como de la calidad y el prestigio que han obtenido históricamente las
cuatro bebidas.
Estas características distintivas se identifican como derivadas de un
origen particular, esto es, por la procedencia genuina de los productos de
espacios socioculturales y medioambientales específicos. Este signo distintivo
y los criterios de legitimación para que el producto esté protegido por éste, la
reconoce en un primer momento el Estado mexicano para ello requiere
establecer todos los elementos analizados en forma pormenorizada en el
Título I, Capítulo III de esta investigación.
Así las cosas, la Denominación de Origen constituye y obedece a una
forma cultural construida histórica y socialmente. Evoca tradiciones y
geografías, así como sabores y conocimientos locales que corren el riesgo de
ser borrados por la producción industrial masiva. Por ello, los productos
protegidos por una Denominación de Origen se asocian a una representación
de lo auténtico y tradicional. La Denominación de Origen, a partir del Arreglo
de Lisboa del año 1958 y posteriormente con las disposiciones de la
Organización Mundial del Comercial OMC (1996), se ha convertido en una
opción viable pero no muy accesible –si consideramos los mecanismos de
501 VALENZUELA-ZAPATA, Ana Guadalupe. Título en portugués: “As DO Tequila e Mezcal e a biodiversidade no genero Agave sp.” Conferencia dictada en el Seminário "Biodiversidade e Denominações de Origem: Uma problemática global", en la Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC) el dia 18 de Abril de 2007 en Coimbra, Portugal. Convenio Universidad de Guadalajara y Escola Superior Agrária de Coimbra 2007-2012.
455
reconocimiento y los recursos requeridos para ello- ante los retos de la
globalización502.
Sin embargo México reconoce la trascendencia de la Marca Colectiva
como motor importante en el mercado, para ejemplo el Tequila DO que se
encuentra registrado como Marca Colectiva Europea en la Unión; se
promueve el registro y la protección de diversos productos mediante la Marca
Colectiva en virtud de los beneficios que ésta genera, ya sea como marca de
certificación o marca de garantía. Ejemplo de ello, se registró la marca
colectiva Equipales Xacoalli, promovida por un grupo de 22 productores que
pertenecen a cooperativas de la Corporación de Equipales y Equipales
Zacoalco503. De igual forma registran la Marca Colectiva de Origen del Queso
Cotija, producido en los estados de Michoacán y Jalisco504 como primer
producto alimenticio procesado artesanalmente. Sin lugar a dudas, se aprecia
los beneficios de la marca colectiva aunque muy ligada a las denominaciones
de origen, sin embargo para el año 2009 México tenía 74 marcas colectivas
inscritas, de las cuales 32 se registrar en los últimos dos años505, lo que
permite evidenciar el auge de esta herramienta en el mercado.
2. Colombia: Denominación de Origen y Marca de Certificación
Uno de los sectores productivos que ha realizado esfuerzos
reconocibles para obtener una proyección a nivel mundial respecto de un
producto específico ha sido el Café de Colombia, el cual ha logrado ser
protegido por Indicación Geográfica, Denominación de Origen y Marca de
Certificación506.
502 Valenzuela-Zapata, “As DO Tequila e…” Op. Cit., p. 149. 503 Ortiz, Elizabeth, “Promueven Marca Colectiva”. Mural, ed. El Sol. De C.V., México, 2009., p. 1. 504 García, A., “Otorgan al Queso Cotija Marca colectiva de origen”. Reforma Dec. 01 2005., p. 1 505 Anonymous, Notimex, 2009., p. 1. 506 http://www.cafedecolombia.com/clientes/es/regulacion_nacional/registros_cafe_de_colombia/
456
Este panorama es originado por una cualidad relativamente reciente en
los consumidores modernos, éstos son exigentes. Quieren tener las garantías
necesarias no sólo sobre la calidad de los productos que consumen, sino
sobre su autenticidad, y que esta información vaya más allá de una técnica
publicitaria, para ello la obtención del reconocimiento estatal otorga una
garantía implícita de la calidad del producto y la garantía de que éste cumple
con los requerimientos establecidos por los parámetros del reglamento de uso
de la marca o de las reglas de procedencia y elaboración de una DO o de una
IG.
Así como se reconocía alguna marca de calzado deportivo por su
calidad, sin menoscabo de ésta al rondar el rumor sobre la mano de obra bajo
cánones de infracción de mínimos legales en el reconocimiento de derechos,
ni qué hablar de mano de obra de niñez, ésta se vio afectada; de la misma
forma los consumidores se han vuelto más exigentes con el producto que
consumen desde toda óptica. En este contexto, los consumidores de café
conocedores y exigentes, se permiten distinguir las características propias del
Café de Colombia, ya que para el gobierno colombiano, como exponente de
los sectores productivos que forman parte de su estructura financiera le es
necesario demostrar que si un producto es descrito como colombiano,
efectivamente viene de la tierra del café y cumple los estándares propios de
un producto de calidad superior, se asemeja a una marca de garantía, con
ingredientes esenciales de certificación, y por su implementación una marca
colectiva…. Al menos se asemeja.
Ante este panorama la Federación Nacional de Cafetaleros desde el
inicio diseñó novedosos programas, como el Programa 100% Colombiano, y
contribuyó a crear e implementar una regulación nacional que aseguraría el
cumplimiento de estrictos estándares de calidad, que permiten verificar en
Consultado en enero 12 a las 17:00, febrero 1 y 17, ambas a las 15:00, del 2014.
457
forma clara la trazabilidad y garantía de origen, como el esfuerzo y
compromiso de los productores colombianos con la calidad de su café.
Recientemente el Café de Colombia ha considerado necesario
implementar una suerte de reforzamiento en la utilización de sus signos
distintivos, dando origen a lo que llaman marca-ingrediente mediante la cual
refuerzan el sistema de garantía de origen desde el punto de vista científico
aprovechando la ciencia y tecnología.
La marca-ingrediente507 es una más de las estrategias marcarias,
mediante la cual se combinan los atributos de dos marcas en una sola oferta
al consumidor. Bajo este parámetro, el comprador está eligiendo la marca del
producto final que está comprando, impulsada esa decisión también por el
respaldo de la marca-insumo, se supone que de la mezcla de la alta calidad
de dos productos con marcas diferentes, el resultado final alcanzará
características superiores a las que le conformaron individualmente. De esta
forma, la estrategia de marca-ingrediente parte de una alianza entre dos
marcas que agregan simultáneamente a un producto el valor, la reputación y
credibilidad asociados a las dos marcas. Es así como de la unión de dos o
más marcas conocidas, éstas se unen con el objeto de generar una mayor
fortaleza conjunta y una mayor preferencia hacia el producto final.
Estrategias marcarias que surgen de la creatividad de los sectores, en
una muestra constante de que las herramientas legales existentes no son
suficientes para generar una satisfacción en el posicionamiento del mercado.
507 http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/indicaciones_geograficas/ consultado en febrero 18, 16:00 hrs.
458
3. Costa Rica: Marcas comerciales con efecto certificado
De acuerdo al estudio legislativo pormenorizado realizado en el capítulo
anterior, se evidencia como las legislaciones más desarrolladas en el ámbito
comercial, como la de Estados Unidos de Norte América o bien México, se
encuentran actualmente realizando gestiones para actualizar su normativa en
reconocimiento de que la implementación de las Marcas Colectivas, o bien las
Marcas de Certificación o Marcas de Garantía, son una excelente herramienta
de posicionamiento en el mercado nacional e internacional que no se ha
potenciado.
Considerando lo precedente, Costa Rica no es la excepción,
actualmente se cuenta con la presentación de 6 solicitudes de inscripción de
Marca Colectiva en el Registro de Propiedad Industrial, de las cuales solo dos
han logrado su registro por circunstancias diversas pese a que la normativa
que le reconoce data del año dos mil.
Dada la situación algunos sectores sociales han reaccionado en la
implementación de certificados de calidad o el registro de Denominaciones de
Origen, para ello se puntualizan a continuación diversas implementaciones
para lograr lo que fácilmente se establecería mediante un tratamiento
adecuado y el conocimiento suficiente de la Marca Colectiva a los diferentes
sectores productivos.
Restaurantes
Marca de certificación para negocios culinarios508. La iniciativa
generada hace un par de años fue de certificar a los restaurantes con
'cucharas sanitarias', la cual sigue vigente y en proceso de planeamiento.
508 La Nación (Octubre 2010), Id. vLex: VLEX-225651250. http://vlex.com/vid/225651250
459
Esta certificación se lograría, luego de implementar una cadena de
capacitaciones y actualizaciones del negocio que ya existe. Ante nuevas
legislaciones como la de manipulación de alimentos, manejo de desechos
sólidos y vertido de agua, el sector alimenticio ha trabajado para cumplir e
implementar los parámetros requeridos, sin embargo como para la Marca-país
que se analizará en el siguiente apartado, la interrelación institucional que se
debe coordinar, da al traste de que esta suerte de certificación se lleve a cabo
con apoyo estatal.
Tío Pelón se convierte en Carbono Neutro509
La compañía Pelón de la Bajura productora y comercializadora de arroz
(dueña de la marca Tío Pelón), se convertirá en la primera empresa del país
en recibir la certificación de carbono neutro.
Los esfuerzos por neutralizar todas las emisiones de dióxido de
carbono (uno de los gases efecto invernadero más contaminantes) se vienen
realizando desde hace varios años. Si bien requiere de publicitar estos
avances es requerimiento un despliegue de recursos para su publicidad y la
difusión de estos logros como plus a la marca que se comercializa, en este
caso del arroz.
La empresa primero, obtuvo la certificación ISO 9001:2000, la cual
garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad y productividad en
todos sus procesos, considerando que esta certificación la realiza una
empresa internacional, más tarde logró que todos sus empaques de arroz
llevaran un sello verde el cual significa que el producto fue procesado con
energía renovable, sin daños al ambiente. De hecho, Tío Pelón tiene su propia
planta de biomasa, alimentada por energía a base de cascarilla de arroz. Fue
la primera en su tipo en Centroamérica.
509 La Nación (Febrero 2011), Id. vLex: VLEX-251517406, http://vlex.com/vid/251517406 Versión generada por el usuario ucostarica3, 09 de Agosto de 2013.
460
Artesanías chorotegas, Sellos Distintivos510
Raíces de calidad. En esta iniciativa agrupaciones de artesanos de una
parte del Pacífico nacional presentan al Registro de la Propiedad Industrial
(RPI) la solicitud formal para registrar las cerámicas bajo la calificación de
Denominación de Origen (DO).
De lograrlo, sería la primera artesanía en Centroamérica en alcanzar un
signo distintivo que hoy el comercio internacional favorece con mejores
precios y con la protección jurídica a escala mundial.
Se realiza un comparativo en la meta a alcanzar con el reconocimiento
que se ha logrado con el tequila de México, el queso manchego de España, el
pisco peruano o el banano costarricense ya que se logró comprobar su
exclusividad, gracias a características geográficas, sociales, culturales e
históricas, lo cual pretende repetir los artesanos chorotegas en la búsqueda
de proteger su identidad y su negocio con un sello distintivo.
La Calidad no es el elemento esencial en la elección del Consumidor511
En un estudio realizado por el Instituto de Normas Técnicas de Costa
Rica (INTECO), se ha determinado que la mayoría de los costarricenses
siguen comprando bienes y servicios por el factor precio y no por la calidad.
De acuerdo a este estudio el análisis evidencia que el 74% de los ticos
que participó en esta encuesta admitió que a la hora de hacer compras piensa
en el costo y no en los demás factores relevantes.
510 La Nación (Julio 2012), Id. vLex: VLEX-387563712 http://vlex.com/vid/387563712 Versión generada por el usuario ucostarica3, 09 de Agosto de 2013. 511 La Nación (Julio 2011) Id. vLex: VLEX-306596438 http://vlex.com/vid/306596438 Versión generada por el usuario ucostarica3, 09 de Agosto de 2013.
461
Conforme a este estudio se estableció que los elementos que ingieren
en la decisión del Consumidor respecto de un determinado bien responde a
20% de los consumidores favorece el precio, el 19% el trato del personal, un
18% en la existencia de certificación de calidad, el 12% durabilidad del artículo
y 7% le toma importancia a la información de las etiquetas.
Para el caso de Costa Rica, un elemento cultural que se debe
considerar es la calidad del servicio, por lo que el resultado arroja información
importante respecto de este tema. En orden de importancia se apuntan el
buen trato, la calidad y el precio, no en vano hay empresas tratando de
certificarse en servicio al cliente.
Un último elemento a puntualizar, es relativo a las percepciones del
consumidor en cuanto al país de origen de lo que consumen, resultando que
un 71% cree que los productos que provienen de Estados Unidos son de
calidad, mientras que el 63% de la muestra consultada considera que los
artículos provenientes de China son de mala calidad.
En términos generales resulta abrumadora la competencia respecto de
la implementación de signos distintivos que se encuentran en el mercado
nacional, espejo del escenario continental que al igual que de la Comunidad
Europea, se encuentran normados, con una diferencia sensible, la cultura
marcaria es realmente incentivada y se ha logrado consolidar como elemento
medular del mercado comunitario, si bien aún adolece de falta de precisión en
su conceptualización normativa.
4. Perú: Denominación de Origen
En el caso de Perú, se presenta a través de una injerencia directa de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para la protección de
productos provenientes de una denominación geográfica generando la
inscripción de una marca colectiva.
462
Evidencia una situación generalizada de la carencia de manejo de los
diferentes signos distintivos reconocidos en la generalidad de los países del
continente y la falta de claridad de los entes estatales encargados de su
registro y reconocimiento respecto de los alcances y limites que ofrece cada
uno de dichos signos distintivos.
Chirimoya Cumbe - El Valor de un Nombre512
En el caso que establece la Organización Mundial sobre Propiedad
Intelectual, dado en Perú evidencia la situación normativa y cultural en que la
mayoría de los pueblos se encuentran en este continente. De acuerdo a la
situación descrita el señor Matildo Pérez, originario de Lima, se presentó
decidido a solicitar al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual del Perú (INDECOPI), a título personal,
el registro de la marca "Chirimoya Cumbe".
Su solicitud fue denegada bajo el argumento –válido o no- de que no
puede otorgarse la exclusividad sobre denominaciones genéricas a una sola
persona, posteriormente, don Matildo se presenta con una delegación
encabezada por el Teniente Alcalde de la localidad de Cumbe con un poder
otorgado para el efecto.
El planteamiento esbozado por la población permitió sugerir la
implementación de una Denominación de Origen ("Chirimoya Cumbe" es una
denominación de origen), a la cual la población no accedió bajo el argumento
de que en una DO el titular de la misma es el Estado; se les plantea entonces
la posibilidad de registro de una Marca Colectiva, mediante la cual la
población del lugar establece la reglamentación y las condiciones de uso de
dicha marca, lo que responde al sentimiento de pertenencia e identificación
del producto en este caso concreto. 512 http://www.wipo.int/sme/es/case_studies/chirimoya.htm consultado el 21 diciembre 2013 a las 20 hrs.
463
El titular del registro de marca colectiva, según se indica es el Pueblo
de Santo Toribio de Cumbe, conformado por 106 comuneros debidamente
empadronados. Las reglas de uso de la marca están orientadas al manejo
adecuado del producto chirimoya, producido en el Valle de Cumbe, el mismo
que le da al producto características especiales por sus condiciones
climáticas.
Este es un ejemplo palpable del potencial comercial respetuoso del
conocimiento tradicional a que responde la Marca Colectiva en la práctica,
permitiendo no sólo proteger la competencia exclusiva a las comunidades
locales para la explotación de productos que lleven su nombre, sino que
además genera un marco para legislar sobre la protección de sus
conocimientos.
Es claro entonces que el vínculo consumidor-destinatario en relación a
la marca respecto de la función de distinción y reconocimiento que se
pretende lograr, es sumamente compleja y por tanto se ha de echar mano de
toda la creatividad para lograr posicionar la marca con relación al producto o
servicio en alta estima de lo que el consumidor valore, así lo acredita
Alejandro Mollá “…El grado de credibilidad es la característica que más
influye en la predisposición positiva a la recepción del mensaje. El consumidor
otorga mayor crédito a la información que procede de una fuente que le
parece fiable, competente y sincera en sus afirmaciones. De hecho, la
credibilidad asociada a los mensajes publicitarios es, por lo general, muy
débil, debido al carácter interesado de la información que contienen,
claramente orientada a favorecer la comercialización del producto…”513.
513 Mollá Descals, Alejandro (Contribution by); Berenguer Contrí, Gloria; Gómez Borja, Miguel Ángel. Comportamiento del consumidor. España: Editorial UOC, 2006. p 36. http://site.ebrary.com/lib/sibdilibrosp/Doc?id=10646404&ppg=37
464
II. MARCA-PAÍS COMO VARIANTE DE MAYOR ALCANCE DE LA MARCA COLECTIVA
1. Implementación de la Marca-País como elemento de distintividad colectiva/regional
Los países del Continente se han interesado por posicionar una imagen
de destino que va más allá de solo el turismo, en un intento por potenciar las
características propias de su posición geográfica o cultural.
Lo que se pretende lograr mediante la implementación de las llamadas
marcas de origen, las cuales en virtud de atrasos logísticos y operativos dan al
traste con la implementación de marcas colectivas, o marcas de certificación,
incluso se opta por Denominaciones de Origen que dado su proceso de
inscripción resultan con costes elevados de tiempo y recursos514.
La llamada “marca-país” responde a un distintivo promocional de los
productos y/o servicios cuyo origen local pretende posicionar la localidad
geográfica de referencia. Surgen dos aspectos importantes a precisar, sus
funciones y las características de este fenómeno social-comercial.
Desde el punto de vista de los países, es necesario determinar la
relevancia que tiene para ellos la valoración financiera de sus marcas. Sin
embargo, el Anholt-GfK Roper Nation índice ha incorporado un intento de
valoración económica con el objetivo de dar una idea de la contribución real
de la marca-país a la economía de la nación. En cualquier caso, es
fundamental entender el concepto de valor de marca, cuáles son los
componentes o activos fundamentales que lo conforman.
514 “Marcas de Origen aún no rinden frutos en Costa Rica”, La Nación (abril 2013, ID cLex : VLEX-433965894 http://vlex.com/vid/433965894 Versión generada por el usuario ucostarica3, 09 de Agosto de 2013.
465
En este sentido, para Manuel Castells515 el valor de marca de un país
se puede definir como los activos y las obligaciones, tangibles e intangibles,
internos y externos, de una nación. Como activos internos se establecen dos
tipos, los llamados innatos que son aquellos elementos perdurables de la
identidad nacional; y los generados que refieren a los que se derivan de
esfuerzos conscientes para crear un entorno saludable y favorable para el
desarrollo y la construcción del valor de marca de país. Los activos externos
que también se conforman de dos tipos, los indirectos, los experimentados a
través de referencias más que de experiencias directas; y los diseminados,
que refieren a proyecciones tangibles de la marca-país más allá del propio
país.
Los activos innatos representan los elementos perdurables de la
identidad nacional y constituyen un medio poderoso y auténtico de
diferenciación para la marca de un País, estos elementos son únicos y no se
pueden copiar representando el tipo de atributos distintivos sobre los que se
construye cualquier tipo de marca. Los activos generados son elementos que
no existen de manera automática, sino que son producidos conscientemente
cuya finalidad obedece a asegurar el compromiso interno con la marca de ese
país.
Se debe considerar que la globalización ha transformado la producción
generando que el territorio se convierta en un elemento de diferenciación516,
por lo que la marca comience a utilizarse en el marco de políticas de
desarrollo y promoción del territorio, siendo marcas de lugar, como
consecuencia de ello las Administraciones públicas, la realidad territorial y el
derecho de marcas se transforma con el fin de dar respuesta a las nuevas
necesidades de los sectores productivos y comerciales.
515 Castells, Manuel, “Economia de la Identitat: diferenciació i marca de país”, en Paradigmes, economía productiva i coneixement, Octubre 2010, número 5, p. 23. 516 González Medina, Moneyba, “Problemática y consideraciones jurídicas en torno a la “marca de ciudad”, ADI 29, (2008-2009), pp. 187-214. P, 188.
466
1.1. Funciones que se le atribuyen
La función primordial que le atribuyen a la marca-país responde a
“marcar la reputación del país como entidad autorizada para transferir valor a
todo lo que respalda.”517
Se le reconoce una función “legitimadora” lo que se traduce en una
imagen de autoridad, en virtud de ello es que toman relevancia aspectos de
calidad, garantías de origen y certificaciones de autenticidad que van más allá
de las marcas comerciales, si bien generalmente se hacen valer de elementos
característicos de ésta, como el diseño gráfico o denominativo.
1.2. Características
Debido a la finalidad a que responde y las expectativas que es llamada
a cumplir, la marca-país está sujeta a una sobre condición ya que debe
satisfacer una serie de requisitos de diversa naturaleza, que va más allá de la
distinción de productos o servicios meramente, sino a la calificación, habla de
calidad del origen que los distingue, habla del país y/o la localidad que
publicita.
A la marca-país se le atribuye una capacidad emblemática, ya que
responde y posiciona la propia identidad del país, se invierte entonces el
enfoque de la distinción, no necesariamente hacia el público consumidor, o
ámbito externo, éste se dimensiona en un segundo plano; se refiere una
conciencia interna de la población que identifica.
Esta circunstancia, característica en la marca-país, da por sentado el
necesario arraigo interno con la marca, siendo un paso indispensable que se
517 Chaves, Norberto La Marca-País en América Latina; base teóricas y técnicas del diseño de la marca-país y auditoría gráfica de veinte emblemas de países latinoamericano, La Crujia, Argentina, 2011., p. 32
467
asuma en el propio país, esto para lograr una proyección sobre el público
exterior como legítimo identificador local, respecto de todos los sectores
nacionales.
En una aproximación a su conceptualización se podría indicar que la
marca-país es un signo –formado por elementos gráficos mixtos en la
generalidad-, que logra una identificación nacional sumándose a los símbolos
existentes oficiales de nacionalidad.
Norberto Chaves518 apunta características específicas a que responde
una marca-país, entre ellas se encuentran:
1.2.1. Necesidad de Individualización para evitar riesgo de confusión
Responde a la independencia e individualización de cualquier otra
marca evitando a toda costa cualquier asociación o confusión; debe lograr una
superioridad, superioridad llamada vertical que cobije las marcas de los
diversos sectores locales.
1.2.2. Pertinencia tipológica y estilística en pro de distintividad
La marca-país se destina a convivir y coexistir con las demás marcas,
pero debe lograr estar por encima de éstas, así debe responder, competir e
imponerse a las marcas de calidad y las denominaciones de origen del país
en cuestión.
518 Chaves, Norberto, La Marca-País en América Latina; base teóricas y técnicas del diseño de la marca-país y auditoría gráfica de veinte emblemas de países latinoamericanos, 2011, Op. Cit., p. 57.
468
1.2.3. Capacidad emblemática, percepción a lo interno
Refiere a la percepción de todos los sectores internos de su
identificación con la marca. Con ello requiere que todos los sectores
protagonistas del mercado. Así como de la política económica logren
identificarse con la marca-país propuesta. Desde esta óptica es de
trascendental importancia la relación evocativa y de identificación con la
marca por parte de la sociedad que es identificada por ella.
1.2.4. Calidad Cultural, “anclaje”
Es la evidencia que se pretende lograr a través del signo que conforma
la marca y el país al que representa, a esta relación se le llama anclaje, lograr
la relación marca-pueblo-cultura varía de acuerdo al tipo de estrategia a
utilizar para su posicionamiento al interno del país pretendiendo la vinculación
intersectorial, considerando con igual relevancia el sector externo hacia el que
esté dirigida la marca para determinar la cuota de mercado que le interesa.
1.2.5. Alta versatilidad, marca “paraguas”
La versatilidad refiere a lo que se llama marca paraguas, lo que implica
que el signo no condicione o limite –o al menos genere esa idea- de que
responde sólo a un sector o sectores determinados parcializando su
implementación. La marca paraguas pretende incluir la mayor posibilidad de
usuarios, de forma tal que permita la identificación de la sociedad-región que
se pretende individualizar con el signo.
469
1.2.6. Larga vigencia,…llegó para quedarse
Lo que requiere que la marca-país cuente con una personalidad propia
ajena a una moda o corriente gráfica, ya que es de esperar que el signo que
se asocie al país llegue para quedarse o al menos que se le reconozca una
vocación de perpetuidad.
El fin a que responde la marca-país es lograr con el signo escogido tal
empatía con la región que distingue, que la marca sea inamovible, dada la
inversión de recursos y esfuerzo dirigida a lograr su posicionamiento. Tómese
en consideración que debe lograr dicho objetivo en dos vertientes: una, la
interna con el objeto de obtener la empatía de los que designa, llámese
sectores empresariales, consumidores y ciudadanos en general. Así como al
externo, que es el mercado internacional al que va dirigida para alcanzar esa
cuota de mercado ansiada en los sectores que se pueda lograr.
1.2.7. Altos rendimientos técnicos
Referido a elementos meramente publicitarios, por los cuales dada su
exigencia e implementación en múltiples campos debe satisfacer las
expectativas de ámbitos que cumpla su función en aspectos a considerar
como la visualización, técnicas de reproducción, pregnancia en la conciencia
del destinatario interno y externo, en resumen lo que califican de síntesis
formal y cromática.
La marca-país va más allá de una marca turística o una marca
individual.
Se reconocen 20 países que han registrado o poseen una marca-país
en el continente americano, entre ellos se encuentran:
470
Argentina
Barbados
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Perú
Puerto Rico
Trinidad y Tobago
Uruguay.
Generalmente se establece como elemento trascendentalmente
importante la visualización de la marca-país, por ello estos países han ideado
un signo visual con el objeto de lograr expresar con este signo la esencia
nacional. Analizaremos algunos ejemplos de ello, elegidos por su
trascendencia en la implementación de la marca de conformidad con los datos
de los estudios realizados.
En el contexto actual de competencia entre los diferentes territorios por
la búsqueda de visitantes e inversores toma relevancia la gestión de la marca
en el marco de políticas de promoción económica, cuyos titulares serán las
471
Administraciones públicas, cuyo objetivo responde a fomentar el atractivo
turístico o los productos y servicios de un país, una región o una ciudad. Para
ello como elemento esencial se pretende construir una conexión emocional
entre la marca y el público destinatario, calificada como “Conexión con el
espíritu de la marca” logrando establecer una fuerte relación entre la marca y
el territorio, relación que no ha sido estudiada en forma apropiada desde la
óptica del derecho de marcas.
En línea a lo precedente, han sido Brasil, Argentina y Costa Rica los
países que mayores logros han obtenido, en la versión 2013 del estudio
marca-país elaborado por la empresa Future Brand. Una expresión de lo bien
que explotan (y comunican) estos tres países sus atributos.
Sin embargo, y pese a que no han logrado destacar como estos tres
países, al resto de los países se les reconoce algunos logros en este sentido.
Por ejemplo, Brasil número 1 del ranking 2013 logra un primer lugar en
la línea de turismo y aptitud para los negocios, así como en elementos clave
del patrimonio y cultura.
Argentina, la segunda marca país mejor situada en el ranking
latinoamericano, se posiciona en los ámbitos de gastronomía y vida nocturna
referente al turismo y en mano de obra calificada respecto de Aptitud para los
Negocios, entre otros aspectos que se evidencian en el estudio realizado por
la empresa Future Brand519, este ranking arroja los resultados del
posicionamiento de la marca-país en el año 2013 comparativo con el año
inmediato anterior 2012, este ha sido el resultado:
519 http://rankings.americaeconomia.com/marca-pais-2013/introduccion/ consultado enero 19, 2014, 15:00 hrs.
472
Tabla 2: Comparativo de estatus del posicionamiento de la Marca
País.
473
Respecto del estudio realizado por esta empresa para el periodo 2014-
2015 se evidencian cambios sensibles en el posicionamiento global de dichos
países520.
La mayoría de los países latinoamericanos que figuran en el Índice de
Marcas País521 de la consultora FutureBrand, cayeron varios lugares a nivel
global en la medición 2014-2015, en una lista que muestra algunos cambios
dados a nivel regional y en la que el único país que mantuvo su posición
respecto del ranking de 2012-2013 fue Uruguay.
En la lista de 10 países de Latinoamérica se observan cambios notorios
en el ranking de FutureBrand, en principio, la aparición de Puerto Rico y
Panamá, que no estaban en la lista anterior ocupando el primer y tercer lugar,
respectivamente, lo que deja a Costa Rica en el segundo lugar de la región y
37 en el mundo, 12 puestos más abajo que el ranking 2012-2013.
Brasil, además, cae del segundo al quinto lugar en la región –y baja 15
puestos a nivel global, para situarse en la línea 43- mientras que Argentina
baja del tercer al cuarto escalón latinoamericano, retrocediendo 12 posiciones
a nivel mundial.
También Chile pierde 12 puestos (del 37 al 49), Perú nueve y México
cuatro. El único de los países latinoamericanos que repite su figuración global
es Uruguay, que se mantiene en el lugar 52 entre 75 países estudiados,
aunque baja del séptimo al octavo lugar en Latinoamérica, situándose por
encima de México y Colombia
520 http://www.hosteltur.com.uy/115710_varios-paises-latinoamerica-caen-indice-marca-pais.html consultado el 10 de abril del 2015. 521 Country Brand index.
474
Tabla 3: Ranking de la empresa Future Brand respecto de la marca-país, 2014-2015.
475
Estos cambios obedecen a que existen una serie de elementos
intrínsecos y extrínsecos a la marca propiamente dicha que modifica la calidad
percibida, sea respecto de un producto o bien respecto de un servicio, para el
caso de la marca-país, en consideración de una mezcla de ambos elementos,
ésta es la debilidad que se le podría apuntar a dicha creación.
Con relación a los indicadores intrínsecos se apunta la información sobre
los atributos del producto/servicio y de la marca, respecto de los indicadores
extrínsecos se observan la publicidad, el nombre de la marca o su precio que
pueden afectar de una u otra forma la calidad percibida, mediante dichas
asociaciones por parte del consumidor o grupo social al que va dirigido.
La marca país implica una proyección de posicionamiento en un
mercado global, lo que le expone a múltiples asociaciones por parte de ese
mercado lo que es a su vez una debilidad si no se logra el adecuado equilibrio
de dos aspectos: imagen y calidad.
Los elementos de asociación, imagen y posicionamiento según David
Aaker522 son la clave para el establecimiento de una marca sobre todo
considerando los alcances y la relevancia que conforman las expectativas que
está llamada a cumplir una marca-país a nivel mundial.
Según Aaker la asociación de la marca es algo vinculado al recuerdo de
la marca y los elementos de vinculación que trae al ámbito personal, la
asociación de la marca tiene un nivel de fuerza, lo que genera un vínculo
mayor o menor de acuerdo al número de experiencias negativas o positivas
que se asocie, sea ésta en forma directa o bien por comunicaciones
percibidas con relación a dicha marca, apoyado eventualmente por una red de
otros vínculos. De igual forma la imagen de la marca refiere a un grupo de
asociaciones, organizadas en forma racional, siendo que tanto la asociación 522 Aaker, David. Gestión del Valor de la Marca, Ed. Diaz de Santos S.A., España 1991, p. 147.
476
como la imagen de la marca representan percepciones que pueden o no
reflejar la realidad objetiva puesto que, la percepción de la marca es subjetiva
bajo parámetros y criterios percibidos en primera instancia por el sujeto; el
posicionamiento se relaciona en forma estrecha con los dos elementos
anteriores, implicando un marco de referencia, siendo éste la competencia.
De acuerdo a lo indicado el posicionamiento de la marca responde a
cómo los clientes perciben esa marca, o bien dicho posicionamiento responde
a cómo dicha marca desea ser percibida con relación a las asociaciones que
realice y la imagen que se genere con base en éstas.
En resumen, el problema del posicionamiento responde generalmente a
encontrar un atributo importante para el segmento más representativo y que
no haya sido utilizado por la competencia, siendo que una estrategia de
posicionamiento que contemple demasiados atributos del producto/servicio
puede resultar difusa, contradictoria y con una imagen confusa, lo que
responde a la practicidad de la cotidianidad de la marca-país para los países
de análisis, considerando que el factor medular de la mayoría de ellas es su
posicionamiento geográfico, dejando de lado por algunas de estas marca-país
los elementos de seguridad y estabilidad política que dan al traste, a través de
las asociaciones con la imagen del país que posiciona dicha marca, en la
percepción del potencial consumidor.
Los elementos relacionales con el consumidor se resumen en la
siguiente figura.
477
Cuadro 8: Elementos de posicionamiento de una marca.
Los elementos caracterizadores de la marca-país se conformarán de la
Titularidad pública, el gobierno o administración territorial al que se refiere la
denominación geográfica en cuestión, prohibición de trasferir la marca, la
estructura de control, que realice el trabajo técnico de seguimiento del uso
que se le da al nombre de la marca y las características y estándares de
calidad de los productos y servicios; el reglamento de uso que determine los
valores dominantes de la comunidad o el territorio que distingue así como el
uso colectivo del mismo. En la práctica se recomienda que las
Administraciones públicas asuman el control de la marca en el sentido de que
“…deberían tomar mayores precauciones con la utilización del nombre de una
478
ciudad, una Comunidad Autónoma, una región o el de España en sí misma
como componente de un nombre comercial, debido a las repercusiones
reputacionales que conflictos de la índole de Air Madrid puedan ocasionar (…)
Se hace así imprescindible crear las herramientas necesarias para el control y
protección de la reputación regional, así como diseñar estrategias de
vigilancia y crisis. Sólo si puede recuperarse el control de las denominaciones
de destino por la autoridad administrativa competente, podremos hablar de
“marcas-región” o “marcas-ciudad” o “marcas-país””523.
2. Marca-País, casos específicos en ejes de fortaleza
La necesidad palpable de posicionarse a nivel global en el mercado va
más allá de un comerciante o un gremio determinado de éstos, la nación
como población y Estado, se ha percatado de la necesidad de lograr una
distinción por características propias en el mundo globalizado donde cada vez
la competencia es más compleja.
El continente Americano no es ajeno a ello, si bien no ha logrado una
simetría y cohesión como la Unión Europea, se evidencia que ha logrado
reconocer que entre sí, cada país ostenta características propias que le
distinguen de sus vecinos y que pueden potenciar con el objeto de captar
recursos y posicionarse a nivel mundial, si bien este camino en general se ha
iniciado por la vía turística y alimentaria.
América Latina: de marca-país a marca-región524
Gustavo Konisczer, CEO525 de Future Brand, compañía creada para
medir el sector del branding a nivel mundial, analizó en su momento la
523 Salinas, Gabriela, “La falacia de las marcas regionales españolas: el caso Air Madrid”, MK: Marketing y Ventas, número 221, 2007, p. 13. 524 http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/america-latina-de-marca-pais-marca-region , consultado diciembre 19, 2013, 11 hrs y 20 de diciembre 2013, 08, hrs. 525 Chief Executive Officer, puesto de alta jerarquía en una compañía, Director General.
479
posibilidad de crear una marca que englobe la identidad de la región. Bajo
esta perspectiva de que la marca país, es un elemento organizador y
normalizador de los múltiples mensajes que puede emitir una nación en este
concepto.
El planteamiento anterior no se aleja al fundamento que cita la Unión
Europea en el considerando 2 del Reglamento526 2097/2009, sobre marca
comunitaria relativo a la necesidad de implementar la Marca Comunitaria con
efecto y reconocimiento de derechos en toda la Comunidad Europea, cuyo
objetivo obedece a lograr uniformidad en ello, de lo que se hace eco en estas
latitudes. Lo que se pretende lograr con las Marcas Colectivas a nivel de
particulares se iguala en este sentido a los entes de Derecho Público
permitiendo a éstos ser titulares de estas marcas, así reconocido en el párrafo
1 in fine, del artículo 66.
Desde 2011 se reconoce en los países de América Latina una conexión
con atributos específicos que le dimensionan en aspectos culturales
igualmente reconocidos lo que ha generado que “en función de los nuevos
sistemas de marketing se ha ido desarrollando un aspecto relevante como la
marca-país”.
Se reconoce igualmente en la marca-país dos de las cualidades que
conforman una marca comercial, reputación e identidad, en la
conceptualización de la marca-país la primera respondería a la creación y
publicitación de forma intangible de las personalidades de un país,
refiriéndose a estereotipos identificables como sangre latina, paciencia
oriental, diseño escandinavo o disciplina soviética, entre otros.
Considerando los elementos positivos y negativos que caracterizan
mundialmente a la imagen actual de los países latinoamericanos, es una lucha
526 REGLAMENTO (CE) No 207/2009 DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria
480
constante por incrementar aspectos positivos y minimizar la atención en
aquellos aspectos que no lo son tanto.
En este sentido se plantea la disyuntiva ¿Serviría para algo tener una
marca región? Según los estudios realizados por Future Brand y otras
empresas del ramo no se podría concluir que la marca-país es el único medio
que conforma la reputación de una nación pero, es “sin duda un formidable
elemento organizador y normalizador de los múltiples mensajes que emite”.
Sin embargo se debe puntualizar que si bien un país puede constituir
un símbolo poderoso ya que se asocia con productos/servicios específicos,
materiales y capacidades, también pueden existir diferencias sustanciales
entre las percepciones de las personas cuando se trata de diferentes países,
su impacto variará, en este sentido, en dependencia del contexto, elemento
que en Latinoamérica es muy sensible.
2.1. México: economía, turismo y sustentabilidad
México como cualquier otro país del continente requiere realizar
esfuerzos para competir y ser reconocido a nivel global, minimizando los
elementos negativos y potenciando los positivos.
Esta iniciativa de Marca-País parte del objetivo de definir y ejecutar
estrategias para mejorar la imagen de México en el exterior y reducir la brecha
entre la percepción y la realidad con base en tres ejes: a) turismo y cultura, b)
economía e inversión, y c) sustentabilidad527.
527 Díaz, Jaime, y otra, “Marca: México: una estrategia para reducir la brecha entre la perscepción y la realidad”, Revista Mexicana de Política Exterior, p. 169 http://www.sre.gob.mx/revistadigital/images/stories/numeros/n96/diazperez.pdf, consultado enero 17, 16:00 hrs.
481
De acuerdo a los parámetros que cada uno de los países ha
manifestado como potenciadores de la utilización de la marca-país, es
evidente que es el Estado como Administrador el que se ha percatado (y
debe) de las necesidades de todos los sectores económicos de su nación que
requieren una herramienta de apoyo estatal para competir más allá del
mercado local.
Se hace eco del supuesto referido a que la imagen de un país se
conforma más que por el contexto real, sino y sobre todo por las percepciones
que existen como su referente. Se podría decir que la construcción de la
percepción es resultado de una cadena informativa alimentada por
innumerables factores: noticiarios, comentarios de amigos o familiares,
estereotipos, experiencias propias, películas y libros, por mencionar algunos.
Esto puede jugar a favor o en contra de una nación, dependiendo de los
contextos de la política y de la información internacional en determinado
momento.
Por ello resultó necesario el proyecto marca-país liderado por la
Secretaría de Turismo y operado por la Dirección Ejecutiva Marca-País de
México, cuya misión es reforzar la imagen de México a nivel internacional, las
estrategias que le conforman no necesariamente son conocidas por todos al
interior de la nación debido a que no están dirigidas a un consumo al interior
del país; lo que permite el cuestionamiento referente a la identificación que se
pretende como parte de la base esencial del fenómeno marca-país respecto
de la identificación nacional. Si no existe una identificación de los sectores
nacionales con el distintivo, ya enfrenta un elemento negativo para el objeto
que se pretende, lo que podría problematizar el obtener la constitución de la
parte emblemática de la nación.
La estrategia de marca-país de México responde a siete líneas de
acción, de acuerdo a la Secretaría de Turismo:
482
Relaciones públicas con medios internacionales
Líderes de opinión
Campaña de imagen en Europas
Proyectos y eventos especiales
Presencia de marca
Celebridades como voceros
On-line y redes sociales
2.2. Colombia: crecimiento laboral e imagen
Colombia se ha identificado con los colores patrios en el signo distintivo
elegido para su posicionamiento como marca-país.
Con tan sólo un año de posicionamiento de “La Respuesta es
Colombia”, estrategia con que la marca país trabaja para mostrarle al mundo
las cosas positivas de la nación, Colombia se posiciona en el puesto 9 entre
21 países de Latinoamérica analizados en el informe de Country Brand Índex
Latinoamérica (CBI)528, un estudio que analiza la fortaleza de las marcas país
en el mundo, en esta ocasión, enfocó su investigación en países de
Latinoamérica.
El estudio se basó en información colectada por turistas internacionales
de 21 a 65 años, originarios de países como Estados Unidos, Reino Unido,
Emiratos Árabes, Australia, India, Sudáfrica, China, Alemania, Japón, Rusia,
Italia, Francia, Suecia y Corea del Sur; este estudio tuvo la finalidad de medir
el reconocimiento asociado a la imagen que tienen los viajeros frecuentes del
mundo sobre estos países.
528 http://www.futurebrand.com/images/uploads/studies/cbi/CBI_Latinoamerica_2013.pdf consultado noviembre 2013, 15:00 hrs., enero 24, 2014, a las 11:00 y febrero 12, 19:00 hrs.
483
El estudio de CBI analizó la opinión de los expertos en marca-país de
cada uno de los Estados presentes en el informe, en el cual todos acordaron
en afirmar que Colombia es la marca país emergente mejor recibida y
calificada.
La marca-país Colombia se presentó oficialmente en septiembre de
2012 en la antesala del partido Colombia – Uruguay, y en tan solo 12 meses
ha llegado a varios países del mundo con activaciones de marca que la han
convertido en una fuerza creciente en el mundo.
El estudio midió las percepciones de los 2 mil viajeros frecuentes a
través de distintos criterios como el turismo, sistema de valores, calidad de
vida, patrimonio y cultura y, aptitud para los negocios.
Como resultado final Colombia, de acuerdo a las categorías indicadas,
ocupó el segundo lugar en Oportunidades Laborales, después de Uruguay, y
el tercer lugar en Mano de Obra Calificada después de Argentina y Uruguay,
superando a México y Brasil, lo que demuestra que los entrevistados en el
estudio encuentran oportunidades en crecimiento laboral en Colombia.
Además, los profesionales colombianos son considerados excelentes
trabajadores, lo que refleja la gran oportunidad de inversión extranjera que
viene presentando el país. Colombia también obtuvo buenas calificaciones en
marco regulatorio para los negocios, compras, tecnología avanzada y
educación. En Turismo ocupó la séptima posición.
Según los resultados del informe, un 65 por ciento de quienes llegan al
país recomiendan visitarlo y un 13 por ciento de quienes no han ido
consideran hacerlo pronto. El estudio también arrojó que Alemania es el país
en dónde más recomiendan visitar Colombia.
484
“Colombia es un país que viene en crecimiento, no sólo en la región
sino en el mundo. Este informe es tan solo una muestra de cómo está
cambiando y transformándose la percepción que tiene el mundo sobre
Colombia, que somos un país lleno de oportunidades en todos los ámbitos, un
país que es respuesta y es solución”, afirmó Claudia Hoyos, Gerente General
de la oficina de marca-país Colombia529.
Lo anterior evidencia la finalidad y la implementación práctica a que
responde la marca-país.
Importante destacar algunos elementos trascendentales en la
utilización de la marca-país y como la visualizan sus creadores.
Composición del logo de la marca-país Colombia
La variedad de colores representa, según los entendidos en la creación de
este signo, la mega diversidad con que se quiere distinguir Colombia, las
figuras geométricas representan las regiones geográficas del país. Los colores
representan, respectivamente:
i. Azul, los recursos hídricos del país.
ii. Amarillo: variedad de climas, de tierras y de minerales.
iii. Verde: la biodiversidad, los paisajes y los múltiples tonos de este
color que tienen los paisajes de Colombia.
iv. Violeta: la variedad de flores colombianas, en especial nuestra
orquídea nacional. Símbolo patrio.
v. Rojo: la calidez, amabilidad, talento y pasión de los colombianos.
529 http://www.colombia.co/la-marca consultado enero 23, 19:00 hrs.
485
Oficina de marca-país Colombia
La finalidad de implementar una oficina de marca-país responde a que
en la actualidad la mayoría de países están llevando a cabo labores de
promoción, con el fin de atraer inversionistas, turistas y compradores de
productos nacionales, y lo hacen empleando el mercadeo territorial como una
herramienta de competitividad.
Concepto de marca-país Colombia
La Marca-País Colombia se conceptualiza como una estrategia de
competitividad del gobierno nacional que busca posicionar una imagen
positiva del país en el extranjero. Es evidente que el alcance y eficacia, así como los efectos y resultados
que se esperan de la utilización de la marca-país por los países que la
implementan es una materialización de la potencialidad que se le reconoce a
la Marca Colectiva como marca paraguas, como ente que contiene y
comprende las demás marcas colectivas especiales como lo son la marca de
garantía y marca de certificación que al ser de titularidad pública en este caso,
les incorpora institucionalidad de la investidura formal y oficial, lo que se
pretende condicionar con elementos positivos que refuercen la imagen y
generen ese vínculo entre el país que representan y el público, que en este
caso es la población global.
2.3. Costa Rica, marca-destino
Costa Rica implementa la marca-país con una visualización de marca-
destino, con un tinte esencial turístico, sin embargo en la implementación de
estas técnicas se le reconoce a la marca–destino el logro obtenido y, se
486
plantea la posibilidad de ampliar la gama de sectores que potencien la
identificación con esta marca.
Así se conceptualiza la marca con un valor adicional a la marca
comercial a nivel nacional, a efecto de potenciar la consolidación de la marca-
destino en lo que viene a ser el origen de la marca-país.
Una de las posturas más amplias respecto del valor de la marca en
este contexto la realiza RIES530 al expresar que “… A través de la marca se
construyen aspectos claves para la empresa como reputación, familiaridad,
imagen, posicionamiento y fidelización. Por medio de las marcas los
consumidores logran identificar, diferenciar y apropiar diversos productos,
servicios e inclusive países, ya que a través de ellas se les logra dar una
“identidad”: “Costa Rica es una marca porque inevitablemente la gente asocia
a su país con naturaleza, playas, parques nacionales y estabilidad política”.
En esta tesitura, la marca destino “Costa Rica sin ingredientes
artificiales” especialmente elaborada por el Ministerio de Turismo, pasa a ser
“Costa Rica essential”, en virtud de que algunos sectores como los
productores de bienes industriales y agro industriales no estaban conformes
con el eslogan original531.
En este enfoque se conceptualiza la marca-país como la identidad y el
posicionamiento en el mercado de un país como un todo y no se reduce a un
ámbito o un número determinado de sectores, identificando con la marca-país
tanto productos de exportación como la plataforma de servicios
internacionales de éste.
530 RIES, Al, citado por UREÑA CUBILLO, Ana Carolina. Ranking de marcas líderes en Costa Rica: un método de medición del patrimonio de marca. Proyecto de Investigación para optar al grado de Magister en Administración de Negocios. Escuela de la Administración. Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad Estatal a Distancia, 2012, p. 15. 531 Análisis de la Estrategia Marca Destino Costa Rica según el Plan Nacional de Turismo Sostenible 2012-2014 y del Programa de Incentivos Inductor de un Comportamiento Económico Sostenible, Capítulo II, p. 67
487
La marca-país Costa Rica, de acuerdo a Future Brand532, logra
posicionarse basada en siete parámetros medibles:
Reputación del país, construida fronteras adentro
Adaptabilidad y fortaleza en valores de identidad frente a
acontecimientos y factores externos
La marca-país se encuentra bien definida respecto de las dimensiones
que se consideran con más relevancia: Sistema de Valores, Calidad de
Vida, Aptitud para los negocios, Patrimonio y Cultura y Turismo.
La Marca-país debe responder a la meta del mejoramiento de la calidad
de vida de la población
Se basa en percepciones positivas a partir del rol del país en el
panorama mundial
La marca-país necesita y requiere el vínculo emocional en el factor
externo, a efecto de que éste se anime a realizar conexiones con los
diversos sectores del país
Consistencia entre todos los puntos de contacto de la marca-país,
publicidad, relaciones públicas, representantes políticos, embajadores
culturales, turistas, empresas y productos autóctonos.
En Costa Rica el ente encargado de gestionar la marca-país es el
Comité Interinstitucional de Marca-País, conformado por instituciones públicas
y privadas, estas son Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Instituto
Costarricense de Turismo, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica,
Ministerio de Comercio Exterior, Coalición de Iniciativas para el Desarrollo,
Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio de Cultura y Juventud; estos
organismos trabajan bajo un norte y con un elemento determinado
“…promover los valores, atributos y esencia de Costa Rica en el mundo, es
un vehículo para presentarse internacionalmente y divulgar las ventajas
532 http://www.futurebrand.com/wp-content/uploads/2011/11/2011-2012-Future Brand-CBI-SPZ.pdf, Future Brand, Country Brand Index, 2011-2012. Consultado el 28 de noviembre del 2014.
488
competitivas de Costa Rica en diversas áreas, esta marca-país representa a
todos los costarricenses en el mundo entero…”533.
La marca-país Costa Rica essential, se consolida mediante el Decreto
número 37669-RE-COMEX-TUR, mediante el cual se establece el
Reglamento para la implementación y uso de la Marca-País Costa Rica. Este
Reglamento en su artículo 1, realiza una declaratoria de interés público
nacional, clasificando así a todas las actividades que se realicen por motivo
del diseño, promoción e implementación de ésta.
De acuerdo al informe de 2013, el Country Brand Índex534, Costa Rica
es una de las naciones para observar de aquí a futuro, tanto por su
consistencia en el pasado en torno a lo "verde" y lo "sustentable", como por su
ímpetu de superación para ser reconocido como un país con una propuesta
de valor que integra de manera óptima al turismo, con la promoción de
exportaciones y la atracción de inversiones.
2.4. Perú: historia y calidad de vida
La Marca-País Perú se inicia en el año 2009 cuando la Ministra
Mercedes Saraos tuvo la visión de ver esta necesidad, necesidad de crear
una marca que pudiera posicionar a Perú en el extranjero y que recogiese
atributos para el turismo, para el comercio exterior y para las inversiones,
culminando con el lanzamiento oficial el 11 de marzo del 2011. 535
Normalmente Perú a lo largo del tiempo ha usado diferentes logos,
diferentes símbolos identificados con distintas áreas (turismo, mercado
533 Instituto Costarricense de Turismo, Comité Interinstitucional de Marca-País, “Hoja de Datos “Proyecto de Marca-País””, setiembre 2012. 534 http://www.futurebrand.com/images/uploads/studies/cbi/CBI_Latinoamerica_2013.pdf, Consultado el 14 de febrero del 2014, 19:00 hrs. 535 http://www.brandemia.org/peru-estrena-una-estupenda-marca-pais consultado el 20 de febrero del 2014, 08:15 hrs.
489
interno, negocios...). La idea fue unificar y crear una sola identidad
corporativa.
El fenotipo de la marca-país Perú elegida, se explica de la siguiente
forma, la P hace una obvia alusión a las líneas Nazca, pero no únicamente a
esto sino a algo que se repite en varias culturas pre incas e incas que es el
tema de la espiral, siendo un símbolo que no solo se observa y es reconocido
en el Perú, sino que a nivel universal es un signo que refleja continuidad.
El logo de la marca consiste en una línea continua generando esta
espiral que en distintas culturas siempre está presente y que forma una P de
Perú así como una @ que es símbolo de modernidad. La palabra Perú se
forma con la misma línea continua simbolizando continuidad e infinitud.
También puede interpretarse como una huella digital, símbolo de identidad. Es
un icono que recoge muchos de los atributos que los Peruanos tienen que
ofrecer al mundo.
Áreas en las que se pretende generar beneficios: 536
Turismo, como destino turístico que se elige a conciencia.
Inversiones, basado en un crecimiento sostenido, un clima pro-
negocios generado por un marco legal estable y seguro, con un enorme
potencial energético ideal para desarrollar actividades vinculadas con
recursos naturales, industrial textiles, entre otras.
Exportaciones, en productos no tradicionales, textiles, café, así como la
sacha inchi, que se consume como tradición milenaria en Perú y que se
está descubriendo al mundo, dentro de otros productos naturales,
industriales y artesanales.
536 http://es.slideshare.net/mauricioubillushayakawa/marca-per-y-sus-beneficios-para-el-pas, consultado el 9 de abril del 2015, 20:15 hrs.
490
PERÚ: Fortalezas y tareas pendientes 537
En los resultados que muestra el informe Country Brand Índex, Perú se
encuentra en un quinto lugar en Latinoamérica, tras la valoración de sus
atributos enfrentando grandes desafíos para el futuro cercano. Las opiniones
del staff de expertos consultados señalan a Perú como estado emergente al
igual que Chile y Brasil, identificando aspectos claves como “Calidad de Vida”
y “Aptitud para los negocios” que deben reforzarse para mejorar la percepción
del turista potencial, siendo una marca-país, dicho enfoque no es completo,
tan sólo obedece a un área de las variables que conforma el complejo instituto
de la marca-país.
Se toman diferentes variables bajo análisis de forma tal que se puedan
clasificar los avances o retrocesos en áreas específicas del posicionamiento,
en virtud de ello respecto de la variable “Historia y patrimonio cultural” esta es
la variable que mejor percepción despierta para el viajero internacional
respecto a dicha marca país, desarrollando asociaciones con arte y cultura,
autenticidad, historia y belleza natural. Respecto de la variable “Turismo” ésta
generó un quinto lugar para Perú, en asociaciones con la gastronomía,
Hoteles y Resorts, Conveniencia, Playas, Vida Nocturna y Compras. La
variable que generó mayor sorpresa es que Perú logró el segundo lugar en
Gastronomía por debajo de Argentina sin embargo, no aparece en el top10 de
destino para encontrar buenas playas.
Dentro de la categoría “Calidad de vida”, los resultados son poco
favorables para el país, ya que ocupa el duodécimo lugar. Con relación a las
asociaciones de aspectos de seguridad, educación, sistemas de salud,
oportunidades laborales, estándar de vida y mejor lugar para vivir; aspectos
en los cuales, el Perú en líneas generales no se encuentra con un perfil
sobresaliente debido a los diversos conflictos sociales desatados en los
537 http://www.larepublica.pe/06-09-2013/peru-ocupa-5to-lugar-de-marca-pais-en-latinoamerica, consultado el 10 de abril, 2015.
491
últimos años y que han sido de relieve internacional, lo que en el mismo
sentido afecta otras áreas, cuyo efecto generó el noveno lugar ocupado en la
categoría “Aptitud para los negocios”, que se rige bajo la asociación con
Tecnología avanzada, clima de inversión, marco regulatorio y mano de obra
calificada.
Si bien es cierto, el crecimiento económico en el país ha ido
incrementando en los últimos años, este informe revela que dicho crecimiento
aún no es percibido por los turistas ni por inversionistas.
2.5. España: marca-imagen
En el caso de España, nos encontramos con una serie de signos de
distintivos vocación colectiva, utilizada más como marca-geográfica538 que
como marca-país, si bien utilizados para determinar (o asociar) los productos
a la mención geográfica de procedencia, en forma directa haciendo mención
al país o lugar; o indirecta logrando que sea identificado por público interesado
como el lugar de procedencia geográfica. Así encontramos que España como
país, tiene inscritas la “Marca España”, a nivel nacional mediante los registro
número 3506639 y 3531387, ambas solicitadas presentadas ante la Oficina
Española de Patentes y Marcas en el año 2014; para las 45 categorías de la
clasificaciones de Niza la primera, mientras que la segunda, únicamente para
las clases 9, 16, 35, 38 y 41.
Dichas marcas inscritas como marca individual, son propiedad del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alto Comisionado para la
Marca España. Si bien, esta obedece a concretar la finalidad de potenciar
proyectos destinados a promover la internacionalización con la marca y
538 A este respecto Gila Largo, las conceptualiza como “…signos compuestos exclusivamente , de indicaciones que en el comercio puedan servir para designar la procedencia geográfica de los productos…”, en las Marcas Colectivas y las Marcas de Garantía, 2da. Edición Op. Cit., p. 313.
492
prestigiar la imagen-país a través de las marcas líderes españolas539, siendo
ésta una marca acompañante de las marcas individuales de titularidad
española, logrando concretarle como marca-país con la finalidad de
potencializar las marcas renombradas de nacionalidad española. Ello incluso
mediante el registro de dicha marca en la EUIPO, por medio del registro
número 5059712 cuya Marca europea es individual y no colectiva, dicho
registro fue solicitado en el año 2006 y registrado por la Oficina en el 2007,
perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alto
Comisionado para la Marca España. Cabe platear el cuestionamiento del
registro de la Marca España como una marca comercial y no como una marca
colectiva, si bien permitiría por la segunda opción, un mejor manejo, control y
fiscalización de la implementación de la marca por los usuarios habilitados.
3. Perspectivas en la evolución de los signos colectivos
En términos generales, en este momento histórico ningún territorio se
excluye de esta tendencia a consolidar sus productos y servicios en forma
territorial ya que la existencia de la relación entre la marca comercial y la
realidad geográfica concreta es un elemento con influencia reconocida en el
posicionamiento del mercado global. Moneyba González Medina540, lo analiza
desde el ejemplo del anuncio del Citroên C5 el cual utiliza el eslogan “carácter
alemán, espíritu francés”, que evidencia como la imagen de un país afecta la
percepción de la marca comercial y sus productos y servicios, lo que llama
“efecto país de origen”, en referencia a que un país y los elementos internos
de situación económica, política social y cultural se percibe en el ámbito
nacional e internacionales, afecta a la percepción de la marca comercial y
productos vinculados a dicho territorio, puesto que la marca-país obedece al
aparato estatal como titular.
539 Ver http://www.marcaespaña.es 540 González Medina, Moneyba “Problemática y situaciones…” Op. Cit, pp. 189, 190.
493
El fenómeno de la marca de ciudad o marca país, responde al contexto
en el cual las ciudades o territorios compiten con sus homólogos para obtener
recursos, compiten utilizando los llamados “atributos bandera” y los valores
del lugar que le son propios. Así las denominaciones de origen, las
indicaciones geográficas, las marcas colectivas y las de garantía tienen como
eje central y común la referencia a la especificidad geográfica y la calidad;
siendo más adecuado la protección de éstas últimas en el sentido de lograr
mayor protección internacional normalizada, pues no todos los países
recepcionan la DO o IG de la misma forma ni el alcance de dicha protección
es tan amplio con las mismas garantías. Las ventajas obtenidas radican en
que comprende la protección de las DO e IG y adiciona ampliando el ámbito
geográfico de protección, mediante la marca colectiva o la marca de garantía
en virtud de que no les alcanza la prohibición del lugar geográfico como
indicación marcaria.
Como se indicó en el capítulo cuarto, en la Unión Europea se
implementa el Proyecto Marca de Calidad Territorial Europea (MCTE), el cual
se conforma del registro de varias marcas comunitarias colectivas que a la vez
forma una Marca Comunitaria Colectiva interterritorial541. Ello responde
pretende responder a las tendencias en la demanda de los consumidores a
escala mundial, por la cual se genera un giro en las estrategias productivas de
los agricultores para la diferenciación de sus productos con base a criterios de
calidad.
Este planteamiento obedece al planteamiento de una segunda
generación de marcas en pro de una marca territorial542 que a la vez forme
parte de otra de ámbito superior de tercera generación dentro del Proyecto
MCTE. Proyecto que se fundamenta en la diferenciación por calidad, siendo
541 Marca Calidad Rural, número 004657003, registrada en la OAMI en el 2007, cuyo titular es la Asocación de la Marca de Calidad Territorial Europea, con domicilio en España. 542 Ramos, E. “Estrategias de desarrollo rural territorial basadas en las especificidades rurales. El caso de la marca calidad rural® en España/Territorial rural development strategies based on rural specificites. the case of the rural quality® mark in spain”. Revista De Estudios Regionales, 2014., pp. 9 y 10
494
éste el elemento neurálgico para transformar la producción e institucionalidad
del territorio a través de procesos colectivos, dirigido a dos fines concretos:
crear y mantener un contrato de confianza entre el consumidor y el productor
rural; y crear y expandir una red de actores rurales que compartan los
objetivos y respeten las reglas vinculadas a la marca común, siendo ésta una
marca colectiva de la Unión.
El proyecto se fundamenta en la cooperación transnacional de tres
grupos de acción europeos en el marco del LEADER II543, el Pays Cathàre, en
Francia; el Valle Umbra e Sibillini, en Italia; y el Condado de Jaén, en España.
Dos aristas conforman los pilares del proyecto: incrementar la competitividad
de los territorios participantes, a partir de criterios de calidad territorial
mediante marcas territoriales de segunda generación, y la construcción de
una marca de tercera generación que identifique mediante un sello común
“Calidad Rural” la producción de los territorios involucrados.
Resulta necesario determinar los dos niveles de acción: nivel territorial
y marca local, cuyo titular será la entidad que realice el registro
correspondiente, obteniendo el derecho de uso de estas marcas, empresas o
entidades del territorio que superen el procedimiento de certificación
establecido para ello en un primer nivel; y, el supraterritorial, mediante una
marca común o europea, siendo esta la marca paraguas Calidad Rural
propiedad de la Asociación Europea de la Marca de Calidad Territorial.
La Unión Europea es consciente de la importancia y relevancia de la
herramienta de la marca colectiva con una función de certificación como
herramienta para potenciar el desarrollo de los diversos sectores del mercado.
543 El objetivo principal del Observatorio europeo LEADER II es facilitar las transferencias de innovación y los intercambios de experiencias y conocimientos entre los territorios y agentes rurales de la Unión Europea. Favorece asimismo la visibilidad dela iniciativa LEADER II y de la política de desarrollo rural de la Unión. El Observatorio europeo LEADER II trabaja bajo el auspicio de la Dirección general de Agricultura (DG VI) de la Comisión Europea que ha confiado a la AEIDL (Asociación Europea de Información sobre el Desarrollo Local) la ejecución técnica del programa. http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-es/euro/r1-2.htm
495
Resulta evidente esta consciencia a través de la materialización en la
inserción de la marca de certificación en la Unión, mediante el Reglamento
2015/2424, lo que desde inicio de esta investigación se propuso, constatando
la hipótesis planteada.
No es novedad la relevancia de los cánones de calidad en la
interacción del mercado, así lo indica Kunde544 “…las empresas han definido
tan bien el mejor modo de hacer las cosas que ahora son todas ellas más o
menos idénticas…”, lo que ha generado que la calidad y eventualmente la
certificación como medio de garantía de calidad, sea un modelo integral de
gestión del mercado
544 Citado por Olivares Delgado Fernando y otros, Rebelión en las Marcas, Lid Editorial Empresarial, S. L., Madrid, 2012, p. 62.
496
497
CONCLUSIONES
1. En el desarrollo de la construcción normativa de la Marca Comunitaria
Colectiva, se interrelacionaron en momentos diferentes institutos para la
conformación final; dicho concepto en su aspecto práctico, se ha visto
necesariamente influenciado por una gama de institutos como la marca de
Garantía y la marca de certificación. Bajo esta perspectiva la Marca Colectiva
de la Unión de Titularidad Jurídico Pública, surge a partir de la legitimación a
los entes de derecho público, a optar por la titularidad de una Marca Colectiva
en el ámbito de la Unión. Su importancia radica en los alcances y efectos que
este elemento subjetivo genera, convirtiendo a la marca colectiva en una
herramienta económica y comercial poderosa, desvirtuando en su aplicación
práctica el concepto normativo existente.
2. La Marca Colectiva de Titularidad Pública, cumple una función de
marca de garantía al menos, esto cuando no es necesariamente una marca
de certificación a partir de la función que desempeña en el mercado.
Puntualmente la MC de la U de TJP tiene un requerimiento específico, su
titular responde a un organismo que se rige por el derecho público no
necesariamente desde la óptica del derecho administrativo como tal, como
son los Consejos Reguladores.
3. Queda demostrado a partir del análisis del muestreo realizado en las
Marcas Colectivas registradas en la Oficina (1996-2015), por ser la Marca
Colectiva de titularidad pública una construcción funcional, ésta debería
responder a los parámetros de requerimiento normativos de la Marca
Colectiva de la Unión. Sin embargo al valorar diferentes marcas en su
aplicación éstas estarían sujetas a los supuestos de Denegación, Caducidad o
Nulidad aplicables a la Marca Colectiva, pues por su consideración de
titularidad pública generan en el consumidor una concepción de marca de
garantía o de marca de certificación, por lo que se concluye lo siguiente:
498
Los supuestos de Denegación para la Marca Colectiva de la Unión de
Titularidad Jurídico Pública, aparte de responder a los supuestos de la Marca
de la Unión, tomando en consideración las características propias de la MCC
–puede incluir Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas en su
nomenclatura-, ésta necesariamente debe indicar que es una Marca
Comunitaria de la Unión y debe aportar en forma conjunta a ésta el
Reglamento de Uso, o dentro del plazo establecido para ello.
Respecto de los supuestos de Caducidad, responde a los mismos de
una Marca Colectiva de la Unión, si bien se debe tomar en consideración que
el ente titular en virtud de sus características subjetivas será evidentemente
diligente con el ejercicio funcional –vigilancia y control en el uso realizado por
los legitimados para ello- que lleva implícito al ostentar dicha titularidad.
La Nulidad para la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Pública,
queda reducida a los supuestos de carencia de distintividad y mala fe por
parte del titular, lo cual en virtud de su estructura resultaría difícil de ser; aun
así, sería factible subsanar este supuesto mediante modificación al
reglamento de uso, mismo que constituye el estatuto jurídico particular de la
marca colectiva.
Es menester puntualizar que para los tres institutos analizados,
denegación, caducidad y nulidad, se establece un elemento común, el que la
Marca Colectiva de la Unión genere en el consumidor riesgo de inducir a error
respecto del carácter o significado de la marca. Si se aplican
“normativamente” estas disposiciones, las Marcas Colectivas registradas que
fueron analizadas resultarían en primera instancia denegadas, caducas o
nulas; ya que se ha demostrado que desde el punto de vista funcional dichas
marcas colectivas, necesariamente responden a generar en el consumidor
una percepción subjetiva de que cumplen una función de garantía, de la
calidad del producto o servicios ofrecidos, cuando no de certificación,
considerando a la vez que es el propio titular el que elabora el Reglamento de
499
Uso original y sus respectivas modificaciones, éstas últimas sujetas, claro
está, a la verificación de conformidad por la Oficina.
4. Es mediante el Reglamento de Uso de la Marca Colectiva de la Unión
de Titularidad Jurídico Pública que se puede subsanar cualquier supuesto que
genere alguno de estos institutos, a partir de este elemento intrínseco a la
existencia de la Marca Colectiva; ninguna Marca Colectiva de la Unión de
Titularidad Jurídico Pública podría ser objeto de Denegación, Caducidad o
Nulidad finalmente, ya que mediante el Reglamento de Uso, que conforma su
estatuto normativo personalizado, puede subsanarse tanto a sí mismo como a
la solicitud de la Marca Colectiva.
5. La Marca Colectiva de Titularidad Pública respecto del contenido del
derecho que otorga –titularidad o uso- se analiza en una doble acepción de
acuerdo al sujeto que lo ostenta. El titular, siendo éste un ente de derecho
público, le interesa acreditar la calidad de los productos o servicios brindados
por aquellas agrupaciones o personas que pertenezcan a su circunscripción
territorial, competencial, o bien a la organización de servicios que suponen
explotaciones industriales; reservándose la función fiscalizadora y de control
respecto de la calidad de la oferta que se realiza. El Titular ejerce la potestad
de realizar las gestiones necesarias para verificar que el uso de la marca se
realice dentro de los parámetros que él mismo determinó o aprobó para ello;
por lo que el control en la calidad es inminente. Respecto del Usuario, éste
deberá cumplir con los requerimientos para su legitimación,
instrumentalizados por el Reglamento de Uso. Tiene el derecho de usar el
signo distintivo para identificar sus productos o bien los servicios que oferta,
en el tanto respondan a los habilitados por el Reglamento de Uso para
portarlo; el usuario podría estar legitimado para portar la Marca Colectiva de
Titularidad Pública, eventualmente para parte de sus productos o servicios;
esto dependerá de las categorías para las cuales se inscribió la marca y la
adecuación de los productos específicos a las normas establecidas por el
Reglamento de Uso.
500
6. A partir de la legitimización para ostentar la Titularidad se tiene que la
Marca Colectiva de Titularidad Jurídico Pública, deberá ser solicitada por un
ente que se rija o adecúe mediante el derecho público, no necesariamente se
refiere a la administración pública central, sino que obedece a la función que
realice y que ésta se adecúe o estructure mediante el derecho público, siendo
una persona jurídica y no física. La Marca Colectiva de la Unión de Titularidad
Jurídico Pública condiciona aquellos que podrán utilizar la marca,
exclusivamente mediante el Reglamento de Uso de la marca.
7. Como signo distintivo, la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad
Jurídico Pública debe cumplir con el requerimiento de obligatoriedad del uso;
obviamente y de acuerdo a lo establecido no solo normativamente, sino en el
análisis fáctico; el uso responde a los usuarios legitimados el cual queda
totalmente vedado al Titular para su ejercicio personal. Considerando el
alcance que tiene de por sí la calidad del Titular, si éste utilizara el signo para
productos propios evidentemente sería competencia desleal desde la óptica
de una Marca Colectiva que responda a una marca de certificación, ya que
entraría en competencia abierta con los productos de los otros usuarios
habilitados por él. Será el Titular el llamado a verificar que los usuarios
realicen el uso del signo distintivo acorde con los requerimientos establecidos
–al menos uno de los usuarios autorizados-, pero sí que se utilice para todos
los productos de las clases protegidas, ya que de lo contrario podría
encuadrar en una caducidad para aquellas categorías en que no se
compruebe dicho uso.
8. No podría reconocerse una Marca Colectiva de la Unión de Titularidad
Jurídico Pública de hecho, debido a que el fin último de la Marca Comunitaria,
es lograr su reconocimiento unitario y uniforme en todos los Estados
miembros; lo que sería sumamente difícil si ésta carece de registro y es tan
solo por reconocimiento en el mercado.
501
9. Desde la óptica del instituto de la licencia de la marca y, considerando
la estructura a que responde la Marca Colectiva de Titularidad Jurídico Pública
en el ámbito de la Unión, el titular no podría otorgar licencias que permitan el
uso de la marca por cuanto este instituto es incompatible como tal de
conformidad con la normativa que le regula; la función que realiza la licencia
es ceder el uso bajo condiciones contractuales particulares determinadas, lo
que resulta innecesario en virtud de las condiciones normativas de la Marca
Colectiva de la Unión. La licencia exclusiva sería contraria a la funcionalidad
de la Marca Colectiva de la Unión ya que ésta obedece a una finalidad de
pluralidad de usuarios; si bien el aspecto básico de la licencia es la que se
instrumentaliza en el concepto de la marca colectiva, el Titular no cede su
derecho, sino que habilita a un tercero para su uso reteniendo derechos y
deberes respecto de ésta, tercero que se debe adecuar para ello a las
disposiciones específicas contenidas en el Reglamento de Uso.
10. El Reglamento de Uso es absolutamente relevante en la función de la
Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico Pública; siendo necesario
para que proceda al registro de la Marca Colectiva de la Unión, es elaborado
por el Titular ya que él designará las condiciones a las cuales los usuarios
deberán ajustarse, conteniendo todas las estipulaciones requeridas para
determinar quiénes serán los habilitados para el uso del signo distintivo. Este
debe presentarse en forma conjunta con la solicitud de la Marca Colectiva o
bien en un plazo de dos meses so pena de denegarse la solicitud. El
contenido del Reglamento de Uso debe responder a un contenido mínimo que
incluya los elementos necesarios para identificar el objeto y la finalidad de la
marca; en el caso específico de la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad
Jurídico Pública los reglamentos analizados son mucho más complejos y
sobrepasan los requerimientos básicos, desde identificar los elementos
característicos del posible usuario, los productos determinados o los servicios,
todo ajustado al orden público y las buenas costumbres. En virtud de ser una
pieza esencial en el estatuto normativo propio de la Marca Colectiva
502
determina y cuenta con la capacidad de subsanar cualquier elemento negativo
en la utilización de la marca.
11. El contenido del Reglamento de uso, responde a dos fases de la Marca
Colectiva de la Unión. La primera es la fase de solicitud, en la cual su
contenido obedece a complementar la solicitud de la Marca Colectiva. El cual
en virtud del grado de complejidad responde a las necesidades intrínsecas de
la solicitud de la marca; esta fase no se agota hasta tanto no se dé el registro
de la solicitud, por lo que puede variar o ser modificado para subsanar algún
elemento identificado como contrario a su registro, por lo tanto el contenido
del Reglamento de Uso en este momento respondería a tres criterios, el
contenido mínimo establecido normativamente, el objetivo o finalidad de la
solicitud de la Marca Colectiva; y por último la subsanación -de ser el caso-,
de cualquier elemento que sea considerado necesario por la Oficina tanto de
la solicitud como del mismo Reglamento; en esta fase su autoría respondería
al solicitante. En la segunda fase, ésta tiene una finalidad de adecuar la marca
a las necesidades del momento, el contenido a modificar responderá a la
adecuación de la marca y por tanto su reglamento, a lo que se pretenda
establecer o modificar; en este caso la autoría respondería al Titular
igualmente en principio tomando como insumo los requerimientos de los
usuarios de la marca legitimados para ello, en este sentido se podría dar
cabida a la posibilidad de un contenido negocial; otra de las variables en esta
fase sería la subsanación de algún elemento identificado como supuesto de
nulidad o caducidad, por lo que necesariamente se adecuará la modificación a
efecto de que se solvente de forma positiva el elemento a corregir, que
permita la inscripción de dicha modificación en la Oficina.
12. La Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico Pública, parte
del sujeto titular como elemento esencial caracterizador de ésta dependiendo
de éste la función que desempeña en el mercado; en virtud de ello la
transmisibilidad de la marca deberá su viabilidad a los elementos
competenciales del titular actual con relación a los del futuro titular,
503
obviamente deben de ser ambos un ente de derecho público, siendo factible la
cesión en el tanto el ente adquirente responda a las especificaciones que
permita realizar la función del titular original en forma ininterrumpida, si bien
no se faculta para desnaturalizar la Marca Colectiva ya registrada de cara a
los usuarios legitimados, considerando que el titular está facultado para
realizar modificaciones al Reglamento, se podrá solventar cualquier
modificación para su adecuación en el tanto ésta se encuentre sujeta al orden
público y las buenas costumbres como parámetro general.
13. La Marca Colectiva de Titularidad Jurídico Pública, goza de una amplia
gama de implementación funcional en el mercado comunitario europeo, como
se ha demostrado a partir del análisis realizado de los registros existentes de
Marca Comunitaria Colectiva en la Oficina. Este Instituto ofrece una serie de
características propias, que le facultan a generar efectos diversos y de mayor
alcance que los demás signos distintivos analizados y de reconocimiento
Comunitario. Así las cosas, en el análisis comparativo particular, se han
plasmado las siguientes divergencias que individualizan y potencian la Marca
Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico Pública frente a los demás
institutos de estudio.
El Proceso de registro ante la Oficina es el mismo en general, bajo
algunas particularidades propias que enmarca la naturaleza jurídica de la
Marca Individual de la Unión, a la vez la conformación de la Marca Colectiva
de la Unión de Titularidad Jurídico Pública, debe responder a parámetros más
amplios de permisibilidad en la configuración del signo que puede constituir
una Marca Colectiva de la Unión, incluyendo la posibilidad de que dicho signo
distintivo pueda ser una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica,
aspecto totalmente prohibido para la Marca Individual.
14. Respecto de los elementos diferenciadores frente a la Marca
Comunitaria Individual, se consideran tres de elemental importancia. La
Titularidad, en la Marca Comunitaria Individual, su titularidad es más amplia,
504
definida más por un elemento de mercado que para valorar criterios subjetivos
de características estructurales, como sí lo amerita la Marca Colectiva de la
Unión de Titularidad Jurídico Pública; ésta sólo podrá ser de un ente de
Derecho Público, ya que este elemento es el valorado por los efectos
implícitos de seguridad que genera en el consumidor.
El Uso en ambos institutos, difiere diametralmente ya que la Marca
Individual de la Unión es su titular el único facultado para utilizarla desde el
derecho positivo que otorga, sin embargo, para la Marca Colectiva de la Unión
de Titularidad Jurídico Pública, queda de facto prohibido que el Titular la utilice
en bienes o servicios que produzca en forma personal; dado que el uso
corresponde a aquellos sujetos que respondan a los parámetros de exigencia
contenido en el Reglamento de Uso. Pese a que no hay prohibición expresa,
en la normativa que rige la Marca Colectiva, respecto a este punto particular.
La necesaria y esencial presentación en forma conjunta con la solicitud
de un Reglamento de Uso, conforma la esencia diferenciadora en términos de
fondo, respecto de ambos institutos. El Reglamento de Uso para la Marca
Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico Pública, conforma la
reglamentación particular que permite subsanar cualquier elemento que
imposibilite su registro y le instrumentaliza su operatividad en el mercado;
elemento del cual prescinde la Marca Individual de la Unión.
15. Las Denominaciones de Origen (DO) y las Indicaciones Protegidas (IG),
son la base de un número considerable de Marcas Colectivas de titularidad
pública en el ámbito de la Unión; al considerar esta realidad es menester
cuestionarse la fundamentación que origina que una Denominación de Origen
o una Indicación Geográfica requiera la inscripción como Marca Colectiva de
la Unión. Varios son los elementos diferenciadores:
505
Las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen
requieren que el producto tenga relación con el lugar o localidad que
fundamenta su denominación (p.e. Turrón de Jijona); siendo que las IG
requieren que el o los productos en cuestión tengan al menos una de las
siguientes tres fases en la localidad respectiva: Producción, Transformación
y/o Elaboración; las Denominación de Origen por su parte son más exigentes,
requiriendo que el producto o productos cumplan con las tres fases en la
localidad que les da nombre. La Marca Colectiva de la Unión de Titularidad
Jurídico Pública, por su parte puede conformar una de estas indicaciones sin
ninguna restricción a su respecto, al menos en su ámbito formal; en su ámbito
práctico, es entendible que el producto o servicio brindado responda a
parámetros de delimitación local, para el ejemplo del Turrón de Jijona,
determinación que corresponde a una circunscripción territorial tanto en la
elaboración, fabricación como embalaje, siendo más exigente aún, ya que es
requerido por su Reglamento de Uso que la materia prima sea producida en la
zona por características organolépticas.
Tanto las Indicaciones Geográficas como las Denominaciones de
Origen se encuentran limitadas por ámbito de competencia a los productos y
de éstos los alimentarios y destinados al consumo humano, no hay servicios;
la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico Pública, ofrece mayor
apertura dado que el cuadro de competencia se encuentra enmarcado por la
Clasificación de Niza con las 45 categorías entre productos y servicios, por lo
que permite mayor operatividad para los agentes del mercado.
Un aspecto relevante es lo referido a la Titularidad; las Denominaciones
de Origen e Indicciones Geográficas, refieren a cualquier organización de
transformadores o productores sin especial relevancia de su forma
organizacional, por lo que los entes de derecho público estarían legitimados
también. La mayoría de titulares de Denominaciones de Origen o Indicaciones
Geográficas son Consejos Reguladores, que por sus características
específicas responden a parámetros públicos, sobre todo por el marco de
aprobación de éstos.
506
El Registro de ambos institutos –IG y DO- se realiza ante la Comisión
Europea y no ante la Oficina, el proceso de registro de las DO e IG responde
a una serie del fases a nivel nacional para acceder a la Comisión Europea,
mientras que la Marca Colectiva de la Unión realiza la registración mediante
un proceso administrativo ante un único órgano, el cual ejecuta toda la
verificación de conformidad con la reglamentación unificada comunitaria.
16. Las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG) son una especie
de signo distintivo que responde a una finalidad muy parecida a las DO e IG
ya que se generan únicamente para productos agrícolas y alimenticios de
consumo humano, si bien también gozan de reconocimiento comunitario. Las
características específicas y diferenciadoras respecto de la Marca Colectiva
de la Unión de Titularidad Jurídico Pública se pueden ubicar a través de los
siguientes elementos:
En primer instancia su objeto, la ETG responde a productos agrícolas y
alimenticios de consumo humano, si bien se asemejan, como se indica en
líneas precedentes a las DO e IG, éstas se abocan al sentido “tradicional”,
tanto a la producción, fabricación y distribución del producto, tratando con este
distintivo de garantizar la uniformidad del ámbito específico. No obedece a la
relación con la zona geográfica que le da su nomenclatura pero sí a la
tradición respecto del uso o implementación trasladada de generación a
generación, con al menos 25 años para lograr la obtención de este distintivo.
La Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico Pública no se restringe
a un periodo de tiempo ni a productos específicos, si bien obedece al principio
de especialidad respecto de los productos o servicios protegidos por cada
categoría de la clasificación de Niza; esto no la limita a una o unas categorías
determinadas siendo más amplia su protección.
Lo correspondiente a la Titularidad, sin duda alguna es más restringida
para la ETG que para la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico
507
Pública, ya que para la primera será cualquier agrupación de productores o
transformadores que se aboquen a un mismo producto agrícola o alimenticio,
la vinculación se da respecto de la función que realizan y delimitada al
producto que se pretende garantizar; la Marca Colectiva de la Unión de
Titularidad Jurídico Pública por su parte, será un ente de derecho público; sin
más restricción que lo que establece para el efecto el Reglamento de Uso de
la propia marca que conforma el estatuto jurídico de la misma, claro está que
también responderá por la vigilancia y control de los legitimados para el uso;
por lo que no se debe omitir la característica propia de esta última, la
dicotomía en la diferenciación entre el titular y el legitimado para el uso.
Un elemento de similitud es la necesaria existencia y registro de un
pliego de condiciones para la ETG que se asemeja a la función que realiza del
Reglamento de Uso de la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico
Pública; si bien es el titular en esta última quien es el responsable de la
verificación y el control de la adecuación por parte de los legitimados para el
uso con relación a las estipulaciones contenidas en el reglamento; mientras
que para las ETG, la verificación y el control los realizan las autoridades u
organismos determinados para ello; lo que implica una verificación externa de
la agrupación de productores o transformadores. En este sentido la Marca
Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico Pública se basta como unidad
para llevar a cabo la función llamada a realizar en el mercado.
17. La Etiqueta Ecológica responde a un marco social global de
responsabilidad ambiental, concretamente limitado a éste fin. Este instituto
identifica que los productos o servicios que lo portan son ambientalmente
responsables, garantizando al consumidor que éstos reducen los efectos
negativos generados en el medio ambiente respecto de otros del mismo tipo
que no lo portan. La finalidad es la misma, diferenciar los productos o
servicios que portan el signo distintivo frente a aquellos que no; sin embargo,
para la Etiqueta Ecológica su marco de acción versa únicamente sobre la
responsabilidad ambiental; la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad
Jurídico Pública responde a un ámbito más amplio de garantía de calidad, que
508
puede perfectamente incluir la responsabilidad ambiental, su única limitante
será la o las categorías para las cuales se haya registrado el producto o
servicio a distinguir.
La titularidad, respecto de la Etiqueta Ecológica responde a parámetros
privados: fabricante, importador, prestador de servicio, comerciante o
minorista; para la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico Pública
el ente será uno que se encuentre bajo el régimen de derecho público, esta
connotación genera el plus de garantía de calidad por sí mismo, si bien para
una Marca Colectiva de la Unión nada obsta en que el titular sea uno de los
legitimados para la Etiqueta Ecológica; inclusive el titular de derecho público
de una Marca Colectiva de la Unión puede ser un prestador de servicios, p.e.
AENOR, AFNOR.
Un elemento que puede generar similitud en la implementación de uno
u otro instituto, es la necesidad de celebrar un contrato tipo entre el ente y la
autoridad designada como competente para otorgar la etiqueta al solicitante,
el cual contendrá las condiciones de uso. Este elemento se suple a través del
Reglamento de Uso de la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico
Pública, y es el titular el verificador del control y el ajuste del legitimado en su
uso.
Respecto del objeto de la Etiqueta Ecológica, el parámetro de viabilidad
valora básicamente tres elementos para su otorgamiento: perspectivas de
penetración de los productos en el mercado y su injerencia en las mejoras al
medio ambiente; viabilidad de las adaptaciones técnicas necesarias en un
plazo de tiempo determinado, y la optimización del potencial de mejora del
medio ambiente. Si bien estos parámetros responden a determinar cierta
calidad, se restringe su valoración a la incidencia en un ámbito específico, el
ambiente. La Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico Pública tiene
un espectro de funcionalidad más amplio, ya que su limitante serán los
productos y servicios que distinga sin restricción alguna más allá de ésta.
509
18. El Marcado CE, se identifica más con la Etiqueta Ecológica que con la
Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico Pública, ya que ambos se
abocan a la comunicación al consumidor de que los productos o servicios que
les portan responden a parámetros determinados; en el primer caso respecto
del medio ambiente, en el segundo respecto de normas mínimas establecidas
por la Comunidad Europea para la seguridad del consumo de dicho producto.
El Marcado CE establece una certificación de acreditación realizada por
un organismo nacional legitimado para ello, por el cual se establece que el
producto que lo porta responde a parámetros públicos de salud, seguridad y
protección de los consumidores y del medio ambiente; la Marca Colectiva de
la Unión de Titularidad Jurídico Pública garantiza un determinado grado de
calidad, que al valorar el aspecto subjetivo del titular amplia de facto esa
seguridad; por ejemplo un Consejo Regulador, un Ministerio de Agricultura,
una Oficina nacional de Semillas, etc.; no sólo garantiza en forma implícita
una alto grado de calidad en el producto y/o servicio, sino que a la vez, en
forma implícita, genera esa perspectiva en el consumidor de protección a la
salud.
El parámetro de medición en el Marcado lo dan las directrices de
armonización técnica emitidas a nivel comunitario lo que sin duda alguna
genera seguridad en el consumidor y en el solicitante de marcos sólidos de
uniformidad, a la vez éstos son impuestos por organismos y procesos
comunitarios que no permiten flexibilidad en su adaptación a las necesidades
específicas en forma ágil; lo que sin duda alguna permite la Marca Colectiva
de la Unión de Titularidad Jurídico Pública, ya que a través de su Reglamento
de Uso la adecuación o actualización es relativamente flexible, si bien es un
organismo comunitario el que aprueba y verifica su adecuación a la
reglamentación comunitaria específica; ésta es mucho más ágil y expedita.
510
Respecto de la titularidad entre uno y otro, el Marcado CE será
otorgado por la Cooperación Europea para la Acreditación, que establece y
reconoce las competencias de determinados organismos de evaluación de la
conformidad europea, que son evaluados y acreditados por organismos
nacionales de acreditación; los cuales funcionan mediante un método de
evaluación por pares; siendo un proceso bastante complejo para acreditar
finalmente al ente que le otorgue la posibilidad de portar el marcado CE al
producto específico. Por su parte la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad
Jurídico Pública, goza de una estructura tan compleja pero clara y de acceso
público, el cual se encuentra contenido y conformado por el Reglamento de
Uso, ya que en caso de que sea con vocación de certificación establecerá los
parámetros de las normas específicas a aplicarse, y si tiene una finalidad de
garantía, igualmente establece los elementos mínimos de conformación del
producto o los mínimos de calidad en el servicio brindado.
Respecto de los titulares, en el caso de Marcado CE, lo será el ente
que acredite la conformidad del producto, el cual facultará al agente
económico específico para que su producto porte el distintivo; mientras que en
la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico Pública, el uso
corresponderá siempre al legitimado para ello mientras se adecúe a las
normas contenidas en su estatuto normativo particular, el reglamento de uso.
19. En el continente americano, pese a estar de moda las nuevas
tecnologías, ya no tan novedosas, resulta sumamente complejo el acceso a la
información oficial de las diversas oficinas administrativas nacionales de
Registro de la Propiedad Industrial, concretamente del Registro de Marcas.
En esta tesitura realizar un estudio práctico respecto de la aceptación y puesta
en práctica de las Marcas Colectivas, las Marcas de Certificación o bien de las
Marcas de Garantía es casi imposible a no ser que se realice un
desplazamiento a todos y cada uno de los países para solicitar el acceso a
dicha información; una vez considerada esta problemática en el acceso a la
información, del análisis realizado se concluye que de las normativas
511
nacionales estudiadas la Marca Colectiva se regula y se reconoce con
variaciones puntuales:
En Colombia, al inicio de su normativa se establecía el reconocimiento
de la Marca de Sindicato, donde se puede identificar un germen de la Marca
Colectiva, como marca gremial.
En Puerto Rico, pese a verse influenciado por la política general de los
Estados Unidos de Norte América, su normativa mercantil respecto del
reconocimiento de la Marca Colectiva es más amplio, así reconocen la Marca
Colectiva General, la Marca colectiva de Certificación, ambas siendo de
fábrica o de servicio.
Uruguay, por su parte reconoce la Marca Colectiva genérica, la Marca
de Certificación y la Marca de Garantía, estas dos últimas como sinónimos
omitiendo las diferencias doctrinales y fácticas entre ambas.
Mención aparte merece Venezuela, que luego de ser parte integral de
la Comunidad Andina, se separa de ésta y dada su postura política demoniza
la Marca en general la que califica como instrumento del Capitalismo y por
tanto no sólo no la reconoce sino que, pese a los esfuerzos del Servicio
Autónomo de Propiedad Intelectual en promover e instaurar su
implementación en la economía nacional al no tener normativa que le
reconozca, genera un vacío sensible en el mercado nacional y su operatividad
con el internacional. Siendo éste un organismo público consciente de la
riqueza operativa, claro está reconociendo únicamente la titularidad estatal de
la misma.
Respecto de Estados Unidos de Norte América, es destacable la
percepción actual que tienen los personeros de la Oficina de Marca
Registrada y Patentes de ese país, ante el convencimiento de la necesidad de
contar con una normativa que regule en forma amplia la Marca Colectiva y sus
512
diferentes modalidades, ya que si bien actualmente se le reconoce es en
forma somera y no cuenta con el respaldo preceptivo apto para la complejidad
de la Marca Colectiva y sus diferentes elementos, como muestra el
Reglamento de Uso.
20. Es de cuestionarse la necesidad existente y la respuesta normativa con
que se cuenta en los diferentes países americanos en este contexto, pues si
bien en la generalidad se ha optado por la protección de la Denominaciones
de Origen, no siempre éstas responden cabalmente a la necesidad creada,
prueba de ello es que muchas de las Denominaciones de Origen son
protegidas igualmente como Marca Colectiva de la Unión, siendo que su
implementación en el mercado responde a una Marca de Certificación y/o a
una Marca de Garantía; imposibilitados para protegerlas por esta
nomenclatura lo hacen como Marca Colectiva incurriendo teóricamente en
nulidad por ser algo diferente a ésta última, ej. Tequila de México.
Si bien, se hace evidente la necesidad en algunos países como Costa
Rica, donde gremios determinados como el sector de alimentación y
hostelería entre otros, la obtención de marcas de certificación, sea por falta de
conocimiento o un vacío en la cultura marcaria, a la hora de verificar cuántas
Marcas Colectivas se han inscrito, el número de registros y de solicitudes en
proceso es sumamente bajo, lo que permite concluir que la gestión estatal en
este aspecto no ha sido la mejor, y las herramientas que se buscan no
cuentan con el respaldo deseado por el sector en mención.
21. La innovación que se ha implementado con el fenómeno de la marca-
país, se debe reconocer en el contexto latinoamericano, como un intento por
“tropicalizar” de conformidad al realidad política-económica como un
mecanismo paralelo a la Marca Colectiva de la Unión, el cual pretende
uniformidad de reconocimiento a nivel internacional como signo distintivo de
513
elementos propios del país. La necesidad de su implementación va más allá
de la identificación del gremio con su signo propio, si bien la marca-país se
configura como un signo acompañante, ésta responde a parámetros más
ambiciosos, refiere a la distinción de una unión de empresas o individuos que
producen un mismo producto u ofrecen un mismo servicio. Tiene como
finalidad que el Estado mediante un ente estatal, en consideración al nivel de
seguridad en los estándares de calidad, sea quién responda por los productos
y/o servicios que se identifican y protegen con este signo distintivo, que no
sólo posiciona a los usuarios de la marca, sino a toda una nación.
Evidentemente los alcances que pretende la finalidad de su creación y
utilización son muy amplios y difíciles de alcanzar pero el esfuerzo es de
reconocer.
22. Los signos distintivos reconocidos a nivel comunitario europeo son
competencialmente omisos respecto de la Marca Colectiva de la Unión de
Titularidad Jurídico Pública, sea frente al objeto sobre el que recaen, en el que
ésta última goza de una amplitud considerable ya que no se restringe a bienes
o productos determinados sino que puede enmarcar ambos tópicos y sin
restricción de categoría respecto de la Clasificación de Niza. La titularidad es
determinada subjetivamente, sin embargo es un elemento que le potencializa
mayores elementos positivos respecto de la limitación, ya que por su
connotación de derecho público, inmediatamente genera en el consumidor,
una empatía en los ámbitos de seguridad, calidad y formalidad, que no
necesariamente genera un ente privado.
23. Situación similar se da en el análisis realizado en la implementación o
reconocimiento de algún tipo de Marca Colectiva en la legislación del
continente americano, ya que es evidente considerando la última innovación a
que se ha recurrido -la marca-país-, esta responde a una titularidad jurídico
pública necesaria, siendo aún mayormente rigurosa en este aspecto de
titularidad, pues identifica la esencia de la nación por lo que con dicha
514
titularidad busca generar en el consumidor global una identificación de
seguridad y garantía de calidad de los productos y servicios que identifica, ya
no sólo a nivel de mercado interno sino en el mercado internacional. Respecto
de la estructura de registro de la Marca Colectiva de la Unión se encuentra
regulada en un único texto con efecto reglamentario a nivel Comunitario; lo
que permite una determinación unitaria y puntual de la normativa que le
regula; frente a los demás signos distintivos que si bien gozan de
reconocimiento reglamentario, sea respecto de su objeto o procedimiento,
responde a una serie de regulaciones diferentes en las que se encuentran
normativas específicas que dificultan el conocimiento integral y unificado de su
aplicación.
24. Situación diferente se encuentra frente a la Marca de Garantía y la
Marca de Certificación reconocidas por algunas normativas nacionales de los
Estados miembros de la Comunidad Europea. Si bien, normativamente se
encuentran vetados ambos tipos de signo distintivo en el Reglamento de
Marca Comunitaria número 207/2009, es claro que la muestra analizada de
los registros de Marca Colectiva en su mayor número responde, en su análisis
funcional en el mercado, a Marcas de Garantía y/o Marcas de Certificación,
cediendo ante una imperativa realidad, en la modificación realizada por el
Reglamento 2015/2424, de 16 de diciembre del 2015, por el cual se inserta el
reconocimiento de la Marca de Certificación de la Unión, mismo que entró en
vigencia a partir del 23 de marzo del 2016, norma que incurre en las mismas
imprecisiones que su antecesor, respecto de las marcas de certificación y su
potencialidad en generar error al consumidor respecto de pretender ser algo
diferente.
25. La Marca Colectiva de la Unión al reconocer la posibilidad de que entes
de Derecho Público sean titulares de éstas, permite de facto configurar la
515
Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico Pública como una marca
de garantía, la cual muchas veces cumple ambas funciones:
I. Garantiza un alto nivel de calidad en la elaboración de los productos como
en los servicios que distingue;
II. Certifica bajo rigurosas normas de normalización y certificación, variados y
casuísticos aspectos determinados en la marca específica.
26. De las 1257 Marcas Comunitarias Colectivas analizadas (en el periodo
comprendido entre 1996 que abrió sus puertas a marzo 2015), mediante el
acceso facilitado por la Oficina; se configuran en forma fehaciente y expresa,
sea en su reglamento de uso o bien en su denominación, al menos en un 26%
Marca Colectiva que responden a parámetros de certificación y de garantía,
sin considerar un criterio específico de titularidad como discriminante,
partiendo del análisis tan sólo de la función económica en el mercado de la
Marca Colectiva registrada. De igual forma, utilizando el aspecto subjetivo de
la titularidad como elemento discriminante de las 1257, 327 aproximadamente
responde a un titular de Derecho Público, siendo éstos los que conforman la
Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico Pública con una función
económica de certificación y/o de garantía.
27. En general, la Marca Colectiva de la Unión de Titularidad Jurídico
Pública es sin duda alguna, al menos, una Marca de Garantía cuando no
despliega ambos efectos en el mercado, Marca Comunitaria Colectiva de
Garantía y de Certificación. Sin duda alguna pese a que el continente
americano no se encuentra ni cercano al nivel de integración de la comunidad
económica Europea, sí es evidente que se encuentra en el proceso de
despertar a la necesidad de contar en el mercado con una herramienta que
responda a garantizar los derechos de los titulares pero no a nivel individual
sino a nivel colectivo gremial.
516
28. Se constata que todas las normativas americanas se han visto
influenciadas en mayor o menor medida por el giro económico internacional,
por lo que es evidente la necesidad y correspondiente búsqueda de idear la
herramienta necesaria para paliar esa necesidad creada en el mercado, de
implementar las marcas colectivas en una búsqueda de solidaridad gremial,
para lo que es ideal la Marca Colectiva, sea ésta de Garantía, de Calidad o la
denominación que consideren oportuno darle, siempre que los parámetros
normativos permitan su individualización clara y no como se establece en el
Reglamento de Marca Comunitaria Colectiva, en el cual se determina como
causa de caducidad y nulidad aspectos que en el ámbito fáctico tienen de
hecho y en forma necesaria las Marcas Colectivas de la Unión.
29. Es evidente que la implementación de la marca-país por varios de los
países latinoamericanos –nótese que si bien Estados Unidos no cuentan con
este distintivo, sí se encuentran trabajando en la implementación de una
normativa que regule en forma pormenorizada y amplia las Marcas Colectivas
en general por medio de la UPSTO-, es un intento plausible de dar respuesta
a una necesidad colectiva de lograr posicionarse en el consumidor global con
un distintivo que garantice en el consciente de los destinatarios una alta
calidad de sus productos y servicios, en forma gremial pero con el respaldo de
la Titularidad de entes jurídicos públicos, regulados incluso por normativa
nacional como es el caso de Costa Rica.
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ucostarica3, 09 de Agosto de 2013
La Nación (Febrero 2011), Id. vLex: VLEX-251517406,
http://vlex.com/vid/251517406 Versión generada por el usuario
ucostarica3, 09 de Agosto de 2013
La Nación (Julio 2012), Id. vLex: VLEX-387563712
http://vlex.com/vid/387563712 Versión generada por el usuario
ucostarica3, 09 de Agosto de 2013.
La Nación (Julio 2011) Id. vLex: VLEX-306596438
http://vlex.com/vid/306596438 Versión generada por el usuario
ucostarica3, 09 de Agosto de 2013
Marcas de Origen aún no rinden frutos en Costa Rica, La Nación (abril
2013, ID cLex: VLEX-433965894 http://vlex.com/vid/433965894
Versión generada por el usuario ucostarica3, 09 de Agosto de 2013.
536
Apéndice Normativo Documentos preparatorios relativos a las propuestas de Primera Directiva y Reglamento sobre Marca Comunitaria
Documento 80/635, Proposition de première directive du Consell rapprochant les
législations des États membres sur les marques, presentada por la Comisión al
Consejo el 25 de noviembre de 1980.
Documento C 351/80 de 31 dècembre1980;
1. Proposition de règlement (CEE) du Conseil sur la marque communautaire
2. Proposition de première directive du Conseil rapprochant les législations
des États membres sur les marques
Documento C 310/22, Comité Económico y Social, 190º sesión plena del 23 y 24
de septiembre de 1981.
Documento C 310/22, Opinion on the proposal for a first Council Directive to
approximate the laws of the Member Status relating to trade marks and the for a
Council Regulations on Community trade marks
Documento C307/66, de la Comisión del 12 de octubre de 1983, Le produire de
consultation du Parlement européen sur les propositions de la Comisión des
Communautés européennes au Conseil relatives á :
1. Une première directiva rapprochant les législations des Etats membres sur
les marques,
2. A un Règlement sur la marque
Documento C307/43, Resolution on EEC. Cyprus economic and trade relations
Documento 84/C 230/01, 9 august 1984
1. Amended proposal for a Council Regulation on the Community trade mark,
2. Modifications à la proposition de règlement (CEE) du Conseil sur la
marque communautaire
COM (85) 844 final, Proposition d’un Reglement du Conseil relatif a l’execution du
reglement nª … (CEE) du … sur la marque communautaire.
Documento C/1985/310/22, Dictamen del Comité Económico y Social, 1985.
Documento COM (85) 793 final, Propuesta de modificación a la Primera Directiva
del Consejo, 1985.
537
COM (86) 731 final, Propuesta de Reglamento del Consejo relativo al
procedimiento de las salas de recurso creadas por el Reglamento sobre Marca
Comunitaria
Decisión del Consejo 87/373/CEE, por la que se establece las modalidades de
ejercicio e las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.
Documento 9515/87, del expediente del Reglamento de Marca comunitaria.
Documento PE DOC A-2 209/88, Recomendación de la Asuntos Jurídicos y de
Derecho de los ciudadanos sobre la posición común del Consejo con miras a la
adopción de la primera directiva del Consejo relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas
Documento 5865/88, del expediente del Reglamento de Marca Comunitaria
Documento 6507/88, del expediente del Reglamento de Marca Comunitaria
Documento 4595/91, del expediente del Reglamento de Marca Comunitaria.
Documento C 280/153, Resolución Legislativa que contiene el dictamen del
Parlamento Europeo sobre las disposiciones presupuestarias del proyecto de
Reglamento sobre la marca comunitaria así como las disposiciones pertinentes.
Decisión del Consejo 92/10/CEE, por la que se aplaza la fecha de puesta en vigor
de las disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva 89/104/CEE relativa
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas.
COM (92) 443 final, Propuesta modificada del Reglamento del Consejo sobre la
marca comunitaria, de 4 de noviembre de 1992.
Decisión 93/350/ EURATOM, del Consejo de 8 de junio de 1993, por la que se
modifica la Decisión 88/591/CECA, CEE, EURATOM, por la que se crea el
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.
Decisión 1999/468/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 por la que se
establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución
atribuidas a la Comisión
Decisión 2007/71/CE de la Comisión de 20 de diciembre de 2006, Diario Oficial L
32 de 6.2.2007.
538
Directivas
Primera Directiva del Consejo 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas
Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre
de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas DIRECTIVA (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión
refundida Decisiones de la Comisión Europea
Decisión 2002/741/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 4 de septiembre de
2002.
Decisión 2002/747/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 9 de septiembre de
2002.
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2002.
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2003.
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2003.
Decisión 2004/669/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 6 de abril de 2004.
Decisión 2005/341/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 11 de abril de 2005.
Decisión 2005/342/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 23 de marzo de
2005.
Decisión 2005/343/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 11 de abril de 2005.
Decisión 2005/344/CE, DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 23 de marzo de
2005.
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2006.
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2006.
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CONSEJO de 16 de diciembre de 2015
Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo , de 26 de febrero del 2009, sobre
la Marca Comunitaria
Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la
marca comunitaria
Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por
el que se establecen las normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94
del Consejo sobre la marca comunitaria.
REGLAMENTO (CE) n° 1041/2005 DE LA COMISIÓN de 29 de junio de 2005
que modifica el Reglamento (CE) n° 2868/95 por el que se establecen normas
de ejecución del Reglamento (CE) n°40/94 del Consejo sobre la marca
comunitaria.
Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión de 13 de diciembre de 1995 por
el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94 del
Consejo sobre la marca comunitaria modificado en virtud de: Reglamento
(CE) n° 782-2004, aplicable a partir del 1 de octubre de 2004, Reglamento
(CE) n° 1041/2005 de la Comisión de 29 de junio del 2005 parcialmente
aplicable a partir del 25 de julio de 2005 y parcialmente aplicable a partir del
10 de marzo de 2008, Reglamento (CE) n° 355-2009 de la Comisión de 31 de
marzo de 2009 aplicable a partir del 1 de mayo de 2009.
540
Reglamento (CE) 1980/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
julio de 2000 relativo a un sistema comunitario revisado de concesión de
etiqueta ecológica.
Reglamento (CE) nº 509/2006 del Consejo de 20 de marzo de 2006 sobre la
protección de especialidades tradicionales garantizadas de los productos
agrícolas y alimenticios
Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo de 20 de marzo de 2006 sobre la
protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen
de los productos agrícolas y alimenticios
Reglamento (CE) n° 1898/2006 de la Comisión de 14 de diciembre de 2006
que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n°
510/2006 del Consejo sobre la protección de indicaciones geográficas y las
denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios
Reglamento (CE) n° 1216/2007 de la Comisión de 18 de octubre de 2007 por
el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n°
509/2006 del Consejo sobre las especialidades tradicionales garantizadas de
los productos agrícolas y alimenticios
Reglamento (CE) n° 355/2009 de la Comisión de 31 de marzo de 2009 que
modifica el Reglamento (CE) n° 2869/95, relativo a las Tasas que se han de
abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Diseños y
Modelos), y el Reglamento (CE) n° 2868/95 por el que se establecen normas
de ejecución del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo sobre la Marca
Comunitaria.
El Reglamento (CE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos
agrícolas y alimenticios.
Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2015.
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Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, 1951
Tratado Constitutivo de la Unión Europea, de 25 de marzo de 1957
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Acuerdo de Integración Regional Andino, conocido como Acuerdo de
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La Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y
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Propuestas de Modificación Normativa Europea y documentos de trabajo
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
aproximación de Legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas (Refundición) COM (2013)n162 final
Propuesta de Reglamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 207/2009 sobre la marca comunitaria COM (2013) 161
final
Documento de trabajo de los servicios de la Comisión Resumen de la
Evaluación de Impacto que acompaña a la Propuesta de Reglamento Europeo
y del Consejo por la que se modifica el Reglamento del Consejo (CE) nº
207/2009, de 26 de febrero del 2009 sobre la marca comunitaria y la
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
aproximación de Legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas (Refundición) SWD (2013) 96 final
Resumen Ejecutivo del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la
Propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo relativa a la
aproximación de legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas (Refundición) y la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 207/2009 sobre la
marca comunitaria (2014/C 32/11)
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobra la Propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (refundición)
C327/42
Resolución Legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de febrero del 2014,
sobre la Propuesta de Directiva del Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros
en materia de marcas ( versión refundida) (COM(2013)0162-C7-0088/2013-
2013/0089(COD) Proceso ordinario, primera lectura
542
Resolución Legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de febrero del 2014,
sobre la Propuesta de Directiva de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 207/2009 sobre la
marca comunitaria (COM(2013)0161-C7-0087/2013-2013/0088(COD) Proceso
ordinario, primera lectura
Legislaciones Nacionales
Código Civil Español, Redactado por la Ley 30/1.981, del 7 de julio (B.O.E. del
20 julio)
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294, de 8 de
diciembre), España
Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
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enero de 1918. Bolivia
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propriedade industrial, Brazil
Ley de Marcas y Competencia Desleal, en vigor el 1 de junio de 2009, Canadá
Ley número 19039, promulgada el 24 de enero de 1991 cuya última
modificación fue realizada en marzo del 2005, Chile
Decreto con fuerza de ley Nº1-19.653 de 11 de enero de 2001 del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia que Fija el Texto Refundido, Coordinado
y Sistematizado de la ley Nº 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado; Chile
Ley Nº 20.254, Orgánica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial; Chile
Ley Nº 19.039, sobre la Propiedad Industrial; del 24 de enero de 1991. Chile
Ley 19.996 de Propiedad Industrial, emitida el 11 de marzo del 2005, Chile
Decreto supremo Nº 236, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo, Reglamento de la ley Nº 19.039; Chile.
Ley de Propiedad Intelectual emitida el 28 de diciembre del 2006, Ecuador
543
Decreto Legislativo número 1075 que aprueba Disposiciones
Complementarias a la Decisión Andina 486, junio del año dos mil ocho, Perú
Ley número N° 7978, Ley de marcas y otros Signos Distintivos del 6 de enero
del años dos mil, Costa Rica
Ley Nº 8632, Modificación de Varios Artículos de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos, Ley Nº 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y
Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Nº 6867, y de la Ley de
Biodiversidad, Nº 7788, 25 de abril del 2008, Costa Rica
Ley número N° 7978, Ley de marcas y otros Signos Distintivos del 6 de enero
del años dos mil, Costa Rica
Decreto Ley 203 de Marcas y otros Signos Distintivos, ciudad de La Habana,
a los 24 días del mes de diciembre de 1999. Cuba
Decreto Legislativo No. 913 Reformas a la Ley de Marcas y otros Signos
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Ley De Propiedad Industrial, generada mediante Decreto No. 12-99-E, 19 de
diciembre de 1999, Honduras
Trade Mark Act de 1999, Aprobada en la Cámara de Representantes el 11 de
mayo de 1999, Jamaica
Ley de la Propiedad Industrial, del 27 de junio de 1991 cuyo texto vigente
obedece a la última reforma del 9 de abril del año 2012 publicada en el DOF
09-04-2012, México
Ley 580 de Reformas y Adiciones a la Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos, 21 de marzo del 2006, Nicaragua
Decreto 83-2001, Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos,
dado en la ciudad de Managua, 4 de septiembre del 2001. Nicaragua.
La Ley No. 35, por la cual se dictan disposiciones sobre Propiedad Industrial,
de 10 de mayo de 1996, Panamá
Reglamento número 7 del Ministerio de Comercio e Industrias del 17 de
febrero de 1998, Panamá
544
La ley de Marcas N° 1.294/1998, Paraguay
Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, Ley 169 aprobado el 16 de
diciembre del año 2009
Ley 17.011, Normas Relativas a las Marcas, 25 de setiembre de 1998,
Uruguay
Ley de Propiedad Industrial número 25.227 , diciembre de 1956, Venezuela Decisiones de la Comunidad Andina
Decisión 85 Propiedad Industrial, junio 1974
Decisión 311, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, noviembre 1991
Decisión 313, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, febrero 1992
Decisión 344, Régimen común sobre Propiedad Industrial, octubre 1993
Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, setiembre 2000 Circulares Administrativas Nacionales • Circular número 9, emitida por el INAPI el 15 de noviembre de 2011, Perú
545
JURISPRUDENCIA Administrativa
OAMI RESOLUCIÓN de la Segunda Sala de Recurso de 13 de octubre de 2009.
En el asunto R 1787/2008-2.
RESOLUCIÓN de la Primera Sala de Recurso, de 22 de noviembre del
2011. En el asunto R 828/2011-1. Judicial TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta), de 26 de
octubre de 2000
Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Segunda Sala) de 8 de
julio de 1999 en el asunto T-163/98 (recurso interpuesto contra la
resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de
Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 31
de julio de 1998 (asunto R-35/1998-1)): The Proctor & Gamble
Company contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior
(marcas, dibujos y modelos) Recursos Web
http://europa.eu
http://oami.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
http://www.wipo.int
546
http://europa.eu/abc/european_countries/index_es.htm, consultado
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http://ompi.ch/treaties/es/Remarks.jsp?cnty_id=233C, consultado
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idelinesExam.es.do, consultado junio 2012
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:237:0001:0012
:ES:PDF, consultado mayo 2012.
547
ANEXOS
548
ANEXO 1
Países de la UE y CUP
País Fundador Fecha de Ingreso
Ampliación Miembro CUP Entrada en vigor
Alemania Fundador 1957 01 de mayo de 1903 Austria 1995 Cuarta 01 de enero de 1909 Bélgica Fundador 1957 07 de julio de 1884 Bulgaria 2007 Sexta 13 de junio de 1921 Chipre 2004 Quinta 17 de enero de 1966 Dinamarca 1973 Primera 01 de octubre de 1894 Eslovaquia 2004 Quinta 01 de enero de 1993 Eslovenia 2004 Quinta 25 de junio de 1991 España 1986 Tercera 07 de julio de 1884 Estonia 2004 Quinta 24 de agosto de 1994 Finlandia 1995 Cuarta 20 de septiembre de 1921 Francia Fundador 1957 07 de julio de 1884 Grecia 1981 Segunda 02 de octubre de 1924 Hungría 2004 Quinta 01 de enero de 1909 Irlanda 1973 Primera 04 de diciembre de 1925 Italia Fundador 1957 07 de julio de 1884 Letonia 2004 Quinta 07 de septiembre de 1993 Lituania 2004 Quinta 22 de mayo de 1994 Luxemburgo Fundador 1957 30 de junio de 1922 Malta 2004 Quinta 20 de octubre de 1967 Países Bajos Fundador 1957 07 de julio de 1884 Polonia 2004 Quinta 10 de noviembre de 1919 Portugal 1986 Tercera 07 de julio de 1884 Reino Unido 1973 Primera 07 de julio de 1884 República Checa 2004 Quinta 01 de enero de 1993 Rumania 2007 Sexta 06 de octubre de 1920 Suecia 1995 Cuarta 01 de julio de 1885 Tratado de Roma, 1957 6 ampliaciones: 1973, 1981, 1986, 1995, 2004, 2007. País en vías de adhesión
Croacia Países candidatos
Antigua República Yugoslava de Macedonia Islandia Montenegro Serbia Turquía
549
Candidatos potenciales
Albania Bosnia y Herzegovina Kosovo según la Resolución nº 1244 del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas Fuentes: http://europa.eu/abc/european_countries/index_es.htm, diciembre 2008. http://ompi.ch/treaties/es/Remarks.jsp?cnty_id=233C, febrero 2009 http://europa.eu/about-eu/countries/index_es.htm
ANEXO 2
2
Marcas Colectivas EUROPEAS de procedencia Española (Información Años 1996-2015)
Año Número Nombre de la Marca
Servicios y/o Productos
Clasificación NIZA Titular Personería
Jurídica País
1 1996 226118 Rioja Consejo Regulador Productos Varios 33
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada " RIOJA " PJ España
2 1997 614321 Group Gold Car Ren Alquiler de Vehículos 39
Group Gold Car Rental, A.I.E. PJ España
3 1997 697813 Alfajor de Medina Sidonia 30
Agrupación de Productores del Alfajar de Medina-Sidonia PJ España
4 1999 1209568 Producte Balear 9, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 42
Institut D'Innovació Empresarial de les Illes Balears PJ España
5 1999 1236397 Consejo Regulador 29, 31, 32
Consejo Regulador Indicción Geográfica Protegida Cítricos Valencianos PJ España
6 2000 1536150 Horchata de Chufa 31, 32, 39, 42
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Chufa de Valencia PJ España
7 2000 1723345 Manzanilla 33
Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen "Jerez-Xérés-Sherry", "Manzanilla -Sanlúcar de Barrameda" y "Vinagre de Jerez"
PJ España
3
8 2001 2067015 Turrón de Jijona Turrón de Jijona 29, 30, 31
Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas Jijona y Turrón de Alicante PJ España
9 2001 2067031 Turrón de Alicante Turrón de Alicante 29, 30, 31
Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas Jijona y Turrón de Alicante PJ España
10 2001 2214864 ecr European Castle Roa 39, 41, 42 Asociación Interior Hoya de Buñol (A.I.H.B.) PJ España
11 2001 2230787 vedella de les illes 16, 29, 31, 35, 38, 40, 42
Institut D'Innovació Empresarial de les Illes Balears PJ España
12 2002 2560373 Bonanit 24, 35, 39 Artextil Consorcio de Exportación, A.I.E. PJ España
13 2002 2841369 VALLE DEL EBRO 29, 30, 31, 32, 33, 35 Confederación Regional de Empresarios de Aragón PJ España
14 2002 2897577 CERAMICA DE MANISES 19, 21, 40 Asociación Valenciana de Cerámica Avec-Gremio PJ España
15 2002 2965937 Plátano de Canarias 5, 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 43, 44
Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN) PJ España
16 2003 3365392 JAMONES ALPUJARRA 29,39 Asociación de Industriales del Jamón de Trevelez PJ España
17 2003 3508091 VALENCIA DENOMINACIÖN 33
Consejo Regulador de Vinos Denominación Origen Valencia PJ España
4
18 2003 3553195 GS GUARANTEE SECU
Asoc. De Prod.Hortifrutícolas 31
Asociación de Cosecheros-Exportadores de Productos Hortofurtícolas trading as COEXPHAL
PJ España
19 2003 3575867 CONSEJO REGULADOR 33, 35, 39 Consejo Regulador del CAVA PJ España
20 2004 3679701 TOMATE LA CAÑADA Tomate La Cañada del Nijar 31
Asociación del Tomate La Cañada-Nijar
PJ España
21 2007 6952014 Txacoli (vino blanco de uvas verdes)
Venta, publicidad, Txacoli 33, 35, 41, 42 CR Txcoli de ALaVA PJ España
22 2008 6971733 go! Little Japs Juegos y juguetes 28 Edoardo Bella/Martorelli PF España
23 2008 6971865 SOWO ces Certification Solidaria
Seguros y Serv. Jurídicos 36, 42, 45 Solidarity World Asoc. PJ España
24 2008 7256191 Global Bio 29-31 Cargoindalo S.L. PJ España
25 2008 7348287 Biotomate la Cañada-Nijar 31 Asociación del Tomate La Cañada-Nijar PJ España
26 2008 7378219 JLE 29-35-39 José Luis escudero Franco PF España
27 2008 7454994 Queso Castellano 29
Federación Castellano Leonesa de Industrial lácteas PJ España
28 2008 7475304 ITKSound 9 Mariel Abut Díaz PF España 29 2009 7575731 Mueble de España 11-20-35 Rebeca Fas Pomer PF España
30 2009 8113219 Dehesa Gago 33-35-39 Compañía de vinos Telmo Rodríguez, S.L. PJ España
31 2009 8244956 MUEBLE DE ESPAÑA 11, 20, 35 ANIEME PJ España
32 2009 8251068 PISTACHO MANCHEGO
29, 31 , ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PISTACHO DE CASTILLA LA MANCHA PJ España
5
33 2009 8267197 Denominació d'Origen RIBERA DEL XÚQUER KAKI 31
CONSELL REGULADOR DE LA DENOMINACIÓ D'ORIGEN KAKI RIBERA DEL XÚQUER PJ España
34 2009 8277171 Monegros; cycles; 73 8, 12, 14, 18, 25 Enrique Tufet Opi PF España
35 2009 8663494 ACEITE VALLE DE ALCUDIA
29, 35, 42 Asociación Para La Promoción Del Aceite Valle De Alcudia Y Sierra Madrona PJ España
36 2009 8663619 ACEITES CAMPOS DE HELLIN
29, 35, 42 Asociación De Productores De Aceite De Oliva Del Campo De Hellin PJ España
37 2009 8718587 PATATA TEMPRANA DE ANDALUCÍA
31, 35, 42 ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS EXPORTADORAS DE ANDALUCÍA Y EXTREMADURA (ASOCIAFRUIT) PJ España
38 2009 8734386 ELABORADO EN CANARIAS
1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 43, 44
Asociación Industrial De Canarias (Asinca)
PJ España39
39 2010 009395302
Garantía de Igualdad 35/41/42/45 Fundación Europea para la Igualdad PJ Es
40 2010 009391582
i Vidrio 19 REVIP-Regional Valenciana de Empre… PJ España
41 2010 009255662 Miel de cuenca 29/30/35 Asoc. Provincial de Apicultura PJ España
42 2010 009195901
Creadores España 35/40/42 Asoc. De creadores de Moda de España PJ España
6
43 2010 009141706
Peix de la Barceloneta 29/31/35/39/43 Cofraria de pescadores de Barcelona PJ España
44 2010 009027731
L&P Andalisian Fresh Produce 29/30/31 Organización Interprofesional de frutas PJ España
45 2010 009008715
Campo de Calatrava 32/33/35 Asociación para la promoción del vino del PJ España
46 2010 009008591
Aceite Campo de Calatrava 29/35/42 Asociación para la promoción del aceite del PJ España
47 2010 008955254 CIT Catalonia Innovation
Triangle 9/16/35/36/38/41/42 Consorci per la promoción del peix B30 PJ España48
48 2010 008855728
Europsy 16/35/41 European Foundation of Psychology S.L PJ Esp
49 2010 008840118
Con-Q 16/28/35 Asociación de vendedores Profesionales. PJ España
50 2011 009629941
Aceite Campo de Montiel (DO) 29/35/42 Asociación para la promoción del …. PJ España
51 2011 009062829 Enterbio 29/30/31/32/33/35 Enterbio Network Marketing S.L. PJ España
52 2011 008992901
Aceites de Jaén (MdeC) 29/35/42
Asoc. Empresarial Agronómica p/mejora de Calidad PJ España
53 2011 10132421
OFFICIALPSY WORLD QUALITY BRAND Marca de Calidad 16, 25, 41
Fundación Europea de Psicología PJ España
54 2011
10243475 AENTOC ortomolecular Nutricionista 5, 38, 41, 44
ANTOC Asociación Española de Nutricionistas Y terapeutas Ortomoleculares cualificados PJ España
55 2011 10272367 uke 25 Terrazo Rofastes, Nancy PF España
56 2011 10284693 SER Método B Método BI, Integral de Bienestar, Método 16, 35, 41
Sociedad Europea de Psicología PJ España
7
Bienestar Integral
57 2012 10967974 Hecho por Vascos 35, 36, 38 Fundacion VAscos PJ España
58 2012 10980597 SPK 35, 36, 38 Deutscher Federación de Cajas de Ahorro PJ España
59 2012 10991602
A Spanish Almendra Junta 31, 35, 39
Agrupación de Exportadores de Almendra y Avellana de España PJ España
60 2012 11042926 Alcachofa Vega Baja del Segura 31, 35 Asociación Alcachofa Vega Baja del Segura PJ España
61 2013 11504859 Lloret del Mar 39, 41, 43 Ajuntament de Lloret de Mar PJ España
62 2013 11675113 Official Vet 16, 35, 41 Asociación Europea de Veterinaria PJ España
63 2013 11717683 Degusta Jaén Calidad 29, 30, 31, 32, 33 Diputación Provincial de Jaén PJ España
64 2013 12112025 Cordero Valle de Alcudia 29, 31, 35 Asociación Promotora de Carnes Valle de Alcudia PJ España
65 2013 12112124 Ternera Valle de Alcudia 29, 34, 35 Asociación Promotora de Carnes Valle de Alcudia PJ España
67 2013 12200754 Morcilla de Burgos 29, 35 Asociación de Fabricantes de Morcilla de Burgos PJ España
68 2013 12211686 Consuma Naturalidad 29, 31, 43 Fundación Félix Rodríguez de la Fuente PJ España
69 2013 12451068
Andalucía Calidad Artesanal 5, 9, 10, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 42, 43, 45
Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía PJ España
70 2014 12431111 Siquer Quextra 29, 31 (sello de garantía) Asociación Quextra Internacional PJ España
8
71 2014 12442273
Papaya de Canarias 29, 30, 31
Asociación de Productores de Papaya de Canarias Aspayacan PJ España
72 2014 12688751 Colour >Pharma Clinance 3, 5, 35 Laboratorios Phergal, S.A. PJ España
73 2014
12958351
Chocolates de Alicante 29, 30, 35
Asociación de Fabricantes de Turrón y Derivados y Chocolate Comunidad Valenciana PJ España
74 2014 13030267 Los Pedroches 29, 35, 39 (DO) Consejo Regulador de la DOP Los Pedroches PJ España
75 2014 13411251 Agro-raia 29, 30, 31, 21, 33 Excma. Diputación Provincial de Salamanca PJ España
76 2015 13822853
Crianza de nuestros mares 29, 31
APROMAR Asociación empresarial de productores de Cultivos Marinos PJ España
9
ANEXO 3
Anexo 3 Marcas Comunitarias Colectivas cuyo Titular es Persona Física
Año Número Nombre de la Marca Clasificación Producto/servicio Titular País 2003 3215068 (arroba)Pussycat London 25 Artículos de vestir Hakki Tatar Reino Unido
2008
6635932 Music Media Enterprices Europa Ltda. 35, 38 Servicios, Negocios Henk (HAM) Meer Von Países Bajos
6715445 Venco Clear 3 Blanqueadores Magnar Venoy U.S.A 6726525 Vinelic Patric Masson 33, 38, 43 Bebidas, telec., alimentación Marc Folare Francia 9726913 Winelic 33, 38, 43 Bebidas, telec., alimentación Marc Folare Francia
6736243 Lebenswer 924 35, 41, 44, 45 Publicidad, Educación, Servicios Médicos y Jurídicos Bede Oberschs Alemania
6814073 Original BibeZratt nocluirliche 6 Metales Hugo Weber Alemania 6825772 Creon 25, 35 Ropa Piatro Kalinowski Polonia 6892426 Wavenoise 38, 42 Telecomunicaciones Luca Sanna Italia 6940118 Cristalyte 12 Vehículos Yung Keny Lan China 6971733 go! Little Japs 28 Juegos y juguetes Edoardo Bella Martorel España 6994446 ifume 3 Blanqueadores Uwe Manasse Alemania 7028467 Re:vive 3 Blanqueadores Bernard Gallagler Reino Unido 7036429 Yogini (Florine Dimonye) 35, 41 Publicidad y educación Miriam Wessels Alemania
7111636 President of the world 16, 28, 35, 41 Papel, deportes, negocios, educación Phillippe Darwiche Reino Unido
7170723 no denominativa 24, 25 Tejido, vestido y calzado Hugh Castwell Dinning Austria 7208523 Whenhl 4 Aceites Hk Wen China 7345242 Eregenerator 3 Blanqueadores Fabian Ruchti Suiza 7376932 Human Train 41 Educación Antonio Sepúlveda Argentina
7378219 JLE 29, 35, 39 Carnes, conservas, negocios, embalaje José Luis Escudero Franco España
10
7464399 e-glue 16, 20, 24, 25,
42 Papel, muebles, ropa, servicios profesionales Marielle Baldelli Francia
7475304 ITKSound 9 Aparatos técnicos Mariel Abut Díaz España
7487937 Smart air SA 35, 36, 41 Publicidad, negocios financieros, Educación Stephanie Lederman Suiza
2009
7502222 ZOYMON 3 Blanqueadores Dusan Ninkov U.S.A 75022248 Zoypharm (2009) 5 Aceites Dusan Ninkov U.S.A
7505126 Euroved Ayurveda made in Europe 3, 5, 41 Blanqueadores, aceites, educación Harsha Gramminger Alemania
7505613 Nerd Force 35, 37, 42 Publicidad, construcción, servicios Ilir Sela U.S.A
7575731 Mueble de España 11, 20, 35 Artículos médicos, muebles, Publicidad Rebeca Fas Pomer España
7606502 YY Collection 14, 18, 25 Joyas, cuero, Vestidos Ziad Benladjerab Francia
8132185 Székelyföldi termék
18, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 42, 43 Productos y servicios Magdolga Cecilia Eröss Rumania
8151292 SAFE to Kids/ safe tu nature 40, 41, 42, 43,
44, 45 Productos y servicios Mike Christian Pollman-Denz Alemania
8165813 Camp Alpha 35, 41, 44 Publicidad, educación, servicios médicos Michael Schon Alemania
8170243 Regio Yacht Club Italiano 1879 (RYCI) 12, 14, 22, 25
Vehículos, Joyas, textiles, Vestidos Benedetto Cucinelli Italia
8173321 Joy Food 29, 30, 32, 43 Carnes, café, cerveza, restauración Canila Palazzi Italia
8176372 SmokeStik 5 Aceites Bill Marangos Canadá 8240228 TWICKENHAM 14, 18, 25 Joyas, cuero, vestidos Frederic Bonnin Francia
8277171 Monegros; cycles; 73 8, 12, 14, 18,
25 Herramientas, vehículos, joyas, cuero, vestidos Enrique Tufet Opi España
8299621 SOSRO 30, 32 Productos vegetales, cerveza Soekiato sosrodjojo Indonesia 8414799 Vormix 7, 21, 41 Máquinas, menaje, educación Robert Wood U.S.A
8426801 What you unknown, what you learn 35, 41, 45 Publicidad, educación, servicios jurídicos Eduardo Liberos España
8650491 HOMEWORS 38, 41 Telecomunicaciones, servicios jurídicos Marc Spiteri Malta
11
8687411 Kingfire 11 Artículos médicos Hezhen Zhang China
2010
9580424 Political Intelligence 35, 45 Publicidad, Servicios Jurídicos Nicolas Lasman Reino Unido
9459397 Bodilicious 3, 18, 25 Blanqueadores, cuero, vestido Issac Ukmu U.S.A
9393505 i Popolavi della libertá 35, 41, 45 Publicidad, educación, servicios jurídicos Pedá Giuseppe Italia
9018151 ARA Sprachen für Weltkürger 41 Educación Birgitt Hillemann Alemania 8938169 Scruzol Seruzol 8 Herramientas Reint Brink Países Bajos 9292863 Polivaz vases and planters 20 Servicios Eddy Allan Balma Indonesia 9580424 Political Intelligence 35, 45 Publicidad Nicholas Lansman Reino Unido
2011
10207355 Isotop 9 Aparatos Alain Povillon-Guibert Francia
9822354 Capital 36, 41, 42 Seguros , Educación, Servicios de investigación Frank Roessia Francia
10289767 PPH plus 5, 35, 42, 44 Prod. Farmacéuticos Johanna Schenk Alemania 10272367 uke 25 Publicidad Terraso Rofastes, Nancy España
2012
10548352 Centemori 3, 9, 14, 16, 18,
24, 25, 26 Prod. químicos Alberto Donai Renzi Mónaco 10756344 AIO 21 Utensilios domésticos Pierre Philippe Marconi Francia 10890242 Streamland 9, 16, 41 Papel y Cartón Ioana Crupenschi Rumania 10908275 Simweld 9, 35, 42 Publicidad Oleg Mokrov Alemania 11282043 AArow 35 Publicidad Charles Durovic USA 11425394 Tante Mitzi Caffe-Milhojas-Baret to 30 Café Carlo Artischer Italia
2013
11578606 Attenu-84 17 Caucho Dupont-Philip Reino Unido
11700457 Monte-Carlo Polo Club 16, 14, 25, 35,
38, 41 Publicidad Mitrano, Francesco Italia 11777604 La idea detrás de efectivo 36, 39 Servicios de Seguros Ward, Jonathan Reino Unido
11826971 Wemwdies 9, 10, 11, 20,
37, 44 Aparatos Marco, Alba Grefe Francia 11956596 Zippy Guía 35, 38, 41, 42 Servicios científicos Nicolas Pasquet Francia 12092748 Freind of the hearth 30, 31, 33 Café, Cervezas Paolo Bray Italia
12
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