i fondamenti giuridici del licensing -...
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D E F I N I Z I O N E D I L I C E N Z A
all’altra parte (detta “licenziataria” o “licensee”) di fare un determinato uso del bene oggetto del suo diritto di esclusiva.
con il quale una parte (detta “concedente” o “licensor”), essendo titolare di una privativa (su un marchio, un’invenzione, un’opera protetta dal diritto d’autore, ecc.), consente
La licenza è il contratto
- generalmente dietro corrispettivo e comunque per un periodo limitato di tempo -
L ’ E T E R O G E N E I T À D E I P O S S I B I L I O G G E T T I D I L I C E N Z A
Software Diritto d’Autore
Know How
Brevetti
Disegni e Modelli
Segni Distintivi
Fatto costitutivo Tutela Durata
BREVETTO Brevettazione Contro la produzione, il
commercio, l’uso del trovato brevettato
20 anni da deposito domanda non rinnovabili
per i modelli di utilità 10 anni
da deposito domanda non rinnovabili
MARCHIO Uso/registrazione Contro la confondibilità + tutela
allargata e merchandising 10 anni da deposito domanda rinnovabili per periodi di 10
DISEGNI E MODELLI Divulgazione/registrazione
Contro la copia/contro modelli che danno la medesima
impressione generale a un utilizzatore informato
3 anni da divulgazione/5 anni rinnovabili sino a un max di
25 anni
KNOW HOW Elaborazione/acquisizione Contro la divulgazione o la
fraudolenta sottrazione Finché il know how rimane
riservato
DIRITTO D’AUTORE Creazione (+estrinsecazione o
fissazione su supporto materiale)
La protezione accordata dal diritto d’autore copre la forma, le espressioni e non le idee in
quanto tali Contro l’indebito sfruttamento
economico dell’opera e atti lesivi della reputazione e
dell’onore dell’autore
Diritti patrimoniali: 70 anni dalla morte dell’autore
diritti morali: senza limite
SOFTWARE Creazione/brevettazione v. diritto d’autore/brevetto v. diritto d’autore/brevetto
ALL ’ETEROGENEITÀ DEI POSSIB IL I OGGETTI DEL CONTRATTO DI L ICENZA CORRISPONDONO:
1. Una grande varietà di interessi, schemi e rapporti contrattuali;
3. Una notevole eterogeneità e frammentarietà delle fonti rilevanti (Codice delle Proprietà Industriale, Legge sul Diritto d’Autore, Codice Civile, Codice del Consumo, Reg. Comunitari…);
L ’ANALOGIA CON LA LOCAZ IONE E LA NATURA IMMATERIALE DE I D IR ITT I OGGETTO D I L ICENZA
Principali corollari dell’immaterialità: 1) Salvo che nelle licenze di know how (e nel franchising) gli
obblighi del concedente hanno essenzialmente contenuto negativo;
3) L’oggetto della licenza è suscettibile di godimento plurimo
contemporaneo (possibilità di licenze non esclusive o esclusive relative);
5) Il diritto è generalmente frazionabile.
Geografico Tipo di diritto Tipo di prodotto
Canale di vendita
S P A Z I O E C O N O M I C O E U R O P E O
Paesi dell’AELS (Associazione Europea di
Libero Scambio) partecipanti al SEE.
I L P R I N C I P I O D E L L ’ E S A U R I M E N T O
Il principio è fissato all’art. 5, n.1, del Codice della proprietà Industriale, secondo cui:
“le facoltà esclusive attribuite…al titolare…si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà
industriale sono stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno
Stato membro della Comunità Europea o dello Spazio Economico Europeo”
Di questo principio sono espressione anche diverse norme della legge sul diritto d’autore (cfr. art. 17,18bis, 78ter, 79, ecc.).
(…SEGUE ) I L P R I N C I P I O D E L L ’ E S A U R I M E N T O
I riflessi del principio dell’esaurimento:
a) sulla posizione del concedente
b) sulla posizione del licenziatario
Importazioni parallele
Rischio di saturazione
Scarsa difendibilità dell’esclusiva territoriale
(…SEGUE ) I L P R I N C I P I O D E L L ’ E S A U R I M E N T O
Sono esclusi dall’esaurimento:
a) quanto ai marchi, i prodotti per i quali il titolare abbia un m o t i v o l e g i t t i m o a o p p o r s i a l l a l o r o u l t e r i o r e commercializzazione e, in particolare, i prodotti modificati o alterati dopo la loro immissione in commercio;
b) quanto al diritto d’autore, gli esemplari dati a noleggio o a prestito, le copie omaggio o gli esemplari ottenuti da downloading.
PROFIL I R ILEVANTI DELLA D ISCIPL INA GENERALE DEL CONTRATTO
• Fase anteriore alla stipulazione:
- Obbligo di buona fede nelle trattative;
- Puntuazione, lettera d’intenti, opzione etc…
(…SEGUE ) PROFIL I R ILEVANTI DELLA D ISCIPL INA GENERALE DEL CONTRATTO
• Conclusione del contratto:
- Forma;
- Trascrizione;
- Condizioni generali del contratto.
(…SEGUE ) PROFIL I R ILEVANTI DELLA D ISCIPL INA GENERALE DEL CONTRATTO
• Fine e crisi del contratto:
- Scadenza, condizione risolutiva e sospensiva, clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e azione di risoluzione.
LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI L ICENZA
PREAMBOLO
OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO
VARIE
DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO, AL RAPPORTO E ALLA SUA CRISI
CLAUSOLE
FINALI
(…SEGUE) LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI L ICENZA
• PREAMBOLO
- Parti; - Filosofia dell’accordo; - Definizioni.
• OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
- essenzialmente negativi (salvo che nelle licenze di know how);
- L’esclusività.
- Il tema cruciale della definizione dell’oggetto della licenza;
(…SEGUE) LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI L ICENZA
− Corrispettivo
Fisso (flat fee)
Subito
A scadenze periodiche
Variabile (running royalties)
con minimo garantito
senza minimo garantito
anticipato
non anticipato
Per unità oppure in percentuale sul prezzo, sui margini ...
crescenti, decrescenti
OBBLIGHI DEL
LICENZIATARIO
- Flussi informativi e controlli contabili
(…SEGUE) LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI L ICENZA
• VARIE
- Sub-licenze; - Estensione della licenza; - Divieto di cessione; - Cambi di controllo del licenziatario; - Garanzie offerte dal titolare; - Tutela del diritto; - Clausola del licenziatario più favorito.
- Controlli di qualità; - Modalità d’uso del segno; - Comunicazione al pubblico (pubblicità, internet…); - Canali di distribuzione; - Manleva per responsabilità danno prodotto.
(…SEGUE) LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI L ICENZA
- Sviluppi tecnologici; - Garanzie di performance; - Patti di riservatezza.
- Esclusioni/limitazioni; - Supporti/canali di distribuzione; - Menzione autori.
(…SEGUE) LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI L ICENZA
- Scadenza e rinnovo; - Recesso convenzionale; - Condizione risolutiva; - Clausola risolutiva espressa; - Effetti della scadenza e della risoluzione (il problema delle scorte).
- Legge sostantiva del contratto; - Modificazioni; - Comunicazioni; - Giurisdizione; - Foro competente/clausola arbitrale.
• CLAUSOLE FINALI
• DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO, AL RAPPORTO E ALLA SUA EVENTUALE CRISI
Grazie per l’attenzione! Avv. Gianfranco Crespi
Via Passione 2/a 20122 Milano Tel. 02/36.50.50.15 Fax 02/92.87.97.71 [email protected]