galbaian - entresijos de la nueva ley de patentes

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Innobasque, 26 de febrero de 2016 Ismael Igartua Agente de la Propiedad Industrial Agente de Patentes Europeas Director de GALBAIAN Ignasi Marqués Abogado Especialista en litigios de patentes Director de PI en BAKER & McKENZIE

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Innobasque, 26 de febrero de 2016

Ismael Igartua Agente de la Propiedad Industrial

Agente de Patentes Europeas Director de GALBAIAN

Ignasi Marqués Abogado

Especialista en litigios de patentes Director de PI en BAKER & McKENZIE

2

Programa

09:30 Recepción y bienvenida 09:40 Introducción 10:00 Derecho a la patente e invenciones laborales 10:20 El procedimiento de concesión de patentes:

Petición del IET junto con la solicitud Examen sustantivo obligatorio Oposición post-concesión

11:00 Pausa café 11:20 El procedimiento judicial de defensa de la patente 11:50 Arbitraje y mediación 12:00 El modelo de utilidad 12:20 Coloquio

DIVULGACIÓN

ESTADO INVENTOR

SOLICITUD DE PATENTE

PATENTE

La patente: definición UN CONTRATO

MONOPOLIO TEMPORAL

INVENCIÓN

Introducción

Ismael Igartua - GALBAIAN 3

La patente: procedimiento de concesión y requisitos de patentabilidad

Estado de la técnica

Año prioridad

Protección provisional

Protección definitiva

Presentación Solicitud

Publicación Solicitud

12 meses

18 meses

Concesión patente

Introducción

Requisitos de patentabilidad:

Novedad

Actividad inventiva

Aplicación industrial

Ismael Igartua - GALBAIAN 4

Ley de Patentes (LP)

Es necesaria una Ley de Patentes que regule aspectos

tales como:

El derecho a la patente

El procedimiento de concesión de patentes

La defensa de los derechos del titular de la patente

Hay legislaciones que incluyen una segunda modalidad

de protección de invenciones: el modelo de utilidad

Ismael Igartua - GALBAIAN 5

Introducción

La legislación de patentes en España

La LP actual es la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de

Patentes, que entró en vigor en el contexto del ingreso

de España en la CEE

Inicialmente sin examen sustantivo, se establece el

examen opcional mediante el Real Decreto-ley 8/1998,

de 31 de julio

Existía la necesidad de introducir reformas de calado

Ismael Igartua - GALBAIAN 6

Introducción

La nueva LP

La nueva LP es la Ley 24/2015, de 24 de julio, de

Patentes, entrará en vigor el 1 de abril de 2017

Según la OEPM: “Esta nueva Ley equipara la normativa española sobre Patentes al ámbito

internacional y fortalece el sistema de Patentes nacional, estableciendo un

marco legal que prima la actividad verdaderamente inventiva y novedosa,

implantando un único procedimiento de concesión que beneficiará a la seguridad

jurídica de los solicitantes y mejorará la imagen de la Patente española.”

Ismael Igartua - GALBAIAN 7

Introducción

Principales cambios en la nueva LP (1/2)

Se establece el examen sustantivo obligatorio

Se simplifican los requisitos formales para adecuarse al

PLT

Se incorporan cambios inspirados en el sistema de

patente europea (patentabilidad, pago del IET desde el

principio, oposición post-concesión etc.)

Para el modelo de utilidad cambian el requisito de

novedad, el tipo de invenciones protegibles y los

requisitos para ejercitar acciones

Se aclara el régimen de las invenciones laborales

Ismael Igartua - GALBAIAN 8

Introducción

Principales cambios en la nueva LP (2/2)

El titular podrá limitar el alcance de su patente una vez

concedida tanto en vía administrativa como en vía judicial

La OEPM será un organismo de arbitraje y mediación para

conflictos relacionados con la propiedad industrial

Se reduce en un 50% la tasa de solicitud, búsqueda y

examen para determinados emprendedores (Art. 186 nLP)

Se establece una bonificación del 50% en el importe de las

tasas para las universidades públicas, y del 100% si se

acredita una explotación económica real y efectiva (DA

décima nLP)

Ismael Igartua - GALBAIAN 9

Introducción

Apuntes sobre la nueva Ley de

Patentes

– Invenciones laborales

Ignasi Marqués

Baker & McKenzie Barcelona

E[curopeahange ntitlInte ielnlecViewtua/Heal Propdeertyr anPdrFootacticer]e Grou2p Meeting, September 2009

Invenciones laborales

¿A quién pertenecen las invenciones?

– Al empresario (art. 15):

1.Las invenciones realizadas por el empleado (…) durante la vigencia de

su contrato (….) que sean fruto de una actividad de investigación

explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato

pertenecen al empresario.

2.El autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración

suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la

invención y la importancia de la misma para el empresario exceden de

manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o

relación de empleo.

– Al trabajador (art. 16):

Las invenciones en cuya realización no concurran las circunstancias

previstas en el artículo 15.1 pertenecen al autor de las mismas.

European Intellectual Property Practice Group Meeting, September 2009

– 1. (…) cuando el empleado realizase una invención (i) relacionada con su

actividad profesional en la empresa y (ii) en su obtención hubiesen influido

predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la

utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá

derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un

derecho de utilización de la misma.

– 2. Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se

reserve un derecho de utilización de la misma, el empleado tendrá

derecho a una compensación económica justa fijada en atención a la

importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el

valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las

aportaciones propias del empleado. Dicha compensación económica

podrá consistir en una participación en los beneficios que obtenga la

empresa de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dicha invención.

¿A quién pertenecen las invenciones (art. 17 LP)? Invenciones mixtas

Art. 18: Deber de información y ejercicio de los derechos Ley 11/1986 Ley 24/2015

18.1

Comunicación de

la invención

3 meses El plazo se reduce a 1 mes.

18.2

Decisión

No se regulaba. El empresario tiene 3 meses para decidir, de lo

contrario caduca su derecho.

Si comunica y no solicita la patente, el

trabajador puede presentar solicitud en

nombre y por cuenta del empresario.

18.3

Know.how

No se regulaba. Las mejoras técnicas no patentables

obtenidas por el empleado en el desarrollo

de su empleo, o que ofrezcan al empleador

una posición ventajosa similar a la obtenida

por un derecho de propiedad industrial,

darán derecho al empleado a reclamar un

compensación conforme art.17.

18.4

Colaboración

mutua

Colaboración mutua. Igual ex. 18,2

Art.19: ¿Y tras la terminación contractual?

Carga de la prueba y renuncia de derechos

Ley 11/1986 Ley 24/2015

Son del empresario: las

invenciones cuya solicitud de

patente se presente dentro del

año siguiente a la extinción de

la relación de trabajo o de

servicios podrán ser

reclamadas por el empresario.

Pueden ser del empresario:

las invenciones se presumen

realizadas durante la vigencia

de la relación de trabajo salvo

prueba en contrario.

Se mantiene la nulidad de toda renuncia anticipada

del empleado.

Art. 21: Invenciones públicas.

• La invención pertenece a las

Universidades o Entes públicos

sin importar la relación jurídica con

los investigadores.

• El investigador comunicará la

invención en el plazo de 3 meses,

de lo contrario pierde sus

derechos sobre la misma.

• En el plazo de 3 meses,

entidad debe

voluntad de

comunicar

asumir

invención. No podrá publicarse el

resultado de una investigación

antes del plazo o hasta que se

presente la patente. Si no actúa, el

inventor podrá presentar la

solicitud de la patente.

• El investigador tiene derecho a

participar en los beneficios por

la explotación o la cesión de

sus derechos sobre dichas

invenciones.

• Los contratos especificarán a

quién corresponde la titularidad

de la invención, el derecho de

la uso, la explotación comercial y

su el reparto de beneficios.

la

la cuantía de

• La Universidad determinará la

la modalidad y

participación

investigador

del personal

en los beneficios

de la explotación (no tendrá en

ningún caso natu)raleza retributiva

o salarial.

Brunch & Learn: Descubre los entresijos de la nueva Ley de Patentes Innobasque, 26 de febrero de 2016

Ismael Igartua Agente de la Propiedad Industrial

Agente de Patentes Europeas Director de GALBAIAN

El procedimiento de concesión de patentes

Introducción

Petición del IET junto con la solicitud

Examen sustantivo obligatorio

Oposición post-concesión

Ismael Igartua - GALBAIAN 2

El procedimiento de concesión de patentes

Introducción

Petición del IET junto con la solicitud

Examen sustantivo obligatorio

Oposición post-concesión

Ismael Igartua - GALBAIAN 3

Principales hitos en el procedimiento de concesión de patentes

Hitos comunes en muchos sistemas de patentes una vez

presentada la solicitud:

Elaboración del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)

Examen sustantivo, que incluye el examen de novedad y

actividad inventiva

Concesión/denegación de la patente

Oposición por parte de terceros

Ismael Igartua - GALBAIAN 4

Introducción

Estado de la técnica

Año prioridad

Protección provisional

Protección definitiva

Presentación Solicitud EP

Publicación Solicitud EP

12 meses

Validación en DE

9 meses

18 meses Validación en ES

Validación en FR

Introducción

Procedimiento de concesión de la patente europea

Petición examen y respuesta a EESR

6 meses

Recepción EESR*

Ismael Igartua - GALBAIAN 5

Examen

Concesión EP

Oposición post-concesión

* EESR: “Extended European Search Report” - equivalente a IET más opinión escrita

Introducción

Principales cambios en el procedimiento de concesión

Ismael Igartua - GALBAIAN 6

LP ACTUAL NUEVA LP

Petición del IET a los 15 meses desde la fecha de solicitud (o prioridad)

Petición del IET en el momento de la solicitud

Examen sustantivo opcional Examen sustantivo obligatorio

Si examen, oposición pre- concesión

Oposición post-concesión

Ismael Igartua - GALBAIAN 7

Procedimiento de concesión: comparativa Presentación Solicitud ES

12 meses

Presentación Solicitud ES (+ Pago IET)

Pago IET

Introducción

Publicación Solicitud ES

Concesión patente ES

Recepción IET

Publicación Solicitud ES

Obs. 3os

Concesión patente ES

Obs. Sol.

18 meses

* Examen opcional con oposición pre-concesión

LP ACTUAL

NUEVA LP Oposición Post-concesión

Petición examen

3 m 6 m Examen

El procedimiento de concesión de patentes

Introducción

Petición del IET junto con la solicitud

Examen sustantivo obligatorio

Oposición post-concesión

Ismael Igartua - GALBAIAN 8

Ventajas y desventajas

Ventaja:

Permite obtener el IET dentro del año de prioridad, lo

cual ayuda en la toma de decisión en relación con las

posibles extensiones a otros países/regiones

Desventaja:

El coste inicial de la solicitud se incrementa, ya que hay

que abonar también la tasa del IET

Petición del IET junto con la solicitud

Ismael Igartua - GALBAIAN 9

El procedimiento de concesión de patentes

Introducción

Petición del IET junto con la solicitud

Examen sustantivo obligatorio

Oposición post-concesión

Ismael Igartua - GALBAIAN 10

Las patentes con la LP actual

Conviven dos tipos de patentes:

Las que siguen el procedimiento general de concesión sin

examen

Las concedidas con examen previo

Examen sustantivo obligatorio

Ismael Igartua - GALBAIAN 11

Ventajas y desventajas

Ventajas:

Mayor seguridad jurídica

Patentes más robustas

Desventajas:

Menor maniobrabilidad para el solicitante

Mayor coste que con el procedimiento general sin examen

Ismael Igartua - GALBAIAN 12

Examen sustantivo obligatorio

El procedimiento de concesión de patentes

Introducción

Petición del IET junto con la solicitud

Examen sustantivo obligatorio

Oposición post-concesión

Ismael Igartua - GALBAIAN 13

Oposiciones de terceros

Terceros pueden intervenir en el procedimiento de

concesión de dos maneras:

Presentando una oposición: se inicia un procedimiento en

el que el oponente es parte activa

Presentando observaciones de terceros: el tercero

únicamente informa, pero no participa en el proceso

Al igual que la mayoría de las legislaciones, la nueva LP

establece un sistema de oposición post-concesión

Ismael Igartua - GALBAIAN 14

Oposición post-concesión

Apuntes sobre la nueva Ley de

Patentes

– El procedimiento judicial en defensa de la patente

– Arbitraje y mediación

Ignasi Marqués

Baker & McKenzie Barcelona

E[curopeahange ntitlInte ielnlecViewtua/Heal Propdeertyr anPdrFootacticer]e Grou2p Meeting, September 2009

Proceso judicial de defensa de la

patente

Acciones civiles por violación del derecho de patente

¿Cuándo hay infracción?

“Cuando la realización cuestionada cae dentro del

alcance de protección de alguna de las

reivindicaciones de la patente, por identidad o por

equivalencia.”

3

El procedimiento civil ordinario.

DEMANDA JUICIO

(diligencias finales)

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

+

(posible) RECONVENCIÓN

AUDIENCIA PREVIA

SENTENCIA

RECURSOS

APELACIÓN (AP)

CASACION/INFRACCIÓN PROCESAL (TS)

4

Diligencias de comprobación de hechos

5 Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016

– Se solicitan por el titular de la patente para recabar

información suficiente para poder ulteriormente plantear

el correspondiente litigio.

– Se prevé expresamente que la parte investigada (el

futuro "demandado") no debe ser notificada previamente

de su práctica, para que no se frustre le resultado de la

misma. (Artículo 124.1)

Medidas cautelares (frente al infractor e intermediarios)

comercial del demandado.

European Intellectual Property Practice Group Meeting, September 2009

Requisitos:

Apariencia de buen derecho (“fumus boni iuris”)

Peligro en la demora (“periculum in mora”)

Caución

a proponer por el titular de la patente y discutir durante la vista.

a prestar en un plazo no inferior a 5 días (y si no, se entiende que se renuncia a las medidas acordadas).

a mantener durante el tiempo preciso para que, en su caso, sea objeto de eventuales reclamaciones judiciales.

si finalmente no cubriera los daños causados, se procederá por la vía de apremio.

Se admiten “fianzas sustitutorias” en caso de que las medidas solicitadas impliquen restricciones para la actividad industrial o

Escritos preventivos en la LP’15

7 Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016

– Instrumento procesal para defenderse frente

posibilidad de medidas cautelares sin

a la

audiencia, de

manera que se puede comparecer preventivamente ante

justificar su el órgano jurisdiccional competente y

posición antes de que el Juzgado decida.

– Caso típico: empresa que ha sido requerida por el titular

de patente y teme ser demandada, y se dicten medidas

cautelares en su contra.

de su – El Tribunal informará al titular de la patente

presentación para que obre en consecuencia.

Legitimación activa: ¿Quién puede demandar?

8 Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016

– Se reconoce legitimación para el ejercicio de acciones:

– a los titulares de los derechos inscritos en el Registro de

Patentes, y

– a quienes acrediten haber solicitado debidamente la

inscripción en dicho registro del acto o negocio del que

el derecho que se pretenda hacer valer,

dicha inscripción llegue a ser concedida.

traiga causa

siempre que

(Artículo 117)

Especificidades procesales de los MUs - Art. 148 LP

– Condición previa para “el ejercicio de acciones encaminadas a dar

efectividad a los derechos de exclusiva” de MU solicitados tras el

vigor de la nLP: previa solicitud u obtención del informe sobre

el estado de la técnica (IET) sobre el MU (148.3 LP).

– Facultad de suspensión: En el supuesto de que se presente la

demanda antes de aportar el IET, el demandado podrá pedir la

suspensión del plazo para contestarla hasta que se aporte el IET.

(148.4 LP)

– MMCC: Solicitado el IET, y aunque éste no se hubiera aportado

todavía, podrá instarse (…) la adopción de medidas cautelares que

no consistan en la paralización o cesación de la actividad industrial oBakcero& mMcKeenrzice BiaarclelodnaeSLlPd20e16mandado (148.5 LP) 9

Nuevo plazo para contestar la demanda

11 Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016

– La norma general es que en el proceso civil, el demandado

dispone de un plazo de 20 días laborables para preparar su

defensa y recopilar todos los documentos relevantes que

sirvan de sustento a la misma.

– Se introduce una excepción sin precedentes en marco

procesal, en virtud de la cual se concederá al demandado

(el "presunto

contestar a la

infractor")

demanda,

un plazo de dos meses para

o en su caso, interponer una

demanda reconvencional (Artículo 119).

Usos experimentales y cláusulas “bolar”

12 Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016

– No se considera infracción de patente:

1. el uso experimental: actos de explotación de la

patente realizados con fines experimentales y

2. los estudios y ensayos necesarios para obtener la

autorización de comercialización de medicamentos

en España o fuera de España y

3. el cumplimiento de los requisitos prácticos, incluida la

preparación, obtención y utilización del principio

activo para estos fines. (Cláusula Bolar)

Pericial “administrativa” en pleitos de nulidad

13 Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016

– En los procedimientos de nulidad de patente en los que

las partes han aportado sus respectivos dictámenes de

expertos, el Juez o Tribunal podrá acordar la emisión

de un informe pericial no vinculante por la Oficina

Española de Patentes y Marcas para que dictamine

por escrito sobre aquellos extremos concretos en los

que los informes periciales aportados por las partes

resulten contradictorios. El autor de dicho dictamen

podrá ser llamado a declarar al juicio. (Artículo 120.7)

Acción de indemnización de daños y perjuicios

14

de sentencia.

Alternativa entre:

Las consecuencias económicas negativas:

los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la

explotación de la invención patentada o alternativamente,

los beneficios del infractor.

Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la

cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la

patente por la concesión de una licencia.

Posibilidad de incluir gastos de investigación, daño moral,

indemnización por desprestigio y multas coercitivas. El

importe definitivo de esta indemnización se fijará en ejecución

Revocación/limitación ante la OEPM (art. 105).

15 Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016

–La patente podrá ser revocada o limitada modificando las

reivindicaciones en cualquier momento de su vida legal. No

se admitirá la revocación/limitación de una patente cuando:

– existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias

inscritos sin que conste el consentimiento de los terceros.

– figuren inscritas la presentación de una demanda judicial

reivindicando la titularidad de la patente o el reconocimiento de otros

derechos patrimoniales, en tanto no conste el consentimiento del

demandante.

–Cuando esté pendiente un procedimiento judicial sobre la

validez de la patente la petición de limitación ante la OEPM

habrá de ser autorizada por el Tribunal.

Limitación en sede judicial (art. 120). – El titular de la patente puede limitar la patente modificando sus

reivindicaciones aportando (i) el nuevo juego o juegos de

reivindicaciones y (ii) su justificación. El titular de la patente

deberá razonar y probar cómo las limitaciones afectan a la acción

de infracción.

– Cuando la patente resulte modificada fuera del proceso (ante la

OEPM), el titular podrá solicitar que la patente así modificada

sirva de base al proceso. En estos casos el Tribunal concederá

trámite de alegaciones a las demás partes del proceso.

– El Tribunal dará traslado de la solicitud de limitación al instante de

la nulidad para que mantenga o modifique sus pretensiones, a la

vista de la limitación propuesta.

– Presentada la solicitud de limitación, la OEPM anotará

preventivamente la limitación. La resolución firme que resuelva

sobre la limitación de la patente se anotará en la OEPM. 16

E[curopeahange ntitlInte ielnlecViewtua/Heal Propdeertyr

anPdrFootacticer]e Grou17p Meeting, September

2009

Arbitraje y Mediación

(Art. 136 LP)

Artículo 136 LP: Arbitraje y mediación

1. Los interesados podrán recurrir a la mediación o someter a arbitraje las

cuestiones litigiosas surgidas entre ellos con ocasión del ejercicio de

los derechos reconocidos en esta Ley, en aquellas materias no excluidas

de la libre disposición de las partes conforme a derecho.

2. (…) Quedan excluidas de la mediación o el arbitraje, las cuestiones

relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos

referentes a los títulos regulados en esta Ley, cuando el objeto de la

controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su

concesión, su mantenimiento o su validez.

3. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada de acuerdo con

lo establecido en el artículo 43 de Ley de Arbitraje (…) , y la OEPM procederá

a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.

4. El acuerdo de mediación suscrito por el mediador y las partes, una vez

que elevado a escritura pública u homologado por el Juez se constituya

como título ejecutivo y se comunicará a la OEPM para proceder a la

ejecución del mismo.

5. Deberán comunicarse a la OEPM la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral o el ejercicio de una acción de

nulidad contra lo convenido en el acuerdo de mediación. (…) 18

Los casos “clásicos” Los casos “¿posibles?”

• Licencia de patentes

(FRAND)

• Acuerdos de I&D

• Acuerdos de transferencia de

tecnología

• Acuerdos de coexistencia

• Acuerdos de fabricación y

suministro

• Invenciones laborables: art.

133 en relación a arts. 15 a

17 LP (Conciliación: tertium

genus entre la mediación y el

arbitraje)

• Patent pools/thickets […]

• Nulidad o caducidad de

patente a título de excepción

en procedimientos de

infracción (efectos intra

processum e inter partes).

• Infracciones

“extracontractuales”

• Determinación de

“inventoría”

• Porcentajes de cotitularidad

• Régimen de

administración/explotación

de la comunidad de bienes

• Acción negatoria [ …]

Arbitraje y mediación: tipología de casos.

La resolución del arbitraje y mediacion (136.4 y .5 LP)

– Mediación: efectos de contrato inter partes. El acuerdo de

mediación suscrito por el mediador y las partes ha de ser,

alternativamente:

a) elevado a escritura pública por las partes,

b) homologado por el Juez para su conversión en título

ejecutivo.

– Arbitraje: El laudo arbitral firme prodece efectos de cosa

juzgada (art. 43 LA). Instancia única. Laudado el arbitraje,

recurso judicial excepcional.

– Nueva atribución de la OEPM: Desempeñar como

institución mediadora y arbitral (…) para la solución de

conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación

20 y defensa de los derechos de PI Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016

La jurisdicción como “prescriptora” de la

mediación – Art. 414. 1 LEC: El Juzgado se informará a las partes de la posibilidad

de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto,

incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la

audiencia su decisión al respecto y las razones de la misma.

(…) En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las

partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso

a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que asistan

a una sesión informativa”.

21

Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016

Brunch & Learn: Descubre los entresijos de la nueva Ley de Patentes Innobasque, 26 de febrero de 2016

Ismael Igartua Agente de la Propiedad Industrial

Agente de Patentes Europeas Director de GALBAIAN

El modelo de utilidad

Introducción

Lo que se puede proteger

El requisito de novedad

Condiciones para ejercitar acciones

Ismael Igartua - GALBAIAN 2

El modelo de utilidad

Introducción

Lo que se puede proteger

El requisito de novedad

Condiciones para ejercitar acciones

Ismael Igartua - GALBAIAN 3

Características del modelo de utilidad

Sólo existe esta modalidad en algunos países

Mucha disparidad de unos países a otros

Características comunes:

Normalmente hay exclusiones (procedimientos, etc.)

Se exige novedad y actividad inventiva (en muchos

casos menor que para las patentes)

Procedimiento de concesión más rápido que para las

patentes (en general sin examen)

Duración menor que para las patentes (normalmente

10 años) Ismael Igartua - GALBAIAN 4

Introducción

5 Ismael Igartua - GALBAIAN

Presentación Solicitud MU

Publicación Solicitud MU Concesión MU

Estado de la técnica

Protección provisional

Protección definitiva

2 m

Oposición Pre-concesión

12 meses

Duración máx. 10 años

Introducción

El modelo de utilidad en España

Lo que no cambia con la nueva LP:

Se exige menor actividad inventiva que para las patentes

Procedimiento de concesión sin examen y con oposición

pre-concesión

Duración máxima 10 años

utilidad

Introducción

Principales cambios en el modelo de

Ismael Igartua - GALBAIAN 6

LP ACTUAL NUEVA LP

Excluidas composiciones químicas y farmacéuticas

Excluidas composiciones farmacéuticas

Novedad relativa Novedad absoluta

Sin requisitos previos para iniciar acciones

Necesidad de pedir IET para iniciar acciones

El modelo de utilidad

Introducción

Lo que se puede proteger

El requisito de novedad

Condiciones para ejercitar acciones

Ismael Igartua - GALBAIAN 7

Exclusiones en la LP actual

No se pueden proteger como modelo de utilidad:

Los procedimientos

Materia biológica

Productos químicos, sustancias y composiciones

Se protegen objetos, generalmente mecánicos

(utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos,

dispositivos o partes de los mismos).

Ismael Igartua - GALBAIAN 8

Lo que se puede proteger

Exclusiones en la nueva LP

No se podrán proteger como modelo de utilidad:

Los procedimientos

Materia biológica

Sustancias y composiciones FARMACÉUTICAS

Se podrán proteger objetos y PRODUCTOS QUÍMICOS,

SUSTANCIAS Y COMPOSICIONES (excepto productos

farmacéuticos)

Ismael Igartua - GALBAIAN 9

Lo que se puede proteger

El modelo de utilidad

Introducción

Lo que se puede proteger

El requisito de novedad

Condiciones para ejercitar acciones

Ismael Igartua - GALBAIAN 10

El requisito de novedad en la LP actual

Se exige NOVEDAD RELATIVA: “El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.” (Art. 145 LP)

¿Qué significa “divulgado en España”?

Concepto anacrónico

Distintas interpretaciones en la jurisprudencia

Ismael Igartua - GALBAIAN 11

El requisito de novedad

El requisito de novedad en la nueva LP

Se exige NOVEDAD MUNDIAL: “El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, será el mismo que el establecido en el artículo 6.2 para las patentes de invención.” (Art. 139 nLP)

Para las patentes:

“El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha

de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público

en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una

utilización o por cualquier otro medio.” (Art. 6.2 nLP)

Ismael Igartua - GALBAIAN 12

El requisito de novedad

El modelo de utilidad

Introducción

Lo que se puede proteger

El requisito de novedad

Condiciones para ejercitar acciones

Ismael Igartua - GALBAIAN 13

Necesidad de solicitar el IET

La nueva LP exigirá solicitar el IET para poder iniciar

acciones contra terceros

Ismael Igartua - GALBAIAN 14

“Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los

derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con

posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley será preciso que se

haya obtenido o solicitado previamente, abonando la tasa

correspondiente, el informe sobre el estado de la técnica previsto en el

artículo 36.1 para las patentes, referido al objeto de título en el que se

funde la acción.” (Art. 148.3 nLP)

Condiciones para ejercitar acciones