해외게임분쟁사례집 - 한국콘텐츠진흥원...Ⅲ 해외 게임특허...

KOGIA 연구보고서 07-016

해외게임분쟁사례집

〔 특 허 편 〕

자본의 이동과 인적교류가 활발한 전지구적 변환의 시대, 게임산업은 미래 성장

동력이자, 문화콘텐츠산업의 핵심 분야로 인식되면서, 세계 각국은 미래를 향한 무한

경쟁에 이미 돌입한 상태입니다.

게임산업을 둘러싼 글로벌 주도권에 대한 전망은 한치 앞을 가늠키 어려우며, 국가 간

각축은 그 어느 때보다 치열해지고 있습니다.

글로벌 시대, 게임 영역은 산업적 ․ 경제적 교류가 활발하게 진행되고 있으며, 향후 이러한 교류는 더욱 성숙할 것으로 보입니다. 세계 게임 산업의 지속적인 성장과

더불어 게임 분야의 법적 분쟁은 양적으로 팽창하고 질적으로 다양화되는 추세를

보일 것입니다.

이에, 본원에서는 향후 벌어질 법적 다툼과 분쟁에 대해 신속하고 포괄적인 대응

전략이 시급하다는 인식 아래, 지난 2005년부터 게임분쟁사례집, 해외게임분쟁사례집 ｢저작권편｣ 등의 시리즈물을 발간, 배포하여 큰 호응을 얻었습니다.

금년에는 ｢특허편｣을 발간하여, 특허와 관련한 국내외 법적 분쟁을 분석하고 흐름을 파악, 특허의 법적 이해를 도모하고자 하였습니다.

전 세계적으로 특허의 보호대상은 기계 또는 화학적 기술의 한정에서 벗어나 게임과

같은 디지털콘텐츠를 포함하는 등 그 보호대상을 꾸준히 확대시켜 왔으며, 특허의 보

호대상으로서 일정한 유형을 배제하지 않는 경향을 보이고 습니다.

특히, 게임의 경우, 국경을 가리지 않고, 국제적으로 이용될 수밖에 없는 콘텐츠임을

감안할 때, 해외 게임특허 분쟁사례에 대한 치밀한 분석과 해석은 더욱 중요하다 할

것입니다.

발 간 사

금번, 해외게임분쟁사례집 ｢특허편｣은 게임 선진국이자 치열한 경쟁 상대인 미국과 일본, 유럽의 특허 동향과 분쟁사례들을 분석․연구하여 이들 국가의 특허체계를 자세히 설명하고 분쟁 가이드라인을 제시함으로써, 국내 업계의 해외진출을 측면

지원하고, 성장 호조세를 지속할 수 있도록 도움이 되고자 하였습니다.

여전히 매력적인 시장인 중국의 경우, 국가적 특성으로 인해 분쟁사례를 담지는

못했으나, 특허법 구조 및 체계를 수록하여, 국내 업계의 분쟁사례가 가장 많은 국가인

중국에 대한 이해를 높이려 노력하였습니다.

해외게임분쟁사례집 시리즈물은 기타 법 분야에 대해서도 관심을 확대할 예정이며, 향후, 필요한 법 분야에 대한 사회적 요청과 수요를 면밀히 판단하여 연속적인 발간을

검토할 예정입니다.

모쪼록 본 해외게임분쟁사례집 ｢특허편｣이 업계, 학계, 유관기관 실무자들의 업무 진행에 도움이 되어 국내 게임산업이 한층 더 성장을 이루는데 보탬이 되길

기대합니다.

한국게임산업진흥원 원장 최 규 남

Ⅱ 해외 게임특허 분쟁사례(미국편)

차 례

Ⅰ 각국의 특허제도

제 1 장 미국특허제도 ·····················································································13

제 1 절 미국 특허법의 역사 ···················································································13

제 2 절 미국 특허법의 체계와 구성 ·····································································15

제 3 절 미국의 특허제도 ·························································································21

제 4 절 미국의 특허 관련 소송 ·············································································24

제 5 절 미국의 게임산업과 특허 ···········································································28

제 2 장 일본특허제도 ····················································································31

제 1 절 전자게임 산업의 특허에 관한 기술동향조사 ·····································31

제 2 절 특허법 총설 ·································································································44

제 3 절 특허출원절차 ·······························································································55

제 4 절 특허출원 심사절차 ·····················································································57

제 5 절 특허권 ···········································································································60

제 6 절 심판 및 소송 ·······························································································69

제 3 장 유럽특허제도 ····················································································71

제 1 절 유럽특허제도 ·······························································································71

제 2 절 영국특허제도 ·······························································································91

제 3 절 독일특허제도 ·······························································································98

제 1 장 특허의 대상 ·····················································································113

사 례1 닌텐도 엔터테인먼트 시스템 사건 ·······················································113


제 2 장 특허요건 ·························································································119

제 1 절 신규성(novelty) ·························································································119

사 례2 제너럴일렉트릭사의 전자 조종 회로 사건 ·······································119

제 2 절 진보성(비자명성 또는 비용이성, 추고용이성: inventive step or non-obviousness) ··· 124

사 례3 슬롯머신 게임 사건 ···············································································124

제 3 장 특허청구 범위의 해석방법 ························································129

제 1 절 출원경과금반언의 원칙 ···········································································129

사 례4 팬터지 풋볼 게임 사건 ···········································································129

제 2 절 기능식 청구항의 해석 ·············································································134

사 례5 다트 게임 사건 ·························································································134

제 4 장 특허침해의 유형 : 문언침해와 균등침해 ································138

사 례6 마리오 페인트 게임 사건 ·······································································138

제 5 장 특허권 침해에 대한 구제방법 ····················································143

제 1 절 특허권 침해 금지청구 ·············································································143

사 례7 비디오게임 화면의 스크롤링 장치 사건 ·············································143

제 2 절 손해배상청구 ·····························································································150

사 례8 비디오 화면 시스템 사건 ·······································································150

제 6 장 특허와 신의칙 ················································································156

사 례9 소니의 플레이스테이션 비디오게임 사건 ···········································156

제 7 장 특허권의 행사와 특허권 남용 또는 반독점행위 ····················161

사 례10 휠(Wheel) 게임 사건 ·············································································161


Ⅲ 해외 게임특허 분쟁사례(일본편)

제 1 장 공서양속위반 ···················································································169

사 례1 빙고게임기 사건

- 東京高裁 1956. 12. 15, 1954(行ケ) 第30号 특허무효 심결취소청구소송 ··· 169

제 2 장 신규성 판단 ····················································································175

사 례2 파칭코 구슬 계수기 사건

- 東京高裁 1976. 1. 20, 1972(行ケ) 第124号 ····································175

제 3 장 특허침해소송의 관할 ····································································180

사 례3 게임기 개발업자 vs 침해자, 오락실업자의 소송의 관할 사건

- 静岡地裁浜松地部昭和50. 6. 25. ···················································180

제 4 장 실용신안권 침해의 불성립 ··························································184

사 례4 구슬치기보관 및 송출로(打玉待機路)11 사건

- 東京地裁 1986. 2. 26, 昭和56(ワ) 第3010号 ··································184

제 5 장 특허권에 기한 손해배상 청구 ····················································188

사 례5 알제(アルゼ) 주식회사 vs 사미(サミー) 사건

- 東京地裁 2002. 3. 19, 1999(ワ) 第23945号 ····································188

제 6 장 특허를 받을 수 있는 권리의 양도대가 청구 ··························196

사 례6 직무발명인 게임기 컨트롤 키 장치 사건

- 東京地判平成 12. 9. 18. 平成10(ワ) 1141号 판결속보 2000년 11월호 306事件 ··· 196


Ⅳ 해외 게임특허 분쟁사례(유럽편)

Ⅴ 부 록

제 1 장 간접침해 ··································································································209

사 례1 Menashe Business Mercantile VS. William Hill Organization ····209

제 2 장 컴퓨터․프로그램․제품 클레임형식의 인정 여부 ················214

사 례2 EPO T 935/97 : IBM program product ·········································214

제 3 장 기술적 특성(특징)의 결여 ···········································································221

사 례3 Pension Benefit Systems Partnership(연금급부관리시스템) ··········221

제 4 장 영국항소법원의 비즈니스방법, 소프트웨어 특허에 대한 특허성 판단 ·· 227

사 례4 Aerotel Ltd VS Telco Holdings Ltd. etc.의 사건(비즈니스방법) 및

Neal William Macrossan의 출원에 관한 사건 (컴퓨터 프로그램) ·· 227

제 1 장 중국특허제도 ·····················································································233

제 1 절 서 ·················································································································233

제 2 절 중국 특허권 보호제도의 발전과정 및 특징 ·······································233

제 3 절 특허의 등록 ·······························································································237

제 4 절 특허권자의 권리의무 ···············································································244

제 5 절 특허권의 제한 ···························································································252

제 6 절 특허권의 침해 및 구제 ···········································································257

제 7 절 결론 ·············································································································274

표 차 례

전자게임의 주요 기능별 기술동향 ·······························································33

일본에서의 출원인별 특허동향 ·····································································34

전자게임 업계 주요 분쟁사례 ·······································································39

유럽 특허 출원 및 등록 현황 ·······································································84

간접 침해규정 비교 ·······················································································104

그 림 차 례

일본에서의 특허출원건수의 추이 ···························································35

일본․미국․유럽의 전자게임 특허출원 건수의 추이 ·······················35

일본 내의 전자게임기 특허출원 건수의 추이 ·····································36

미국에서의 일본․미국․유럽 출원자 국적별 특허건수의 추이 ·····37

일본․미국에서의 통신․네트워크 관련 특허동향 ·····························40

게임업계 소프트웨어 특허건수 내역 ·····················································41

기술분야 연도별 특허동향 ·······································································42

기술분야 출원인 국가별 점유율 ····························································42

영국 특허소송 관할 법원 ·········································································97

독일 특허소송 관할 법원 ·······································································109

899특허권 도면 일부 ···············································································122

슬롯머신 도면 ···························································································125

팬터지 도면 ·······························································································130

335특허 도면 ·····························································································139


알펙스사의 555특허권의 도면 일부 ····················································151

닌텐도사의 NES 작동도 ·········································································151

이머션사의 333특허 도면 ·······································································158

원고 발명장치 정면도 ············································································185

구슬 송출장치 및 전자개폐기 정면도 ················································185

피고 고안 정면도 ····················································································185

피고의 보정후 돔형 컨트롤키 단면도 ················································200

피고의 보정전 돔형 컨트롤키 단면도 ·················································200

N社의 컨트롤 키 단면도 ·······································································201

Ⅰ 각국의 특허제도

제1장 미국특허제도

제2장 일본특허제도

제3장 유럽특허제도

Ⅰ. 각국의 특허제도

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제1장 미국특허제도

제1절 미국 특허법의 역사

미국 특허법의 역사는 기록상으로는 멀리 아리스토텔레스의 ‘정치학' 에

게까지 소급하고, 가깝게는 영국의 식민지 시대인 1640년과 1776년 사이로

까지 거슬러 올라간다. 미국 독립선언문의 기초자이고, 변호사이기도 했던

미국 제3대 대통령인 토마스 제퍼슨(Thomas Jefferson)이 미국 특허법 제

도에 큰 영향을 끼쳤다는 것은 익히 알려진 사실이다.

1789년 제정된 미국 헌법에는 미국의 식민지 초기 증기선(steamboat)에

발행되었던 특허권으로 인하여 주간(州間) 증기선 운행에 혼란을 가져온

점을 염두에 두고서 다음과 같은 규정을 두었다고 한다.

“To promote the progress of science and useful arts, by securing for

limited times to authors and inventors the exclusive right to their

respective writings and discoveries;” US Const., art 8., sec. 8., cls. 4.

“일정한 기간 동안 작가와 발명가에게 각자의 작품과 발견에 대해 독점적인

권리를 확보함으로써 과학 및 유용한 기술의 발전을 진작시킨다.”

미국 헌법의 위 규정은 미국 지적재산권 제도의 헌법적 기초를 제공해

주고 있다. 바로 저작권법과 특허법이 위 헌법의 규정에 근거하여 제정되

었기 때문이다. 미국 최초의 특허법은 위 헌법규정에 따라 1790년에 제정

되었고, 위 법에 따른 미국 최초의 특허권은 재에서 칼륨을 만들어내는 절

차에 관한 것이었다고 한다.


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미국 특허법은 1836년 이후로 극적인 변화를 맞게 되었다고 한다. 발행

된 특허권의 수도 급격히 늘었고, 특허 관련 분쟁 수도 늘었으며, 수 많은

의미 있는 발명들이 특허로서 등록되기도 하였다. 미국 연방특허 상표청

의 존립 목적도 바로 미국 헌법의 위 조항에 있는데, 미국 연방특허상표

청도 19세기 후반 그 관료적인 모습을 갖추기 시작했다. 미국 특허법은

1790년에 제정되었지만, 미국 연방특허상표청은 심사주의를 재도입한 1836

년 법률상 최초로 확립되었다고 보고 있다.

미국 연방특허상표청(US Patent and Trademark Office: www.uspto.gov)은

미국 상무성(Department of Commerce) 산하의 연방기관(federal agency)

으로서 버지니아주 알렉산드리아에 있다. 미국 연방특허상표청은 주로 상

표와 특허의 등록업무를 담당하는데, ‘USPTO' 또는 ‘PTO'라고 한다. 그러

나 저작권의 등록업무를 담당하는 미국 저작권청(US Copyright Office:

www.copyright.gov)은 미국 의회의 도서관에 소속되어 있다.

미국 특허법은 1952년에 개정되었는데, 1920년대와 1930년대에는 미국의

거대 회사들이 특허권을 남용하고 있다는 인식이 있어서 특허권의 범위를

가급적 좁고 엄격하게 해석하려는 경향이 있었다. 그러나 1940년대에 이

르러 전쟁 등의 특수한 상황과 관련하여 이와 같은 인식이 변화하여 특허

권을 좀더 강하게 보호하려는 경향이 생겼고, 이와 같은 경향은 1952년 개

정 특허법에 반영되었다고 한다. 1952년 특허법에는 그 동안 논란을 벌여왔던

특허요건 중의 하나인 이른바 ‘비자명성(non-obviousness) 요건'도 추가되었다.

위와 같이 특허법이 개정되고 나서 미국 연방 특허상표청의 심사관

(examiner)들이 엄격한 심사를 하지 않아 특허권을 얻는 것이 비교적 용

이하였으나, 반면 미국 연방법원은 등록된 특허권의 범위를 좁게 해석하거나

이를 무효화시키는 판결들을 많이 선고하였다고 한다.

1952년 특허법이 개정된 이후 30년이 지난 1982년 연방법원진흥법

(Federal Courts Improvement Act)이 제정되었다. 위 법은 새로운 연방

항소법원인 연방순회구법원(Court of Appeals for the Federal Circuits)을

만들었는데, CAFC로 약칭되는 위 법원은 특허와 관련된 미국 연방법원의

판결들이 일치하지 않아 이를 통일시키기 위해 만들었다고 한다. CAFC


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창설 이후 미국 특허법은 특허권자를 보호하는 방향으로 기울었고, 등록

된 특허권을 가급적 유효한 방향으로 해석하였기 때문에, 특허권자가 특

허권침해금지가처분 결정을 받는 것이 쉬워졌고, 특허침해소송에서 손해

배상액이 크게 늘었다고 한다.

한편, 최근 2007년 9월 미국 특허법 개정안(H.R. 1908)이 미국 하원을

통과하였다. 특허제도를 개혁(Patent Reform Act of 2007)하기 위한 위 개

정안의 내용은, 선발명주의를 취하던 기존의 특허법과 달리 선출원 주의

를 취하고, 특허권 침해로 인한 손해배상액의 산정에 있어 구체적인 기여

도를 참작하고 3배 배상의 적용을 엄격하게 하는 등 손해배상액의 범위는

앞으로 축소될 것으로 보인다.

제2절 미국 특허법의 체계와 구성

미국은 보통법(common law) 또는 판례법(case law) 체계의 국가이기 때

문에, 성문법이 없는 것으로 생각하기 쉬우나, 연방의회에서 제정된 법률

이 없는 것이 아니다. 연방의회에서 제정된 법률(United States Code)은 제

정된 순서에 따라 간행물로 인쇄되는데, 50개의 타이틀로 분류되어 있다.

그 중 제15장이 상표법, 제17장이 저작권법, 제35장이 바로 특허법이다

(35 U.S.C.). 위와 같은 법령에 대해 주석을 달아서 조문의 해석이나 관련

판례의 내용을 정리하여 유용하게 쓸 수 있게 만든 것이 Lexis의 ‘United

States Code Service(U.S.C.S.)'와 Westlaw의 ‘United States Code

Annotated(U.S.C.A.)'다. 단순한 U.S.C보다는 U.S.C.S.와 U.S.C.A.가 참고자

료로 유용하게 쓰일 수 있다.

미국 특허법은 특허청장에게 특허절차에 관한 규칙을 제정할 수 있는

권한을 부여하였는데, 연방행정규칙(Code of Federal Regulations)의 제37

장에 특허, 상표 및 저작권에 관한 규칙이 들어 있다. 이 연방 행정규칙은

특허청의 심사관뿐만아니라 특허출원인이나 특허출원인의 대리인도 지켜


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야 하는 규칙이다.

한편, 특허청 심사관이나 특허출원인, 그 대리인이 특허출원 과정의 실

무와 절차에 대해 참조할 수 있는 심사기준으로는 MPEP(Manual of

Patent Examining Procedure)가 있다. MPEP는 2001년 8판(8th Edition)

까지 나와 있는데, 최근 2007년 9월에도 개정이 이루어졌다.

위와 같은 법령 외에 미국은 법원의 판결이 특허법의 해석, 운용에 있

어서 중요한 역할을 한다. 특허법은 연방의회를 통과한 연방법률로서 주

(州)의 지방법원이 아닌 연방지방법원에서 그 해석, 적용에 관한 판단을

하게 된다. 이른바 균등론(doctrine of equivalents)이라고 불리는 특허침해의

판단에 관한 중요한 해석론은 미국의 특허법에 규정된 것이 아니라 미국

연방법원이 특허침해소송에서 발달시킨 일종의 판례법이다.

미국 특허법상의 조문 중 특허요건 및 특허침해와 관련된 주요 내용을

살펴보면 다음과 같다.

1. 35 U.S.C. §101 [특허를 받을 수 있는 발명]

누구든지 새롭게 유용한 방법, 기계, 제조, 조성물 또는 이들의 새롭고

유용한 개량을 발명하거나 발견한 자는 미국 특허법이 정하는 조건과 요

구사항을 충족시키는 한도에서 특허권을 얻을 수 있다.

여기서 말하는 특허의 대상에는 유용한 기술(useful art), 그것도 눈에

보이고, 실제적인 진보가 있는 발명만 해당되는 것이지, 자연법칙(natural

law), 자연현상(phenomena of nature), 추상적인 원칙(abstract principles)은

특허의 대상이 될 수 없다.

유용한 기술은 개방기술(liberal arts) 또는 순수기술(fine arts)에 대비되

는 용어로서 특허권은 대체적으로 응용기술(applied technology) 분야의

발명에 주어지는 것이라고 이해되고, 사회과학이나 상업적 전략, 개인적인

기능은 특허권의 대상이 아니라고 생각되어 왔다.


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그러나 최근에는 특허권의 대상을 넓게 인정하여, 컴퓨터 소프트웨어나

프린트된 것, 나아가 비즈니스 방법에까지 특허권을 허여하는 방향으로

가고 있다.

2. 35 U.S.C. §102 [특허요건; 신규성 및 특허받을 권리의 상실]

가. 발명이 출원인의 발명 전에 미국 내에서 다른 사람들에 의해 사용

되고 있거나 알려져 있거나(공지 또는 공용) 또는 미국 내외에서

특허되었거나 간행물에 기재된 경우에는 특허를 받을 수 없다.

공지공용이란 공공연히 알려지고 사용된 것을 의미하는데, 제품이

상업적으로 판매되었다고 하더라도, 그 제조공정이 공공연히 알려

진 것이 아니고, 제품에 의해 제조공정을 밝혀낼 수 없다면, 공지

공용이라고 할 수 없다. 공지공용은 ‘미국’ 내의 행위에 대해서만

문제된다. 외국에서 널리 알려져 있더라도 문제되지 않는다.

나. 미국 특허출원일로부터 1년 이내에 미국에서 공공연히 사용되거나

판매되고 있는 경우 또는 국내외에서 특허되었거나 간행물에 기재

된 경우에는 특허를 받을 수 없다.

위 1년은 ‘은혜기간(grace period)’이라고 하는데, 발명자가 국내외

에서 자신의 발명을 공지하였다면 1년 이내에 미국 출원을 하여야

미국 내에서 특허권으로 보호받을 수 있다.

3. 35 U.S.C. §103 [특허요건; 비자명한 특허대상]

가. 이 장의 102조에서 규정된 바와 같이, 발명이 동일하게 개시되었거

나 기술되어 있지 않더라도, 만약 특허를 구하는 발명과 선행기술

의 차이가 그 특허대상 발명이 전체로서 그 발명 당시에 그 발명

이 속한 기술 분야에서 통상의 기술을 가진 자에게 자명한 것이라

면, 특허를 취득할 수 없다. 특허성은 발명이 만들어진 방식에 의

해 부정될 수 없다.


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비자명성의 판단 시기는 ‘발명이 이루어진 시기(at the time the

invention was made)’이다. 우리나라 특허법은 선행공지기술인지

여부를 특허출원시를 기준으로 하는 점에 차이가 있다.

‘통상의 기술자(person having ordinary skill in the art to which

said subject matter pertains)’란 ‘당업자’라고도 하는데, 특허심사관

이나, 특허권자, 판사, 다른 분야의 기술자, 또는 일반인이 아니라,

그 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자를 의미한다.

미국 법원에서 특허요건으로 자명성을 요구하기 시작한 것은 1851

년에 있었던 Hotchikiss v. Greenwood 사건에서였다. 당시 특허법

상 특허요건으로는 신규성(novelty)과 실용성(utility)만을 요구하였

으나, 미국 연방대법원은 해석상 비자명성 요건을 추가하였고, 1952

년 미국 특허법이 개정될 때 위 판결이 반영되었다.

미국 연방대법원은 1966년 Graham v. John Deere Co. 사건에서

위 개정된 특허법상 비자명성 요건을 판단하였는데, 다음과 같은

네 가지 요건을 자명성의 판단자료로 삼았다. 첫째, 선행기술의 범

위와 내용, 둘째, 선행기술과 특허출원된 발명과의 차이, 셋째, 관련

분야에서 통상적인 기술의 수준, 넷째, 상업적인 성공, 해당 기술에

대한 장기간 충족되지 못한 수요, 종래 문제점 해결에 대한 타인의

실패 등과 같은 2차적 고려사항에 대한 평가

한편, CAFC는 자명성 판단과 관련하여 ‘TSM (Teaching-Suggestion

- Motivation) Test’라고 하는 기준을 적용하였는데, 선행기술로부터

시사를 받았거나, 암시되었거나, 동기를 부여하였다면, 이는 자명한

것이라고 하였다. CAFC의 TSM Test는 미국 특허법 제103조에도

규정되어 있지 않고, 미국 연방대법원이 Graham사건에서도 판시한

적이 없는, 위 세 가지 테스트를 설시하였고, 사후적 고찰(hindsigh

t)을 막기 위한 것으로 평가된다.

최근 미국 연방대법원은 KSR v. Teleflex사건에서 CAFC의 TSM


19

Test가 너무 엄격하다고 하면서 자명성 요건에 대하여 넓고 유연한

접근을 취하여야 한다고 하여 CAFC의 판결을 기각하였다. 이를

두고 미국 연방대법원이 TSM Test를 포기하였는지 여부와 관련하

여 미국 내에서도 논란이 많이 일고 있다.

4. 35 U.S.C. §271 [특허침해]

가. 직접침해(direct infringement)

특허권의 존속기간 중 특허된 발명을 미국 내에서 정당한 권한 없이 제

조, 사용, 판매에 제공하거나 또는 판매하는 행위 또는 미국 내로 수입하

는 행위는 특허권의 침해가 된다.

특허권의 본질을 적극적인 실시권으로 볼 것인지, 아니면 특허발명의

실시를 배제하는 배타권으로 볼 것인지의 학설상 대립이 있으나, 현재는

소극설의 입장에서 허락 없는 타인의 실시를 배제할 수 있는 권리로 보고

있다. 따라서 기본발명과 개량발명이 서로 특허권 침해를 주장할 수 있는

상황이 발생할 수도 있다.

특허침해에 대하여 고의 또는 과실을 요하지 않는다는 것이 확립된 판

례이고, 다만 침해자의 인식은 손해배상액 산정에 있어 고려된다. 침해행

위에까지 이르지는 않았다고 하더라도 특허침해를 위한 준비가 되어 특허

권자의 이익을 침해하는 것이 명백할 경우에는 ‘위협적 침해(threatening

infringement)'라고 하여 그 행위에 대한 금지를 구할 수 있다.

나. 유발침해(inducement)

적극적으로 특허권의 침해를 유발한 자는 특허침해자로서의 책임이 있다.

다. 기여침해(contributory infringement)

특허된 기계, 제품, 혼합물 또는 조성물의 부품(성분) 또는 발명의 중요


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한 부분을 구성하는, 특허된 방법을 실시하기 위해 사용되는 재료 또는

장치를, 특허권 침해에 사용하기 위해 제작되거나 또는 개조된 것 및 일

반 부품이 아니면서 특허권을 침해하지 않고서는 사용하기에 적합지 않은

상용품을 판매한 자는 기여침해자로서의 책임을 진다.

미국에서 간접침해가 법개념으로 인식된 것은 1871년 Wallace사건에서

부터이고, 이 때는 공동불법행위이론을 근거로 하여 인정하였다. 그러나

1952년 미국 특허법 개정시 명시적으로 간접침해를 인정하기에 이르렀다.

간접침해의 유형은 위 (b)와 (c)로 나누어지는데, (b)는 침해의 교사 또

는 방조, (c)는 부품 등의 판매 유형이다. 그러나 엄밀하게 말하면, (c)는

(b)의 범위에 포함된다.

5. 균등론(doctrine of equivalents)

균등론은 1853년 Winans판결에서 최초 언급된 이래, 미국 연방대법원이

1950년 Graver Tank사건에서 확립시킨 이론으로서, 실질적으로 동일한

기능(function)을 갖고서 실질적으로 동일한 방법(method)으로 실질적으로

동일한 결과(result)를 가져온다면(if it performs substantially the same

function in substantially the same way to obtain the same result), 균등

침해를 구성한다고 판시하였다. 미국에서 균등론이 발생하게 된 계기는

특허된 발명의 문언적 침해를 회피하기 위해 사소한 변경만을 가하는 자

들로부터 특허권자를 보호하기 위해서라고 한다. Graver사건에서 미국 연방

대법원이 판시한 위 내용을 토대로 균등론을 ‘기능-방법-결과' 테스트라고

도 한다.

그 이후 미국 연방대법원은 1997년 Warner-Jenkinson사건에서 특허 청

구범위의 확장해석으로서 균등론의 유효성을 재확인하였고, 위 사건은 균

등론이 세계적으로 확대시킨 계기가 되었다고 평가된다. Warner-Jenkinson

사건에서 미국 연방대법원은 균등론의 새로운 적용요건(적극적 요건)으로

‘비실질적 차이(insubstantial difference)'를 언급하였고, 소극적 요건으로

금반언의 원칙을 언급하였다. 또한, 2002년 Festo사건에서 미국 연방대법


21

원은 출원경과를 참작하여 균등론이 제한될 수 있음도 명백히 하였다.

제 3 절 미국의 특허제도

우리나라에서는 특허청이 특허(특허법), 실용신안(실용신안법), 디자인

(디자인보호법), 상표(상표법)의 출원 및 등록업무를 담당하고 있는데, 미

국 연방특허상표청도 마찬가지이다. 다만, 미국에서는 우리 법상의 특허와

실용신안이 실용특허(utility patent)에 해당하고, 디자인도 디자인 특허

(design patent)로 취급하고 있는 점이 약간 다르다.

미국 특허청에 특허를 출원, 등록하는 업무는 이른바 ‘patent agent' 또

는 ‘patent attorney'가 주로 이를 대리하는데, patent agent가 되기 위해서

는 미국 특허청이 인정하는 기술 분야의 학사학위를 갖고 이른바 patent

bar exam을 통과하여야 한다. patent agent가 되면 미국 특허청에 출원과

관련된 서류를 작성하거나 준비, 접수하는 업무를 수행할 수 있다. 그러나

patent agent가 되기 위해서는 법학 학위(law degree)를 갖고 있어야 하는

것은 아니므로, patent agent는 의뢰인의 특허유효성이나 침해소송, 특허

소송을 대리할 수는 없고, 법학 학위 및 변호사(lawyer) 자격을 갖고 있는

patent attorney(특허전문변호사)만이 이를 수행할 수 있다. 우리나라에서

는 변리사가 특허출원, 등록업무를 수행하고, 출원과 등록에 관련된 소송

에 한해서만 의뢰인을 대리할 수 있고, 특허침해소송은 변호사만이 대리할

수 있으므로, 구별을 요한다. 우리나라나 일본의 변리사가 patent attorney

에 정확히 대응하는 것은 아니나, 대개는 위 용어를 번역어로 쓰고 있다

(다만, patent agent나 patent specialist가 보다 더 정확하다고 하는 견해

도 있다).

1. 특허출원

특허출원과정(prosecution)은 USPTO에서 특허권을 취득하기 위한 행정적인


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절차과정으로서 이 과정은 일반인이 혼자서 쉽게 할 수 있는 과정이라기

보다는 대부분은 특허전문가, 즉, 특허전문변호사를 통해서 수행하게 된다.

특허출원일은 명세서나 도면 등이 USPTO에 접수된 날을 기준으로 하는

데, 보정이 이루어진 경우에는 보정서류가 USPTO에 접수된 날이 특허출원

일이 된다. 특허출원에 필요한 기본적인 것은, 발명의 요지와 도면을 첨부한

명세서, 특허청구항, 발명가가 실제로 명세서에 기재된 발명을 발명하였다는

진술서, 수수료 등이라고 할 수 있다. 특허출원은 정규출원(non-provisional

application)과 임시출원 또는 가출원 (provisional application)의 두 가지로

나뉜다. 임시출원의 목적은 오로지 미국 내에서 빠른 출원일을 확보하기

위한 것에 있고, 12개월 이내에 정규출원을 하여야 한다.

한편, 특허출원과정은 USPTO와 특허출원인 사이의 일방적인 행정절차이고,

특허등록여부에 대한 심사는 특허출원인이 제출한 자료에 근거하여 이루

어지므로, 특허출원인이 특허등록을 받기 위해 특허출원과정에서 불공정

한 행위(inequitable conduct)를 하였을 경우에는 특허제도를 남용한 것으

로 보아 특허권을 무효화하거나 특허권을 실행할 수 없도록 하는 제재가

따른다.

2. 특허출원심사

특허출원된 발명에 대해서는 출원일과 일련번호를 지정한 후, 특허출원에

필요한 서류들이 구비되었다고 판단되면 심사그룹(examining group)에

건네어지고, 심사관(examiner)에게 배당이 된다. 미국 연방특허상표청에는

약 3,400여명의 심사관이 있는 것으로 알려져 있다. 심사관은 출원일에 따

라 우선 특허출원이 USPTO의 형식적인 요건을 구비하였는지를 검토하

고, 흠결이 있을 경우에는 이 단계에서 거절이 이루어진다. 심사관이 출원

인에게 하는 통지를 보통 OA(Office Action)이라고 한다. 물론, 특허출원

인은 위와 같은 심사관의 거절통지에 대하여 보정을 하거나 재심사를 요

청할 수 있다. 특허출원과정에서 특허출원인이 자신이 출원한 발명청구항

에 대하여 어떠한 의미 부여를 하고, 어떻게 보정을 하였는가는 나중에

등록된 청구항의 해석에 있어 중요한 참작사유가 된다(이른바, ‘출원경과

참작의 원칙').


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위와 같이 특허출원이 USPTO의 형식적인 요건을 구비하였다고 판단이

되면, 그 다음 심사관은 선행기술(prior art)을 검색하는데, 특허출원인이

제출, 공개한 것뿐만 아니라 국내외 여러 가지 다양한 간행물들을 검색하

여 출원된 발명에 대한 선행기술을 조사하게 된다. 선행기술을 조사한 이

후, 심사관은 신규성이나 진보성 등이 갖추지 못하였다는 이유로 거절할

수도 있다. 특허출원에서 특허등록에 이르는 기간은 특허출원된 당해 발

명에 따라 다르기 때문에, 출원일로부터 1년 이내에 등록이 되는 것도 있

고, 몇 년이 걸리는 것도 있는데, 평균적으로 약 2년 반 정도 걸리는 것으

로 보고 있다.

3. 특허등록

심사관이 출원된 특허발명에 대하여 특허등록요건을 모두 충족하였다고

판단하게 되면 특허출원인에게 특허허여통지(Notice of Allowance)를 하

게 되고, 특허등록료를 납부하게 되면 특허출원인은 특허권을 얻게 된다.

그러면 USPTO는 등록된 특허를 관보에(Official Gazette)에 공개하게 되는

데, 이 때 일반인들은 등록된 특허의 청구항이나 도면 등을 확인할 수 있

게 되고, 특허출원경과(prosecution history) 또는 출원포대(file wrapper)

에 접근할 수 있게 된다. 그러나 특허를 출원한 후 20년 이상 USPTO에

특허출원을 계류 중에 있다가 제3자가 그와 동일한 발명에 투자를 하거나

사업을 진행시키면 그 때서야 특허등록을 진행시켜 등록된 특허권의 배타

권을 행사하여 막대한 로열티를 받아내기도 하는데, 이와 같이 20년 이상

장기간 잠수해 있다가 갑자기 특허를 등록시켜 떠오른다고 해서 이를 ‘잠

수함특허(submarine patent)'라고도 한다. 이는 특허가 등록되기 전에 출

원내용을 공개하지 않는 미국의 특허제도에 기인하고 있다.

등록된 특허는 특허권자에게 발명을 실시할 권리를 부여하는 것이 아니

라, 타인이 그 발명을 생산, 사용, 양도 또는 판매하거나 미국으로 그 발

명을 수입하는 행위를 배제시킬 수 있는 배타권을 부여한다. 따라서 등록

된 특허권을 실시하지 않고, 오로지 침해자에 대하여 소송을 제기하여 소

송합의금을 받아낼 목적으로 특허권을 이용하는 자가 등장하기도 하는데,

이를 ‘특허괴물(patent troll)'이라고 한다.


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출원된 특허는 특허등록일에 권리가 발생하고, 미국 출원일로부터 20년

이 경과할 때 그 권리가 종료한다.

제 4 절 미국의 특허 관련 소송

특허 관련 소송은 크게 특허권자와 침해자 사이에 발생하는 침해소송과

특허 등록 과정에서 특허청을 상대로 하는 소송으로 나누어 볼 수 있다.

미국의 판례를 보면, (당사자명) v. (당사자명)으로 인용하게 되는데, 특허

판례도 마찬가지이다. 대개는 원고가 앞에 오게 되는데, ‘In re ….'가 되어

있는 판례들도 있다. 이는 당사자가 일방뿐인 사례로서 특허출원인이 특허

심사관의 결정에 대해 불복하였으나, Board of Patent Appeals and

Interferences가 이를 기각한 경우, 이에 대해 다시 CAFC에 제소하게 되

면 위와 같은 사건명이 생기게 된다. 다만, 콜롬비아 지구 연방지방법원에

민사소송을 제기한 경우에는 당시 특허청장이 피고가 된다.

미국의 특허 관련 사례들은 Bureau of National Affairs에서 출간하는

사례집인 United States Patent Quarterly(USPQ)에 주로 수록되어 있다.

USPQ에는 특허권과 관련된 판결뿐만 아니라 상표권, 저작권, 영업비밀

등과 관련된 지적재산권 관련 사례들이 수록되어 있는바, 위 사례집에 수

록된 판결들은 다른 사례집들에 수록되어 있기도 하는데, 미국 판결에서

뒤에 출처가 USPQ인 것은 지적재산권 관련 사례로 보면 된다.

미국 특허청에 등록된 특허는 일단 유효한 것으로 추정되기 때문에, 그

침해자에게 특허권침해소송을 제기할 경우, 침해자는 흔히 등록된 특허가

무효라는 항변을 하게 된다. 미국에서는 우리나라와 같이 특허무효 심판

제도가 별도로 없기 때문에, 특허침해소송의 법원이 등록된 특허의 유, 무

효까지도 판단하게 된다. 따라서 한 때는 미국의 연방법원이 등록된 특허

의 무효를 선고하는 경우가 많아 법원에서 최종적인 판단을 받을 때까지

는 등록된 특허의 유․무효를 알 수 없다는 비판이 있기도 했었다.


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또한, 특허침해자라고 주장되는 자는 특허권자의 침해소송이 있기 전에

등록된 특허가 무효이거나 또는 자신의 실시는 특허권침해가 아니라는 소

송을 제기할 수도 있다. 우리나라로 보면, 일종의 특허권무효확인의 소나

특허권침해부존재확인의 소라고 볼 수 있으나, 이는 우리 법상 허용되지

않고, 특허심판원에 특허무효 확인심판을 제기하는 수밖에 없다.

등록된 특허의 무효를 다투는 또 다른 방법 중의 하나는 재심사

(Re-examination)제도이다. 1980년에 미국 특허법에 도입되었는데, 재심사

결과 기존의 특허부여가 정당하다고 판단되면 문제가 없으나, 그렇지 않

은 경우에는 등록된 특허가 취소된다. 물론 이에 대해서는 우리나라의 특

허심판원과 같은 Board of Appeals and Interferences에 불복할 수 있는

절차가 마련되어 있다. 위 재심사제도는 우리나라의 특허무효 심판제도와 유사

하다고 보면 된다.

미국의 특허침해소송은 일반 민사소송의 하나로서 간주되고, 다라서 일

반 민사소송과 같이 배심절차에 의해 이루어질 경우 일반인인 배심원들에게

기술적인 부분을 잘 설명하고 설득해야 한다. 다만, 침해금지청구소송은

일반 배심절차에 의할 수 없고, 손해배상청구소송만이 선택에 따라 배심절차로

진행될 수 있다. 우리나라와 달리 특허침해가 형사적으로 처벌받지는 않

는다.

미국의 특허침해와 관련된 소송은 일반 민사소송절차와 같기 때문에,

배심절차나 이른바 증거개시절차(discovery) 등은 특허침해소송에 특이한

것은 아니다. 다만, 증거개시절차가 다른 소송에 비하여 중요한 역할을 하

고, 소송진행 과정에서 우리와는 달리 아주 다양한 전문가(expert)들의 보

고서가 제출되고, 증언이 진행된다.

또한, 특허법은 연방법이기 때문에, 특허로 인한 소송의 관할 법원은 주

법원이 아니라 연방지방법원이 1심을 관할하고, 항소심은 CAFC에서 통일

적으로 관할한다. 우리나라에서도 특허법원이 특허침해로 인한 소송까지

도 전속적으로 관할하여야 한다고 하는 주장이 나오는 것도 위 CAFC를

모델로 한 것이다. CAFC가 설치되기 전에는 각 연방지방법원을 관할하는


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연방항소법원인 12개의 순회항소법원 중 유리하게 판결을 내릴 법원을 찾

아다니는 이른바 ‘Forum Shopping'이 있었다고 한다. 또한, 소송이 진행

되어 판결이 선고되기까지 걸리는 시간도 버지니아주 동부의 경우는 평균

10개월이 소요되는 반면, 콜로라도, 뉴저지, 뉴욕 동부의 경우는 33개월

정도 소요되는 것으로 나타나, 이와 같은 소송 기간도 Forum Shopping의

한 원인이 된다.

1. 특허심판

특허출원인 또는 특허권자는 심사관의 결정에 대해 특허심판원(Board

of Patent Appeals and Interferences)에 심판청구를 할 수 있다. 특허심판

원은 위 심판청구를 받아들이거나 기각하는 결정을 내릴 수도 있고, 다시

심사관에게 되돌려 보낼 수도 있다. 특허심판원은 새로운 근거에 기초하

여 특허청구항을 거절할 수 있는 권한이 있다. 이미 심사관에 의해 허여되

었던 특허청구항에 대해서도 마찬가지이다. 특허심판원의 위 결정에 대해

서는 연방항소법원 연방순회구법원(Court of Appeals for the Federal

Circuit)이나 연방지방법원 콜롬비아지구 법원(District Court for the District

of Columbia)에 다시 다툴 수 있다.

이 또한 특허소송의 일종이기는 하지만, 특허등록과정에 대한 사법심사

(judicial review)라고 할 수도 있어, 일반적으로 침해를 위주로 하는 특허

소송과는 전혀 다른 소송절차이다. 현재 우리나라의 제도로 보면 특허법

원에서 이루어지는 소송이 이에 해당한다고 할 것이다.

2. 특허소송

특허법은 연방법률로서 특허법에 관한 소송의 관할 법원은 미국 연방

지방법원에 있다. 미국에는 94개의 연방지방법원(District Court)이 있고,

13개의 연방항소법원이 있는데, 특허권 침해에 관한 소송의 항소법원은 연

방항소법원 연방순회구법원이 관할한다. 다만, 특허실시권 계약과 관련된 분

쟁은 순수한 계약관계에 관한 것으로서 주 지방법원에도 제소할 수 있다.


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특허출원절차에서 발생하는 소송도 넓게 보아 특허소송 중의 하나 이지

만, 일반적으로 특허소송이라고 하면 특허침해로 인한 소송을 의미한다. 특

허침해소송에서 중요한 쟁점은 등록된 특허의 유효성과 유효한 특허권의

침해이므로, 특허침해소송을 관할하는 법원은 위 두 가지 쟁점을 모두 판

단할 수 있다는 점이 우리나라의 법제와 다르다. 미국에서는 별도로 등록된

특허의 무효확인을 구하는 소송을 제기할 수는 없고, 특허침해소송에서

반소 형태로 제기하는 것은 가능하다.

특허침해로 인한 소송에서 침해자는 흔히 등록된 특허의 무효를 주장하

는데, 실무상 가장 문제되는 항변 중의 하나는 바로 진보성 요건에 관한

것이다. 또한, 특허의 침해와 관련하여서는, 등록된 특허청구범위의 해석

상 이른바 균등론이라는 것이 있는데, 명세서의 표현상 한계와 다양한 기

술 사이의 간격을 메우기 위한 해석론으로서 미국의 판례에 의해 형성된

법이론이고, 특허제도를 갖고 있는 모든 나라의 법원에서는 균등론 또는

이와 유사한 이론을 가질 수밖에 없다고 본다.

본래는 일반 사법상의 토지경계 침해이론이 초기 특허침해이론에 원용

되었으나, 1853년의 Winans사건이나 1950년의 Graver Tank사건을 통해

균등론이 확립되었고, 침해유형과 관련하여서는 1871년의 Wallace 사건을

통해 간접침해 이론이 확립되었다.

침해로 인한 손해배상액 산정이 실무에서도 가장 중요한 쟁점 중의 하

나인데, Polaroid사와 Kodak사 사이의 손해배상액이 미국 특허법 역사상

인정된 특허침해 손해액 중 가장 많은 액수라고 하고, 화해 (settle)로 종

결된 것 중에는 Texas Instrument사와 현대전자, 삼성전자 사이의 화해금

액도 각 10억 달러로 알려져 있다. 이와 같은 거액의 손해배상액 때문에

판결까지 가지 않고 중간에 당사자들끼리 화해로 종결되는 경우가 오히려

더 많다.

한편, 1995년도부터 2004년까지 미국 연방지방법원에서 진행된 지적재산권

관련 분쟁 중 특허 관련 분쟁은 약 2/5정도가 되고, 그 중 특허권자의 승소

율은 거의 60%에 가깝다고 한다. 미국은 그만큼 특허 관련 분쟁 수가 많고,


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그 분쟁에서 특허권자에게 유리한 판결을 선고하는 경향 (pro-patent)이 있

다고 말할 수 있을 것이다. 특허 관련 분쟁의 평균 소요 기간은 약 3년 반

정도 소요되는데, 소송에 들어가는 비용은 평균 약 200만 달러라고 한다.

미국에서 특허소송 중 또 다른 중요한 것 중의 하나는 바로 국제무역위원회

(ITC: International Trade Commission)에서 일어나는 특허 분쟁이다. 이

는 미국 이외의 나라 제품이 미국의 특허권자의 권리를 침해하는 경우 불

공정행위에 의한 수입을 막기 위해 특허권자는 ITC에 제소할 수 있고, 침

해결정이 나는 경우 수입금지를 취할 수 있는 강력한 제재 수단을 갖고

있다. ITC에 제소되는 국가 중 가장 많은 수를 차지하고 있는 지역은 동

북아시아 지역으로 나타나고 있다.

제 5 절 미국의 게임산업과 특허

미국에서는 1972년 최초의 컴퓨터게임으로 알려져 있는 ‘Pong'이 나오

고 나서 이를 ‘computer game'으로 불러야 할지, 또는 ‘television game'

으로 불러야 할지조차 잘 몰라 ‘비디오게임(video game)'이라는 용어가

제대로 정립되기도 전에 비디오게임 제작회사들간에 소송이 시작되었다고

한다. 미국에서는 비디오게임의 역사상 수없이 많은 소송이 있었는데, 그

중의 대부분은 게임기술이나 특허와 관련된 것이라고 한다.

우리나라에서는 주로 게임의 방식이나 게임의 화면구성과 관련되어 가

끔 ‘표절' 논란이 이는데 이는 저작권침해의 문제이고, 특허와 관련된 분

쟁사례는 그리 많지 않으며, 그마저도 대부분 비즈니스 모델과 관련된 것

들이다.

미국에서 게임사들간에 특허와 관련되어 발생한 분쟁사례 중 최초라고

언급할만한 것은 마그나복스(Magnavox)사와 마텔(Mattel)사 사이의 분쟁이다.

마그나복스사의 이른바 ‘507특허권'은 홈비디오게임 산업의 성장을 알리는


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권리인데, 마그나복스사는 이에 근거하여 마텔사 등을 상대로 특허권침해를

주장하기 시작한 것이다.

마그나복스사는 1972년 ‘오디세이(Odyssey)'라는 텔레비전 게임을 상용

화하였는데, 이는 콘솔에 다양한 카트리지를 넣어서 게임을 즐길 수 있는

것이었다. 아타리사 또한 ‘Pong'이라는 텔레비전 게임을 만들었는데, 이는

한 장소에서 동전을 넣고 즐기는 아케이드 게임이었다. 아타리사가 1975

년 집에서 즐길 수 있는 ‘Pong'게임을 출시하자 마그나복스사가 아타리사

를 상대로 소송을 제기하였고, 두 회사는 서로 합의(settle)했다.

1976년에는 뉴욕의 제너럴 인스트루먼트사(General Instrument Corporation)가

텔레비전 게임의 제작사가 적은 비용과 구성요소로 게임을 만들 수 있도

록 할 수 있는 마이크로프로세서(microprocessor)를 만들었는데, 마그나 복

스사는 위 마이크로프로세서를 이용하여 1978년 ‘오디세이2'를 출시하였다.

마텔사는 1979년 ‘인텔리비전(Intellivision)'이라는 게임을 출시하였는데,

마그나복스사는 또 다시 자신이 보유한 507특허권의 침해를 주장하였다.

위와 같이 비디오 게임의 첫 장이 열리면서 시작된 게임사들간의 특허

분쟁은 그만큼 게임산업이 성장하고 있다는 반증이기도 했고, 게임산업에

서도 기술과 특허의 중요성이 인식되는 계기가 되었다.

현재 미국에서 1976년~2005년 사이의 게임기 관련 특허권 수는 대략

1,000건을 넘는 것으로 파악되고 있는데, 1980년 후반부터 꾸준한 증가세

를 보이고 있다. 그 중 비디오 게임기와 체험용 게임기가 70%이상을 차

지하고 있고, 네트워크 게임기와 휴대용 게임기 분야는 약 26%정도의 점

유율을 보이고 있는 것으로 조사되고 있다. 위 특허권의 권리자들을 살펴

보면, 미국과 일본 국적의 회사들이 보유하고 있는 특허권이 거의 90%에

육박하고 있어 미국과 일본이 게임강국임을 여실히 보여주고 있다. 특히,

일본 국적의 회사들은 다양한 게임기종의 분야에서 높은 점유율을 보이고

있는데, 일본 국적의 회사들은 다름 아닌 닌텐도, 소니, 코나미, 세가 등임

은 누구나 쉽게 짐작할 수 있을 것이다. 미국 내에서 게임 관련 특허권의

권리자는 70%이상이 기업으로서 개인이나 연구기관에 의한 게임기술의


30

발전이 있다기보다는 상업적인 게임회사들에 의해 게임 관련 기술이 발달

되어 왔고, 그 과정에서 특허가 중요한 자산이 되고 있음을 충분히 알 수

있다.

한편, 미국 내에서 특허 관련 소송 건 수는 2006년도 한 해만을 놓고

보면, 약 2,500건이 넘는 것으로 보고되고 있는데, 그 중 약 80% 내외가

화해(settlement)로 분쟁이 해결되는 것으로 보고 되고 있다. 위 특허 관련

분쟁 중 약 15% 이상이 캘리포니아주에서 발생하고 있는데, 이는 캘리포

니아주 내에 할리우드와 실리콘 밸리가 위치하고 있어 이와 무관하지 않

은 것으로 생각된다. 위 특허 관련 소송과 관련된 통계치 중 게임과 관련

된 수치를 찾아내는 것은 쉽지 않으나, 앞서 본 통계치와 유사한 수치를

보일 것으로 생각된다.


31

제2장 일본특허제도

제1절 전자게임 산업의 특허에 관한 기술동향조사1)

1. 전자게임 기술발전의 역사와 흐름

가. 입력기술

전자게임이 등장한 1970년대 후반은 좌우 또는 상하의 일차원의 이동이

버튼 또는 다이얼이나 핸들 등의 입력장치에 의한 것이었지만, 1970년대

후반에 조이스틱이 채용되어 2차원 입력, 화상의 3차원화와 함께 3차원

스틱이 개발되어 단순히 3차원 내의 위치나 방향을 입력할 뿐만 아니라

스틱을 움직이는 각도에 의해 아날로그적으로 입력속도가 조절될 수 있었

다. 기타 팔의 움직임이나 손가락의 움직임을 입력하는 ‘파워 글러브’ 등,

아케이드게임 등에 있어 다양한 입력장치가 발전되게 되었다. 또한

‘seaman’(세가)나 ‘피카츄는 건강해츄’(닌텐도) 등, 음성입력을 할 수 있는 게

임도 등장하게 되었다. 화상입력을 이용한 게임으로서는 체감형 아케이드

게임 ‘사랑의 파라파라 대작전’(남코)에서 미쯔비시 전기의 인공망막 칩을

사용하여 홍체의 움직임을 표현하는 입력을 이용한 예가 있다.

나. 출력기술

가정용 게임기의 특수한 출력장치로서 입체 체감 안경형 장치를 들 수

있다. 1985년에 발매된 닌텐도의 패미컴용 액정 셔터식 안경 ‘3차원 시스

템’이나 1995년에 발매된 듀얼디스플레이방식 3차원 안경을 채용한 ‘버츄

얼 보이’가 있다. ‘버츄얼 보이’의 입체 표시의 기술은 미국RTI(Reflection

Technology, Inc.)를 이용하였으며 적색 LED 어레이와 거울로 구성되어

있는 적색 모노그로의 4단조 표시로 되어있다.

1) 본 동향은 技術調査課, 特許から見た電子ゲーム産業の将来像, 日本特許庁; 한국특허정보원, ‘디

지털 컨텐츠산업의 게임분야’ 기술 시장 및, 특허분석보고서, 2006을 참고하였음.


32

다. 통신기술

1989년 ‘메가드라이브”(세가)용 모뎀이 발매되어 네트워크 대전(對戰) 서

비스가 개시되었으며 이후, 케이블 텔레비전이나 위성통신을 이용한 소프

트웨어의 송신 서비스가 제공되었다. 1998년에 발매된 ‘Dreamcast’ (세가)

에는 모뎀이 표준으로 탑재되어 네트워크화에 대비하는 등, 통신기술을

둘러싼 개발이 최근까지 이루어졌다.

라. 처리기술

고속 화상처리나 리얼리티가 있는 화상구현을 위해 각종 기술이 이용되

게 되었다. 배경화면에 영향을 미치지 않고 캐릭터 패턴을 이동하는 스프

라이트 기술은 1979년에 ‘갤럭시안’에서 처음으로 표시회로가 탑재된 이후

1982년 ‘문패트롤’(아이렘)에서 다중 스크롤, 같은 해, ‘폴포지션’(남코)에서

는 주사선마다 독립적으로 스크롤 하는 라인 스크롤 기술로 채용되어 있

다. 이후 유사한 3차원 게임 등을 거쳐 화상의 3차원으로 발전을 이루었

다. 3차원 처리방법으로서 폴리곤에 의한 입체표현이 이루어지도록 하였다.

이 후면고서를 위해 ‘Z버퍼알고리즘’, ‘파인더 알고리즘’ 등이 이용되었다.

또한, 고속연산처리를 가능하게 하기 위해 인베이스키네마틱스에 의한 모

션캡처나 각종 보정 로직이 이용되었다. 또한 처리에 필요한 CPU의 처리

성능이 높아졌으며 3차원의 시대가 되어감에 따라 서서히 범용적 아키텍

처를 채용하면서도 고속으로 처리하기 위해 범용의 CPU나 전용 DSP를 3

차원의 연산이나 묘사에 각각 독립하여 사용하도록 하였다. 한편, 최근의

게임기는 고속 베이스를 중심으로 각 CPU나 DSP 메모리 등이 배치된 심

플한 구성으로 되어 있으며 각 엔진이 동일의 메모리에 대하여 액세스하

는 것으로 고속의 처리가 가능하게 되었다.

마. 기억기술

가정용 게임기의 게임제공 모체로서는 초기의 프로그램 내장형으로부터

소프트웨어 카트리지로 분리되어 카트리지를 교환해서 각종 게임을 하는

것이 가능하였다. 1983년 발매된 ‘패미컴’(닌텐도)에는 ROM 카트리지의


33

용량이 500KB정도이지만 이후, 소프트웨어의 용량이 확대됨에 따라 용량

도 증대되어 1990년 발매된 ‘슈퍼패미콤’에는 3MB 정도였다. 또한 용량의

증대에 따라 1994년 발매된 ‘플레이스테이션’에서는 CD-ROM 에의 공급이

주류를 이루었다. 그 사이 점포나 네트워크를 통한 소프트웨어의 교환 시스템

도 개발되었다. 예를 들어, 1986년 발매된 패미컴용 ‘디스크시스템’ (닌텐도)에

는 전국의 소매점 3000점에 설치된 ‘디스크라이터’에서 저가로 교환이 가

능하게 되었다. 1995년에는 세가가 케이블 텔레비전 회로에 게임을 송신

하는 ‘세가채널’을, 닌텐도가 위성방송으로 게임 데이터를 송신하는 “새틀

라이트 뷰’ 서비스를 개시하였다.

~1975 1980 1985 1990 1995 2000

입

력

좌표입력

아날로그입력

기타

음성인식

출

력

화상출력

사운드출력

기타(진동etc)

통

신

로컬통신

네트워크통신

처

리

화상생성 2D

3D

물리계산

처리모듈구성

기타처리

기

억

미디어

압축

전자게임의 주요 기능별 기술동향

▲1차원/버트다이얼

▲2차원/조이스틱 ▲2차원/십자키「패미컴」(닌텐도) ▲3차원/3D시스템

「닌텐도64」(닌텐도)▲팔․손가락

움직임 ▲오토바이형(세가)

▲음성인식/피카츄는

건강해츄(닌텐도)

▲입체시점/전자셔터

「3D시스템」(닌텐도)▲입체시점/듀얼디스플레이

「비주얼보이」(닌텐도)

▲모뎀(옵션)/「메가

드라이브」(세가)용

▲모뎀(표준탑재)/

「드림캐스트」(세가)

▲스프라이트「갤럭시안」(남코)

▲횡스크롤,다중스크롤

▲폴리곤「유닝그랑」(남코)

▲ICPU/「패미컴」(닌텐도) ▲멀티프로세스/「세가」

▲프로그램 내장 ▲CD-ROM/「CD-ROM2」

(PCI엔진)

▲DVD-ROM/「플레이스테이션2」

(SCE)

▲텍스쳐맵폴리곤/「릿지레이서」(남코)


34

2. 전자게임산업과 지적재산권

일본에 있어서 전자게임 특허는 1990년대 후반에 들어서면서 급속하게

증가하였다. 과거 20년 동안의 추이를 보면, 1980년의 특허출원 건수는 전

체의 불과 18.3%에 지나지 않았지만, 1995년 이후의 특허가 전체의 64.9%

를 점유하고 있다. 이는 1990년대 들어서면서부터 특허에 대한 관심이 높

아졌음을 나타내 준다. 이 배경으로서는 1980년대 전자게임의 공급자 수

가 한정되어 특허를 둘러싼 분쟁이 적었던 것이 가장 큰 요인이라 판단된

다. 그러나, 1980년대 후반 이후로 들어서면서부터 신규 경쟁기업이 증가

함에 따라 전자게임 관련 소송이 증가하게 되어 특허에 관한 관심이 급속

하게 높아졌다. 최근 활발한 특허출원을 하는 회사는 코나미, 남코, 세가,

스퀘어, 에닉스, 타이토, Aruze, 소니, 닌텐도 등의 회사이며 주요 출원인

의 특허출원은 1,670건으로 전체 특허출원건수 2,483건 대비 약 67.3%이다.

출원인 국적 ~93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 합계

KONAMI CO LTD JP 3 2 4 4 35 45 37 77 80 39 28 5 359

NAMCO LTD JP 17 21 15 11 11 26 35 33 20 19 4 1 213

SEGA CORP JP 51 21 16 8 36 22 15 15 10 3 3 6 196

SQUARE CO LTD JP - - - - 3 2 10 14 112 17 2 1 161

ENIX CORP JP - - - - 13 35 31 13 2 - - - 114

TAITO CORP JP 7 7 25 8 14 12 5 13 6 8 - 3 108

ARUZE CORP JP - - - - - 3 5 5 28 48 10 5 104

SONY CORP JP 2 3 3 1 9 16 13 11 25 5 4 3 95

NITENDO CO LTD JP 3 1 4 2 8 8 9 4 12 5 12 10 78

OLYMPIA :KK JP - - - - - - - 4 21 20 - - 45

SNK CORP JP - - 1 - 4 10 12 11 - 1 - - 39

CASIO COMPUT CO LTD JP 2 5 4 - - 2 4 15 3 1 - - 36

HORI CO LTD JP 2 - - - - 2 2 6 7 3 1 - 23

NEC CORP JP 3 - 1 - 4 - - 6 3 4 - 2 23

MATUSHITA ELECTRIC IND CO

LTDJP 4 1 6 - - 1 2 1 4 2 - - 21

TAKARA CO LTD JP 4 2 - - 1 - 2 2 5 5 - - 21

TOSHIBA CORP JP 11 - - 1 - 1 1 2 - 2 - - 18

CANON INC JP - - - - - - 1 3 11 - 1 - 16

주요출원인 소계 109 63 79 35 128 185 184 235 369 182 65 36 1670

기타 95 31 35 44 57 63 60 157 116 86 43 26 813

합계 204 94 114 79 185 248 244 392 485 268 108 62 2483

일본에서의 출원인별 특허동향


35

주1) 검색식(일본; IPC:A63F9/22, 미국․유럽;(video+electronic)×game)

주2) 1999년의 값은 집계, 당해 연도의 모든 건수를 반영하지 않은 참고 데이타

일본에서의 특허출원건수의 추이

한편, 1980년대에는 실용신안이 특허와 거의 같은 정도지만 최근에는

압도적으로 특허의 수가 증가하였다.

일본․미국․유럽의 전자게임 특허출원건수는 1983년을 경계로 증가추

세가 주춤하였던 것이 90년대로 들어오면서 부터는 모두 증가하는 경향

이다. 특히, 90년대 후반의 증가가 뚜렷하였다.

일본․미국․유럽의 전자게임 특허출원 건수의 추이


36

게임기 분야에 있어서는 97년 이후 급증 하였으며, 1975~2004년 사이의

게임기 분야와 관련된 일본 내 특허출원 건수는 2,483건으로 나타났다. 내

‧외국 출원인이 2,421건으로 전체의 97%를 점유하고 있으며, 미국 국적

출원인의 출원이 40건으로 2%, 한국 국적 출원이 17건으로 1%의 점유율

을 보이고 있다.

일본 내의 전자게임기 특허출원 건수의 추이

1995~1999년의 특허는 일본이 일본․미국․유럽 전체의 49%를 점유하

여, 미국의 29%, 유럽의 22%를 크게 상회하고 있다. 다만, 일본이 특허출

원에 그다지 적극적이지 않은 1980년대에는 유럽과 미국도 일본과 동등하

게 특허를 취득하였다.

전자게임시장에 있어서 일본이 세계시장을 선도하며, 특허도 이를 반영

하여 일본이 다수를 확보하였다. 각 시장에 있어 특허취득 상위 10개 회

사의 특허건수의 구성비를 비교하면 미국은 1980년대 중반경까지 미국기

업이 다수를 점하고 있었지만 1980년대 후반부터 일본의 특허가 다수를

점하게 되었고 1995~1997년에는 90%를 초월하여 증가하였다. 그러나

1998년경부터 미국기업도 특허출원을 강화하고 IBM․마이크로소프트 등

컴퓨터 대기업이 특허취득에 적극적 자세를 보여왔다.


37

주) 검색식((video+electronic)×game)

1980년대 초반, 전자게임 관련 특허를 선도한 기업은 닌텐도․아타리였

다. 그러나, 전자게임의 선구자인 아타리의 실적부진, 분리 및 부문 매각

등으로 인해 미국계 기업의 위치가 저하되고 미국 내 시장에 있어 특허는

일본 기업에 의해 대부분 점유당하게 되었다.

미국에서의 일본 ․ 미국․유럽 출원자 국적별 특허건수의 추이 (상이 10개사의 구성)

그 중에서 1980년대 후반부터 아케이드게임 대기업인 타이토․남코․

세가가 적극적인 특허 신청을 하여 최근 급격하게 경쟁관계를 이루고 있

다. 이러한 전자게임에 있어 비지니스상 특허가 중요하게 되어 네트워크화

등의 신기술 도입에 의해 특허의 중요성이 다시한번 높아졌다.

가. 1990년대 후반부터 지적재산을 둘러싼 경쟁격화

1) 1990년대 중반이전 ~ 일본과 미국진영 간의 분쟁

일본의 게임 개발업체 사이에는 공존공영을 해야 한다는 질서가 구축되

어 있었다. 예를 들어, 남코와 세가 사이에 특허분쟁이 일어난 경우, 관련

단체가 각 게임 개발업체를 설득, 상호 타사의 창조성을 존중하여 유사한

게임의 출하를 미룰 것을 결정하는 헌장을 작성할 정도이며, 각 회사도

일정기간 후에는 특허를 대가없이 공개하였다.


38

이렇기 때문에 이 기간에는 국내 개발업체가 한 곳에서 정면으로 특허

침해를 다투는 사건은 대부분 보기가 어려웠다. 이 결과 일본의 게임 개

발업체가 관련된 특허분쟁의 대부분은 일본의 게임 개발업체를 상대방으

로 한 미국의 게임 개발업체나 개인이 제기한 사례이다.

또한, 이 시기는 세가 VS 코일 사건에 있어서 특허침해를 인정하고 과

도한 화해금을 지급한 세가의 자세가 비판받는 등 닌텐도 등의 일부 기업

을 제외하고 일반적인 일본의 게임 제조업체에 있어서 지적재산권 분쟁에

대한 유연한 대응자세가 지적되었다.

2). 1990년대 후반이후 ~

가) 국내 업체 간 소송의 활발화

게임시장의 확대와 함께 종래의 게임 개발업체와는 다른 경영체질을 가

진 신흥 게임 개발업체의 대두에 의해 여러상황이 변하였다.

이들 신흥기업은 지적재산권의 유효한 활용을 경영전략의 하나로 삼았

기 때문에 국내의 게임 개발업체 간에 특허분쟁이 일어나는 상황이 나타

났다. 상징적인 사건이 신흥 게임업체의 기수인 코나미가 쟈레코․남코

등 대기업 양사를 상대방으로 제기한 분쟁사건이다.

또한, 램버스 vs 히다치․세가 사건에서는 히다치사가 제조한 반도체에

의해 특허침해가 제소된 것과 관련하여 Dreamcast의 미국 수출금지를 요

구하는 등 상품의 특허분쟁이 게임기 업체의 비지니스에 영향을 준 사례

도 보여진다.


39

년도 사건명 원고명 피고명법원

소재지

대상

지적재산권

1986년 닌텐도 vs 알펙스 사건 알펙스(미) 닌텐도(일) 미국 특허권

1988년 아타리․텐겐 vs 닌텐도 사건 닌텐도(일) 아타리․텐겐(미) 미국 특허권

1990년 드래곤퀘스트 공략집 사건 에닉스(일)冬樹社

(일․출판사)일본 저작권

세가 vs 코일 사건 코일(미․개인) 세가(일) 미국 특허권

1991년 애콜레이드 vs 세가 사건 세가(일) 애콜레이드(미) 미국저작권․

상표권

1992년 닌텐도 vs 페어차일드 사건 페어차일드(미) 닌텐도(일) 미국 특허권

팩맨 사건 남코(일)기술평론사

(일․출판사)일본 저작권

1993년 세가 vs 아타리 사건 아타리(미) 세가(일) 미국 특허권

캡콤 vs 데이터이스트 사건 캡콤(일) 데이터이스트(미) 일본 저작권

1994년 TSMC vs 닌텐도 사건 닌텐도(일) TSMC(대만) 미국 특허권

장기소프트웨어 사건 로그(일) 魔法(일) 일본 저작권

삼국지 상표 사건 코에이(일) 프로사이드(일) 일본 상표권

1995년 야마하 vs ESS 사건 야마하(일)

ESS Technology

(미․미국반도체

업체)

미국 특허권

닌텐도 vs GE 사건 GE(미) 닌텐도(일) 미국 특허권

1996년 테트리스사건

에롤로그(러시아․상사,저작권보유자)대 테트리스 컴퍼니(미․저작권관리회사) BPS(일․국내판매)

게임팅

(일․게임기 판매)일본 저작권

1997년 프리쿠타 사건 애틀러스(일) SNK(일)․APBI(al) 미국 특허권

1998년 두근두근 메모리얼 사건 코나미(일)스펙컴퓨터

(일․상사)일본 저작권

중고소프트웨어 사건SCE․코나미․남코․

캡콤․스퀘어(일)

도어 (일․중고소

프트웨어판매)일본 저작권

다마고치 사건 반다이(일)영광․KIP 등

(일․수입판매)일본

부정경쟁

방지법위반

1999년 음악게임 사건 코나미(일) 커넥틱스(미) 일본 특허권

야구게임 사건 남코(일) 코나미(일) 일본 특허권

2000년 램버스 vs 히다치․세가 사건 램버스(미) 히다치․세가(일) 미국 특허권

야후 사건 닌텐도․세가 등(일) 야후(미) 미국 저작권

전자게임 업계에서의 주요한 분쟁사례


40

일본․미국에서의 통신․네트워크 관련 특허동향

주) 일본에 있어서는 A63F9/22 특허에 대한「통신」+「네트워크」관련 특허의 건

수, 유럽․미국은 communicate + network + receive + transmit 관련 특허의

건수

나) 통신․네트워크 관련 특허의 급증

전자게임 분야에 있어 통신․네트워크 관련 특허가 급증하여 일본에 있

어 전자게임 관련 특허(A63F9/22)에 관한 통신․네트워크 관련 특허는

1999년 현재 전체의 53%에 상당하는 376건에 달하고 있다. 특히, 1990년

이래 급증하여 최근 관심이 높이지고 있는 것이 확실해 보인다. 유럽과

미국에 있어서도 많은 통신․네트워크 관련 특허가 출원되어 있으며 전자

게임 비지니스에 있어 특허의 중요성은 증가하였다.

다) 소프트웨어 관련 특허의 증가

1999년 일본에서의 공개특허출원수를 F1분류에 의해 분류하여 보면 프

로그램 제어에 관련한 특허건수가 많다. 이는 하드웨어의 비약적인 향상

에 따라 소프트웨어상에서 표현할 수 있는 것이 다양화된 동시에 프로그

램량이 증가하여, 데이터 압축의 프로그램 제어에 관한 특허가 증가하였

다고 보여진다.


41

게임업계 소프트웨어 특허건수 내역

주) 검색식(일본; IPC:1263F9/22)

소프트웨어 개발업체 출원건수가 증가하여 플랫폼을 공급하는 하드웨어

공급업체의 특허를 상회하였다. 전자게임 비지니스에 있어서는 플랫폼을

제공하는 하드웨어 개발업체가 독립되어 있지만 지적재산권의 관점에서

볼 때 소프트웨어의 중요성이 높아졌다고 할 수 있다.

라) 비디오 게임기 분야 특허출원의 높은 점유율

비디오 게임기 분야와 체험용 게임기 분야는 1990년 이후부터 증가하기

시작하였으며 휴대용 게임기 분야 및 네트워크 게임기 분야는 1990년대

중반 이후 출원의 증가를 보이고 있다. 1975~2004년간 휴대용 게임기 분야

에 관련된 일본 내 특허출원건수는 총 340여건이며 내‧외국 출원인별 특

허출원건수 점유율은 자국인 일본출원인의 특허출원건수 점유율이 약

96%(326건), 외국출원인에 의한 특허출원건수 점유율이 4%(14건)로 나타

나고 있다.

기술별 점유율은 비디오 게임기 분야가 970건으로 38%의 가장 높은 점

유율을 보였으며, 체험용 게임기 분야는 761건으로 31%를 점유하였고, 네

트워크 게임기 분야는 17%(412건), 휴대용 게임기 분야는 14%(340건)를

점유하였다.


42

기술분야 연도별 특허동향

기술분야 출원인 국가별 출원 점유율을 살펴보면, 일본 국적의 출원인

이 전 기술분야에서 93%이상을 점유하고 있으며, 비디오 게임기 분야의

경우에는 99.2%의 점유율을 보이고 있다. 반면, 미국 국적 출원인은 네트

워크 게임기 분야에서 3.9%, 휴대용 게임기 분야에서 2.4%를 점유하고 있

으나 그 점유율은 미비하다.

기술분야 출원인 국가별 점유율


43

3. 몰두해야할 과제

가. 일본의 산업계․정부 등의 과제

1) 지적재산권보호에 관한 과제

가) 소프트웨어 지적재산권의 보호강화

향후 전자게임 비지니스에 있어 최대 부가가치는 소프트웨어의 기술분야

가 된다. 이와 더불어 불법복제 등의 위법 제품이 나타나기 편한 환경이

나타났다. 소프트웨어 업체는 이러한 위법 행위에 대비하여 지적재산을

특허․저작권․상표권․초상권 등 다면적 지적재산권으로서 보호할 대책

을 마련하여 적극적으로 대처해야 한다.

나) 하드웨어 지적재산의 보호강화

멀티 플랫폼화가 진전되어도 하드웨어는 전자게임 플랫폼의 근간의 기

술이며 이를 장악한 기업이 전자게임에 있어서 우위를 확보한다고 말하는

것은 과언이 아니다. 산업계는 멀티 플랫폼화되는 가운데 핵심인 하드웨

어의 지적재산권이 보호되도록 주의환기 하지 않으면 안된다. 기업으로서

는 멀티 플랫폼화 가운데 콘텐츠, 키 컴퍼넌트, OS를 구축하여 자사의 부

가가치가 확보되기 위한 특허화를 이행해 나가는 것이 당연할 것이다.

다) 과거의 지적자산 확보를 위한 대책강화

전자게임 업계에 있어 일본이 과거 20년에 걸쳐 세계를 선도하였지만

특허․저작권 등의 등록건수는 적고, 산업계에 의해 중요한 지적재산권이

충분히 보호되는 상황이라고 보여지지 않는다. 이 때문이라도 지금까지

길러온 지적재산을 특허로 명확하게 자산화를 도모하여 과거로 거슬러 올

라가 발명의 시기를 특정할 수 있는 자료 등의 정비를 해야함이 마땅하다.

2) 전자게임 이용에 관한 심리학적 연구와 법적 정비

전자게임에 있어 화상기술은 향후에도 발전할 것이 예상되며 인간의 심

리에 미치는 영향도 클 것이다. 전자게임에 관한 심리학적 연구를 정부

차원에서 연구하는 것과 함께 장래의 문제가 연결될 경우에 법적정비도

필요할 것이다.


44

제 2 절 특허법 총설

1. 특허법의 목적

일본 특허법 제1조에서 특허법의 목적은 발명의 보호 및 이용을 도모하

고, 발명을 장려하여 산업발달에 기여하는 것이라고 규정하고 있다.

2. 특허법상의 발명(특허법의 보호대상)

일본 특허법에서 “이 법률에서 ‘발명'이라 함은 자연법칙을 이용한 기

술적 사상의 창작으로 고도한 것을 말한다”고 제2조 제1항에서 규정하고

있다.

통상 자연법칙의 이용이란 자연력의 이용과 같은 뜻으로 해석되고 있

다. 자연법칙 그 자제는 자연법칙의 이용이라고 말할 수 없다.

또한, 기술이라는 것은 일정한 목적을 달성하기 위한 구체적인 수단으

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