論專利審查與專利侵害鑑定之相通與歧異

壹、由案例看專利審查與專利侵害的糾葛

一、案例一1

案例事實：告訴人擁有 A專利（七十八年十月十六日申請，八十一年八月二十

二日核准公告），被告擁有 B專利（七十九年十月二十四日申請，八十年七月十三日

核准公告）及追加之 C專利（八十三年六月十一日申請，八十三年十一月一日核准

公告），告訴人指控被告侵害 A專利，法院將被控侵害物送請鑑定，鑑定意見函結論

為「整體結構實質相同」，被告則主張被控侵害物係實施其所有 B專利與 C專利所得

之產品，實未侵害 A專利。

台灣彰化地方法院八十四年易字第一四六七號判決，以「製造、販賣或使用乃

新型專利權之基本權能，至八十三年修正後專利法第一百零三條第一項之規定，乃

於立法上擴充專利權之權能，使新型專利尚具有排他之效力，非謂專利權人因該條

規定即喪失其專利權原有之基本權能，是本件被告既依據其合法取得之新型專利產

製扣案物品，其行為自無侵害告訴人之新型專利權可言」為由諭知被告無罪。

檢察官對該判決不服提起上訴，台灣高等法院台中分院以八十六年上易字第五

號判決駁回上訴而判決確定。二審判決認為：「蓋整部專利法包括專利權之授與，實

施與保護三大部分，國家授與專利權後，專利權人據以實施，並透過公權力加以保

護，此乃專利權制度之三大核心，不可偏廢。否則擁有專利權者僅能對他人排除侵

害，卻無製造販賣之專有實施權能，如同指稱物之所有權人僅有民法第七百六十七

條之物上請求權，卻無同法民法第七百六十七條使用、收益及處分之權能，恐非國

家設立專利制度之本旨。」

1 案例一之評論，參看鄭中人，論專利權之性質－彰化地院及其上訴台中高分院專利侵害刑事判決評釋，司法周刊第八八七、八八八期（民 87 年 7 月 22 日、29 日）。

1

二、案例二

案例事實：告訴人擁有 D專利（七十八年九月十六日申請，七十九年三月二十

一日核准公告），告訴人指控被告以販賣行為侵害 D專利並檢附結論為「侵害成立」

之侵害鑑定報告。台灣桃園地方法院八十四年易字第二○六二號判決認為舊專利法

之販賣新型專利物品罪以「明知」為要件，而犯罪事實應依證據認定之，本案尚無

證據可資證明被告確係明知，因而判決被告無罪。

檢察官對該判決不服提起上訴，二審法院將被控侵害物送請鑑定，侵害鑑定專

業機構認為「『小環管上有壓花』屬於『非必要構成要件』；因『小環管上有壓花』

之構成要件對熟習該項技術者而言，係屬無實質意義之特徵者」而作成「侵害成立」

結論。

台灣高等法院八十六年上易字第四二六三號判決認為：「將必要構成要件之『小

環管上壓花』視為『習知技藝』而略去，業已擴張新型第七一二八五號專利之範圍，

顯然已違反『全要件原則』之侵害鑑定基準，已難採為被告有侵害新型第七一二八

五號專利之依據」；且告訴人之 D專利業由案外人提出舉發成立確定，「告訴人之前

開專利權既經撤銷，被告販賣之前揭產品即無侵害此部分專利權可言」因此駁回上

訴而判決確定。

三、案例三

案例事實：原告（異議人）對關係人之E專利提出異議，不服被告（專利專責機

關）所作「異議不成立」之行政處分，經提起訴願、再訴願、行政訴訟2、行政訴訟

再審之訴3均經駁回，再次提起行政訴訟再審之訴。

原告主張：技術之等效改變，於專利侵害鑑定時「均等論」成立構成侵權，於

專利審查時即為不具「進步性」不應核准專利。侵害鑑定報告證實：因「均等論」

成立，關係人之產品侵害原告之 F專利。該報告可為 E 專利不符進步性之異議證據，

2 行政法院八十六年判字二五○八號判決參照。 3 行政法院八十七年判字一二二二號判決參照。

2

被告捨棄侵害鑑定報告所作行政處分自有違誤。

被告主張：專利侵害鑑定係以「全要件」「均等論」「禁反言」為判斷基準，專

利審查係以「實用性」「新穎性」「進步性」為判斷基準，兩者顯有不同。且專利審

查為專利專責機關之法定職權，自不受專利侵害鑑定機構之拘束。

行政法院八十八年判字第二二○○號判決認為：原告所提四份侵害鑑定報告，

其中三份於原審判決已說明何以未採之理由，而另一份係在原審判決之後作成，不

符再審理由，因此駁回原告之訴。

四、專利審查4與專利侵害之糾葛

前揭三案例均涉及專利審查與專利侵害之糾葛。

在案例一，法院認為行為人實施自己的專利即不可能侵害他人專利，係由專利

審查之核准結果推論專利侵害不成立。

在案例二，專利審查之結論變更（由核准專利變更為舉發成立撤銷專利）致使

專利侵害無從成立。且所主張專利既經專利審查核准公告，可否於專利侵害中將申

請專利範圍之「壓花」條件排除亦有爭議。

在案例三，原告主張關係人之產品依均等論成立侵害，因此關係人之專利不符

進步性應予撤銷，係由專利侵害鑑定之侵害結果推論專利審查不應核准。

專利侵害以專利權有效為前提，而專利權係經專利審查而授與，因此專利審查

之准駁及核准範圍與專利侵害是否成立息息相關。但專利審查與專利侵害之掌管機

關不同，其認定方式似相通卻非相同，往往產生看似矛盾之現象，例如常有專利權

人提出「實施自己專利權為何會涉及侵權」「他人明明侵權為何可取得專利」之疑

問，二者之糾葛並非「顯為誤解」5一語即可說明。

筆者不揣淺陋，嘗試以本文探討此一問題，所涉及專利權之特性、判斷原則之

4 本文所稱「專利審查」係指對專利申請案之可專利性進行審查，包含初審、再審、異議、舉發、依職權審查及其訴願、行政訴訟。 5 案例三之被告答辯理由認為原告所持論理顯為誤解，不足採信。

3

相通與歧異將依序析論之，尚祈各界方家不吝指正。

貳、專利權之特性

我國舊專利法對專利權效力係採積極與消極並列方式6，於第四十條第一項規

定：「專利權為專利權人專有製造、販賣或使用其發明之權。」，於第八十一條規定：

「專利權受侵害時，專利權人或實施權人或承租人，得請求停止侵害之行為，賠償

損害或提起訴訟。」，立法方式近於日本特許法。

民國八十三年專利法修正，改採消極方式，於第五十六條規定「物品專利權人，

除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的

而進口該物品之權（第一項）。方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人

未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之

權（第二項）。」7明確規定專利權係一種排除權而非專有權8，亦即專利權人僅取得

排除他人實施該專利之權利（the right to exclude others），而非必然擁有實施

該專利之權利（the exclusive right），例如：藥品專利仍須經主管機關核准，方

可製造、販賣該藥品；再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。此

係採行GATT/WTO TRIPs9之立法方式，此方式亦為目前多數國家所採行。

專利權人實施有效專利權，並不保證未侵害他人之專利權；反之，成立專利侵

害之物或方法提出專利申請亦可能取得專利。因此案例一之一、二審判決均有錯誤。

一審判決認為專利法第一百零三條第一項之修正，係立法上擴充專利權之權

6 拙著，專利法刑罰規定之研究（東吳大學法律研究所碩士乙組論文，民 88 年 6 月），4 頁。 7 新型專利權效力規定於第一百零三條，新式樣專利權效力規定於第一百一十七條，其規定方式與發明專利權相同。 8 立法院秘書處，民國八十三年專利法修正案（台北：立法院，民 84 年 8 月），339 頁。 9 GATT/WTO TRIPs第二十八條規定：「專利權人享有下列專屬權：（a）物品專利權人得禁止未經其同意之第三人製造、使用、要約販賣或為上述目的而進口其專利物品。（b）方法專利權人得禁止未經其同意之第三人使用其方法，並得禁止使用、要約販賣、販賣或為上述目的而進口其方法直接製成專利物品。」

4

能，與前述修法意旨及學者通說10均不符合。且其認為依據合法取得之專利製造產品

即無侵害他人專利權之可能，倘此論點可成立，只需以原專利為基礎進一步研發取

得再發明專利，即可迴避對原專利之侵權責任，將違背「鼓勵、保護、利用發明與

創作，以促進產業發展」之立法本旨；且使專利法第八十條第一項規定：「第二十九

條再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。」成為虛設。

而二審判決以民法中所有權之權能、物上請求權11探討專利權之效力，但智慧財

產權所保護之客體與一般有體財產權完全不同，一般財產權之規定對其是否均有適

用不無問題12，該判決比附援引物權法規定對專利權效力作過於簡化之論理，殊值懷

疑。

參、判斷原則之相通與歧異

3.1 申請專利範圍解釋

申請專利範圍（claim）係專利審查之主要對象、專利侵害鑑定之比對依據。解

釋申請專利範圍即是確定專利權範圍，於專利審查，確認此範圍是否應准予專利；

於專利侵害鑑定，確認被控侵害物是否落在此範圍內。

但解釋申請專利範圍的原則，在專利審查與專利侵害鑑定並不完全相同。於專

利審查，應依「合理的最廣解釋原則」（broadest reasonable interpretation）13，

在說明書支持的前提下，於合理範圍內將申請案之申請專利範圍作最廣義解釋，再

與先前技術（prior art）進行比較而判斷新穎性與進步性，以盡量使專利與先前技

10 黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷（台北：自行出版，民 83 年 2 月），498 頁；陳文吟，我國專利制度之研究（台北：五南圖書出版公司，民 84 年 11 月），148 頁以下；趙晉枚等五人，智慧財產權入門（台北：月旦出版公司，民 87 年 11 月），32 頁以下（執筆者：蔡坤財）。 11 民法第七百六十五條、第七百六十七條參照。 12 謝銘洋，智慧財產權之概念與法律體系，引自氏著「智慧財產權之基礎理論」（台北：台大法學叢書，民 86年 10 月），22 頁。

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術有所區隔而保持專利之有效性。於專利侵害鑑定，申請專利範圍的解釋係依申請

專利範圍語法（claims language）、申請過程（prosecution history）、先前技術

狀態（the state of prior art）等資料進行客觀解釋14，不得特別作廣義或狹義解

釋，使專利權擴大或縮小。但若存在兩種以上之合理解釋時，應採取保持專利之有

效性的解釋方法15，蓋核准專利為一授益行政處分，行政處分若未達違法程度，應儘

量保持其有效性。

申請人於專利審查與專利侵害鑑定對於申請專利範圍解釋之主張應為一致，因

此有「審查過程參酌原則」16，亦即專利權範圍不得包含申請人於審查過程中已表示

不屬於該發明之部分，例如：對核駁意見之申復亦構成專利權範圍之限制。其原理

與「禁反言原則」相同，但一般認為此乃解釋申請專利範圍所應參酌事項，與限制

均等範圍之禁反言原則仍有不同。

3.2 比對方式

一、抽象與具體

於專利審查，將申請專利範圍與先前技術（ prior art）進行比對，先前技術

可能是專利文獻，亦可能是一公開發表或公開使用之實物，其比對係「抽象對抽象」

或「抽象對具體」。於專利侵害鑑定，將申請專利範圍與被控侵害物進行比對，因此

其比對係「抽象對具體」。

舉例言之：甲取得 X專利，生產 x產品，其後乙提出 Y申請案，於專利審查，

可將 X專利與 x產品作為先前技術與 Y申請案之申請專利範圍進行比對。乙取得 Y 專

13 USPTO, MPEP, 2111. 14 Peter D. Rosenberg, Patent Law Fundamentals Vol.3, p17-85. 15 Smith v. Snow, 294 U.S. 1,14（1935）. 16 吉藤幸朔，特許法概說（東京：有斐閣，1992 年 7月），398 頁以下；吉井參也，特許權侵害訴訟大要（東京：發明協會，1990 年 7 月），18 頁以下；專利侵害鑑定基準（台北：經濟部中央標準局，民 85 年 1 月），50 頁。

6

利，生產 y產品，甲指控乙侵害其 X專利，專利侵害鑑定應是 X專利與 y產品進行

比對。早期司法實務常囿於「仿冒」一詞而將 x產品與 y產品進行比對，而被告亦

常以 y產品比 x產品擁有更多、更好功能，或實施自己擁有 Y 專利不可能構成侵害

而抗辯，此均為誤解。

二、單獨與綜合

於專利審查，新穎性判斷係採「單獨比對」，以個別獨立之引證資料與申請專利

範圍進行比對；進步性判斷採取「綜合比對」，可將數個引證資料加以組合與申請專

利範圍進行比對。而專利侵害鑑定，係以申請專利範圍與被控侵害物進行比對，無

論全要件原則、均等論均是「單獨比對」。

3.3 附屬項之從屬關係

一、獨立項與附屬項之區分

獨立項（independent claim）與附屬項（dependent claim）應以是否包含其

他項之所有限制為區分，而不以是否引述其他項為區分17，雖然後一方法簡易且為申

請專利之收費計算所採行，但依該方法判斷所得之附屬項並不一定真為附屬項。例

如：申請專利範圍「1.一種發電裝置，包含：A…；B…；C…；D…。2.如申請專利

範圍第 1項所述之發電裝置，其中D以E取代。」，第 2項乍看是附屬項，其實是獨立

項。

由於附屬項應包含獨立項之所有限制，美國專利實務上有一「侵害測試法」

（infringement test）18用以檢驗是否為真正的附屬項，若想像中該項可能被單獨

侵害即為獨立項，否則為附屬項。因A+B+C+E僅侵害第 2項而未侵害第 1項，可得第

2項是獨立項的結論。

17 Guidelines for Examination in the European Patent Office, C-III, p.17. 18 MPEP,608.01.

7

二、「整體觀之」原則

對應於撰寫申請專利範圍之「單句原則」（single sentence rule）19，解釋申

請專利範圍應「整體觀之」（as a whole）20，亦即於專利審查不得對要件分別核駁，

於專利侵害不得將要件分離主張。

由於寫入申請專利範圍之要件均將成為專利權範圍之限制，獨立項之撰寫須在

能實現發明目的（產業上利用性）以及與先前技術相較具有新穎性或進步性的前提

下，盡可能只加入最少之必要元件。

附屬項係對獨立項增加要件或對要件作限定21，因此附屬項應具備所依附獨立項

之所有特性22。於技術空間，附屬項為獨立項之子集合。

三、專利審查中之附屬關係

於專利審查，獨立項具可專利性，原則上附屬項即具可專利性23，例外為附屬項

之主題有誤或不合邏輯，例如：獨立項為「1.一種影像掃瞄裝置，至少包含：一光

學讀取頭…」而附屬項為「2.如申請專利範圍第 1項所述之光學讀取頭…」24；或獨

立項為「1.一種試劑，係由A物質、B物質、C物質所組成…」而附屬項為「2.如申請

專利範圍第 1項所述之試劑，其中A物質之成分為 0至 5﹪」25。反之，附屬項具可專

利性，獨立項未必具有可專利性。

四、專利侵害鑑定中之附屬關係

於專利侵害鑑定，附屬項之侵害成立，原則上所依附之獨立項的侵害亦成立26，

19 專利法施行細則第十六條第七項前段：「獨立項或附屬項之文字敘述應以單句為之」；美國專利之申請專利範圍以”I claim”等字句為首，以句點”.”為結尾，中間除專用簡寫（例如：℃）外不得出現大寫。 20 Peter D. Rosenberg, Patent Law Fundamentals Vol.2, p14-43. 21 因附屬項仍得以其他附屬項依附之，嚴格而言，此處「獨立項」應為「所依附項」（parent claim）而「附屬項」應為「依附項」（child claim），但為避免四個名詞出現混亂，本文僅以「獨立項」與「附屬項」進行討論。 22 我國專利法施行細則第十六條第三項參照。 23 “A dependent claim should be considered allowable when its parent claim is allowed”. In re McCarn, 101 U.S.P.Q. 411(CCPA 1954) . 24 附屬項之主題有誤造成附屬項之範圍超過獨立項之範圍。 25 A物質成分可為 0 造成附屬項之範圍超過獨立項之範圍。 26 Wahpeton Cancas Co. v. Frontier Inc., 870 F.2d 1546； Autogiro Company of America

8

例外情形是獨立項被認定無效或獨立項之均等範圍包含先前技術27；反之，所依附之

獨立項的侵害成立，附屬項之侵害未必成立。

五、由專利審查看多項制撰寫之優點

於專利審查，當較寬之獨立項因新穎性或進步性等問題被核駁，較窄之附屬項

仍可能獲准。因申請人與審查委員對於先前技術都不可能居於全知且完全正確理解

之地位，在核駁與答辯過程中雙方攻防、磋商、妥協，最後達成修正申請專利範圍

並核准專利之協議。多項制之申請專利範圍由層層依附之關係形成由寬至窄之多道

防線。在前幾層防線被審查意見所提出之先前技術及論理攻破後，仍有後幾層足以

保護發明之核心，不致限於全輸或全贏之風險。尤其在落實「逐項審查，逐項審定」

的美國專利審查，申請人最好預留一項範圍最小之申請專利範圍與具體實施例相

符，因為只要該項獲准，全案便只是專利權範圍大小問題，而非准駁問題。當他人

提出專利權無效之訴時，其多道防線、層層保護的功能亦同。

多項制的撰寫方式尚有預防他人以再發明取得專利之防禦作用。因為利用原發

明主要技術內容所完成之再發明仍可能取得專利28，雖然再發明專利權人未經原發明

專利權人同意不得實施其發明；但相對而言，原發明專利權人未經再發明專利權人

同意不得實施再發明2930。若再發明掌握競爭優勢，原發明專利權將形同被挖空。因

此撰寫申請專利範圍，應將不同之實施態樣均納入以預防他人以再發明或迴避設計

取得專利，使發明構思得到最充分的保障。

六、由專利侵害鑑定看多項制撰寫之優點

於專利侵害鑑定，越下層之附屬項的限制條件越多，範圍越小但越具體，對於

指控抄襲式侵權有其優點。以童年的彈珠遊戲為比方，獨立項是廣而淺的洞，彈珠

v. United States, 384 F.2d 391. 27 Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates,14 U.S.P.Q.2d 1942, (1990). 28 我國專利法第二十九條參照。 29 Ronald B. Hildreth, Patent Law－A Practitioner’s Guide（Practising Law Instutute,1988）, p.122. 30 為避免雙方互相牽制，因此我國專利法第二十九條第三項規定雙方得協議交互授權實施，

9

（被控侵害物）容易落入，但亦容易在外力撞擊（例如：鑑定意見或法官認知有誤）

下跳出；若能在獨立項下再加上幾層附屬項，就像在原範圍內再挖上幾層窄而深的

洞，當彈珠深陷其中即難有機會脫逃。

3.4「新穎性」與「全要件原則」

一、新穎性（novelty）

新穎性係指發明創作在申請日或優先權日前為前所未見，其核駁須於單一先前

技術揭露發明創作之所有要件，此點為各國專利實務所共通31。其比較方式如第 1表。

引證資料 申請案 符合新穎性要件？

1 A+B A+B+C Yes

2 A+B+C A+B+C No

3 A+B+C+D A+B+C No

第 1 表

二、全要件原則（all elements rule）

全要件原則係指除非被控侵害物包含申請專利範圍之所有構成要件，否則將不

會被該申請專利範圍所涵蓋。符合全要件原則者為字面侵害（literal

infringement）。其比較方式如第 2表。

專利權 被控侵害物 符合全要件原則？

1 A+B A+B+C Yes

2 A+B+C A+B+C Yes

3 A+B+C+D A+B+C No

第 2 表

協議不成得申請特許實施。 31 例如：“a rejection for anticipation under section 102 requires that each and every limitation of the claimed invention be disclosed in a single prior art reference”. In re Paulsen, 31 USPQ2d 1671(Fed. Cir. 1994).

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三、相通之處

（一）、先後關係

於第 1 表 1 與第 2 表 1 重疊之情形，發明創作A+B+C可取得專利權32，但其實施

需經原發明A+B專利人之同意，否則即構成專利侵權。反之，發明創作A+B+C若出現

在專利A+B申請日或優先權日之前，將使A+B喪失新穎性。

美國專利實務有「在後，成立侵權；在前，成立先占」（that which infringes,

if later, anticipates, if earlier）之原則33，被控侵害物包含所主張專利之所

有要件成立侵害者，若出現在所主張專利之前則構成先占（anticipation），亦即具

有新穎性。此項原則由來已久，雖被認為「侵權」（infringe）一語不夠嚴謹應改為

「字面侵權」（literally infringe），但仍無損其價值。論者34亦提出其相對原則「在

前，成立無效；在後，成立侵權」（that which invalidates, if earlier, infringes

if later），包含專利之所有要件可使專利無效之證物，若出現在專利之後則構成侵

權。

許多國家在審查新穎性均有「下位概念發明之公開，使上位概念發明不具新穎

性。上位概念發明之公開，不影響下位概念發明之新穎性」35的原則，例如：「以銅

製成」之先前技術會使「以金屬製成」之專利申請喪失新穎性，「以金屬製成」之先

前技術並不使「以銅製成」之專利申請喪失新穎性，但此僅為新穎性之判斷，公開

在後之下位概念發明仍需進一步審查進步性。日本與我國專利審查基準對前述原則

設有例外「但藉參酌當時之技術知識，而可由上位概念導出下位概念表現的發明時，

則不在此限」亦即仍喪失新穎性，但本文認為：新穎性係指前所未見，至於參酌先

前技術推導可得已近於顯而易見或能輕易完成，應屬進步性之範疇，因此於新穎性

32 A+B+C當然還需符合進步性規定方可取得專利權。 33 Peter D. Rosenberg, Patent Law Fundamentals（Clark Boardman Co.,1995） Vol.1, p7-35. 34 Roy H. Wepner, The Patent Invalidity/Infringement Parallel: Symmetry or Semantics?, J.P.T.O.S, p.895, Nov. 1989 35 專利審查基準（台北：經濟部中央標準局，民 87 年 12 月），1-2-6 頁；中華人民共和國審查指南第二部分 32 頁；Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan,

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判斷應將該例外刪除。

（二）、均採全部要件出現之比對方式

於專利審查，僅在申請專利範圍之要件均出現於單一引證資料方得以喪失新穎

性核駁36。於專利侵害鑑定，僅在申請專利範圍之要件均出現於被控侵害物方符合全

要件原則而成立字面侵害（literal infringement）。新穎性與全要件原則之判斷均

採全部要件出現之比對方式。

惟我國近年來對於全要件原則有所謂「絕對」與「相對」之爭37。

絕對全要件原則：認為全要件原則之判定無任何彈性，縱然對象所省略者為非

必要元件亦不構成侵害。其立論基礎為「專利權人用語責任論」（patentee as

lexicographer），專利權人自己敘述申請專利範圍構成要件而獲得專利，其後即不應任

意反悔而主張任一元件為非必要。

相對全要件原則：認為全要件原則之判定容許一定彈性，在判定時須先將屬多

餘限定之非必要元件刪除再進行比對。因此倘對象所省略者為非必要元件亦構成侵

害，其立論基礎為衡平（equity）。採此說者常舉實例為專利權人申請保溫瓶之新型

專利，除瓶身、瓶蓋、熱絕緣容器外，於底部有三支腳，而被控侵害物除三支腳以

外，技術特徵完全相同，此時若判斷為不侵害似違反衡平原則，類似實例尚有於椅

背後設有置物袋之座椅38。

依我國專利侵害鑑定基準所載「缺少申請專利範圍中的非必要技術構成－與申

請專利範圍相同」39似採相對全要件原則，此點頗有爭議40。

ch.5, p.5；Guidelines for Examination in the European Patent Office, C-IV, p.46。 36 “a rejection for anticipation under section 102 requires that each and every limitation of the claimed invention be disclosed in a single prior art reference”. In re Paulsen, 31 USPQ2d 1671(Fed. Cir. 1994). 37 陳逸南，專利侵害鑑定基準的一些意見，智慧財產，17 期；洪瑞章，對專利侵害鑑定基準的一些閱後心得（上篇），工業財產權與標準，48 期（民 86 年 3 月），62 頁；洪瑞章，淺論專利侵害鑑定的一些衡平問題， 1998 年全國智慧財產權研討會論文集（新竹：國立交通大學企業法律中心，87 年 12 月）。 38 洪瑞章，對專利侵害鑑定基準的一些閱後心得（上篇），工業財產權與標準，48 期（民 86 年 3 月），62 頁。 39 專利侵害鑑定基準，64頁。 40 陳逸南，專利侵害鑑定基準的一些意見，智慧財產，17 期（民 85 年 3 月），54 頁；洪瑞章，

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本文認為基於下述理由仍應採絕對全要件原則。

1、區分「必要」與「非必要」難有一致標準

專利侵害鑑定攸關專利侵害訴訟兩造權益，其鑑定方法應儘可能明確客觀，使

任何人使用該方法均可獲致相同結論，避免人言言殊。

對於所謂「非必要元件」，鑑定基準之說明為「此缺少的技術構成部分，實際上

對熟悉該項技術者而言，係屬於無實質意義之技術特徵」41。

採贊同見解之學者所提建議有兩點42：

（1）、若一組件（或組件間之關係、或方法之步驟等）對於證明專利請求標的

相對於先前技術具有新穎性及進步性並未發揮任何作用，或做出貢獻，則該組件係

屬「非必要元件」43。

（2）、若一組件（或組件間之關係、或方法之步驟等）對於證明專利請求標的

克服該發明所欲解決之技術問題，發揮發明所預期之技術效果，及達成發明之主要

目的並未發揮任何作用，或做出貢獻，則該組件係屬「非必要元件」。

專利專責機關44對於質疑則回覆「專利申請人有時誤將非必要元件寫入申請專利

範圍，但此元件之有無並未影響該專利案之主要技術內容，故仍有其他國家判斷待

鑑定物與專利案相同，並非只有我國採用」，惟將「參考更多文獻並召開公聽會研討

後再行決定」45。

前引數種說法對於「非必要」之判斷均不相同，在實務運作中所生疑義必然更

再論「專利侵害鑑定基準的一些意見」，智慧財產，20 期（民 85 年 12 月），38 頁；陳逸南，又論「專利侵害鑑定基準的一些意見」，智慧財產，21 期（民 86 年 3 月），62 頁。 41 專利侵害鑑定基準，64 頁。 42洪瑞章，對專利侵害鑑定基準的一些閱後心得（上篇），工業財產權與標準，48 期（民 86 年 3 月），62 頁；龔政，專利侵權判定中「多餘限定」問題的探討，中國專利與商標，1995 年 3 期，82 頁。 43 本項應源自WIPO Legal Training Course on Patent Infringement Proceedings，BLTC/29 item 24，原文為「A claim will sometimes include a non-essential element, that is, an element not essential to avoid the criticism of lack of novelty and obviousness. The omission of a non-essential element will not avoid infringement.」，參看WIPO, Background Reading Material on Intellectual Property（WIPO，1988）, p.106。 44 專利專責機關原為中央標準局，民國八十八年一月改制為智慧財產局。 45 經濟部中央標準局專利侵害鑑定研討會記錄，工業財產權與標準，69 期（民 87 年 12 月）。

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多，採此說者必須提出明確一致之見解方能以理服人。

2、違反我國相關規定

相對全要件原則與我國專利法制未能合致之處甚多，例如：46

專利法第二十二條第四項規定：「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標

的、技術內容及特點」。

專利法施行細則第十六條第二項規定：「獨立項應載明申請專利之標的、構成及

其實施之必要技術內容、特點」。

專利審查基準明載：「記載於獨立項中之『構成之必要技術內容、特點』，乃為

發明不可或缺之要件，因此發明獲准專利後，專利權人不得將獨立項所載事項之一

部分，更正為非發明構成之必要技術內容、特點的事項」47。

專利侵害鑑定基準明載：「例如獲准專利之發明，其獨立項所載發明構成之必要

技術內容、特點為ａ、ｂ、ｃ及ｄ，專利權人就不能主張其為其中之ｄ非為其發明

構成之必要技術內容、特點。換言之，即專利權人不能將構成之必要技術內容、特

點解釋為僅是ａ、ｂ、ｃ三者。因為如准專利權人如此解釋，將擴大其申請專利範

圍」48。

專利侵害鑑定基準並非法源，不具法律效力，僅為專利侵害鑑定之參考資料49。

其內容與前揭法律、命令牴觸者當然不應採行，何況專利侵害鑑定基準本身即前後

矛盾。

3、不符我國現狀

「相對全要件原則」在中國大陸稱為「多餘限定原則」，雖於「周林頻譜儀」一

案50中採行，但學者之間仍有不同見解51，即使採此說者亦指出「這一準則在運用中

46 下列文字之底線部分為作者所加。 47 專利審查基準 1-3-13 頁。 48 專利侵害鑑定基準 46 頁。 49 拙著，專利法刑罰規定之研究，100 頁。 50 宿遲編，知識產權名案評析（北京：人民法院出版社，19967 年 7 月），138 頁。 51 龔政，專利侵權判定中「多餘限定」問題的探討，中國專利與商標，1995 年 3 期，81-82 頁；袁德，

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應當特別慎重。對於被認定的寫在獨立權利要求中的非必要技術特徵，應當是顯而

易見的疏漏所致。真正做到在保護專利權人合法權益的同時，不損害公眾利益。而

且隨著專利制度的發展，專利代理人業務水平與撰寫專利申請文件水平的提高，這

個準則在專利侵權判斷中的地位應逐漸減弱，以致最終取消。」52，中國大陸實施專

利制度時間尚短，僅約十五年53，考慮申請人與代理人對申請專利範圍可能認知不足

因而採此說。而我國實施專利制度已超過五十年，應無需重走回頭路。而且我國對

於專利侵害仍有刑罰規定，若將侵害鑑定留下此一模糊空間，對社會大眾之自由權、

財產權將產生不可預期之損害。

採此說之學者曾由「損益同歸」之「衡平」原則立論54，認為專利權人於申請階

段既未因加入非必要元件而獲享提昇專利核准機率之利益，於專利侵害中自不應令

其承受因加入非必要元件而所縮減專利權範圍之損害。其說頗有見地，但如前述「必

要」「非必要」難有一致標準，且專利審查中是否將該元件視為必要純屬審查委員之

內心思考，社會大眾無從得知亦難以判斷。以中國大陸「周林頻譜儀」一案為例，

專利權人在復審程序中主張特徵 a與特徵b的組合產生意想不到的治療效果因此具

有創造性，卻在專利侵害中主張特徵b為非必要55，前後主張矛盾猶可享有擴張之專

利權，實有失事理之平。我國若採相對全要件原則，難保無類似情事發生，再加上

實務對於專利侵害之主觀要件認定寬鬆56，在「雙效合一」之下，悲泣「法之極，惡

論必要技術特徵與非必要技術特徵，中國專利與商標，1995 年 3 期，19-21 頁；艾文，也談「多餘限定」問題，中國專利與商標，1996 年 1期，26-28 頁；張榮彥，機械領域專利申請文件的撰寫與審查（北京：專利文獻出版社，1997 年 5 月），153-160 頁；程永順、羅李華，專利侵權判定－中美法條與案例比較研究（北京：專利文獻出版社，1998 年 3 月），252-268 頁。 52 程永順，專利訴訟（北京：專利文獻出版社，1994 年 6 月），50 頁。 53 中國大陸專利法於一九八五年四月一日正式施行，參看陳逸南，大陸專利法解讀（台北：月旦出版公司，民 84 年 10 月），15 頁。 54 洪瑞章，淺論專利侵害鑑定上的一些衡平問題，1997 年全國智慧財產權研討會論文集（新竹：國立交通大學企業法律中心，86 年 12 月），497 頁。 55 艾文，也談「多餘限定」問題，中國專利與商標，1996 年 1 期，26-28 頁。 56 專利侵害鑑定基準認為「侵權行為人對公告在專利公報之專利，應當查閱且能查閱到，而竟沒有查閱，致不知所製造、使用、販賣或進口行為，已構成專利侵害，此屬過失之過錯。」（16 頁）。而法院判決則經常以「專利權業經中央標準局核准並經公告，被告豈能諉為不知，被告所辯均為卸責」（台灣高等法院台中分院七十六年上易字第一八一號刑事判決參照）、「專利權於公告後，即為不特定之公眾所週知，被告豈可空言不知？」（台灣高等法院八十

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之極」者恐怕是專利侵害訴訟之被告，而非專利權人。

法官依據法律獨立審判，對於侵害鑑定報告等證據仍應斟酌是否採信。案例二

之二審法院未將該侵害鑑定報告奉為圭臬，且對所謂「相對全要件原則」作出評論：

「將必要構成要件之『小環管上壓花』視為『習知技藝』而略去，業已擴張新型第

七一二八五號專利之範圍，顯然已違反『全要件原則』之侵害鑑定基準」，值得肯定。

惟本案係以本專利「採特徵式寫法，『其特徵在於』以後之文字俱為限制條件，亦為

申請人當時所認定為與『習知』具區別性之創作重點」為論理依據，除特徵式寫法

（Jepson Type）外是否及於其他撰寫方式尚有待觀察。

3.5「無害公開」與「逆均等論」

一、無害公開（non-prejudicial disclosure）

大多數國家之專利法均有例外不喪失新穎性之規定，其類型可分為：

（一）、於官方認可展覽會之公開

（二）、於學術會議之公開

（三）、未經申請人同意之公開

歐洲專利公約第五十五條、日本特許法第三十條、中國大陸專利法第二十四條

均包含此三種情形，並規定須於公開後六個月內提出申請。

美國專利實務中喪失新穎性之例外包含「偶然先占」（accidental

anticipation），例如：因偶然原因在橫樑中形成空氣通道，其製造者並未意識其存

在產生之防火效果即不構成防火樑之先占，其後若有人提出防火樑之專利申請並未

二年上易字第三八○○號刑事判決參照）等理由認定被告係故意。因專利侵害以專利權有效為前提，而授與專利權除國防機密案外均經公告，由前述實務見解可推得行為人必有故意或過失，此種認定流於恣意，對人權保障不周，且無異科以全民查閱每一期專利公報每一專利之義務，對社會大眾顯然過苛。參看拙著，專利侵害之罪與罰（上），智慧財產權，18 期（民89 年 6 月），43-56 頁。

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喪失新穎性57。

我國專利法對於喪失新穎性之例外規定並未包含「未經申請人同意之公開」與

「偶然先占」。

二、逆均等論（reverse doctrine of equivalents）

於專利侵害鑑定，當主張專利之申請專利範圍之要件均可在被控侵害物上找到

即構成字面侵權，原則上構成專利侵權，例外情形是字面相同但實質不同時「逆均

等論」成立。

廣義均等論之適用猶如一把「雙刃劍」，並非永遠僅對專利權人有利，當被控侵

害物品在發明原理上已有相當大的改變，實質上以不同方式達成同或相似功能，卻

仍落在專利權人申請專利範圍文義之中，即可相反運用均等論以抗辯58。

三、相通之處

無害公開與逆均等論均應用於技術內容落在申請專利範圍之字面意義的情況，

無害公開是喪失新穎性之例外，逆均等論是構成侵害之例外，二者在判斷流程之地

位相同。

四、歧異之處

（一）、無害公開之成立僅與揭露方式有關，與技術內容無關。逆均等論之成立

則因被控侵害物之技術內容與主張專利權實質不相同。

（二）、無害公開之成立需由申請人負舉證責任，逆均等論之成立則需由專利侵

害訴訟之被告負舉證責任。

3.6「進步性」與「均等論」

57 Arthur R. Miller & Michael H. Davis, Intellectual Property（West Publishing Co.,1994） , P.50. 58 Mead Digital Sys. ,Inc. v. A.B. Dick Co., 723 F.2d 455（1983）。

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一、進步性（inventive step）

「進步性」係指發明創作相較於申請日或優先權日前之先前技術應有一定程度

的進步，而非熟習該項技術者所能輕易完成。在美國專利法稱為「非顯而

易知性」（non-obviousness）， via 之字根原意是「路」，路就在腳下，不會

看不見，順著路往前走就會到達目的地，不需費心思考。因此運用先前

技術即能輕易完成者，喪失進步性。

對於進步性之判斷方式，各國未盡相同。

（一）美國

主要依循Graham案 59所確立之判斷原則：

1、瞭解先前技術之範圍與內容。

2、 確定申請專利範圍與先前技術之差別。

3、 以熟習該項技術者角度進行判斷。

而審查時需注意60：

1、專利申請須整體觀之。

2、 引證資料須整體觀之，其中須對組合可能性作出建議使其組合係顯而易知。

3、不得以事後之明看引證資料。

4、是否顯而易知以成功的合理預期為標準。

（二） 歐洲專利局

長久以來歐洲專利局以「問題及解答取向」（problem and solution approach）

檢驗進步性61：

1、 認定最相近之先前技術（以所解決問題最相近為標準，而非以結構或步驟

最相近為標準）。

59 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 U.S.P.Q. 459（1966）.

60 MPEP, 2141.

61 Guidelines for Examination in the European Patent Office, C-IV, p.50.

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2、認定欲解決之技術問題。

3、以前兩點為出發點，由熟習該項技術者角度判斷是否顯而易知。

於第 3點的判斷應採取「能/會取向」（could-would approach），亦即進步性之

關鍵不在於熟習該項技術者「是否能」採取該技術手段完成發明，關鍵在於熟習該

項技術者於解決此一技術問題「是否會」採取該技術手段。

（三） 日本

判斷進步性之方法為62：

1、尋找判斷基礎：選擇一引證資料，用以比較與專利申請之異同。

2、推論：判斷熟習該項技術者是否能輕易完成。

（四） 我國

早期實務對進步性標準極高，要求「發明專利，其所應用之手段在原理尚須全

新，亦即該項手段從未用以解決該項問題」63；其後又採行類似美國「相乘效果」原

則（synergism doctrine）64的「相乘功效」觀點，認為「須該發明在各組合元件原

來功效之外，具有相乘功效者，使足當之，如僅有諸組合構件原來功效之相加效果，

則難稱為『組合發明』」65。

現行專利審查基準明載：判斷進步性時，應依據申請專利範圍之請求項所載，

依據所屬技術領域以及申請專利當時之技術水準，檢索申請日前之既有技術知識作

為引證資料，以研判技術手段之選擇與結合是否為熟習該項技術者所能輕易完成66。

惟實務上仍有部分審定書敘述專利申請案之技術內容後，即直接援用條文謂「熟

習該項技術者所能輕易完成」而核駁專利，未對先前技術、專利申請案與先前技術

之差別、為何能輕易完成作任何說明，此種審定書形式上雖附理由，實質上與未附

62 Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, ch.2, p.12. 63 行政法院七十三年判字第一二五三號判決、七十二年判字第一二○號判決參照。 64 參看董安丹，美國專利法上之非顯著性：法律上之判斷標準（中），智慧財產權，12 期（民88 年 11 月），12-18 頁。 65 行政法院八十五年判字第一三二六號判決參照。 66 專利審查基準，1-2-18 頁。

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理由無異，具有重大瑕疵。因為法院作成判決或行政機關作成行政處分都是認定事

實、適用法律的過程，對事實與法律間之涵攝必須進行說明方為完整之論理。

二、均等論（doctrine of equivalents）

均等論係指被控侵害物雖未包含申請專利範圍之所有構成要件，不成立字面侵

害，但其不符部分係以實質相同之等效元件置換者仍成立侵權。均等論係為避免投

機者對專利內容僅作細微變更即迴避侵權而設。

（一）美國

判斷均等之準則主要依循Graver Tank 案67所確立F/W/R三要件檢驗，即「以實

質相同之方式實施實質相同之功能而達成相同之結果」。

1997 年最高法院對Hilton Davis案68作成判決，判決首先肯定均等論存在，但指

出F/W/R三要件僅為檢驗均等方法之一，並非等於均等，本案採用「非實質變更」

（insubstantial differences）作為檢驗均等的方法。

（二）日本

1998 年最高裁判所在「滾珠軸承」案69，確認專利侵害鑑定之原則為：

1、專利權範圍依明細書所載申請專利範圍為準。

2、被控侵害物如與申請專利範圍之構成要件有所差異，即在專利權範圍之外。

但此差異部分若符合均等論，則被控侵害物仍在專利權範圍之內。均等論之成

立要件為：

1、差異部分並非專利發明之重要部分70。

2、被控侵害物之差異部分係置換以相同方法、達成相同功能、目的之元件。

3、此種置換於被控侵害物製造時，係熟悉該項技藝者所易於思及。

4、被控侵害物不屬於專利發明申請時之習知技術，且非當時熟悉該項技藝者所

67 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 85 U.S.P.Q 328（1950）. 68 Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 117 S. Ct. 1040（1997）. 69 最高裁判所判決，平成六年（才）第一○八三號請求排除專利侵害事件。 70 原文為「本質的部分」。

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易於思及。

5、被控侵害物並非專利發明於申請過程有意排除者。

於專利侵害訴訟中，專利權人須先就前三點負舉證責任，被告若以後兩點抗辯

須負舉證責任。

（三）我國

多數學者認為有採行均等論之必要71；惟有學者採反對見解，認為均等論擴大專

利權範圍，既無法律依據，又與物權法定主義相違72；亦有學者基於經濟分析觀點，

認為均等論非必得採用，若欲採用亦需修正73。

而實務上雖常見基於均等論認定侵害成立之司法判決，但多係直接引用鑑定意

見或侵害鑑定報告。案例一之一審判決即謂「本件扣案之『電動螺絲裝卸工具』與

『飛輪』，就物品之構造或裝置而言，核與專利案顯有不同，惟因兩者均係可作動螺

絲之電動工具，而飛輪僅係元件，就裝卸作用而言，自屬實質相同，是上述鑑定意

見函記述『整體結構實質相同』之結論，實應指兩者之作用而言，兩者於結構裝置

上既有所差異，其運作之效能，衡諸常理，當隨之有異，故上開鑑定意見函乃有『等

效之變更』之析述。」

三、相通之處

（一）、均以熟習該項技術者為標準。

熟習該項技術者（person skilled in the art）是一個貫穿專利法的判斷標準，

至少可見於三處：

1、充分揭露：專利說明書是否已充分揭露係以熟習該項技術者瞭解其內容並可

71 謝銘洋，論專利權之範圍－兼述德國相關之理論與實務，引自氏著「智慧財產權之制度與實務」（台北：台大法學叢書，民 84 年 5 月），155 頁；蔡明誠，發明專利法研究（台北：台大法學叢書，民 86 年 4 月），203 頁；黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷（台北：自行出版，民 83年 2 月），509 頁。 72 鄭中人，論專利權之性質－彰化地院及其上訴台中高分院專利侵害刑事判決評釋，司法周刊，888期（民 87 年 7 月 29 日），註三八。 73 吳永川，中美「專利侵害分析」之比較研究（東吳大學法律研究所碩士乙組論文，民 85 年 7月），233 頁。

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具以實施（enabling）為標準，例如：我國專利法第二十二條第三項、美國專利法

第一百一十二條第一項、中國大陸專利法第二十六條第三款。

2、進步性：申請案是否具有進步性係以熟習該項技術者是否能輕易完成或顯而

易知為標準，例如：我國專利法第二十條第二項、美國專利法第一百零三條。

3、均等論：被控侵害物是否符合均等論，自經典案例Graver Tank案即確定「一

個重要因素是熟習該項技術者是否知悉此專利成分可置換為其他成分」，判決中所用

字句與進步性規定相近74，因此熟習該項技術者是否具有「置換容易性」為均等論之

重要標準。

「熟習該項技術者」是一個概念性的人物，具有該技術領域之共通常識，可取

得該技術領域之所有現有技術（特別是檢索報告所列文獻），並具備常規工作及實驗

之一般與能力75。

於前述日本最高裁判所判決後，東京地方法院提出「該項技術領域任何人」之

標準用於判斷被控侵害物之置換是否易於思及，其範圍較「熟習該項技術者」廣泛，

因此其標準較進步性判斷更高。日本最高裁判所提出之均等論要件已頗為嚴格，若

再加上此一見解，在日本實務上成立均等論可謂難上加難76。

（二）、均以一定程度之困難度為標準

進步性要求申請案運用先前技術需具有一定程度之進步方可取得專利，此一定

程度之進步隨各國專利法規定而不同，例如：美國為「非顯而易見」77、我國為「不

能輕易完成」78或「能增進功效」79、中國大陸為「有突出的實質性特點和顯著的進

74 原文為「An important factor is whether persons reasonably skilled in the art would have known of the interchangeability of an ingredient not contained in the patent with one that was.」。 75 EPO, Guidelines For Examination in the European Patent Office, C-IV, p.51. 76 Toshiko Takenaka, The Doctrine of Equivalents after the Supreme Court “Ball Spline” Decision, http://www.washington.edu/casrip/newsletter/newsv5i4jp1.htm. 77 美國專利法第一百零三條。 78 我國專利法第二十條第二項。 79 我國專利法第九十八條第二項、

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步」80。

均等論係為避免被控侵害物僅作細微變更即迴避侵權而設，因此對於專利技術

需有「實質變更」（substantial differences）才能避免侵害。

前述東京地方法院判決強調：僅在被控侵害物對於專利技術之置換係能輕易完

成時，均等論才能成立；有如僅在專利申請案對於先前技術之置換係能輕易完成時，

才會喪失進步性。

（三）、判斷方式均傾向客觀

進步性與均等論可說是專利審查與專利侵害鑑定中最困難的部分。

進步性的判斷須在專利審查中假設「時光倒流」回到申請日或優先權日，並「變

換角色」成為熟習該項技術者，進而判斷專利申請案與先前技術的差距。為抗衡「事

後諸葛亮」式的主觀認定，美國專利實務發展出輔助標準：次要因素（secondary

consideration）或客觀證據（objective evidence），例如：商業上的成功、久懸

未決的需求、克服技術偏見、專家的懷疑、發明的好評、他人抄襲81。此類標準亦漸

為其他國家所採行82。

在Hilton Davis案，被告主張在適用均等論前法院應探究行為人之意圖，CAFC

認為抄襲（copying）、迴避設計（designing around）、獨立開發（independent

development）三者應予區分：抄襲、迴避設計都和主觀意圖有關，但後者與專利技

術存在實質性差異，前者則無，獨立開發則與主觀意圖無關83。最高法院未採前述見

解，而認為最好的方式是保持專利侵害鑑定之純粹客觀原則，排除意圖在均等論判

80 中華人民共和國專利法第二十二條第三項。 81 董安丹，美國專利法上之非顯著性：法律上之判斷標準（下），智慧財產權，12 期（民 88年 12 月）， 71-81 頁。 82 例如：中國大陸承認「發明解決了人們一直渴望解決、但始終未能獲得成功的技術難題」「發明克服了技術偏見」「發明取得了預料不到的技術效果」「發明在商業上獲得成功」（審查指南第二部分 39 頁），而我國（專利審查基準 1-2-28 頁）與日本（Guidelines, p.21）亦承認「發明在市場上之成功，如係因發明之突出的技術特徵本身直接所獲得者，可作為進步性之有利事證之一。惟發明在市場上之成功，係因其他因素，例如銷售技巧或宣傳所獲得者，則不得作為發明具有進步性之憑據」。 83 Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co. 62 F.3d 1512（Fed. Cir. 1995）.

23

斷中出現。

四、歧異之處

（一）、「整體觀之」與「逐項比對」

前述美國專利審查之進步性判斷，對專利申請與引證資料均需整體觀之（as a

whole）。確定申請專利範圍與先前技術之差別後，並非判斷該差別是否顯

而易知，而是判斷專利申請整體是否顯而易知 84。

Graver Tank 案所確立均等論之 F/W/R 檢驗標準應採「逐項比對」（element by

element）抑或「整體觀之」（as a whole），在美國專利實務向有爭議，案例在兩端

擺盪不止。最高法院於 Hilton Davis 案認為「對於界定專利範圍，每一項要件均屬

重要。因此，必須將均等論適用於每一項要件，而非適用於整個發明」，亦即確立「逐

項比對」原則。

（二）、時間基準不同

進步性判斷之時間基準為申請日或優先權日，於世界各國均屬一致。而均等論

判斷之時間基準向來有所爭議，可分為三種見解：

1、申請日或優先權日：認為專利權範圍不應擴及申請人於提出申請時都無所認

知之技術內容。

2、侵權行為日：均等論既為防患侵權人僅對專利作些微變更即迴避專利形同對

專利詐欺（fraud on patent），時間基準應是侵權行為日，方能將侵權行為日之前

所公開，侵權行為人得以利用之技術知識納入考量。

3、公告日：專利係於公告日公示於社會大眾，專利權範圍應以社會大眾所能預

期為限，所以應採公告日為時間基準，且可避免採前二說保護過窄或過廣的問題。

美國專利實務採取侵權行為日，例如：專利將衛星之狀態訊號送回基地之電腦

運算後再將結果傳回衛星以控制運行，被告則於衛星設置微處理器，因申請專利時

84 MPEP, 2141.02.

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為電子技術仍未成熟，而隨著科技日新，在侵權行為時以微處理器取代電腦乃熟習

該項技術者所易於思及，專利侵害成立85；專利為特定結構之紙製盛蛋盒，被告製品

具有同一結構但採用PVC材質，雖然PVC係在申請日之後才出現，但因侵權行為時以

PVC取代硬紙乃熟習該項技術者所易於思及，專利侵害成立。而前述日本最高裁判所

判決也採取侵權行為日作為均等論之時間基準。我國專利侵害鑑定基準亦同86，惟其

解說有誤87。

（三）、有無例外

進步性判斷並無例外；均等論判斷則有例外，即使均等論成立仍應檢驗均等範

圍是否符合禁反言原則或因包含習知技術而成立習知技術抗辯。

1、禁反言原則（prosecution history estoppel）

申請專利過程中所作主張及修正係經由申請人同意而提出，申請人應受其約

束，不得事後反悔，前後行為不一。

在美國專利實務，專利權人於申請專利過程為獲准專利而表示放棄之部分，於

取得專利權後，不得重行主張該放棄部分為專利權所涵蓋，亦即不得復奪

（recapture）該放棄部分。禁反言原則是係對均等論的限制。但不同種類的修正之

效力有所差異，不僅要看專利權人放棄什麼，也要審究專利權人為什麼放棄。美國

最高法院在Hilton Davis案指出：基於有關可專利性之實質原因（a substantial

reason related to patentability）所作修正方可成立禁反言。CAFC則在Festo案88

判決回應「可專利性之實質原因不限於新穎性與進步性」「自動修正申請專利範圍

（voluntary claim amendment）亦成立禁反言」「經修正之元件成立禁反言而完全

85 Huges Aircraft Company v. United States, 717 F.2d 1351, 219 U.S.P.Q. 473. 86 專利侵害鑑定基準，32 頁。 87 洪瑞章，對專利侵害鑑定基準的一些閱後心得（上篇），工業財產權與標準，48 期（民 86 年 3月），66 頁。 88 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Ltd. 234 F.3d 558（Fed. Cir. 2000）.中文評介：洪瑞章，由美國Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Ltd.案來觀察「均等論」之最新演變，智慧財產，36 期（民 90 年 1 月），67 頁；羅炳榮，均等論與禁反言（上），37 期（民 90 年 4 月），54 頁。

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阻卻均等論」「未附理由之修正仍可成立禁反言」，此一見解將使均等論之適用機會

銳減，對於專利實務之衝擊極大；惟此案已上訴至最高法院，未來發展仍待觀察。

廣義而言，禁反言不僅禁止擴張專利權亦禁止限縮專利權。專利權人於申請專

利過程主張為申請專利範圍所涵蓋之部分，於取得專利權後，不得為保持專利之有

效性而主張該部分為專利權所不及。

2、習知技術抗辯

專利權不可擴張至已屬公共領域（public domain）之事物，因此均等範圍不可

擴及習知技術。

美國CAFC在Wilson Sporting Goods案89提出一種「假設性申請專利範圍」

（hypothetical claim）方法以檢驗均等範圍是否包含習知技術。其方法為：撰寫

足以包含被控侵害物之假設性申請專利範圍，若與習知技術比較之下，假設性申請

專利範圍不具可專利性，則代表被控侵害物屬於習知技術，因此可排除均等論之成

立；反之，若假設性申請專利範圍具可專利性，則代表被控侵害物不屬於習知技術，

無法排除均等論之成立。此種檢驗方法是否採用需由法院依具體情形決定，並無強

制性90。

我國彰化地方法院八十五年易字第二三八號刑事判決引用專利侵害鑑定基準指

出「眾人可實施之自由技術（即習知技術），不能授與專利，亦即任何特定人不能利

用均等概念獲得自由技術之獨占權」，為採納習知技術抗辯之先聲，值得肯定。

五、案例三之簡評

在案例一，法院的推論方式是「若有專利，即不侵權」；在案例三，原告的推論

方式是「若侵權，即無專利」，二者之推論方式相同91，但均有誤解。

專利權既為一種排除他人實施之權利，是否具有專利與是否成立侵權並無直接

89 Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates,14 U.S.P.Q.2d 1942, (1990). 90 International Visual Corp. v. Crown Metal Mfg. Co.,Inc.,991 F.2d 768,772(Fed. Cir. 1993). 91 前者為「p→~q」，後者為「q→~ p」。

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關係。就其比對而言，原告提出的異議證據是四件專利（包含 F 專利）與一件目錄，

其對象是關係人之 E專利；而專利侵害鑑定，原告所主張為 F專利，其對象是關係

人之 e產品，但 E專利與 e產品的要件不一定完全相符。

我國專利法對於發明與新型之進步性有「且未能增進功效」之差異92。理論上，

新型專利申請案雖為「熟習該項技術者所能輕易完成」但「能增進功效」者仍符合

進步性要件93。因均等論之「置換容易性」也是「熟習該項技術者所能輕易完成」，

即使E（新型）專利與e產品的要件完全相符，仍可能出現符合進步性而均等論成立

之情形。

且在實務上，侵害鑑定報告、第三人意見書等資料，僅為提供審查參考之書面

資料，不屬證據，亦無拘束專利專責機關之效力94；而判斷進步性以申請日或優先權

日為準，判斷均等論以侵權行為日為準，二者亦不相同。

因此，案例三即使均等論成立亦無從推論關係人之專利申請案不具進步性。

肆、結論

專利制度提供一種交換機制，由發明人公開發明創作以交換一定期限之專利

權。專利審查係判斷發明創作是否值得以專利權交換，專利侵害鑑定則判斷被控侵

害物是否包含於專利權。

在專利的早期發展歷史，由「在後，成立侵權；在前，成立先占」之古典測試

法、Graver Tank案中均等論成立所用字句與進步性規定相近、美國已故知名法官Nies

直指：「均等論源自可專利性的測試方法」95等處均可見專利審查與專利侵害密不可

92 專利法第二十條第二項、第九十八條第二項參照。 93 學者的批評參看黃文儀，專利法逐條解說（台北：自行出版，民 88 年 10 月），42-43 頁；宿文堂，評我國專利法中新型專利的進步性要件，法令月刊，48 卷 2 期，18 頁以下。 94 李鎂，專利行政訴訟案例簡介（八），智慧財產權，22 期（民 89 年 10 月），48 頁以下。 95 Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co. 62 F.3d 1512（Fed. Cir. 1995） dissenting.

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分的關聯。

隨著禁反言原則、逆均等論、次要因素、習知技術抗辯等原則陸續提出，專利

審查與專利侵害鑑定理論「由原則到例外，由抽象到具體」逐漸齊備精緻，各自建

構獨立之檢驗系統，須借用他方觀念之機會日減。

目前僅在特定問題上可見二者的交互運用，例如：以「侵害測試法」檢驗附屬

項是運用專利侵害鑑定的方法協助專利審查、以「假設性申請專利範圍」方法檢驗

均等範圍是否包含習知技術是運用專利審查的方法協助專利侵害鑑定。

專利審查與專利侵害鑑定，都是在發明人利益與社會公益之間作權衡定位，其

判斷方法或未盡相同，理想目標則為一致－

「讓辛勤工作者得到玫瑰芬芳，讓未曾揮汗播種者一無所獲」

願與科技法律工作者共勉之。

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論專利審查與專利侵害鑑定之相通與歧異 壹、由案例看專利審查與專利侵害的糾葛 參、判斷原則之相通與歧異 3.1申請專利範圍解釋 3.2比對方式 3.3附屬項之從屬關係 3.4「新穎性」與「全要件原則」 3.5「無害公開」與「逆均等論」 3.6「進步性」與「均等論」

肆、結論