come si costruisce una strategia attraverso i marchi: analisi di alcuni marchi famosi e di alcune...

EMANUELE MONTELIONE

Come si costruisce una strategia attraverso i marchi: analisi di alcuni marchi famosi e di alcune strategie esemplari

27 Gennaio 2014

Centro Congressi - Fiera di Cagliari

PROGRAMMA

IL CICLO DI VITA DEL MARCHIO

- Natura e funzione del marchio

- I segni idonei a costituire oggetto di marchio

- La tutela del preuso

- Come registrare un marchio

- Gli strumenti per la difesa dei marchi

- Cosa fare per non far decadere il marchio

IL MARCHIO

Marchio

Ditta azienda

Insegna locali commerciali

Nome di dominio spazio web

prodotti e servizi

IL MARCHIO È UN SEGNO DISTINTIVO

DEFINIZIONE E AMBITO DI TUTELA DEI SEGNI

DISTINTIVI

Marchio TUTELA RELATIVA O ASSOLUTA

Ditta TUTELA RELATIVA

Insegna TUTELA RELATIVA

Nome di dominio TUTELA RELATIVA

L’IMPORTANZA DELL’USO PER I MARCHI

Marchio TUTELA RELATIVA O ASSOLUTA

Il marchio che gode di rinomanza è tutelato anche oltre i prodotti/servizi che

contraddistingue

Il marchio che gode di notorietà all’estero è potenzialmente tutelato anche nei mercati di

sbocco

Il marchio non usato nei primi cinque anni dalla registrazione è tutelato a prescindere

dall’uso concreto che viene fatto del marchio

DIVERSA TUTELA TRA SEGNI REGISTRATI E SEGNI NON REGISTRATI

MARCHIO

NOME DI DOMINIO / DITTA / INSEGNA

SOLO USO

REGISTRAZIONE

USO

DIVERSA TUTELA TRA SEGNI REGISTRATI E SEGNI NON REGISTRATI

MARCHIO

REGISTRATO

NOME DI DOMINIO / DITTA / INSEGNA/MARCHIO DI FATTO

SOLO TERRITORIO DOVE USATO

Tutela Penale

Tutela Civile

Estero

LA DUPLICE NATURA DEI NOMI DI DOMINIO

MARCHIO E NOME DI DOMINIO NON SONO LA STESSA COSA

entrambi sono segni distintivi ma mentre il marchio ha una disciplina normativa organica, il nome di dominio ha natura ibrida e una disciplina normativa che solo parzialmente lo configura come segno distintivo


IL NOME DI DOMINIO

è una risorsa numerica perché

consente all'utente di individuare un computer presente sulla rete Internet senza necessità di conoscere l'indirizzo IP attraverso una serie di funzioni automatizzate


http://www.puntocartesiano.it/

Protocollo

Dominio di terzo livello

dominio di primo livello

dominio di secondo livello




PRINCIPIO DI

«UNITÀ DEI SEGNI DISTINTIVI»

Art. 22 CPI:

Divieto di “adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna

e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica (aziendale) o

altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a

causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa dei titolari di quei

segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato adottato, possa

determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere

anche in un rischio di associazione fra i due segni.

PRINCIPIO DI

«UNITÀ DEI SEGNI DISTINTIVI»

Art. 22 CPI

VICEVERSA

Il divieto “si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione

sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica

(aziendale) o altro segno distintivo di un segno uguale o simile a un

marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello

Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consente di

trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza

del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.

IL MARCHIO

I SEGNI IDONEI A COSTITUIRE OGGETTO DI MARCHIO

Verbali

Figurativi

Tridimensionali

Misti

Sonori

Olfattivi

Gestuali

Di posizionamento

IL MARCHIO

REQUISITI DI VALIDITÀ DEI MARCHI

DISTINTIVITÀ

NOVITÀ

LICEITÀ

NON INGANNEVOLEZZA

IL MARCHIO

LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

(ricerche)

Deposito (CCIAA)

Esame requisiti assoluti

Pubblicazione

Concessione (diniego)

Possibile opposizione

LA TUTELA ALL’ESTERO

IL MARCHIO COMUNITARIO

(procedura molto simile a quella italiana)

Deposito [via telematica / fax / (anche presso UIBM)]

Esame requisiti assoluti (in tutte le 23 lingue ufficiali dell’UE)

Pubblicazione

Concessione (diniego)

Possibile opposizione anche sulla base dei marchi nazionali dei Paesi UE



PRINCIPIO DI UNITARIETÀ

PRINCIPIO DI COESISTENZA



IL RUOLO DELL’UAMI

Ufficio di Armonizzazione per il Mercato Interno


IL MARCHIO INTERNAZIONALE

PROCEDURA

Deposito (in Italia)

Esame requisiti formali da parte dell’OMPI

Pubblicazione/Registrazione

Esame autonomo da parte degli Stati Designati



DUE TRATTATI

ACCORDO DI MADRID (1891)

PROTOCOLLO DI MADRID(1989)

RECENTE INGRESSO DELL’INDIA



Il ruolo dell’OMPI

Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale

LA DIFESA DEI MARCHI

LE OPPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

IL CONTENZIOSO GIUDIZIALE


IN ITALIA: solo se si hanno

domande/registrazioni anteriori o si è titolari di

un diritto su un nome/ritratto et cetera


NEL SISTEMA COMUNITARIO: si possono usare diversi titoli di legittimazione oltre alle domande/registrazioni

anteriori.

Ammessi anche i marchi di fatto e i nomi a dominio

Ammessa anche la tutela ultramerceologica del marchio

LE AZIONI DI CANCELLAZIONE

IN ITALIA: solo in sede giudiziale

Foro elettivo dove

è stata depositata la domanda di marchio

LE AZIONI DI CANCELLAZIONE

NEL SISTEMA COMUNITARIO: in via amministrativa presso l’UAMI

Ammessa anche la possibilità di agire per «malafede» o nei casi di illegittima registrazione del marchio da parte

dell’agente

EVITARE LE DECADENZE

Varie ipotesi

Non uso quinquiennale (art. 24 CPI)

illiceità sopravvenuta (art. 26 CPI)

Volgarizzazione (art. 26 CPI)

VOLGARIZZAZIONE

Si verifica raramente perché la disciplina comunitaria prevede ora (dal 1992)

che la volgarizzazione dipenda dall’attività svolta dal titolare del marchio.

In passato (caso Cellophane) si aveva riferimento solo alla percezione del

marchio nel mercato.

ILLICEITÀ SOPRAVVENUTA

Si verifica raramente perché i titolari dei marchi individuali non sono obbligati ex

lege al mantenimento costante della qualità.

Può verificarsi in caso di

Marchi collettivi usati

in maniera difforme

Cessioni parziali

DECADENZA PER NON USO

NON USO (art. 24 CPI) Per evitare la decadenza l’uso del marchio deve essere effettivo, ininterrotto per cinque anni Il quinquennio si conta dalla registrazione Solo un motivo legittimo può giustificare il non uso


È USO

-L’uso del marchio in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo

-L’uso del marchio solo per l’export -L’uso di marchi simili


NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Il fallimento di per se non è un motivo legittimo per il non uso Occorre valutare il valore del marchio per possibili licenze o cessioni

ANALISI DI CASI

Il packaging è la MARCA

DI CHI SONO I MARCHI?

ANALISI DI CASI

La MARCA e il Personaggio

ANALISI DI CASI

La MARCA è finzione

ANALISI DI CASI

La MARCA è speranza

ANALISI DI CASI

La MARCA è dappertutto

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