classic case ip talk

2 June 2011

By

Manoon Changchumni

Rouse & Co. International (Thailand)

IP Forum : IP คดี�เดี�ดี

© Rouse 2010

• ซึ�บูราญ่�า โปรดี�คชั่��น v. บูร�ษั�ท ซึ�บูราญ่�า ไชั่โย จำ�ากั�ดี 1( )ฎ 74542550. / นายสมโพธิ� แสงเดี$อนฉาย 2( )

นายพ�ระศิ�ษัฎ) แสงเดี$อนฉาย (3)บูร�ษั�ทบู*+คส)เอเธินส) จำ�ดีจำ�าหน�าย (4)

• อเวนท�สฟาร)มา เอส.เอ . (Sanofi ) v. บูร�ษั�ท ไบูโอไซึน) จำ�ากั�ดี 1( ) ฎ 71182552. / กัรรมกัารบูร�ษั�ท -24( )

• โซึซึ�เอเต้1 บู�ค v. กัรมทร�พย)ส�นทางป2ญ่ญ่า 1( )ฎ -7737762550. / อธิ�บูดี�กัรมทร�พย)ส�นทางป2ญ่ญ่า 2( )

• L’Oréal v. eBay

IP Forum : IP คดี�เดี�ดี

© Rouse 2010

The Beginning of Ultraman

© Rouse 2010

Eiji Tsuburaya

• 1901: Born in Sukagawa, Japan• 1916: Entered Nippon Flying

School• 1916: Worked as assistant

cameraman at various film studios in Kyoto

• 1927: Debuted as chief camera operator

• 1935: A successful camera operator

* Information and image from Eiji Tsuburaya official website

© Rouse 2010

Eiji Tsuburaya

• 1937: Became the Chief of Toho’s Special Effects Division

• 1947: Made special effects work on numerous Toho’s pictures

• 1954: Became a master of monster and SF film special effects after the success of Godzilla

• 1963: Established Tsuburaya Productions Co., Ltd. (TPC)

• 1966: Produced the hit science fiction TV series “Ultra Q” for TPC.

• 1970: Passed away (68)

* Information and image from Eiji Tsuburaya official website

© Rouse 2010

Tsuburaya Productions Co., Ltd.

• An independent TV and film production company

• Established in 1963 by Eiji Tsuburaya (Tsuburaya Special Effects Productions)

• Most famous program : Ultraman Series

• 1968: Changed name to Tsuburaya Productions

• Present : A subsidiary of TYO Inc.

* Information from TPC official website

© Rouse 2010

Ultraman Series Program Title Production Year Length

Ultraman 1966 39 Half Hrs.

Ultraman, the skyskraper sized super being from the stars keeps the

world safe from marauding monsters. Several languages available!

Ultra Seven 1967 48 Half Hrs.

Ultra Seven, a second Ultra Hero from Nebula M-78, battles invaders

from outer space

Return of Ultraman 1971 51 Half Hrs.

A brave, young race car driver becomes Ultraman Jack and protects

the world from monstrous evil

* Information and images from TPC official website

© Rouse 2010

Ultraman Series

Program Title Production Year Length

Ultraman Max 2005 40 Half Hrs.

Maverick directors Takashi Miike and Shusuke Kaneko and the

return of Ultraman's most popular monsters make this a unique

Ultraman TV series

Ultraman Mebius 2006 50 Half Hrs.

High adventure as a young Ultra Warrior faces some of the greatest

monsters in Ultraman's 40 year history


© Rouse 2010

Ultraman Series



Ultraman Story 1984 90 Min.

Even heroes have to grow up as Ultraman Taro learns from his

mighty Ultra Family

Ultraman Zoffy 1984 90 Min.

The amazing adventures of the chief of the Ultra Warriors

Ultraman: The Alien

Invation 1990 94 Min.

When an alien virus creates gigantic monsters, Ultraman must

protect humanity. In English!

© Rouse 2010



Ultraman: M-78

Theater 1999 30 Min.

Short comedic pieces, all told without dialogue (no dubbing

needed!).

Animation

© Rouse 2010

Tsuburaya Productions (TPC) & Sompote

1962: Sompote studied cinematography in Japan and met Eiji Tsuburaya at Toho.

1973: TPC & Chaiyo’s co-production of “Jamborg Ace and Giant

1974: TPC & Chaiyo’s co-production of Hanuman and the Seven Ultraman

© Rouse 2010

1995: Noboru Tsuburaya, TPC’s president, passed away.

1996: Sompote and Peerasit visited TPC showing the agreement dated 4 March 1976 (License Granting Agreement) to Noboru’s son.

Tsuburaya Productions (TPC) & Sompote

The License Granting Agreement

© Rouse 2010

1996 : The Legal Battle Begins

• Sompote wanted to be an authorized agent for 5 Asian countries.

• Sompote requested TPC to issue a letter to regain his creditabilty in Thailand.

• Sompote refused to enter into an agency agreement and insisted on exploiting the right according to the agreement dated 4 March 1976.

© Rouse 2010

1996 : The Legal Battle Begins

• TPC’s representative had negotiations with Sompote on possibility of settlement.

• Negotiation failed – Sompote demanded a huge amount of money in return of cancellation of the agreement dated 4 March 1976.

• TPC examined the agreement and considered it a forgery.

• TPC dismissed the agreement and demanded Sompote stop using Ultraman.

© Rouse 2010

1997 : Filing the Law Suit

Copyright infringement and filing false information against:

1. Tsuburaya Chaiyo Co., Ltd.2. Sompote Saengduangchai3. Peerasit Saengduenchai4. Books Athens Co., Ltd.

* TPC argued many errors in the Agreement and presented handwriting experts who testified that Noboru Tsuburaya’s signature was faked.

© Rouse 2010

2000 : TPC Lost in IP&IT Court

• The Agreement is genuine. • The Agreement is to transfer copyright in

9 movies/films to Sompote. However, the transfer does not include the new Ultraman works.

• 4 defendants did not infringe TPC’s copyright.

• TPC infringed Sompote’s rights and had to pay B12 million plus interest to Sompote.

Sompote’s Arguments

พระโพธิ�ส�ต้ว)ม�โรกั* ว�ดีโคร�วจำ�

© Rouse 2010

Appeal to Supreme Court

• TPC filed an appeal to Supreme Court

• Another copyright case against Sompote and Chaiyo for infringement of new Ultraman works

• Legal action in China

© Rouse 2010

TPC Won The Case!

Supreme Court Decision• Sompote was not a co-creator of

Ultraman.• The License Granting Agreement was a

forgery.• Sompote had no right to any benefit from

Ultraman.• Sompote was ordered to pay B10.7 million

plus interest to TPC.

The Disputed License Granting Agreement

1. Forged signature of Noboru Tsuburaya proved by Science Crime Detection Division, Royal Thai Police


2. The title of agreement and its Thai translation

Title : License Granting Agreement

Thai translation :

– สั�ญญาให้�ใบอนุ�ญาต (ชั้��นุพนุ�กงานุสัอบสัวนุ)– สั�ญญาอนุ�ญาตให้�ใชั้�สั�ทธิ์�� (ชั้��นุไต�สัวนุมู�ลฟ้�อง)– ข้�อตกลงมูอบสั�ทธิ์�� (ชั้��นุสั บพยานุ)


3. The name of Tsuburaya Productions

• TPC has never used the name “Tsuburaya prod. and Enterprise” in any trade agreement.

• Tsuburaya Enterprises Co., Ltd. does not have authority to give or transfer rights.

* Before 1985, TPC sometimes used the shortened “Tsuburaya Pro” not “Tsuburaya prod.”


4. Ultraman is the main asset/business. Transfer of all rights in business including new works in the future (for indefinite period) to all territories except Japan is unusual.


5. Only one page agreement : Transfers most assets?

* Space for signature is very limited.

* No provision on delivery of films.


6. Noboru Tsuburaya, holding 15.5% of shares, entered into the Agreement without authorization of Toho, the major share holder.• No minutes of Directors’ meeting• No witness in the Agreement• No signature of Sompote


7. Wrong titles of motion pictures or films and number of episodes


8. Time and scope of license

Remark on Ultraman Case

• The first case using video conference for hearing of witnesses

• Interesting issues on method of forgery of signature

• No eye witness

• A landmark copyright case in Thailand.

© Rouse 2010

คดี� Sanofi v. Bioscience


• 14 May 2003 : Aventis Pharma S.A. (Sanofi) ฟ3อง Bioscience ว�าละเม�ดีส�ทธิ�บู�ต้รกัรรมว�ธิ�ในกัารผล�ต้ยาต้1าน

มะเร�งในรปแบูบูยาฉ�ดี• ยาท��ผล�ต้ต้ามส�ทธิ�บู�ต้รกัรรมว�ธิ�ของ Sanofi ค$อ

TAXOTERE

• ละเม�ดีโดียกัารน�าเข1ายา DAXOTEL จำากั Dabur ประเทศิอ�นเดี�ย

• Sanofi ระบู*ว�ายา DAXOTEL ม�สารออกัฤทธิ�9 doxetaxel

trihydrate เชั่�นเดี�ยวกั�บูยา TAXOTERE โดียม�โครงสร1างทางเคม�เหม$อนกั�น


• กั�อนฟ3อง Sanofi ไดี1ม�หน�งส$อแจำ1งเต้$อน Bioscience ให1หย*ดีน�าเข1า แต้� Bioscience ไม�หย*ดี• Sanofi ระบู*ว�า doxetaxel trihydrate เป:นผล�ต้ภั�ฑณ์)ใหม� ซึ��งต้น

เป:นผ1ประดี�ษัฐ์)และน�ามาผล�ต้จำ�าหน�ายเป:นรายแรกั• Sanofi อาศิ�ยข1อส�นน�ษัฐ์านของมาต้รา 77 พระราชั่บู�ญ่ญ่�ต้�

ส�ทธิ�บู�ต้ร มาเป:นฐ์านในกัารฟ3องคดี�มาต้รา 77 ระบู*ว�า ในกัรณ์�ท��ผ1ทรงส�ทธิ�บู�ต้รหร$อผ1ทรงอน*ส�ทธิ�บู�ต้ร

ในกัรรมว�ธิ�กัารผล�ต้ผล�ต้ภั�ณ์ฑ)ฟ3องผ1ฝ่@าฝ่Aนส�ทธิ�ต้ามส�ทธิ�บู�ต้รหร$ออน*ส�ทธิ�บู�ต้รของต้นเป:นคดี�แพ�ง หากัผ1ทรงส�ทธิ�บู�ต้รหร$อผ1ทรงอน*ส�ทธิ�บู�ต้รพ�สจำน)ไดี1ว�าผล�ต้ภั�ณ์ฑ)ท��จำ�าเลยผล�ต้ม�ล�กัษัณ์ะเชั่�นเดี�ยวกั�นหร$อคล1ายกั�นกั�บูผล�ต้ภั�ณ์ฑ)ท��

ผล�ต้โดียใชั่1กัรรมว�ธิ�ของผ1ทรงส�ทธิ�บู�ต้รหร$อผ1ทรงอน*ส�ทธิ�บู�ต้ร ให1ส�นน�ษัฐ์านไว1กั�อนว�าจำ�าเลยไดี1ใชั่1กัรรมว�ธิ�ของผ1ทรงส�ทธิ�บู�ต้รหร$อผ1ทรงอน*ส�ทธิ�บู�ต้ร เว1นแต้�

จำ�าเลยจำะพ�สจำน)ให1เห�นเป:นอย�างอ$�น

• Sanofi เร�ยกัค�าเส�ยหาย 105000000, , บูาท

ข1อต้�อส1ของ Bioscience

• ผ1ลงลายม$อชั่$�อในหน�งส$อมอบูอ�านาจำของ Sanofi ไม�ม�อ�านาจำกัระท�าแทน Sanofi จำ�งไม�ม�อ�านาจำมอบูอ�านาจำ กัาร

ฟ3องคดี�จำ�งไม�ชั่อบู• กัารฟ3องของ Sanofi คล*มเคร$อไม�ชั่�ดีแจำ1งพอว�า

Bioscience ละเม�ดีส�ทธิ�บู�ต้รในกัรรมว�ธิ�กัารเต้ร�ยมสารต้�วใดีแน�

• Bioscience ไม�เคยน�าเข1าและจำ�าหน�ายยาท��ใชั่1กัรรมว�ธิ�กัารผล�ต้ต้ามส�ทธิ�บู�ต้รของ Sanofi

• ยา DAXOTEL เป:นยาต้1านมะเร�งหน��งในหลายๆ ชั่น�ดีท��ม�ผ1ผล�ต้ในประเทศิต้�างๆ รวมท�Cงในประเทศิไทย ซึ��งผล�ต้โดียไม�ไดี1ใชั่1กัรรมว�ธิ�ต้ามส�ทธิ�บู�ต้รของ Sanofi และย�งไดี1

ร�บูจำดีทะเบู�ยนในหลายประเทศิและอย�ระหว�างกัารจำดีทะเบู�ยนในประเทศิไทย

ค�าพ�พากัษัาศิาล IPIT

• ศิาลพ�พากัษัาให1 Bioscience ย*ต้�กัารน�าเข1า ผล�ต้ จำ�าหน�าย และเสนอจำ�าหน�ายผล�ต้ภั�ณ์ฑ)ยา DAXOTEL และให1 Bioscience ส�งยา DAXOTEL

ค$น Dabur

• ศิาลไม�ไดี1ให1ค�าเส�ยหายแกั� Sanofi

ค�าพ�พากัษัาศิาลฎ�กัา

ศิาลเห�นพ1องกั�บู Bioscience ยา DAXOTEL ใชั่1กัรรมว�ธิ�กัารผล�ต้ท��แต้กัต้�างจำากัส�ทธิ�บู�ต้ร

กัรรมว�ธิ�ของ Sanofi : TAXOTERE และพยานหล�กัฐ์านต้�างๆ ของ Sanofi ไม�พอร�บูฟ2งห�กัล1างพยานหล�กัฐ์านของ Bioscience ไดี1 จำ�งพ�พากัษัากัล�บูให1

ยกัฟ3อง

คดี�เคร$�องหมายกัารค1า 3 ม�ต้� (รปร�างรปทรงของว�ต้ถุ*)ค�าพ�พากัษัาศิาลทร�พย)ส�นทางป2ญ่ญ่า

ทป - 38412547. / ค�าพ�พากัษัาศิาลฎ�กัา -7737762550/

โจำทกั) : Société Bic จำ�าเลย : กัรมทร�พย)ส�นทางป2ญ่ญ่า 1( ), อธิ�บูดี� (2 )

ค�าขอเลขท�� 4274

24


25


25


6

เคร$�องหมายกัารค1ารปแบูบูเดี�มท��ค*1นเคย

Traditional Trademarks

Non -Traditional Trademarks

• ส�เดี�ยว• รปร�าง รปทรง 3 ม�ต้�• เส�ยง• กัล��น• ภัาพท��เคล$�อนไหวไดี1

ส�นค1าท��จำ*ดีบู*หร�� (ไฟแชั่�ค ) และปากักัาย��ห1อ BIC

ค�าส��งนายทะเบู�ยนและค�าว�น�จำฉ�ยคณ์ะกัรรมกัารเคร$�องหมายกัารค1า

ค�าส��งนายทะเบู�ยน : ไมู�มู"ล�กษณะอ�นุพ&งรั�บจดทะเบ"ยนุได� เพรัาะ TM ท"+ย +นุข้อจดทะเบ"ยนุเป็-นุรั�ป็สั�นุค้�าท"+จ�ดบ�ห้รั"+ห้รั อป็ากกา เมู +อใชั้�ก�บสั�นุค้�าบ�ห้รั"+ห้รั อป็ากกา นุ�บว�าเป็-นุภาพบรัรัยายถึ&งต�วสั�นุค้�า ไมู�มู"ล�กษณะบ�งเฉพาะตามู

มูาตรัา 7 วรัรัค้แรัก

ค�าว�น�จำฉ�ยของคณ์ะกัรรมกัาร - 1531542545/ และ

- 1581592545/ : TM ท��งสั"+ เมู +อนุ3ามูาใชั้�ก�บสั�นุค้�าตามูท"+ข้อจดทะเบ"ยนุ นุ�บว�าเป็-นุรั�ป็ท"+บรัรัยายถึ&งต�วสั�นุค้�า จ&งเป็-นุ TM อ�นุไมู�มู"ล�กษณะท"+ท3าให้�ป็รัะชั้าชั้นุห้รั อผู้��ใชั้�สั�นุค้�าทรัาบและเข้�าใจว�าสั�นุค้�าท"+ใชั้� TM นุ��นุ แตกต�างจากสั�นุค้�าอ +นุ ไมู�มู"ล�กษณะบ�งเฉพาะตามูมูาตรัา 7วรัรัค้แรัก สั3าห้รั�บห้ล�กฐานุท"+นุ3าสั�งย�งไมู�อาจรั�บฟ้6งได�ว�ามู"

ล�กษณะบ�งเฉพาะ

ข1อต้�อส1ของ Société Bic ในชั่�CนศิาลTM ของโจำทกั)เป:นเคร$�องหมายประเภัทรปร�างหร$อรปทรงของว�ต้ถุ*ท��โจำทกั)ใชั่1เป:นท��หมายกั�บูส�นค1าเพ$�อแสดีงว�าส�นค1าท��ใชั่1

เคร$�องหมายกัารค1าดี�งกัล�าวแต้กัต้�างจำากัส�นค1าของผ1ประกัอบูกัารรายอ$�น และเป:นเคร$�องหมายท��ม�ล�กัษัณ์ะท�าให1ประชั่าชั่นหร$อผ1ใชั่1ส�นค1าน�Cนทราบูและเข1าใจำไดี1ว�าส�นค1าของโจำทกั)แต้กัต้�างจำากัส�นค1า

อ$�น กัล�าวค$อ- TM ต้ามค�าขอ 427425 เป:นรปทรงกัระบูอกัมน ม�ป*@ม

กัดีอย�ดี1านบูนของชั่*ดีจำ*ดีประกัายไฟ- TM ต้ามค�าขอ 427424 เป:นรปทรงกัลมร�สอดีร�บูกั�บู

บูร�เวณ์ส�วนบูนท��เป:นต้�วย�ดีและฝ่าปEดีท��ออกัแบูบูเป:นพ�เศิษั- TM ต้ามค�าขอ 432225 ดี1านบูนม�ลกักัลมขนาดีเล�กั ม�ท��

เหน�บูต้�ดีอย�และม�ป*@มกัดีเป:นเหล��ยมขนานกั�บูล�าต้�ว- TM ต้ามค�าขอ 432226 ต้�วปลอกัม�ขนาดีใหญ่�และม�รป

ทรงพ�เศิษั

โจำทกั)ไดี1ใชั่1และโฆษัณ์ารปร�างหร$อรปทรงดี�งกัล�าวอย�างแพร�หลายท�Cงในและต้�างประเทศิเป:นเวลายาวนาน จำนท�าให1สาธิารณ์ชั่นท��พบูเห�นรปร�างหร$อรปทรงดี�งกัล�าวทราบูและเข1าใจำความแต้กัต้�าง

ของส�นค1าท��ใชั่1เคร$�องหมายไดี1 TM ท�Cงส��ของโจำทกั)จำ�งม�ล�กัษัณ์ะบู�งเฉพาะ

ค�าพ�พากัษัาศิาลทร�พย)ส�นทางป2ญ่ญ่าและกัารค1าระหว�างประเทศิกัลาง

• แม1 TM (ไฟแชั่�ค)ท�Cงสองจำะเป:นต้�วส�นค1าน�Cนเอง แต้�กั�ม�ล�กัษัณ์ะพ�เศิษัเพ�ยงพอในต้�วเองท��จำะท�าให1ส�นค1าหร$อว�ต้ถุ*ท��

เกั��ยวข1องแต้กัต้�างจำากัส�นค1าของผ1ประกัอบูกัารรายอ$�น จำนไม�ท�าให1สาธิารณ์ชั่นส�บูสนหลงผ�ดีในต้�วส�นค1า จำ�งม�ล�กัษัณ์ะบู�ง

เฉพาะพอท��จำะจำดีทะเบู�ยนเคร$�องหมายกัารค1าไดี1• TM (ปากักัา ) ของโจำทกั)ย�งประกัอบูดี1วยล�กัษัณ์ะพ�เศิษั ค$อ

- เป:นกัระบูอกัรปหกัเหล��ยม ดี1านบูนเป:นฝ่าปEดีรปทรงกัรวยพร1อมรระบูายอากัาศิ ฝ่าปEดีม�กั1านท��ต้�ดีดี1วยวงแหวน

ดี1านล�างม�จำ*กักัลมปEดีท1าย - เป:น TM ท��ประกัอบูดี1วยสองส�วนแบู�งแยกัโดีย

วงแหวน ส�วนบูนม�กั1านและป*@มกัดีจำ�านวนส��ป*@ม ดี1านบูนส*ดีของ TM ม�ลกักัลมขนาดีเล�กั ดี1านล�างส*ดีของ TM สอบูเล�กัลงจำน

เป:นรส�าหร�บูไส1ปากักัา- ล�กัษัณ์ะของ TM ท�Cงสองม�ความเพ�ยงพอในต้�วเองท��

จำะท�าให1ส�นค1าหร$อว�ต้ถุ*ท��เกั��ยวข1อง แต้กัต้�างจำากัส�นค1าของผ1ประกัอบูกัารรายอ$�น แต้�ผ1ขอต้1องแสดีงปฏิ�เสธิส�ทธิ�เกั��ยวกั�บู

รปทรงกัระบูอกัเร�ยวยาวท��เป:นล�กัษัณ์ะท��วไปของปากักัา

ค�าพ�พากัษัาศิาลทร�พย)ส�นทางป2ญ่ญ่าและกัารค1าระหว�างประเทศิกัลาง

• โจำทกั)น�าพยานหล�กัฐ์านมาแสดีงว�าโจำทกั)ไดี1ใชั่1 TM ท�Cงส��จำนม�ล�กัษัณ์ะบู�งเฉพาะ ศิาลพ�เคราะห)ประเดี�นน�Cว�า ถุ$อไดี1ว�า TM ของโจำทกั)เป:น TM ท��ม�ชั่$�อเส�ยงแพร�หลายท��วไปจำนผ1บูร�โภัคสามารถุแยกัแยะความแต้กัต้�างของส�นค1าโดียกัารใชั่1อ�กัโสดีหน��งดี1วย เม$�อพ�จำารณ์าประกัอบูกั�นท�Cงล�กัษัณ์ะบู�งเฉพาะในต้�วเองของเคร$�องหมายและล�กัษัณ์ะบู�งเฉพาะโดียกัารใชั่1 ศิาลจำ�งเห�นว�าเคร$�องหมายกัารค1าท�Cงส��ม�ล�กัษัณ์ะบู�งเฉพาะ แต้�ม�เง$�อนไขใน

เร$�องกัารปฏิ�เสธิส�ทธิ�และกัารจำดีทะเบู�ยนเคร$�องหมายชั่*ดีดี�งท��ไดี1ว�น�จำฉ�ยไปแล1ว

• พ�พากัษัาให1เพ�กัถุอนค�าว�น�จำฉ�ยของคณ์ะกัรรมกัารเคร$�องหมายกัารค1าท�� 1542545/ ,

1532545 1582545/ , / และ 1592545 ให1จำ�าเลยท�Cงสองดี�าเน�นกัารเพ$�อร�บูจำดี

ทะเบู�ยนเคร$�องหมายกัารค1า ต้ามค�าขอเลขท�� 427425 427424 432225, ,

และ 432226 ท�Cงน�Cโดียให1กั�าหนดีกัารแสดีงปฏิ�เสธิส�ทธิ�ต้ามมาต้รา 17 และกัารจำดีทะเบู�ยนเคร$�องหมายชั่*ดีต้ามมาต้รา 14 แห�งพระราชั่บู�ญ่ญ่�ต้�เคร$�องหมายกัารค1า

พ.ศิ . 2534 ต้ามท��เห�นสมควร

จำ�าเลย (DIP และ DG ) อ*ทธิรณ์)ต้�อศิาลฎ�กัา

• โจำทกั)ไม�ม�อ�านาจำฟ3อง เพราะค�าว�น�จำฉ�ยคณ์ะกัรรมกัารเป:นท��ส*ดีต้ามมาต้รา 18 วรรคหน��ง

ท�Cงโจำทกั)ม�ไดี1ฟ3องคดี�ภัายใน 90 ว�น

• TM ของโจำทกั)เป:นกัารบูรรยายถุ�งต้�วส�นค1า ไม�ม�ล�กัษัณ์ะท�าให1ประชั่าชั่นทราบูหร$อเข1าใจำไดี1ว�าส�นค1า

ท��ใชั่1กั�บู TM แต้กัต้�างจำากัส�นค1าอ$�นอย�างไร

• ค�าส��งนายทะเบู�ยน และค�าว�น�จำฉ�ยคณ์ะกัรรมกัารชั่อบูดี1วยกัฎหมายและเป:นท��ส*ดี

ค�าพ�พากัษัาศิาลฎ�กัา -7737762550/

• กัารท��คณ์ะกัรรมกัาร TM ย$นต้ามค�าส��งของนายทะเบู�ยนท��ไม�ร�บูจำดีทะเบู�ยน TM ของโจำทกั)เป:นกัารโต้1แย1งส�ทธิ�ของโจำทกั) โจำทกั)ย�อมม�ส�ทธิ�น�าคดี�มาฟ3องต้�อศิาลเพ$�อขอให1เพ�กัถุอนค�าว�น�จำฉ�ย และไม�ม�บูทบู�ญ่ญ่�ต้�ให1ต้1องฟ3องคดี�ภัายใน 90 ว�น• รปทรงไฟแชั่�คท�Cง 2 แบูบู (J 1 และ J 8) ไม�เดี�นหร$อม�

ล�กัษัณ์ะพ�เศิษัเพ�ยงพอให1เห�นว�าม�ล�กัษัณ์ะบู�งเฉพาะ• รปทรงปากักัา BIC คร�สต้�ลและ BIC ส��ส� กั�ม�ล�กัษัณ์ะกัารใชั่1

งานและรปทรงเชั่�นเดี�ยวกั�บูส�นค1าปากักัารายอ$�นๆ ท��ม�จำ�าหน�ายในท1องต้ลาดี

• สร*ป TM ต้ามรปทรงท��ขอจำดีทะเบู�ยนท�Cงส��ม�ไดี1ม�กัารดี�ดีแปลงหร$อต้กัแต้�งจำนไม�ท�าให1ประชั่าชั่นหร$อผ1ใชั่1ส�นค1าทราบูหร$อเข1าใจำว�ารปร�างหร$อรปทรงของว�ต้ถุ*ดี�งกัล�าวเป:นต้�วส�นค1า ผ1บูร�โภัคย�งคงร1ว�าส�นค1าของโจำทกั)เป:นไฟแชั่�คและปากักัา TMท�Cงส��จำ�งขาดีล�กัษัณ์ะบู�งเฉพาะในต้�วเอง (Inherent

distinctiveness)• ส�วนกัารพ�สจำน)ล�กัษัณ์ะบู�งเฉพาะอ�นเกั�ดีจำากักัารใชั่1 TM น�Cน

หล�กัฐ์านไม�เพ�ยงพอ• ให1ยกัฟ3องโจำทกั)ท�Cงส��ส�านวน

คดี� Ebay v. L’Oréal

กัารฟ3องร1องระหว�าง L’Oréal และ Ebay เกั�ดีข�Cนจำากัธิ*รกัรรมกัารซึ$Cอส�นค1าของหน*�มเม

โทรเซึ�กัชั่�วลท��ชั่นะกัารประมลซึ$Cอคร�มบู�าร*งผ�วส�าหร�บูผ1ชั่าย L’Oréal Hydra Energetic Turbo

บูนอ�เบูย)ดี1วยราคา 17.94 ปอนดี) ธิ*รกัรรมดี�งกัล�าวกัลายเป:นคดี�ระหว�าง 2 บูร�ษั�ทในเวลา

ต้�อมา

ค�าฟ3องของ L’Oréal• L’Oréal อ1างว�า ผ1ใชั่1อาจำไดี1ร�บูอ�นต้รายจำากักัารซึ$Cอส�นค1าท��ม�

ค*ณ์ภัาพต้��าและไม�ไดี1ร�บูมาต้รฐ์าน โดียไม�ทราบูว�าเป:นส�นค1าปลอม ดี�งน�Cน ลอร�อ�ลจำ�งดี�าเน�นกัารทางกัฎหมายเพ$�อปกัป3องส�ทธิ�ผ1

บูร�โภัค รวมท�Cงปกัป3องชั่$�อเส�ยงแบูรนดี)ส�นค1า• -2007 L’Oréal แบูรนดี)เคร$�องส�าอางชั่�Cนน�าของประเทศิ

ฝ่ร��งเศิส ฟ3องอ�เบูย)ใน 5 ประเทศิ : ฝ่ร��งเศิส เบูลเย�ยม เยอรมน� สเปน และอ�งกัฤษั ข1อหาย�นยอมให1ม�กัารซึ$Cอขายส�นค1าปลอมใน

เว�บูไซึต้)ประมลของEbay

• L’Oréal อ1างว�าผล�ต้ภั�ณ์ฑ)บูางอย�างใน Ebay ท��ม�เกัรดีท��ต้��ากัว�าและเป:นส�นค1าท��ขายในราคาถุกัในประเทศิอ$�นๆ ซึ��งไม�สมควรน�ามา

ขายในต้ลาดีย*โรป นอกัจำากัน�C บูางผล�ต้ภั�ณ์ฑ)กั�ขายโดียไม�ม� original packaging

• L’Oréal ระบู*ในค�าฟ3องว�า Ebay ไม�ควรละเลย หร$อย�นยอมให1ม�กัารขายส�นค1าปลอมบูนเว�บูไซึต้) และท��ส�าค�ญ่ไม�ต้รวจำต้ราให1ถุ��ถุ1วนพอ

ข1อต้�อส1ของ Ebay

ขณ์ะท�� Ebay ต้�อส1ว�า ส��งท��อ�เบูย)ท�าค$อกัารให1บูร�กัารแพลต้ฟอร)มบูนอ�นเต้อร)เน�ต้ท��ซึ��งเป:นศินย)กัลางระหว�างผ1ขายและผ1ซึ$Cอส�นค1า และเปEดีให1ม�กัารซึ$Cอขายแลกัเปล��ยนส�นค1าระหว�างกั�นเท�าน�Cน Ebay ไม�ทราบูถุ�งแหล�งท��มาของส�นค1า

ค�าต้�ดีส�นของศิาล• ศิาลกัร*งบูร�สเซึลส) ประเทศิเบูลเย�ยม ต�ดสั�นุยกฟ้�อง Ebay โดยรัะบ�ว�าEbay ไมู�จ3าเป็-นุต�องรั�บผู้�ดชั้อบ ห้ากมู"สั�นุค้�าป็ลอมูห้ล�ดรัอดจากการั

ตรัวจสัอบและถึ�กนุ3าข้&�นุไป็ซื้ �อข้ายบนุเว9บไซื้ต:• ศิาลกัร*งปาร�สประเทศิฝ่ร��งเศิส ต�ดสั�นุยกฟ้�อง Ebay เชั้�นุก�นุ

เนุ +องจากศาลเห้9นุว�า Ebayไมู�จ3าเป็-นุต�องรั�บผู้�ดชั้อบก�บการัข้ายข้องละเมู�ดบนุเว9บไซื้ต: ค้3าว�นุ�จฉ�ยย�งได�เพ�+มูเต�มูว�าจากมูาตรัการัป็�องก�นุการัละเมู�ดสั�นุค้�า Ebay ก9แค้�ท3าตามูห้นุ�าท"+ด�วยค้วามูสั�จรั�ตต�อผู้��ท3า

ธิ์�รักรัรัมูอ +นุๆ ในุตลาดเว9บไซื้ต:เท�านุ��นุ• ศิาลสงของอ�งกัฤษัต�ดสั�นุยกฟ้�อง Ebay อย�างไรัก9ตามู ศาลเห้9นุด�วยว�า Ebay นุ�าจะสัามูารัถึห้ย�ดการัละเมู�ดเค้รั +องห้มูายการัค้�าได�

มูากกว�านุ"� ศาลจ&งให้�อ"เบย:ข้อให้�ผู้��ข้ายบนุเว9บไซื้ต:เป็=ดเผู้ยชั้ +อและท"+อย��และข้อให้�มู"รัายงานุผู้ลตอบรั�บในุทางลบจากผู้��ใชั้�บรั�การัให้�มูากข้&�นุ รัวมูท��งกรัองรัายชั้ +อและป็รั�มูาณผู้ล�ตภ�ณฑ์:ท"+มู"ค้วามูเสั"+ยงสั�ง เชั้�นุ

นุ3�าห้อมู ศาลสั�งอ�งกฤษย�งได�สั�งป็รัะเด9นุทางกฎห้มูายไป็ย�งศาลย�โรัป็เพ +อชั้"�แจงป็รัะเด9นุต�างๆทางกฎห้มูายให้�ค้��ค้วามูให้�ชั้�ดเจนุย�+งข้&�นุ

© Rouse 2010

Thank you

มนญ่ ชั่�างชั่�าน� (Manoon Changchumni)เราส) แอนดี) โค อ�นเต้อร)เนชั่��นแนล (ประเทศิไทย ) จำ�ากั�ดีโทร 026532730.อ�เมล). [email protected]

classic case ip talk

Business