燈泡形容器的品牌形象與設計專利侵權訴訟 - …...1...

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1 燈泡形容器的品牌形象與設計專利侵權訴訟 11/18/2019 葉雪美 前言 如果有人發展出獨特且新穎的包裝概念得以促進產品品牌的塑 造,且能幫助企業與其競爭對手區分開來,這就很容易聯想到有燈泡 形象的 Gloji 果汁瓶。如何以現有的智慧財產權(IP)法律和制度來 保護這個概念發展出來的包裝設計 哪一種類型的 IP 保護比較合適? 一般而言發明專利是保護技術、製品和製程,設計專利是保護產品 外觀的裝飾性設計;商標是保護用在商品與服務上的品牌名稱和圖 樣。最近美國法院的 Kao v. Snow Monster 案件 1 裁決,使得設計專 利再次引起美國專利業界及產業界的關注 本文中介紹這個與獨特又 亮眼之 Gloji 燈泡形果汁瓶相關的設計專利侵權訴訟。 Gloji 燈泡形容器的獨特形象 美國加州的 Peter Kao 先生(簡稱 Kao)為他開發的「Gloji」枸 杞漿果汁(Goji berry juice)產品設計一款獨特的燈泡形瓶子(如 1 左側所示),該公司於 2006 10 月左右開始銷售「Gloji」果汁。 這個不尋常的燈泡形瓶子很容易就能說明瓶內飲料賦與能量的特 性,使得 Kao Gloji 果汁被譽為市場上最健康的飲料之一,果汁中 含有一種富含抗氧化劑的絨毛水果,稱為「Gloji Berry」。據說每瓶 Gloji Mix 都含有數百種漿果和石榴汁,是一種富含維生素和礦物質 的產品,因為它們含有多種促進健康的因子,Gloji 漿果可提供持續 的能量。另一種名為「Gloji Gold」的口味,在原始口味的漿果中增 1 參見 Peter Kao v. Snow Monster Inc. et al, Defendant Snow Monster Inc.s Motion for Summary Judgment of Noninfringement, by Judge Ronald S.W. Lew: The Court DENIES defendant's Motion. Modified on 5/17/2019

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1

燈泡形容器的品牌形象與設計專利侵權訴訟

11/18/2019 葉雪美

前言

如果有人發展出獨特且新穎的包裝概念得以促進產品品牌的塑

造,且能幫助企業與其競爭對手區分開來,這就很容易聯想到有燈泡

形象的 Gloji 果汁瓶。如何以現有的智慧財產權(IP)法律和制度來

保護這個概念發展出來的包裝設計,哪一種類型的 IP保護比較合適?

一般而言,發明專利是保護技術、製品和製程,設計專利是保護產品

外觀的裝飾性設計;商標是保護用在商品與服務上的品牌名稱和圖

樣。最近,美國法院的 Kao v. Snow Monster 案件1裁決,使得設計專

利再次引起美國專利業界及產業界的關注,本文中介紹這個與獨特又

亮眼之 Gloji 燈泡形果汁瓶相關的設計專利侵權訴訟。

Gloji 燈泡形容器的獨特形象

美國加州的 Peter Kao 先生(簡稱 Kao)為他開發的「Gloji」枸

杞漿果汁(Goji berry juice)產品,設計一款獨特的燈泡形瓶子(如

圖 1 左側所示),該公司於 2006 年 10 月左右開始銷售「Gloji」果汁。

這個不尋常的燈泡形瓶子很容易就能說明瓶內飲料賦與能量的特

性,使得 Kao 的 Gloji 果汁被譽為市場上最健康的飲料之一,果汁中

含有一種富含抗氧化劑的絨毛水果,稱為「Gloji Berry」。據說每瓶

Gloji Mix 都含有數百種漿果和石榴汁,是一種富含維生素和礦物質

的產品,因為它們含有多種促進健康的因子,Gloji 漿果可提供持續

的能量。另一種名為「Gloji Gold」的口味,在原始口味的漿果中增

1 參見 Peter Kao v. Snow Monster Inc. et al, Defendant Snow Monster Inc.s Motion for Summary Judgment

of Noninfringement, by Judge Ronald S.W. Lew: The Court DENIES defendant's Motion. Modified on

5/17/2019。

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加金蘋果口味,也使用燈泡瓶子包裝(如圖 1 右側所示)。Gloji 果

汁推出後聲名大噪的主要原因是它獨特又顯眼的燈泡形瓶子,這樣式

的瓶子象徵著 Gloji 果汁富有從內而外「使你發出光芒」的能量。

圖 1 Kao 的 Gloji Berry 及 Gloji Gold 果汁飲料產品

燈泡形容器的設計專利保護

為了保護這獨特又亮眼的燈泡形瓶子設計,2007 年 1 月,Kao

向 USPTO 提交了一項設計專利申請,經過實體審查後於 2008 年 9

月核准公告為 USD 577,601 設計專利(簡稱 D 601 專利,如圖 2 左側

所示)。從圖式中可得知,D 601 專利請求的是沒有瓶蓋,也沒有任

何表面裝飾或標誌的果汁瓶設計。2007 年 9 月,Kao 又提出另一個

燈泡形瓶子的設計專利申請,不過,這個飲料瓶的瓶口處附有瓶蓋,

這申請案於 2009 年 3 月 17 日核准公告為 USD 588,408 設計專利(簡

稱 D 408 專利,如圖 2 右側所示)。另外,Gloji 公司於 2009 年 2 月

針對其產品包裝配置提交了商標申請,但 USPTO 拒絕註冊,因為該

燈泡形包裝的某些部分被認為具有功能性,最後,Gloji 放棄了商標

的申請。

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圖 2 Peter Kao 兩個燈泡形瓶子的設計專利

Snow Monster 的燈泡瓶

2016 年夏季,在洛杉磯不斷成長的 Snow Monster 甜點連鎖店,

開始將茶盛裝在可重複使用的玻璃飲料容器中販售,該玻璃飲料容器

的形狀像燈泡一般。Snow Monster 用燈泡蓋裝飾了燈泡形的瓶子,蓋

子有類似於燈泡的螺紋底座、還有花冠狀(如圖 3 所示),或更鮮美

的選擇,例如:棉花糖雲等(如圖 4 所示)。2017 年 12 月,Kao 控

告 Snow Monster 的產品侵害他的 D 601 專利。

圖 3 Snow Monster 可重複使用的玻璃飲料容器2

2 本文使用 Snow Monster 產品的照片和相關設計專利的圖式均摘自法院 2019 年 5 月 16 日的意

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圖 4 Snow Monster 可重複使用的玻璃飲料容器

Kao v. Snow Monster 的設計專利侵權訴訟

美國專利法第 171 條規定,發明人的任何新穎的、原創的及裝飾

的(ornamental)設計,合於本法之規定及要件,可取得設計專利。

在設計專利侵權訴訟中,設計專利的侵權判斷必須經由兩個步驟的程

序進行評估。首先,法院必須對設計專利的權利範圍進行解讀,以確

定其含義和保護範圍3。隨後,法院會進行一般觀察者檢測(the

ordinary observer test),這檢測會詢問一般觀察者,「被指控的外觀

設計是否合理地被視為與所主張的外觀設計如此相似,以至於熟悉先

前技藝的購買者會被兩者外觀設計之間的相似性所欺騙,而誘使他去

購買一個他認為是另一個的設計」4。

專利權範圍的解讀

設計專利的保護範圍通常是如附圖所示,專利權範圍的解讀必須

適合於圖式的設定5,視圖中的圖形是專利權本身的最佳描述6,CAFC

見。 3 參見 Arminak and Assocs., Inc. v. Saint-Gobain Calmar, Inc., 501 F.3d 1314, 1319 (Fed. Cir. 2007), 引

述自 OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 1404-05 (Fed. Cir. 1997) 。 4 參照 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F. 3d 665, 683 (Fed. Cir. 2008),。

5 參見 Crocs, Inc. v. Int’l Trad Comm’n, 598 F.3d 1294, 1302 (Fed. Cir. 2010)。

6 參見 Crocs,598 F.3d,1303。

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指示地方法院順從設計專利的圖式去解讀專利權範圍。D 601 專利的

唯一權利主張是「如圖所示和所述的果汁瓶裝飾性設計」。在 Egyptian

Goddess 案件7中,CAFC 說明:通常,地方法院最好不要試圖提供請

求保護設計的詳細口頭描述來解讀設計專利的保護範圍。因此,法院

應依據 D 601 專利所包含的視圖來解讀專利權範圍(如圖 5 所示)。

圖 5 Kao 的 D 601 專利公告的圖式

設計名稱與專利權範圍之限制

專利權人的文件似乎存在一個潛在的問題,其將 601 專利是泛指

飲料瓶,而不是果汁瓶。儘管 D 601 專利在設計專利的名稱、權利範

圍和圖 1 的設計說明中使用「果汁」一詞,但在專利權人的反對備忘

錄中僅出現一次:原告謹請本法院採納以下的權利主張:如圖 1-5 所

示和所述的果汁瓶的裝飾性設計。在訴狀中寫著:原告的 D 601 專利

是適用於飲料容器的經典燈泡形狀設計。 ...原告請求法院考慮 D 601

專利所揭露的液體容器設計的整體唯一性,以便確定適當的解讀專利

權範圍... 1.被告產品的設計實質近似於 D 601 專利中燈泡形飲料容器

的外觀... 3.儘管被告產品是 D 601專利所主張的經典燈泡形瓶子的放

大版本,儘管如此,它仍然保留了 D 601 專利主張保護的必要部分,

以反映經典燈泡的設計和形狀。

7 同註 3。

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Snow Monster 的摘要將被告產品稱為「巨型燈泡罐」,將其產品

稱為「飲料產品」,包括「波巴茶飲料」。儘管瓶子和罐子,果汁和茶

具有共同的特徵,但也存在可爭議的差異。不過,不過,Kao 的兩

個燈泡形設計專利的申請過程中,USPTO 沒有發出任何的先行核駁

通知(OA),Kao 也沒有將設計名稱或權利主張的任何修正。又依據

CCPA(美國海關和專利上訴法院)在 Glavas 申請案8的裁決,使得

設計專利的範圍不受權利主張所記載之物品約束。

特殊情況下設計名稱會限制專利權的保護範圍

2011 年 4 月 8 日,Curver Luxembourg(簡稱 Curver)提出「家

具之部分」的設計專利申請案,2012 年 4 月,USPTO 發出核駁通知

(Ex Parte Quayle Action),理由中說明:設計專利的名稱必須指定特

定之物品(particular article),該物品是設計的主題,設計名稱標識出

實施設計的物品,也是社會大眾普遍知道與使用的名稱。「家具之部

分」的設計名稱是不明確的、含糊的,審查人員建議修正為「應用於

椅子的花紋(pattern for a chair)」。另外,部分視圖之間是不一致的,

應修正為一致。2012 年 8 月,申請人將設計名稱修正為「應用於椅

子的花紋」,2013 年 3 月核准公告為 D 677,946(簡稱為 946 專利)。

2017 年,Curver 認為 Home Expressions 公司販售的置物籃產品

之花紋與 946 專利的「Y」字形花紋相近似(如圖 6 所示),於是向

新澤西州的地方法院提起設計專利侵權訴訟9。法院認為,946 專利在

申請過程中為了克服設計名稱不明確的問題,將設計名稱由「家具之

部分」修改為「應用於椅子的花紋」,指定實施設計之特定物品為「椅

子」而取得設計專利。依據申請歷史檔案禁反言原則(prosecution

history estoppel),專利權人在修正設計名稱時已放棄「椅子」以外的

8 參見 Application of Glavas , 230 F.2d 447, 450 (C.C.P.A. 1956)。

9 參見 CURVER LUXEMBOURG, SARL v. HOME EXPRESSIONS INC., No. 2:2017cv04079 -

Document 17 (D.N.J. 2018。

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所有製品,在專利侵權分析時,又要將原先放棄的部分重新取回

(recapture),這是不被允許的。地方法院裁定,設計專利的範圍僅

限於專利中所列的「製品」(亦即產品)。該專利僅保護椅子的圖案,

不能及於籃子上的相同圖案。同意被告主張的不侵權請求。

圖 6 Home Expressions 公司的置物籃產品花紋與 946 專利比較

Curver 不服,向 CAFC 提起上訴,上訴的核心問題是「設計專利

的名稱用詞而將設計專利的範圍限制在特定產品是否恰當」。CAFC

說明:鑑於長期的先例,不受挑戰的法規和代理慣例,所有這些都一

貫支持以下觀點,亦即設計專利僅授予應用於一項製品的外觀設計,

而不是就設計本身授予專利。權利主張語言可以限制設計專利的範

圍,因為該語言提供了唯一的一項在圖中沒有出現的製品實例。申請

歷史檔案表明,Curver 修改了設計名稱、權利主張和圖式說明,以「應

用於椅子的花紋」滿足設計專利中「製品」的專利要件。因此,946

專利的權利範圍應受這些修正案的限制,儘管申請人沒有更新這些圖

式以反映這些限制性的修正。2019 年 9 月 12 日,CAFC 確認:在特

定條件下,權利主張語言指定了某件特定產品(椅子),該權利主張

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語言限制了設計專利的範圍,且提供了唯一的實例,該實例在視圖中

未曾出現10。

一般觀察者檢測

確定設計專利侵權是一個事實問題11。在進行設計專利侵權分析

時,如同申請時所主張的一般,要對專利設計進行整體審查。最終的

問題是要確定「整個設計的視覺效果是否相同」12。在進行比較時,

事實發現者將自己置於「一般觀察者」的觀點。「一般觀察者」不是

專家;他是「一般敏銳的觀察者,對於物品之設計進行了一般聰慧人

員所給予的觀察程度之審查。一般觀察者是請求保護之設計的購買

者。被告 Snow Monster 辯稱,對於一般觀察者而言,被告產品和 601

專利的外觀設計有足夠的不近似之處,因為(1)比例有所不同;(2)

被告產品的開口處明顯是超寬的;(3)D 601 專利缺少被告產品中

包含的其他明顯特徵。

瓶子尺寸大小和口徑的比例

原告 Kao 的 Gloji 瓶子有 8.5 盎司和 11.5 盎司兩種不同的容量,

而被指控的 Snow Monster 瓶子則是 27 盎司的容量,是原告瓶子容量

的兩倍以上。被告主張,由於被告產品的尺寸不同以及頸部比較粗寬

的事實,它與經典 A 型燈泡造形的 D 601 專利有所不同。

原告 Kao 認為被告將「被告產品」與 Gloji 瓶子做了不正確的比

較(如圖 7 左側所示),Gloji 瓶子是 D 601 專利的商業實施例。在

L.A. Gear 案件13中,CAFC 說明:「當專利設計與專利權人銷售的商

10

參見 Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc., No. 2018-2214 (Fed. Cir. Sept. 12, 2019)。 11

參見 Catalina Lighting, Inc. v. Lamps Plus, Inc., 295 F.3d 1277, 1287 (Fed. Cir. 2002); 同時參見

Richardson v. Stanley Works, Inc., 597 F.3d 1288, 1295 (Fed. Cir. 2010)。 12

參見 Payless Shoesource, Inc. v. Reebok Int’l Ltd., 998 F.2d 985, 990-91 (Fed. Cir. 1993) , 引述自

L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1125 (Fed. Cir. 1993)。 13

參見 L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1125 (Fed. Cir. 1993)。

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品外觀實質相同時,直接比較專利權人的商品和被指控的商品,並無

錯誤」。如果被告能夠證明請求保護之設計與其商業實施例之間沒有

實質的差異,則可將該實施例與被指控設計進行比較。因此,地方法

院拒絕僅僅比較 Gloji 瓶子和被告產品,而是考慮請求保護的整體設

計,以及基於比例目的也考慮 Gloji 瓶子(如圖 7 右側所示)。

圖 7 Kao 的 D 601 專利和 Gloji 瓶子與被告產品之比較圖

誠然,設計專利當然不能請求其基本設計可能產生的所有可能的

形狀和比例14,法院必須牢記,設計專利最終目的是防止「任何未經

授權製造、使用或出售實施專利設計之物品,或者任何幾可亂真的模

仿物」15。如果因為大小或比例的微小變化而否定了侵權,則設計專

利所提供的保護實際上將變得毫無用處。

D 601 專利請求保護的設計是使用經典燈泡形狀作為瓶子。鑑於

形狀的獨特性,法院並不相信被告已證明被告產品的大小和比例之間

已存在足夠的差異,因此沒有可辯駁的問題16。專利設計和被告產品

14

參見 Sofpool LLC v. Kmart Corp., No. CIV. S-10-3333 LKK/JFM, 2013 U.S. Dist. LEXIS 76293, at *15

(E.D. Cal. May 29, 2013。 15

參見美國專利法地 289 條規定。 16

參見 Payless, 998 F.2d at 990-91。

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的外觀設計之間的些微差異不能,也不應阻止發現侵權17。CAFC 說

明侵權分析的重點是「請求保護裝飾特徵的整體印象」,而不是「個

別的微小差異」。法院認為,被告主張被告產品的口徑大於 D 601 專

利的論點相同。而且,瓶口口徑的大小是功能性,因為它的目的是容

納用於 boba 飲料的較大吸管,並且設計專利侵權分析應僅解釋為產

品的裝飾而不是功能性特徵18。當一個設計同時包含功能性和非功能

性元素的地方,權利範圍必須解讀為確定專利圖式中所揭露之設計非

功能性特徵。

合理的陪審員可以發現,一般觀察者得出結論是「被告產品雖然

尺寸稍大,頸部更長,瓶口更寬廣,還是經典燈泡或其任何幾可亂真

的仿製品」。法院認為,從整體設計看來,被告產品外觀設計的整體

視覺效果是否與 D 601 專利實質相似,這是一個可裁判的議題。

17

參見 Crocs, 598 F.3d at 1303-04。 18

參見 Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., Inc., 820 F.3d 1316, 1320 (Fed. Cir. 2016); OddzOn Prods.,

122 F.3d at 1405。

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附加特徵並非比對之重點

被告辯稱,蓋子的附加特徵、被告的標誌以及如棉花糖雲朵和花

冠等裝飾物(如圖 4、5 所示)可將被告產品與 D 601 專利之設計區

分開來。原告認為,被告可以將產品與這些附加非永久性特徵一起出

售的事實是無關緊要的。無論如何,侵權調查包括被告產品「在正常

使用期間的任何時候」可看見的特徵19。「正常使用(normal use)」

是從「產品製造或組裝完成直至產品的最終毀壞,丟失或消失」20。

因此,標誌、蓋子、棉花糖雲和花冠的使用均屬於被告的「正常使用」

範圍,並且與該分析有關。

首先,關於蓋子,毫無疑問,D 601 專利不包括蓋子,對於一般

觀察者來說,經由查看請求保護之設計,顯而易見的蓋子是要放在燈

泡形玻璃上方的擰燈頂部。被告產品使用蓋子(如果有的話)是「最

小差異」,並不表示沒有可能的問題。此外,正如 D 601 專利權主張

所述,原告比較 D 601 專利和沒有蓋子的被告產品(如圖 8 所示)。

圖 8 被告產品與 D 601 專利之比對圖

被告產品與 D 601 專利之設計相比較,被告瓶子的標誌、花冠和

棉花糖雲等特徵是明顯不同。但是,設計之間的區別……必須是在請 19

參見 Int’l Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp., 589 F.3d 1233, 1241 (Fed. Cir. 2009)。 20

參見 Contessa Food Products, Inc. v. Conagra, Inc., 282 F.3d 1370, 1379–80 (Fed. Cir. 2002)。

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求保護的整體設計上進行評估,而不依據單獨要素中進行評估21。將

各個元素逐一的比較,而不受一般觀察者調查整體設計的束縛,這是

程序錯誤。花冠和棉花糖雲等特徵是可選擇附加的,因此,出售的被

告產品並沒有此類特徵。當剔除花冠和棉花糖雲特徵,合理的陪審員

可能會發現被告產品的整體形狀和視覺效果與 D 601 專利的經典燈

泡設計已構成實質近似。

至於被告所使用的標誌,標誌也是一個附加特徵,因為它是員工

動手粘貼到罐子上的。如果出售的每一被告產品都貼有標誌,則一般

觀察者可能會發現這兩種設計的差異足夠大,將被告產品與 Gloji 瓶

子進行比較時,則不會引起混淆或誤認。但是,法院必須將被告產品

與請求的設計進行比較,D 601 專利之設計並不包含 Gloji 標誌。不

過,法院強調,鑑於調查的事實性質,很難得出「一個合理的陪審員

會如何看待這兩種設計」的結論,因此,在一般觀察者檢測下,這些

附加元素是否使得被告產品產生差異,這是可討論的事實問題。

21

參見 Ethicon Endo-Surgery v. Covidien, Inc., 796 F.3d 1312, 1335 (Fed. Cir. 2015), 引述自 Amini, 439

F.3d at 1372。

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相關的先前技藝

一般觀察者還必須「知曉有大量緊密相似的先前技藝設計」和「熟

悉先前技藝」。如果被告侵權者選擇依據先前技藝的比較作為其抗辯

侵權主張的一部分,則該先前技藝的舉證應由被告侵權者負擔22。當

依據先前技藝觀看專利保護之設計和被控產品時,假設的一般觀察者

的注意力可以被有專利保護之設計與先前技藝不同的部分所吸引23。

CAFC 說明,如果請求保護的設計接近於先前技藝設計,對於假設的

一般觀察者而言,那麼被告設計和請求保護的設計之間的細微差異就

顯得更為重要。

不恰當的先前技藝

被告辯稱,從先前技藝的角度來看,被告產品與 601 專利之間的

差異是巨大的24。首先,被告主張 D 601 專利的靈感來自「Pom

wonderful」的瓶子(如圖 9 所示),這是一個由兩個球形組成的瓶子,

象徵石榴果實,表明這種設計意在暗示其飲料的成分。根據這個主

題,被告辯稱,Orangina 公司的特徵是「bulbous bottom」瓶,意旨

在回想起橘子皮,另一種產品「Blood of Grapes Wine」瓶子的形狀像

人的心臟,使人回憶起葡萄。依此想法,被告主張,D 601 專利使人

想起燈泡,因為 Gloji 瓶是「使您發光的果汁」,並且被告產品與該

主題和傳統燈泡的外觀不同。儘管如此,Pom wonderful、Orangina

和 Blood of Grapes Wine 既不是本案參考的先前技藝,也不是採用經

典燈泡形狀的產品,因此,與先前技藝分析無關。

22

參見 Egyptian Goddess, Inc., 543 F.3d at 676。 23

參見 Crocs, 598 F.3d at 1303,引述自 Egyptian Goddess, 543 F.3d at 681。 24 參見 Def.’s Mot. at 16:6-8。

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圖 9 被告 Snow Monster 提出有仿傚效果的其他瓶子設計25

另一個例子,被告提供了兩頁關於義大利公司 E.V.E.L.T.在線銷

售的燈泡狀利口酒瓶的螢幕快照(如圖 10 左側所示),希望進一步

證明被告產品與傳統的燈泡狀形狀有所差異。原告認為這是不恰當的

參考,因為被告提供的線上貼文至少是四年前撰寫的,缺乏根據,準

確性和可靠性。被告未能在其答辯中解釋證據力的問題。美國聯邦證

據規則第 901(a)條規定:「為了滿足認證或鑑定證據項目的請求,

支持者必須提供足以證明該項目是支持者主張該線上證據的證據」。

被告未能提供關於此網頁的聲明或任何形式的認證,因此,法院不會

將其視為證據。即使網頁經過驗證,這個迷你型瓶子只會支持「被告

產品形狀與 D 601 專利更近似」的結論。

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Pom wonderful 的產品照片是載自網頁 https://www.pomwonderful.com/;Blood of Grapes Wine

的產品照片是載自網頁

https://www.designboom.com/design/blood-of-grapes-wine-bottle-by-constantin-bolimond/。

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圖 10 燈泡狀利口酒瓶與 D 601 專利與被告產品的比較圖26

相關可供比對的先前技藝

被告提出 USPTO 審查人員引用的先前技藝參考文獻清單(如圖

11 所示),查看所引用的先前技藝,這些先前技藝的設計背離 D 601

專利所描繪的傳統燈泡形狀。例如:D539,146 專利的形狀更像梨子

形,而 D406,203 專利雖是傳統的燈泡,但它的開口處朝下與 601 專

利設計相反。被告還試圖指出,在 Google 搜索中有數以百萬計的結

果顯示出燈泡狀的瓶子,但這與目前的分析結果無關。過去已使用經

典燈泡形狀變化這一事實並不表示被告產品與 D 601 專利是否近似

真正的議題並不存在。在 Crocs 案件中,CAFC 說明:「即使請求保

護設計是簡單地結合了先前技藝中的舊特徵,它仍可能在整體外觀上

看起來與被告的設計近似。」因此,法院認為,根據先前技藝參考文

獻(如圖 12 所示),合理的陪審員應可以認為被告產品與 D 601 專

利最為近似。

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E.V.E.L.T.燈泡狀利口酒瓶的圖片是下載自網頁,

https://www.worthpoint.com/worthopedia/5-evelt-torino-light-bulb-liqueur-mini-liquor。

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圖 11 USPTO 審查人員引用的先前技藝

圖 12 D 601 專利與被告瓶子與先前技藝的比較

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裁定

總而言之,一般觀察員檢測是一個事實問題,被告並未表明對設

計侵權實質性事實沒有真正的爭議。依據先前技藝,檢視整個設計及

其整體效果時,對於一般觀察者是否會發現被告產品和 D 601 專利之

設計是否實質近似,仍然存在尚未裁判的問題。因此,2019 年 5 月,

地方法院的裁定中,否決了被告 Snow Monster 不侵權簡易判決

(Summary Judgment)的請求。

後續可能發展

在 Kao v. Snow Monster 案件,除非雙方達成和解,否則 Kao 將

出庭,陪審團也將決定 Snow Monster 是否侵害他獲得 D 601 專利的

燈泡瓶設計。依據設計專利侵權判斷的「一般觀察者檢測」,如果陪

審團認定 Snow Monster 的瓶子與 Kao 的設計是如此相似,以至於熟

悉它們的購買者會被它們之間的相似性所欺騙,從而誘使他購買一個

他認為是另一個的瓶子,陪審團就會做出專利侵權的裁定。

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結語

綜上,如果有關於產品或包裝設計的獨特創意,想以此建構品

牌,商標制度是一種選項,商標註冊可用於商業外觀,包括產品配置

和包裝等,但通常需要「取得識別性」的證據(或稱為第二意義),

或證明產品包裝已成為相關消費者對商品的識別性,通常,建立取得

識別性的證據可能需要數年的強勁銷售,並需要進行昂貴的調查。商

標有功能性原則的限制,在具有功能性的情況下,不能給予商標保

護。然而,許多優良的容器或包裝大都具有功能性,這些產品設計要

取得商業外觀的商標權保護是有難度的。Peter Kao 在取得 Gloji 果汁

燈泡狀瓶子的設計專利之後,也曾針對其產品包裝配置向 USPTO 提

交了商標註冊申請,但因為功能性而被拒絕。

無論是在美國、中國或台灣的專利業界或產業界幾乎只重視發明

專利或新型專利,往往忽略設計專利的保護。在產品、包裝設計的 IP

保護策略上,專利業界通常會建議優先以發明專利保護,發明專利是

保護技術、製品和製程,需經過各國的智慧財產專責機關,例如:

USPTO、CNIPA 或 TIPO 等進行實體審查,可能需要花費數年時間。

而在有些國家,發明專利在授權後第 4、8 和 12 年則需提高維護費用。

原則上,設計專利是保護物品外觀的裝飾性設計,而不是物品的功能

和效用,申請成本低於發明專利,通常在很短的時間內可獲准專利。

在美國,設計專利在 15 年的有效限期內是不需要繳納維護年費,也

不會有失權之虞。而且設計專利侵權的損害賠償可包括侵權人的利潤

(或是利潤的一部分),不是只有專利權人的利潤損失、或是合理的

權利金或兩者結合。因此,下一次當您對於產品的外觀、包裝或是容

器設計有新穎、獨特的創意或點子,考慮要用 IP 制度來保護你的創

意設計時,不妨考慮一下設計專利,這可是一個相當經濟、實惠又絕

妙的選擇。