begrÄnsningar i det utvidgade skyddet fÖr kÄnda varumÄrken1081389/fulltext01.pdf ·...

JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet

BEGRÄNSNINGAR I DET UTVIDGADE SKYDDET FÖR KÄNDA VARUMÄRKEN - fördelar och konsekvenser av en vidsträckt ensamrätt

Charlotta Håwi

Examensarbete i Immaterialrätt, 30 hp Examinator: Frantzeska Papadopoulou

Stockholm, Höstterminen 2016

Innehåll

ABSTRACT ............................................................................................................ 1 SAMMANFATTNING .......................................................................................... 2 FÖRKORTNINGAR ............................................................................................. 3

1. INLEDNING .............................................................................................. 5 1.1. BAKGRUND .......................................................................................................... 5 1.2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ...................................................................... 7 1.3. AVGRÄNSNING ................................................................................................... 8 1.4. METOD ................................................................................................................ 10 1.5. AKTUELL LAGSTIFTNING .............................................................................. 12 1.6. TERMINOLOGI. .................................................................................................. 12

2. ENSAMRÄTTENS INNEBÖRD ............................................................ 14 2.1. INLEDNING ........................................................................................................ 14 2.2. VARUMÄRKETS FUNKTIONER ..................................................................... 15 2.2.1. Ursprungsangivelsefunktionen ....................................................................... 17 2.2.2. Kvalitet- och garantifunktionen ..................................................................... 17 2.2.3. Reklamfunktionen .......................................................................................... 18 2.2.4. Kommunikationsfunktionen ........................................................................... 18 2.2.5. Investeringsfunktionen ................................................................................... 19 2.2.6. Övriga funktioner ........................................................................................... 19 2.3. DET UTVIDGADE SKYDDET FÖR KÄNDA VARUMÄRKEN ..................... 20 2.3.1. Varuslag ......................................................................................................... 20 2.3.2. Känt ................................................................................................................ 21 2.3.3. Association .................................................................................................... 22 2.3.4. Skada .............................................................................................................. 23 2.3.4.1. Skada för särskiljningsförmågan ................................................................... 23 2.3.4.2. Skada för anseendet ....................................................................................... 24 2.3.5. Otillbörlig fördel ............................................................................................ 25 2.3.6. Utan skälig anledning ..................................................................................... 25 2.4. VARUMÄRKETS FUNKTIONER OCH DET UTVIDGADE SKYDDET ....... 26

3. VARUMÄRKESRÄTTENS BEGRÄNSNINGAR ............................... 27 3.1. ALLMÄNNA BEGRÄNSNINGAR .................................................................... 27 3.2. BEGRÄNSNING GENOM ”AV SKÄLIG ANLEDNING” ............................... 28 3.3. PRAXIS ................................................................................................................ 28 3.3.1. Red Bull .......................................................................................................... 28 3.3.2. Interflora ......................................................................................................... 31

4. KONKURRENSRÄTTSLIGA ASPEKTER ......................................... 32 4.1. INLEDNING ........................................................................................................ 32 4.2. RELATIONEN TILL VARUMÄRKESRÄTTEN ............................................... 32 4.3. ALLMÄNNA PRINCIPER OCH KONKURRENSRÄTTSLIG REGLERING . 34 4.3.1. Upprätthållandet av en sund och effektiv konkurrens ................................... 34 4.3.2. Skapandet av en inre marknad ....................................................................... 35 4.3.3. Förbud mot missbruk av rättigheter .............................................................. 36 4.3.4. Förbud mot konkurrensbegränsande avtal ..................................................... 37 4.3.5. Förbud mot missbruk av dominerande ställning ........................................... 37 4.3.5.1. Dominerande ställning ................................................................................... 38

4.3.5.2. Missbruk ........................................................................................................ 39

5. RÄTTSANALYS ...................................................................................... 41 5.1. INTRESSEAVVÄGNINGEN .............................................................................. 41 5.1.1. Tillämpningen av skälig anledning ................................................................ 41 5.1.2. Skyddandet av ”the specific subject matter” ................................................. 45 5.2. KONSEKVENSERNA AV DET UTVIDGADE SKYDDET ............................ 46 5.2.1. Komparativa fördelar ..................................................................................... 46 5.2.1.1. Utvidgningen av artikel 5.2 VMD .................................................................. 46 5.2.1.2. Möjligheten till att monopolisera ett ord ....................................................... 48 5.2.1.3. Association istället för förväxlingsrisk ........................................................... 49 5.2.1.4. Utsuddning, nedsvärtning och otillbörlig fördel istället för vilseledande ..... 51 5.2.2. Konkurrensrättsliga effekter ........................................................................... 53 5.2.2.1. Avskärmande effekt ........................................................................................ 53 5.2.2.2. Distributionsavtal ........................................................................................... 54 5.2.2.3. Missbruk av dominerande ställning ............................................................... 55 5.2.2.4. ”Varumärkesmobbing”? ............................................................................... 57 5.3. SLUTSATS ........................................................................................................... 60

6. SAMMANFATTNING ............................................................................ 64

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING .................................................... 68

RÄTTSFALLFÖRTECKNING ......................................................................... 73

1

ABSTRACT In today’s society trade marks form a particularly valuable asset. A trade mark guarantees a certain origin, but can also reflect the status of a company, by indicating quality, life style, prestige and sometimes even political view. The protection of one’s trade mark is therefore an urgent matter for companies. First and foremost, to avoid consumer confusion. But as the value of a trade mark grows, the need for protection may change. A proprietor of a valuable trade mark may accordingly wish to protect himself against other traders’ use of trade marks that takes an unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or repute of the trade mark. The increased need for protection has therefore been met by the extended protection of well-known marks. The applicability of the protection is not dependent on the likelihood of confusion, but the mental connection that can be established between two trade marks. Therefore, in order to include all marks that may take an unfair advantage of, or is detrim-ental to, the distinctive character or repute of the well-known trade mark, the extended protection goes beyond specific types of goods. The protection has been motivated by the extensive investments behind a well-known trade mark. But the protection can also be seen as another advantage for already powerful market participants. One example is the well-known energy drink producer Red Bull who, all the way to the ECJ, tried to stop a Dutch hotel and restaurant company from producing energy drinks under the trade mark “The Bulldog”. By containing the word “bull”, Red Bull consi-dered it being detrimental to its well-known trade mark. By being able to monopolize, not only a specific word or concept, but words and concepts that can be linked to the well-known mark, the extended protection gives the proprietor the possibility to partition the market through an extended exclusive right that is built on com-mercial values. Both within and beyond specific types of goods. In conjunction with a non-time-limited registration, the protection for well-known marks is powerful and comes with great advantages. Accompanying disadvantages may though occur for other traders. Accordingly, the thesis aims to study the advantages and consequences of well-known trade marks on the European market. In particular, from the perspective of other traders. This in order to analyse what sort of different interests that need to be taken into consideration, as well as circumstances that may result in the limitation of the extended protection of well-known marks. Key words: The extended protection for well-known marks, trade marks with a reputation, due cause, competition law, limitations, restrictions.

2

SAMMANFATTNING I dagens samhälle är varumärken en ytterst värdefull tillgång. Varumärket fungerar inte bara som ett verktyg för att garantera ett visst ursprung utan speglar även ett företags status, genom att indikera kvalitet, livsstil, prestige och ibland även politisk åsikt. Att kunna skydda sitt varumärke framstår därför som en stark angelägenhet för världens alla företag. Främst för att undvika att konsumenterna förväxlar olika varor. Men i och med att ett va-rumärkes värde ökar kan skyddsintresset komma att ändras. En innehavare till ett värdefullt varumärke kan då även önska skydda sig mot att andra näringsidkare drar en otillbörlig fördel av, eller skadar varumärkets upparbetade särskiljningsförmåga och anseende. Detta skyddsbehov har därför kommit att tillgodoses genom det utvidgade skyddet för kända varumärken. Bedömningen i tillämpningen av det utvidgade skyddet avser inte ris-ken för förväxling utan den mentala länk som kan skapas mellan två varumärken. Därför sträcker sig skyddet även utanför specifika varuslag för att på så vis kunna inkludera kän-netecken som till sin utformning anses dra en otillbörlig fördel av, eller vara till skada för, det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende. Skyddet har motiverats av omfattande investeringar bakom uppbyggandet av ett känt varu-märke, men kan även ses som ytterligare ett fördelaktigt vapen för redan starka marknads-aktörer. Ett exempel är den väletablerade energidryckstillverkararen Red Bull som, ända upp i EU-domstolen, försökte stoppa ett nederländskt hotell- och restaurangföretag från att producera energidrycker under varumärket ”The Bulldog”. Detta eftersom Red Bull ansåg att varumärket, genom att innehålla ordet ”bull”, var till förfång för Red Bulls kända varu-märke. Det utvidgade skyddet för kända varumärken ger en ensamrätt som, byggd på kommersiella värden, ger varumärkesinnehavaren möjligheten att avskärma marknaden. Detta genom att monopolisera inte bara ett faktiskt ord eller begrepp, utan även sådana ord och begrepp som kan associeras till det kända varumärket, både inom och utanför specifika varuslag. I sam-band med en ej tidsbegränsad registrering blir resultatet ett starkt skydd med stora fördelar, men även medföljande nackdelar för andra aktörer. Uppsatsen avser i enlighet med detta att studera de fördelar och konsekvenser som uppstår kring kända varumärken på marknaden, särskilt ur andra aktörers perspektiv. Detta för att undersöka vilka olika intressen som måste beaktas och vilka omständigheter som kan tala för att den ensamrätt som ges genom det utvidgade skyddet bör begränsas. Nyckelord: Det utvidgade skyddet för kända varumärken, anseendeskyddet, skälig anled-ning, konkurrensrätt, begränsningar, inskränkningar.

3

FÖRKORTNINGAR EU Europeiska Unionen EU-domstolen Europeiska Unionens domstol FEU Fördraget om Europeiska Unionen FEUF Fördraget om Europeiska Unionens

funktionssätt kap. kapitel KL Konkurrenslagen (2008:579) MFL Marknadsföringslagen (2008:486) NIR Nordiskt Immateriellt Rättskydd Nya VMD Europaparlamentets och rådets direktiv

2015/2436 av den av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemssta-ternas varumärkeslagar

Prop. Regeringens proposition Red Bull Red Bull GmbH Rättighetsstadgan Europeiska Unionens stadga om de

grundläggande rättigheterna SOU Statens offentliga utredningar URL Upphovsrättslagen (1960:729) VMD Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar VMF Rådets förordning nr 2015/2424 av den

16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemen-skapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genom-förande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens för-ordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmoni-sering inom den inre marknaden (varu-märken, mönster och modeller)

VML Varumärkeslagen (2010:1877)

4

”My Lords, this is another attempt to expand the boundaries of intellectual property and to convert

a protective law into a source of monopoly.”1

1 Lord Templeman, Re Coca Cola, UKSC (1986), hämtat från Turner, J., Intellectual Property and EU Com-petition Law, 2:a upl., Oxford University Press, Oxford, 2015, s. 376, [cit: Turner, Intellectual Property and EU Competition Law].

5

1. INLEDNING 1.1 BAKGRUND Relationen mellan immaterialrätten och konkurrensrätten får anses vara ett kom-plext och ibland lite känsligt ämne. Särskilt när diskussion förs kring hur konkur-rensrätten begränsar immateriella rättigheter. Dessa rättigheter anses i sig upp-muntra till en sund konkurrens eftersom de fungerar som ett initiativ till innovation och utveckling. Men på samma gång utgör varje rättighet i sig ett monopol, vare sig det rör sig om monopol på en viss teknik, en viss design eller, som denna uppsats tar sikte på, ett visst kännetecken. I enlighet med detta medför dessa rättigheter automatiskt en inskränkning för andra att, i näringsverksamhet, använda en särskild uppfinning, mönster eller kännetecken. Inskränkningen har motiverats utifrån en proportionalitetsbedömning där skyddet för det kreativa skapandet anses väga tyngre än andra ekonomiska aktörers intressen av att ta del av det som utvecklats. Utan det skyddsnät som rättigheterna utgör skulle det eventuellt brista i incitamen-tet att skapa. Men dessa rättigheter kan inte utsträckas i det oändliga utan att de nackdelar som de medför för vissa aktörer, samt även generellt för den gemensamma marknaden, plötsligt väger tyngre. De immaterialrättsliga reglerna tar därför även sikte på att skapa en balans för att upprätthålla en effektiv gemensam marknad där rättsliga monopol inte leder till alltför stora negativa konsekvenser för konkurrenter och kon-sumenter. En av dessa utsträckta rättigheter är det utvidgade skyddet för kända varumärken, inom svensk rätt även kallat anseendeskyddet. Skyddet har sin grund i artikel 5.2 VMD (artikel 10.2 c i Nya VMD) och sträcker sig bortom det konsumenträttsliga skyddet mot vilseledande eftersom det avser att skydda varumärkesinnehavaren mot användning av identiska eller liknande kännetecken som kan leda till skada på varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende, eller som drar en otillbörlig för-del av det kända varumärkets etablerade renommé. Skyddet är dock inte absolut utan kan inskränkas då ett inträngande varumärke an-vänds av en skälig anledning. Vad denna skäliga anledning exakt omfattar har inte helt utkristalliserats, men EU-domstolen har genom att väga olika intressen gett vägledning. Dessa intressen utgörs av de skyddsvärda funktionerna som kan tillde-las ett varumärke och andra ekonomiska aktörers intresse av att kunna använda vissa varumärken. Inskränkningar i det utvidgade skyddet kan hittas både i de varumärkesrättsliga reg-lerna men även i allmänna principer som har sin grund i EU:s mål om en fungerande inre marknad. Det går även att se begränsningar i form av den konkurrensrättsliga

6

regleringen som återfinns inom EU:s primärrätt och som tar sikte på att balansera konkurrensen på den inre marknaden. Genom att studera dessa principer kan en förståelse för hur inskränkningarna i det utvidgade skyddet motiveras. Som en inledande presentation av kontexten för denna uppsats ska EU-domstolens fall Red Bull2 presenteras. Detta för att visa på den ibland komplexa relation som kan uppstå mellan det utvidgade skyddet och konkurrensrättsliga aspekter, och sär-skilt hur konkurrenters intressen kan inskränka den vida ensamrätt som ges genom det utvidgade skyddet. Den i målet aktuella frågan var hur ”skälig anledning”, enligt artikel 5.2 VMD, bör tolkas? Målet, som refererades från Hoge Raad der Nederlan-den, den högsta domstolen i Nederländerna, innefattade följande omständigheter. Den 11 juli 1983 lät Red Bull i Benelux registrera ord- och figurmärket ”Red Bull Krating-Daeng” för bland annat alkoholfria drycker. Den 14 juli samma år registre-rades ord- och figurmärket ”The Bulldog” för tjänster inom hotell- och restaurang-branschen tillhörandes Hendrikus de Vries (härefter ”de Vries”). Den 15 juni 2000 lät de Vries även registrera ord- och figurmärket ”The Bulldog Energy Drink” av-seende alkoholfria drycker. Mellan parterna var det ostridigt att de Vries använ-dande av kännetecknet ”The Bulldog”, såsom handelsbeteckning för tjänster inom hotell- och restaurangbranschen, föregick registreringen år 1983.

3 4 Som käranden i processen ansåg Red Bull att de Vries användning av varumärket ”The Bulldog” var till förfång för varumärket ”Red Bull Krating-Daeng” eftersom det innehöll ordet ”bull”. Likheter kunde även leda till att produkterna förväxlades. Enligt dessa grunder väckte Red Bull talan om att de Vries skulle föreläggas att upphöra att tillverka och saluföra energidrycker märkta med varumärket ”The Bull-dog”. I genkäromål yrkade de Vries att registreringen för Red Bulls ord- och figur-märke ”Red Bull Krating-Daeng” skulle upphävas. Grundat på dessa omständigheter hänsköt Högsta Domstolen i Nederländerna föl-jande fråga för tolkning till EU-domstolen: 2 Mål C-65/12 Red Bull. 3 Bildkälla 1. 4 Bildkälla 2.

7

Ska artikel 5.2 i direktiv [89/104] tolkas så, att det även kan vara fråga om skälig anledning i den mening som avses i denna bestämmelse, när tredje man i god tro redan har använt ett kännetecken som är identiskt med eller liknar det kända varu-märket innan en ansökan om registrering av det varumärket inges?5

Domstolen påpekade att det var av vikt att väga alla aktuella omständigheter för att avgöra om innehavaren till det kända varumärket var tvungen att tolerera tredje mans användande. Eftersom varumärket ”The Bulldog” använts redan innan Red Bull registrerade sitt kännetecken, och att tillverkningen av energidrycker var att se som en verklig utvidgning av de Vries verksamhet, ansåg domstolen att användan-det skedde av ”skälig anledning”. Målet visar på hur det utvidgade skyddet kan resultera i oönskade effekter för vissa konkurrenter och att det därmed finns ett behov av en inskränkning i form av ”skälig anledning”. Men då begreppet tolkades utifrån de särskilda omständigheterna i fal-let, och eftersom att EU-domstolen underströk att alla aktuella omständigheter bör beaktas, finns det anledning att undersöka hur intresseavvägningen bakom ”skälig anledning” kan se ut. Med grund i ovan redogjorda Red Bull ska annan EU-rättslig praxis analyseras samt reflektioner göras över marknadsexempel där förhållande mellan det utvidgade skyddet och konkurrensrätten kan komma att aktualiseras. Uppsatsen ska se till hur pass utsträckt den varumärkesrättsliga ensamrätten kan, och bör vara och vilka in-tressen som kan, och bör begränsa den. Här ska två olika perspektiv användas. Det första hur ensamrätten kan begränsas genom omständigheter hos tredje man, i form av rättfärdigandet genom skälig anledning enligt artikel 5.2 VMD. Det andra per-spektivet rör hur den varumärkesrättsliga ensamrätten kan komma att begränsas på grund av omständigheter på varumärkesinnehavarens sida, i form av konkurrens-rättsliga principer och regler. 1.2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING I enlighet med ovan formulerad bakgrund och problemframställning avser denna uppsats att undersöka hur den extensiva ensamrätt som ges genom det utvidgade skyddet motiveras och vilka intressen som kan rättfärdiga eventuella inskränk-ningar. Vidare är syftet att undersöka hur konkurrensrättsliga aspekter förhåller sig till det utvidgade skyddet för kända varumärken. Perspektivet kommer främst att vara utifrån andra ekonomiska aktörers intresse av att begränsa ensamrätten. Stu-dien avser att försöka finna de marknadseffekter som det utvidgade skyddet för

5 Mål C-65/12 Red Bull, p. 19.

8

kända varumärken medför och vilka intressen som rättfärdigar, respektive talar för ett inskränkande av den varumärkesrättsliga ensamrätten. I enlighet med det inledande citatet sagt av Lord Templeman,6 har arbetet utförts med en överensstämmande tanke svävande ovanför. De immaterialrättsliga regler-nas syfte är av skyddande karaktär, men genom att pressa dess yttre gränser kan vi plötsligt stå inför ett system som istället möjliggör för ekonomiska monopol. Därmed söks följande huvudfråga att besvaras:

Under vilka omständigheter kan de fördelar som det utvidgade skyddet för kända varumärken medför, leda till så pass negativa konsekvenser för andra aktörer på marknaden, att det talar för att skyddet bör begränsas?

För att besvara denna fråga kommer följande underfrågor att behandlas:

Hur ser intressebedömningen ut bakom de begränsningar som en innehavare till ett känt varumärke kan behöva tåla? a. Å ena sidan genom tillämpningen av ”skälig anledning” enligt artikel 5.2 VMD, och b. å andra sidan genom att åtgärden för upprätthållandet av ensamrätten anses ligga utanför rättighetens ”specific subject matter”?

Vilka är de komparativa fördelar som en varumärkesinnehavare ges genom det ut-vidgade skyddet för kända varumärken? Vilka konkurrensrättsliga aspekter kan komma att uppstå i relation till det utvidgade skyddet för kända varumärken?

1.3. AVGRÄNSNING Inledningsvis ska det understrykas att uppsatsen är skriven utifrån ett europarättsligt perspektiv. Genomgång och tolkning har därmed skett utifrån EU-rätt och särskilt EU-domstolens praxis. Indirekt berörs även svensk rätt på grund av den harmoni-sering som föreligger på varumärkesområdet, men framställningen avser inte sär-skilt att inta ett svenskt lagstiftningsperspektiv. Uppsatsen ska enbart studera det utvidgade skyddet för kända varumärken enligt artikel 5.2 VMD (artikel 10.2 c Nya VMD), motsvarande artikel 9.2 c VMF samt 1 kap 10 § VML. Det grundläggande skyddet för ordinära varumärken, enligt artikel 5.1 a-b VMD (artikel 10.2 a-b Nya VMD), ska ej behandlas djupare, utan har enbart

6 Se sidan 1 till detta arbete.

9

i ett fåtal fall berörts. Särskilt då det funnits anledning att jämföra vissa specifika drag i det grundläggande skyddet med det utvidgade skyddet, för att på så vis se till de fördelar som det utvidgade skyddet ger. Ett varumärke kan ta sig många olika utformningar. Så länge en ansökan om regi-strering av ett varumärke uppfyller registreringskraven, såsom tillräcklig grad av särskiljningsförmåga samt förmåga att kunna återges, kan de flesta kännetecken er-hålla skydd. Diskussion kring vad som utgör ett registrerbart varumärke har dock ansetts falla utanför denna uppsats syfte. Därför har jag valt att enbart se till ordva-rumärken för att på så vis koncentrera undersökningen och fokusera på effekterna av varumärkesregistrering istället för uppkomsten av den. Vidare har det ej funnits utrymme att behandla bevisfrågor, vilka kan uppkomma i samband med en intrångstalan. I relationen mellan varumärkesrätten och konkurrensrätten kan marknadsrättens skydd mot otillbörlig konkurrens aktualiseras. Marknadsrätten avser att främja kon-sumentskydd och näringsidkares intressen, genom att framförallt förbjuda otillbör-liga marknadsföringsåtgärder. Bedömningen avseende otillbörlig konkurrens har sin utgångspunkt i frågeställningen över vad genomsnittskonsumenten kan uppfatta som vilseledande. Till marknadsrätten hör även regler kring varumärkesanvändning vid jämförande reklam.7 I enlighet med dessa regler hjälper marknadsrätten till med bibehållandet av en fun-gerande marknad genom att förhindra renommésnyltning samt vilseledande. Men utgångspunkten enligt marknadsrätten ligger i tredje mans agerande och avser inte nämnvärt att analysera varumärkesinnehavarens position, vilket är vad denna upp-sats tar sikte på. Därmed har jag valt att fokusera på den del av konkurrensrätten som reglerar varumärkesinnehavarens ageranden och ej de frågeställningar som uppstår i marknadsrätten kring förbud mot otillbörliga affärsmetoder. Därför kom-mer inte MFL samt tillhörande europarättsliga direktiv att behandlas. Bestämmelser kring jämförande reklam kommer kortfattat nämnas i relation till artikel 5.2 VMD:s begränsning ”skälig anledning”. Aktuellt rättsområde för frågeställningen är därför reglerna i artikel 101 och artikel 102 FEUF, med motsvarande bestämmelser i svenska KL, som tar sikte på att för-hindra konkurrensbegränsande beteenden. Bestämmelserna har studerats i den om-fattning som de berör det utvidgade skyddet för kända varumärken. En utblick har även gjorts mot sådana konkurrensrättsliga principer som genomsyrar hela EU, för att på så vis presentera det mål av fri konkurrens som EU strävar mot.

7 Bernitz, U., m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens], 13:e, omarb. uppl., Jure, Stockholm, 2013, s. 343, [cit: Bernitz, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens].

10

Avseende de konkurrensrättsliga reglerna i FEUF har särskilt fokus varit på artikel 102 FEUF om missbruk av dominerande ställning. Detta eftersom uppsatsen syftar till att undersöka effekterna av den starka marknadsposition som fördelarna av det utvidgade skyddet för kända varumärket för med sig. Slutligen har det ej funnits utrymme att undersöka begränsningar i form av yttran-defrihet, vilket kan resultera i tänkvärda diskussioner vid parodi-fall. Fokus har istället varit på sådana begränsningar som andra näringsidkare kan hävda, bortom yttrandefrihet. 1.4. METOD Denna uppsats syfte och frågeställning har vuxit fram ur EU-domstolens ovan re-dogjorda rättsfall Red Bull8, och den där uppkomna varumärkesrättsliga problema-tiken för tredje man avseende när ett användande, som enligt varumärkesrättsliga regler anses göra intrång i ett känt varumärkes ensamrätt, likväl bör tillåtas. Den inledningsvis grundläggande metoden för denna uppsats utgörs av en rättsdog-matisk metod. Detta för att som ett första steg klargöra vad som är den gällande rätten kring det utvidgade skyddet för kända varumärken. På så vis har lagstiftning, praxis och, i begränsad del, förarbeten beaktats för att utkristallisera konturerna kring, och innebörden av det utvidgade skyddet. Som en del av den rättsdogmatiska metoden finns den EU-rättsliga metoden, vilken är den specificerade rättsdogmatiska metod som jag har använt. Eftersom varumär-kesrätten är harmoniserad inom EU är det först och främst EU-rättsliga källor som har studerats. Genom att EU-rätten mer utgör ett common-law system har rätts-praxis varit av särskild stor betydelse.9 Genom sin case-law betonade natur blir EU-rätten flexibel och snabbt föränderlig.10 I min undersökning över hur det utvidgade skyddet överensstämmer med konkur-rensrätten har jag, i enlighet med EU:s normhierarki, initialt studerat konkurrens-rättsliga regler och principer ur den primära rätten, där fördragen ingår. Genom all-männa EU-rättsliga principer och EU-domstolens praxis har vidare vägledning sökts för att uttyda EU:s allmänna mål om upprätthållandet av en inre marknad.

8 Mål C-65/12 Red Bull. 9 Jmf. Hettne, J., Otken Eriksson, I., EU-rättslig metod, 2:a upl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 41, [cit: Hettne, Otken Eriksson, EU-rättslig metod]. 10 Ibid., s. 60.

11

Förutom domstolens praxis är allmänna rättsprinciper, även kallade allmänna rätts-grundsatser, en viktig källa inom EU-rätten. Dessa anses vara mer bestående än regler, men är på samma gång mer abstrakta i sin utformning och anger inga auto-matiska rättsföljder då de bryts.11 Rättsprinciper har betydelse i EU-domstolens så kallade ”hard cases”, tvister som anses särskilt komplicerade och där det ibland föreligger en lucka i ett direktiv eller en förordning. I dessa fall kan domstolen se till allmänna rättsprinciper för att få vägledning.12 Arbetet har till stor del fokuserat på de intressebedömningar som ämnar balansera varumärkesinnehavarens intresse av en utbredd ensamrätt mot andra aktörers in-tresse av att kunna använda vissa kännetecken. Därför har jag i undersökningen även tillämpat en rättsanalytisk metod. Den analytiska metoden har även använts i undersökningen av hur det utvidgade skyddet för kända varumärken verkar på den gemensamma marknaden, och studien över vilka komparativa fördelar samt kon-kurrensbegränsningar som går att se. För den analytiska delen har doktrin utgjort en viktig bas för olika infallsvinklar. Där har främst artiklar från ett varierat antal immaterialrättsliga tidskrifter och an-nan juridisk litteratur studerats. Ämnena har varit varumärkesrätt, konkurrensrätt samt relationen mellan immaterialrätt och konkurrensrätt. För vidare tolkning har även de förslag till avgöranden som finns att tillgå för EU-domstolens domar stu-derats. Dessa rättskällor utgör en bas för vägledning.13 I doktrin har det, i större omfattning, gått att observera kritik mot och en mer djup-gående analys av det utvidgade skyddet för kända varumärken och hur det kan komma att påverka den inre marknaden. Särskild inspiration har hämtats ur dokto-rand Branka Marusics artikel i NIR från 2014 om det utvidgade skyddet och dess begränsningar.14 Eftersom arbetet till stor del har fokuserat på de negativa konsekvenser som kan uppstå kring det utvidgade skyddet för kända varumärken, har den rättsanalytiska metoden delvis genomsyrats av en ibland kritisk infallsvinkel. Detta eftersom per-spektivet allt som oftast har varit utifrån tredje man och dennes ibland oskäligt kränkta friheter. I enlighet med detta har studien till stor del avsett att belysa de mindre fördelaktiga effekterna av det utvidgade skyddet. Slutligen har, för att ge en mer praktisk illustration av frågeställningen, en kort ut-blick mot det amerikanska samhället gjorts. Detta för att visa på några av de pro-blem som där har kunnat observeras i relation till starka varumärken, vilka med

11 Hettne, Otken Eriksson, EU-rättslig metod s. 62. 12 Ibid., s. 63. 13 Ibid., s. 40. 14 Marusic, B., End Line. The Boundaries of Extended Protection for Word Trademarks in EU Law, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 5, 2015, s. 537-561, [cit: Marusic, End Line].

12

största sannolikhet även skulle kunna komma att uppstå på den europeiska mark-naden. 1.5. AKTUELL LAGSTIFTNING Aktuell lagstiftning för denna uppsats är Varumärkesdirektivet (VMD), samt mot-svarande bestämmelser i Varumärkesförordningen (VMF). Därmed aktualiseras även den svenska Varumärkeslagen (VML), med vilken Sverige har implementerat VMD. VMF, såsom förordning, tillämpas direkt i Sverige. Den 16 december 2015 antog EU ett nytt varumärkesdirektiv15 samt genomförde ändringar i varumärkesförordningen16. Direktivet trädde i kraft i januari 2016, och ändringarna i förordningen i mars 2016. För det nya varumärkesdirektivet förelig-ger en implementeringsperiod, vilket medför att det äldre direktivet kommer fort-sätta att gälla fram till 2019. Avseende det utvidgade skyddet för kända varumärken har några förändringar skett, vilka ska redogöras för. Dessa förändringar har dock sedan tidigare tillämpats genom EU-domstolens praxis. Eftersom den praxis och doktrin som presenteras uteslutande är tolkad enligt det gamla direktivet ska, för enkelhetensskull och eftersom det äldre direktivets bestämmelser fortfarande gäller, artikelbenämningarna enligt det tidigare direktivet användas. Utöver detta har även allmänna EU-rättsliga principer och regler, enligt FEU och FEUF observerats och där särskilt bestämmelserna om konkurrensbegränsande be-teenden enligt artikel 101 och artikel 102 FEUF, samt tillhörande allmänna konkur-rensrättsliga principer och regler enligt FEU, FEUF och Rättighetsstadgan. 1.6. TERMINOLOGI Inledningsvis, beteckningen ”VMD” har använts för att referera till det äldre varu-märkesdirektivet,17 medan beteckningen ”Nya VMD” använts för att referera till det nya varumärkesdirektivet.18 15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2436 av den av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. 16 Rådets förordning nr 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens för-ordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre mark-naden (varumärken, mönster och modeller). 17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av med-lemsstaternas varumärkeslagar. 18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2436 av den av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

13

I denna uppsats har, likt i doktrin, olika begrepp använts för att referera till en nä-ringsidkares varumärke. De uttryck som har använts, och som därmed ska tilldelas samma innebörd är ”varumärke”, ”märke” och ”kännetecken”. Vidare har ”känt”, ”väl ansett” samt ”anseende” använts för att referera till det kriterium av anseende som krävs för tillämpningen av det utvidgade skyddet. För att referera till det utvidgade skyddet för kända varumärken har ibland enbart benämningen ”det utvidgade skyddet” använts. Det varumärkesskydd som framgår enligt artikel 5.1 VMD (artikel 10.2 a-b Nya VMD) och som tillämpas avseende alla sorters varumärken har refererats till som ”grundskyddet” eller ”skyddet för ordinära varumärken”. För att undersöka varumärkesrättens särskilda skyddsföremål, d.v.s., vad den varu-märkesrättsliga ensamrätten bygger på, har den engelska termen ”the specific subject matter” använts. Med detta menas ”det särskilda skyddsföremålet”. Genom ändringarna i VMF har ”gemenskapsvarumärken” döpts om till ”EU-varu-märken”. Uppsatsen använder beteckningen EU-varumärken, även i samband med redogörelse för praxis som dateras innan genomförandet av den nya VMF.

14

2. ENSAMRÄTTENS INNEBÖRD 2.1. INLEDNING I ett konsumtionssamhälle som detta, med ett oändligt antal dagliga inköpssituat-ioner, är varumärket A och O. Varumärket är företagets ansikte utåt och genom internet, TV, radio samt andra reklamplatser når det ut till miljoner människor varje sekund. Varumärket fungerar inte bara som ett verktyg för att garantera ursprung. Genom att indikera kvalitet, livsstil, prestige och ibland även politisk åsikt speglar det även ett företags status i samhället. Varumärket är därmed ofta så mycket mer än bara en ursprungsstämpel och dess ytterligare egenskaper är resultatet av omfattande investeringar, främst genom marknadsföring. Varumärkets värde bygger på hur det uppfattas av omsättnings-kretsen och för ett företag kan varumärket mycket väl vara ett dess mest värdefulla tillgång.19 För att ta ett exempel, teknikföretaget Apples varumärke värderades un-der 2016 till 154,1 miljarder dollar.20 Det är i dessa ekonomiska aspekter som det utvidgade skyddet för kända varumärken motiveras.21 Kända varumärken har sammanfattats utgöra:

en kraftfull bild av kvalitet, exklusivitet, ungdom, nöje, lyx, äventyr, glamor eller andra enligt den allmänna meningen önskvärda livsstilsattribut, vilken inte nödvän-digtvis är knuten till specifika varor men i sig har förmågan att framföra ett starkt marknadsföringsbudskap.22

Det varumärkesrättsliga skyddet ger innehavaren den exklusiva rättigheten att pla-cera produkten på marknaden. Varumärket används därmed i syfte att identifiera dessa produkter. EU-domstolen har vid flertalet tillfällen understrukit att kärnan i varumärkesrätten är ursprungsangivelsefunktionen och strävan efter att undvika förväxlingar på marknaden.23 Denna kärna är vad man inom immaterialrätten kallar ”the specific subject matter”.24 Det varumärkesrättsliga grundskyddet skyddar i en-lighet med detta mot intrång som kan vilseleda den genomsnittlige konsumenten angående varans ursprung, d.v.s. där likheten mellan två varumärken kan leda till förväxling.

Men genom att behovet av skydd för status och renommé etablerade sig i Europa

19 SOU 2001:26, s. 147. 20 ”The World’s Most Valuable Brands List”, hittas via www.forbes.com. 21 Kur, A., Dreier, T. K., European Intellectual Property Law: text, cases and materials, Edward Elgar, Chel-tenham, 2013, s. 212, [cit: Kur, Dreier, European Intellectual Property Law]. 22 Mål C-252/07 Intel, förslag till avgörande, p. 8. 23 Mål C-102/77 Hoffman-La Roche, p. 7. 24 Mål C-16/74 Centrafarm, p. 6-7.

15

vidgades, i och med artikel 5.2 VMD, det varumärkesrättsliga skyddet till att även, utöver funktionen som ursprungsangivare, omfatta skydd för ett varumärkes image. Kända varumärken ansågs behöva skydd mot sådan användning som kunde leda till dess urvattning eller utsuddning.25 Därmed är det utvidgade skyddet främst ett skydd mot illojal konkurrens, men medför även en utbredd ensamrätt för innehava-ren till det kända varumärket.

Skada genom urvattning har ansetts uppkomma ifall ett liknande eller identiskt va-rumärke används i samband med en annan näringsidkares försäljning eller mark-nadsföring. Genom denna så kallade utspädningsprocess riskerar kännetecknet att tappa sin identitet och kan på sikt riskera att bli generiskt, d.v.s. komma att använ-das för att beskriva en specifik varugrupp, även kallat ”varumärkesord”. Detta har exempelvis hänt avseende varumärkena ”Tops”, ”Jeep”, ”Post-it” m.fl.

Skyddet mot nedsvärtning avser att skydda varumärket mot användning som kan vara skadligt för märkets anseende och som därmed kan medföra att konsumenterna får en degraderad bild av varumärket.

Skydd mot att tredje man drar en otillbörlig fördel tar sikte på fall då ett liknande eller identiskt kännetecken drar nytta av det upparbetade anseendet hos ett känt va-rumärke och därmed de omfattande investeringar som lagts ner på det kända varu-märket, för att på så sätt ”åka i dess kölvatten”.26

Dessa tre grunder aktualiseras på två olika plan, den ena då en talan om intrång förs och den andra, så som hinder för registrering.

2.2. VARUMÄRKETS FUNKTIONER För att närmare förstå motiven bakom den varumärkesrättsliga ensamrätten ska det skyddsobjekt (”the specific subject matter”) som i varumärkesrättens fall utgörs av varumärkets funktioner presenteras. För att kunna göra en bedömning av det skydd som kända varumärken ges måste man fråga sig, vad är det som ska skyddas? Och mer generellt, vad varumärkets syfte är? Varumärkesrätten har, som nämnts, traditionellt setts som en villfarelsein-riktad regim och har därmed haft ursprungsangivelsefunktionen som sin kärna, men i och med att utvecklingen gått mer och mer mot en egendomsbaserad regim har även synen på varumärkets syfte ändrats.27

25 Fhima, I., ”Trade Mark Law Meets Branding”, I: Desai, Deven R., Lianos, Ioannis & Weber Waller, Spencer (red.), Brand, Competition Law and IP, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.s. 219, [cit: Fhima, Trade Mark Law Meets Branding]. 26 Mål C-487/07 L’Oréal. 27 Mål C-487/07 L’Oréal, förslag till avgörande, p. 50.

16

Enligt Nordell28 kan varumärkets funktioner delas in i referens och mening, där referens syftar på varumärkets kommersiella ursprung och mening avser varumär-kets koppling till innehavarens upparbetade goodwill.29 Referens har koppling till det villfarelseinriktade skyddet som varumärkesrätten innehar, medan den tillta-gande egendomsbaserade synen mer tar sikte mot mening. Med andra ord ser vi hur referens förehåller sig till varumärkets särskiljningsfunktion, där referens skapas mellan kännetecknet och dess vara/tjänst och mening till varumärkets individuali-seringsfunktion – hur varumärket differentierar sig inom omsättningskretsen.30 Likt det utvidgade skyddet för kända varumärken, fokuserar även funktionsläran på skyddsvärden bortom ursprungsangivelsefunktionen.31 Med nya marknadsförings-medium har varumärket kommit att erhålla nya syften för att på bästa sätt uppnå funktionen att nå ut till allmänheten. Denna utveckling har bidragit till en föränder-lig syn på varumärkets funktioner.32 Genom att varumärket alltmer transformerats till ett kommunikationsmedel har dess syfte utvidgats från att enbart symbolisera varan/tjänsten, till att på sin spets även symbolisera omsättningskretsen.33 EU-domstolen har i sin praxis vid flertalet tillfällen understrukit att en intrångstalan enbart får utövas då tredje mans användning skadar någon av varumärkets funkt-ioner.34 Men synen på varumärkets funktioner, i synnerhet EU-domstolens utvidg-ning av dem, har varit föremål för omfattande kritik.35 Utan någon tydlig grund i lagstiftning har funktionsläran utvecklats genom domstolens praxis, där varumär-kets funktioner flertalet gånger har legat till grund för tolkning, men där djupare redogörelse ofta har saknats.36 Synen på antalet och innehållet i varumärkets skyddsföremål varierar i stor grad inom litteraturen, och ofta begreppsmässigt mellan olika språk. Det är exempelvis vanligt att gruppera vissa av funktionerna till en samlad ”suggestiv funktion”,37 ef-tersom de på vissa håll går ihop. Men var och en bär även på vissa särskiljande drag

28 Nordell, P.J., Varumärkesrättens skyddsobjekt: om ordkännetecknets mening och referens, Mercurius, Stockholm, 2004, s. 23 f., [cit: Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt].29 Ibid., s. 23 f. 30 Ibid., s. 74. 31 Bailey, A., Trade mark functions and protection for marks with a reputation, Journal of Intellectual Pro-perty Law & Practice, 8(11), 2013, s. 868-875, s. 872 ff, [cit: Bailey, Trade mark functions and protection for marks with a reputation]. 32 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 57. 33 Ibid., s. 75. 34 Mål C-206/01 Arsenal, p. 51, C-48/05 Adam Opel, p. 21-22, C-487/07 L’Oréal, p. 58 samt de förenade må-len C-236/08, C-237/08 och C-238/08 Google, p. 75. 35 Se exempelvis Senftleben, M., Function Theory and International Exhaustion – Why It Is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Orifin Function, European Intellectual Property Review, 36(8), s. 518-524, [cit: Sentfleben, Function Theory and International Exhaustion]. 36 Se exempelvis mål C-206/01 Arsenal, C-487/07 L’Oréal samt de förenade målen C-236/08, C-237/08 och C-238/08 Google. 37 Se exempelvis Marusic, End Line och Lang, A., A Case for Applying the Theoretical Semiotics in the Practice of Trade Mark Law, International Journal for the Semiotics of Law, 21(1), 2008, s. 1-20, [cit: Lang, A Case for Applying the Theoretical Semiotics in the Practice of Trade Mark Law].

17

och för att tydligt förstå det komplexa i skyddsvärdet bakom varumärkesregistre-ringen, och särskilt bakom det utvidgade skyddet, ska varumärkets funktioner pre-senteras så pass åtskilda som möjligt. 2.2.1 Ursprungsangivelsefunktionen Enligt EU-domstolen är varumärkets grundläggande funktion dess ursprungsangi-vande funktion.38 Domstolen har karaktäriserat denna funktion som

att, i fråga om en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket, garantera kon-sumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det blir möjligt att särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung.39

Att denna funktion anses vara varumärkets primära funktion framgår även av preambeln till VMD som säger att varumärkets funktion, fram för allt, är att garan-tera dess ursprung. 2.2.2 Kvalitet- och garantifunktionen Till ursprungsangivelsefunktionen kan man även koppla en kvalitets- och garanti-funktion. Dessa är direkta utflöden från ursprungsangivelsefunktionen eftersom de syftar till att guida konsumenterna i sina köp.40 Kvalitets- och garantifunktionen medför att märket i sig utgör en garanti för att varan eller tjänsten stått under till-verkarens kontroll och därmed motsvarar den utlovade kvalitén.41 Funktionen kan även syfta till att garantera ett visst ursprung, vilket i vissa fall kan sammanfalla med garantin av en viss kvalité.42 Kvalitets- och garantifunktionen syftar till att varumärket ska garantera vad det antyder och inte vilseleda konsumen-terna.43 Funktionen spelar en tydlig roll i motivet bakom det utvidgade skyddet, eftersom ett varumärkes inarbetade anseende är kopplat till, och beroende av, huruvida varumärket har kunnat garantera en viss kvalité.44

38 Se exempelvis mål C-206/01 Arsenal, p. 51. 39 De förenade målen C-236/08, C-237/08 och C-238/08 Google, p. 82. 40 Nilsson, M., Varumärkesrätt i förändring. Om varumärkets funktioner och funktionsanalys, Nordiskt Im-materiellt Rättsskydd, 1, 2014, s. 67-79, s. 72, [cit: Nilsson, Varumärkesrätt i förändring]. 41 Mål C-10/89 HAG II, p. 13 samt C-9/93 Ideal-Standard, p. 37. 42 Nordell, P. J., Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgörande i mål C-487/07 (L’Oréal) och de förenade målen C-236/08 – C-238/08 (Google), Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 3, 2010, s. 264-275, s. 268, [cit: Nordell, Om varumärkets funktioner]. 43 Ibis., s. 269. 44 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 91.

18

2.2.3. Reklamfunktionen Genom att varumärket erhållit en mer framträdande ton i marknadsföringsproces-sen har dess reklamfunktion blivit tydligare.45 Funktionen definierades i EU-dom-stolens avgörande Google46 som en målsättning för varumärkesinnehavaren att kunna ”bruka sitt varumärke i reklam i syfte att informera och övertyga konsumen-ter”.47 Reklamfunktionen speglar ett varumärkes strategi och är ett medel för att skapa sig en identitet bland konsumenterna48. Ett känt varumärke kan i sig tilldra tillräcklig uppmärksamhet, vilket kan leda till att vissa av komponenterna i ursprungsangivel-sefunktionen blir överflödiga. Detta eftersom reklamen i sig kan ge konsumenterna den garanti de behöver.49 Enligt Levin50 får reklamfunktionen ett fristående skydds-behov när ett varumärke upparbetat sådan goodwill att kännetecknet i sig, frikopplat från varor och tjänster, framstår som något självständigt. På så vis har skyddet för reklamfunktionen frikopplats från förväxlingskriteriet.51 Reklamfunktionen behandlades i EU-domstolens mål Dior52 där domstolen påpe-kade att en återförsäljare, i marknadsföringssammanhang, måste beakta varumär-kesinnehavarens intresse av hur varan framställs och se till att presentationen sker på ett sätt som överensstämmer med varans image.53 2.2.4. Kommunikationsfunktionen Den kommunikativa funktionen kan ses ha ett nära sammanhang med reklamfunkt-ionen, men syftar mer allmänt till all den information som passerar mellan varu-märkesinnehavaren och allmänheten. Ett varumärke är företagets ansikte utåt och bärare av den information som varumärkesinnehavaren vill förmedla till sina kun-der.54 Varumärket fungerar därmed som en ”förbindelselänk” mellan näringsidka-ren och konsumenterna.55 Denna kommunikation innehåller inte enbart information om varans tillverkare och ursprung, utan även information om varans anseende, prestige och status i samhälle. Detta medför att varumärket även kommunicerar information om varans/tjänstens

45 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 93. 46 Förenade målen C-236/08, C-237/08 och C-238/08 Google. 47 Ibid., p. 91. 48 Nordell, Om varumärkets funktioner, s. 269. 49 Ibid., s. 269. 50 SOU 2001:26, s. 148. 51 Ibid., s. 149. 52 C-337/95 Dior. 53 Ibid., p. 48. 54 Nordell, Om varumärkets funktioner, s. 271. 55 SOU 2001:26, s. 153.

19

förbrukare, d.v.s. om köparen av produkten.56 Genom marknadsföring kan en bild av varumärkets inneboende budskap målas upp. Denna bild är i princip frikopplad från den vara eller tjänst som erbjuds. Den kan exempelvis fokusera på eftersträvansvärda egenskaper hos personer som innehar aktuell vara eller tjänst. Kommunikationen innehåller i dessa fall mer ett identitets-skapande budskap. Dessa psykologiska aspekter gör den kommunikativa funkt-ionen komplex, och utan vidare utveckling från EU-domstolen är det svårt att veta exakt vad funktionen innebär eller hur den ska distinkteras från andra funktioner.57 2.2.5. Investeringsfunktionen Skyddet för investeringsfunktionen har, som en ytterligare funktion kopplad till va-rumärkets goodwill, behandlats i EU-domstolens mål Interflora58, som rörde varu-märkesintrång i relation till Googles sökordstjänst AdWords. Domstolen konstate-rade att investeringsfunktionen visserligen ligger nära reklamfunktionen i sin bety-delse, men att dessa skiljer sig åt på det sätt att det inte enbart är genom reklam som ett varumärke kan förvärva eller behålla ett gott rykte.59 Syftet med investerings-funktion är att genom användandet av kännetecknet ”attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket”.60 Investeringsfunktionen har även behandlats som en del i bedömningen av huruvida ett varumärke har ansetts förvärva särskiljningsförmåga på marknaden.61 Omfat-tande investeringar har ansetts kunna tala för att ett varumärke har uppnått en till-räcklig grad av särskiljningsförmåga. Ur ekonomisk synpunkt går det därmed att se hur stora investeringar i sig kan utlösa ett skyddsbehov.62 Detta aktualiseras särskilt vid det utvidgade skyddet för kända varumärken eftersom bedömningen av huruvida ett varumärke kan anses som känt till stor del är beror på hur pass omfat-tande investeringarna kring kännetecknet har varit. 2.2.6. Övriga funktioner Ovanstående presentation av EU-domstolens funktionslära får anses vara en ej ut-tömmande lista. Eftersom domstolen inte uttryckligen har konstaterat att dessa om-

56 Nordell, Om varumärkets funktioner, s. 271. 57 Jmf Bailey, Trade mark functions and protection for marks with a reputation, s. 871. 58 Mål C-323/09 Interflora. 59 Ibid., p. 61. 60 Ibid., p. 60. 61 Förenade målen C-108/97 och C-109/97 Windsurfing, p. 51; C-342/97 Lloyd, p. 23. 62 Nordell, Om varumärkets funktioner, p. 273 samt SOU 2001:26, s. 148.

20

nämnda funktioner är de enda som kan tillerkännas ett varumärke finns det ut-rymme för spekulation och inom doktrin har det skapats ytterligare funktioner.63 Av särskild vikt kan funktioner av marknadsstyrande art uppmärksammas där det i nära samband går att finna en konkurrensfunktion. Varumärket är i sig ett konkur-rensmedel eftersom det möjliggör för näringsidkare att särskilja sig från konkurren-terna. Det är även varumärkets särskiljningsförmåga som gör det möjligt för kon-sumenterna att jämföra mellan olika varor och tjänster. Därmed är konkurrensa-spekten nödvändig från en samhällssynpunkt, både på grund av varumärkets egen-skap som individualiseringsmedel, men även som incitament för investeringar.64 2.3. DET UTVIDGADE SKYDDET FÖR KÄNDA VARUMÄRKEN 2.3.1. Varuslag I och med det Nya VMD har formuleringen i artikel 10.2 c, som motsvarar VMD:s artikel 5.2, ändrats avseende varuslag. Den äldre artikel 5.2 VMD föreskriver ut-tryckligen att det utvidgade skyddet endast är tillämpligt då det inträngande märket används för varor eller tjänster av annat slag. Men tillämpningsområdet har sedan tidigare, genom EU-domstolens mål Davidoff65, utvidgats till att även omfatta varor och tjänster inom samma varuslag, vilket har lett till att artikel 5.2 kunnat tillämpas i större omfattning och i flertalet efterföljande mål.66 I och med Nya VMD har EU-domstolens beslut i Davidoff implementerats.67 Även i propositionen till VML har hänsyn tagits till EU-domstolens praxis och kri-teriet ”varor och tjänster av annat slag” har tagits bort. Därmed anger den svenska lagtexten enbart som kriterie att det allmänt ska röra sig om användning för varor och tjänster.68

63 Nordell, Om varumärkets funktioner, s 274. 64 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 99-100. 65 Mål C-292/00 Davidoff. 66 Se exempelvis mål C-323/09 Interflora samt C-65/12 Red Bull. 67 För att visa på EU-domstolens avvägning bakom utvidgningen av det utvidgade skyddet för kända varu-märken ska Davidoff-målet kort redogöras för. Tvisten rörde företaget Davidoff, med det korresponderande varumärket ”Davidoff”, registrerat för smycken och tobaksvaror. Davidoff hade väckt en intrångstalan mot företaget Gofkid som var innehavare av varumärket ”Durffee”, registrerat för samma varugrupper. Fråga upp-kom om artikel 5.2 VMD kunde tillämpas, bortom sin ordalydelse, även för liknande eller identiskt varor. Domstolen som bortom en ren bokstavstolkning istället valde att se till systematiken bakom den varumärkes-rättsliga bestämmelsen ansåg att kända varumärken, som ett resultat av formuleringen i artikel 5.2 VMD, inte borde tilldelas ett lägre skydd än det i artikel 5.1 VMD. Domstolen konstaterade att i de fall då det inte fö-relåg förväxlingsrisk kunde artikel 5.1 VMD inte fullt ut förlitas på att ge skydd mot förfång mot varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende. Enligt detta breddades skyddet i artikel 5.2 VMD till att även omfatta användning för varor inom samma eller liknande varuslag. Se mål C-292/00 Davidoff, p. 25-27. 68 Prop. 2009/10:225, s. 125-126.

21

2.3.2. Känt Artikel 5.2 VMD föreskriver att det utvidgade skyddet, utan krav på registrering, är tillämpbart då ett varumärke anses vara känt (i engelska versionen av VMD; ”has a reputation”). Till skillnad från amerikansk lagstiftning krävs det inte att varumärket är berömt, utan känt ska anses vara en lägre igenkänningsgrad.69 EU-domstolen har i det så kallade Chevy-fallet70 bedömt hur begreppet känt ska tolkas. Frågan i målet rörde huruvida företaget General Motors Benelux-varumärke ”Chevy” hade erhållit en tillräcklig grad av anseende för att kunna tilldelas det ut-vidgade skyddet. Domstolen konstaterade att det första steget i bedömningen var att avgränsa relevant del av omsättningskretsen. Kretsen ska utgöras av den del av allmänheten som berörs av varumärket, vilket antingen kan vara en speciell yrkes-grupp eller den breda allmänheten.71 För att sedan bedöma om varumärket är känt inom denna avgränsade grupp ska samtliga aspekter beaktas, exempelvis hur stor marknadsandel varumärket har och hur företaget har valt att marknadsföra sitt va-rumärke.72 Den geografiska aspekten av ”känt” behandlades i målet PAGO International73. Frågan rörde huruvida PAGO:s registrerade EU-varumärke, i form av en grön glas-flaska, kunde skyddas i hela EU som ett ”känt” varumärke, om det enbart ansågs vara känt i ett medlemsland. Domstolen ansåg att detta var tillräckligt för att märket skulle anses vara känt i den mening som krävs enligt VMF. Detta eftersom ett med-lemsland var tillräckligt för att utgöra en ”väsentlig del” av gemenskapen.74 En tillräcklig grad av anseende uppnås inte enbart genom den kvalitetsbild som varumärkesinnehavaren har kopplat till sin produkt, utan ryktet bedöms även utifrån det nät av associationer som innehavaren genom omfattande investeringar och marknadsföring har lyckats skapa kring varumärket. Det är detta associationsnät som på sikt får kunderna att uppmärksamma och bli hängivna varumärket.75 På detta sätt skapas varumärkesidentiteten. Genom att kopplingen mellan produkten och konsumenterna blir starkare kan varumärket på sikt anses vara känt.76 Anseendet speglar inte enbart innehavaren till varumärket, utan bygger även på kundernas personliga erfarenheter och kunskaper. Graden av anseende kommer

69 Wessman, Varumärkeslag (1 januari 2014 Zeteo), kommentaren till 1 kap. 10 §. 70 Mål C-375/97 General Motors (”Chevy-fallet”). 71 Ibid., p. 24. 72 Ibid., p. 27. 73 Mål C-301/07 PAGO. 74 Ibid., p. 27 med referens till Mål C-375/97 General Motors, p. 28. 75 Handler, M., What Can Harm the Reputation of a Trademark? A Critical Re-evaluation of Dilution by Tarnishment, The Trademark Reporter, 106(3), 2016, s. 639-692, s. 664, [cit: Handler, What Can Harm the Reputation of a Trademark?]. 76 Ibid., s. 665.

22

därför att variera mellan olika varumärke, beroende på hur relationen mellan inne-havaren och konsumenterna ser ut. Därför ska ett varumärkes anseende aldrig ses som statiskt, utan föränderligt beroende på varierande preferenser hos allmän-heten.77 Slutligen, för bedömningen av huruvida ett varumärke kan anses vara känt är det av vikt att varumärket kan kopplas till en viss vara/tjänst och inte bara är ett abstrakt frikopplat kännetecken.78 2.3.3. Association Där grundskyddet mot varumärkesintrång kräver en uppkommen risk för förväxling är gränsen för det utvidgade skyddet lägre. Intrång kan ske om det finns en risk för association mellan varumärkena. Kriteriet har berörts av EU-domstolen i målet Intel Corporation79, där frågan rörde huruvida varumärket ”Intelmark” kunde anses göra intrång i Intels skyddade varu-märke ”Intel”. Domstolen konstaterade att det första steget för att bedöma associ-ationsrisken består i att avgränsa relevant del av omsättningskretsen. När denna av-gränsning gjorts kan det undersökas till vilken grad som berörda konsumenter skapar en koppling mellan varumärkena. Det är därmed inte ett krav att det ska föreligga en fara för att konsumenterna vilseleds om varan eller tjänstens ur-sprung.80 I målet ställde EU-domstolen upp en rad omständigheter som kan vara vägledande för bedömningen. Dessa kan vara graden av likhet mellan aktuella kännetecken, typen av varor eller tjänster som det rör sig om, och relationen dem mellan, samt hur pass känt och särskiljande det tidigare varumärket anses vara.81 I Adidas82 där frågan rörde huruvida företaget Fitnessworlds användning av ett två rands-utformat varumärke kunde kopplas till Adidas karaktäristiska, och varumär-kesregistrerade, tre ränder, konstaterade domstolen att:

för att det skall föreligga likhet mellan varumärket och tecknet enligt artikel 5.2 i direktivet förutsätts särskilt att det finns visuella, ljudmässiga eller begreppsmässiga likheter.83

77 Handler, What Can Harm the Reputation of a Trademark?, s. 665. 78 von Mühlendahl, A., m.fl., Trade Mark Law in Europe, 3:e upl., Oxford University Press, Oxford, 2016, s. 422-423, [cit: von Mühlendal m.fl., Trade Mark Law in Europe]. 79 Mål C-252/07 Intel Corporation. 80 Ibid., p. 30. 81 Ibid., p. 40-58. 82 Mål C-408/01 Adidas. 83 Ibid., p. 28.

23

I utgången av målet använde sig domstolen av termen samband för att beskriva den länk som kan skapas mellan två varumärken.84 Det var därmed tillräckligt att all-mänheten, på något sätt, kopplade samman de båda märkena, utan att egentligen bli förvirrade över likheten eller tro att produkterna härrör ifrån samma näringsidkare. 2.3.4. Skada För att en varumärkesinnehavare ska få tillgodogöra sig det utvidgade skyddet måste han kunna visa på att varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende, på grund av tredje mans användande, har skadats, eller att tredje man, genom sitt an-vändande, dragit en otillbörlig fördel av det kända varumärkets särskiljningsför-måga eller anseende. Här närmst ska de två komponenterna till skaderekvisitet be-handlas. 2.3.4.1. Skada för särskiljningsförmågan Artikel 5.2 VMD stadgar att en varumärkesinnehavare ska ha rätt att hindra tredje man från att använda ett liknande eller identiskt varumärke om det kan anses vara till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga. EU-domstolen tolkade i Intel Corporation85 vad ”förfång för särskiljningsförmågan”, också kallat urvattning, in-nebar och fastställde att skada enligt artikel 5.2 VMD uppkommer då varumärkets funktion av ursprungsangivare har försvagats. EU-domstolen beskrev detta förfång som att det uppkommer

när det äldre varumärkets förmåga att ange att de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och används härrör från varumärkesinnehavaren försvagas till följd av att användningen av det yngre varumärket medför en upplösning av det äldre varumär-kets identitet och dess inflytande över allmänhetens medvetande. Så är fallet bland annat när det äldre varumärket inte längre väcker en omedelbar association till de varor eller tjänster för vilka det är registrerat.86

För att urvattning av ett varumärke ska anses ha skett, krävs det att käranden kan visa på ekonomisk skada. En varumärkesinnehavare uppfyller detta genom att visa på hur relevant del av allmänheten, till följd av användningen av det inträngande varumärket, har ändrat sitt ekonomiska beteende.87 Det är därmed inte tillräckligt att konsumenterna enbart lägger märke till det nya, liknande varumärket. Det går med andra ord inte att gissa sig till en ändring i konsumenternas ekonomiska bete-ende, utan dess existens, eller påtaglig sannolikhet för, måste bevisas.

84 Mål C-408/01 Adidas, p. 29. 85 Mål C-252/07 Intel Corporation. 86 Ibid., p. 29. 87 Ibid., p. 77.

24

Domstolen ansåg att man ej får ta för givet att etablerandet av en sambandslänk resulterar i skada för innehavaren av det kända varumärket eftersom en sådan be-dömning skulle kunna resultera i ett alltför utbrett skydd för kända varumärken.88 Beviskravet måste dock observeras mot den bakgrund att urvattning ofta är resulta-tet av flertalet intrång, där de enskilt sett kan vara svåra att urskilja, men där den slutgiltiga skadan kan bli omfattande.89 Vid skadebedömningen avseende urvattning är det av vikt att omsättningskretsen för de aktuella varorna avgränsas. Detta eftersom att anseendet hos det kända varu-märket antingen kan vara begränsat till en specifik yrkesgrupp eller beröra den stora allmänheten. Är exempelvis det tidigare, kända, varumärket mestadels okänt inom den aktuella kretsen för det senare varumärket är risken för skada mindre. Detta kan också vara fallet om kontexten för användandet av de två varumärkena är helt olika. På det stora måste alla aktuella omständigheter beaktas.90 En bedömning måste även göras avseende relationen mellan associationsrisken och skadan. Enbart existensen av en koppling befriar inte ägaren från att visa på skada, eller risk för skada.91 Men ju starkare kopplingen är mellan två kännetecken, desto större risk är det för att skada föreligger. Detta gäller även för särskiljningsför-mågan, eftersom en hög särskiljningsförmåga talar för en större risk för skada. Där-för måste det i bedömningen beaktas hur pass unikt det kända varumärket anses vara.92 2.3.4.2. Skada för anseendet Skada för anseendet, även kallat ”nedsvärtning” benämns i VMD som förfång för varumärkets renommé. Denna skada kan uppstå om ett liknande eller identiskt va-rumärke används på ett sätt som degraderar det äldre varumärkets image. Till skill-nad från skada på sälskiljningsförmågan föreligger här ej något krav på uppkomst av ekonomisk skada.93 Skyddet mot nedsvärtning avser att skydda varumärkets anseende på marknaden. Skada kan uppkomma ifall då konsumenterna kopplar ett känt varumärke till ett annat liknande varumärke och som får som konsekvens att varumärkets kvalitets-image rubbas eller mer generellt skadar det associationsnät som innehavaren skapat kring varumärket.94 88 Mål C-383/12 Environmental, p. 40-43. 89 von Mühlendal, m.fl., Trade Mark Law in Europe, s. 405. 90 Mål C-252/07 Intel Corporation, p. 48-53. 91 Ibid., p. 32. 92 Ibid., p. 38. 93 Mål C-487/07 L’Oréal. 94 Ibid., p. 40.

25

En sådan skada har ansetts ske då ett företag som tillverkar toalettrengöringsmedel önskar registrera ett varumärke som påminner om ett sedan tidigare registrerat märke för gin – CLAERYN för en ginsort och KLAREIN för rengöringsmedel.95 I dessa fall kan det uppkomma en dissonans mellan det tidigare och det senare varu-märkets produkter. Frågan om nedsvärtning aktualiseras även vid parodi-användning.96 2.3.5. Otillbörlig fördel Som led två i artikel 5.2 VMD:s skaderekvisit framgår de fall då tredje man, genom användandet av ett liknande eller identiskt varumärke, drar en otillbörlig fördel av det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. EU-domstolen har i målet L’Oréal97 tolkat otillbörlig fördel som att detta uppkom-mer då

tredje man genom användning av ett kännetecken som liknar ett känt varumärke för-söker placera sig i dess kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anse-ende och prestige samt att, utan att betala någon som helst ekonomisk ersättning eller göra några egna ansträngningar i detta avseende, utnyttja den kommersiella ansträng-ning som varumärkesinnehavaren gjort för att skapa och befästa bilden av varumär-ket, ska användningen anses innebära att en otillbörlig fördel dras av nämnda varu-märkes särskiljningsförmåga eller renommé.98

I tvisten hade en aktör som tillverkade så kallade ”smell-a-likes” bland annat gjort imitationer av L’Oréals parfymer. Aktören hade vid försäljningen till återförsäljare presenterat en lista över vilka parfymer produkterna avsåg att efterlikna. Domstolen ansåg att användningen av L’Oréals kända varumärke utgjorde intrång eftersom aktören hade dragit en fördel av användningen, och att bedömningen inte var bero-ende av huruvida skada hade uppkommit för varumärkesinnehavaren.99 2.3.6. Utan skälig anledning För att ett användande av ett visst kännetecken ska anses utgöra ett intrång, genom att dra en otillbörlig fördel av, eller vara till förfång för ett tidigare varumärkes sär-

95 Lucas Bols v. Colgate-Palmolive, IIC 420, 423. 96 Dock ligger sådan användning utanför avgränsningen för denna uppsats. För djupare genomgång av detta, se exempelvis ”Immaterialrätt och skydd av samhällsideal” av Ulrika Wennersten. 97 C-487/07 L’Oréal. 98 Ibid., p. 49. 99 Ibid., p. 41 och 81.

26

skiljningsförmåga eller anseende, ska det ske utan skälig anledning. Begreppet öpp-nar upp för att väga in andra aktörers intressen av att kunna använda vissa känne-tecken och tolkning ska ske i ljuset av den varumärkesrättsliga regleringen100. EU-domstolen har i målen Interflora101 och Red Bull102 behandlat begreppet ”skälig anledning” och konstaterat att omfånget för begreppet inkludera både objektiva samt subjektiva intressen hos tredje man. Därmed kan både förfång och otillbörlig fördel ”botas” genom att användandet sker av en skälig anledning. Att som tredje man hävda att en skälig anledning föreligger, är inte samma krav som att behöva visa att en otillbörlig fördel eller förfång inte föreligger, utan den skäliga anledningen anses rättfärdiga den otillbörliga fördelen eller skadan. Hur be-greppet har tillämpats ska behandlas mer omfattande i nästföljande kapitel.103 2.4. VARUMÄRKETS FUNKTIONER OCH DET UTVIDGADE SKYDDET Genom EU-domstolens funktionslära har en utfyllnad av VMD:s bestämmelser kring ensamrättens vidd skapats och läran har haft en stor betydelse för rättstillämp-ningen.104 Det har i doktrin spekulerats över hur skyddsintressena i artikel 5.2 VMD överensstämmer med varumärkets funktioner.105 Genom en jämförelse kan en koppling gå att se mellan ursprungsangivelsefunkt-ionen och skyddet mot urvattning. Ett varumärke kan inte längre fullt fungerar som en stämpel för ursprung om det tappat sin särskiljningsförmåga. Det går även att jämföra investeringsfunktionen med skyddet mot nedsvärtning, eftersom varumär-kets anseende och generella goodwill byggs upp genom investeringar.106 Likt det utvidgade skyddet för kända varumärken syftar även funktionsläran på skyddsvärden bortom ursprungsangivelsefunktionen.107 Men en alltför generös tolkning av varumärkets funktioner kan även medföra vissa risker. Genom att be-höva ta hänsyn till nya samhällsområden riskerar funktionsläran att vidga varumär-kets skyddsområde till ett ännu mer rättsosäkert läge.108

100 Se C-65/12 Red Bull, p. 28. 101 Mål C-323/09 Interflora. 102 Mål C-65/12 Red Bull. 103 Se följande kapitel 3 om varumärkesrättsliga begränsningar. 104 Kur, A., Trade Marks Function, Don’t They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles, International Review of Intellectual Property and Competition Law, 45, 2014, s. 434-454, s. 443 [cit: Kur, Trade Marks Function, Don’t They?]. 105 Se exempelvis Bailey, Trade mark functions and protection for marks with a reputation. 106 Bailey, Trade mark functions and protection for marks with a reputation, s. 872 ff.107 Ibid., s. 872 ff. 108 Nilsson, Varumärkesrätt i förändring, s. 69.

27

3. VARUMÄRKESRÄTTENS BEGRÄNSNINGAR 3.1. ALLMÄNNA BEGRÄNSNINGAR Den varumärkesrättsliga ensamrätten är inte absolut, utan kan i vissa situationer inskränkas till förmån för andra övervägande intressen. VMD, med motsvarande bestämmelser i VMF och VML, behandlar de situationer då varumärkesrättsliga ensamrätter generellt kan begränsas, vilka appliceras på både kända och okända varumärken. Därutöver finns det i relation till det utvidgade skyddet ytterligare en begränsning som det, i enlighet med denna studies syfte och frågeställning, finns anledning att närmare undersöka. Enligt artikel 5.2 VMD kan skyddet mot att tredje man, genom användningen av ett liknande eller identiskt varumärke, drar en otillbörlig fördel av, eller är till skada för det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller re-nommé, begränsas när tredje mans användandet sker av skälig anledning. Varumärkesrättens generella begränsningar är relativt limiterade, exempelvis så saknar VML det inskränkningskapitel som går att finna i URL. De begränsningar som EU-lagstiftaren avsett för varumärkesrätten går att finna i artikel 6 och 7 VMD (artikel 14 och 15 Nya VMD). De allmänna begränsningarna i artikel 6 VMD syftar på varumärkesanvändning som till dess karaktär ej bedöms som kvalificerad, me-dan artikel 7 VMD stadgar den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen. Överlag krävs att användning sker i samband med näringsverksamhet för att utgöra intrång. Enligt artikel 6.1 a VMD ska ensamrätten ej kunna hindra någon från att använda eget namn eller adress som varumärke. Vidare går det enligt artikel 6.1 b-c VMD inte heller att erhålla ensamrätt för sådana ord som till sin karaktär utgör ett beskri-vande av produktens egenskap, såsom geografiska ursprung, kvalitet, art eller be-skaffenhet. Denna inskränkning hör även samman med förbudet mot att varumär-kesregistrera en funktionell form, i fall det att formen utgör en nödvändig teknisk funktion av den sökta produkten.109 Angående varumärkesrättens generella begränsningar har EU-domstolen uttryckt att de syftar till att

förena det grundläggandet intresset av varumärkesskydd med det gemensamma in-tresset av fri rörlighet för varor och frihet att tillhandahålla tjänster inom den gemen-samma marknaden på ett sådant sätt att varumärkesrätten kan fylla sin funktion som ett väsentligt inslag i det system med en icke snedvriden konkurrens som fördraget

109 Se exempelvis mål C-299/99 Philips.

28

syftar till att införa och upprätthålla.110 Begränsning genom principen om konsumtion innebär att varumärkesinnehavarens ensamrätt konsumeras från och med den tidpunkt då denne placerar en produkt på den gemensamma marknaden, eller detta sker med dennes samtycke. Principen återges i artikel 7 VMD som överensstämmer med artikel 26 och 28-37 FEUF om de fria rörligheterna. Det medför att den nya ägaren till produkten ska ha möjlig-heten att fritt använda varumärket, exempelvis genom att låna ut produkten eller sälja den vidare. Utöver detta kan ensamrätten även begränsas genom användning i samband med lojal komparativ reklam. Denna begräsning, till fördel för jämförande reklam, har motiverats genom att det är en effektiv reklamform som är fördelaktig för konsu-menterna. Direktivet (2006/114/EG) om vilseledande och jämförande reklam avser att verka för detta motiv.111 3.2. BEGRÄNSNING GENOM ”AV SKÄLIG ANLEDNING” Ett kriterie för tillämpningen av skyddet i artikel 5.2 VMD är att den inträngande användningen utan skälig anledning drar en otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Därav följer att sådan an-vändning som drar en otillbörlig fördel av eller är till förfång för det kända varu-märket ska anses rättfärdigad om den sker av skälig anledning. Vad begreppet skälig anledning inrymmer är inte helt klart, men EU-domstolen har i sin praxis tolkat begränsningen, vilket delvis har klargjort dess innebörd. Här ne-dan ska den EU-praxis som berör tolkningen av skälig anledning presenteras. 3.3. PRAXIS 3.3.1. Red Bull I fallet, vars omständigheter har redogjorts för i kap. 1.1, utgjordes den skäliga an-ledningen av det faktum att tredje mans användning kunde dateras tidigare än det kända varumärkets användning. Att enligt dessa förutsättningar sedan genomföra en naturlig utvidgning av verksamheten ansågs rättfärdigat. EU-domstolen grun-

110 Mål C-500/14 Ford Motor Company, p. 43. 111 Direktiv (2006/114/EG) om vilseledande och jämförande reklam, se skäl 6.

29

dande sitt resonemang i den intresseavvägning, mellan skyddet att bevara varumär-kets grundläggande funktion och andra ekonomiska aktörers intresse av att känne-tecknet hålls fritt, som påkallats i det tidigare fallet Levi Strauss.112 Det tvistiga mellan parterna i Red Bull var deras motstående uppfattningar angående räckvidden av begreppet skälig anledning. Det förelåg därför domstolen att tolka detta begrepp, eftersom någon närmare definition ej fanns att hämta i VMD. Inledningsvis belyste domstolen att begreppet ska tolkas ”med beaktande av den allmänna systematiken i och ändamålet med det system i vilket det ingår”.113 Det underströks att den ensamrätt som ges genom artikel 5.2 VMD är begränsad till att enbart kunna hävdas i sådana fall då tredje mans användning skadar, eller kan skada, någon av varumärkets funktioner. Till dessa funktioner ska ej enbart varu-märkets grundfunktion, ursprungsangivelsefunktionen, räknas, utan även varumär-kets kvalitet-, kommunikation-, investerings- samt reklamfunktion.114 Genom att se till syftet bakom direktivet, som bland annat påkallar en intresseav-vägning mellan varumärkesinnehavaren och tredje man, ansåg domstolen att den varumärkesrättsliga ensamrätten inte skulle ses som absolut.115 Via åberopandet av skälig anledning kan tredje mans intressen komma att inskränka varumärkesinne-havarens ensamrätt. För att besvara vilka sorters intressen det i dessa fall kan röra sig om konstaterade domstolen att en skälig anledning

inte endast kan omfatta objektivt tvingande skäl, utan att det även kan avse det sub-jektiva intresset hos en tredje man som använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke.116

Således är syftet med begreppet att åstadkomma en balans mellan motstående in-tressen med konsekvensen att varumärkesinnehavaren kan komma att behöva tåla den andre aktörens användning.117 Domstolen ansåg att sådan användning som ej erbjuder efterbildningar, ej anses vara till skada för varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende och som ej ska-dar någon av varumärkets funktioner, utan enbart utgör ett annat alternativ till varan eller tjänsten, ska anses ingå i en sund och lojal konkurrens och därmed utgöra en skälig anledning.118 I enlighet med detta ska en bedömning göras över huruvida användandet av det

112 Mål C-145/05 Levi Strauss samt mål C-65/12 Red Bull, p. 41. 113 Mål C-65/12 Red Bull, p. 28. 114 Ibid., p. 30. 115 Ibid., p. 41-42. 116 Ibid., p. 45. 117 Ibid., p. 46. 118 Ibid., p. 47.

30

inträngande varumärket kan anses vara rättfärdigat. Där ska särskilt två aspekter tas i beaktande. För det första ska det undersökas hur pass väl inarbetat det påstådda intrångsgörande varumärket anses vara. Detta görs genom att undersöka vilket an-seende varumärket åtnjuter bland omsättningskretsen.119 För det andra ska själva avsikten hos innehavaren till det påstått intrångsgörande varumärket beaktas. Detta för att avgöra om användningen har skett i god tro eller om det faktiskt har varit ett försök till att dra en fördel av det ansedda varumärket. Bedömningen görs genom att jämföra likheten mellan de varor/tjänster som det på-stådda intrångsgörande varumärke först var registrerat för och de varor/tjänster som innehavaren därefter har expanderat sin verksamhet med. Det är även av vikt att beakta den tidpunkt då varumärket för första gången användes, för att på så vis undersöka huruvida god tro kan ha förelegat.120 I fallet ansåg domstolen att det faktum att kännetecknet ”The Bulldog” användes redan innan Red Bull registrerade sitt kännetecken talade för att det ej var fråga om ett försök att utnyttja Red Bulls renommé. För steg två i bedömningen hade dom-stolen att avgöra om expanderingen kunde ses som ”en naturlig utvidgning av det sortiment av varor och tjänster för vilka kännetecknet redan åtnjuter ett visst anse-ende hos omsättningskretsen”.121 Domstolen ansåg att de Vries expandering till att, utöver sin hotell- och restaurang-verksamhet, tillverka energidrycker var att se som verklig utvidgning av sortimentet av varor och tjänster. Detta på grund av det nära samband som förelåg mellan till-verkningen av energidrycker och den etablerade hotell- och restaurangverksam-heten som redan serverade drycker. Domstolens slutgiltiga tolkning var därför att om

”skälig anledning” föreligger i den mening som avses i… [artikel 5.2 VMD] …kan innehavaren av ett känt varumärke tvingas tolerera att tredje man använder ett kän-netecken som liknar detta varumärke för en vara som är identisk med den vara för vilken detta varumärke har registrerats, när det kan konstateras att kännetecknet togs i bruk innan ansökan om registrering av varumärket gavs in och att användningen för den identiska varan har skett i got tro.122

Sammanfattningsvis ska det för bedömningen därmed särskilt beaktas hur pass in-arbetat det intrångsgörande kännetecknet är, likheten mellan produkterna innan och efter expanderingen samt den ekonomiska och kommersiella relevansen för att samma kännetecken används för de nya produkterna.123 119 Mål C-65/12 Red Bull, p. 54. 120 Ibid., p. 56. 121 Ibid., p. 57. 122 Ibid., p. 60. 123 Ibid.

31

3.2.2. Interflora För att få en ytterligare förståelse för hur skälig anledning kan tolkas ska även det andra fallet där EU-domstolen berört innebörden av skälig anledning kortfattat be-handlas. Målet, som refererades från High Court of Justice (England), rörde talan om varu-märkesintrång mellan käranden, blomsterleverantören Interflora Inc. samt deras li-censtagare Interflora British Units och svaranden, det engelska detaljhandelsföreta-get Marks & Spencer. En av de tjänster som Marks & Spencer tillhandahöll via deras webplats var blom-leveranser. Eftersom verksamheten ej var en del av Interfloras nätverk befann sig parterna i konkurrens med varandra. Med hjälp av AdWords, en Google-söktjänst som mot en avgift kan hjälpa näringsidkare att skapa reklamlänkar mellan interne-tannonser och utvalda sökord, valde Marks & Spencer bland annat sökordet ”Inter-flora”. Det resulterade i att då en Googleanvändare skrev in ordet Interflora visades en annons för Marks & Spencer högst upp på sidan. Interflora motsatte sig denna användning av deras varumärken och gjorde gällande intrång i ensamrätten. Domstolen hade därmed att ta ställning till om detta kunde ses som ett ”snyltande” på Interfloras kända varumärkes särskiljningsförmåga och renommé.124 Domstolen ansåg att Marks & Spencer visserligen hade fått en fördel av att sammankoppla annonserna med sökordet Interflora, men att den jämförelse som sökordsfunktionen medförde av de olika produkterna ansågs främja en sund och lojal konkurrens. An-vändningen skulle därmed anses ske av sådan skälig anledning som kunde rättfär-diga den otillbörliga fördelen.125 Domstolen underströk dock att detta enbart var under förutsättningen att det ej rörde sig om ett erbjudande av imitationer av de produkter som varumärkesinnehavaren tillhandahöll, eller att någon urvattning eller nedsvärtning ej ansetts ha skett. Likaså under förutsättningen att ingen av det kända varumärkets funktioner i övrigt hade kommit till skada.126

124 För denna studie är domstolens tillämpning av artikel 5.2 VMD, angående det utvidgade skyddet, av intresse. Därför har det i framställningen bortsetts från domstolens prövning av grundskyddet. 125 Mål C-323/09 Interflora, p. 91. 126 Ibid., p. 95.

32

4. KONKURRENSRÄTTSLIGA ASPEKTER 4.1. INLEDNING Från ett konkurrensperspektiv fungerar immateriella rättigheter både främjande, ge-nom att uppmuntra till skapande och utveckling, men även hämmande då de till sin natur hindrar andra aktörer från att tillverka, skapa eller använda vissa element.127 Genom patentregistrering, upphovsrätt, mönsterrätt och varumärkesrätt begränsas, och ibland även avskärmas, marknaden från att använda det som ryms inom en spe-cifik rättighet. En fungerande balans nås genom att väga aktuella intressen mot varandra och ta särskild hänsyn till berörda konsumenter.128 EU-domstolen har vid flertalet tillfällen understrukit den principiellt viktiga skill-naden mellan innehavet, eller existensen, av en immaterialrätt och utövandet av den.129 Utgångspunkten för konkurrensrätten inom EU är att en immaterialrätt i sig inte ska anses vara konkurrensbegränsande. EU-domstolen har därför varit försiktig med att låta konkurrensrättsliga regler ingripa i immaterialrättens särskilda skydds-föremål.130 I enlighet med detta krävs det, utöver enbart existensen eller i övrigt normalt utövandet av en rättighet, någon ytterligare faktor som medför att innehavet eller användandet strider mot konkurrensrätten.131 Situationer som dock kan aktivera konkurrensrättens regler är då det immaterial-rättsliga skyddet medför begränsningar som, vid en proportionalitetsbedömning, går utöver vad som är nödvändigt för att bevara rättighetens särskilda skyddsföre-mål.132 4.2. RELATIONEN TILL VARUMÄRKESRÄTTEN Det är av vikt att vara medveten om att det kan finnas en åtskillnad i syftet mellan olika konkurrensrättsliga regler. Vissa bestämmelser avser att skydda konsumenter, såsom svenska MFL som reglerar lojal marknadsföring, medan andra mer har till syfte att upprätthålla en fungerande inre marknad och därmed avser att reglera kon-kurrensen mellan aktörer. Det är därmed av vikt, när man observerar varumärken ur ett konkurrensrättsligt perspektiv, att fråga sig vilket syfte aktuell reglering

127 Kur, Dreier, European Intellectual Property Law, s. 378. 128 JmfAnderman S., Schmidt H., EU Competition Law and Intellectual Property Rights, Oxford University Press, Oxford, 2011,s. 81-83, [cit: Anderman, Schmidt, EU Competition Law and Intellectual Property Rights].129 Förenade målen C-56/64 och 58/64 Consten och Grundig samt C-24/67 Parke Davis. 130Bernitz, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 395.131 Mål C-262/81 Coditel, p. 20. 132 Bernitz, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 395.

33

har.133 Framställningen kommer i detta avseende fokusera på det senare perspektivet, d.v.s. förhållandet mellan ekonomiska aktörer på den inre marknaden. Konsumentper-spektivet måste dock alltid finnas med i bakgrunden som en betydande faktor. Balansen är till stor del upprätthållen av regler inom varumärkesrätten, exempelvis regler kring konsumtion och tvångslicenser,134 men konkurrensrättsliga regler kan även komma att spela in i de fall då den varumärkesrättsliga ensamrätten begränsar konkurrens på ett sätt som anses gå utöver vad som är nödvändigt för att skydda ”the specific subject matter”. Även om de båda rättssystemen, varumärkesrätten och konkurrensrätt, i mångt och mycket strävar mot likvärdiga mål kan liknande situationer komma att bedömas på olika sätt beroende på om man tillämpar konkurrensrätten eller varumärkesrätten.135 EU-domstolen konstaterade i målet HAG II136 att varumärkesrätten utgör en del i det system av sund konkurrens som FEU syftar till. Detta eftersom en sund konkur-rens enbart kan uppnås om näringsidkare använder sig av särskiljande kännetecken som kan hjälpa allmänheten att identifiera olika varor och tjänster. I detta hänseende fungerar varumärken som en garanti för att alla produkter och tjänster som bär ett visst kännetecken kommer från samma näringsidkare, som i sin tur ansvarar för dess kvalitet.137 Skyddet för varumärken, då det enbart avser att skydda funktionen som ursprungsangivare, utgör på så vis ett ”zero-cost monopoly”. Detta eftersom ett starkt skydd för ursprungsangivelsefunktionen verkar positivt för konkurrensen, enär märket enbart tar sikte på att urskilja olika varor.138 Vid studerandet av relationen mellan varumärken och konkurrensrätt är det lätt att fokusera direkt på semi-operativa begrepp, såsom produktdifferentiering, reklam och inträdeshinder, vilka alla fokuserar på konsekvenserna av varumärken på mark-naden. Istället kan det vara av intresse att studera hur enbart existensen av varumär-ken påverkar marknaden.139 I dagens samhälle har ett varumärke i sig kraften att påverka allmänheten genom sin emotionella och kognitiva lockelse.140 Detta då pri-ser inte alltid är det viktigaste konkurrensverktyget, utan det har blivit viktigare att

133 Lianos, I., ”Brands, Product Differentiation and EU Competition Law”, I: Desai, D. R., Lianos, I. & We-ber Waller, S. (red.), Brand, Competition Law and IP, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, s. 149, [cit: Lianos, Brands, Product Differentiation and EU Competition Law]. 134 Turner, Intellectual Property and EU Competition Law, s. 3. 135 von Mühlendal, m.fl., Trade Mark Law in Europe, s. 773. 136 Mål C-10/89 HAG II. 137 Ibid. p. 13. 138 Ghidini, G., Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham, 2010, s. 160, [cit: Ghidini, Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law]. 139 Lianos, Brands, Product Differentiation and EU Competition Law, s. 147. 140 Ibid.

34

på ett framgångsrikt sätt kunna konkurrera med kvalitet och image.141 Denna aspekt av varumärkesrätten, s.k. ”social branding”, demonstrerar varumär-kets komplexa karaktär, där ett företags image inte bara skapas av näringsidkaren själv, utan även av dess kundkrets. Detta kan medföra att en särskilt stark lojalitet skapas, vilket kan vända upp och ner på de traditionella föreställningarna om hur konkurrens fungerar. Detta är något som konkurrensrätten måste vara medveten om och försöka lära sig att hantera.142 Det är viktigt att komma ihåg skillnaden mellan å ena sidan juridiska monopol och å andra sidan de ekonomiska när man ser till den starka marknadspositionen som ett känt varumärke ofta intar. Ett juridiskt monopol uppstår genom tilldelandet av en immateriell rättighet. Detta eftersom rättigheten skärmar av marknaden från viss typ av användande som faller inom ensamrätten. Sådana monopol är naturliga och en direkt följd av immateriella rättigheter. Ekonomiska monopol, å andra sidan, är de som konkurrensrätten söker förbjuda. Men det kan dock finnas situationer då juridiska monopol bidrar till skapandet av ekonomiska.143 4.3. ALLMÄNNA PRINCIPER OCH KONKURRENSRÄTTSLIG REGLE-RING 4.3.1. Upprätthållandet av en sund och effektiv konkurrens En av EU:s grundläggande syften är skapandet av en ordning som kan garantera en icke snedvriden konkurrens på den inre marknaden.144 Utifrån detta mål har harmo-niseringen inom EU vuxit fram. Dess upprätthållande är ett konstant pågående ar-bete där EU-domstolen kommit att spela en viktig roll i översynen av efterlevnaden av de grundläggande principerna.145 Målet konkretiseras genom förbuden i artikel 101 FEUF och artikel 102 FEUF, som har direkt effekt i alla medlemsländer.146 Artikel 101 FEUF förbjuder samarbetsav-tal, både på vertikal och horisontell nivå, som kan vara till skada för konsumenterna

141 Jmf Lianos, Brands, Product Differentiation and EU Competition Law, s. 148 samt mål C-26/76 Metro I, p. 21. 142 Lianos, Brands, Product Differentiation and EU Competition Law, s. 178. 143 Granmar, C., Intellectual Property Rights and the Single Market, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 4, 2011, s. 321-351, s. 325, [cit: Granmar, Intellectual Property Rights and the Single Market]. 144 Se artikel 3(g) FEU. 145 Granmar, Intellectual Property Rights and the Single Market, s. 321. 146 von Mühlendahl, m.fl., Trade Mark Law in Europe, s. 726.

35

och den fria konkurrensen.147 Artikel 102 FEUF förbjuder konkurrensbegräns-ningar genom missbruk av dominerande ställning, vilket kan uppstå om en nä-ringsidkare innehar en så pass hög marknadsandel att denne begagnar positionen på ett sätt som är till skada för konkurrensen och/eller konsumenterna.148 Bestämmel-serna har sin motsvarighet i svenska KL, 2 kap. 1 och 7 §§. För att uppnå en effektiv och sund konkurrens kan det komma att krävas att aktörer begränsas i utövandet av sina rättigheter. Särskilt om möjligheten att inverka på konkurrensen leder till en påverkan för konsumenterna.149 En fungerande konkur-rens uppnås inte enbart genom att förhindra vissa typer av beteenden, utan även genom att skapa en balanserad struktur som låter konkurrensen effektiviseras.150 Med det följer att ett agerande som försämrar den effektiva konkurrensen kan ut-göra en tillräcklig skada. Det är då tillräckligt att ett handlande indirekt påverkar konkurrensen.151 Detta i samband med att det är nog att en risk för skada för kon-sumenterna föreligger, medför att skyddet för bibehållandet av en effektiv konkur-rens inom EU är starkt.152 Till målet om en sund och effektiv konkurrens hör även målet om en rättvis kon-kurrens. EU-domstolen har påpekat att det är av stor vikt att EU:s konkurrensrätt förespråkar proportionalitet och tillit.153 Konkurrensrätten strävar efter utveckling och öppenhet. För att mellanstora och mindre aktörer därmed på ett rättvist sätt ska kunna vara en del av systemet krävs ett skydd mot uppföranden, särskilt från de dominerande aktörerna på marknaden, som enbart är ämnade att utesluta nya, mindre aktörer.154 4.3.2. Skapandet av en inre marknad En av EU:s grundläggande principer för målet om en gemensam marknad är den om ömsesidigt erkännande. Utgångspunkten är att medlemsstaterna ska erkänna varandras regler och krav som likvärdiga.155 Detta öppnar i sin tur upp för principen om fri rörlighet av varor, personer, tjänster och kapital, vilka återfinns i artiklarna 26-37 FEUF. Enbart under sådana omständigheter som svarar mot effektiv statlig kontroll eller allmän hälsa kan begränsningar i de fria rörligheterna och principen om ömsesidigt erkännande anses rättfärdigade.156

147 Kur, Dreier, European Intellectual Property Law, s. 379-381. 148 ”Missbruk av dominerande ställning”, hittas via www.konkurrensverket.se. 149 Mål C- 6/72 Continental Can, p. 20 ff. 150 Jmf Anderman, Schmidt, EU Competition Law and Intellectual Property Rightss. 26 f. 151 Mål C-62/86 AKZO, p. 63 ff. 152 Jmf Anderman, Schmidt, EU Competition Law and Intellectual Property Rights, s. 27. 153 Se exempelvis mål C-27/76 United Brands, p. 190. 154 Mål C-62/86 AKZO, p. 71-72. 155 Hettne, Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 101. 156 Mål C-120/78 Cassis de Dijon samt Granmar, Intellectual Property Rights and the Single Market, s. 329.

36

Det framkom redan på ett tidigt stadium att immateriella rättigheter kunde ha en negativ inverkan på den fria rörligheten i handeln och därmed äventyra målet om en gemensam marknad. Problemet tog sig uttryck i EU-domstolens förenade mål Consten och Grundig157. Fallet rörde licensavtal som genom selektiv distribution, hinder för parallellimport och utnyttjande av överträdelseförfarande avseende va-rumärkesintrång, skapade territoriella begränsningar. Immateriella rättigheter an-sågs därmed till viss del utgöra ett hot mot den fundamentala marknadsfrihet som är nyckeln till skapandet av en enhetlig europeisk marknad. Därmed föreföll det sig nödvändigt att hitta en balans och fastställa under vilka omständigheter och till vilken grad som immateriella rättigheter skulle kunna få inskränka de fria rörligheterna. Svaret presenterades i EU-domstolen mål Deutsche Grammophon158 där domstolen klarlade att endast sådana omständigheter som är nödvändiga för att skydda rättighetens ”specific subject matter” kunde rättfärdigas enligt FEUF.159 Målet rörde frågan om företaget Deutsche Grammophon genom sin exklusiva distribution i Tyskland kunde tillåtas att förhindra marknadsföring, i Tyskland, av CD-skivor som såldes från dotterbolaget i Frankrike. Domstolen an-såg att det ej var förenligt med den fria rörligheten av varor att, genom sin ensam-rätt, sätta upp sådana begränsningar.160 Genom domen etablerades principen om konsumtion, vilken medför att en rättighetshavare ej har möjlighet att påverka sin produkts cirkulation på den gemensamma marknaden efter det att han självmant placerat produkten där. 4.3.3. Förbud mot missbruk av rättigheter En av EU:s allmänna principer är att ingen ska kunna missbruka de rättigheter som ges genom den europarättsliga regleringen. EU-rätten ska med andra ord inte kunna möjliggöra för bedrägliga beteenden.161 Ett missbruk av rättigheter kan föreligga då en aktör, medvetet, väljer att utnyttja en rättighet för att på så vis uppnå en viss fördel som är till nackdel för konkurrensen.162 Förbud mot missbruk av rättigheter har sin grund i Rättighetsstadgans artikel 54, som stadgar att

ingen bestämmelse i denna stadga får tolkas som att den medför rätt att bedriva verk-samhet eller utföra handlingar som syftar till att sätta ur spel någon av de rättigheter

157 Förenade målen C-56/64 och 58/64 Consten och Grundig. 158 Mål C-78/70 Deutsche Grammophon. 159 Ibid., p. 16, samt artikel 36 FEUF. 160 Mål C-78/70 Deutsche Grammophon, p. 13. 161 Mål C-255/02 Halifax, p. 68 och C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 35. 162 Mål C-110/99 Emsland-Stärke, p. 53.

37

och friheter som erkänns i stadgan eller att inskränka dem i större utsträckning än vad som medges i stadgan.163

4.3.4. Förbud mot konkurrensbegränsande avtal Enligt artikel 101 FEUF ska sådana avtal, företagssammanslutningar och andra samordningar som kan påverka handeln mellan medlemsstaterna och som har till syfte, eller resultat, att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen, förbjudas. Syftet bakom förbudet mot konkurrensbegränsande avtal grundar sig i principen om att varje företag självständigt ska skapa sig den affärspolitik som de tillämpar på marknaden.164 Genom att inte bara kunna förbjuda avtal som har till sitt syfte att skapa konkurrensbegränsningar kan även avtal som till sitt resultat förefaller kon-kurrensbegränsande förbjudas, även om det inte går att etablera ett ont uppsåt. Re-geln innefattar ett märkbarhetskriterium som kräver att den konkurrensbegränsning som avtalet resulterar i är tydlig, samt att det även ska finnas en tydlig koppling mellan avtalet och effekten på konkurrensen.165 4.3.5. Förbud mot missbruk av dominerande ställning Enligt artikel 102 FEUF ska ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning, i den mån det kan påverka handeln mellan medlemsstaterna, förbjudas. En immateriell rättighet ger automatiskt dess innehavaren en stark position inom det skyddade området men såsom ovan berörts kan inte enbart existensen av en rättighet i sig leda till att en dominant ställning enligt artikel 102 FEUF anses före-ligga. I bedömningen måste det även vägas in andra konkurrerande företags ekono-miska styrka för att på så vis undersöka hur konkurrensen på aktuell marknad fak-tiskt ser ut.166 I Microsoft167 tog Tribunalen ställning till hur de i bedömningen av artikel 102 FEUF viktiga uttrycken ”risk för eliminering av konkurrens” samt ”av beskaffenhet att eliminera all konkurrens” skulle tolkas. Domstolen konstaterade att de avser samma tanke, nämligen att

163 EU:s rättighetsstadga. 164 Karlsson, J., Östman M., Konkurrensrätt, En Handbok, 5:e upplagan, Karnow Group Sweden AB, Stock-holm, 2014, s.165, [cit: Karlsson, Östman, Konkurrensrätt]. 165 Ibid., s. 166. 166 Mål C-51/75 EMI Records, p. 36. 167 Mål T-201/04 Microsoft.

38

artikel [102 FEUF] inte endast är tillämplig från och med den tidpunkt då det inte längre förekommer någon konkurrens, eller nästan ingen konkurrens, på mark-naden.168

Med detta avses bestämmelsens syfte att proaktivt kunna stoppa konkurrensbegrän-sande uppträdanden eftersom marknaden inte ska behöva invänta att konkurrensen helt elimineras. Detta ska dock vägas mot det faktum att vi inte kan låta straffa vinnarna i det system som skapats för att uppmuntrar och skydda rättvis konkur-rens.169 4.3.5.1. Dominerande ställning Initialt, i bedömningen av huruvida konkurrensbegränsning genom missbruk har skett, undersöker man om aktuellt företag kan anses inneha en dominerande ställ-ning. EU-domstolen har fastställt att med en dominerande ställning avses

den situationen att ett företag har en sådan ekonomisk maktställning att det får möj-lighet att hindra en effektiv konkurrens på den relevanta marknaden genom att före-tagets ställning tillåter det att i betydande omfattning agera oberoende i förhållande till sina konkurrenter, kunder och, i sista hand, konsumenter.170

Det går inte att från ett förutbestämt schema avgöra om ett företag har en domine-rande position, utan en bedömning måste ske utifrån omständigheterna i det en-skilda fallet. Som ett första steg i bedömningen måste en avgränsning mot den re-levanta marknaden göras. Avgränsning sker inom två områden, en produktmässig och en geografisk. Territoriellt avses först och främst den inre marknaden, eller en väsentlig del av den, men även produktmarknader utöver EU kan komma att inklu-deras om dessa skulle beröras i det aktuella fallet.171 Produktmässigt utgörs aktuell produktmarknad av de varor som konsumenterna uppfattar som utbytbara mot varandra.172 Ett företags faktiska marknadsandel är ofta en indikation i bedömningen men en djupare analys av den relevanta marknadens funktionssätt krävs.173 I förarbetena till KL har dock vissa tumregler utstakats för hur marknadsandelar kan tolkas, där un-der 30 procent normalt utesluter misstankar om dominant ställning, 40 procent talar för en beaktansvärd risk och 50 procent ger en presumtion för dominans.174 Andra faktorer som kan beaktas vid bedömningen är bland annat företagets finansiella

168 Mål T-201/04 Microsoft, p. 561. 169 Anderman, Schmidt, EU Competition Law and Intellectual Property Rights, s. 71. 170 Mål C-27/76 United Brands, p. 65. 171 Förenade målen 40-48, 50, 54-56, 111, 113 and 114-73/75 Suiker Unie. 172 Mål C-27/76 United Brands, p. 12 och 34-45. 173 Karlsson, Östman, Konkurrensrätt, s. 646. 174 Prop. 1992/93:56, s. 85-86.

39

styrka och teknologiska eller kunskapsmässiga övertag samt hur väl integrerat fö-retaget är inom aktuell marknads försäljnings- och distributionsnät.175 4.3.5.2. Missbruk Kan en dominerande ställning enligt ovanstående faktorer fastställas blir nästföl-jande fråga huruvida detta övertag missbrukas. Missbrukstermen ska tolkas objek-tivt och fokusera på sådana beteenden som till dess karaktär kan påverka konkur-rensen.176 En dominerande position i sig kan vara konkurrensbegränsande eftersom det kan komma att krävas att det dominerande företag fullgör sitt ansvar och inte låter sitt uppförande störa konkurrensen på den gemensamma marknaden.177 EU-domstolen har beskrivit missbrukstermen som att den inkluderar:

sådana beteenden av ett företag med dominerande ställning som kan påverka struk-turen hos en marknad där konkurrensen redan är försvagad just till följd av det ifrå-gavarande företagets existens och som, genom att andra metoder används än sådana som räknas till normal konkurrens om varor och tjänster på grundval av de ekono-miska aktörernas transaktioner, medför att hinder läggs i vägen för att den på mark-naden ännu existerande konkurrensen upprätthålls eller utvecklas.178

Av detta följer att det inte föreligger något krav på konkret effekt eller skada, utan att det är tillräckligt att ett beteende medför potentiella konkurrensbegränsande ef-fekter.179 Dock måste en avvägning göras mot ett företags objektivt godtagbara skäl för ett visst agerande, vilket kan medföra att förfarandet är acceptabelt enligt artikel 102 FEUF. Det är även viktigt att understryka att en förutsättning för tillämpningen av artikel 102 FEUF är att missbruket faktiskt går att koppla till den dominanta ställningen.180 Artikel 102 FEUF behandlar fyra olika typer av missbruk; oskälig prissättning, be-gräsning i produktion, olika villkor för likvärdiga transaktioner samt krav om ytter-ligare avtalsförpliktelser. Listan är dock inte uttömmande, utan EU-domstolen har berört ytterligare tänkbara missbruk.181 I sammanhanget kan exempelvis nämnas missbruk genom ineffektivitet, vilket syftar till situationer då ett dominerande före-tag underlåter att vidta åtgärder som kan effektivisera verksamheten, där effekten kan medföra nackdelar för konsumenterna.182 Nämnas kan även det av Tribunalen

175 Se Karlsson, Östman, Konkurrensrätt, s. 654 ff. 176 Mål C-85/76 Hoffman-La Roche, p. 91. 177 Mål C-322/81 Michelin, p. 57. 178 Mål C-85/76 Hoffman-La Roche, p. 91. 179 Mål C-52/09 TeliaSonera Sverige, p. 61 ff. 180 Karlsson, Östman, Konkurrensrätt, s. 675. 181 Observera ordalydelsen i art 102; ”Sådant missbruk kan särskilt bestå i att” (min kursivering) istället för ska, samt mål C-6/72 Continental Can p. 26. 182 Se exempelvis mål C-179/90 Merci Convenzionali.

40

prövade målet ITT Promedia183 där frågan rörde missbruk i form av ”chikanöst” processande, vilket avser situationer då ett dominerande företag väcker en, i princip ogrundad, talan mot en konkurrent i syfte att försvaga denne. Det går även att se missbruk i form av otillbörligt utnyttjande av offentligt förfa-rande, exempelvis genom att ett företag registrerar ett varumärke i en medlemsstat som de vet att en konkurrent redan använder i en annan medlemsstat.184 Genom detta har missbrukstermen även en subjektiv sida, vilket behandlades av EU-dom-stolen i målet Emsland Stärke.185 Domstolen ansåg att missbruk föreligger då en aktör utnyttjar en rättighet för att på så vis få en fördel.186 Missbrukstermen går att dela in i två olika sorters beteenden. Det första avser så kallat ”exploaterande missbruk”,187 vilket syftar till missbruk som ämnar att maxi-mera företagets komparativa fördelar på marknaden. Till denna typ av missbruk hör de i artikel 102 FEUF nämnda missbruken oskäliga inköps- och försäljningspriser (artikel 102 a FEUF) samt begränsningar i produktion till nackdel för konsumen-terna (artikel 102 b FEUF). Ett annat slag av missbruk är så kallat ”exkluderande missbruk”,188 vilket avser handlanden som syftar till att eliminera konkurrensen på marknaden. Exempel på denna typ av missbruk är de i artikel 102 FEUF nämnda handlanden att tillämpa olika villkor för liknande handelsförfaranden, för att på så vis ge konkurrensnackdelar (artikel 102 c FEUF), samt kräva ytterligare, ej sam-manhörande, avtalsförpliktelser (artikel 102 d FEUF).

183 Mål T-111/96 ITT Promedia. 184 Karlsson, Östeman, Konkurrensrätt, s. 797 f. 185 C-110/99 Emsland Stärke. 186 Ibid., p. 54. 187 Jmf ”exploitative abuse” i Anderman, Schmidt, EU Competition Law and Intellectual Property Rights, s. 34. 188 Jmf ”exclusionary abuse” i Anderman, Schmidt, EU Competition Law and Intellectual Property Rights, s. 34.

41

5. RÄTTSANALYS Följande del av framställningen avser att behandla studiens inledande frågeställ-ningarna, vilka berör det utvidgade skyddets relation till varumärkesrättsliga be-gränsningar och konkurrensrättsliga aspekter. Baserat på böcker och artiklar, skrivna av ett blandat antal sakkunniga, ska det utvidgade skyddets möjliga förde-lar, konsekvenser och eventuellt medföljande begränsningar analyseras. 5.1. INTRESSEAVVÄGNINGEN 5.1.1. Tillämpningen av skälig anledning Utöver de begränsningar som går att finna i artikel 6 och 7 VMD, vilka gäller för alla slags varumärken, har det i det utvidgade skyddet för kända varumärken, såsom ovan berörts, ytterligare ställts upp en begränsning i form av ”skälig anledning”. Vad denna skäliga anledning innehåller är utifrån rådande rättsläge, med enbart två behandlande rättsfall,189 inte säkert. Följande avsnitt avser, med hjälp av doktrin, att utveckla begreppet och dess bakomliggande intresseavvägning djupare. I EU-domstolens avgörande Levi Strauss190 påkallades vikten av den intressebe-dömning som ska föregå tillämpningen av intrångsbestämmelserna i VMD. Dom-stolen underströk att

varumärkesinnehavarens intresse av att varumärkets grundläggande funktion beva-ras skall vägas mot andra ekonomiska aktörers intresse av att kännetecken som kan beteckna deras varor eller tjänster hålls fria.191

Detta uttalande har därefter legat till grund för, och stärkt behovet av, den intresse-avvägning bakom ”skälig anledning” som behandlades i Red Bull.192 Enligt Kur193 har mål som Interflora och Red Bull varit ett försök av domstolen att komplettera de relativt begränsade inskränkningarna i artikel 6. Men med domsto-lens omständighetsanpassade tolkning är det svårt att tydligt skissa konturerna till inskränkningen. Domstolens avsikt ter sig å andra sidan vara att inskränkningens tillämplighet bör vara beroende av faktorerna i aktuellt fall. Fhima194 understryker att osäkerheten kring begreppets vidd med största sannolikhet framstår som oroande för många stora bolag.195

189 Se mål C-323/09 Interflora och C-65/12 Red Bull. 190 Mål C-145/05 Levi Strauss. 191 Ibid., p. 29. 192 Mål C-65/12 Red Bull, p. 41-42. 193 Kur, Trade Marks Function, Don’t They?, s. 443. 194Fhima, Trade Mark Law Meets Branding.195 Ibid., s. 228.

42

Enligt generaladvokat Kokotts resonemang i förslaget till avgörande i Red Bull kan det för tillämpningen av skälig anledning vara tillräckligt att tredje mans berättigade intresse väger tyngre än de intressen som varumärkesinnehavaren gör gällande.196 Kokott ansåg att elasticiteten av begreppet särskilt kunde rättfärdigas på grund av det faktum att artikel 5.1 VMD alltid kan tillämpas i sådana fall då det, på grund av en alltför stor liknelse mellan två varumärken, föreligger risk för att konsumenterna vilseleds.197 Artikel 5.1 VMD fungerar därmed som ett skyddsnät för sådana fall då en användning berättigas enligt artikel 5.2 VMD, men då liknelsen mellan varumär-kena är så pass stor att användningen bör förbjudas ur ett konsumentskyddsperspek-tiv. I de fall då förväxlingsrisk föreligger väger konsumentskyddet tyngre än tredje mans tänkbara intressen.198 EU-domstolens funktionslära, tillsammans med den omfattande doktrin som finns att tillgå kring varumärkets skyddsomfång, och särskilt angående de egenskaper ett varumärke kan tilldelas, har gett en svåröverskådlig syn av varumärkets status i samhället. Allt som oftast har den lett till att skyddet behövt vidgas för att kunna rymma de tilläggsfunktioner som varumärket med tiden kommit att tilldelas.199 Lang200 presenterar dessa teorier som å ena sidan deskriptiva, d.v.s. som ett verktyg för att visa på omfattningen av varumärkesskyddet i samhället, men å andra sidan som normativa, d.v.s. hur lagen borde skydda varumärken i dagens samhälle, och därmed hur lagen borde tillämpas.201 I enlighet med detta kan man fråga sig om den utvidgningen som skett av de varumärkesrättsliga skyddsvärdena, genom utveckl-ingen av varumärkets funktioner, speglar det skydd som varumärken i dagens sam-hälle faktiskt behöver. Eller om det i grund och botten, genom påtryckningar från stora företag, är ett skapat skydd så som man hoppas att det ska se ut? Denna tanke är viktigt att komma ihåg under den fortsatta analysen. Funktionsteorin har, som en komplettering till de varumärkesrättsliga reglerna, ut-vecklats till att bli en levande organism som kan anpassa sig efter de föränderliga behov som ställs på varumärkesskyddet i vårt moderna samhälle. Särskilt avseende kända varumärken är detta behov av skydd särskilt starkt på grund av de investe-ringar som innehavaren lagt ned på etableringen av kännetecknet.202 Därmed fram-står skyddet som expanderbart, eftersom det ska kunna täcka den goodwill som in-nehavaren har upparbetat. Detta leder till att omfånget för det utvidgade skyddet

196 Mål C-65/12 Red Bull, förslag till avgörande, p. 20. 197 Ibid., p. 28. 198 Ibid., p. 29. 199 Jmf. Nilsson, Varumärkesrätt i förändring, s. 67 ff. 200 Lang, A Case for Applying the Theoretical Semiotics in the Practice of Trade Mark Law.201 Ibid., s. 6-7. 202 Max Planck institutets studie, s. 52.

43

inte är helt enkelt att förutse, då det anses beroende av omständigheterna i det en-skilda fallet.203 I L’Oréal204 breddade EU-domstolen det utvidgade skyddet ytterligare. Genom att i princip helt ta bort begreppet ”otillbörlig” i artikel 5.2 VMD:s skaderekvisit ”otill-börlig fördel”, förvandlades i princip all sådan fördel, som tredje man drog av an-vändandet av ett liknande eller identiskt varumärke, till intrång. I Interflora205 sökte domstolen sedermera återfå balansen i artikel 5.2 VMD. Enligt Bailey206 var Inter-flora ett sätt att koppla tillbaka ”otillbörlig fördel” inom gränsen för skyddet av varumärkets funktioner. Han observerar att ”skälig anledning”, som tidigare an-vänts i snäv omfattning, nu under senare tid getts ett mer generöst tillämpningsom-råde. Begreppet har mer börjat användas som ett verktyg för att kunna tillåta lojal konkurrens, med följden att det utvidgade skyddet behövt inskränkas.207 Domstolen ansåg i Interflora att så länge som ett användande inte resulterade i er-bjudanden av imitationsprodukter, orsakade urvattning eller nedsvärtning av det kända varumärket eller medförde en annars negativ effekt för varumärkets funkt-ioner, skulle användningen anses vara i enlighet med lojal konkurrens och därmed ske av skälig anledning.208 Genom att sätta upp dessa omständigheter kunde be-greppet ”skälig anledning” i större grad konkretiseras och domstolens tidigare vida syn på det utvidgade skyddet i L’Oréal begränsas.209 Skadebegreppet i artikel 5.2 VMD bör i enlighet med detta ses som begränsad till situationer då skada sker på någon av varumärkets funktioner.210 Detta leder till att varumärkesinnehavaren, då en intressebedömning enligt artikel 5.2 VMD genomförs, är begränsad till att pre-sentera sådana intressen som går att koppla till upprätthållandet av varumärkets funktioner. I Red Bull211 ansågs en av de omständigheter som medförde att användningen skedde av skälig anledning, vara att svaranden de Vries sedan tidigare använt kän-netecknet ”The Bulldog” i sin näringsverksamhet, och att expanderingen var en na-turlig utvidgning av denna verksamhet. Domstolen berörde inte begreppen naturlig utvidgning eller verklig utvidgning djupare än att säga att zonen utgörs av produkter som kan förknippas med den vara som varumärket är registrerat för.212

203 Levin, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt, 10:e, omarbetad, uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 469, [cit: Levin, Lärobok i im-materialrätt]. 204 Mål C-487/07 L’Oréal. 205 Mål C-323/09 Interflora.206Bailey, Trade mark functions and protection for marks with a reputation.207 Ibid., s. 874. 208 Mål C-323/09 Interflora, p. 91. 209 Bailey, Trade mark functions and protection for marks with a reputation, s. 874. 210 Ibid. 211 Mål C-65/12 Red Bull.212 Ibid., p. 57.

44

Hur detta ”förknippningsrekvisit” bedömdes i det enskilda fallet gick domstolen ej djupare in på och det gavs inte heller några vägledande principer för hur uppskatt-ningen av förknippningen mellan två varor ska göras. Dock så framgick det att be-dömningen skulle ske som ett led i den god tros bedömning som bör genomföras för att avgöra huruvida tredje mans användande sker av en skälig anledning.213 Inom begreppet skälig anledning kan det därmed öppnas upp för ett tillgodoseende av tredje mans handling i god tro, d.v.s. för de fall då det inte föreligger ett medvetet snyltande på ett känt varumärkes renommé. Enligt Senftleben214 behövs begreppet skälig anledning för att kunna rättfärdiga det vida skydd som kända varumärken ges på den inre marknaden, särskilt avseende öppningen mot yttrandefrihet och fri konkurrens.215 Kriteriet känt kan i realiteten tillämpas på ett stort antal företag på den europeiska marknaden eftersom kravet på anseende bedöms uppfyllt om kännetecknet är känt inom en nischad del av allmän-heten, exempelvis en specialiserad del av allmänheten eller en viss typ av handlare. Denna nischade del kan därmed utgöra relevant del av allmänheten. Är märket där-efter känt för en betydande del inom denna grupp ska varumärket anses känt och därmed tilldelas det utvidgade skyddet enligt artikel 5.2 VMD.216 Det skulle i en-lighet med detta kunna uppstå oönskade begränsningar i yttrandefriheten och för den fria konkurrensen om skyddet på något sätt ej begränsades. Kur menar att undersökningen av huruvida det föreligger god tro bakom tredje mans användande bör ses som mer vägledande i intrångsmål än den funktionskopp-lade skadebedömningen. En strikt funktionsbaserad bedömning kan missa att väga in särskilt viktiga aspekter eftersom den ej tillgodoser hur ett varumärke förvärva-des. Inte heller beaktar den konkurrensrättsliga syften såsom att upptäcka och för-hindra missbruksbeteenden. Kur understryker att det snarare bör vara av stor vikt att de bakomliggande syftenas rimlighet och rättvisa studeras.217 Därigenom skulle synen på varumärkesskyddet kunna vidgas från att enbart se till eventuella skador på varumärkets funktioner, hur många och vida de än må vara, till att mer fokusera på en generell bedömning av parternas avsikt. En sådan bedöm-ning kan dock ej ske på harmoniserande nivå eftersom EU-domstolen är begränsad att döma i sakfrågor. Istället blir det en fråga för de nationella domstolarna att av-göra. Men genom att understryka vikten av bedömningen och ge vägledning i vilka intressen som ska beaktas kan domstolen, exempelvis inom tillämpningen av skälig anledning, understryka de principer som bör beaktas och följas i en intresseavväg-ning vid varumärkesrättsliga intrångsmål.

213 Mål C-65/12 Red Bull, p. 55 ff. 214 Senftleben, Function Theory and International Exhaustion.215 Ibid., s. 518. 216 Ibid., s. 519. 217 Kur, Trade Marks Function, Don’t They?,s. 453.

45

5.1.2. Skyddandet av ”the specific subject matter” Det kan uppstå indirekta konkurrensbegränsningar på marknaden om konsumenter uppfattar olika varumärken för samma sorts varor som mer eller mindre värdefulla. På grund av den status som kan kopplas till vissa populära varumärken kan en viss vara uppfattas som ej substituerbar,218 vilket kan leda till att ett visst varumärkes image resultera i en nästan monopolliknande status på marknaden. Om effekterna av det utvidgade skyddet i enlighet med detta leder till ökade inträdeshinder för konkurrenter kan omfattningen av skyddet bli svårt att rättfärdiga ur konkurrens-hänseende. Därför har det i relationen mellan varumärkesrätten och konkurrensrätten skapats en avvägning där konkurrensrättsliga hinder enbart kan rättfärdigas till den grad som krävs för att skydda varumärkets ”specific subject matter”. Utan dessa rättfär-digande specifika intressen skulle skyddet kunna leda till ett avslöjande av en mo-nopolliknande struktur.219 Begräsningen att enbart rättfärdiga åtgärder som avser att skydda den specifika kär-nan i rättigheten hör samman med nödvändigheten av att kunna visa på en objektiv grund vid utövandet av en immateriell rättighet. Denna objektiva grund kan nås genom en proportionalitetsbedömning, d.v.s. där intresset bakom ett visst agerande vägs mot omfattningen av de åtgärder som därefter tagits.220 EU-domstolen har även genom att vända på situationen konstaterat att frånvaron av en objektivt berät-tigande grund kan tala för att konkurrensbegränsningar föreligger.221 Därmed går beviset om en objektivt rättfärdigande grund att använda som försvar mot exempel-vis misstankar om missbruk av dominerande ställning. I målet United Brands222 uttalade domstolen att

förekomsten av en dominerande ställning inte kan frånta ett företag som befinner sig i en sådan ställning rätten att tillvarata sina egna affärsintressen när dessa angrips och att företaget i rimlig omfattning måste få möjlighet att vidta de åtgärder som det anser vara lämpliga för att skydda företagets affärsintressen.223

Dessa ”lämpliga åtgärder” är dock begränsade till att möta konkurrens och inte slå ut den.224 Objektivt motiverade metoder kan dock vidare begränsas genom proport-ionalitetsprincipen, detta eftersom strategier enbart är berättigade i den utsträckning

218 SOU 2001:26, s. 154. 219 Marusic, End Line, s. 552-553. 220 Anderman, Schmidt, EU Competition Law and Intellectual Property Rights, s. 77. 221 Förenade målen C-241/91 och C-242/91 Magill, p. 55. 222 Mål C-27/76 United Brands. 223 Ibid., p. 189. 224 Anderman, Schmidt, EU Competition Law and Intellectual Property Rights, s. 79.

46

som de är nödvändiga.225 Avseende immateriella rättigheters ”specific subject matter” observerar Ghidini226 hur varumärkesrätten, till skillnad från andra rättigheter, ibland kan te sig obalan-serad. Detta eftersom det varumärkesrättsliga skyddet avser att skydda en kommer-siell egenskap snarare än en kreativ prestation.227 Kontrasten blir extra tydlig om man ser den varumärkesrättsliga ensamrätten enbart som ett skydd för upparbetat rykte och ställer det mot andra immateriella rättigheter som mer tar sikte på det substantiella bakom rättigheten, d.v.s. vad som har skapats. 5.2. KONSEKVENSERNA AV DET UTVIDGADE SKYDDET 5.2.1. Komparativa fördelar 5.2.1.1. Utvidgningen av artikel 5.2 VMD Genom EU-domstolens avgörande i Davidoff228 öppnades ett nytt tillämpningsom-råde upp för det utvidgade skyddet för kända varumärken. Genom att inkludera an-vändning för liknande eller identiska varor kunde artikel 5.2 VMD tillämpas direkt mellan konkurrenter vilket inte hade varit möjligt tidigare då bestämmelsen, enligt sin ordalydelse, enbart avsåg användning för varor inom andra varuslag. Genom det Nya VMD har nu avgörandet implementerats i direktivet och bestämmelser avser nu uttryckligen både identiska och liknande varor samt icke identiska och ej lik-nande varor. Med hänvisning till studiens undersökning av de marknadsmässiga effekter som det utvidgade skyddet kan leda till finns det anledning att närmare studera konsekven-serna av denna utvidgning. För likt Blythe229 har uttryckt det

While Davidoff v Gofkid solved one problem, it created others, and perhaps the full impact of this ruling has not been felt until more recent times.230

Genom Davidoff ansåg domstolen att artikel 5.2 VMD inte enbart skulle tolkas en-ligt sin ordalydelse, utan även behövde ses i ljuset av det system som bestämmelsen ingick i.231 Tillämpningsområdet utvidgades därigenom för att undvika att kända 225 Anderman, Schmidt, EU Competition Law and Intellectual Property Rights, s. 80. 226 Ghidini, Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law. 227 Ibid., s. 186. 228 Mål C-292/00 Davidoff.229 Blythe, A. L., Attempting to Define Unfair Advantage: An Evaluation of the Current Law in Light of Re-cent European Decisions, European Intellectual Property Review, 34(11), 2012, s. 754-761, [cit: Blythe, Attempting to Define Unfair Advantage]. 230 Ibid., s. 760. 231 Mål C-292/00 Davidoff, p. 24.

47

varumärken tillerkändes ett lägre skydd än ”vanliga” varumärken,232 samt för att undvika risken för glapp mellan de olika bestämmelserna i artikel 5 VMD. Detta hade kunnat ske om kända varumärken inte skyddades mot utsuddning eller ned-svärtning när det rörde sig om liknanden eller identiska varor.233 Domstolens dom gick tvärt emot generaladvokat Jacobs förslag till avgörande, där det understrukits att utförandet av direktivet och förordningen talade för en bok-stavlig tolkning.234 Jacobs konstaterade att en lucka visserligen kunde uppstå i lagen om kända varumärken inte kunde ges skydd mot användning av ett liknande eller identiskt märke, för liknande eller identiska varor, om det ej förelåg förväxlingsrisk. Generaladvokat Jacobs ansåg dock att en sådan situation, utöver fall av förväxlings-risk, troligen sällan skulle uppstå.235 Frågan som aktualiseras är om varumärkesrättens grundsyfte har påverkats genom Davidoff-avgörandet och den utvidgning som genom Nya VMD artikel 10.2 c har genomförts av artikel 5.2 VMD? Genom att skyddet även kommit att inkludera liknande samt identiska varor anser Ghidini236 att kritik kan riktas från två håll. För det första kan det anses motstridigt att kräva risk för association för att rättfärdiga det utvidgade skyddet i fall då det saknas förväxlingsrisk. Genom att skapa ett skydd för ej förvirrande associationer har den varumärkesrättsliga regleringen resulterat i ett skydd för så kallade ”look-alikes”, vilket ej tidigare har varit tillåtet enligt EU-reglering.237 Denna utvidgning, utöver förväxlingsrisken, kan ses som ett oproportionerligt långt steg ifrån den va-rumärkesrättsliga grundtanken om att skydda ursprungsfunktionen.238 För det andra förefaller det logiskt att anta att ju mer känt ett varumärke är desto lägre är risken för att konsumenterna ska koppla andra varumärken till det. Snarare bör den genomsnittlige konsumenten, som ska ses som skäligen uppmärksam och upplyst,239 i större grad kunna urskilja ett känt varumärke och riskerar därmed inte att associera det till ett annat.240 Senftleben241 anser att utvidgningen av artikel 5.2 VMD har medfört att gränsdrag-ningen mellan skyddet för dubbel identitet och det utvidgade skyddet har suddats ut.242 Utan utvidgningen av artikel 5.2 VMD hade fall, då det rör sig om ett liknande

232 Mål C-292/00 Davidoff, p. 26. 233 Ibid., p. 27. 234 Mål C-292/00 Davidoff, förslag till avgörande, p. 34. 235 Ibid., p. 51.236 Ghidini, Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law.237 Ibid., s. 184-185. 238 Förenade målen C-236/08, C-237/08 och C-238/08 Google, p. 91-92 samt C-232/09 Interflora, p. 62-64. 239 Se bl. a. mål C-329/02 Sat 1 och C-301/07 PAGO. 240 Ghidini, Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law, s. 184-185.241 Senftleben, Function Theory and International Exhaustion.242 Ibid., s. 521.

48

eller identiskt varumärke för liknande eller identiska varor, omfattats av regeln om dubbel identitet i artikel 5.1 VMD, där kriteriet är den högre gränsen av förväx-lingsrisk. Associationsriskbedömningen kommer med största sannolikhet att bli annorlunda när det rör sig om liknande eller identiskt varuslag eftersom risken för association mellan två märken har ansetts öka då det rör sig om samma varuslag. Detta då dom-stolen uttryckt att identiteten mellan varuslagen ska vägas in i bedömningen och att likhet mellan berörda varor därmed kan tala för en högre associationsrisk.243 5.2.2.2. Möjligheten till att monopolisera ett ord Att kreativt skapande bör skyddas råder det enighet om. Och att immateriella rät-tigheter därför, i sin natur utgör juridiska monopol, kan accepteras. Skillnaden mel-lan å ena sidan patent- och upphovsrättigheter och å andra sidan varumärkesrätten är dock skyddet för en intellektuell prestation. En patentregistrering avser att skydda en teknisk uppfinning och upphovsrätten alster i form av musik, konst och litteratur. Det varumärkesrättsliga skyddet tar istället sikte på att skydda ett kommersiellt värde i form av investeringar och upparbetad goodwill som kan komma ur ett fram-gångsrikt fört företag. Genom att registrera ett ord, en figur, en form, eller varför inte ett ljud, en rörelse, lukt eller smak, skyddar varumärkesrätten den koppling som allmänheten skapar tillbaka till innehavaren och dess produkter. Ett kännetecken kan visserligen bära på kreativa inslag, men det är inte detta skapande som varu-märkesrätten tar sikte på. Där figurer i sig, bortom egenskapsbeskrivande, kan variera i det oändliga genom dess kreativa karaktär, kan kreativiteten ses som mer begränsad när det kommer till ord. Visserligen kan även tillgången på påhittade och fantasifulla ord svårligen be-gränsas och därför uppstår frågor kring begränsningar främst för egenskapsbeskri-vande ord. Artikel 3 VMD (artikel 4 Nya VMD) uppställer därmed som registre-ringskrav att ett varumärke ej får vara beskrivande i relation till sökta varor, tvärte-mot måste varumärket uppfylla en viss nivå av särskiljningsförmåga. Med kravet på särskiljningsförmåga och förbudet mot registrering av varumärken av beskrivande karaktär, ska en näringsidkare välja ett ord eller begrepp som inte används av, eller kan associeras i alltför stor utsträckning till någon annans regi-strering. På samma gång ska näringsidkaren dock försöka finna ett ord som lätt kan läggas på minnet hos konsumenterna och som till sin karaktär kan skapa starka as-sociationer.

243 Mål C-252/07 Intel Corporation, p. 42.

49

Durant244 anser dock att det är en förenkling att säga att ett varumärke antingen är beskrivande eller särskiljande.245 Uppdelning har egentligen enbart betydelse vid registreringen av ett varumärke och inte, där problemen ofta aktualiseras, vid en intrångstalan. Marusic tar i kontexten av monopoliseringen av ord upp som exempel företaget King’s registrering av ordet ”CANDY” för datorspelet ”Candy Crusch”. Varumär-ket ”CANDY” bör i detta avseende anses utgöra ett relativt vanligt ord som gränsar mellan beskrivande och särskiljande. Därmed kan det ses som suggestivt, eftersom det enbart anger en egenskap i datorspelet, men inte direkt beskriver den faktiska produkten datorspel. Genom att på sikt uppnå en känd status kan King, utöver risken för förväxling, även skydda sig mot registreringar av ord som, genom association, kan kopplas till ordet ”CANDY”. King erhåller därmed ett monopol för sådana ut-tryck som kan rymmas inom ordet.246 Till skillnad från fantasiord finns det för beskrivande ord redan en viss bild etable-rad hos konsumenterna. Denna medför att skapandet av associationer går snabbare än för påhittade ord.247 Att välja ett ord som är beskrivande, men ändå uppnår er-forderlig särskiljningsförmåga, får därmed antas vara ett medvetet val av en varu-märkesinnehavare. Genom att välja ett beskrivande ord är chansen större att eta-blera sig i konsumenternas medvetande, men det kan även vara svårare att särskilja sig. Att å andra sidan välja ett maximalt särskiljande kännetecken, genom att hitta på ett ord, medför nackdelen att varumärket kanske inte uppnår samma automatiska spridningseffekt eftersom det inte lyckas aktivera omkringliggande ord och begrepp på samma sätt.248 Därmed ger möjligheten att erhålla skydd för ett beskrivande ord en stor fördel för varumärkesinnehavaren tack vare det redan existerande och breda associationsom-rådet i konsumenternas medvetande som det för med sig. Det verkar dock vara till större nackdel för konkurrenter som önskar etablera sig på marknaden och söker skapa en liknande associationskedja och image för sin produkt. 5.2.2.3. Association istället för förväxlingsrisk En av de komparativa fördelar som ges genom det utvidgade skyddet för kända

244 Durant, A., ”How can I tell the trade mark on a piece of gingerbread from all the other marks on it? Na-ming and meaning in verbal trade mark signs”, I: Bently, L., Davis, J., Ginsburg, J. C. (red.), Trade marks and Brands: An Interdisciplinary Critique, Cambride Univesity Pres, Cambridge, 2008, [cit: Durant, How can I tell the trade mark on a piece of gingerbread from all the other marks on it?]. 245 Ibid., s. 122. 246 Marusic, End Line, s. 551. 247 Ibid., s. 551-552. 248 Durant, How can I tell the trade mark on a piece of gingerbread from all the other marks on it?, s. 124-125.

50

varumärken är den lägre gräns av sammanblandningsrisk som krävs för att kunna påtala ett intrång. Detta eftersom innehavaren till ett känt varumärke kan hindra tredje man från att använda ett kännetecken som kan associeras till sitt eget. Detta i kontrast till det grundläggande skyddets högre ställda förväxlingsrisk. Där förväx-lingsbedömning mer konkret tar sikte på konsumenternas uppfattning om ursprung, är bedömning angående existensen av en mental länk på förhand mer svåruppskat-tad, då flertalet omständigheter, utöver synlig överensstämmelse, kan komma att spela in vid bedömningen över huruvida det föreligger ”samband” mellan två varu-märken.249 Ett varumärkes förmåga att föra associationer till ett annat har av Rierson250 kallats ”mental pollution”.251 Fenomenet visar på den länk som etableras mellan två mär-ken och den bedömning som görs av huruvida ett varumärke utsatts för skada ge-nom urvattning. För att konkretisera detta begrepp ska en varumärkestvist mellan de amerikanska klädtillverkningsjättarna Levi Strauss och Abercrombie presente-ras.252 Målet rörde huruvida Abercrombie hade begått intrång i Levi’s varumärkes-skyddade bakfickestygn för jeans. Frågan, som blir empiriskt svår att besvara, är huruvida en konsument, då denne ser ett par jeans med stygn som liknar Levi’s, men som inte föranleder förväxling, skulle tänka på Levi’s lika snabbt nästa gång denne såg ett par Levi’s byxor? Eller om dennes ”mentala gensvar” nästa gång blir långsammare på grund av att med-vetandet har blivit ”förgiftat” av den undermedvetna bilden av Abercrombies bak-fickestygn? Rierson frågar sig är hur denna ”förgiftnings-effekt” skiljer sig från den önskvärda effekt som legitima konkurrenter önskar uppnå?253 Förmodligen är just avsikten hos den andre jeanstillverkaren, i det här fallet Abercrombie, att uppnå en plats i konsumenternas medvetande, vid sidan av Levi’s jeans. Detta är själva poängen med konkurrens. Genom att hindra den andre jeanstillverkaren från att marknads-föra sig genom associationer, kan konkurrensen bli hämmad. Associationer kan ald-rig förhindras helt och en total avskärmning, på grund av påstådd särprägel, skulle leda till effekter som inte är önskvärda av någon annan än innehavaren till det kända varumärket, i detta fall Levi Strauss. 254 249 Jmf. mål C-252/07 Intel Corporation samt C-408/01 Adidas. 250 Rierson, S. L., The myth and Reality of Dilution, Duke Law & Technnology Review, 11(2), 2012, s. 212-312, [cit: Rierson, The myth and Reality of Dilution]. 251 Ibid., s. 298. 252 Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co. 633 F.3d 1158 (9th Cir. 2011). 253 Rierson, The myth and Reality of Dilution, s. 297-299. 254 Ibid., s. 299.

51

5.2.2.4. Utsuddning, nedsvärtning och otillbörlig fördel istället för vilseledande Det finns olika syn på vad det är som tar skada då det talas om skada genom ut-suddning. Vissa hävdar att det handlar om skada på den ”kommersiella magnet-ismen”, d.v.s. en rubbning av den exklusiva bild som ett varumärke söker förmedla till allmänheten i en kvalitativ mening, och som därmed går att se som en skada på varumärkets kommunikativa funktion.255 Andra har ansett att skadan hänför sig till den unikhet som varumärket symboliserar på marknaden. Vilket, till skillnad från det andra synsättet, är frikopplat från kon-sumenternas bild av varumärket. Det handlar då istället om varumärkets egenskaper i sig, d.v.s. hur särskiljande kännetecknet är och hur lätt varumärket kan uppfattas på marknaden, vilket på så vis kan leda konsumenter till återkommande köp. Detta medför att existensen av flera liknande varumärken kan leda till att kännetecknets särprägel, som utgörs av dess särskiljningsförmåga, tar skada. Den skada som kan uppkomma är på så vis mer fokuserad på varumärkets grundläggande funktion som ursprungsangivare.256 EU-domstolen har i sin bedömning av skada genom utsuddning mer lutat åt det senare synsättet, att märket tar skada genom att tappa sin särprägel på marknaden.257 Den synen stämmer även överens med ordalydelsen i artikel 5.2 VMD som defini-erar skada just som förfång för särskiljningsförmågan. I Intel258 påpekade domstolen att ju mer unikt ett varumärke är, desto mer mottaglig kommer det vara för förfång på dess särskiljande förmåga.259 Men det kan i bedöm-ningen vara svårt att avgöra om en sådan förändring verkligen beror på använd-ningen av ett yngre, inträngande, varumärke? Eller mer allmänt på andra faktorer på marknaden. I sammanhanget har domstolen uttalat att företeelsen att ett varu-märke tilldelas en generisk status är den yttersta konsekvensen av urvattning. En sådan skada är så pass allvarlig att innehavaren ej ska behöva vänta tills en sådan status faktiskt har infallit, utan kan påkalla intrång när det enbart föreligger en risk.260 Avseende förfång genom nedsvärtning har det förelegat en försiktighet hos EU-domstolen att döma intrång. Fhima261 spekulerar i att det kan bero på att det för varumärkesinnehavaren kan vara svårt att visa att det just är på grund av det yngre

255 Fhima, Trade Mark Law Meets Branding, s. 220. 256 Ibid. 257 Se mål C-252/07 Intel Corporation. 258 Mål C-252/07 Intel Corporation. 259 Ibid., p. 74. 260 Mål C-323/09 Interflora, p. 79 och 81-82. 261 Fhima, Trade Mark Law Meets Branding.

52

varumärkets användning som skadan på det kända varumärkets anseende har upp-stått.262 Nedsvärtning har inte heller behandlats i lika stor omfattning som urvattning i dokt-rinen. Enligt Handler263 kan det bero på att begreppet nedsvärtning är lättare att förstå och acceptera än det mer vaga urvattning. Detta eftersom eventuella skador framstår som mer tydliga vid nedsvärtning än när det gäller urvattning. Särskilt tyd-ligt framstår det då ett varumärke, som är identiskt med eller liknar ett känt varu-märke, används i samband med en verksamhet som befinner sig i stor dissonans med det kända varumärkets verksamhet. Sådan användning kan leda till att konsu-menterna får degraderade tankar om det kända varumärket.264 Dock bör skada genom nedsvärtning läsas i samband med Pierre Fabre-avgöran-det, där domstolen slog fast att införandet av konkurrensbegränsningar enbart i syfte att upprätthålla en prestigefylld image ej kan rättfärdigas.265 Förutom etablerandet av en länk mellan de båda varumärkena måste det även bevi-sas att det föreligger en risk för att denna koppling kan komma att ha en negativ inverkan på varumärkets goodwill.266 Med detta avses den transferering av negativa associationer som konsumenter kan skapa utifrån tredje mans varumärke och som därmed kan föras över till det kända varumärket. Handler konkluderar rörande skada genom urvattning och nedsvärtning att det inte är helt säkert att det, bortom risken för förväxling, verkligen finns någon skada att orsaka, i alla fall inte på en sådan nivå som kan berättiga rättsliga åtgärder.267 Rörande rekvisitet otillbörlig fördel tar det som behandlat sikte på den förmån ett yngre varumärke ådrar sig genom kopplingen till ett äldre, känt varumärke. Det ställs därmed ej något krav på skada för varumärkesinnehavaren, utan enbart förde-len i sig, som uppkommit hos tredje man, kan vara tillräcklig för att intrång enligt artikel 5.2 VMD ska anses föreligga. Detta enligt EU-domstolens avgörande i L’Oréal268. Avgörandet har dock mött omfattande kritik, särskilt med fokus på domstolens neg-ligerande av termen ”otillbörlig”. EU-domstolens dom kritiserades särskilt av Ge-neraladvokat Jääskinen i dennes förslag till avgörande i Interflora269, där han påpe-

262 Fhima, Trade Mark Law Meets Branding, s. 225. 263 Handler, What Can Harm the Reputation of a Trademark?.264 Ibid., s. 640. 265 Mål C-439/09 Pierre Fabre, p. 46. 266 Mål C-487/07 L’Oréal, p. 40. 267 Handler, What Can Harm the Reputation of a Trademark?, s. 692. 268 Mål C-487/07 L’Oréal. 269 Mål C-323/09 Interflora.

53

kade att avgörandet i L’Oréal kunde bli mycket problematisk från konkurrenssyn-punkt. Eftersom det ur en proportionalitetsbedömning skulle leda till att varumär-kesinnehavaren fick möjligheten att avlägsna konkurrenter från en pareto-optimal situation.270 Rosati271 har påpekat att vad domstolen genomförde i L’Oréal var en obalanserad favorisering av varumärkesinnehavaren till nackdel för både konsumenter och kon-kurrenter eftersom domstolen helt förbisåg ordet ”otillbörlig” och konstaterade att all fördel tredje man ådrog sig skulle anses vara otillbörlig.272 5.2.3. Konkurrensrättsliga effekter 5.2.3.1. Avskärmande effekt Genom EU:s normhierarki har den primära rätten, där FEU- och FEUF-fördragen ingår, företräde framför den sekundära rätten som VMD är en del av. Därmed kom-mer den sekundära rätten att behöva böja sig efter de principer som uppställs i den primära rätten. Det betyder att konkurrensrättsliga regler enligt fördragen kan in-gripa även i de fall då utövandet av en rättighet stämmer överens med de varumär-kesrättsliga reglerna.273 Krockar kan uppstå bland annat rörande målet om en effek-tiv och sund konkurrens, fri rörlighet av varor samt förbuden mot konkurrensbe-gränsande avtal och missbruk av dominerande ställning. Eventuella konkurrensbe-gränsningar kan därmed medföra att den varumärkesrättsliga ensamrätten behöver inskränkas. En av utgångspunkterna i relationen mellan varumärkesrätten och konkurrensrätten är den i HAG II274 konstaterade principen att rätten att få begränsa andra i sina eko-nomiska friheter, vilket är en av marknadseffekterna av varumärkesrätter, enbart kan rättfärdigas till den grad som rättigheten tjänar samma generella mål som kon-kurrensrätten.275 På vissa punkter kan kritik riktas mot de medel som ges innehavare till kända varu-märken, där särskilt möjligheterna att avskärma andra från att använda snarlika kän-netecken åsyftas. Som en yttersta konsekvens kan skyddet resultera i en monopol-istisk struktur, snarare än en effektivisering av konkurrensen.

270 Mål C-323/09 Interflora, förslag till avgörande, p. 94. 271 Rosati, E., Trade Marks with a Reputation: A Flow-Chart Analysis of the Legal Scenatio Following Intel and L’Oréal, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 6(3), 2011, s. 155-160, [cit: Rosati, Trade Marks with a Reputation]. 272 Ibid., s. 159. 273 Anderman, Schmidt, EU Competition Law and Intellectual Property Rights, s. 4-5. 274 Mål C-10/89 HAG II. 275 Ibid., p. 13.

54

Marusic276 behandlar hur det utvidgade skyddet kan komma att krocka med grund-läggande syften bakom varumärkesrätten och principen om lojal konkurrens. Ge-nom att varumärkesinnehavare ges möjligheten att monopolisera innebörden av ett visst ord begränsas den varumärkesrättsliga grundtanken om att alla är fria att an-vända ett ord för att beskriva dennes produkt, så länge det inte föreligger ett lik-nande eller identiskt varumärke i samma varuslagsklass och det inte föreligger nå-gon risk för förväxling bland konsumenterna. Skyddet kan även medföra en viss dissonans med tanken på att en varumärkesinnehavare inte ska kunna förhindra nya aktörer från att etablera sig på marknaden. Genom sin utformning kan de utvidgade skyddet anses begränsa båda dessa grundprinciper.277 Vidare anser Marusic att den funktionsbaserade breddningen av det utvidgade skyd-det medför att nya aktörer får det svårare att ta sig in på marknaden.278 Detta ef-tersom skyddet tar sikte på ett abstrakt goodwillvärde med en ensamrätt som, hos framgångsrika företag, är väl utbredd och på förhand svåruppskattad. Detta ab-strakta värde har kommit att bli ett effektivt konkurrensverktyg och har tillkommit genom att varumärken alltmer fungerar som en livsstilssymbol snarare än en ur-sprungsstämpel.279 Av särskild vikt, ur ett konkurrensrättsligt perspektiv, var så som enligt ovan be-handlats den varuslagsutvidgning som skett av artikel 5.2 VMD. Utvecklingen re-sulterade inte bara i att skyddet hädanefter kan appliceras direkt på konkurrenter, utan varumärkesrätten har även skapat ett skydd för icke förvirrande associat-ioner.280 Utvidgning kan därmed kritiseras för att dra en otillbörlig fördel av en regel som i grund och botten avser att skydda ursprungsangivelsefunktionen, sär-skilt eftersom varumärkesregistreringen inte har någon tidsbegränsning.281 Risken för omfattande avskärmande effekter ter sig därmed stor. 5.2.3.1. Distributionsavtal Vidare kan konkurrensbegränsningar även uppstå i form av avtal. En innehavare till ett känt varumärke kan till exempel genom olika selektiva distributionsavtal komma runt principen om europeisk konsumtion, vilken utgör en av de allmänna begräns-ningarna enligt varumärkesrätten282. Detta beror på att innehavaren bakom ett känt varumärke ofta önskar kontrollera varumärkets image och söker därmed kunna be-gränsa hur och vilka som ska få sälja varumärkets produkter. Selektiva distribut-ionssystem medför att en leverantör kan fördela och begränsa sin försäljning till 276 Marusic, End Line.277 Ibid., s. 542. 278 Ibid., s. 555. 279 Ghidini, Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law, s. 184. 280 Ibid., s. 184-186. 281 Marusic, End Line, s. 555. 282 Se ovan kapitel 3.1.

55

enbart auktoriserade återförsäljare. Enligt EU-domstolen är endast kvalitativa krav godkända.283 Systemen är ofta vanligt förekommande för högteknologiska produk-ter och lyxprodukter. En leverantör kan även välja mer restriktiva distributionsnät, där innehavaren av varumärket väljer att sätta högre priser för att på så vis undvika masskonsumtion. Problem för den fria rörligheten kan då uppstå genom att distributionen blir åter-hållsam, vilket leder till att konkurrens inte bara uppstår mellan olika varumärken, utan även mellan olika distributörer, som därmed slåss om återförsäljningsrättig-heterna.284 Kända varumärken möjliggör i större grad för selektiva och restriktiva system ef-tersom ett känt varumärkes produkter ofta anses ej utbytbara, på grund av den status som är kopplad till produkten och som i många fall är precis vad köparen köper. Genom selektiva och restriktiva distributionsnät kan principen om konsumtion, som ska medföra frihet för rörlighet av varor, därmed komma att begränsas.285 5.2.3.2. Missbruk av dominerande ställning Genom varumärkets kommunikationsfunktion kan varumärkesinnehavare genom framgångsrik marknadsföring skapa en attraktionskraft kring varumärket som ge-nererar fler och återkommande konsumenter och som på sikt kan leda till en så kallad ”commercial lock-in” – då konsumenter blir lojala ett visst varumärke och fortsätter att köpa innehavarens produkter. Sådan lojalitet, och medföljande starka försäljningskraft, tilldelar varumärkesinnehavaren en mycket stark konkurrensrätt-slig fördel som kan leda till att innehavaren erhåller en, enligt konkurrensrättsliga termer, dominant position.286 Denna ”tjusningsfaktor” som många välkända varumärken bär på kan även medföra inträdeshinder för konkurrenter, ifall konsumenterna tenderar att vara lojala sitt märke. Exempel på detta går att observera hos teknikjättarna Apple och Samsung, vars konsumenter genom lojalitet mot respektive märke ofta väljer samma tillver-kare när de köper mobil, dator, surfplatta mm. Liknande lojalitet går även att obser-vera hos exempelvis läkemedelsföretag där varumärken som Aspirin och Viagra, trots att deras patent har gått ut, fortfarande innehar en dominerande ställning inom respektive läkemedelsbransch.287

283 Mål C-26/76 Metro I, p. 20. 284 Marusic, End Line, s. 552 ff. 285 Ibid. 286 Ibid., s. 553. 287 Ghidini, Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law, s. 179 samt Maru-sic, End Line, s. 554.

56

Utföranden av licenser har setts som en fungerande motpol till det starka utvidgade skyddet för kända varumärken och ämnar stabilisera en starkt dominerande aktör på marknaden. Huvudregeln är att en aktör ska vara fri att själv bestämma till vilka han vill licensera användandet av sitt varumärke och det ska i princip ej vara möjligt att forcera avtal. Dock har tvångslicenser i vissa fall setts som ett nödvändigt medel då en dominant aktör genom licensvägran i allt för stor omfattning hindrar nya ak-törer att etablera sig på marknaden.288 Vad som aktualiseras rörande relationen mellan fördelarna av det utvidgade skyddet och den känsliga balans som ett dominerande företag måste upprätthålla är just den piedestalplacering som ett känt varumärke kan åtnjuta på den europeiska mark-naden. Denna typ av ”artificiellt monopol” är visserligen inte ett faktiskt monopol men kan ändock resultera i en uppdelning av marknaden.289 I United Brands290 klargjorde EU-domstolen att en marknad definieras av de pro-dukter som konsumenterna uppfattar som utbytbara mot varandra.291 Genom den särställning och lojalitet som ett känt varumärke erhåller på marknaden kan ett väl ansett varumärke medföra att en viss produkt utgör sin egna marknad. D.v.s. om konsumenterna anser att det inte finns något substitut för produkten, exempelvis på grund av den utpekade status varumärket bär på.292 Detta leder i sin tur till att innehavaren, via en sådan marknadsuppdelning, kan er-hålla en monopolliknande status inom en specifik typ av vara. Vilket på sikt kan leda till en marknadsmakt att fritt sätta priser. Genom detta resonemang skulle där-med enbart existensen av ett känt varumärke kunna leda till konkurrensbegräns-ningar på den inre marknaden. Genom principen om ömsesidigt erkännande stärks skyddet för kända varumärken eftersom det ej finns något som hindrar spridandet av anseende-statusen till övriga medlemsländer. På detta vis kan en monopolisering av vissa ord underlättas, och en möjlighet för varumärkesinnehavaren att utnyttja reglerna. Detta kan uppstå för att hindra andra från att använda ett visst ord.293 Genom de åtminstone teoretiskt låga uppställda kraven kring missbruk, där bedöm-ningen fokuserar på huruvida en aktör har möjlighet att påverka konkurrensen på

288 Maunsbach, U., ”Swedish Soda Club Dispute – Competition Law and IPR Intersection”, I: Lidgard, Hans Henrik (red.), National Developments in the Intersection of IPR and Competition Law: From Maglite to Pirate Bay, Hart Publishing, Oxford, 2011., s. 150, [cit: Maunsbach, Swedish Soda Club Dispute – Competition Law and IPR Intersection]. 289 Ståhl, Fredrik, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl kända varumärken, Institutet för immateri-alrätt och marknadsrätt vid Stockholms Universitet, 95, 1997, s. 57-58, [cit: Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl kända varumärken]. 290 Mål C-27/76 United Brands.291 Ibid., p. 12 ff. 292 Ståhl, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl kända varumärken, s. 58. 293 Marusic, End Line, s. 548.

57

marknaden, skulle det eventuellt gå att se hur den position som tilldelas ett känt varumärke kan medföra en sådan kontroll och att en innehavare till ett känt varu-märke därmed kan behöva anpassa sitt beteende för att inte störa konkurrensen. Kan man konstatera att ett företag med ett känt varumärke innehar en dominerande ställ-ning på aktuell marknad kan artikel 102 FEUF förhindra att denna ställning miss-brukas.294 En talan om missbruk av dominerande ställning kan därmed användas som genkäromål i en intrångstvist.295 5.2.3.3. ”Varumärkesmobbning”? Framställningen av konkurrensrättsliga komplikationer och medföljande eventuella behov av begränsningar kan tenderera att bli teoretisk och fråga kan uppkomma vilka faror som i praktiken kan uppstå för konkurrensen på grund av det utvidgade skyddet för kända varumärken. För att finna exempel har en utblick gjorts mot diskussionen kring kända varumär-ken och dess marknadspåverkan i USA. Det har där observerats situationer då stora företag satt i system att, genom varningsbrev, skrämma bort mindre konkurrenter genom att hävda att deras varumärken i alltför stor utsträckning liknar varumärkes-havarens. Detta har kommit att kallas ”trade mark bullying” – varumärkesmobb-ning. Frågan om varumärkesmobbning aktualiseras då ett väl etablerat företag skapar sig en vana att sända varningsbrev, ofta till mindre aktörer, för att på så vis påkalla intrång.296 I Sverige regleras varningsbrev enligt MFL eftersom de enligt sitt av-sättningsfrämjande syfte ses som marknadsföring. Exempelvis kan ett varningsbrev anses otillbörligt om det innehåller osanna påståenden om innehav av immateriella rättigheter.297 Vad som dock mer djupgående anses vara ett otillbörligt varningsbrev enligt MFL ligger utanför denna uppsats avgränsning. Men i relationen mellan varumärkesrät-ten och konkurrensrätten kan det kring det abstrakta skydd som tilldelas kända va-rumärkens innehavare, då det sträcker sig bortom ren förväxlingsrisk, uppstå en osäkerhet som kan utnyttjas genom avskräckande varningsbrev. Bengtsson och Lyxell298 skriver om missbruk av dominerande ställning i relation

294 Se kapitel 4.2.4.2 för genomgång av olika sorters missbruk. 295 Marusic, End Line, s. 558-559. 296 Kiser, J. M., To Bully or Not to Bully: Understanding the Role of Uncertainty in Trademark Enforcement Decisions, Columbia Journal of Law & The Arts, 37(2), 2014, s. 211-245, s. 217, [cit: Kiser, To Bully or Not to Bully]. 297 Bengtsson, H., Lyxell, R., Åtgärder vid immaterialrättsintrång, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 82-83, [cit: Bengtsson, Lyxell, Åtgärder vid immaterialrättsintrång]. 298 Bengtsson, Lyxell, Åtgärder vid immaterialrättsintrång.

58

till varningsbrev och anser att en

marknadsdominerande rättighetsinnehavare [bör] möjligen iaktta viss försiktighet när det gäller beivrandet av intrång som befinner sig i periferin av skyddsområdet för den skyddande rättigheten och att mot bättre vetande påstå intrång i sina rättig-heter, eftersom sådana påståenden möjligen kan utgöra missbruk av dominerande ställning.299

På grund av den stora osäkerhet som ofta föreligger inför bedömningen av varu-märkesintrång kan varningsbreven ta sig en vag utformning och ibland innehålla förvirrande rättsfakta och tomma hot.300 Mottagaren av brevet får ofta sina hand-lingsalternativ begränsade av ekonomiska resurser eftersom det på förhand kan vara svårt att avgöra hur utgången ska bli. Denna vaghet och oförsägbarhet blir till fördel för ”mobbaren” som då kan få sin vilja igenom enbart genom att skrämma den andre användaren.301 Genom utvecklingen av internet har det i större utsträckning möjliggjorts för företag att upptäcka användning som de tycker inkräktar på deras varumärke. Ett konkret exempel och som enligt ovan redovisade EU praxis förefaller passande är företaget Red Bull – ett framgångsrikt företag med ett värdefullt varumärke samt innehavare av en stor marknadsandel på den europeiska marknaden avseende saluföring av energidrycker och andra alkoholfria drycker. Men Red Bull har även dragit på sig ryktet att vara flitiga i att få andra dryckestillverkare att sluta använda varumärken som Red Bull anser inkräktar i deras registrerade varumärke. Förutom ovan re-dogjorda fall från EU-domstolen302 har Red Bull exempelvis försökt att stoppa va-rumärkena ”Redwell” och ”Bullseye”.303 Ett annat exempel är det amerikanska lokala bryggeriet Old Ox Brewery som Red Bull sökte hindra från att producera öl under varumärket ”Old Ox”. Det eftersom Red Bull ansåg att varumärket kunde associeras till deras egna kända varumärke. För att visa på den osäkerhet som ibland kan uppstå genom att hänvisa till de vaga konturerna kring den ensamrätt som ges genom det utvidgade skyddet, och som därför kan utnyttjas av varumärkesinnehavaren, löd en del av den opponering som Red Bull genom brev sände bryggeriet:

An ”ox” and a ”bull” both fall within the same class of ”bovine” animals and are vitrtually indistinguishable to most consumers. In addition, an ox is a castrated bull.304

299 Bengtsson, Lyxell, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s. 90-91.300 Kiser, To Bully or Not to Bully, s. 217. 301 Ibid., s. 218. 302Mål C-65/12 Red Bull. Se ovan under rubrik 3.3.1. 303 ”Red Bull warns UK craft brewer ”Redwell” over trademark infringement” samt ”Red Bull accuses Cana-dian rival of trademark infringement”, båda hittas via www.beveragedaily.com. 304 ”’You’re giving us one hell of a corporate wedgie’ Virginia craft brewer slams ”bullying” Red Bull”, hitt-tas via www.beveragedaily.com.

59

Många mindre aktörer får ofta sina handlingsmöjligheter begränsade till finansiella resurser. En kommentar från en av företrädarna från bryggeriet visar på problema-tiken:

We either fight it, or we fold. And if we do decide to fight it then it’s on our dime. Even i we’re found to be in the right. This has become common practice – not just for Red Bull, but for many companies. And it’s has become really difficult for small businesses to get a leg up when we face this type of obstacle.305

305 ”’You’re giving us one hell of a corporate wedgie’ Virginia craft brewer slams ”bullying” Red Bull”, hittas via www.beveragedaily.com.

60

5.3 SLUTSATS Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om, och i så fall hur, de fördelar som det utvidgade skyddet ger kan resultera i sådana negativa konsekvenser för andra ekonomiska aktörer att det talar för att skyddet bör begränsas. Genom att kartlägga rådande rättsläge kring det utvidgade skyddet för kända varu-märken, och särskilt genom att studera varumärkets funktioner, har ensamrättens skyddsvärde presenterats. Det utvidgade skyddet för kända varumärken visar tydlig på varumärkets förändrade roll i samhället. Ett känt varumärke är bärare av så mycket mer än enbart funktionen av en ursprungsstämpel och symboliserar snarare de investeringar och omfattande arbete som ligger bakom uppbyggandet av varu-märket. Skyddet avser därmed att skydda innehavarens position på marknaden sna-rare än mot risken för förväxling. Genom ovanstående sammanställning av analyser hämtade från diverse juridisk doktrin, som grundats på praxis från EU-domstolen, varumärkesrättsliga och kon-kurrensrättsliga regler samt allmänna EU-rättsliga principer har det presenterats omständigheter som talar för att den vidsträckta ensamrätt som ges genom det ut-vidgade skyddet för kända varumärken ibland kan behöva inskränkas. Det utvidgade skyddet för kända varumärken är på många sätt motiverat. Främst eftersom det krävs ihärdigt arbete och omfattande investeringar för att skyddet ska kunna tillämpas. Men då skyddet inte är beroende av någon registrering, utan till-faller varumärkesinnehavare som har lyckats skapa tillräckligt värdefulla varumär-ken, prövas aldrig de negativa effekter som kan komma att uppstå på marknaden. Uppsatsen har i enlighet med detta avsett att studera de komparativa fördelar som det utvidgade skyddet för med sig samt vilka dess negativa effekter kan vara. Jag anser att skyddet genom sin vaga syn på skada leder till många och starka för-delar för varumärkesinnehavaren. Dessa fördelar kan dock komma att avskärma andra aktörer på den gemensamma marknaden i större grad än vad som krävs för att skydda varumärkets särskilda skyddsobjekt. En fördel som skyddet medför är bland annat möjligheten att förhindra använd-ningen av varumärken som enbart kan associeras till det kända varumärket. Detta medför en tämligen vag och subjektiv bedömning. Gränsdragningen kan bli svår mellan resultatet av lojal konkurrens och tredje mans faktiska försök att dra en otill-börlig fördel. En annan särskilt anmärkningsvärd fördel är den potentiella monopoliseringen av ord som det utvidgade skyddet för kända varumärken för med sig. Ser man ur denna

61

synvinkel till det ovan berörda Red Bull-målet306 kan följande anmärkas. Ordet ”bull”, som betyder tjur på engelska, har redan en egentlig mening hos konsumen-terna eftersom det utgör ett beskrivande ord. I relation till produkten energidryck är ordet dock inte beskrivande, och varumärket har därmed beviljats registrering. Men eftersom ordet ”bull” framkallar en redan existerande bild hos konsumenterna, främst av en tjur, men även av styrka, förefaller det vara ett strategiskt val att välja ordet ”bull” för en energidryck. Därmed kan nytta dras i marknadsföringsprocessen av konsumenternas redan inneboende bild av ett starkt djur. Genom dessa deskriptiva ord kan varumärkesinnehavaren åka ”snålskjuts” på or-dens existerande mening och renommé, och jag frågar mig därför om det i dessa fall kan anses rättfärdigat att erhålla en utvidgad ensamrätt inte enbart till ett exakt begrepp, utan även omkringliggande associerande begrepp, såsom ”Bulldog”. Sär-skilt om en suggestiv koppling kan göras mellan den aktuella produkten och kän-netecknet, samt med tanke på att ensamrätten inte är begränsad till ett visst varuslag, utan sträcker sig till varor utan direkt identitet. Det utvidgade skyddet är inte heller, likt varumärkesregistrering, beroende av någon registreringsprövning. För att kunna etablera sig på dagens marknad menar jag att det ibland kan krävas, och säkerligen vara svårt att undvika, att konkurrenterna till ett känt varumärke for-mar ett likvärdigt associationsnät kring sina produkter. Kanske för att på så vis skapa sig en plats i konsumenternas medvetande bredvid det kända varumärket, el-ler genom att valet av ett visst ord eller begrepp förefaller ha en passande koppling till aktuell produkt. Inledningsvis kommer bedömningen kretsa kring risken för förväxling, men genom utvidgningen av artikel 5.2 VMD, kan ett bredare skydd tillämpas på liknande eller identiska varor även bortom förväxlingsrisken. Detta medför ökade risker för kon-kurrenter att komma för nära den skyddade ensamrätten. Att tydligt gränsdra ett lojalt skapande av likvärdigt associationsnät från fall då tredje man faktiskt försöker placera sig i kölvattnet av det kända varumärket, kan eventuellt te sig problematiskt. Bedömningen är svår att genomföra utifrån enbart de associationer som kan skapas mellan två varumärken. Istället förefaller det mer passande att se till avsikten hos innehavaren till det yngre, intrångsgörande varumärket. Begreppet ”skälig anledning” har öppnat upp för en sådan undersökning. Men utan att helt säkert veta till vilken grad begreppet kan begränsa skyddet för kända varu-märken, samt då inskränkningen ter sig begränsad till omständigheter hos tredje man, finns det även anledning att fråga sig hur marknaden på andra sätt kan skydda sig mot skyddets eventuella negativa konsekvenser. Särskilt då fördelarna av skyd-det ter sig obalanserade, och det saknas utjämnande omständigheter hos tredje man.

306 Mål C-65/12 Red Bull.

62

Exempelvis kan man fråga sig hur bedömningen skulle se ut om tredje mans använ-dande ej kunde dateras före registreringen av det kända varumärket, utan kanske enbart före den tid som varumärket erhållit ett anseende. Enbart risken för förväx-ling var då ett reellt hinder. Frågor kan även uppstå kring den naturliga utvidgning som domstolen lutade sig mot i Red Bull. Eller om tredje mans användande, likt lojal konkurrens i Interflora, borde ses som rättfärdigat på annat sätt. Frågan är om, och hur, begränsningar istället kan motiveras utifrån omständigheter hos varumärkesinnehavaren, i de fall då skyddet ses medföra övervägande negativa konsekvenser på marknaden. Vare sig det rör sig om missbruk, enbart indirekta inträdeshinder eller indirekta exkluderande beteenden, hamnar avvägningen i frå-gan om vad det är som ska rättfärdiga eventuella uppkomna negativa effekter. Skyddet för kända varumärken är mer komplext än skyddet mot förväxling, ef-tersom det kända varumärkets primära funktion snarare är skyddet för ett kommer-siellt goodwillvärde. Skyddet rör på så vis ej konsumentskyddets angelägenhet att hindra förväxling bland olika varor. Inte heller rör det uteslutande intresset av att förhindra förväxling mellan olika aktörer, även det viktigt ur konsumenthänsyn. Snarare bör man se den ensamrätt som tilldelas genom det utvidgade skyddet för kända varumärken som ett skydd för upparbetad goodwill, vilket resulterar i ett bredare skyddsområde där skyddsföremålet inte är avhängigt risken för förväxling utan ett mer abstrakt finansiellt värde. Genom att även kunna förhindra sådana varumärken som skapar icke-förvirrande associationer, förstärks den varumärkesrättsliga ensamrätten. Detta i kombination med att varumärkesrätten generellt inte avser att skydda en intellektuell prestation, utan snarare utgör en kommersiell ursprungs- och garantistämpel medför en viss dissonans mellan skyddets möjliga avskärmning och dess skyddsobjekt. Vad som i realiteten faktiskt skyddas, och som är den direkta effekten av det utvidgade skyd-det, är ensamrätten till användningen av ett specifikt ord eller begrepp, inte bara inom, utan även utanför ett visst varuslag. Det är dock svårt att förhindra oönskade effekter om de ej går att härleda utifrån ett bedrägligt beteende, såsom missbruk av dominerande ställning eller konkurrensbe-gränsade avtal. Effekterna av det utvidgade skyddet för kända varumärken får där-med accepteras till den grad ett utnyttjade av rättigheten inte sker. Detta utnyttjande skulle eventuellt kunna vara en så kallad ”varumärkesmobbning”, där skyddet ge-nom sin vaga utformning kan avskärma och eventuellt avskräcka andra aktörer. I de fall som varumärkesinnehavare till ett känt varumärke innehar möjligheten att exkludera lojal konkurrens, exempelvis genom obefogade intrångsprocesser, har konkurrensrätten möjlighet att ingripa innanför varumärkets särskilda skyddsob-jekt.

63

I EU-domstolens fall Red Bull var frågan om intrång beroende av huruvida de Vries användning av varumärket ”The Bulldog” kunde anses ske av en skälig anledning. Eftersom det utvidgade skyddet för kända varumärken sträcker sig bortom risken för förväxling och istället vilar på varumärket särprägel och värde, är det på förhand svårt att uppskatta hur pass utbredd ett känt varumärkes ensamrätt är. Denna osäkerhet kan säkerligen komma att avskräcka många företag från att ge sig in i en process med finansiellt starka företag som innehar medlen att försvara sig genom kostsamma processer. Och som kanske även är beredda att ta en förlust för att eventuellt ha chansen att bibehålla sin starka position. I Red Bull var de Vries beredd att gå emot Red Bull, och kunde i slutändan skydda sig bakom en, enligt domstolen, konstaterad och skälig anledning. Men antalet mindre företag som redan innan en eventuell domstolsprocess fått ge vika lär vara stor. I mångt och mycket strävar varumärkesrätten och konkurrensrätten mot likvärdiga mål, ändock kan vissa situationer komma att bedömas olika varumärkesrättsligt och konkurrensrättsligt. I enlighet med EU:s normhierarki har den primära rätten, där FEU och FEUF ingår, företräde framför direktiv och förordningar. Därmed kan de mål och regler om upprätthållandet av en sund och effektiv konkurrens, samt för-budet mot konkurrensbegränsande beteenden inskränka varumärkesrättens regler i fall de strider mot den primära rätten. Jag anser att de fördelar som utfaller ur den vidsträckta ensamrätt som det utvidgade skyddet för kända varumärken ger, enligt ovan redovisade omständigheter, har möj-lighet att leda till så pass negativa konsekvenser för andra ekonomiska aktörer som kan tala för att ensamrätten i vissa fall måste begränsas. Därför måste skyddets be-gränsningar tydligare framgå, främst utifrån sådana omständigheter som tredje man, genom begreppet skälig anledning, kan hävda. Jag anser även att skyddet, på grund av sina konkurrenskraftiga fördelar, tydligare måste kunna begränsas efter omständigheter hos varumärkesinnehavaren. Exem-pelvis då skyddet har medfört en ensamrätt för ett kännetecken vars ord eller be-grepp, ur ett konkurrensrättsligt perspektiv, ej borde tillåtas avskärmas på sådant sätt som möjliggjorts genom skyddet. Eller då konsekvenserna, ur ett konkurrens-rättsligt perspektiv, ter sig obalanserade. Särskilt viktig är möjligheten till begräns-ningar då det hos innehavaren till ett känt varumärke kan gå att observera ett utnytt-jande eller till och med missbruk av de varumärkesrättsliga rättigheterna. Den varumärkesrättsliga regleringen ska i första hand vara en beskyddande regle-ring och inte en källa för skapande av monopol.

64

6. SAMMANFATTNING I denna uppsats har jag avsett att se till fördelar, begränsningar och effekter av det utvidgade skyddet för kända varumärken. Skyddet motiveras främst genom de om-fattande investeringar som ligger till grund för kända varumärken och realiseras genom en utvidgad syn på skada. Med ett samhälle i ständig förändring, där globalisering har fört med sig en ny marknad, är varumärkets roll ytterst viktig. För att effektivt kunna konkurrera krävs det att näringsidkare kan särskilja sig från varandra. Men ett varumärke är inte bara en ursprungsstämpel, utan även bärare av mer komplexa värden. Dessa utgörs av varumärkets funktioner där en reklam-, kommunikation-, investering- samt mark-nadsstyrandefunktion kan observeras. Tillsammans bildar de varumärkets ”specific subject matter”, vilket är motivet bakom ensamrätten. Sammanlagda kan dessa värden bilda värdefulla varumärken som medför att dess innehavare inte bara söker skydda sig mot förväxling och vilseledande, utan även mot att andra aktörer drar en otillbörlig fördel av, eller skadar, varumärket särskilj-ningsförmåga eller anseende. Varumärkets utökade värden har därmed kommit att kräva ett utökat skydd. Genom att ta sikte på associationsrisk istället för risken för förväxling stärks skyddet kring kända varumärken. Detta på grund av att dess innehavare i större utsträckning kan hindra konkurrenter från att använda kännetecken som kan medföra att konsumen-ter skapar en mental länk tillbaka till det kända varumärket. Det är en stor fördel att varumärkesinnehavaren inte enbart kan skydda sig mot an-vändning som konkret skadar varumärket, utan även sådan användning som på sikt skulle kunna leda till att märkets särprägel späds ut. Eller genom nedsvärtning får varumärket att framstå i dålig dager. Dessa två omständigheter avser åtgärder som på sikt kan resultera i skada för varumärkesinnehavaren. Men denne kan även skydda sig mot användande som drar en otillbörlig fördel av det kända varumärkets renommé. Positionen som skyddet ger medför dock en skyldighet att verka för en väl funge-rande konkurrens. Därför måste en balans skapas mellan de fördelar som ges och de nackdelar som ensamrätten kan medföra för andra ekonomiska aktörer. Ensamrätten är inte absolut utan kan under vissa omständigheter begränsas. En av dessa begränsningar är av ”skälig anledning” enligt artikel 5.2 VMD, vilket tolka-des av EU-domstolens i målet Red Bull307. 307 Mål C-65/12 Red Bull.

65

Begreppet påkallar en intressebedömning främst grundad på tredje mans intresse av att tillåtas använda ett visst varumärke. Anses tredje mans intressen väga tyngre än innehavarens till det kända varumärket, kan användningen behöva tålas. Begräns-ningen ter sig i mångt och mycket okomplicerad och har hittills konstaterats i de fall då tredje mans varumärkesanvändning daterar sig före registreringen av det kända varumärket,308 eller då det ur konsumentsynpunkt framstår som skäligt att en användning i form av komparativ reklam bör tillåtas.309 Utöver inskränkningen genom skälig anledning finns det även konkurrensrättsliga aspekter som kan komma att begränsa det utvidgade skyddet för kända varumärken. Relationen mellan konkurrensrätten och immaterialrätten ter sig dock inte okom-plicerad då det tenderar att föreligga en motvilja i att låta konkurrensrätten ingripa i alltför stor utsträckning inom immateriella rättigheters ” specific subject matter”. Men genom EU:s allmänna mål om skapandet av en inre marknad som ska präglas av en fri och sund konkurrens, där fri rörlighet av varor ska råda, kan immateriella rättigheter ibland behöva begränsas. Konkurrensrätten finns därmed att tillgå i de fall då ett företag, genom rättigheten, ges möjligheten att vidta konkurrensbegränsande eller konkurrenspåverkande åt-gärder, som kan medföra nackdelar för konsumenter och konkurrenter. Här aktua-liseras konkurrensbegränsande avtal, såsom selektiva distributionsavtal, samt miss-bruk av dominerande ställning. I enlighet med dessa grunder har studien avsett att se till de fördelar och konsekven-ser som uppstår kring det utvidgade skyddet för kända varumärken. Utgångspunk-ten har bland annat varit utifrån de intressebedömningar som ligger till grund för eventuella inskränkningar av skyddet. Dels genom hävdandet av skälig anledning enligt artikel 5.2 VMD, och dels genom hävdandet att upprätthållandet av ensam-rätten går utöver vad som är nödvändigt för att skydda varumärkets ”specific subject matter”. Vidare har studien sett till de marknadseffekter som det utvidgade skyddet för med sig, där det konstaterats att den utvidgning som skett av skyddet till att även omfatta användning i relation till liknande eller identiska varor. Detta har fört med sig att skyddet kunnat appliceras i större omfattning samt att skyddet på grund därav kom-mit att förändras genom att inkludera ej förvirrande associationer. Detta har medfört ett stort steg bort från den varumärkesrättsliga grundtanken om skyddet för ur-sprungsangivelsefunktionen. Det utvidgade skyddets effekter kan även observeras genom de fördelar som det tilldelas där möjligheten till monopoliseringen av ord framstår som mer påtaglig än

308 Se mål C-65/12 Red Bull. 309 Se mål C-323/09 Interflora.

66

för grundskyddet, eftersom skyddet inte bara sträcker sig utanför varuslagsgrän-serna, utan även till sådana ord som, utan direkt förväxling, kan sammankopplas med det kända varumärket. Övriga komparativa fördelar är bland annat den lägre gräns för skada som främst otillbörlig fördel utgör. Men även de ibland vaga koncepten urvattning och ned-svärtning, där uppkommen skada kan bli svår att urskilja från annan skada som varumärkesinnehavaren har lidit. Det kan även bli svårt att skilja en skada på grund av intrång från sådan skada som innehavaren, på grund av sedvanlig konkurrens, får tåla. Det går även att observera fördelar med den lägre risk av sammanblandning som associationsrisken utgör i jämförelse med grundskyddets förväxlingsrisk. Denna koppling, som även har kommit att kallas ”mental pollution”, kan även den vara svår att gränsdra mellan medvetet snyltande och den lojale konkurrentens avsikt att söka uppnå en plats i konsumenternas medvetande bredvid det etablerade varumär-ket. Detta får anses ingå i principen om fri konkurrens. Genom ensamrättens funktionsbaserade breddning har det utvidgade skyddet för kända varumärken utvecklats till ett abstrakt skydd som kommit att bli ett effektivt konkurrensverktyg genom att varumärken alltmer fungerar som en livsstilssymbol snarare än en ursprungsstämpel. Med detta vidgade skyddsbehov har även de av-skärmande effekterna vuxit. I samband med den starka position som ett känt varumärke erhåller på marknaden kan även konkurrensbegränsningar uppstå. Exempelvis genom olika distributions-avtal. Kända varumärken möjliggör i större grad för selektiva och restriktiva system på grund av den status som är kopplad till produkten. Genom selektiva och restrik-tiva distributionsnät kan därmed principen om konsumtion, som ska medföra frihet för rörlighet av varor, komma att begränsas. På grund av den utpekade status vissa kända varumärken åtnjuter på marknaden kan vissa produkter komma att utgöra sin egen produktmarknad. Detta i de fall konsu-menterna anser de ej vara utbytbara. Varumärkesinnehavaren kan i enlighet med detta erhålla en marknadsposition som går att jämställa med en dominerande ställ-ning. Med de teoretiskt sätt lågt ställda krav för missbruk kan en varumärkesinne-havare till ett känt varumärke komma att behöva anpassa sig för att inte missbruka sin ställning. Ett tänkbart sätt, som en varumärkesinnehavare med ett utvidgat skydd skulle kunna missbruka sina rättigheter, är i de fall innehavaren, på grund av sin starka position har möjlighet att exkludera konkurrensen på marknaden. Här skulle eventuellt upp-rättande av varningsbrev fungera som exempel. Ty rörande det utvidgade skyddet

67

för kända varumärken kan det vara svårt att avgöra om varumärkesinnehavaren har fog för sin varning. Genom sina konkurrenskraftiga fördelar kan det utvidgade skyddet för kända varu-märken komma att medföra mycket negativa konsekvenser för andra aktörer på den gemensamma marknaden. Skyddet kan därför kräva sina begränsningar, vilka tyd-ligt måste framgå. Begränsningarna utgörs främst enligt den intressebedömning som görs utifrån omständigheter hos tredje man genom begreppet skälig anledning. Men även sådana omständigheter som går att observera hos varumärkesinnehava-ren kan begränsa ensamrätten. Dessa kan utgöras av obalanserade effekter, utnytt-janden av rättigheter och missbruk av dominant ställning.

68

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING Källor Propositioner Regeringens proposition 1992/93:56 Ny konkurrenslagstiftning. Regeringens proposition 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i firmala-gen. Statens offentliga utredningar SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. Litteratur Böcker Anderman, Steven & Schmidt, Hedvig, EU Competition Law and Intellectual Property Rights, Oxford University Press, Oxford, 2011. Bengtsson, Henrik & Lyxell, Ralf, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006.

Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrsson, Lars, Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens], 13:e [omarbetad] upplagan, Jure, Stockholm, 2013, [cite-rat: Bernitz, m.fl.].

Durant, Alan, ”’How can I tell the trade mark on a piece of gingerbread from all the other marks on it?’ Naming and meaning in verbal trade mark signs”, I: Bently, Lionel, Davis, Jennifer & Ginsburg, Jane C. (red.), Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

Fhima, Ilanah, ”Trade Mark Law Meets Branding”, I: Desai, Deven R., Lianos, Ioannis & Weber Waller, Spencer (red.), Brand, Competition Law and IP, Cam-bridge University Press, Cambridge, 2015.

69

Ghidini, Gustavo, Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, 2010. Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genom-slag i svensk rättstillämpning, 2:a [omarbetad] upplagan, Norstedts juridik, Stock-holm, 2011.

Karlsson, Johan & Östman, Marie, Konkurrensrätt, En Handbok, 5:e upplagan, Karnow Group Sweden AB, Stockholm, 2014. Kur, Annette & Dreier, Thomas K., European intellectual property law: text, cases and materials, Edward Elgar, Cheltenham, 2013.

Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt, 10:e [uppdaterad] upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2011.

Lianos, Ioannis, ”Brands, Product Differentiation and EU Competition Law”, I: Desai, Deven R., Lianos, Ioannis & Weber Waller, Spencer (red.), Brand, Compe-tition Law and IP, Cambridge University Press, Cambridge, 2015. Maunsbach, Ulf, ”Swedish Soda Club Dispute – Competition Law and IPR Inter-section”, I: Lidgard, Hans Henrik (red.), National Developments in the Intersection of IPR and Competition Law: From Maglite to Pirate Bay, Hart Publishing, Oxford, 2011.

Nordell, Per Jonas, Varumärkesrättens skyddsobjekt: om ordkännetecknets mening och referens, Mercurius, Stockholm, 2004.

Ståhl, Fredrik, Konkurrensrättsliga aspekter på skyddet för väl kända varumärken, nummer 95, Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms Univer-sitet, Stockholm, 1997. Turner, Jonathan D.C., Intellectual Property and EU Competition Law, 2:a uppla-gan, Oxford University Press, Oxford, 2015.

Von Mühlendahl, Alexander, Botis, Dimitris, Maniatis, Spyros & Wiseman, Imo-gen, Trade Mark Law in Europe, 3:e upplagan, Oxford University Press, Oxford, 2016, [citerat von Mühlendahl, m.fl.]. Lagkommentar Wessman, Richard, Varumärkeslag (1 januari 2014 Zeteo), kommentaren till 1 kap. 10 §.

70

Artiklar Bailey, Andrew, Trade mark functions and protection for marks with a reputation, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 8(11), 2013, s. 868-875. Blythe, Alice L., Attempting to Define Unfair Advantage: An Evaluation of the Current Law in Light of Recent European Decisions, European Intellectual Property Review, 34(11), 2012, s. 754-761. Granmar, Claes, Intellectual Property Rights and the Single Market, Nordiskt Im-materiellt Rättsskydd, 4, 2011, s. 321-351. Handler, Michael, What Can Harm the Reputation of a Trademark? A Critical Re-evaluation of Dilution by Tarnishment, The Trademark Reporter, 106(3), 2016, s. 639-692. Kiser, Jessica M., To Bully or Not to Bully: Understanding the Role of Uncertainty in Trademark Enforcement Decisions, Columbia Journal of Law & The Arts, 37(2), 2014, s. 211-245. Kur, Annette, Trade Marks Function, Don’t They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles, International Review of Intellectual Property and Compe-tition Law, 45, 2014, s. 434-454. Lang, Angus, A Case for Applying the Theoretical Semiotics in the Practice of Trade Mark Law, International Journal for the Semiotics of Law, 21(1), 2008, s. 1-20. Marusic, Branka, End Line. The Boundaries of Extended Protection for Word Tra-demarks in EU Law, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 5, 2015, s. 537-561. Nilsson, Magnus, Varumärkesrätt i förändring. Om varumärkets funktioner och funktionsanalys, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 1, 2014, s. 67-79. Nordell, Per Jonas, Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgö-rande i mål C-487/07 (L’Oréal) och de förenade målen C-236/08 – C-238/08 (Google), Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 3, 2010, s. 264-275. Rierson, Sandra L., The Myth and Reality of Dilution, Duke Law & Technology Review, 11(2), 2012, s. 212-312.

71

Rosati, Eleonora, Trade Marks With a Reputation: A Flow-Chart Analysis of the Legal Scenario Following Intel and L’oréal, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 6(3), 2011, s. 155-160. Senftleben, Martin, Function Theory and International Exhaustion – Why It Is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Orifin Function, Euro-pean Intellectual Property Review, 36(8), s. 518-524. Spångberg, Mikael, Investeringsskyddet inom varumärkesrätten. Är skyddet för kända märken bara imaginärt?, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 6, 2013, s. 609-619. Dokument Max Planch Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, 2011, [cit: Max Planck institutets studie]. Övriga källor Elektroniska källor Beverage Daily, Red Bull accuses Canadian rival of trademark infringement, pub-licerad den 12 september 2011, kontrollerad den 25 december 2016, http://www.be-veragedaily.com/Regulation-Safety/Red-Bull-accuses-Canadian-rival-of-trade-mark-infringement. Beverage Daily, Red Bull warns UK craft brewer ”Redwell” over trademark in-fringement, publicerades den 14 augusti 2013, kontrollerad den 25 december 2016, http://www.beveragedaily.com/Regulation-Safety/Red-Bull-warns-UK-craft-brewer-Redwell-over-trademark-infringement. Beverage Daily, ’You’re giving us one hell of a corporate wedgie’ Virginia craft brewer slams ”bullying” Red Bull, publicerad den 17 februari 2015, kontrollerad den 25 december 2016, http://www.beveragedaily.com/Regulation-Safety/You-re-giving-us-one-hell-of-a-corporate-wedgie!-Virginia-craft-brewer-slams-bullying-Red-Bull. Forbes, The World’s Most Valuable Brands List, kontrollerad den 25 december 2016, http://www.forbes.com/powerful-brands/list/.

72

Konkurrensverket, Missbruk av dominerande ställning, kontrollerad den 25 decem-ber 2016, http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreg-lerna/missbruk-av-dominerande-stallning/. Bildkällor Bildkälla 1: TMView, Trade Mark Information, hämtad den 18 december 2016 från https://www.tmdn.org/tmview/welcome. Ansökningsnummer 102494. Bildkälla 2: TMView, Trade Mark Information, hämtad den 18 december 2016 från https://www.tmdn.org/tmview/welcome. Ansökningsnummer 76172106.

73

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING Amerikansk praxis Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co. 633 F.3d 1158 (9th Cir. 2011). Benelux praxis Lucas Bols v. Colgate-Palmolive, IIC 420, 423. EU-praxis EU-domstolen Förenade målen C-56/64 och 58/64 (Consten och Grundig) Etablissements Consten S.A R.L och Grundig-Verkaufs-GmbH mot Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission, domstolens dom av den 13 juli 1966, [1966] ECR 229.

Mål C-24/67 (Parke Davis) Parke, Davis and Co. mot Probel, Reede, Beintema-Interpharm och Centrafarm, domstolens dom av den 29 februari 1968, REG 1968, s. I-00329.

Mål C-78/70 (Deutsche Grammophon) Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH mot Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG, domstolens dom av den 8 juni 1971, [1971] ECR 487. Mål C-6/72 (Continental Can) Europemballage Corporation och Continental Can Company Inc. mot Europeiska gemenskapernas kommission, domstolens dom av den 21 februari 1973, REG 1973, s. 00089; svensk specialutgåva II.

Mål C-16/74 (Centrafarm) Centrafarm BV mot Winthrop BV, domstolens dom av den 31 oktober 1974, REG 1974, s. 1183.

Förenade målen 40-48, 50, 54-56, 111, 113 and 114-73/75 (Suiker Unie) Sukier Unie m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission, domstolens dom av den 16 december 1975, REG 1975, s. 01663.

74

Mål C-51/75 (EMI Records) EMI Records Limited mot CBS United Kingdom Limited, domstolens dom av den 15 juni 1976, [1976] ECR 811.

Mål C-26/76 (Metro I) Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG och Verband des SB-Großhandels e.V mot Europeiska gemenskapernas kommission och SABA, domstolens dom av den 25 oktober 1977, REG 1977, s. 00431; svensk specialutgåva III.

Mål C-27/76 (United Brands) United Brands Company och United Brands Continental BV mot Europeiska ge-menskapernas kommission, domstolens dom av den 14 februari 1978, REG 1978, s. 00009; svensk specialutgåva IV.

Mål C-85/76 (Hoffman-La Roche) Hoffman-La Roche & Co. AG mot Europeiska gemenskapernas kommission, domstolens dom den 13 februari 1979, REG 1979, s. 00315; svensk specialutgåva IV.

Mål C-102/77 (Hoffman-La Roche) Hoffman-La Roche & Co. AG mot Europeiska gemenskapernas kommission, domstolens dom av den 23 maj 1978, REG 1978, s. 00107; svensk specialutgåva IV.

Mål C-120/78 (Cassis de Dijon) Rewe-Zentral-AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, domstolens dom av den 20 februari 1979, REG 1979, s. 00377; svensk specialutgåva IV.

Mål C-262/81 (Coditel) Coditel SA m.fl. mot Ciné-Vog Films SA m.fl., domstolens dom av den 6 oktober 1982, REG 1982, s. 00503; svensk specialutgåva VI.

Mål C-322/81 (Michelin) NV Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mot Europeiska gemenskapernas kommission, domstolens dom av den 9 november 1983, REG 1983, s. 00351; svensk specialutgåva VII.

Mål C-62/86 (AKZO) AKZO Chemie BV mot Europeiska gemenskapernas kommission, domstolens dom (femte avdelningen) av den 3 juli 1991, REG 1991, s. I-00249; svensk speci-alutgåva XI.

Mål C-10/89 (HAG II) SA CNL-SUCAL NV mot HAG GF AG, domstolens dom den 17 oktober 1990, [1990] ECR-I-2711.

75

Mål C-179/90 (Merci Convenzionali) Merci convenzionali porto di Genova SpA mot Siderurgica Gabrielli SpA, dom-stolens dom av den 10 december 1991, REG 1991, s. I-00507; svensk specialut-gåva XI.

Förenade målen C-241/91 och 242/91 (Magill) Radio Telefis Eireann och Independent Television Publications Ltd mot Europe-iska gemenskapernas kommission, domstolens dom av den 6 april 1995, REG 1995, s. I-743.

Mål C-9/93 (Ideal-Standard) IHT Internationale Heiztechnik GmbH och Uwe Danziger mot Ideal-Standard GmbH och Wabco Standard GmbH, domstolen dom den 22 juni 1994, REG 1994, s. I-00227; svensk specialutgåva XV.

Mål C-337/95 (Dior) Parfums Christian Dior SA och Parfums Dior BV mot Evora BV, domstolens dom den 2 november 1997, REG 1997, s. I-6013.

Förenade målen C-108/97 och C-109/97 (Windsurfing) Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertiebs GmbH mot Boots- und Se-gelzubehör Walter Huber och Franz Attenberg, domstolens dom av den 4 maj 1999, REG 1999, s. I-2779.

Mål C-342/97 (Lloyd) Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV, domstolens dom av den 22 juni 1999, REG 1999, s. I-2779.

Mål C-375/97 (General Motors/”Chevy fallet”) General Motors Corporation mot Yplon SA, domstolens dom av den 14 september 1999, REG 1999, s. I-5421.

Mål C-110/99 (Emsland-Stärke) Emsland-Stärke GmbH mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas, domstolens dom av den 14 december 2000, REG 2000, s. I-11569.

Mål C-299/99 (Philips) Koninklijke Philips Electronics NV mot Remington Consumer Products Ltd, domstolens dom av den 18 juni 2002, REG 2002, s. I-5475.

Mål C-292/00 (Davidoff)Davidoff & Cie SA och Zino Davidoff SA mot Gofkid Ltd., domstolens dom (sjätte avdelningen) den 9 januari 2003, REG 2003, s. I-389.

76

Mål C-206/01 (Arsenal)Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, domstolens dom den 12 november 2002, REG 2002, s. I-10273.

Mål C-408/01 (Adidas)Adidas-Salomon AG och Adidas Benelux BV mot Fitnessworld Trading Ltd., domstolens dom (sjätte avdelningen) den 23 oktober 2003, REG 2003, s. I-12537.

Mål C-255/02 (Halifax) Halifax plc m.fl. mot Commissioners of Customs & Excise, domstolens dom (stora avdelningen) av den 21 februari 2006, REG 2006, s. I-01609.

Mål C-329/02 (Sat 1) SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), domstolens dom (andra avdel-ningen) av den 16 september 2004, REG 2004, s. I-8317.

Mål C-196/04 (Cadbury Schweppes) Cadbury Schweppes plc och Cadbury Schweppes Overseas Ltd mot Commission-ers of Inland Revenue, domstolens dom (stora avdelningen) av den 12 september 2006, REG 2006, s. I-07995.

Mål C-48/05 (Adam Opel) Adam Opel AG mot Autec AG, domstolens dom (första avdelningen) den 25 ja-nuari 2007, REG 2007, s. I-1017.

Mål C-145/05 (Levi Strauss) Levi Strauss & Co. mot Casucci SpA, domstolens dom (tredje avdelningen) av den 27 april 2006, REG 2006, s. I-3703.

Mål C-252/07 (Intel Corporation) Intel Corporation Inc. mot CPM United Kingdom Ltd., domstolens dom (första avdelningen) den 27 november 2008, REG 2008, s. I-8823. Mål C-301/07 (PAGO) PAGO International GmbH mot Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, domstolens dom (andra avdelningen) den 6 oktober 2009, REG 2009, s. I-9429.

Mål C-487/07 (L'Oréal) L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC och Laboratoire Garnier & Cie mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd och Starion International Ltd., domstolens dom (första avdelningen) den 18 juni 2009, REG 2009, s. I-5185.

77

De förenade målen C-236/08, C-237/08 och C-238/08 (Google) Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL mot Viaticum SA och Luteciel SARL och Google France SARL mot Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl., domstolens dom (stora avdelningen) den 23 mars 2010, REU 2010, s. I-2417.

Mål C-52/09 (TeliaSonera Sverige) Konkurrensverket mot TeliaSonera Sverige AB, domstolens dom (första avdel-ningen) av den 17 februari 2011, REG 2011, s. I-00527.

Mål C-323/09 (Interflora)Interflora Inc. och Interflora British Unit mot Marks & Spencer plc och Flowers Direct Online Ltd, domstolens dom (första avdelningen) den 22 september 2011, REU 2011, s. I-8625.

Mål C-439/09 (Pierre Fabre) Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS mot Président de l’Autorité de la con-currence och Ministre de l’Èconomie, de l’Industrie et de l’Emploi, domstolens dom (tredje avdelningen) av den 13 oktober 2011, REG 2011, s. I-09419.

Mål C-65/12 (Red Bull)Leidseplein Beheer BV och Hendrikus de Vries mot Red Bull GmbH och Red Bull Nederland BV, domstolens dom (första avdelningen) den 6 februari 2014, publicerat i den elektroniska rättsfallssamlingen (Rättsfallssamlingens allmänna del).

Mål C-383/12 (Environmental) Environmental Manufacturing LLP mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), domstolens dom (femte avdel-ningen) av den 14 november 2013, publicerat i den elektroniska rättsfallssam-lingen (Rättsfallssamlingens allmänna del).

Mål C-500/14 (Ford Motor Company) Ford Motor Company mot Wheeltrims srl, domstolens dom (tredje avdelningen) av den 6 oktober 2015, publicerat i den elektroniska rättsfallssamlingen (Rätts-fallssamlingens allmänna del).

Tribunalen

Mål T-111/96 (ITT Promedia) ITT Promedia NV mot Europeiska gemenskapens kommission, förstainstansrät-tens dom (fjärde avdelningen i utökad sammansättning) den 17 juli 1998, REG 1998, s. II-02937.

78

Mål T-201/04 (Microsoft) Microsoft Corp. mot Europeiska gemenskapens kommission, förstainstansrättens dom (stora avdelningen) den 17 september 2007, REG 2007, s. II-03601.

begrÄnsningar i det utvidgade skyddet fÖr kÄnda varumÄrken1081389/fulltext01.pdf ·...

Documents