asipi-confundibilidad de marcas
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ANÁLISIS SOBRE ANÁLISIS SOBRE CONFUNDIBILIDAD DE CONFUNDIBILIDAD DE
MARCASMARCAS
Lic. Danilo Rodríguez VillamilLic. Danilo Rodríguez Villamil
Asociación Salvadoreña de la Propiedad Asociación Salvadoreña de la Propiedad IntelectualIntelectual
ASPIASPI
ESTRUCTURA DE LA ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
Breve reseña sobre la confundibilidad de marcas en algunas legislaciones.
Criterios doctrinarios y jurisprudenciales para apreciar similitud de marcas.
Normativa salvadoreña sobre similitud de marcas, cotejo marcario y prohibiciones legales.
ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS Sección 2 (d) del Lanham Act. “Ninguna marca será denegada
salvo se asemeje a una marca registrada en la oficina de marcas y patentes…….al ser similar, al utilizarse en o en relación con los productos o servicios del solicitante para causar confusión, o causar error o engaño”.. (likelihood of confusion)
Los examinadores de la USPTO consideran los siguientes factores:
1)Las marcas en contienda
2) Los bienes o servicios que cada una identifica.
Los examinadores utilizan criterios basados en una sentencia judicial conocida como Dupont de Nemours & Co. 476 F. 2d 1357 (C.C.P.A.)
ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS
Los elementos Du Pont son: Apariencia.(Aspecto gráfico) Sonido.(pronunciación) Connotación. (Significado) Impresión comercial.
*También se analiza la relación de los bienes/servicios, canales de
comercio, compra impulsiva o reflexiva, fama, entre otros.
ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS Al comparar marcas, la similitud en cualquiera de los factores
(sonido, apariencia o significado) es suficiente para determinar que
existe probabilidad de confusión.
ANALISIS DE MARCAS-Comparación del Sonido (pronunciación)
SEYCO vs. SEIKO Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten v. Scuotto, 228 USPQ
461 se estableció que no existe una forma correcta de pronunciar una
marca.
ENTELEC vs. INTELECT. In Re Energy Telecommunications Vs. Electrical
Associatio. Pequeñas diferencias en el sonido no evitarán la probabilidad
de confusión.
Palabras fonéticamente equivalentes son confusamente similares(NEAT-
NEET) (KNIFE-NYPHE)
ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS
Análisis de Marcas-Comparación Gráfica: Las marcas podrán ser confusamente similares en apariencia, a pesar de la adición, eliminación o sustitución de letras, palabras y diseños. BENGAL- BENGAL LANCER OPTIQUE - BOUTIQUE-OPTIQUE
Términos Transpuestos: Si dos marcas son presentadas en losmismos términos pero en diferente orden y el significado eimpresión comercial de ambas marcas es el mismo, seconsiderará que existe confusión. THE WINE SOCIETY OF AMERICA - AMERICAN WINE SOCIETY
ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS Análisis de Marcas-Comparación de Significado:Análisis de Marcas-Comparación de Significado:
La similitud de significado o connotación podrá ser suficienteLa similitud de significado o connotación podrá ser suficiente
para encontrar probabilidad de confusión debido a que lospara encontrar probabilidad de confusión debido a que los
consumidores promedio retienen una impresión general y noconsumidores promedio retienen una impresión general y no
específica de las marcas.específica de las marcas.
DAWN Vs. DAYLIGHT (para amparar donas)DAWN Vs. DAYLIGHT (para amparar donas)
BLUE NUN vs. BLUE ANGEL (vinos)BLUE NUN vs. BLUE ANGEL (vinos)
Comparación de Bienes y Servicios RelacionadosComparación de Bienes y Servicios Relacionados
Los bienes y servicios podrán ser relacionados si éstos son:Los bienes y servicios podrán ser relacionados si éstos son:
1)1) Similares tipos de bienes servicios: Restaurante y Bar.Similares tipos de bienes servicios: Restaurante y Bar.
2)2) Usados conjuntamente: Papel y Lapiceros.Usados conjuntamente: Papel y Lapiceros.
3)3) Ofrecidos al público a través de los mismos canales de Ofrecidos al público a través de los mismos canales de
comercio: Raqueta de Tennis y Zapatos de Tennis.comercio: Raqueta de Tennis y Zapatos de Tennis.
MEXICOMEXICO Ley de la Propiedad IndustrialLey de la Propiedad Industrial
Art.90 XVI prohíbe el registro de marcas Art.90 XVI prohíbe el registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión. idénticas o semejantes en grado de confusión. Art.151 IV (nulidad)Art.151 IV (nulidad)
La similitud confusionista entre marcas tiene La similitud confusionista entre marcas tiene por intención prevenir la confusión en el por intención prevenir la confusión en el público consumidorpúblico consumidor
Las cortes tienden a no medir Las cortes tienden a no medir cuantitativamente de similitud confusionista cuantitativamente de similitud confusionista
MEXICOMEXICO Las cortes en México han establecido lo siguiente:Las cortes en México han establecido lo siguiente:
1)1) Las marcas pueden ser confusivamente similares si tienen Las marcas pueden ser confusivamente similares si tienen una apariencia visual, pronunciación o significado parecidouna apariencia visual, pronunciación o significado parecido
2)2) Sin perjuicio de que las marcas tienen que ser vistas como un Sin perjuicio de que las marcas tienen que ser vistas como un todo, los elementos descriptivos o de uso común tienden a todo, los elementos descriptivos o de uso común tienden a perder valor.perder valor.
3)3) Las marcas de terceros pueden ser consideradas a efecto de Las marcas de terceros pueden ser consideradas a efecto de determinar si un elemento en particulares de uso comúndeterminar si un elemento en particulares de uso común
4)4) Palabras o frases en idioma extranjero pueden ser Palabras o frases en idioma extranjero pueden ser confusivamente similar con su equivalente en Español.confusivamente similar con su equivalente en Español.
El examen visual, fonético y conceptual. Sentencia del El examen visual, fonético y conceptual. Sentencia del Tribunal Colegiado del Circuito de 1994. Caso UNO vs. ME Tribunal Colegiado del Circuito de 1994. Caso UNO vs. ME QUEDA UNO. Se estableció que UNO era el elemento QUEDA UNO. Se estableció que UNO era el elemento dominante de las marcas en contienda.dominante de las marcas en contienda.
MEXICOMEXICO
Las marcas se analizan en su conjunto. Además, un análisis Las marcas se analizan en su conjunto. Además, un análisis de “lado a lado” debe evitarse. SNUGGY vs. HUGGIES son de “lado a lado” debe evitarse. SNUGGY vs. HUGGIES son confundibles. Por otro lado, RICO VS. RICOLINO no son confundibles. Por otro lado, RICO VS. RICOLINO no son confundibles pues “RICO” es descriptivo para productos confundibles pues “RICO” es descriptivo para productos alimenticios. alimenticios.
Las marcas de terceros se usan con frecuencia para Las marcas de terceros se usan con frecuencia para determinar que un elemento particular de una marca tiene determinar que un elemento particular de una marca tiene menor importancia por ser descriptivo o de uso común. menor importancia por ser descriptivo o de uso común. CHROMOSLIM vs. SLIM CENTER, no son confundibles pues CHROMOSLIM vs. SLIM CENTER, no son confundibles pues existían varias marcas incluyendo el término SLIM.existían varias marcas incluyendo el término SLIM.
MEXICOMEXICO Las cortes en México han establecido, con algunas
excepciones, que los elementos verbales en marcas compuestas predominan sobre los elementos figurativos.
El principio de especialidad de las marcas siempre ha sido utilizado en México. Desde 1989 se adoptó la clasificación internacional en su legislación.
LIBERTAD vs.
CRITERIOS PAR APRECIAR CRITERIOS PAR APRECIAR SIMILITUD DE MARCASSIMILITUD DE MARCAS
Marcas Registrada y usadas
Para quién debe resultar la confundibilidad?
CRITERIOS PARA COTEJAR CRITERIOS PARA COTEJAR MARCASMARCAS
1. Cotejo de Conjunto, sucesivo y pre-reflexivo De Conjunto
Las marcas se cotejan tal como están registradas En ciertos casos, el elemento figurativo domina en las marcas
mixtas. Ej.
CRITERIOS PARA COTEJAR CRITERIOS PARA COTEJAR MARCASMARCAS
1. Cotejo de Conjunto, sucesivo y pre-reflexivo
De Conjunto Cuando tiene raíz de uso común, por lo general evocativa, la
comparación no se hace únicamente con la terminación sino que con todo el conjunto
Forma Sucesiva: No se yuxtaponen las marcas, sino que se analizan sucesivamente.
Pre-reflexivo: Cotejo primerizo o espontáneo Sí sólo puede comprobarse la existencia de confusión después de
un largo y exhaustivo análisis, debe considerarse que no existe confusión.
CRITERIOS PARA COTEJAR CRITERIOS PARA COTEJAR MARCASMARCAS
2. Relevancia de las semejanzas más que las diferencias
Se debe dar más importancia a las semejanzas del conjunto por sobre las diferencias de detalle. No se requiere una perfecta identidad sino una similitud susceptible de provocar confusión.
En general, para borrar el efecto producido por las semejanzas, las diferencias deben adquirir una relevancia predominante; la simple variación de una letra, por ejemplo, no aporta suficiente distinguibilidad.
CRITERIOS PARA COTEJAR MARCASCRITERIOS PARA COTEJAR MARCAS Composición de palabras:Des-com-PON-er-se com-PON-er
PON-er
A la raíz PON se le han opuesto y pospuesto otros elementos paramodificar su significación. Se conocen como AFIJOS. Cuando secolocan antes de la raíz se llaman prefijos y cuando van despuésse llaman Sufijos.
Casa campo verdeCasilla campiña verdínCaseta campestre verdosoCaserío campaña verdura
El procedimiento de formar palabras agregando a una raíz distintos sufijosse llama derivación y las palabras que se forman mediante ese proceso sellaman palabras derivadas.
CRITERIOS PARA COTEJAR MARCASCRITERIOS PARA COTEJAR MARCAS
Raíz idéntica y terminación diferente: Fuerte posibilidad de confusión, excepcionalmente ésta se alejará por ser más importante la desinencia.
Raíz idéntica pero necesaria o descriptiva y terminación diferente: Disminuye la posibilidad de confusión. Ej: Autol vs. Autoleo (no son confundibles)
Caprolín Vs. Capriolo (son confundibles)
Raíz diferente y terminación idéntica: Se alejan las posibilidades de confusión, sobre todo si la desinencia presenta connotaciones de necesidad o descriptividad.
CRITERIOS PARA COTEJAR MARCASCRITERIOS PARA COTEJAR MARCAS3. Confusión ideológica:
Presencia de contenido conceptual en ambos signos: similar o disímil.
OCEAN PACIFIC
OCEAN ATLANTIC
vs.
SUMMER SPORT
WINTER SPORT vs.
ANTONIMOS
LOS CRIADORES
LOS GANADEROS vs.
SINONIMOS
CRITERIOS PARA COTEJAR MARCASCRITERIOS PARA COTEJAR MARCAS
3. Confusión ideológica: Presencia de contenido conceptual en uno
sólo de los signos Presencia de Contenido conceptual en lengua
extranjera
COTEJO DE MARCAS PARA COTEJO DE MARCAS PARA PRODUCTOS FARMACEÚTICOSPRODUCTOS FARMACEÚTICOS
La jurisprudencia sobre este tema ha cambiado a través de los años.
Existen tendencias a establecer un mayor rigor en evitar la semejanza de marcas atribuidas a productos farmacéuticos que han de expedirse sin receta y son necesarios comprar por toda clase de personas, a veces obligadas a adquirirlos con precipitación y nerviosismo.
COTEJO DE MARCAS PARA COTEJO DE MARCAS PARA PRODUCTOS FARMACEÚTICOSPRODUCTOS FARMACEÚTICOS
La Jurisprudencia argentina ha establecido que el tema de la receta médica no incide en el criterio de atenuar el rigor de la comparación a los efectos de la confundibilidad.
En materia farmacéutica corresponde aplicar un criterio circunstancial que estará influido por la mayor o menor gravedad de la ingestión de los productos, el medio de control para expendio, la confusión entre ellos, entre otros.
COTEJO DE MARCAS PARA COTEJO DE MARCAS PARA PRODUCTOS FARMACEÚTICOSPRODUCTOS FARMACEÚTICOS
Estados Unidos utiliza la doctrina del “Greater Care”, por medio de la cual se establece que el grado de similitud requerido es menor para productos farmacéuticos.
En México, las cortes han considerado el grado conocimiento de los potenciales compradores, estableciendo que “sin perjuicio de la similitud, los productos serán distinguidos fácilmente por los doctores y facultativos que los prescriben”
Otras sentencias en México han expresado que hay que proteger al consumidor ordinario de “graves consecuencias” y por lo tanto se consideraron similares las marcas PIRAMIDON Y PIRADION
EL SALVADOR-LEY DE MARCASEL SALVADOR-LEY DE MARCAS
Art. 9 literal b) No podrá ser registrado ni usado como marca…..Si el signo por su semejanza gráfica, fonética, olfativa o ideológica con otras marcas y demás signos distintivos ya registrados o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías o servicios relacionados con productos o servicios protegidos por una marca registrada o en trámite de registro, dé probabilidad de confusión.
Art.14 Inc. 5. Para efectos de examen de la marca, ésta deberá ser analizada en su conjunto sin separar los elementos que la conforman.
EL SALVADOR-LEY DE MARCASEL SALVADOR-LEY DE MARCAS
Art.26 literales e) y f)-Pérdida de la fuerza distintiva de una marca (Dilución de la marca)
Art.85 Clasificación de Bienes y ServiciosLos productos o servicios no se considerarán necesariamente similares entre si, solamente por figurar en la misma clase de la clasificación referida…..
Los productos o servicios no se considerarán necesariamente distintos entre sí, solamente por figurar en clases diferentes de la clasificación referida…….
EL SALVADOREL SALVADOR El cotejo marcario se realiza por funcionarios del
Registro de Propiedad Intelectual.
Las decisiones sobre inadmisibilidad de marcas pueden apelarse ante la Dirección de Propiedad Intelectual, en base a la Ley de Procedimientos Uniformes.
Las decisiones en casos de oposición pueden apelarse ante la Dirección de Propiedad Intelectual.
EL SALVADOREL SALVADOR Al agotar la vía administrativa, debe iniciarse un
Juicio Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
Se dirime la legalidad o ilegalidad de la resolución administrativa.
A la fecha, existen varias sentencias sobre similitud de marcas.
PARA CONCLUIRPARA CONCLUIR El Sistema de Common law permite un mejor
desarrollo para unificar criterios de confundibilidad de marcas.
Para los países que utilizan sistemas de apego a la norma escrita, se debe recurrir a guías o manuales de los Registros Públicos, basados no sólo en doctrina sino que en las decisiones judiciales.
No es posible formular una regla que permita establecer la similitud confusionista de una forma matemática.
PARA CONCLUIRPARA CONCLUIR En muchos casos el uso del sistema de
clasificación de marcas nos lleva a resultados correctos; sin embargo, una rígida aplicación de la clasificación puede llevarnos a resultados injustos en casos difíciles.
La publicación y clasificación de las sentencias judiciales nos ayudará a uniformar y delimitar los criterios de confundibilidad