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Año XXXIII – Número 2798

Lima, 9 de setiembre de 2016

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 471-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 07232-2013-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Transferencia por donación de la marca “ESTUDIO ECHECOPAR”.................... ...................................................... 2

PROCESO 475-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2009-00411 Referencia: Marca OCLAIR (denominativa) y QLAIRA (denominativa).................... ......................................16

PROCESO 481-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2008-00197 Referencia: Signos L / L y L LEONISA.................... ............... 29

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 07 de julio de 2016

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrado Ponente:

VISTOS:

471-IP-2015

Interpretación Prejudicial

Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Lima de la República del Perú

07232-2013-0-1801-JR-CA-25

Transferencia por donación de la marca "ESTUDIO ECHECOPAR"

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

El oficio 7232-2013-0/Sta SECA-CSJLI-PJ, recibido el 21 de septiembre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Lima de la República del Perú solicita interpretación prejudicial de los artículos 136 literal e) y 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1 ; y,

El Auto de 1 O de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1 A fin de resolver el Proceso Interno Nº 07232-2013.

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A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante:

Demandado:

Tercero interesado:

2. Hechos relevantes

Luis Echecopar Flórez y otros

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial - INDECOPI.

Estudio Luis Echecopar García S.R.L.

2.1. El 22 de enero de 2013, el ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCÍA S.R.L., solicitó a la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, la modificación de registro de la marca "Estudio Echecopar'', requiriendo la inscripción de la donación efectuada por María del Rosario Echecopar Rey de los Heros, 1/7; Dora María Ana Echecopar Rey de Soenens, 1/7; Inés Echecopar Rey de Estatuet, 1/7; Andrés Echecopar Rey,1/7; y Miguel Clemente Echecopar Rey, 1/7, herederos de Luis Echecopar García, respecto de sus cuotas ideales de propiedad sobre el nombre "Luis Echecopar García" como razón social y/o nombre comercial, y los derechos que les pudieren corresponder de la marca "Estudio Echecopar'' (denominativa) que distingue la Clase 423 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza), según Certificado de Registro 33964.

2.2. El 7 de febrero de 2013, Luis, Javier, Fernando, Jaime, Amelia y Eduardo Echecopar Flórez, y Beatriz Echecopar Rey de Castro, se opusieron a la modificación del registro de la marca "Estudio Echecopar'' debido a que afectaría sus derechos y los del nombre de Luis Echecopar García. Señalan ser cotitulares del "Estudio Echecopar'' junto con otros miembros de la familia Echecopar Rey.

2.3. El 30 de mayo de 2013, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, por Resolución 005601-2013/DSD-Reg-lNDECOPI, resolvió inscribir en el Registro de Marcas del Servicio de Propiedad Industrial la transferencia por donación de la parte alícuota de la marca de servicio "Estudio Echecopar'' de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de

3 Serviclos jurídicos.

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Niza, inscrita con el Certificado 33964, concedida por los cotitulares Maria del Rosario Echecopar Rey de los Heros, Dora María Ana Echecopar Rey de Soenens, Inés Echecopar Rey de Estatuet, Andrés Echecopar Rey y Miguel Clemente Echecopar Rey, cada uno de 1/7 de acciones y derechos a favor del ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCÍA S.R.L., resultando titulares en copropiedad: "ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCÍA S.R.L." 5/7, Beatriz Sabina Echecopar Rey de Castro, 1/7; y, Sucesión de Luis Echecopar Flórez, 1/7 de acciones y derechos.

2.4. El 6 de septiembre de 2013, Luis, Javier, Femando, Jaime, Amelia y Eduardo Echecopar Flórez, y Beatriz Echecopar Rey de Castro, mediante memorial dirigido al Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, impugnaron la Resolución Administrativa 005601-2013/DSD-Reg-lNDECOPI, emitida por la Dirección de signos Distintivos de INDECOPI.

2.5. El 18 de octubre de 2013, el INDECOPI, contestó la demanda interpuesta solicitando que se declare infundadas las pretensiones planteadas.

2.6. En la misma fecha, ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCÍA S.R.L., contestó la demanda solicitando, igualmente, se declare infundada la misma en todos sus extremos.

2.7. El 9 de marzo de 2015, mediante Resolución Diez, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima con Subespecialidad en Temas de Mercado, declaró infundada la demanda interpuesta por Luis Echecopar Flores (sic) y otros contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial - INDECOPI.

2.8. El 26 de marzo de 2015, Luis Echecopar Flórez y otros, apelaron la Sentencia de 9 de marzo de 2015, a efectos de que el superior jerárquico la revoque y reformulándola declare fundada la demanda en todos sus extremos.

2.9. El 1 de septiembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, mediante Auto dictado en esa fecha, suspendió el proceso y solicitó interpretación judicial.

3. Argumentos de la demanda

Luis, Javier, Femando, Jaime, Amelía y Eduardo Echecopar Flórez yBeatriz Echecopar Rey de Castro, en la demanda de impugnación

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interpuesta al Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo señalan que:

3.1. Son pretensiones principales, que se declare la nulidad de la Resolución 5601-2013/DSD-Reg-lNDECOPI emitida por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, porque la misma contiene una motivación aparente, toda vez que no se ha pronunciado respecto de la causal de nulidad de registro ni sobre la alegada mala fe al solicitar el registro de la transferencia de la alícuota parte de la marca con vulneración del Principio de congruencia Procesal; y porque la misma fue emitida pese a que debió suspenderse la tramitación del procedimiento administrativo.

3.2. Son pretensiones subordinadas a las primeras pretensiones principales, que se declare la nulidad de la Resolución impugnada, por no haber aplicado la prohibición de registro contenida en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486, ya que el Estudio que solicitó el registro de transferencia cuestionado no contaba con el consentimiento de todos los herederos; por no haber aplicado la prohibición de registro contenida en el artículo 161 de la Decisión 486, ya que la transferencia de la parte alícuota de la marca a favor del Estudio acarrea riesgo de confusión; y, por no haberse aplicado la prohibición de registro al haber solicitado el Estudio el registro de la transferencia de la parte alícuota de la marca a su favor de mala fe.

3.3. En caso que la solicitud de reconocimiento de existencia de causales para la suspensión del procedimiento administrativo se declare infundado, subsidiariamente, solicitan el reconocimiento de la existencia de impedimentos de registro de la transferencia de la parte alícuota de la marca a favor del Estudio y que se declare que dicha transferencia no es registrable.

3.4. La Resolución impugnada adolece de falta de motivación y/o contiene una motivación aparente, al extremo que decide que no corresponde suspender el trámite del procedimiento del registro de las donaciones, sin explicar las razones y fundamentos por los cuales considera que la controversia materia de procesos arbitrales en la vía laboral, a la que se hizo referencia cuando se solicitó la suspensión del procedimiento, no guarda relación con la materia a analizar en el procedimiento administrativo. La solicitud para que se suspenda el procedimiento obedecía a que existían y existen en trámite dos arbitrajes en los cuales se viene discutiendo la validez y eficacia de los contratos de donación.

3.5. En el escrito de apersonamiento y oposición al registro de los contratos de donación presentado el 7 de febrero de 2013, invocaron como causal de impedimento de registro, lo contenido en el artículo 161 de la Decisión 468 que señala que cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia; no obstante, la oficina nacional

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competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarrea riesgo de confusión. La Dirección, al momento de pronunciarse, mediante Resolución de 27 de marzo de 2013, no analizó si el registro de las donaciones a favor del Estudio acarrearía o no riesgo de confusión, simplemente omitió emitir pronunciamiento alguno al respecto, pese a encontrarse obligada a pronunciarse sobre ello.

3.6. Asimismo, tal como argumentaron y acreditaron, la solicitud de registro presentada fue efectuada de mala fe; sin embargo, igualmente se omitió pronunciarse respecto a dicho extremo.

3.7. En el caso se omitió pronunciarse respecto la existencia o no de riesgo de confusión como consecuencia de la transferencia de la marca y respecto a la existencia o no de la alegada mala fe.

3.8. Al respecto, como se expuso a la Dirección, la familia Echecopar Rey suscribió con el Estudio un contrato de autorización y licencia, en virtud del cual se autorizaba y regulaba el uso por el Estudio y sus socios del nombre "Estudio Luis Echecopar García" y de la marca "Estudio Echecopar'; en dicho contrato se establecieron una serie de derechos y obligaciones respecto a la propiedad y uso del nombre "Estudio Luís Echecopar García" y de la marca "Estudio Echecopar' como denominación abreviada de ese nombre.

3.9. Atendiendo a la producción de eventos que han producido la extinción automática, incondicional e inmediata de la licencia y del contrato, con arreglo a los términos en el expuestos, básicamente relacionadas con la integración de Estudio y sus socios, se inició un proceso arbitral, y solo luego, el Estudio les comunicó mediante carta notarial de 3 de enero de 2013, que 5 de los 12 cotitulares del registro de la marca "Estudio Echecopar" habían donado a su favor los derechos y acciones que les correspondía respecto de la marca "Estudio Echecopar' sosteniendo que el derecho al uso de la marca deriva de las referidas donaciones.

3.1 O. Adicionalmente, el Estudio inició a un segundo arbitraje que también está en trámite y propone que el contrato de licencia quedo extinto, por consolidación y pérdida de su objeto y causa, a propósito de las donaciones sobre los derechos del Nombre y la marca efectuados.

4. Argumentos de la contestación a la demanda.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI contesta negando los términos de la demanda, manifestando que:

4.1. La Resolución impugnada ha sido expedida conforme a ley, toda vez que se encuentra debidamente motivada, tanto en los fundamentos de hecho

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como de derecho; así mismo, cabe precisar que no correspondía pronunciarse respecto a un supuesto riesgo de confusión (Art. 161 de la Decisión 486) dado que no existía marca confundible con la marca materia de modificación del registro; ni sobre la solicitud de nulidad por haberse solicitado el registro de transferencia de mala fe, toda vez que no correspond ia pronunciarse respecto a ningún supuesto de prohibición de registro en un procedimiento de trasferencia de alicuota de marca.

4.2. Por otra parte, la autoridad administrativa no se encontraba obligada a suspender la tramitación del expediente administrativo mientras se resuelva en sede arbitral o judicial los procedimientos arbitrales iniciados por las partes involucradas porque dichos procesos no tenían vinculación directa con la transferencia de la Marca Echecopar.

4.3. Asimismo el supuesto de prohibición de registro contemplado en el Artículo 136 literal e) de la Decisión 486, donde se prohíbe el registro de apellidos de personas distintos a su solicitante cuando se afecte el prestigio de una persona natural, es aplicable únicamente para el procedimiento de registro de una marca y no para los casos de transferencia de la misma. Donde solo corresponde aplicar el Artículo 161 de la Decisión 486.

4.4. La Resolución impugnada y emitida por la Dirección sí evaluó el motivo por el cual la materia discutida en los procedimientos arbitrales no guarda relación con las inscripciones de transferencia de alícuotas de marca, pues, se aprecia que el incumplimiento que se discute en los procesos arbitrales es distinta a la inscripción de transferencia que es materia en el procedimiento administrativo.

4.5. La Resolución es congruente por cuanto de acuerdo con lo establecido por el Artículo 64 del Decreto Legislativo 1075, el tercero legitimado no se encuentra facultado para cuestionar la inscripción de modificaciones al registro, ni formular oposiciones. En los casos de solicitud de modificación de registros, la autoridad administrativa se encuentra obligada a pronunciarse respecto a la solicitud planteada para quien solicita la modificación del registro, verificando el cumplimiento en los requisitos establecidos para tal acto.

4.6. En el presente caso, no se evidencia marca confundible tanto que los demandantes no indican marca respecto de la cual pueda surgir riesgo de confusión.

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B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos136 literal e) y 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina. Procede la interpretación solicitada únicamente del Artículo 161toda vez que el 136 literal e) aplica para el trámite de registro de unamarca4

.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN.

1. De la transferencia de un signo. Sus requisitos y el procedimiento antela oficina nacional competente. Del consentimiento de los cotitulares enlas solicitudes de registro.

2. lrregistrabilidad de la transferencia por riesgo de confusión. Pertinenciade la aportación de prueba respecto de las afirmaciones del actor uopositor.

3. Preguntas de la corte consultante.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. De la transferencia de un signo. Sus requisitos y el procedimientoante la oficina nacional competente. Del consentimiento de loscotitulares en las solicitudes de registro.

1.1. El ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA S.R.L., solicitó la transferencia de registro de la marca "ESTUDIO ECHECOPAR", requiriendo la inscripción de la donación efectuada por varios herederos de Luis Echecopar García, respecto de sus cuotas ideales de propiedad sobre el nombre "Luis Echecopar García".

1.2.

1.3.

4

De igual manera el juez consultante solicita la interpretación del artículo 161 de la Decisión 486, por lo que se analizará este tema.

Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.-

"Artfcu/o 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vfa sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Deberá registrarse ante la

oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la

oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión".

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privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.

1.4. El artículo 161 del Capítulo IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que:

"Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión".

1.5. De conformidad con lo anterior, el titular de una marca concedida puede, mediante contrato escrito, transferir el derecho sobre un registro de marcas. A efectos de su oponibilidad frente a terceros, dicha transferencia deberá ser inscrita ante la Oficina Nacional Competente.

1.6. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia. Empero, expresa que debe constar por escrito y registrarse ante la Oficina Nacional Competente:

1.7.

1.8.

"Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito".

En consecuencia, el contrato de transferencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva. Ello acorde con el artículo 161 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos frente a terceros.

Es del caso destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones indicadas anteriormente.

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1.9. Asimismo, el artículo 163 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "La Autoridad Nacional Competente no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a lasdisposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los CapitalesExtranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a lasdisposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comercialesrestrictivas de la libre competencia".

1.1 O. Para el caso que se analiza, de los hechos se desprende que existió una donación efectuada por Maria del Rosario Echecopar Rey de los Heros, 1 /7; Dora María Ana Echecopar Rey de Soenens, 1 /7; Inés Echecopar Rey de Estatuet, 1/7; Andrés Echecopar Rey,1/7; y Miguel Clemente Echecopar Rey, 1/7, herederos de Luis Echecopar García, respecto de sus cuotas ideales de propiedad sobre el nombre "LUIS ECHECOPAR GARCÍA" como razón social y/o nombre comercial, y los derechos que les pudieren corresponder de la marca "ESTUDIO ECHECOPAR" (denominativa) que distingue la Clase 42 a favor del ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCÍA S.R.L.

1.11. El tribunal consultante, deberá verificar que exista en primer lugar un contrato de donación que conste por escrito, tal como lo determina el artículo 161 y en lo no regulado por esta norma, de acuerdo con los requisitos que contemple la ley nacional.

1 .12. Respecto a la autorización de los cotitulares, la norma comunitaria no enuncia como requisito para que se pueda realizar el registro del contrato de transferencia documento alguno por el cual otros propietarios del signo autoricen su cesión a un tercero, no obstante, de lo cual, la oficina nacional competente podrá denegar la inscripción, si la transferencia acarreara riesgo de confusión, tema que directamente se lo tratará en el siguiente acápite.

2. lrregistrabilidad de la transferencia por riesgo de confusión.Pertinencia de la aportación de prueba respecto de lasafirmaciones del actor u opositor.

2.1. Dentro del proceso interno los señores Luis, Javier, Femando, Jaime, Amelia y Eduardo Echecopar Flórez, y Beatriz Echecopar Rey de Castro, en calidad de cotitulares de la marca ESTUDIO ECHECOPAR, se opusieron a la transferencia del registro de la marca a favor del ESTUDIO ECHECOPAR GARCÍA S.R.L., argumentando que afectaría sus derechos y los del nombre de Luis Echecopar García.

2.2. Como se desarrolló en el acápite anterior, el articulo 161 de la Decisión 486 señala que la Oficina Nacional Competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión.

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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

5

Sobre el riesgo de confusión, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del articulo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; esdecir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respectode la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse aque terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.5

La labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaría y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE•. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

2.10. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual delos signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan unamisma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidordistinguir una de otra.

2.11. Riesgo de confusión y/o de asociación, este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

2.12. La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.6

2.13. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre si como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

2.14. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.7

2.15. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o

6

7

Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: "DIUSED JEANS". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: "CHILIS y diseño". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entreéstos.8

2.16. También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

2.17. El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

2.18. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

2.19. En lo que respecta a la pertinencia de la aportación de la prueba respecto de las afirmaciones de los actores, serán ellos los llamados a presentar ante la autoridad la documentación y demás elementos que sirvan a la autoridad para poder valorar la supuesta afectación a sus derechos y los del nombre de Luis Echecopar García, así como el riesgo de confusión argumentado.

2.20. De acuerdo con lo antes expuesto y en concordancia con el Artículo 161 de la Decisión 486, queda a discreción de la autoridad nacional denegar el registro de una transferencia si considera que la misma puede causar riesgo de confusión en el mercado y valorando las pruebas que los actores presenten para justificar que en efecto existe un evidente riesgo para el consumidor de inscribirse la transferencia.

3. Preguntas de la corte consultante

La corte consultante solicitó a este Tribunal se pronuncie respecto a:

1. La necesidad del consentimiento del titular del nombre o de susherederos, para su registro como marca

8

Esta pregunta es respondida en el punto 1, numeral 1.12.

Proceso 82-IP-2002, publicado en 1a G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: "CHIP'S". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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2. Si es suficiente que se señale el riesgo de confusión, y si debeprobarse la posible afectación del nombre.

Tal como lo señala el Artículo 161 de la Decisión 486, la autoridadnacional competente podrá negar la transferencia de una marca siacarreara riesgo de confusión. En el punto número 2 de estainterpretación prejudicial se señaló lo que se entiende por riesgo deconfusión y los tipos de similitud entre signos.

Considerando el caso en concreto los actores son los que deberánprobar a la autoridad que la transferencia crea confusión en el mercadode acuerdo a los lineamientos señalados. La norma comunitaria nohabla específicamente de la negativa de una transferencia por unaposible afectación del nombre, tal como lo regula el Artículo 136 literal e)de la Decisión 486, en el cual se especifica que se negará un registro deuna marca cuando afecte la identidad o prestigio de una persona naturalo jurídica, en especial tratándose del nombre, apellido, firma, entre otrosde una persona distinta al solicitante, salvo que exista autorización de lapersona o de sus herederos.

En el proceso interno el signo "Estudio Echecopar'' es una marca ya registrada cuyos cotitulares cedieron una alícuota a favor de terceras personas, por lo que para que la autoridad pueda denegar la transferencia solicitada, ésta debe incurrir en la causal contenida en el último párrafo del Artículo 161 de la Decisión 486.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 07232-2013-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su ª�y!t

ción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del arti

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Ei luto del Tribunal.

Cecilia�� A�uinteros MAGISTRADA

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De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal; firman igualmente la presente l�;:pretacioñPfej 'cial el Presidente y el Secretario.

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Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 14 de julio de 2016

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrado Ponente:

VISTOS

475-IP-2015

Interpretación Prejudicial

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia (Colombia)

2009-00411

Marca OCLAIR (denominativa) y QLAIRA (denominativa)

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

El oficio 3027, recibido el 21 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno Nº 2009-00411; y,

El auto de 25 de mayo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante: Bayer Aktiengesellschaft

1

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Demandado:

Tercero interesado:

2. Hechos relevantes

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

Silvano Aldo Sicilia Guzzo

2.1. El 24 de enero de 2008, Biotoscana Farma S.A. solicitó1 a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el registro de la marca OCLAIR (denominativa), para distinguir "productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos: material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas", comprendidos en la clase 5 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas" instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, "la Clasificación Internacional de Niza").

2.2. El 31 de marzo de 2008, la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 590, publicación 455.

2.3. El 14 de mayo de 2008, Bayer Aktiengesellschaft presentó oposición acreditando ser titular en Colombia de la marca QLAIRA (denominativa), para distinguir productos en la clase 52 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.4. De igual manera Novartis AG. y Helsinn Healthcare S.A. interpusieron oposición, la primera alegando la titularidad de la marca XOLAIR (denominativa) y la segunda de la marca GELCLAIR (denominativa), ambas para identificar productos de la clase 53 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.5. El 26 de noviembre de 2008, mediante Resolución 48396, la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundadas las oposiciones formuladas, concediendo el registro de la marca OCLAIR (denominativa) a la empresa Biotoscana Farma S.A.

3

la referida solicitud de registro se tramitó mediante expediente administrativo 08-6608.

Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dieléticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés: complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes: preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

/bid.

2

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2.6. Dentro del plazo, Bayer Aktiengesellschaft presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, contra la Resolución 48396.

2. 7. El 26 de enero de 2009, mediante Resolución No. 1822, la División deSignos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 48396.

2.8. El 19 de febrero de 2009, mediante Resolución 06428, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de SIC resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 48396.

2.9. El 13 de julio de 2009, Bayer Aktiengesellschaft, presentó ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad contra las Resoluciones 48396, 1822 y 06428.

2.1 O. El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar a este Tribunal emitir interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda

Bayer Aktiengesellschaft, interpuso demanda de nulidad manifestandoesencialmente lo siguiente:

3.1. El signo OCLAIR (denominativo) solicitado a registro, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que resulta confundible con la marca QLAIRA (denominativa).

3.2. La solicitud de registro requerida pretende identificar productos comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; siendo posible inducir al público a error respecto del tipo de producto de que se trata.

3.3. La marca OCLAIR (denominativa) no es distintiva al no poseer elementos que le permitan distinguirse de QLAIRA (denominativa).

3.4. Al pronunciar los signos en conflicto "Klaira", y "Oclair", existen elementos que los hacen fonéticamente similares.

3.5. Ortográficamente existen letras y sílabas que comparten y la diferencia que resulta no tiene capacidad suficiente para establecer elementos divergentes entre los signos, que evite la confusión; por otra parte, cada una de las expresiones a compararse, está compuesta por una

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combinación arbitraria de letras, lo que hace de ellas marcas de fantasía, por lo tanto, no se puede afirmar que existe diferencia ideológica.

3.6. Teniendo en cuenta las semejanzas que existen, fácilmente estas marcas producirán el efecto de rememoración automática entre ellas, lo que impedirá determinar cuál de las dos es la que corresponde verdaderamente al producto que busca encontrarse en el mercado, de ahí que, si las marcas deben ser examinadas de manera sucesiva y no simultánea, el consumidor se encontrará en el dilema de saber si al encontrarse con un producto se está frente al otro, y si tienen el mismo origen.

3.7. Con relación a quien aprecie el parecido entre las marcas comerciales, este debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tomar en cuenta la naturaleza del producto; debe tomarse en cuenta que el comprador es por naturaleza desprevenido al momento de elegir los productos identificados con una marca, más aún si se encuentra en el mercado de marcas similares para productos de la misma clase. El consumidor tiene en su memoria un conocimiento vago de la marca, razón por la cual cualquier otro producto que le presenten o encuentre en el mercado, podría ser inducido a error, lo que es más grave tratándose de medicamentos.

4. Argumentos de la contestación a la demanda

La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo básicamente:

4.1. Los hechos manifestados por la parte demandante son afirmaciones que le corresponde probar, aclarando que la decisión que se confirma es la contenida en la Resolución No. 48396 de 26 de noviembre de 2008.

4.2. El estudio de registrabilidad del signo OCLAIR (denominativo) se lo realizó sobre la base de las consideraciones normativas, jurisprudenciales y doctrinales, teniendo en cuenta la visión de su conjunto frente a las marcas opositoras, atendiendo a sus elementos integrantes, el ortográfico, el visual, el fonético y el ideológico, de lo cual se concluyó que no existían semejanzas ideológicas ni conceptuales al ser ambas marcas de fantasía.

4.3. Si bien en el campo ortográfico las marcas solicitadas coinciden en la última sílaba, sus sílabas iniciales son diferentes sustancialmente. Al poseer la raíz "ocia" se genera un sonido fuerte y característico que le dota de distintividad.

4.4. Comparadas las marcas en conjunto, de manera sucesiva y no simultánea, se colige que no existe ninguna similitud o identidad que pueda inducir en error o causar riesgo de confusión o asociación en el

4

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consumidor promedio, ya que este estará en plena capacidad de distinguir tanto los productos como el origen empresarial de los mismos.

4.5. Comparando el signo solicitado OCLAIR (denominativo) con las marcas opositoras XQLAIR, QLAIRA y GELCLAIR, no se encuentran semejanzas conceptuales ya que las marcas son de fantasía, por lo tanto, no tienen un significado evidente en español.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial los Artículos134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina. No procede la interpretación de los Artículos 134 y135 literal a) por cuanto en el presente caso no se discute una causal deirregistrabilidad absoluta. Procede la interpretación del Artículo 136 literala) de la citada Decisión4

•

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica,fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y deasociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. El consumidormedio.

2. Comparación entre signos denominativos.3. Marcas de fantasía.4. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos

farmacéuticos.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudgráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo designos.

4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

" Anlculo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o se,vícíos, o para productos ose,vicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusióno de asociaciónn.-

(. . . )" . 5

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1.1. Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca OCLAIR (denominativa), solicitada por Biotoscana Farma S.A., y la marca QLAIRA (denominativa), registrada a favor de Bayer Aktiengesellschaft, sobre la base de la cual se interpuso la oposición y, posteriormente, la demanda.

1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación;

(. .. )"

1.1. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor5

.

a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. Elprimero, riesgo de confusión directo, caracterizado por laposibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o serviciodeterminado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgode confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuyea dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origenempresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

1.3 Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto

5 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10.

6

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es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signosen conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidenciaen las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse tambiénen cuenta las particularidades de cada caso, con el fin dedeterminar si existe la posibilidad real de confusión entre los signosconfrontados6

.

b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letrasde los signos en conflicto desde el punto de vista de suconfiguración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales,la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, olas terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cualespueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión seamás palpable u obvia7

•

c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazosdel dibujo o el concepto que evocanª.

d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante9

•

1.4 Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 10

6

7

e

9

10

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-IP-2013, p. 5; y 519-IP-2015, p. 6.

/bid.

Así, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12.

lbíd.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. a.

7

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1.5.

1.6.

11

12

13

difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puedepercibir el riesgo de confusión o asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar delconsumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómoel producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio delconsumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya queestamos frente a productos que se dirigen a la población engeneral.

En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria11

. Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles12

. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz13

.

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia laSentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (T JCE) de 25 de septiembrede 2002, asunto T-136/00.

Véase, en ese sentido, a titulo referencial, la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI el Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del T JUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektar Termékgyartó és Kereskedelmi KFT el Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese sentido, a litulo ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (T JUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla el OHMI - Brauerei SchlOsser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danoneel EUIPO- Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia del TJCEde 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia delT JCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics el Lancasler Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisiónde las Comunidades Europeas el República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a lainterpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en elcual el T JCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemánconsidera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentacióndebido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya seencuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata deun producto con propiedades preventivas o curativas".

8

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insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor14

.

1.7. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir15. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente reg istrables 16.

2. Comparación entre signos denominativos.

2.1. Como la controversia radica en la posibilidad de confusión entre la marca OCLAIR (denominativa), solicitada por Biotoscana Farma S.A., y la marca QLAIRA (denominativa), registrada a favor de Bayer Aktiengesellschaft, resulta necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual17

.

2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en:18

14

15

16

17

16

a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evocaciertas cualidades o funciones del producto identificado por elsigno; o,

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015.

En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015.

Asl, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016.

/bid.

9

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b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre susignificado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto queva a identificar.

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos, se debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 19

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importantetener en cuenta las letras, las silabas o palabras que poseenuna función diferenciadora en el conjunto, debido a que estoayudaría a entender cómo el signo es percibido en elmercado.

(ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos acomparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muydificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría serevidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si seencuentran en el mismo orden asumirán una importanciadecisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una maneramás fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraríacómo es captada la marca en el mercado.

2.4 En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos confrontados de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.

3. Marcas de fantasía.

3.1. Toda vez que la SIC aduce que entre el signo solicitado OCLAIR (denominativo) y las marcas opositoras XQLAIR, QLAIRA y GELCLAIR no se encuentran similitudes conceptuales, por cuanto las marcas serían de fantasía, este Tribunal estima conveniente tratar el tema de las marcas de fantasía.

3.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores. Son expresiones que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado

19 Véase, a modo referencial, Proceso 88-IP-2015, pp. 10-11.

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propio no evocan los productos que distinguen ni ninguna de sus propiedades.

3.3. Los signos de fantasía tienen generalmente una elevada aptitud distintiva y, por lo tanto, al ser registrados, poseen mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o similares.

3.4. De conformidad con lo anterior, en primer lugar, se debe analizar si los signos en conflicto son de fantasía, para posteriormente poder realizar un adecuado análisis de confundibilidad entre ambos signos.

4. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productosfarmacéuticos.

4.1. En el caso concreto, la marca OCLAIR (denominativa) se solicitó para distinguir, entre otros, "productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico" en la clase 5. Por su parte, la marca opositora QCLAIR (denominativa) fue registrada para distinguir, entre otros, productos farmacéuticos en la clase 5. Por lo tanto, el Tribunal estima necesario concluir analizando el presente tema20

.

4.2. En el rubro de marcas farmacéuticas, el examen de registrabilidad debe ser más riguroso, con el fin de evitar posibles riesgos de confusión en el público consumidor, pues en variadas circunstancias tal riesgo puede estar latente y, por error en la identificación del producto, es posible que el consumidor al creer adquirir un producto para determinado tratamiento, cura o alivio, se confunda con otro para distinta afección, lo cual puede llegar a causar daños irreparables en la vida o la salud de las personas.

4.3. Lo anterior, principalmente en aquellos casos en que se adquieren productos farmacéuticos directamente sin mediar una fórmula médica, pese a corresponderle esta ordenación a la mayoría de los medicamentos, lo cual suele suceder en los Países de la subregión por variadas circunstancias, entre ellas, principalmente porque existen sectores vulnerables de la población que no tienen fácil acceso al servicio profesional de la salud y, por lo tanto, pueden verse avocados ante un quebranto o alteración de la misma, a confiarse solamente de la recomendación que le ofrezcan las farmacias o droguerías, cuyos establecimientos no siempre están atendidos por técnicos farmaceutas.

4.4. En los productos farmacéuticos de libre venta al público, lógicamente se puede incrementar el riesgo de confusión y, tampoco en estos las fallas en la selección del producto que habrá de ingerirse o de

20 Para el desarrollo del presente tema, se ha empleado como referencia la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 445-IP-2015.

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conservarse en el hogar, está exenta de causar daños irreparables a la salud humana.

4.5. Si bien en todos los conflictos de marcas, desde la perspectiva del riesgo de confusión, este Tribunal advierte que el examen de registrabilidad, tratándose del rubro de marcas farmacéuticas, debe ser más exhaustivo, y ser de aplicación las reglas generales para el cotejo de marcas, teniendo en cuenta las particularidades y especificidades del caso concreto.

4.6. Al efectuar la comparación, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, quien si bien, por regla general, se preocupa normalmente de su salud y puede tener una información referencial y genérica sobre la posible cualidad de un producto farmacéutico, para aliviar determinada afección; no obstante carece de conocimiento especializados en temas químicos o farmacéuticos y, por lo tanto, puede encontrarse más expuesto a un eventual riesgo de confusión al momento de adquirir productos farmacéuticos o al auto-administrarlos en el ámbito de su hogar sin ninguna asistencia.

4. 7. De conformidad con lo anterior, se debe determinar la registrabilidad dela marca OClAIR (denominativa), solicitada por Biotoscana Farma S.A., examinando cuidadosamente la posibilidad de generar un riesgo de confusión en el público consumidor y, en consecuencia, de permitir daños irreparables a la salud humana.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2010-00349, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia �L llterosMAGISTRADA

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....

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación rejudicial el Presidente y el Secretario.

Julio esar Navarro SE RET ARIO (E)

Notifiquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 14 de julio de 2016

Proceso:

Asunto:

481-IP-2015

Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia

Expediente interno del Consultante: Referencia:

2008-00197 Signos L / L y L LEONISA

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán

VISTOS

El Oficio 3022, recibido el 22 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2008-00197; y,

El auto de 1 O de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante:

Demandada:

CONFECCIONES LEONISA S.A.

LA NACIÓN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC).

1

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Tercero Interesado: LIFTED RESEARCH GROUP, INC.

2. Hechos Relevantes:

2.1. El 2 de marzo de 2006, LIFTED RESEARCH GROUP INC. (en adelante LIFTED RESEARCH), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta L para identificar los siguientes productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: "artículos de vestir, calzado y sombrerer/a, especialmente camisetas, camisas tejidas, tops casuales de manga larga y corta, bodies, sudaderas, suéteres, chalecos, blazers, vestidos de hombre, chaquetas, abrigos, anoraks, chaquetas largas con capucha, jeans, pantalones, slacks, vestidos de mujer, faldas, shorts, overoles, medias, correas, guantes, mitones, zapatos atléticos, pantuflas, sandalias, botas, zapatos de mujer para vestido, vestidos de baño, piyamas, boxers, ropa interior, ropa interior femenina, pantles, camisetas interiores, ropa para ski, art/culos de vestir para tabla de nieve, sarongs, gorras para béisbol, sombreros, beanies y bandas para la cabeza" (Expediente administrativo 06 20973).

2.2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 566 de 31 de julio de 2006, y estando dentro del término legal CONFECCIONES LEONISA S.A. (en adelante LEONISA), presentó oposición sobre la base de sus marcas mixtas L (certificado 106484) y L LEONISA (certificado 114024), para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: "vestidos, calzados, sombrerer/a·.

2.3. El 28 de diciembre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución

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36670 resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado.

2.4. LEONISA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

2.5. El 16 de febrero de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 003539 resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo recurrido y concediendo el recurso de apelación.

2.6. El 11 de mayo de 2007, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 13354 resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo impugnado.

2.7. LEONISA interpuso demanda de nulidad contra las anteriores resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2.8. El 18 de septiembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante Oficio 3022 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la Demanda propuestos por CONFECCIONESLEONISA S.A.:

3.1. Sostuvo que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gramatical y fonético.

3.2. Adujo que la letra L con la que se escribe LEONISA puede ir variando con el transcurrir del tiempo, particularmente por la actividad de mercadeo que se desarrolla alrededor del producto.

3.3. Expresó que los signos en conflicto podrían generar riesgo de confusión directa e indirecta en el público consumidor.

4. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

4.1. Sostuvo que entre los signos en conflicto no existe confusión.

4.2. Indicó que el derecho de exclusividad no recae sobre la letra en sí, sino sobre sobre su diseño particular.

4.3. Agregó que la marca L solicitada contiene elementos distintivos suficientes. La marca opositora consiste en una letra L en mayúscula cursiva, mientras que la marca solicitada consiste en una letra L en letra manuscrita, y en la parte inferior de la misma hace una curva.

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5. Argumentos del Tercero Interesado LIFTED RESEARCH GROUP,INC.:

5.1. Manifiesta que no existe violación del artículo 135 literal b) de la Decisión 486, pues la norma se refiere a una causal absoluta de irregistrabilidad, lo que no se está debatiendo en el caso particular.

5.2. Indicó que las marcas en disputa contienen elementos gráficos que las hacen fácilmente diferenciables, lo que permite que el consumidor no caiga en el error o confusión.

5.3. Expresó, que las letras del alfabeto deben permanecer disponibles y no deben ser objeto de una apropiación particular. Por tanto, la variación sustancial del aspecto gráfico de éstas, permite su coexistencia en el registro y en el mercado.

B. NORMA A SER INTERPRETADA

La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, de los cuales se procede interpretar frente al casoconcreto únicamente el artículo 136 literal a). No se interpreta el artículo135 literal b), puesto que el presente caso no tiene que ver con unacausal absoluta de irregistrabilidad.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión.Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signosdistintivos.

2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple ycompuesta.

3. Registrabilidad de marcas compuestas por letras. La importancia de suaspecto gráfico y su poder de oposición.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo deconfusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejode signos distintivos.

1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo mixto L es confundible con las marcas mixtas L y L LEONISA, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la

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Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1, del siguiente tenor literal:

uArticulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación; ( ... r.

1.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial plasmado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

1.3. De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso deregistro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación enel mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado,no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder accedera su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidadde inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidadde generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de losproductos o servicios identificados con la marca.

1.4. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Preíudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 y Interpretación Prejudicial 114-1 P-2013, del 29 de agosto de 2013.

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1.6. Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, la Corte Consultante deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.6.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

1.7. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerado los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos L (mixto)/ L (mixto) y L LEONISA (mixto), y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.

1.8. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos2:

2

1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto,

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.

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teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general y, en consecuencia, para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple ycompuesta

2.1. De otra parte como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo, que a su vez puede ser simple o compuesto, y de uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de significado. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc.

2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.3. En consecuencia, una vez que la Corte Consultante haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas3 para el cotejo entre los mismos:

3 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de

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2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión.

2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos:

- El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

- El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en lamente de quien la observa.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber:

2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

2.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado.

2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014.

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2.3.3.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.

2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo en uno de los signos en conflicto es compuesto, esto es, conformado por dos o más palabras, y en el otro este elemento es simple, es decir, de una sola palabra, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros4

:

4

2.4.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.

2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.

Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudícial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-lP-2015.

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2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

2.5. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, la Corte Consultante deberá realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto U L y L LEONISA para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos especificas que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia.

3. Las letras. Su registro como marca y su poder de oposición

3.1. Como la SUPERINTETNENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO sostuvo que el derecho de exclusividad no recae sobre la letra en sí, sino sobre su diseño particular, y como quiera que LIFTED RESEARCH indicó que las letras del alfabeto no deben ser objeto de apropiación, se abordará el tema propuesto, haciendo especial énfasis en el poder de oposición de los signos conformados por letras, siguiendo, para tal efecto, los precedentes jurisprudenciales pertinentes.5

3.2. El artículo 134 literal d) de la Decisión 486 permite el registro de marcas conformadas por una o más letras, siempre y cuando se cumpla con el requisito de distintividad6

•

3.3.

5

6

No obstante lo anterior, las oficinas de registro deben ser muy cautelosas a la hora de analizar la distintividad de signos conformados por una o más letras, ya que se pueden presentar diversas situaciones que afectan dicho requisito, a saber:

Interpretación Prejudicial de 27 de mayo de 2015, expedida en el marco del proceso 64-IP-2015. "Articulo 134.-A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (.. . ) d) las letras y los números;(... )".

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3.3.1. Letras de uso común, genéricas, o descriptivas: Las letras, además de ser recursos escasos en virtud de su reducido número, suelen ser utilizadas cómo parámetros indicativos e informativos comúnmente utilizados en el tráfico social y comercial. Como ejemplos tenemos la letra "A", que podria significar primera calidad; la letra "H" en el rubro del calzado indica la anchura los zapatos; y la letra "W" que el mundo de la ropa significa el ancho de la cintura.

En consecuencia, se deberá evaluar si la letra es un signo de uso común, genérico o descriptivo para los productos o servicios que pretende amparar.

3.3.2. Combinación de letras de uso común, generacas o descriptivas. Las uniones de dos o más letras también podrian utilizarse como elementos comúnmente utilizados en ciertos rubros, o ser indicativo o informativos de productos o servicios. Como ejemplo tenemos: XL para designar la talla de la ropa más grande; SOS para servicios de emergencias médicas, de recate o policiales; ABC para designar agendas o directorios; y AAApara indicar la calidad de las baterías, entre otros.

3.4. Ahora bien, en principio nada impide que un signo compuesto por letras, acompañadas de elementos gráficos particulares y estilizadas mediante un tipo grafía especial, sea considerado como distintivo. Cuando la estilización sea de tal manera que las letras se muestren como secundarias en la apreciación global de la marca, su carácter distintivo será mucho mayor. Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar las letras, existen más probabilidades de que sea considerada, en principio, como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo.

3.5. Finalmente, el titular de una marca compuesta por letras tendrá mayor o menor poder de oposición atendiendo al grado de distintividad que ostenta su signo. Por ejemplo, si el signo adquirió distintividad tendría menor poder de oposición que otro distintivo ab initio. Si las letras tienen una connotación descriptiva, genérica o de uso común, y se permitió su registro por encontrarse acompañadas de otros elementos que le otorgaron distintividad al conjunto, también tendria menor poder de oposición. Por otro lado, las letras que son marcas notorias tendrán un mayor poder de oposición, lo que influiría decisivamente en el análisis de confundibilidad.

3.6. De conformidad con lo anterior, la Corte Consultante deberá establecer el grado de distintintividad del signo opositor, para posteriormente determinar el riesgo de confusión o asociación en el presente caso.

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En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2008-00197, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo

íl!O I Estatto del Tribunal.

( � Cecilia Luis A llón Quinteros

MAGISTRADA

De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presentelñterpretación P ejudicial el Presidente y el Secretario (e).

¿ttLl -

ero Zambrano ESIDENTE

Julio ésar Navarro SECRETARIO (e)

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

12.

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