2008 une annee de pratique de la marque et du modele communautaires la surprotection des marques...
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20082008UNE ANNEE DE PRATIQUE DE LA UNE ANNEE DE PRATIQUE DE LA
MARQUE ET DU MODELE MARQUE ET DU MODELE COMMUNAUTAIRESCOMMUNAUTAIRES
LA SURPROTECTION DES MARQUES LA SURPROTECTION DES MARQUES FAIBLESFAIBLES
José MONTEIROJosé MONTEIROL’OREALL’OREAL
APRAM - JOURNEE MARQUE COMMAPRAM - JOURNEE MARQUE COMMUNAUTAIRE 2008UNAUTAIRE 2008
22
La synergie c’est ce que l’on La synergie c’est ce que l’on obtient en prime quand les obtient en prime quand les
choses fonctionnent en choses fonctionnent en harmonie.harmonie.
Mark TWAIN Mark TWAIN
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La marque faible et son La marque faible et son prétendu corollaire, la prétendu corollaire, la
protection faible, ne sont protection faible, ne sont pas consacrés par le droit pas consacrés par le droit
français.français.
CA Paris 26 février 1999, EBS / CA Paris 26 février 1999, EBS / EPSEPS
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Il parait arbitraire et artificiel Il parait arbitraire et artificiel d’appliquer aux marques à d’appliquer aux marques à faible pouvoir distinctif un faible pouvoir distinctif un
traitement particulier traitement particulier consistant à éliminer de la consistant à éliminer de la
comparaison les parties de la comparaison les parties de la dénomination ayant un dénomination ayant un
caractère générique ou banal:caractère générique ou banal:
CA Bruxelles 1CA Bruxelles 1erer mars 1973 (Lux / mars 1973 (Lux / Divolux)Divolux)
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La notion de marque La notion de marque faible est inhérente à la faible est inhérente à la
matière.matière.
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66
Un rapport existe bien Un rapport existe bien entre le pouvoir distinctif entre le pouvoir distinctif de la marque et l’étendue de la marque et l’étendue
de la protection qui s’y de la protection qui s’y attache.attache.
((CJ Benelux 5 oct. 1982 - Juicy CJ Benelux 5 oct. 1982 - Juicy
Fruit) Fruit)
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77
Les marques faibles sont Les marques faibles sont celles qui jouissent d’un celles qui jouissent d’un pouvoir distinctif moins pouvoir distinctif moins
élevé.élevé.
JJ Evrard / P. PetersJJ Evrard / P. Peters
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88
Une marque faible, parce Une marque faible, parce qu’elle n’est distinctive qu’à la qu’elle n’est distinctive qu’à la
limite, n’est protégée qu’en limite, n’est protégée qu’en présence d’une réelle présence d’une réelle contrefaçon, mais doit contrefaçon, mais doit
admettre la coexistence de admettre la coexistence de l’imitation.l’imitation.
Antoine BraunAntoine Braun
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La distinction entre La distinction entre marques faibles et fortes marques faibles et fortes
constitue la prémisse constitue la prémisse logique et nécessaire du logique et nécessaire du jugement de confusion.jugement de confusion.
MS SpolidoroMS Spolidoro
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1010
Dans l’appréciation du Dans l’appréciation du caractère distinctif d’une caractère distinctif d’une marque, le Tribunal doit marque, le Tribunal doit
prendre en considération les prendre en considération les qualités intrinsèques de la qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait marque, y compris le fait
qu’elle est ou non dénuée de qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif.tout élément descriptif.
(CJCE 22 juin 99: (CJCE 22 juin 99:
Lloyd)Lloyd)
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1111
L'appréciation de l'étendue de L'appréciation de l'étendue de la protection de la marque la protection de la marque
antérieure est indispensable antérieure est indispensable pour estimer le risque de pour estimer le risque de
confusion. Le périmètre de confusion. Le périmètre de protection d'une marque protection d'une marque
dépend de sa force distinctive.dépend de sa force distinctive.(ATF 6 sep. 2007: SEVEN)(ATF 6 sep. 2007: SEVEN)
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1212
La nécessité d’établir une La nécessité d’établir une graduation de la protection graduation de la protection
de la marque s’impose de la marque s’impose comme une nécessité comme une nécessité
pratique.pratique.
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1313
La jurisprudence La jurisprudence communautaire récente communautaire récente
conduit à une surprotection conduit à une surprotection des marques faibles.des marques faibles.
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1414
L’existence d’un risque de L’existence d’un risque de confusion entre une confusion entre une
marque enregistrée et un marque enregistrée et un signe faisant l’objet d’une signe faisant l’objet d’une
demande, doit être demande, doit être appréciée globalement.appréciée globalement.
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1515
Les éléments communs Les éléments communs doivent être dominants.doivent être dominants.
Un élément commun est Un élément commun est dominant s’il n’est pas dominant s’il n’est pas
subsidiaire …subsidiaire …
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1616
… … ou conserve, dans la ou conserve, dans la marque contestée, une marque contestée, une
position distinctive position distinctive autonome.autonome.
(CJCE 6 oct 2005, Thomson (CJCE 6 oct 2005, Thomson Life)Life)
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1717
Dans tous les cas l’élément Dans tous les cas l’élément commun doit être distinctif.commun doit être distinctif.
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1818
Au moment de déterminer Au moment de déterminer l’étendue de la protection les l’étendue de la protection les éléments auxquels ne revient éléments auxquels ne revient
aucune force distinctive seront aucune force distinctive seront de mineure importance.de mineure importance.
(Bundesgerichtsof Astra / Estra (Bundesgerichtsof Astra / Estra
Puren)Puren)
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1919
La jurisprudence classique:La jurisprudence classique:Les éléments peu distinctifs se Les éléments peu distinctifs se
voient accorder une faible voient accorder une faible importance dans l’appréciation importance dans l’appréciation
du risque de confusion:du risque de confusion:
TPICE 06-07-04 : CHUFI / CHUFFAFITTPICE 06-07-04 : CHUFI / CHUFFAFITTPICE 05-04-06: ECHINAID / ECHINACINTPICE 05-04-06: ECHINAID / ECHINACIN
11èreère CR 10-02-05: GALVALLIA / CR 10-02-05: GALVALLIA / GALVALLOY.GALVALLOY.
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2020
LE TOURNANT :LE TOURNANT :La protection est indépendante La protection est indépendante
du caractère distinctif.du caractère distinctif.
Même en présence d’une Même en présence d’une marque à caractère distinctif marque à caractère distinctif faible il peut exister un risque faible il peut exister un risque
de confusion.de confusion.
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2121
TPICE 18-02-04 : CONFORFLEXTPICE 18-02-04 : CONFORFLEX
le terme FLEX constitue l’élément le terme FLEX constitue l’élément dominantdominant
il existe un risque de confusion il existe un risque de confusion entre les marques FLEX et entre les marques FLEX et
CONFORFLEX nonobstant son CONFORFLEX nonobstant son caractère evocateurcaractère evocateur
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2222
La sphère de protection La sphère de protection réduite de la marque FLEX, réduite de la marque FLEX,
compte tenu de son caractère compte tenu de son caractère évocateur, évocateur,
n’affecte pas l’appréciation du n’affecte pas l’appréciation du risque de confusion.risque de confusion.
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2323
TPICE 16 mars 2005 FLEXI AIRTPICE 16 mars 2005 FLEXI AIR
Le terme FLEX présente un Le terme FLEX présente un caractère distinctif caractère distinctif
intrinsèquement faible et est intrinsèquement faible et est couramment utilisé dans le couramment utilisé dans le
domaine capillaire;domaine capillaire;Néanmoins il existe un risque de Néanmoins il existe un risque de
confusion entre les marques FLEX confusion entre les marques FLEX et FLEXI AIR.et FLEXI AIR.
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2424
TPICE 15 octobre 2008:TPICE 15 octobre 2008:
Il existe un risque de confusion Il existe un risque de confusion entre les signes FERROMIX, entre les signes FERROMIX,
ALUMIX, INOMIX et les marques ALUMIX, INOMIX et les marques FERROMAXX, ALUMAXX et FERROMAXX, ALUMAXX et INOMAXX malgré le faible INOMAXX malgré le faible
caractère distinctif et le niveau caractère distinctif et le niveau élevé d’attention du public élevé d’attention du public
pertinent.pertinent.
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2525
TPICE 13 février 2007: RESPICURTPICE 13 février 2007: RESPICUR
Si le caractère distinctif faible de Si le caractère distinctif faible de la marque antérieure permet la marque antérieure permet
d’exclure l’existence du risque de d’exclure l’existence du risque de confusion pour le public confusion pour le public
professionnel, cette circonstance professionnel, cette circonstance n’est pas suffisante en ce qui n’est pas suffisante en ce qui concerne les consommateurs concerne les consommateurs
finaux.finaux.
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2626
La faiblesse du caractère La faiblesse du caractère distinctif de la marque distinctif de la marque
antérieure ne permet pas de antérieure ne permet pas de neutraliser l’identité des neutraliser l’identité des
produits et les similitudes produits et les similitudes globales des signes dans la globales des signes dans la
perception du public des perception du public des patients, patients,
ce qui n’est pas le cas du public ce qui n’est pas le cas du public des professionnels.des professionnels.
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2727
TPICE 14 février 2008: TPICE 14 février 2008: GALVALLIA / GALVALLOYGALVALLIA / GALVALLOY
Le caractère distinctif est un Le caractère distinctif est un des éléments parmi d’autres des éléments parmi d’autres d’appréciation du risque de d’appréciation du risque de
confusion.confusion.
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2828
En présence d’une marque En présence d’une marque faible, il peut y avoir un risque faible, il peut y avoir un risque
de confusion, lorsque la de confusion, lorsque la marque dont l’enregistrement marque dont l’enregistrement
est demandé contient des est demandé contient des éléments encore moins éléments encore moins distinctifs que l’élément distinctifs que l’élément
commun.commun.
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2929
TPICE 18 octobre 2007: TPICE 18 octobre 2007: OMEGA 3OMEGA 3
Le déposant de la CTM n’a pas Le déposant de la CTM n’a pas intérêt à soulever le caractère intérêt à soulever le caractère faiblement distinctif du signe faiblement distinctif du signe
OMEGA 3.OMEGA 3.
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3030
La surprotection des La surprotection des éléments dépourvus de éléments dépourvus de
caractère distinctif caractère distinctif nuit aux besoins du nuit aux besoins du
marché et de la marché et de la concurrence.concurrence.
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3131
Le caractère distinctif d’une Le caractère distinctif d’une marque constitue une marque constitue une
grandeur variable à laquelle il grandeur variable à laquelle il faut avoir égard aussi bien faut avoir égard aussi bien
lorsque l’on se demande si un lorsque l’on se demande si un signe est susceptible de signe est susceptible de protection que lorsqu’on protection que lorsqu’on
s’interroge sur l’étendue de s’interroge sur l’étendue de celle-ci.celle-ci.
(CJ Benelux 16 déc. 91: Burberrys (CJ Benelux 16 déc. 91: Burberrys II)II)
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3232
Le caractère distinctif d’une Le caractère distinctif d’une marque n’est pas limité à la marque n’est pas limité à la relation qu’entretiennent un relation qu’entretiennent un
signe et une liste de produits, signe et une liste de produits, au jour du dépôt, puisqu’au au jour du dépôt, puisqu’au final c’est la perception du final c’est la perception du
public qui donne sa valeur à la public qui donne sa valeur à la marque.marque.
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3333
Il existe nécessairement un Il existe nécessairement un rapport entre le pouvoir rapport entre le pouvoir
distinctif d’une marque et distinctif d’une marque et l’étendue de la protection l’étendue de la protection de celle-ci et ce, dans le de celle-ci et ce, dans le
sens du moins ou du plus.sens du moins ou du plus.
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3434
L’étendue de la protection L’étendue de la protection doit être appréciée, non doit être appréciée, non pas au moment du dépôt pas au moment du dépôt
comme c’est généralement comme c’est généralement le cas de la validité, mais à le cas de la validité, mais à celui de l’atteinte au droit.celui de l’atteinte au droit.
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3535
Les signes ne sont pas Les signes ne sont pas similaires ou dissimilaires similaires ou dissimilaires in in
abstractoabstracto, mais dans la , mais dans la perception qu'en ont les perception qu'en ont les
consommateurs qui attachent consommateurs qui attachent moins de poids aux éléments moins de poids aux éléments
peu ou non distinctifs des peu ou non distinctifs des marques.marques.
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3636
L'analyse de la similarité ne L'analyse de la similarité ne doit pas s'affranchir de doit pas s'affranchir de l'examen du caractère l'examen du caractère distinctif distinctif per seper se des des
éléments communs aux éléments communs aux marquesmarques. .
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3737
Le caractère distinctif de la Le caractère distinctif de la marque antérieure n’est marque antérieure n’est pas un correctif mais un pas un correctif mais un
élément essentiel dans la élément essentiel dans la détermination du risque de détermination du risque de
confusion.confusion.
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3838
La sphère de protection La sphère de protection n’est pas une donnée n’est pas une donnée
mathématique mais dépend mathématique mais dépend du caractère distinctif de la du caractère distinctif de la
marque antérieure.marque antérieure.
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3939
La notion de portée de La notion de portée de protection laquelle est très protection laquelle est très étroitement liée à la valeur étroitement liée à la valeur juridique et économique de juridique et économique de
la marque.la marque.
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4040
La protection ne saurait excéder la La protection ne saurait excéder la valeur de la marque, même au valeur de la marque, même au regard d’un supposé « intérêt regard d’un supposé « intérêt
général » du public. général » du public.
D’ailleurs la notion de risque de D’ailleurs la notion de risque de confusion dans l’esprit du public confusion dans l’esprit du public n’est après tout qu’une fiction à n’est après tout qu’une fiction à
visage humain destinée à protéger visage humain destinée à protéger les intérêts concurrentiels d’un les intérêts concurrentiels d’un
opérateur économique.opérateur économique.
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4141
Arnaud FolliardArnaud Folliard
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4242
S’il est exact, qu’un signe est S’il est exact, qu’un signe est réputé posséder un caractère réputé posséder un caractère distinctif lorsqu’il est propre à distinctif lorsqu’il est propre à
distinguer les produits du distinguer les produits du titulaire, il n’en demeure pas titulaire, il n’en demeure pas
moins que tous les signes moins que tous les signes distinctifs n’ont pas la même distinctifs n’ont pas la même
aptitude à remplir cette aptitude à remplir cette fonction.fonction.
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4343
Une marque dotée d’un pouvoir Une marque dotée d’un pouvoir distinctif faible, remplit moins distinctif faible, remplit moins
bien la fonction d’indication bien la fonction d’indication d’origine qu’une autre marque à d’origine qu’une autre marque à
pouvoir distinctif plus grand et se pouvoir distinctif plus grand et se rappellera moins facilement au rappellera moins facilement au
souvenir du public.souvenir du public.
CJ Benelux 5 oct. 82 (Juicy CJ Benelux 5 oct. 82 (Juicy Fruit)Fruit)
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4444
Lorsque la marque est Lorsque la marque est composée d’éléments qui sont composée d’éléments qui sont tous du domaine public et que tous du domaine public et que la protection ne s’étend qu’à la protection ne s’étend qu’à l’ensemble, la reproduction l’ensemble, la reproduction
d’un élément isolé, fût-il d’un élément isolé, fût-il essentiel, n’est pas essentiel, n’est pas
constitutive de contrefaçon.constitutive de contrefaçon.Antoine BraunAntoine Braun
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4545
Le véritable critère pour savoir si Le véritable critère pour savoir si une marque est générique ou une marque est générique ou
descriptive doit être recherché dans descriptive doit être recherché dans la gêne qu’elle apporterait aux la gêne qu’elle apporterait aux
concurrents pour présenter leurs concurrents pour présenter leurs produits. Si cette gêne est sérieuse, produits. Si cette gêne est sérieuse,
c’est que la marque est nulle, car c’est que la marque est nulle, car elle ne joue plus son rôle normal de elle ne joue plus son rôle normal de
signe distinctif, mais aboutit à signe distinctif, mais aboutit à conférer un monopole sur un terme conférer un monopole sur un terme
utile à tous et à diminuer utile à tous et à diminuer abusivement l’étendue du domaine abusivement l’étendue du domaine
public.public.A. Chavanne / J. AzemaA. Chavanne / J. Azema
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4646
Certes, un signe est distinctif Certes, un signe est distinctif ou ne l’est pas. Et dès lors ou ne l’est pas. Et dès lors
qu’il est distinctif il constitue qu’il est distinctif il constitue une marque valable sans que une marque valable sans que l’on ait à mesurer le niveau l’on ait à mesurer le niveau
arbitraire qu’il comporte. Mais arbitraire qu’il comporte. Mais il est de fait que le caractère il est de fait que le caractère
distinctif peut varier de degré distinctif peut varier de degré et d’intensité.et d’intensité.
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4747
Il est conforme au bon sens de tenir Il est conforme au bon sens de tenir compte de cette réalité. C’est là compte de cette réalité. C’est là qu’il convient de distinguer les qu’il convient de distinguer les marques fortes et les marques marques fortes et les marques
faibles. Cette distinction n’a rien de faibles. Cette distinction n’a rien de juridique. Mais elle correspond à juridique. Mais elle correspond à
une situation de fait, qui influe sur une situation de fait, qui influe sur l’appréciation de l’étendue de la l’appréciation de l’étendue de la
protection conférée.protection conférée.Paul Mathely.Paul Mathely.
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4848
Les entreprises devraient Les entreprises devraient gérer leurs marques comme gérer leurs marques comme
on gère un compte d’épargne. on gère un compte d’épargne. On peut en effet retirer de On peut en effet retirer de temps à l’autre de l’argent temps à l’autre de l’argent
d’un tel compte, mais le but d’un tel compte, mais le but recherché est de faire grossir recherché est de faire grossir
le capital.le capital.
Richard Biribauer (J & J)Richard Biribauer (J & J)
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4949
Merci !Merci !
jmonteiro@dgaf.loreal.comjmonteiro@dgaf.loreal.com
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