SW특허의 특허 적격성

(Alice 판례)

새온특허법률사무소 파트너 변리사 최웅근

2017.05.25

1

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특허 등록요건

2

제29조 제1항 본문

산업상 이용가능성

제29조 제1항 신규성

제29조 제2항 진보성

발명의 성립성

특허법 규정

3

비발명의 예

- 자연법칙 자체

- 자연법칙에 위배된 것

- 자연법칙을 이용하지 않는 것

- 정보의 단순한 제시

- 미적 창작물

- 개인의 숙련에 따라 달성될 수 있는 기능

- 오프 라인(off-line) 상에서 처리되는 행위

• “발명”이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.

특허법 제2조 제1항

대법원 2001.11.30 선고 97후2507 판결

제5항 발명은 기본워드에 서브워드를 부가하여 명령어를 이루는 제어입력포맷을

다양하게 하고 워드의 개수에 따라 조합되는 제어명령어의 수를 증가시켜 하드웨어인

수치제어장치를 제어하는 방법에 관한 것으로서, 결국 수치제어입력포맷을 사용하여

소프트웨어인 서브워드 부가 가공프로그램을 구동시켜 하드웨어인 수치제어장치에

의하여 기계식별·제어·작동을 하게 하는 것일 뿐만 아니라 하드웨어 외부에서의 물리적

변환을 야기시켜 그 물리적 변환으로 인하여 실제적 이용가능성이 명세서에 개시되어

있으므로 이와 같은 제5항 발명을 자연법칙을 이용하지 않은 순수한 인간의 정신적

활동에 의한 것이라고 할 수는 없다.

국내의 SW 관련 발명에 대한 판례

대법원 2003.5.16 선고 2001후3149 판결

그 각 단계가 컴퓨터의 온 라인(on-line) 상에서 처리되는 것이 아니라 오프 라인(off-

line) 상에서 처리되는 것이고, 소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로

실현되고 있는 것도 아니어서 이른바 비즈니스모델 발명의 범주에 속하지도

아니하므로 이를 특허법 제29조 제1항 본문의 "산업상 이용할 수 있는 발명"이라고 할

수 없다.

국내의 SW 관련 발명에 대한 판례

청구항 기재 예시

악성 코드 탐지 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 저장매체로서,

상기 악성 코드 탐지 프로그램은

클라이언트 단말에서 실행파일에 대한 해쉬값을 추출하는 단계;

상기 추출된 해쉬값을 서버에 전송하는 단계;

상기 서버로부터 상기 실행파일의 해쉬값을 가지는 파일에 대한 정보가 없음을

통보받으면, 상기 실행파일 자체를 상기 서버로 업로드하는 단계; 및

상기 서버에서 전송되는 분석 결과를 수신받아 상기 실행파일에 대한 악성코드 여부를

파악하는 단계

를 포함하는 악성 코드 탐지 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 저장매체.

종래의 청구항 기재 실무

항목 개정 전 개정 후 비고

1.1.1 컴퓨터

관련 발명의

범주

(1) 방법의 발명

.....

(2) 물건의 발명

.....

(3) 프로그램 기록 매체 청구항

.....

(4) 데이터 기록 매체 청구항

.....

(1) - (4) <좌동>

<신설> (5) 하드웨어와 결합되어 특정과제를 해결하기 위

하여 매체에 저장된 컴퓨터프로그램 청구항

(예) 하드웨어와 결합되어 단계 Ａ, 단계 Ｂ, 단계 Ｃ,

…(을)를 실행시키기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터프로그

램

※ 위의 예에서 ‘컴퓨터프로그램’이 그에 준하는 용어

(애플리케이션 등)로 기재된 경우에도 허용된다.

※ 한편, ‘매체에 저장되지 않은 컴퓨터프로그램’은 프

로그램 자체를 청구한 것이므로 허용되지 않는다. <2014.

7. 1. 이후 출원부터 적용>

‘하드웨어와 결합

되어 특정과제를 해

결하기 위하여 매체

에 저장된

컴 퓨 터 프 로 그 램

‘ 형식도 특허 부

여하기 위해 신설

1.1.2 발명을

명확하게

기재하지

않은 예

(4) 특허를 받고자 하는 발명이 속한 범주가 명확하지

않은 경우

〈보기 1-9〉 (청구항에 관련된 발명) 컴퓨터에 단계

Ａ, 단계 Ｂ, 단계 Ｃ, …를 실행시키기 위한 프로그램

(설명) 프로그램은 ‘물건의 발명’인지 ‘방법의 발

명’인지를 특정할 수 없다. 따라서 특허를 받고자 하

는 발명이 속한 범주가 명확하지 않으므로 발명이 명

확하지 않다.

※ 프로그램 신호, 프로그램 신호열, 프로그램 제품,

프로그램 산출물 등도 발명이 속한 범주가 명확하지

않다.

(4) 특허를 받고자 하는 발명이 속한 범주가 명확하지 않

은 경우 <2014. 7. 1. 이후 출원부터 적용>

<삭제>

프로그램 신호, 프로그램 신호열, 프로그램 제품, 프로그

램 산출물 등도 발명이 속한 범주가 명확하지 않다.

‘하드웨어와 결합

되어 특정과제를 해

결하기 위하여 매체

에 저장된

컴 퓨 터 프 로 그 램

‘ 형식도 특허 부

여하기 위해 삭제

개정된 SW 관련 발명의 심사기준

컴퓨터와 결합되어 A 단계, B 단계를 실행시키는 기록매체에 저장된

컴퓨터프로그램.

컴퓨터에 A 단계, B 단계를 실행시키는 컴퓨터프로그램이 저장된

컴퓨터 판독 가능 기록매체.

컴퓨터와 결합되어 A 단계, B 단계를 실행시키는 컴퓨터프로그램.

컴퓨터가 A 단계, B 단계를 실행하도록 하는 기록매체에 저장 가능한

컴퓨터 프로그램.

현재의 청구항 작성 실무 예제

Alice 판례

사건개요

Alice社는 금융 거래를 용이하게 하는 컴퓨터 시스템소프트웨어 사용에 관련된 특허들을 다수 보유하고 있었고, 이와는 별도로 CLS 은행은 Alice社의 특허 내용과 유사한 거래에 사용되는 소프트웨어를 개발해서 사용하고 있었다. 그러던 중, CLS 은행은 Alice社로부터 자사의 특허를 침해하고 있다는 통지를 받고, Alice社를 상대로 비침해 확인소송을 시 작 했 다 . 미 국 컬 럼 비 아 특 별 구 지 방 법 원 에 서 의 1 심 판 결 에 이 어 , 미국연방순회항소법원에서도 CLS 은행의 입장과 의견이 수용되어 CLS 은행의 특허 비침해 결정이 내려졌으나, Alice社는 이에 불복하여 대법원에 상고하였다 . 이에 대법원은 본 판결을 통해 하부 법원인 지방법원과 연방순회항소법원의 CLS 은행의 승소 판결을 최종적으로 확정하였다.

Alice v. CLS

Inventions Patentable

• Whoever inventions or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to conditions and requirements of this title. • 누구든지 새롭고 유용한 방법, 기계, 제조물 또는 합성물, 또는 이들의 새롭고 유용한 개량을 발명한 자는 본 법률의 조건을 만족할 경우 그에 관한 특허를 받을 수 있다.

35 U.S.C. 101

미국 특허법 규정

Inventions Patentable

• Alice Corp. v. CLB Bank Int’l, 573 U.S. (June 19, 2014)

Citation

• US 5,970,479 • US 6,912,510 • US 7,149,720 • US 7,725,375

대상 특허

Citation & Patent in Suit

US 5,970,479 특허

A method of exchanging obligations as between parties, each party holding a credit record and a debit record with an exchange institution, the credit records and debit records for exchange of predetermined obligations, the method comprising the steps of: (a) creating a shadow credit record and a shadow debit record for each stakeholder party to be held independently by a supervisory institution from the exchange institutions; (b) obtaining from each exchange institution a start-of-day balance for each shadow credit record and shadow debit record; (c) for every transaction resulting in an exchange obligation, the supervisory institution adjusting each respective party's shadow credit record or shadow debit record, allowing only these transactions that do not result in the value of the shadow debit record being less than the value of the shadow credit record at any time, each said adjustment taking place in chronological order; and (d) at the end-of-day, the supervisory institution instructing ones of the exchange institutions to exchange credits or debits to the credit record and debit record of the respective parties in accordance with the adjustments of the said permitted transactions, the credits and debits being irrevocable, time invariant obligations placed on the exchange institutions.

Claim 33

대상 특허의 내용

US 5,970,479 특허

당사자간에 의무를 교환하는 방법으로서, 각 당사자는 교환기관에 대변기록과 차변기록을 가지고 있고, (a) 상기 교환기관과 독립된 관리기관이 보유하는 각 이해당사자에 대한 섀도우 대변기록과 섀도우

차변기록을 생성하고, (b) 각 교환기관으로부터 각 섀도우 대변기록과 섀도우 차변기록에 대하여 하루 시작점 대차대조를

획득하고, (c) 교환 의무를 발생시키는 각각의 거래에 대하여 상기 관리기관은 상기 섀도우 대변기록과 섀도우

차변기록에 반영하되, 상기 섀도우 대변기록과 섀도우 차변기록의 가치보다 작은 결과를 낳는 거래만을 허용하고, 상기 반영은 시간 순서대로 발생하며,

(d) 하루 마감점에서, 상기 관리기관은 상기 교환기관 중 하나로 하여금 상기 허용된 거래의 반영에 따라 각 당사자의 대변과 차변을 상기 대변기록과 차변기록으로 대체하도록 하되, 상기 대변과 차변은 상기 교환기관에 기록된 확정적이고 시불변 의무인 것을 특징으로 함.

Claim 33

대상 특허의 내용

대상 특허의 클레임은 Abstract Idea에 불과하여 대상 특허의 클레임에 기재된 사항은 미국 특허법 제101조의 새롭고 유용한 개량을 발명한 것으로 볼 수 없으므로, 대상 특허는 미국 특허법 제101조에 위배되어 무효임.

결론

• 대상 특허의 클레임은 중재 정산에 관한 추상적 아이디어를 청구한 것 • 경제계에서 사용한 경제 실무인 제 3 주재인 또는 정산소의 사용 또는 현대 경제에서의 기본 구성요소에 해당함 • 추상적 아이디어를 단지 컴퓨터에 구현한 것만으로는 특허적격 있는 발명이라고 인정할 수 있는 것이 아님. • 클레임이 특허적격성을 가지기 위해서는 컴퓨터 상에 구현되었다는 것만으로는 부족하고 기존의 기술적 과정을 개선한 별도의 사항이 있어야 함.

판단근거

연방대법원의 판시사항

• 클레임의 각 단계들은 일반적인 기능을 수행하기 위해 일반적인 컴퓨터를 요구하는 것에 불과함. • 해당 클레임은 컴퓨터 자체의 기능성을 향상시키는 것도 아니며, 다른 기술이나 기술 분야에서의 개선을 가져오는 것도 아니므로 특허적격을 인정하기 위한 발명적 개념을 포함하고 있다고 볼 수 없음.

판단근거

“Significantly more”

1) 다른 기술이나 기술분야에서의 개선

2) 컴퓨터 자체에 관한 기능의 개선

3) 추상적 아이디어의 사용을 특정 기술적 환경으로 일반적으로 연결하는 것을

넘어서는 의미있는 한정

연방대법원의 판시사항

• 1단계 - 청구항이 특허대상이 아닌 자연법칙, 자연현상, 추상적 아이디어와 직접적으로 관련이 있는지 판단 • 2단계 - 자연법칙, 자연현상, 추상적 아이디어와 직접적으로 관련이 있다면, 자연법칙, 자연현상, 추상적 아이디어를 유효한 특허대상이 되는 발명으로 변환할 수 있는 추가적 구성요소가 있는지 고려 - 업계에서 전통적으로 잘 알려진 방법에 관한 발명을 단순히 컴퓨터 구현 발명으로 구현하였다면 이는 특허로서 성립할 수 없는바, 방법 발명에 대한 진보적 특징의 존재 여부를 고려

Mayo’s Framework (two-step)

SW특허 적격성 판단기준

Alice 판례 이후

• SW특허의 적격성의 판단기준을 제시하였으나, 해당 판단기준을 실제로 적용시키기는 쉬운 일이 아님 • 미 대법원은 추상적 아이디어에 대한 정의를 명쾌하게 내리지 않았을 뿐더러 청구항에서 어떠한 기준을 토대로 추상적 아이디어를 식별하는지도 제시하지 않았음

Alice 판례의 문제점

• 소프트웨어 및 BM 관련 발명품들은 Alice 판결 이후로 많은 어려움을 겪어왔음 • 특허 침해 소송에서 기존의 등록된 소프트웨어 및 BM 특허들의 무효화 주장이 눈에 띄게 증가했으며 성공률도 소프트웨어 특허는 65%, BM 특허의 경우 78%에 육박 • 미 특허청에서도 Covered Business Method Review(CBM) 제도를 통하여 BM 특허들이 Alice 판결에 의거하여 80% 이상 무효화 • 또한 Alice 판결 이후 미 특허청에서 소프트웨어 및 BM 특허 등록률이 현저히 저하

Alice 판례 이후 동향

Alice 판례 이후 동향

• 사건의 핵심 특허 두 개는 컴퓨터 데이터의 빠른 검색이며 법원은 본 발명이 컴퓨터 운영 시스템에 대한 특정한 개선책이기 때문에 추상적 아이디어에 그치지 않고 Alice의 two-step 테스트의 1단계의 관문을 통과했다고 판정 • 소프트웨어 발명이 컴퓨터 기능에 대한 개선이라면 정당한 특허 대상이 될 수 있음

Enfish, LLC v. Microsoft Corporation

• 인터넷 콘텐츠 필터링 소프트웨어가 특허 대상이 될 수 있다는 판결 • 콘텐츠 필터링 자체가 추상적 아이디어일 수 있지만 Alice의 two-step 테스트의 2단계의 관문을 통과했기에 이같은 판결을 내림 • “필터링 기능을 구체적인 곳에 설치, 최종 사용자 원격 조정, 각각의 최종 사용자에게 알맞은 맞춤형 필터링 기능” 등을 갖추고 있기 때문에 발명적 개념에 해당

Bascom Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC

Alice 판례 이후 희망적 판례

성균관대 美 특허 소송

성균관대 美 특허소송

• 성균관대 산학협력단이 2016년 12월 26일 미국 현지 3D 스캐너 기업 8곳에 대해 성균관대가 보유한 3D 카메라 특허(US 7,957,639 B2)를 침해하였다고 하며 특허 침해 소송을 제기함 • 2017년 5월 3일 이 소송들 중에 LMI 테크놀러지를 상대로 한 소송에서 연방지방법원이 특허 적격성과 관련한 판결을 내림

US 7,957,639 특허

A method for determining an optimal exposure of a structured light based three dimensional (3D) camera system including a projecting means for illuminating a predetermined pattern on a target object, an image capturing means for capturing an image of the target object with the pattern projected, and a processing means for reconstructing 3D data based on the captured image, wherein the method comprises the steps of: obtaining an image of a target object with a predetermined pattern projected thereon, which is illuminated from a projecting means, and an image of the target object without a predetermined pattern projected thereon; and determining automatically an optimal exposure level of the structured light based 3D camera system using said two kinds of images.

Claim 1

대상 특허의 내용

US 7,957,639 특허

대상 물체로 소정의 패턴을 조사하는 투사 수단, 투사된 상기 패턴과 상기 대상 물체의 영상을 촬영하는 영상 촬영 수단 및 촬영된 상기 이미지에 기반하여 3차원 데이터를 복원하는 처리 수단을 상기 패턴을 영상 촬영 수단으로 획득하여 3차원 데이터를 복원하는 처리 수단을 포함하는 구조광 기반 3차원 카메라 시스템의 최적 노출 결정 방법에 있어서, 상기 방법은, 대상 물체에 대하여 투사 수단에서 소정의 패턴을 투사했을 때의 영상과, 투사 수단에서 소정의 패턴을 투사하지 않았을 때의 영상을 획득하는 단계; 및 상기 두 종류의 영상을 사용하여 상기 구조광 기반 3차원 카메라 시스템의 최적 노출을 자동적으로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 구조광 기반 3차원 카메라 시스템의 최적 노출 결정방법.

Claim 1

대상 특허의 내용

대상 특허의 클레임은 Abstract Idea에 불과하여 대상 특허의 클레임에 기재된 사항은 미국 특허법 제101조의 새롭고 유용한 개량을 발명한 것으로 볼 수 없으므로, 대상 특허는 미국 특허법 제101조에 위배되어 무효임.

결론

• 대상 특허의 클레임은 구체적인 해결방안을 개시하기 보다는 해결책 그 자체를 독점하려는 것으로 보임 • 구조광 기반 3차원 카메라의 최적 노출 방법이 실제로 어떤 것인지, 실제 세부사항을 포함하고 있지 않음

판단근거

연방지방법원의 판시사항

• 재판부는 성균관대의 639 특허 청구항 1에 대해서만 특허 적격성을 문제 삼았고 성균관대의 639 특허 나머지 청구항에 대해서는 특허 적격성에 문제가 없다고 언급함 •성균관대는 21일 안에 639특허 나머지 청구항으로 침해 주장을 하는 정정된 소장을 제출할 수 있음

소송 향방

www.ipexlaw.com

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wgchoi@saeonip.com 최웅근 변리사