acciones por violación del derecho de marca

Tema 2.- Acciones civiles y penales Tema 2.- Acciones civiles y penales en defensa del derecho de marcaen defensa del derecho de marca

• Acciones en vía penal• Acciones civiles

– Indemnización por daños y perjuicios– Protección reforzada para las marcas notorias y renombradas

• Jurisdicción y normas procesales

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

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Tema 2: Acciones civiles y penales en defensa del derecho de marcas

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Noviembre 2008

Introducción

Vía Penal

Vía Civil

Jurisdicción y normas procesales

Defensa del derechoDefensa del derecho

Acciones administrativasAcciones administrativas Vía Civil Vía Civil Vía PenalVía Penal

1. Oposición2. Revisión de los actos

en vía administrativa• Recurso

administrativo de alzada

• Recurso extraordinario de revisión

• Recurso contencioso administrativo

1. Oposición2. Revisión de los actos

en vía administrativa• Recurso

administrativo de alzada

• Recurso extraordinario de revisión

• Recurso contencioso administrativo

Ley 17/2001 de marcas

Ley 17/2001 de marcas

Ley Orgánica del Código Penal (Ley Orgánica

10/1995, de 23 de noviembre de

1995

Ley Orgánica del Código Penal (Ley Orgánica

10/1995, de 23 de noviembre de

1995

Posibilidad de elegir la vía civil o penal (Art. 40 LM)

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Vía Penal

Vía Civil


Acciones en la vía penal Acciones en la vía penal (Art. 274 de la Ley Orgánica (Art. 274 de la Ley Orgánica 10/199510/1995))

• Conductas que tipifican delito– Reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo utilice

el signo o uno confundible con éste para proteger productos o servicios idénticos o similares

– Los que importen intencionadamente estos productos sin consentimiento

– Posea para su comercialización, o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que suponen una infracción de derechos exclusivos

IMPORTACIONES PARALELAS QUE NO SON DELITO: “la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquéllos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos de dicho Estado, o con su consentimiento” Art. 274.1 CP

Agotamiento del derecho de marcas

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Vía Civil


Agotamiento del derecho de marcasAgotamiento del derecho de marcas

ExportaciónExportaciónImportación Importación

paralelaparalelapermitidapermitida

Importación Importación paralela paralela

prohibidaprohibida

ExportaciónExportación

Dentro de la Unión Europea se produce un agotamiento del derecho cuando el producto se introduce en el mercado con el consentimiento del titular de la marca

Fuera de la Unión Europea los productos no pueden volver a ingresar en el mercado único sin el consentimiento del titular de la marca

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Vía Penal

Vía Civil


Acciones en la vía penal Acciones en la vía penal (Art. 274 de la Ley Orgánica 10/1995)(Art. 274 de la Ley Orgánica 10/1995)

• Penas– Penas de seis meses a dos años de prisión– Multa de 12 a 24 meses

• Requisitos– Las conductas deben realizarse con fines industriales o

comerciales.• No son punibles los actos privados

– Dolosamente• Es obligatorio que se realice sin consentimiento del titular y con

conocimiento del registro

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Vía Penal

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Ejemplo de Sentencia PenalEjemplo de Sentencia Penal

• Juzgado de lo Penal nº 3 de Murcia, sentencia de 24 de marzo de 2003

• Condena a la pena de seis meses de prisión y al pago de una indemnización

• Empresa que comercializaba un licor de café con los nombres de Tia Maica y Tia Marta y etiquetas imitativas de las propias del licor Tia Maria.

• El proceso penal había sido precedido de una intervención policial llevada a cabo en los propios almacenes de la inculpada para la incautación de la mercancía en cuestión.

• Fuente: www.elzaburu.es

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Vía Penal

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Agravamiento de las penas en la vía Agravamiento de las penas en la vía penal penal

(Art. 276 de la Ley Orgánica (Art. 276 de la Ley Orgánica 10/199510/1995))

• Penas– Prisión de dos a cuatro años– Multa de 12 a 24 meses – Inhabilitación para el ejercicio de la profesión relacionada con el

delito cometido por un período de dos cinco años

• Conductas agravantes:a) Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia

económica.b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor

de los objetos producidos ilícitamente o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.

c) Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad industrial.

d) Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.

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Acciones civiles Acciones civiles (Art. 41.1 LM)(Art. 41.1 LM)

a) La cesación de los actos que violen su derecho• No es necesario que el demandante demuestre que el demandado ha

actuado dolosamente o negligentemente• Sólo es necesario demostrar que se puede volver a repetir la violación

del derecho

b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación ... ....el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción.

d) La destrucción o cesión con fines humanitarios

e) La atribución en propiedad...

f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

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Indemnización por daños y perjuicios Indemnización por daños y perjuicios (Art. 41.1.b y Art. 42 LM)(Art. 41.1.b y Art. 42 LM)

• Responsabilidad objetiva34.3.a) Poner el signo en los productos o en su presentación34.3.f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas;

comercializar las etiquetas o demás medios de identificación del producto así como comercializar por primera vez los productos o servicios ilícitamente marcados.

• Responsabilidad por culpa, sólo para aquellos que:a) Que haya sido advertido por el titular, con el requerimiento

que cese la violación (Art. 42.2 LM)– Se debe hacer un requerimiento notarial comunicando que la

marca esta registrada y que debe cesar su violación

b) Que que en la actuación del infractor haya mediado culpa o negligencia

c) Que se trate de una marca notoria o renombrada

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Requerimiento notarial para pedir una Requerimiento notarial para pedir una indemnización por daños y perjuiciosindemnización por daños y perjuicios

• Es necesario enviar una comunicación indicando que la marca esta registrada

– Por vía notarial– Identificando la marca (número de

registro)– Indicando que la marca está en

vigor

• Es necesario también efectuar un requerimiento para que cese de violar la marca

• Tanto la comunicación como el requerimiento no son necesarios si el titular de la marca puede demostrar que el infractor a actuado de mala fe.

Titular de la marca InfractorInfractor

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¿Cómo se calcula la indemnización? ¿Cómo se calcula la indemnización? (Art. 43 LM)

• Indemnización por daños y perjuicios basada en+ Pérdidas sufridas+ Ganancias dejadas de obtener+ Desprestigio

• Para su cálculo hay que elegira) Consecuencias negativasb) Supuesto contrato de licencia (“fictio juris”)

• Mínimo del 1% de la cifra de negocio

• Indemnización coercitiva (Art. 44 LM)• 600 euros día para cumplimiento de la cesación

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Ejemplo de indemnización coercitivaEjemplo de indemnización coercitiva

• Panrico– Donut– Doughnut

• Europastry– Minidots– Dots

• Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona

– Indemnización de daños y perjuicios de 34.000 euros por comerciar productos bajo la denominación 'Donut' y 'Doughnuts'

– Pagar a Panrico 600 euros al día hasta el cese definitivo de la violación del derecho de marca

– Publicar la sentencia en el diario nacional de mayor tirada.

• Fuente: EUROPA PRESS - MADRID, 28 Julio 2008

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Protección reforzada de las marcas Protección reforzada de las marcas notorias y renombradasnotorias y renombradas

• Concepto– marca notoria: conocida por un grupo particular de

consumidores – marca renombrada: tiene una difusión que abarca a grupos de

consumidores pertenecientes a diferentes mercados

• Art. 8 LM: Se protegen por encima del principio de especialidad, cuando están registradas

• Disp. Adc. 14ª: Prohibición de registro de denominación social

• Marca notoria no registrada– Oposición (Art. 6.2 LM)– Nulidad (Art. 52.1 LM)– Acciones civiles (Art. 34.5 LM)

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Jurisdicción y normas procesales Jurisdicción y normas procesales (Titulo XIII de la Ley de Patentes)

• Legitimación– Activa: Titular + Licenciatario– Pasiva: Demandados

(posibles infractores)

• Competencia– Juzgado de 1ª instancia de la

ciudad donde esté el Tribunal Superior de Justicia de la CCAA

– Domicilio demandado– Lugar donde se producen los

efectos

• Prescripción de acciones– 5 años (45.1 LM)– La indemnización por daños y

perjuicios sólo puede pedirse de los últimos 5 años (Art. 45.2 LM)

• Procedimiento– Ordinario o verbal– Por materia y cuantía

– Se elimina la tramitación por menor cuantía

• Uso de la vía de excepción o reconvención

– Excepción: probar uso– Reconvención: caducidad

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Medidas cautelaresMedidas cautelares

• Concepto– Asegurar la efectividad de una acción judicial

• Momento (Art. 730 LeC)– Se solicitarán, de ordinario, con la demanda principal – Si se acreditan razones de urgencia o necesidad sin la demanda

principal. Pero hay que presentar la demanda principal antes de los veinte días siguientes a la adopción de medidas cautelares

• Medidas (Art. 134 LP)– Cesación – Prohibición cuando existan indicios razonables de la inminencia

de la violación– Depósito o retención de objetos– El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y

perjuicios– Las anotaciones registrales que procedan.

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Procedimiento de obtención de Procedimiento de obtención de medidas cautelaresmedidas cautelares

• Caución– El titular de la marca que ha sido violada debe depositar una

caución que responda a los posibles daños y perjuicios que se causen a la empresa a la que se le va a aplicar una medida cautelar

• Procedimiento – Audiencia al demandado

• Se pueden dictar medidas cautelares in dar audiencia al demandado por razones de urgencia o por que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar

– Puede ser un procedimiento muy rápido• 5 días convocatoria de vista• 10 días vista• 5 días decisión

– Se puede apelar

Arts. 730 a 738 LeC

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Diligencias de comprobación de hechos Diligencias de comprobación de hechos

(Art. 129 a 132 de la LP)

• Concepto:– Asegurar medios de prueba– Siendo presumible la violación de la marca, no es posible comprobar

la realización del objeto de la misma sin acudir a esta práctica

• Legitimación– Está legitimada para pedir las diligencias la persona que lo está para

ejercer alguna de las acciones derivadas de la Ley de Patentes o de Marcas

• Caución

• Procedimiento– El juez acude con un Perito– Si es presumible la violación el perito hará una descripción detallada

de máquinas, procedimientos, dispositivos o medios utilizados, teniendo siempre sumo cuidado en que la práctica de estas diligencias no sirva para desvelar secretos industriales.

acciones por violación del derecho de marca

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