337调查中的初裁

中美 337 调查交流研讨会北京 2010 年 10 月 26 日广州 2010 年 10 月 28 日

保罗 · 拉肯国际贸易委员会首席行政法官﹡

﹡ 仅代表演讲人个人观点，不代表美国国际贸易委员会或其委员的观点

337调查基本构成要件

• 不公平贸易行为

• 进口（对物管辖权）

• 国内产业– 经济角度，如许可活动– 技术角度，如生产产品

• 对国内产业造成损害或威胁– 仅在涉及申请人专利、注册商标、著作权和掩膜作品之外的 337

调查中需要证明

复合木地板案（ 337-TA-545 ）（和解与交叉许可协议）

• 申请书： 2005 年 7 月 1 日提交• 申请人： 荷兰尤尼林公司，爱尔兰地板工业有 限公司和北 卡罗来纳尤尼林地板有 限公司（联邦公报 44,694 号（ 2005 年 8 月 3 日）• 被申请人：包括中国被申请人• 专利： 美国专利 6,006,486, 6,490,836 和 6,874,292 中的相关权利要求• 调查通知： 2005 年 8 月 3 日发布（ 17 个月后发布委 员会意见）

337-TA-545 案（续前）

• 命令 1 ： 2005 年 8 月 1 日发布，关于初次会议和证据开示说明• 命令 2 ： 2005 年 8 月 1 日发布，关于保护令• 命令 3 ：结案日期设定在 2006 年 10 月 3 日，意味初裁需要 2006 年 7 月 3 日提交。该命令在 2005 年 8 月 30 日发布• 命令 4 ： 2005 年 9 月 19 日发布，同意申请人增加被申请人以 及关于 6,928,779 号专利的动议• 命令 8 ： 2005 年 11 月 17 日颁布初裁﹡ ，同意申请人结束调 查 486 专利以及 836 和 779 专利部分权利要求的动议。 委员会决定不审查。﹡ 行政法官颁布初裁和命令。初裁直接交由委员会审查。命令仅在认定是否侵权的初裁提交时才由委

员会审查。

337-TA-545 案（续前）• 命令 17 ： 2006 年 3 月 2 日颁布初裁，同意申请人满足国内产 业经济角度的动议。委员会决定不审查

• 命令 18 和 命令 19 ： 2006 年 3 月 3 日颁布，认定部分被申请人缺席。 2006 年 4 月 16 日颁布，委员会决定不审查 4 月 16 日 初裁。

• 命令 21 和 命令 33 ： 2006 年 3 月 9 日和 5 月 3 日颁布，同意申请人终止对 两个达成和解协议的被申请人继续调查的动议。 委员会决定不审查

• 命令 30 ： 2006 年 4 月 3 日颁布，同意申请人终止对 836 ， 292 和 779 专利部分权利要求调查的动议，委员会决 定不审查。

337-TA-545 案（续前）

• 庭审前动议：在 2006 年 4 月 3 日开庭前递交。例如，部分被 申请人提交动议请求排除申请人关于等同原 则的证言。在申请人为给庭审带来突袭的范 围内拒绝动议。

• 开庭： 4 月 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 和 11 日举行。涉案专 利为 836 专利 权利要求 1 、 2 、 10 、 18 和 23 ； 292 专利权利 要求 3 和 4 ； 779 专利权利要求 5 和 17

• 庭后总结： 包括建议认定的事实以及反驳意见

337-TA-545 案（续前）

初裁： 2006 年 7 月 3 日颁布。认定委员会拥有对物和对人管辖 权。存在进口。存在国内产业。认定部分被申请人的产品侵犯 836 专利权利要求 10 、 18 和 23 ，除缺席被申请人侵犯权利要求 1 之外，其他被申请人未侵犯 836 专利权利要求 1 和 2 。认定不侵犯 292 专利权利要求 3 和 4 。认定 779 专利权利要求 5 和 17 由于缺少书面描述而无效，如果有效，部分产品侵权。 836 和 292 专利主张的权利要求并不无效。建议颁布提供证明的普遍排除令以及对缺席的美国被申请人颁布制止令。总统审查期间进口需缴纳进口货物价值等值保证金。在调查通知颁布 11 个月后颁布了初裁。

337-TA-545 案（续前）

• 委员会意见： 2007 年 5 月 1 日颁布。修改行政法官的结论，除部

分特定产品外，认定应诉被申请人和一个持续应诉至 2006 年 5 月 4 日的被申请人的产品侵犯 836 专利权利要求 1和 2 以及 292 专利权利要求 3 和 4 。同意行政法官作出的缺席被申请人仅侵犯（ 836 专利）权利要求 1 的认定。推翻行政法官作出的 779 专利权利要求无效的认定。同意救济和保证金的建议。不存在公共因素。同意行政法官作出的修改后诉状中对被申请人主张的权利要求不明确的认定。认定除非申请人在诉状中明确指控某一被申请人侵犯了某一项权利要求，否则不得认定缺席被申请人侵犯了该特定权利要求。美国贸易代表没有否决委员会颁布的普遍排除令。

337-TA-545 案（续前）

• 联邦巡回上诉法院： 2008 年 7 月 31 日作出裁决。以证据确 凿为由支持委员会作出的裁决• 委员会通知： 2008 年 6 月 20 日颁布。通知开始同时 启动执行程序和委员会咨询意见程序• 命令 36 ： 2008 年 7 月 16 日颁布。设定进程，结 案日期设定在 2009 年 10 月 15 日• 结案： 2009 年 1 月 25 日委员会发布通知不审 查以各方达成和解与交叉许可协议为 由结案的初裁

橡胶防老剂案（ 337-TA-533）（不侵权）（ 2005年 2月 23日至 2009年 2月 2日）

• 申请书： 2005 年 2 月 23 日提交

• 申请人： 俄亥俄佛利克斯公司

• 被申请人：中国山东圣奥，韩国 KKPC ，俄亥俄索维兰公 司，新泽西维利西公司，康涅狄格斯托尔特 -

尼尔森公司

• 专利： 圣奥制造 6PPD( 一种防止在各种环境下老化的 橡胶防老剂）和媒介 4-ADPA 的方法涉嫌侵犯 063 、 111 和 538 专利。

进程示例： 337-TA-533

• 调查通知： 2005 年 3 月 23 日

• 启动： 2005 年 3 月 29 日

• 保护令： 2005 年 3 月 25 日

• 证据开示说明： 2005 年 4 月 29 日

• 初次会议： 2005 年 5 月 19 日（程序进程）

• 设定结案日期： 2006 年 5 月 29 日

进程示例（续前）

• 缩小被申请人范围： 命令 4- （因和解协议终止对维 利西公司调查），命令 5 （申 请人撤回对斯托尔特 - 尼尔森 公司的调查）

• 缩小专利范围： 命令 27 （停止调查 538 专利）

• 经济角度： 命令 28 （国内产业要求中经 济角度成立）

• 拒绝在申请书中 增加权利要求的动议：命令 21 （ 2005 年 9 月 8 日）

初裁范围示例： 337-TA-533

• 开庭：主要围绕权利要求解释展开（ 2005 年 11 月 7 、 8 、9 、

10 、 14 和 15 日）• 初裁： 2006 年 2 月 17 日（特别是采纳了申请人的权利要

求解释，认定 圣奥侵犯了诉称权利要求以及索维兰公司至少侵犯 了方法专利， KKPC 由于没有使用诉称的所有步骤 不存在侵权，驳回 KKPC 请求行政法官对新开发的 工序是否侵权作出认定的请求，驳回专利具有因显 而易见而无效的主张，申请人满足国内产业技术角 度要求， 建议实施有限排除令，无保证金要求）

委员会修改初裁示例： 337-TA-533

• 2006 年 7 月 13 日委员会颁布意见，特别是：– 同意行政法官对圣奥侵权的认定，但修改了权利要求的解释– 申请人在庭审后总结中仅主张 KKPC 侵犯其 6PPD方法专利， KK

PC 和不公平进口调查局据此主张申请人放弃对 KKPC 主张 4ADPA方法专利侵权，委员会同意此主张，并进一步认定 KKPC 并未实施 4ADPA 权利要求的任何步骤

– 认定被申请人未证明涉案专利存在显而易见性– 认定佛利克斯公司证明了国内产业技术角度– 2006 年 7 月 13 日颁布包含证明要求的有限排除令，认定不对公共利益造成负面影响以及申请人未满足临时进口保证金举证要求。

联邦巡回上诉法院示例： 337-TA-533

• 山东圣奥诉美国国际贸易委员会和佛利克斯公司（以第三人身份）联邦巡回上诉法院（ 2007 年 12 月 21 日）案号为 511 F.3d 1131– 由联邦巡回上诉法院法官纽曼和戴克以及地区法官伊克尔审理– 多数同意根据“质子材料可控数量”的权利解释认定圣奥不存在字面侵权，要求重审是否可根据等同原理存在侵权

– 未对不确定性和显而易见性发表意见，因为未对等同原理作出认定

• 2008 年 6 月 3 日，委员会撤销有限排除令• 2008 年 12 月 3 日，行政法官认定根据等同原理不侵权• 2009 年 2 月 2 日，委员会结案认定不存在侵权。各方未上诉。

手机和无线通信设备案（ 337-TA-598)（不侵权）

• 申请书： 2007 年 2 月 16 日提交

• 申请人： 微软公司

• 被申请人： 法国阿尔卡特 -朗讯公司

• 专利： 美国专利 6,430,289, 6,263,064 和 6,728,357

• 调查通知： 2007 年 3 月 20 日

• 启动： 2007 年 3 月 26 日

• 设定结案日期： 2008 年 4 月 28 日

337-TA-598 案（续前）

• 程序进程： 2007 年 4 月 30 日颁布命令 6

• 命令 8 ： 2007 年 8 月 23 日（关于进口的约定）• 命令 9 ： 满足经济角度（委员会决定不审查 -2007 年 9 月 20 日）• 命令 10 ： 2007 年 9 月 6 日（终止部分权利要求的调查）（委员 会决定不审查， 2007 年 9 月 20 日）• 命令 14 ： 2007 年 9 月 25 日（驳回被申请人关于不符合资格的 动议）• 命令 15 ： 2007 年 9 月 26 日（要求在美国国际贸易委员会 举行和解会议）• 命令 18 ： 2007 年 10 月 5 日（终止部分权利要求的调查）

337-TA-598 案（续前）

• 开庭： 2007 年 10 月 9 日、 10 日、 11 日、 12 日和15 日

• 初裁： 2008 年 1 月 28 日（存在侵权）

• 委员会决定： 2008 年 6 月 23 日（推翻侵犯某项专利权利请

求 1 和 28 的认定，维持另一项专利权利要求 38 不侵权的认定。各方未上诉。）

液晶显示器案（ 337-TA-631)(侵权成立）

• 申请书： 2007 年 12 月 21 日提交• 申请人： 韩国三星公司• 被申请人：日本夏普公司，新泽西夏普电子公司（ SEC) 和 加利福尼亚夏普电子制造有限公司 (SEMA)

• 专利： 美国专利 7,193,666, 6,771,344, 7,295,196 和 6,937,111

• 调查通知： 2008 年 1 月 18 日• 启动： 2008 年 1 月 25 日• 保护令： 2008 年 1 月 24 日

337-TA-631 （续前）

• 初次会议： 2008 年 3 月 6 日• 设定结案日期： 2009 年 4 月 27 日• 进程设定： 2008 年 3 月 11 日• 命令 14 ： 2008 年 9 月 17 日（关于经济角度的约定）• 命令 17 ： 2008 年 9 月 18 日（驳回被申请人以部分权 利要求无效为由取得简易裁决的动议）• 开庭： 2008 年 10 月 24 、 27 、 28 、 29 、 30 和 31 日。 在初次会议上，申请人将权利要求限于涉案专利的部分权利要

求。

337-TA-631 （续前）• 初裁： 2009 年 1 月 26 日认定侵权成立• 委员会决定： 2009 年 6 月 24 日颁布。部分维持和部 分推翻初裁。（维持初裁中侵犯 344 专利的认定） 委员会决定对 SEC 和 SECMA 实施有 限排除令和制止令 委员会认定三星未满足 100% 保证金的 证明要求，因此，无保证金要求• 联邦巡回上诉法院： 2009 年 8 月 24 和 26 日 - 有关方提起上诉 或作为第三方介入诉讼。此调查以和 解结案。

WCDMA手机案（ 337-TA-601 ）（和解结案）

• 申请书： 2007 年 3 月 23 日提交• 申请人： 因特电子通讯有限公司和因特电子科技公司• 被申请人：韩国三星电子公司，新泽西三星电子美国公司 和德州三星通讯美国公司• 专利： 美国专利 7,117,004, 6,674,791 以及 6,973,579

• 调查通知： 2007 年 4 月 20 日• 启动： 2007 年 4 月 27 日• 初次会议： 2007 年 5 月 22 日

337-TA-601 案（续前）• 设定结案日期： 2008 年 7 月 28 日（ 15 个月）• 进程设定： 2007 年 5 月 23 日• 命令 17 ： 2008 年 6 月 16 日（命令 2008 年 7 月 2 日在美 国国际贸易委员会举行和解会议）• 命令 18 ： 2008 年 6 月 19 日（教育性命令）• 命令 20 ： 2008 年 6 月 24 日（申请人许可行为符合国 内产业要求（委员会决定不审查 2008 年 7 月 25 日）• 开庭： 2008 年 7 月 8 、 9 、 10 、 11 、 14 和 15 日

• 命令 29 ： 2009 年 6 月 2 日根据和解协议终止调查（委 员会决定不审查， 2009 年 2 月 24 日）

ITC调查中合法的抗辩

• 依据美国宪法第三条在联邦地区法院中可使用的抗辩也可依据第一条在 337 调查程序中使用– 专利无效– 专利不可执行（不当行为）– 专利滥用（反托拉斯抗辩）

• 不能反诉

• 但是见 Kinik 诉美国国际贸易委员会案，案号 362 F.3d 1359 （联邦巡回上诉法院 2004 ）（美国法典第 35 部分第 271 （ g ）条不适用 337 调查）

行政法官在 ITC中角色

• 337 调查程序按照美国行政程序法（ APA) 和其他法律规定进行。需要举行正式庭审程序– 需要符合 APA 的“正当程序”– 因此需要依据宪法第一条（ APA授予行政法官宽泛的自由裁量权，

见 公民自觉网络诉美国，案号 393 F.3d 338(第一巡回法院， 2004 ）

• 目前人事管理办公室（ OPM) 的六名行政法官处理 337 案件。由 OPM 通过考试程序遴选法官。行政法官不由政党任命。– 337 调查程序不尽相同，但必须遵守程序规则。这些程序为广泛

的开示提供了机会。此外，行政法官会考虑在案证据和各方的辩论并作出初裁，初裁中包括事实认定和法律结论。行政法官独立于委员会。行政法官考量证人的可信度。行政法官对滥用证据开示程序给予制裁。行政法官依据提交给其的案卷记录作出决定。

调解项目﹡

•该计划提供一个无风险、低成本、保密和快捷的机制 以评估各方是否能够在 337 调查中达成和解-自愿性： 仅各方一致同意的情况下才能达成和解

-灵活性： 档案办公室的督办律师拥有广泛的裁量权以挑选可调解

的案件，指派调 解员，管理调解进展，并与调解员合作﹡﹡

- 保密性： 调解过程中的信息将予以高度保密

- 和解： 仅在调解员相信调解对案件有利以及具有调解可能的情况下才予

以进行

- 不会造成迟延：调解不构成行政法官延长审理期限的理由

﹡ 见联邦规则 65615（ 2008年 11月 4日）： http://www.usitc.gov

﹡﹡ 见 Luckern 法官基本规则 15，其中表述如下“如果档案办公室的督办律师要求参与调查各方应当参加调

解项目，各方应当参加调解员安排的会议并服从调解员的要求，例如，提供陈述或安排公司领导参加 。在确定调解员之后，各方应当服从调解员的任何请求。”

337调查程序时间表

• 调查立案后 45天内确定结案日期

• 预定结案日期超过 16 个月需要取得委员会的批准

行政法官如何控制进度

• 初次会议

• 设定程序进度包括和解会议的日期

• 颁布基本规则以补充《程序规则》，近几年基本规则发生了变化。六个行政法官的基本规则在某些重要的方面各不相同，例如，当面作证或书面证词

• 电话会议

证据开示程序1. 问卷（没有限制）（《程序规则》第 210.29条）2. 提交文件（ 《程序规则》第 210.30条）3. 承认（没有限制）（《程序规则》第 210.31条）4. 其他开示方法，如证人宣誓作证（《程序规则》第 210.28条）和传票

（《程序规则》第 210.32条）5. 保护令 - 对绝大多数调查至关重要6. 动议7. 惩戒（ 《程序规则》第 210.33条） - 见 1998 年 9 月 21 日文章中 ITC 要

求被申请人向申请人支付 425,000 美元作为证据开示程序的处罚8. 马克曼听证会9. 电话会议10. 缺席

开示后程序1. 开庭前提交文件包括提交庭审前动议2. 教导或教育性命令3. 开庭前会议4. 按照 APA规定开庭

a)开庭陈述b)询问证人（直接询问、交叉询问、再直接询问）c)时间限制

5. 庭审后提交文件6. 总结辩论7. 行政法官认定是否侵权的初裁8. 委员会可能审查并接受、修改或推翻行政法官的初裁。 如果委员会决定不审查行政法官的决定，初裁将成为 委员会的终裁。

救济和保证金

1. 无金钱赔偿2. 限制进口（由美国海关执行）3. 普遍排除令（例如，存在大面积的未经授权的使用）和

有限排除令区别较大4. 制止令（违反的处罚达每天 1万到 10万美元）（需要

对人管辖权）5. 保证金

﹡ 2008 年，委员会颁布了 2 个普遍排除令和 7 个有限排除令。 ﹡ 2008 年，委员会颁布了 14项制止令。

救济和保证金（续前）

• 除非美国贸易代表在终裁颁布后 60 日内基于政策原因否决委员会的决定，委员会的决定在颁布时生效且在 60 日后变为终局

• 行政法官仅对救济措施和保证金提供建议。与救济措施和保证金有关的证据应提交至行政法官

• 下游产品• 见委员会基带芯片案（ 337-TA-543) 中关于救济、公共利益和保证金的意见（ 2007 年 6 月 7 日）。另见京瓷诉 ITC 案（案号 545 F.3d 1348 ， 2008 ），该案认定有限排除令不适用于那些未在申请书中被列为涉案产品的下游产品以及产品所有人未在申请书中被列为被申请人的下游产品

• 可能颁布临时性救济措施，但非常少见

委员会决定后的行动

• 在位于华盛顿联邦巡回上诉法院的上诉

• 执行程序（上缴至美国财政部）

• 咨询意见程序

• 没收保证金程序

• 联邦巡回上诉法院发回重审的调查

• ITC 终裁在联邦地区法院的效力

我对 337调查的建议1. 对委员会和联邦巡回法院的判例有所了解2. 跟进委员会或其他方送达的文件 -答复时间非常重要3. 在开示和庭审程序中合作4. 各当事人协助行政法官取得全面和准确的案卷记录5. 与对方律师和不公平进口调查局合作解决争议6. 为开庭做长期准备（时间非常重要 - 不是静止的程序 -问题会发生变化）

7. 开庭时间需要合理地利用（没有陪审团）。关注关键问题。8. 各方综合考虑诉讼成本和决定成败的因素，可以考虑选择和解。9. 跟踪 ITC网站信息 www.usitc.gov ( 可以主动介入）