m35. 소프트웨어 및 bm 특허의 이해

M35. 소프트웨어 및 BM 특허의 이해

카테고리 교육모듈 No. 교육모듈명 난이도 교육방법

특허의

창출

(C3)

M31 특허요건 초급 이론

M32 특허출원 및 심사제도 초급 이론

M33 직무발명제도 중급 이론

M34 해외특허제도 중급 이론

M35 BM 및 소프트웨어 특허 고급 이론

M36 의약관련특허제도 고급 이론

M37 화학발명 고급 이론

3. 특허의 창출

I. 소프트웨어의 법적 보호

산업재산권

특허 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 보호

실용신안 Lifecycle 이 짧은 물품의 형상 , 구조 , 모양에 관한 고안의 보호

디자인 물품의 외관에 나타난 디자인의 보호

상표 기호 , 문자 , 도형으로 구성된 표장에 화체된 신용의 보호

저작권 저작권 ( 창작물 ) 및 저작인접권 ( 실연 , 방송 , 음반제작자의 권리 )컴퓨터프로그램보호

(2009 년 7 월 저작권법으로 통합 )

프로그램에 나타난 표현의 보호 ( 아이디어는 특허로 보호 )저작권

반도체배치설계보호법 현재 MASKWORK 의 유사 저작권 보호

영업비밀 비공지성 , 비밀관리성 , 유용성

기타 데이터베이스 , 식물신품종

신 지식재산권

1-1. 지식재산권의 종류

복제 / 배포의 용이

핵심적 가치

침해유형

• 너무 쉽게 복제가능하며 , 복제물이 원본과 거의 동일

• 소스코드 또는 오브젝트 코드의 어문적 표현 (X)• 해당 소프트웨어가 구현되는 동작이나 기능 (O)

• 데드카피 수준의 불법복제 ( 저작권에 의한 보호 )• 경쟁업체에 의한 복제 ( 특허에 의한 보호 )

1-2. 소프트웨어의 특징

코 드 기능명세 / 문서 기 능 패키징 &유저인터페이스

소프트웨어

소스코드 및 오브젝트코드

기능이 어떻게 구현되는가에 대한 설명서 또는 노하우

코드가 하는 기능과 그러한 기능을 구현하는 방법

파일형식과 데이터 구조 등의 예

아이콘 , 색조 , 음영 , 메뉴 구조 ,

브랜드 , 로고

저작권 보호 저작권 또는 영업비밀 특허로 보호 특허로 보호

1-3. 소프트웨어의 구성 및 보호수단

저작권 특허

보호대상 소스코드 / 오브젝트 코드 등의 표현 알고리즘 , 기능 등의 기술적 사상

권리발생 창작과 동시에 발생 엄격한 심사를 통해 등록되어야 권리발생

보호기간 사후 ( 공표후 ) 70 년 출원일로부터 20 년

보호국가 창작과 동시에 조약체약국에서 보호받음

보호를 원하는 국가에 별도로 특허를 획득해야 함

보호의 강도

약함 강함

보호의 한계 동일한 기능을 다른 표현에 의해 구현하는 경우 보호불가

동일한 아이디어를 구현하는지 발견 및 판단하는데 어려움 있음

침해판단기준

실질적 유사성 특허청구범위의 기재사항( 청구범위 작성이 중요함 )

등록여부 반드시 등록할 필요 없음단 , 등록시 이점이 있음

반드시 등록해야 함

1-4. 소프트웨어의 보호 ( 저작권 vs. 특허 )

• 저작권법으로의 통합

2009 년 7 월 23 일 시행

• 컴퓨터 프로그램 저작물

특정한 결과를 얻기 위하여 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치내에서 직접 또는

간접으로 사용되는 일련의 지시ㆍ명령으로 표현된 창작물

Source code/object code; application program/operating system program

• 컴퓨터프로그램저작물 보호 대상 제외

저작권법 제 5 장의 2 프로그램에 관한 특례 제 101 조의 2

• 1. 프로그램 언어 : 프로그램을 표현하는 수단으로서 문자ㆍ기호 및 그 체계

• 2. 규약 : 특정한 프로그램에서 프로그램 언어의 용법에 관한 특별한 약속

• 3. 해법 : 프로그램에서 지시ㆍ명령의 조합 방법

1-5. 저작권에 의한 소프트웨어의 보호 (1)

• 프로그램의 역분석 독립적으로 창작된 컴퓨터프로그램저작물과 다른 컴퓨터프로그램과의 호환에 필요한

정보를 얻기 위하여 컴퓨터프로그램저작물코드를 복제 또는 변환하는 것

• 프로그램 역분석에 대한 저작재산권의 제한 ( 저작권법 제 101 조의 3 제 1 항 제 6 호 ) 프로그램 이용의 정당한 권한이 있을 것 프로그램의 기초를 이루는 아이디어 및 원리를 확인하기 위한 것일 것 프로그램의 기능을 조사ㆍ연구ㆍ시험할 목적일 것

• 프로그램코드 역분석 ( 저작권법 제 101 조의 4) 누가 : 정당한 권한에 의하여 프로그램을 이용하는 자 또는 그의 허락을 받은 자 언제 : 호환에 필요한 정보를 쉽게 얻을 수 없고 그 획득이 불가피한 경우 대상 : 해당 프로그램의 호환에 필요한 부분에 한함 역분석 결과물의 이용제한

• 1. 호환 목적 외의 다른 목적을 위하여 이용하거나 제 3 자에게 제공하는 경우• 2. 프로그램코드역분석의 대상이 되는 프로그램과 표현이 실질적으로 유사한

프로그램을 개발ㆍ제작ㆍ판매하거나 그 밖에 프로그램의 저작권을 침해하는 행위에 이용하는 경우


• 프로그램의 등록 권리 공시 , 중복투자 및 연구 방지 , 이용촉진 저작권등록으로 일원화됨 : www.cros.or.kr

• 등록의 법적 효력 창작 사실의 명확화

• 프로그램의 명칭 · 창작연월일 · 공표연월일 · 개요 , 프로그램 저작자의 국적 ·실명 및 주소의 입증 가능

창작연월일 추정• 프로그램 창작 후 1 년 이내에 등록하면 그 창작연월일에 당해 프로그램이 창작된

것으로 추정됨 . 단 , 창작 후 1 년이 경과하여 등록된 프로그램은 창작연월일 추정의 효과가 발생하지 않음 .

제 3 자에 대한 대항력• 프로그램 저작권의 이전 , 질권 및 배타적발행권에 대한 사항 , 기타 처분제한 (

예를 들어 압류 ) 등은 등록을 하여야 제 3 자에 대한 대항 효과가 발생함 . 침해 행위의 과실 추정

• 등록된 프로그램의 저작권을 침해한 자는 침해행위에 과실이 있는 것으로 추정되므로 , 저작자가 침해자의 과실에 대한 입증자료를 별도로 제시할 필요가 없음 .


http://www.cros.or.kr/

II. 소프트웨어 특허 관련 심사기준 및 한국의 주요판례

• 특허법의 규정– 제 2 조 제 1 항에 특허의 보호대상이 되는 발명은 “자연법칙을 이용한 기술적

사상의 창작으로서 고도한 것”이라고 정의 – 영업방법과 관련한 발명이 특허대상인지 여부는 “자연법칙을 이용한 기술적

사상의 창작”에 대한 해석 및 운영에 의해 결정됨

• 컴퓨터관련발명의 심사기준– 심사기준 및 운영지침을 공표해 영업방법 또는 컴퓨터 소프트웨어 관련 발명에

대해서 어떠한 것이 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작에 해당되는지 여부의 기준제시

• 최근 대법원 및 특허법원의 판례의 경향– 영업방법발명의 성립성에 대해 엄격한 기준을 적용– 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로

실현되고 있어야 함• 소프트웨어와 하드웨어가 구체적인 상호 협동 수단에 의하여 사용목적에 따른 정보의 연산 또는 가공을 실현함으로써 사용목적에 대응한 특유의 정보처리장치 또는 그 동작 방법이 구축되어야 함

2-1. 개요

• 이전 심사기준 (1984 년 제정 ) 의 주요내용– 소프트웨어에 의한 정보처리가 물리적 또는 기술적 성질에 기초해서 이루어진

경우 또는 하드웨어 자원을 수반하는 경우에 발명의 성립성을 인정

– 운영체제 (OS) 나 제어프로그램 등 시스템 프로그램을 제외한 응용프로그램은

특허를 받을 수 없었음

• 1995 년 개정 심사기준

– 소프트웨어에 의한 정보처리가 물리적 또는 기술적 성질에 기초해서 이루어진

경우 또는 하드웨어자원을 수반하는 경우에는 자연법칙을 이용한 것으로 보아

성립성을 인정

2-2. 1995 컴퓨터 관련발명의 심사기준

• 개정의 포인트– 그 발명에 “산업상 이용할 수 있는 구체적 수단” 즉 , 기술적 사상이 존재하는지를 검토해서

성립성 판단– 소프트웨어를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체도 특허청구범위에 기재할 수 있도록

함• 특허의 대상이 될 수 없는 것

– 데이터 구조 또는 컴퓨터 프로그램 , – 정보의 단순한 제시– 자연현상

• 물건발명의 성립성 판단– 특허청구범위가 하드웨어 또는 하드웨어와 소프트웨어의 결합형태로 기계 또는 제조물의

물리적 구조를 특정하여 유용한 기계 ( 장치 , 시스템 ) 또는 제조물 ( 기록매체 ) 을 정의하는 경우에는 물건의 발명으로 인정

• 방법발명의 성립성 판단 ( 발명의 성립성이 인정되는 경우 ) – 컴퓨터 외부에서의 물리적 변환을 야기시켜 그 물리적 변환으로 인하여 실제적

이용가능성이 명세서에 공개되거나 그 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 인정할 만한 경우

• 독립적인 물리적 동작 ( 컴퓨터 프로세스 후 동작 )• 물리적 물체 또는 동작을 나타내는 데이터의 조작 ( 컴퓨터 프로세스 전 동작 )

– 청구범위 중에 기재된 언어에 의하여 산업에 실제로 이용할 수 있는 가능성이 한정된 경우


• 개요– 전자상거래 관련발명의 심사지침은 전자상거래 관련 발명에 관한 출원을

심사하는데 특별히 고려하여야 할 사항을 설명함– 그 외의 일반적인 사항은 컴퓨터 관련 발명의 심사기준에 따름

• 성립성 판단– 전자상거래 관련 발명에 관한 출원에 나타나는 청구항의 유형– 컴퓨터 상에서 구현되는 구성의 한정이 없는 유형 – 특허대상에서 제외– 컴퓨터 상에서 구현되는 구성의 한정이 있는 유형 - 컴퓨터 관련 발명의

심사기준에 의해 성립성 판단

• 진보성 판단– 종래의 영업방법을 통상의 자동화기술로 구현한 경우 - 진보성 부정 – 종래의 영업방법을 새로운 기술로 구현한 경우 – 진보성 인정– 새로운 영업방법이 새로운 구성요소를 구비하여 구현된 경우 - 진보성 인정– 새로운 영업방법을 종래의 기술로 구현한 경우 – 규정하고 있지 않음

2-4. 2000 전자상거래 관련발명 심사지침

• 개정의 포인트– 특허법 제 2 조 제 1 항에서 규정하는 발명에 해당하는지 여부를 판단할 때 기준이 되는 “

발명일 것” 요건 및 진보성 요건을 명확히 함• “ 발명일 것”요건

– 기본적인 사고방식• 청구항에 관련된 발명에서 소프트웨어에 의한 정보 처리가 하드웨어를 이용해

구체적으로 실현되고 있는 경우• 구체적으로 실현되고 있는 경우 - 소프트웨어와 하드웨어가 협동한 구체적 수단에

의해 사용 목적에 부응한 정보의 연산 또는 가공을 실현함으로써 사용 목적에 부응한 특유의 정보 처리 장치 ( 기계 ) 또는 그 동작 방법이 구축되어 있는 경우를 말함

– 비즈니스 관련발명 ( 영업방법 ) 발명의 경우• 일반적으로 비즈니스 관련 발명이라 함은 정보기술을 이용해 실현한 새로운

비즈니스 시스템이나 비즈니스 방법에 관한 발명을 말하고 , 이러한 비즈니스 관련 발명에 해당하려면 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보 처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있어야 함 ( 특허법원 2001. 9. 21. 선고 2000 허5438 판결과 그 상고심인 대법원 2003. 5. 16. 선고 2001 후 3149 판결 참조 )

• 진보성 판단 ( 당업자의 통상의 창작 능력 발휘에 해당하는 예 )– 다른 특정 분야에 적용– 주지 관용 수단의 부가 또는 균등 수단으로 치환 ․– 하드웨어로 실행하고 있는 기능의 소프트웨어화– 사람이 수행하고 있는 업무의 시스템화– 공지의 사상을 컴퓨터 가상 공간에서 재현하는 것– 공지의 사실 또는 관습에 근거한 설계상의 변경


• 개요 – 판결선고일 : 2003. 5. 16 – 출원번호 : 97-16748 – 원심 : 특허법원 2001. 9. 21. 선고 2000 허 5438 판결 – 발명의 명칭 : 생활쓰레기 재활용 종합관리방법 – 주문 : 상고기각

• 발명의 내용 – 배출자 신상정보가 입력된 바코드 스티커와 배출 쓰레기가 표시된 달력지는 관할

관청에서 각 배출자에게 배포하고 ( 제 1 단계 ) – 각 배출자들은 정해진 규정에 의해 정확하게 분리된 쓰레기를 규정 쓰레기 봉투에 담아서 배출하되 반드시 배출자 신상정보가 입력된 바코드 스티커를 쓰레기 봉투에 부착하여 배출하며 ( 제 2 단계 ),

– 수거자는 배출된 쓰레기를 요일별로 정확하게 분리 수거하여 집하장으로 이송하여 재활용 쓰레기와 매립 소각될 쓰레기를 선별하여 처리과정을 거치며 ( 제 3 단계 ),

– 잘못 분류된 쓰레기 봉투는 전면에 부착된 바코드를 판독하여 해당 배출자에게 시정명령을 지시 ( 제 4 단계 ) 하는 각 과정에서 얻어지는 자료들을 축적한 통계로 생활쓰레기를 종합관리하도록 하는 생활쓰레기 재활용 종합관리방법

2-6. 대법원의 주요판결사례 (2001 후 3149)

• 특허법원의 판결– 특허법상 발명에 해당하는지 여부

• 각 단계가 자연법칙을 이용하고 있는지 여부– 제 1 단계 내지 제 4 단계는 인간의 정신활동에 근거한 인간의 행위 그 자체이므

로 , 자연법칙을 이용한 것으로 볼 수 없음 • 출원발명 전체가 자연법칙을 이용하고 있는지 여부

– 사건 출원발명은 하드웨어 및 소프트웨어 수단을 포함하고 있지만 , 이 사건 출원발명의 구성요소인 위 각 단계는 위 하드웨어 및 소프트웨어의 결합을 이용한 구체적 수단을 내용으로 하고 있지 아니할 뿐만 아니라 , 그 수단을 단지 도구로 이용한 것으로 인간의 정신활동에 불과함

– 이 사건 출원발명은 전체적으로 보면 관할 관청 , 배출자 , 수거자 간의 약속 등에 의하여 이루어지는 인위적 결정이거나 이에 따른 위 관할 관청 등의 정신적 판단에 불과하므로 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없음

– 비즈니스 모델발명인지 여부• 비즈니스모델 발명이라 함은 정보 기술을 이용하여 실현한 새로운 비즈니스 시스템이나

방법에 관한 발명을 말하고 , 비즈니스모델 발명에 속하기 위하여는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 함

• 이 사건 출원 발명은 그 각 단계가 컴퓨터의 온 라인 (on-line) 상에서 처리되는 것이 아니라 오프 라인 (off-line) 상에서 처리되는 것일 뿐만 아니라 , 소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로 실현되고 있는 것도 아니므로 , 비즈니스모델 발명의 범주에 속하지 아니함

• 대법원판결– 특허법원의 판단이 정당하다고 판단함

2-7. 대법원의 주요판결사례 (2001 후 3149)

• 개요 – 판결선고일 : 2006. 12. 21 – 특허출원번호 : 10-2002-21391 – 원심 : 2005. 12. 1. 2004 원 5696 호 – 발명의 명칭 : 인터넷 커뮤니티상의 개인방 형태의 미니룸 생성 및 관리방법 – 주문 : 청구기각

• 발명의 내용 – 거절결정당시 청구항 1(2004.05.27 자 보정 )

• 온라인 커뮤니티 공간에서 회원 자신을 개인방 형태로 표현하는 미니룸을 미니룸 저장공간 (10) 에 자동 생성하는 미니룸 자동 생성단계와 ;

• 상기 미니룸을 회원의 특성에 맞게 꾸미도록 가구 저장공간 (30) 에 전시된 가구가 회원들에 의해 선택되어지면 , 구매선택된 상기 가구를 미니룸 가구 저장공간 (20) 에 저장하는 미니룸 가구 저장단계와 ;

• 상기 미니룸 가구 저장공간 (20) 에 등록된 상기 가구를 해당 회원의 미니룸의 원하는 위치에 지정되면 회원의 미니룸 저장공간 (10) 에 배치하는 가구 배치단계를 갖는 인터넷 커뮤니티상의 개인방 형태의 미니룸 생성 및 관리방법

– 불복심판청구 후 2004. 12.30 자 보정한 청구항 • 회원의 가입과 동시에 온라인 커뮤니티 공간에서 회원 자신을 개인방형태로 표현하는 미니룸을 미니룸

저장공간 (10) 에 자동 생성하는 미니룸 자동 생성단계와 ; • 상기 미니룸을 회원의 특성에 맞게 꾸미도록 가구 저장공간 (30) 에 전시된 가구가 회원들에 의해 선택되어지면 , 구매 선택된 상기 가구를 미니룸 가구 저장공간 (20) 에 저장하는 미니룸 가구 저장단계와 ;

• 상기 미니룸 가구 저장공간 (20) 에 등록된 상기 가구를 해당 회원의 미니룸의 원하는 위치에 지정하면 회원의 미니룸 저장공간 (10) 에 배치하는 가구 배치단계와 ;

• 상기 온라인 커뮤니티 공간상의 게시판에 회원의 글이 저장되면 상기 게시판에 글을 저장한 회원의 상기 미니룸 저장공간 (10) 에 저장된 미니룸이 상기 커뮤니티 게시판에 등록되어 상기 게시판에 상기 회원의 미니룸이 노출되는 미니룸 노출단계 ;

• 를 갖는 인터넷 커뮤니티상의 개인방 형태의 미니룸 생성 및 관리방법

2-8. 2005 허 11094- 싸이월드

• 특허법원의 판결– 비즈니스방법 발명의 성립 여부에 대한 법리

• 정보 기술을 이용하여 새로운 영업방법을 실현하는 비즈니스 방법발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 함

• 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다」고 함은 소프트웨어가 컴퓨터에 의해 단순히 읽혀지는 것에 그치지 않고 , 나아가 소프트웨어와 하드웨어가 구체적인 상호 협동 수단에 의하여 사용목적에 따른 정보의 연산 또는 가공을 실현함으로써 사용목적에 대응한 특유의 정보처리장치 또는 그 동작 방법이 구축되는 것을 말함

• 비즈니스 방법 발명이 발명으로서 완성되기 위해서는 특허청구범위의 기재가 단순한 아이디어를 제기하는 수준에 머물러서는 안되고 , 발명의 목적을 달성하기 위한 필수불가결한 모든 구성들이 구체적이고 명확하게 기재되어야 함

– 발명의 성립성 여부에 대한 구체적인 판단• 소프트웨어 수단 및 하드웨어 수단이 언급되어 있으나 , • 청구항의 각 단계는 소프트웨어와 하드웨어가 어떻게 협동함으로써 발명의 목적이 달성되는지에 대하여

구체적으로 명확하게 기재되어 있지 않음

• 특허법원 판결에 대한 코멘트– 영엉방법의 성립성 여부에 대한 엄격한 기준제시

• 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 함• 2005 년 개정 컴퓨터 관련 심사기준과 동일함• “ 유용하고 구체적이고 실용적인 효과를 얻을 수 있는 기술적인 장치나 방법이 제시되어 있는지 여부”에

대한 언급이 없음

2-9. 특허법원 2005 허 11094

III. 미국의 소프트웨어 및 BM 특허의 주요 판례 및 실무

• Benson 판결 (Gottschalk vs. Benson, 175US-P0673,1972)

– 방법발명이 특허를 받을 수 있기 위해서는 어떠한 재료 (articles or materials)를 다른 상태 (state) 또는 다른 것 (thing) 으로 변환시키는 것이어야 하며 , 2진화 10 진수 (binary-coded decimal, BCD) 를 순 2 진수로 변환하는 발명은 일종의 알고리즘에 해당한다고 판단하며 , 특허대상 (statutory subject matter) 에 해당하지 않는다고 판단한 대법원 판결

• Flook 판결 1978– 신규성이 있는 수학공식인 경보의 한계를 업데이트하는 방법 (Method for

Alarm Limits) 은 신규성이 있는 유일의 특징이 알고리즘인 특허출원은 알고리즘을 보호대상으로 하는 것이므로 특허대상이 되지 않는다고 판단함

• Diehr 판결 1981– 수학공식 단독으로는 특허가 될 수 없지만 , 수학공식에 의하여 보다 효율적인

고무의 가공공정이 개발되었다면 수학공식이 결합된 공정은 특허의 대상이 된다고 판시하여 , 알고리즘이 포함된 컴퓨터 소프트웨어 관련 발명에 대해 최초로 특허대상 (statutory subject matter) 으로 인정

3-1. 주요 대법원 판례

• Freeman-Walter-Abele(FWA) 테스트 1982– 특허대상 (statutory subject matter) 과 관련한 2 단계의 판단기준제시– 1 단계 -클레임에 수학적 알고리즘이 직접적 / 간접적으로 기재되어 있는가 ?– 2 단계 - 수학적 알고리즘이 클레임의 물리적 구성요소 / 프로세스스텝에

대응되는가 ?

• Alappat 판결 1994– 알고리즘에만 주목하지 않고 , 클레임 전체로서 특허성을 판단함 . – Diehr 판결을 인용하여 , 자연법칙 , 자연현상 , 추상적 아이디어는

특허를 받을 수 없음을 재확인 (CAFC)

• Lowry 판결 1994– 메모리에서의 데이터 구조에 있어서 , 인쇄물의 법리 적용을 반대하면서

인쇄물 법리는 단지 인간이 읽을 수 있는 정보에만 적용되며 , 기계가 판독할 수 있는 재료에는 적용되지 않는다고 판단 (CAFC), 즉 , 메모리에서의 데이터 구조도 특허대상 (statutory subject matter) 으로 인정함

• Beauregard 판결 1995– 컴퓨터 프로그램 관련발명의 청구항을 인정 (CAFC). 이를 계기로

가이드라인이 책정됨

3-2. 주요 CAFC 판례

• SSB 사건 1998– 비즈니스 방법의 예외 및 2 단계 테스트 (Freeman-Walter-Abele) 를

부정하고 , 유용한 구체적이고 유형의 성과 (Useful, concrete, tangible result)를 가지고 있는 대부분의 모든 소프트웨어 관련 발명이 특허법 101 조의 특허대상 (statutory subject matter) 에 해당한다고 판시

• AT&T 사건 1999– State Street Bank 사건의 청구항은 기계에 관한 것이었고 , AT&T 사건의

청구항은 방법에 관한 것이었으나 , 항소법원 (CAFC) 은 기계에 대한 청구항에 적용시켰던 기준 , 곧 ‘유용하고 , 구체적이며 유형적인 결과’라는 기준을 방법상의 청구항에도 적용

– • Comiskey 사건 2007

– 하드웨어 정의가 없는 “강제적 중재방법” 청구방법은 특허대상 (statutory sub-ject matter) 에 해당하지 않으므로 발명이 아님

– 특허의 보호대상은 기술적인 것에 한함

• Bilski 사건 2007

3-3. 주요 BM 관련 판례 (CAFC)

•사실관계– Signature Financial Group(SFG) 은 [Hub & Spoke] 에 대한 미국특허 USP

5,193,056 의 특허권자로서 , 이 특허에 대하여 미국의 주요 금융기관들과 특허사용에 따른 라이센스 계약을 체결하였음 .

– State Street Bank(SSB) 는 이 특허에 대해 Massachusetts 제 1 심 연방법원에 무효 (invalidity) 및 집행불가능성 (unenforceability) 그리고 비침해 (noninfringement) 를 기초로 한 소송을 제기함

– 미국특허 5,193,056 의 내용은 , 뮤추얼 펀드를 관리하고 운영하기 위하여 개발한 것으로서 , 뮤츄얼 펀드 (spoke) 들이 자신들의 자산을 파트너쉽으로 조직된 투자 포트폴리오 (hub) 에 공동 출자하는 구조를 실행하는 내용임

•연방지방법원의 판단– 수학적 알고리즘을 채용하고 있고 , 다른 추가적인 특징이 없이 하나의 수치를

다른 수치로 변환시키는 것 ( 수학적 알고리즘 ) 에 불과한 것이므로 , 미국 특허법 제 101 조의 특허대상 (statutory subject matter) 에 해당되지 않으므로 특허를 받을 수 없다고 판단함

3-4. BM 특허의 인정 (SSB 사건 )

• 연방항소 순회법원의 판단– 청구항에 기재된 수학적 알고리즘이 유용하고 (useful), 구체적이며

(concrete), 실체적인 (tangible) 결과 (UCT test) 를 가져온다면 특허 성립성을 인정해야 한다”고 판시함

– 수학적 알고리즘을 이용한 발명에 적용되는 FWA(freeman-walter-abele)기준을 명시적으로 부정함

– “ 영업방법의 특허 성립성 판단은 다른 방법 발명과 동일한 기준으로 검토되어야 하며 , 단지 영업방법이라는 이유로 특허대상을 부정해서는 안된다”라고 판시함

• 의의– 영업방법에 관련된 소프트웨어 관련 발명들도 특허대상으로 인정– 하나의 수치를 다른 수치로 변환하는 발명도 유용한 결과를 가져오는 경우

특허성이 인정– 특허대상 인정의 필수 요소였던 물리적 변환 요건을 폐기– 소프트웨어 알고리즘 자체도 유용한 결과를 가져온다면 특허성 있음– 특허 받을 수 있는 범위를 은행 , 회계 , 인사 , 수송 , 오락 등 여러 사업 분야의

발명까지 확장함으로써 비즈니스 모델 특허의 중요성을 인식시킴

3-5. BM 특허의 인정 (SSB 사건 )-1998

• In re Comiskey(2007)– 하드웨어 정의가 없는 “강제적 중재방법” 청구방법은 특허대상 (process/ma-

chine/manufacture/composition of matter) 에 해당하지 않으므로 발명이

아님

– 특허의 보호대상은 기술적인 것에 한함

– 방법의 발명은 장치 등 법정 카테고리와 결합되어야 함 .– 진보성 ( 비자명성 ) 에 있어서도 , 하드웨어 자원의 이용이 용이하다면 당업자에게

자명한 것으로 판단하여야 함 .( 그에 대한 반론이 있으면 2차적 고려를 주장하고

증거를 제출 )

3-6. 성립성에 대한 최근 CAFC 판결 (1)

• In re Nuijten (2007)– 신호 (Signal) 가 특허될 수 있는지 여부– USPTO

• 워터마크신호가 삽입된 데이터신호는 특허대상 (statutory subject mat-ter) 에 해당하지 않으므로 특허받을 수 없음

• Claim 14:– A signal with embedded supplemental data, the signal being encoded

in accordance with a given encoding process and selected samples of the signal representing the supplemental data, and at least one of the samples preceding the selected samples is different from the sample corresponding to the given encoding process.

• CAFC 판결의 주요내용– 신호는 제조품으로 간주될 수 없음– 제조품 (Articles of manufacture) 은 물리적인 형태 (physical form ) 과 일시적이지

않은 단계 (non-transitory phase) 이어야 함– 신호는 일시적이고 무형 (transitory and intangible) 인 것임

3-7. 성립성에 대한 최근 CAFC 판결 (2)

• 개요– 상품거래시의 가격변동의 위험을 회피하는 거래방법– 심사관거절 : 기술영역 (technological arts) 에 해당하지 않으므로 특허대상이

아니라고 거절 (technological arts 테스트적용 ) – 특허 항소저촉 심판부 (BPAI: Board of Patent Appeals and Interference)

• technological arts“ 테스트를 부정함• 법률적 관계 , 비즈니스 위험의 변화는 물리적 변형 (physical transformation) 이

아니므로 특허대상 인정하지 않음 (physical transformation test)

• 청구항 11. A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a

commodity provider at a fixed price comprising the steps of:(a) initiating a series of transactions between said commodity provider and con-

sumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumer;

(b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk po-sition to said consumers; and

(c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.

3-8. Bilski 판결 (1)

• CAFC 판단의 주요내용– 방법특허가 확실히 특허대상이 되기 위한 기준으로서 machine or transformation

test( 장치 또는 변형 테스트 ) 을 제시함– 관련 청구항은 특정 장치 (any specific or particular machine) 를 언급하고 있지 않고 ,

다른 상태 혹은 다른 것으로의 변형에 해당하지 않음 (It did not “transform any article to a different state or thing.)

– 심사관이 제시한 technical arts test 를 인정하지 않음

• Machine or Transformation Test방법 청구항이 특허대상이 되기 위해서는 (1) 특정 장치에 결합하거나 (be tied to a particular machine) (2) 특정 대상을 다른 상태로 변환 (transform an article or material to a different state)

시켜야 함

• 판결의 의의 CAFC 는 방법 청구항이 특허대상에 해당하는지 여부를 판단하면서 , technology arts

test, FWA test, UCT(useful, concrete and tangible result) test 를 거부하고 , 새로운 기준인 machine or transformation test 를 제시함

이러한 기준은 1981 년 Diher 사건에서 판단하였던 기준과 유사한 것으로서 , 특허대상의 판단기준을 더욱 엄격하게 적용한 것임


• 연방대법원의 판단– machine or transformation test( 장치 또는 변형 테스트 ) 는 특허대상 (statutory sub-

ject matter) 여부를 판단하는데 유일한 테스트가 아님에도 불구하고 , CAFC 가 machine or transformation test 를 배타적 기준으로 한 것은 잘못된 것임

– 다만 , machine or transformation test 는 영업발명의 특허대상 여부 판단시 중요한 조사수단중 하나임

• UCT (useful, concrete and tangible) Test 에 대한 취급 다수의견은 UCT 기준을 폐기하지도 지지하지도 않음 그러나 , 소수의견은 UCT 기준에 대한 부정적인 의견을 제시함

• 판결의 의의 및 영향 machine or transformation test 가 유용하고 중요한 조사수단이라고 판시하면서도 ,

machine or transformation test 에 대한 구체적인 설명을 유보하였기 때문에 , 영업발명에 대한 특허대상 여부에 대한 구체적인 해석은 이후 판결에서 제시될 것임

다수의견으로 SSB 사건에서 도입되었던 UCT test 를 지지하지 않았고 , 소수의견으로 UCT test 는 폐기되어야 한다는 점을 명시하였기 때문에 , SSB 사건 이후에 적용되었던 UCT test 는 더 이상 적용되기가 어려움

이에 따라 machine or transformation test 는 향후 다른 해석이 나올 때까지 가장 중요한 기준으로서 적용될 것임 .


IV. 소프트웨어 및 BM 특허 명세서 작성요령

1

2

3

순수 알고리즘 프로그램

단독실행형 프로그램

협력실행형 프로그램

예 : 이미지 프로세싱 개선 알고리즘 , 통신 신호처리 알고리즘 등

특징 : 주로 수학식에 근거함 , 일반적으로 침해입증이 매우 어려움

예 : MS-word, 그래픽 카드 드라이버 , 각종 기기의 펌웨어

특징 : 서버 등과 연동 안됨 , 범용 프로그램과 전용 프로그램으로 구분됨

예 : 인터넷 연동형 프로그램 (채팅 , SNS, 웹서비스 등 ), P2P 프로그램

특징 : 서버나 타 엔티티와 연동하여 동작 , 대개 Business Model 로 응용됨

S/W 발명은 크게 ①순수 알고리즘 프로그램 , ② 단독실행형 응용 프로그램 , ③협력실행형 응용 프로그램으로 구분할 수 있음

4-1. S/W 발명의 종류 (1)

다른 관점에서 ① 침해입증이 용이한 프로그램 , ② 입증이 사실상 불가능한 프로그램으로 구분할 수 있음

예 : MS-word 의 추적 기능 , HWP 의 실시간 스펠체크기능 , 인터넷 옥션

서비스 등

특징 : 주로 UI 에 기반하며 , S/W 개발자가 프로그램 실행화면이나

파일저장방식 등 을 보고 동일 기능의 프로그램을 추적개발할 수 있음

예 : 이미지 프로세싱 개선 알고리즘 , 통신 신호처리 알고리즘 , 그래픽 카드

드라이버 , 각종 기기의 펌웨어 등

특징 : 주로 내부 알고리즘에 기반하며 , 동작원리가 외부에서 파악이 안됨

1침해입증이 용이한 프로그램

2침해입증이 어려운 프로그램

4-2. S/W 발명의 종류 (2)

발명의 정의

특허법 제 2 조제 1 호 “발명”이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것

발명의 카테고리 및 카테고리별 실시의 태양

특허법 제 2 조제 3 호 “실시”이라 함은 다음 각목의 1 에 해당하는 행위

가 . 물건발명 – 그 물건을 생산 · 사용 · 양도 · 대여 · 수입 · 청약하는 행위

나 . 방법발명 – 그 방법을 사용하는 행위

다 . 물건의 생산방법발명 – 그 방법의 사용 + 그 방법에 의해 생산된 물건을 사용 ·

양도 ·

대여 · 수입 · 청약하는 행위

물건발명의 예 : 장치 (device, apparatus, system), 물질 (material),

기록매체 (recoding

media) 등 다양한 형태로 표현됨

4-3. S/W 발명의 청구범위 카테고리

S/W 발명은 크게 ①방법 청구항 , ② 기록매체 청구항 , ③ 시스템 ( 장치 ) 청구항으로 설계할 수 있음 (by 특허법 )

1방법 청구항

작성예 : ~ 하는 단계와 , ~ 하는 단계 , 및 ~ 하는 단계를 포함하여 이루어지는 OO 방법 .

문제점 : 그러한 방법을 실시 (즉 , 사용 ) 하는 자가 일반 수요자일 경우 -> 통상적으로 일반 대중을 상대로 소송을 제기하지 않음

방법 청구항의 예 1 ( 무력한 특허 )

악성 사이트 치료 프로그램을 실시 ( 사용 ) 하는 자 -> 일반 사용자 -> 일반적으로 소송 불가 !

4-4. S/W 발명의 청구범위 작성방법 (1)

2기록매체 청구항

작성예 : ~ 하는 단계 ( 기능 )와 , ~ 하는 단계 ( 기능 ), 및 ~ 하는 단계 ( 기능 ) 를

포함하여 이루어지는 OO 방법을 구현한 프로그램을 저장하는 ( 컴퓨터로 판독가능한 )기록매체 .

문제점 : CD, USB 등의 메모리 이외에 온라인으로 배포하는 경우를 막을 수 없음

프로그램 자체 청구항의 작성가능여부

현재 국내의 심사기준에 의하면 프로그램 자체의 청구항을 인정하지는 않음

일본 , 미국의 경우 프로그램 자체의 청구항 인정기록매체 청구항의 예


3시스템 ( 장치 ) 청구항

작성예 : ~ 역할을 하는 서버 및 ~ 하는 역할을 하는 클라이언트를 포함하는 OO 시스템

문제점 : 특정 서비스 업체가 시스템의 구성요소 전부를 제공하는 것이 아닌 경우

직접침해 주장할 수 없음시스템 청구항의 예


명세서 작성 실무 소프트웨어 관련 발명의 특징

소프트웨어 관련 발명은 대부분 하드웨어 그 자체에 특징이 있는 것이 아니라 , 하드웨어에 구현되는 소프트웨어에 특징이 있음 .

소프트웨어와 하드웨어의 결합에 의해 소정의 기능을 수행 각 소프트웨어의 기능 모듈을 블록 다이어그램으로 설정 각 블록 다이어그램의 기능 및 동작을 설명 각 블록 다이어그램의 내부 동작 및 블록 다이어그램 간의 동작을 순서도에

입각하여 설명

특허청구범위 작성실무 방법 청구항

시계열적으로 연결된 일련의 처리절차로서 표현할 수 있는 경우 , 그 절차를 특정함으로써 방법 청구항을 기재

물건 ( 장치 청구항 ) 그 발명이 하나 또는 둘 이상의 기능 ( 모듈 ) 에 의해 표현될 수 있을 때는 그

기능을 특정함으로써 물건 청구항을 기재

4-7. S/W 발명의 명세서 작성요령 (1)

• 특허청구범위 작성실무 – 기록 매체 청구항

• “ 프로그램을 기록한 기록매체 또는 데이터구조를 기록한 기록매체” 형식으로 청구항 ‚기재가능

• 소프트웨어 제품의 직접 침해가 가능

– 기록매체 청구항의 기재예• 컴퓨터에 절차 A, 절차 B, 절차 C, ‥‥ 를 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 .

• 컴퓨터에 수단 A, 수단 B, 수단 C, ‥‥ 를 기능시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체‚

• 컴퓨터에 기능 A, 기능 B, 기능 C, ‥‥ 를 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체‚

• A 구조 B 구조 , C 구조 , ‥‥ 를 가지는 데이터가 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 .

– 프로그램 자체 청구항• 현재 국내의 심사기준에 의하면 프로그램 자체의 청구항을 인정하지는 않음 • 다운로드를 통해 소프트웨어를 유통시키는 경우 직접침해를 주장하기가 어려움• 일본 , 미국의 경우 프로그램 청구항 인정

4-8. S/W 발명의 명세서 작성요령 (2)

BM 특허 – 정보시스템으로 구현된 비즈니스 방법에 인정되는 특허 BM = 정보 시스템 ( 기술수단 ) + 비즈니스 방법 본질적인 특징은 비즈니스 방법에 있으며 , 정보 시스템은 비즈니스 방법을

구현하기 위한 것임

BM 특허 명세서 작성시 유의사항 발명의 성립성이 인정되도록 작성 ( 특허청구범위를 기준으로 판단 ) BM 명세서의 유형

제 1 유형 ( 성립성 불인정 ) 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 없는 유형 제 2 유형 ( 성립성 인정 ) 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 있는 유형

구체적인 발명의 성립성 위반 사례 순수한 영업방법 자체를 청구한 경우 온라인상의 컴퓨터에 의한 처리과정과 오프라인 상의 인간의 행위가 혼합되어

특허청구범위에 작성된 경우 청구항이 추상적인 아이디어로 기재되어 있는 경우

4-9. 영업방법 (BM) 발명의 청구범위 작성방법

m35. 소프트웨어 및 bm 특허의 이해

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