La strategia aziendale sulle informazioni segrete: i diversi tipi di informazioni tutelabili

8 novembre 2016

Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana

Art. 98 Codice della Proprietà Industriale

Art. 98 CPI - Oggetto della tutela

1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Art. 98 Codice della Proprietà Industriale

Art. 98 CPI - Oggetto della tutela

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

Informazioni protette

“… le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali …”. 1.   know-how tecnico: procedimenti, prodotti (disegni, manuali,

schemi, ecc.), piani aziendali.

-  “disegni esecutivi degli impianti e dei procedimenti per la lavorazione e la produzione di fibre” (Trib. Milano, 31.03.2004);

-  modalità di attuazione di un processo industriale (App. Bologna, 19.05.1995);

-  formule chimiche (App. Milano, 29.11.2002).

Informazioni protette

2. know-how commerciale: informazioni e dati utili o necessari allo svolgimento delle funzioni commerciali, incluse le ricerche, le strategie di mercato e le liste clienti.

-  liste clienti, proteggibili anche se concorrente può raggiungere tali dati con ricerche e indagini di mercato, in quanto un conto “è la necessità di contattare ex novo ipotetici ed eventuali clienti, altro la possibilità di disporre di un elenco preciso di soggetti già utilizzatori del prodotto analogo a quello offerto, dei quali sono note le esigenze e le potenzialità di acquisto” (Trib. Verona, 04.12.1996 e 17.12.1996);

-  informazioni relative ai clienti con condizioni contrattuali applicate (Trib. Modena, 21.01.1998);

-  elenco fornitori con i materiali utilizzati (Trib. Bologna, 5.06.1993); -  documentazione relativa alla certificazione UNI EN ISO 9001.

Requisiti: segreto

a)   siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

Si tratta di una segretezza relativa, non assoluta; non è necessario che le informazioni siano assolutamente inaccessibili al di fuori dell’impresa, ma che non siano generalmente note, né facilmente rintracciabili dai terzi, qualificati come gli operatori del settore economico pertinente. -  ciò che è generalmente noto non riveste alcuna importanza, né assumere

particolare rilievo economico; -  le informazioni non devono essere alla portata (intellettuale / cognitiva)

dell’operatore medio del settore di riferimento (no “salto inventivo”, ma necessario che l’esperto vi possa giungere con dispendio di tempo, prove e risorse).

Requisiti: segreto

Complesso delle informazioni: singolarmente considerate possono anche essere facilmente accessibili agli operatori del settore (inteso quale ambito economico e territoriale in cui l’impresa opera) -  affinché siano considerate “segrete” non è indispensabile che ogni

singola informazione sia celata a terzi, ma è necessario che la formulazione e sistemazione organica delle stesse sia il frutto di un’elaborazione aziendale non nota o facilmente accessibile, che la raccolta di tali informazioni “richieda sforzi superiori a quelli imposti da una accurata ricerca in letteratura, aventi ad oggetto notizie accumulate con lavoro individuale o di équipe, non surrogabile tramite la consultazione di materiali ed esperienze esterne” (Trib. Bologna, 20.03.2008).

Requisiti: segreto

“E’ tutelabile come segreto l’insieme di informazioni necessarie a condurre un processo produttivo funzionale alla fabbricazione e messa in funzione di una specifica macchina (nella specie si trattava di una macchina plastica termo formatrice) quando si tratta di dati nel loro complesso non altrimenti reperibili e come tali naturalmente destinati ad essere protetti rispetto alla conoscenza di terzi” (App. Milano, 13.06.07).

Requisiti: segreto

Mira a evitare scorciatoie. “La tutela dei segreti aziendali non ha ad oggetto soltanto informazioni di per sé altrimenti raggiungibili dai concorrenti, ma mira anche ad inibire comode scorciatoie sulla via dell’acquisizione di informazioni industrialmente utili che comportino un risparmio, con la sottrazione diretta di dati riservati, dei tempi e dei costi di una loro autonoma ricostruzione” (App. Milano, 29.11.2002).

Requisito: valore economico

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

Non occorre che siano suscettibili di valutazione economica o abbiano un prezzo di mercato, ma che conferiscano e assicurino all’impresa un vantaggio competitivo.

Requisito: valore economico

-  “Va riconosciuta la sussistenza del “valore economico” delle informazioni tecniche o commerciali sottratte allorché il titolare abbia impiegato tempo e risorse umane (oltreché economiche) per la costruzione del patrimonio di informazioni aziendali di cui si discute, e specularmente la disponibilità immediata di un così rilevante patrimonio comporta, per la società a vantaggio della quale questo patrimonio è apportato, la possibilità di essere immediatamente competitiva sul mercato e anzi di vincere facilmente la competizione praticando prezzi inferiori alla medesima clientela” (Trib. Bologna, 04.07.2008);

-  “necessità di un impegno economico almeno pari quando un terzo estraneo voglia altrimenti duplicarla” (Trib. Milano 25.03.2008)

Requisito: misure di sicurezza

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Da valutare secondo standard della “normale diligenza”, della “prevedibilità secondo le circostanze” e/o “allo stato dell’arte”.

Requisito: misure di sicurezza

Accorgimenti interni dell’impresa che tendono ad impedire, o a rendere quanto meno più difficoltoso e non agevole, l’apprensione da parte di terzi:

- ostacoli fisici (armadi chiusi); -  blocchi informatici (password). -  indicazioni fornite al personale in ordine a modalità di

classificazione e conservazione dei documenti; -  modalità di marcatura (“riservato”; Trib. Milano 31.03.2004); -  apposite previsioni contrattuali.

Dimostrano la volontà dell’impresa di ritenere determinati documenti e dati riservati e segreti.

Requisito: misure di sicurezza

-  “mantenute secretate, adottando le misure di vigilanza che l’esperienza riconosce funzionali e che valgono da ostacolo adeguato contro le violazioni che possono essere ragionevolmente previste e combattute, sicché non esiste sottrazione di informazioni riservate in assenza di prova che le informazioni siano di provenienza segreta” (Trib. Milano 25.03.2008);

-  “Si ritiene comunemente necessario che il titolare delle informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura delle informazioni e della necessità di mantenere il segreto sia come condizione contrattuale sia come informazione comunque diretta a collaboratori e dipendenti” (Trib. Bologna, 9.02.2010) e che comunque “siano state adottate misure qualificate a loro salvaguardia e ne sia stata preclusa o resa difficoltosa l’acquisizione” (Trib. Milano, 31.03.2004).

Individuato

Individuato, almeno nei caratteri essenziali. (Legge 129/2004; “per know-how, si intende un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato”) (Reg. 772/2004 - oggi sostituito dal Reg. 316/2014: know–how oltre che segreto e sostanziale, “individuato, vale a dire descritto in modo sufficiente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e sostanzialità”).

Altrimenti i relativi atti di condivisione, trasferimento o concessione in utilizzo sarebbero privi del requisito della determinatezza dell’oggetto e renderebbero inefficace qualunque obbligo di riservatezza.

Nella prassi contrattuale, l’individuazione avviene “per relationem”, individuando in termini ampi il settore tecnico di riferimento.

Art. 99 Codice della Proprietà Industriale

Art. 99 CPI - Tutela

1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.

Art. 99 Codice della Proprietà Industriale

Le informazioni segrete godono di tutela erga omnes. -  “Tutela assoluta e reale delle informazioni riservate che

presentino i caratteri di cui all’art. 98 CPI” (Trib. Bologna 04.07.2008).

Salvaguardia dei terzi in buona fede. “in modo abusivo”: clausola di salvezza per il soggetto che sia pervenuto alle stesse informazioni in modo indipendente ed autonomo (ma deve provarlo).

Art. 99 Codice della Proprietà Industriale

Legittimo detentore; soggetto che esercita un potere di fatto sulle informazioni e che ne ha titolo.

Possibile contitolarità, con origine pattizia ovvero a titolo originario, per essere più soggetti pervenuti a tale informazioni in modo autonomo e contemporaneamente (con evidente rischio che ciò possa pregiudicare requisito della segretezza).

Reverse engineering

Reverse engineering: processo d’analisi di un sistema per identificarne le componenti e le correlazioni tra di esse e creare rappresentazioni del sistema in un’altra forma o ad un più alto livello di astrazione. Il detentore deve provarlo in concreto, non solo fornire prova di natura logico deduttiva.

cfr. art. 3 Direttiva know-how: “L'acquisizione di un segreto commerciale è considerata lecita qualora il segreto commerciale sia ottenuto con una delle seguenti modalità: a)  scoperta o creazione indipendente; b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, il quale è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale; c) …”.

Franchising

“L’affiliazione commerciale è il contratto fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale…” (Legge 129/2004).

- segreti commerciali, procedure operative, formule, dati tecnici, informazioni scientifiche e tecniche, informazioni relative alle attività, ai prodotti, ai metodi, ai clienti, ai contratti, ai piani, alle politiche e ai servizi (Trib. Torino, 12.10.2007).

Spesso include know how “minore”, che può essere fatto valere contrattualmente.

Informazioni non segrete

Know-how non segreto:

-  complesso di conoscenze ed esperienze dotate di un valore economico per l’impresa;

-  rilievo giuridico, ma si esaurisce nei rapporti inter partes e non beneficia della tutela erga omnes;

-  non facilmente accessibile ad un operatore (vs art. 98 CPI che prevede la generalità degli operatori del settore).

Grazie dell’attenzione

Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana gilberto.cavagna@milalegal.com Via della Posta 8 - 20123 Milano 02 72 09 54 22