지식재산권의 이해 및 지식재산권 출원 및 관리전략

지식재산권의 이해 및 지식재산권 출원 및 관리전략

장 한 특 허 법 인

김영대 변리사

2006 년 12 월 27 일

목 차 I

- 1 -

Ⅰ. 지식재산권이란 무엇인가 ?

1. 어떤 종류가 있고 서로 무엇이 다를까 ?

2. 특허와 실용신안은 어떻게 다를까 ?

3. 특허제도를 잘 활용하는 법은 ?

4. 특허 , 실용신안등록의 요건은 ?

5. 의장등록의 요건은 ?

6. 상표등록의 요건은 ?

Ⅱ. 분쟁사례에서 배우는 10 대 특허관리전략 ( 특허청 발표 자료 )

장한특허법인

목 차 II

- 1 -

III. 특허기술 사업화 성공 사례

1. ㈜ 청풍

2. 와토스코리아㈜

3. 하나코비㈜

4. 다다실업

5. ㈜황기모아

6. 듀오백코리아㈜

장한특허법인

Ⅰ. 지적재산권이란 무엇인가 ?

- 2 -

구분 특허 실용신안 디자인 상표

대상발명

(기술적 구성)

고안(기술적 구성

)

물품 외관(디자인 )

상품명(브랜드 )

예시고효율 엔진 구조

엔진의 지지 구조

사이드미러 형상

소나타그랜져

보호기간

출원일로부터 20 년

출원일로부터 10 년

등록일로부터 1

5 년

등록일로부터 10

년

장한특허법인

1. 어떤 종류가 있고 서로 무엇이 다를까 ?


- 3 -

보호대상 특 허 : 물건과 방법 모두를 대상으로 함 실용신안 : 물건만 대상으로 함

보호기간 특 허 : 출원일부터 20 년 실용신안 : 출원일부터 10 년 심사기간 특 허 : 특허권 확보는 종래 2~3 년 ( 현재 약 16개월 )

실용신안 : 무심사 등록 3 개월 소요 . 단 , 권리 행사시 기술평가청구 필요

구분실익 특 허 : 권리보호가 강하고 홍보 및 영업상 유리 실용신안 : 라이프 싸이클이 짧고 유행성에 민감한 경우에 유리

이중출원제도 vs 변경출원제도 동일기술에 대해 특허와 실용신안을 동시에 출원할 수 있는 제도 * 실용신안제도 : 무심사선등록 -> 심사등록 (2006. 10. 1. 부터 )장한특허법인

2. 특허와 실용신안은 어떻게 다를까 ?


3. 특허제도를 잘 활용하는 법은 ?

장한특허법인

우선심사 대 상 : 벤처기업의 발명 , 자기실시 등 효 과 : 심사기간 3~6 개월로 단축

국내우선권주장출원 요 건 : 국내출원일로부터 1 년이내의 개량발명 효 과 : 판단시점의 소급효 , 선출원의 취하간주 해외출원 필요성 : 속지주의 , 특허독립의 원칙 방 법 : PCT 출원 , 직접출원 요 건 : 국내출원일로부터 1 년이내 효 과 : 판단시점의 소급효

PCT 출원 VS 직접출원 국제사무국을 통해 하나의 절차로 전세계출원효과 , 기간의 이익 VS 시일 촉박 , 양도시 불리 , 1-2 개국 출원시 유리

- 4 -

4. 특허 , 실용신안등록의 요건은 ?

발명 , 고안 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 , 고도성 ?

산업상 이용가능성 신규성 특허출원전 , 국내 ( 외 ), 공지 / 공연실시되지 않을 것 국내외 , 반포된 간행물에 기재되지 않을 것 국내외 , 전기통신회선을 통해 이용가능하지 않을 것

진보성 당업자가 공지기술로부터 ( 극히 ) 용이하게 창작가능X

정당권리자 발명자 또는 그 승계인 * 권리는 출원인에게 귀속 !

선출원주의 출원일 기준

명세서의 기재정도 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세하게


장한특허법인 - 5 -


5. 디자인등록의 요건은 ?

장한특허법인

디자인 물품의 / 물품성 : 독립성이 있는 구체적인 물품으로서 유체동산 형상 , 모양 , 색채 또는 이들이 결합한 것으로서 / 형태성 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것 / 시각성 , 심미성 디자인의 동일 유사 판단 : 물품의 동일 유사 & 형태의 동일 유사

공업상 이용가능성 동일물품의 양산가능 신규성 디자인출원전 , 국내외 , 공지 / 공연실시되지 않을 것 국내외 , 반포된 간행물에 기재되지 않을 것 상기와 유사한 의장이 아닐 것

용이창작성 당업자가 국내 주지 형상 모양에 의하여 용이창작 X

정당권리자 , 선출원주의 무심사등록출원 의복 , 침구 , 사무용지제품 , 포장지 , 직물지

- 6 -


6. 상표등록의 요건은 ?

장한특허법인

상표 상품의 자타상품 식별을 위하여 사용한 표장 기호 문자 도형 입체적 형상 또는 이들의 결합 + 색채 유사 판단 : 표장의 동일 유사 & 상품 ( 서비스류 ) 의 동일유사

특별현저성 1) 상품의 보통명칭 2) 관용표장 3) 기술적 표장 , 성질표시표장 4) 현저한 지리적 명칭 5) 흔한 성 또는 명칭 6) 간단하고 흔한 표장 7) 식별력 없는 표장

부등록사유 타인의 저명한 성명 , 선등록상표와 동일 , 유사한 상표 / 선출원주의 타인의 주지 or 저명한 상표 품질 오인 or 수요자 기만

상호 VS 상표 사용주의 VS 등록주의 등기시 동일시 , 군내 동종영업 배제 VS 국내 , 동일유사

- 7 -

II. 분쟁사례에서 배우는 10 대 특허관리전략

자사제품 관련 국내외 특허동향을 항상 파악하라

특허분쟁이 설비투자 완료 & 제품출시 후 발생시 효과적 대응이 어려우며 , 외국회사의 경우 , 일시에 다량의 특허침해소송을 제기하여 상대방의 효과적 대응을 봉쇄하는 전략을 구사 .

S 회사 – 수 개월간 연구 개발한 결과 은 나노 부항컵을 개발 :

2004 년 9 월 7 일에 출원 완료 , 하지만 , 2-3 의 유사출원으로 인해 특허 등록이 불가

상대방의 무분별한 침해소송에는 단호히 대응하라 .

면밀한 검토로 , 특허무효화 or 침해가 아님을 증명 .

동아제약 VS. BM(Bristol Myers) 사 : Amikancin( 항생제 ) 침해경고장 받은 후 , “침해인정한다”는 회신문보냄 ->침해소송에서 곤란겪음 ->크로스라이센스

삼성전자 VS. 일본 SEL : LCD 의 박막트랜지스터 (TFT) 기술 , 출원단계의 선행기술 공개의무위반을 적극적으로 찾아 법원에 제시 ->SEL 의 미국특허 무효화

- 12 -장한특허법인

제품출시보다는 특허출원이 우선 .

특허제도는 발명의 공개대가로 특허권 부여하는 제도 . 제품출시 또는 광고 후에는 특허 받을 수 없으므로 공개 이전에 특허출원해야

일본 , 마루나 사 VS 나성준 : “연사기” 침해소송 -> 특허출원전 마루나사가 제품의 카탈로그 및 팜플렛을 한국에 다량 배포 , 공지된 상태가 됨이 인정 , 패소 .

㈜은성디벨럽먼트사 : “아이컬” 해외출원한 후 수출 , 중국 현지기업이 모조품 제조 , 유통 , 제 3 국에 수출 , 침해소송 -> 수출전 국내외 출원완료로

법적대응가능

세계특허는 없다 .

속지주의 , 수출하고자 하는 나라에도 특허권 획득해야 한다 .

국내중소기업 S 사 : “ 압축포장용기”생산 , 일본수출목표로 설비투자 , 관련국내지적재산권 양도받음 , 일본측협력파트너 J사 명의로 일본출원하는데 동의 -> 제품판매이권문제로 의장권 가진 J사와 관계악화 -> S 사 일본수출무산 , 도산위기 .

장한특허 - 13 -


장한특허법인

해외출원에도 마감이 있다 .

국내출원일 ~12 개월 : 우선권주장에 따른 출원일 소급효 인정 . 국내출원일 ~18개월 : 국내출원공개 이후에는 특허등록불가 .

미 , 에드워드 멘델 사의 거절결정건 ( 특허 2000-749 호 ) : “알부테롤”에 관한 특허 1995.11.3 미국출원 후 , 우선권주장하면서 2000.1.7한국출원 ->우선권주장기간 도과 , 미국공개시점 도과한 후 출원 , 신규성 상실로 특허등록 거절 .

특허권 매입도 방법이다 .

제품수출국에 특허권 확보 못한 경우 , 수출전 특허권 매입으로 특허권 확보하여 특허침해소송을 방지하는 것도 고려해 볼 만 .

LG 전자 VS 대만 오수스택사 : 미국에 “ PCI Bus” 특허 1 건 취득 , 주변기술 Wang 사로부터 5 건 매입 , 대만의 오수스택사가 동제품을 생산판매하자 특허권 침해소송제기 , 주변기술 특허권까지 확보하여 유리한 입장에서 소송 , 협상 병행 .장한특허 - 14 -


장한특허법인

핵심기술인력은 어떤 경우에도 우선적으로 보호하라 .

고액연봉과 스톡옵션 제시로 핵심 기술인력과 첨단기술이 동시에 입수하려는 시도 빈발함 . 합당한 보상체계마련 , 처우개선 , 보호

S 사 (2003.12) : 고객품질그룹장 정 OO, 승진누락에 불만 , “PDP

다면취제조공법” 디스켓복사 유출 , 3조원 상당의 손해를 입힐 뻔한 사례 .

협상단계에서 기술의 전모를 밝히지 마라 .

제품공급계약 or 기술이전계약 체결시 , 정부 인허가취득시 , 설계도 등 핵심기술자료 요구 , 제공받은 후 계약 불이행 or 파기

국내단말기 제조업 , 무선데이터 모뎀 기술 해외 유출건 (2002.5)

칫솔살균 업체 E 사의 중국강제인증 (CCC) 피해사례 (2003. 4) : 중국 CH 일렉트로닉사에 기술 , 제품정보 제공후 , CH 는 동일한 제품생산 , 절반가에 일본 홈쇼핑업체와 계약 , E 사의 일본수출계약 파기 당함

- 15 -


장한특허법인

OEM 생산시 특허분쟁의 책임소재를 명확히 하라 .

침해소송은 제품 생산 , 수입 , 사용 , OEM 가공 수출 , 부품수입 후 완제품 수출하는 모든 이에게 제기가능 . 책임소재 계약으로 명시

H 사 VS. 인텔사 : H 사 GI 의 OEM 주문으로 “반도체기업소자”를 생산 , 미국수출 중 , 특허권침해로 미국의 ITC 에 제소 당함 -> 미국내 수출판매 중지 판결 .

영업비밀보다는 특허출원을 우선적으로 고려하라 .

영업비밀보호법의 한계 : 해외유출전 적발시 처벌이 어렵고 , 이미 유출시 회수가 불가능한 경우 많음 , 영업비밀 ( 비공지성 , 경제성 , 비밀유지성 ) 의 요건 입증곤란 , 역설계 (reverse engineering) 에 의한 영업비밀획득은 적법행위로 인정 ->모방 쉬운 기술은 특허로

K 사의 반도체 트랜지스터 기술 유출건 (2002) : 중국 , 출원비용은 선진국 수준 but 보호수준은 낮다고 판단 , 영업비밀로 보호 ->2000 만개 복제품 유통 , 매출감소 , 브랜드 이미지손실

- 16 -


장한특허법인

III. 특허기술 사업화 성공사례

- 17 -

1. ㈜청풍 – 음이온 공기청정기

전시회를 활용하여 브랜드 구축 필요는 발명의 어머니

• 자신의 지병을 고치기 위해 음이온 공기청정기 개발• 스스로를 임상실험 대상으로 활용

발명 전시회 적극 활용하여 홍보• 국내외 발명 전시회에 출품하여 수상

작년 매출 200억원 , 올해 500억원 목표

장한특허법인


- 18 -

2. 와토스코리아㈜ – 위생 도기용 부속 및 욕실용 액세서리

정부 시책을 적극 활용 수자원 부족이라는 이슈 적극 활용

• 물 절약 및 사용의 효율성 위한 제품 개발

산업재산권의 지속적 확보• 특허 / 실용 55 건• 상표 19 건• 의장 30 건• 해외 특허권 / 상표건 7 건 등 총 111건의 지적재산권 확보

무소음 필밸브 2002 년 200 만개 판매

장한특허법인


- 19 -

3. 하나코비㈜ – 기능성 밀폐용기

특허맵을 적극적으로 활용 제품의 단일화

• 기존에는 주방용품 , 욕실 , 피크닉 , 도시락 , 어린이 용품 등 다양한 용품의 생산 • 음식물 수분을 100% 차단할 수 있는 제품의 필요성 절감

PM 의 적극 활용 소비자의 경험 중시 2002 년 500억원의 매출 올해 1천억원 매출 목표

장한특허법인


- 20 -

4. ㈜다다실업 – 스포츠 모자

제품의 생산과정 매뉴얼화 기술표준화로 어디서나 동일한 품질

• 해외에 공장 설립 • 전세계의 모든 공장에서 동일한 품질 유지

등록 및 출원진행 건수 총 230 여건 NBA, NHL, MLB, NFL 에 모자공급 전세계 10 명 중 1 명꼴로 다다마크의 모자를 착용 세계 스포츠 모자 시장의 45% 점유

장한특허법인


- 21 -

5. ㈜ 황기모아 – 황토활용 제품

새로운 시장의 창출 차별화된 아이템의 선정

• 국내 유일의 황토염색가 류숙 사장 • 황토의 건강 향상 효능을 체계화

특허의 중요성 인식• 출원시에는 중요성을 몰랐으나 유사제품이 나오면서 권리확보의 중요성 절감

현재 20 여개의 특허 보유 매출액 연간 30억원

장한특허법인


- 22 -

6. 듀오백코리아㈜ – 기능성 의자

자국시장에 맞게 특허기술 재가공 기존 제품의 약점을 극복한 틈새제품 개발

• 교육열이 높은 대한국의 학생들이 의자에 앉아 있는 시간이 많은 것에 착안 • 의자를 통해 올바른 자세를 잡는 것이 건강에 중요함을 간파

독일의 특허기술을 재가공• 듀오백의 원천특허권을 가진 독일 그랄사로부터 전용실시권 확보 • 원천 특허를 재가공하여 약 71 건의 특허 및 실용신안이 등록 또는 출원 중

다양한 마케팅 채널의 확보• 초기의 판매상으로부터의 외면을 극복하기 위해 통신판매 , 홈쇼핑 , 지하철 광고 이용

장한특허법인


- 23 -

7. ㈜ HJC – 오토바이 헬멧 제조업체

한 분야에서 세계 1 위 고수 헬멧의 품질이 사용자의 생명을 좌우

• 디자인도 중요하지만 착용감 , 무게 , 안전성도 중요• 지속적인 실험과 기술개발

꾸준한 지적재산권의 확보• 오토바이 헬멧에서만 40 여개의 특허권 확보

HJC 라는 독자 브랜드의 구축• 미국시장의 40%장악• 세계 1 위 기업이라는 입지 확고

장한특허법인

Thank you for your attention.

장한특허법인장한특허법인 (chpat.com)(chpat.com)

변리사 김 영 대[email protected]

T) 02-890-5454, 02-521-0101

F) 02-890-5457, 02-521-0139

H) 011-9195-0958

장한특허법인

지식재산권의 이해 및 지식재산권 출원 및 관리전략

Documents